BPatG 24 W (pat) 46/12•Trademark cancellation appeal moot; costs imposed on proprietor
BPatG 24 W (pat) 46/12Bundespatentgericht / Division 2420.01.2014Modified
Von Omnilex extrahiert
The Bundespatentgericht held that the cancellation appeal became moot after the respondent waived the challenged mark, since the applicant did not seek a retroactive nullity declaration. It therefore dealt only with costs. The court set aside the Patent Office’s cost decision, ordered the respondent to bear the costs of both the administrative and appeal proceedings, and fixed the subject value at EUR 50,000. The court considered it equitable to allocate costs against the trademark owner, especially because the mark had likely been filed in bad faith.
§ 71 Abs. 1 S. 1, Abs. 4 MarkenG; Kostenauferlegung im markenrechtlichen Löschungsverfahren bei Erledigung der Hauptsache: Wird das Löschungsverfahren nach Verzicht auf die angegriffene Marke gegenstandslos und wird keine Feststellung der Nichtigkeit für die Vergangenheit beantragt, ist lediglich noch über die Kosten zu befinden. In Verfahren wegen bösgläubiger Anmeldung entspricht es regelmäßig der Billigkeit, dem Markeninhaber die Kosten aufzuerlegen; dies gilt auch dann, wenn die Hauptsache aus anderen Gründen erledigt wird. Maßgeblich bleibt die voraussichtliche Unterliegenslage und die Billigkeitserwägung nach § 71 MarkenG (vgl. consid. 3, 5).
Entscheidungsdatum: 2014-01-20
Aktenzeichen: 24 W (pat) 46/12
Dokumenttyp: Beschluss
Normen: § 8 Abs 2 Nr 10 MarkenG, § 63 MarkenG, § 71 Abs 1 S 1 MarkenG, § 71 Abs 4 MarkenG, § 50 Abs 1 MarkenG
Spruchkörper: 24. Senat
Markenbeschwerdeverfahren – Löschungsverfahren - "FAGUMIT (Wort-Bild-Marke" – Verzicht – Erledigung des Beschwerdeverfahrens in der Hauptsache – Kostenauferlegung
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke 302 55 195
hier: Löschungsverfahren S 149/11 Lösch
hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. Januar 2014 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen
beschlossen:
Es wird festgestellt, dass das Verfahren in der Hauptsache gegenstandslos geworden ist.
Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird die Kostenentscheidung der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 24. Mai 2012 aufgehoben.
Der Antragsgegnerin werden die Kosten des Verfahrens auferlegt.
Der Gegenstandswert des Verfahrens wird auf 50.000 € festgesetzt.
I.
1 Nachdem die Antragsgegnerin auf die angegriffene Marke verzichtet hat und die Löschungsantragstellerin kein Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit der Marke auch für die Vergangenheit geltend gemacht hat, ist das Beschwerdeverfahren in der Hauptsache erledigt und nur noch über den Kostenpunkt zu entscheiden.
2 Dies führt zur Aufhebung der angefochtenen Kostenentscheidung und der Auferlegung der Kosten des patentamtlichen Verfahrens auf die Antragsgegnerin.
3 In Verfahren, die zur Löschung der angegriffenen Marke wegen bösgläubiger Anmeldung führen, entspricht es auch im patentamtlichen Verfahren regelmäßig der Billigkeit, dem Markeninhaber die Kosten aufzuerlegen (vgl. dazu Kirschneck in Ströbele/Hacker MarkenG § 63 Rn. 7 i. V. m. § 71 Rn. 15 m. w. N.). Diese Erwägungen gelten auch dann, wenn das Löschungsverfahren - wie hier - aus anderen Gründen gegenstandlos wird. Die Antragsgegnerin wäre hier voraussichtlich unterlegen, weil sie die Marke in Kenntnis der fehlenden Gestattung für sich persönlich angemeldet hatte. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf den Hinweis des Senates vom 29. Juli 2013 verwiesen.
4 Dies führt zur Abänderung der angefochtenen Kostenentscheidung.
5 Aus den gleichen Gründen entspricht die Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Antragsgegnerin der Billigkeit, § 71 Abs. 1 S. 1, Abs. 4 MarkenG.
Von Omnilex extrahiert
Whether the appeal proceedings had become moot after the respondent waived the challenged trademark.
The main proceedings were declared moot.
Because the respondent waived the attacked mark and the applicant did not pursue a declaration of invalidity for the past, only the costs issue remained.
Whether the first-instance cost decision should be set aside and costs of the administrative proceedings imposed on the respondent.
The prior cost decision was set aside and the respondent was ordered to bear the costs of the patent office proceedings.
In cancellation proceedings based on bad-faith filing, it is generally equitable to impose costs on the trademark owner; the same applies when the proceedings become moot for other reasons. The respondent would likely have lost.
Whether the costs of the appeal proceedings should be borne by the respondent.
The respondent was ordered to bear the costs of the appeal proceedings.
For the same equitable reasons, cost allocation against the respondent was appropriate under the Trademark Act.
Determination of the subject value of the proceedings.
The subject value was set at EUR 50,000.
The court fixed the value in the dispositive without further elaboration.
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