BPatG 24 W (pat) 58/10•Trademark opposition costs after mootness
BPatG 24 W (pat) 58/10Bundespatentgericht / Division 2414.01.2014Dismissed
Von Omnilex extrahiert
The Federal Patent Court held that the opposition proceedings concerning trademark no. 398 45 189 (ATOZ) had become moot after the mark was finally deleted for non-payment of renewal fees. The mark owner’s challenge to the patent office’s cost decisions failed. The court found no equitable reasons under § 63(1) MarkenG or § 71(1) MarkenG to order the opponent to bear costs, because there was no sign of abusive or bad-faith opposition conduct. The request to tax the costs of the appeal against the opponent was also rejected. The court set the object value at EUR 25,000 until 31 August 2008 and EUR 5,000 thereafter.
§ 63 Abs. 1 MarkenG, § 71 Abs. 1 MarkenG; Kostenauferlegung im Widerspruchsverfahren und im Beschwerdeverfahren. Grundsatz der Selbsttragung der Kosten; eine abweichende Kostenverteilung setzt besondere Billigkeitsgründe voraus. Ein bloß teilweise erfolgreicher oder teilweise zurückgewiesener Widerspruch begründet für sich allein keinen Rechtsmissbrauch. Die nachträgliche Löschung der angegriffenen Marke lässt das Widerspruchsverfahren gegenstandslos werden, berührt aber die nach den Umständen zu beurteilende Kostenfrage nicht automatisch zu Lasten des Widersprechenden. Eine Kostenauferlegung scheidet aus, wenn keine Anhaltspunkte für missbräuchliche Verfahrensführung vorliegen (vgl. Erwägungen zum patentamtlichen und zum Beschwerdeverfahren).
Entscheidungsdatum: 2014-01-14
Aktenzeichen: 24 W (pat) 58/10
Dokumenttyp: Beschluss
Normen: § 63 Abs 1 MarkenG, § 71 Abs 1 MarkenG
Spruchkörper: 24. Senat
Markenbeschwerdeverfahren – "ATOZ/Atos" – Beschwerde gegen Kostenentscheidung – zum Kostengrundsatz – keine Kostenauferlegung
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke 398 45 189
hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. Januar 2014 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen
beschlossen:
Es wird festgestellt, dass das Verfahren in der Hauptsache gegenstandslos geworden ist.
Die Beschwerde des Markeninhabers gegen die Kostenentscheidungen wird zurückgewiesen.
Der Antrag des Markeninhabers, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.
Der Gegenstandswert des Verfahrens wird festgesetzt auf 25.000,00 € (fünfundzwanzigtausend Euro) für die Zeit bis zum 31. August 2008 und auf 5.000,00 € (fünftausend Euro) für die Zeit ab dem 1. September 2008.
I.
1 Der Markeninhaber war Inhaber der Wortmarke Nr. 398 45 189 – ATOZ. Auf den Widerspruch der Widersprechenden hin hatte die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) diese Marke mit Erstbeschluss vom 8. September 2000 vollständig gelöscht. Auf die Erinnerung des Markeninhabers hin hatte die Markenstelle ihren Erstbeschluss am 16. Oktober 2003 teilweise aufgehoben und die Löschung der angegriffenen Marke im Übrigen aufrechterhalten. Dagegen hat der Markeninhaber Beschwerde eingelegt und unter anderem sinngemäß beantragt, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens einschließlich des patentamtlichen Verfahrens aufzuerlegen. Diesen Antrag hat der Markeninhaber in der Folge wiederholt, u. a. mit Schriftsatz vom 30. Oktober 2010. Zur Begründung hat der Markeninhaber die Auffassung vertreten, die Widersprechende habe bei Einlegung des Widerspruchs bösgläubig und damit rechtsmissbräuchlich gehandelt. Das werde daran deutlich, dass die Widersprechende ihren Widerspruch unbeschränkt eingelegt, die jüngere Marke also für alle dafür beanspruchten Waren und Dienstleistungen angegriffen hatte, im Erinnerungsverfahren aber teilweise unterlegen war.
2 Mit Verfügung vom 17. März 2011 hat die Markenstelle für Klasse 42 des DPMA die Löschung der angegriffenen Marke mit Wirkung zum 1. September 2008 gemäß § 47 Abs. 6 MarkenG wegen Nichtzahlung der Verlängerungsgebühr angeordnet und die Löschung im Register vollzogen. Die Löschung ist mittlerweile bestandskräftig.
3 Mit dem Erlöschen der angegriffenen Marke hat das Widerspruchsverfahren seinen Gegenstand verloren und es ist Erledigung in der Hauptsache eingetreten. Der Senat hatte demnach nur noch über die Beschwerde im Kostenpunkt und über den Antrag des Markeninhabers zu entscheiden, der Widersprechenden auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.
4 Die auf Änderung der Kostenentscheidungen des DPMA gerichtete, insoweit statthafte Beschwerde ist erfolglos.
5 Gemäß § 63 Abs. 1 MarkenG haben die am Verfahren beteiligten Personen ihre entstandenen Kosten grundsätzlich selbst zu tragen, wenn nicht eine Kostenauferlegung der Billigkeit entspricht.
6 Durchgreifende Gründe, die dafür sprechen, vorliegend der Widersprechenden abweichend von dieser gesetzlichen Grundregel die Kosten des patentamtlichen Verfahrens unter Billigkeitsgesichtspunkten aufzuerlegen, sind vom Markeninhaber nicht vorgetragen worden. Insbesondere gibt es keinen Anhaltspunkt, dass die – teilweise obsiegende - Widersprechende ihren Widerspruch gegen die angegriffene Marke nicht zur Wahrung ihrer Markenrechte, sondern rechtsmissbräuchlich erhoben hätte. Genauso wenig bedeutet die teilweise Zurückweisung des Widerspruchs, wie sie bis zur Erledigung des Verfahrens in der Hauptsache galt, für sich genommen, dass der unbeschränkte Widerspruch einen Rechtsmissbrauch darstellte. Sonstige Anhaltspunkte, die eine Kostenauferlegung rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich.
7 Auch der Antrag des Markeninhabers, der Widersprechenden die Kosten des patentgerichtlichen Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, hat keinen Erfolg. Gründe der Billigkeit, die dafür sprechen, der Widersprechenden abweichend vom gesetzlichen Regelfall (§ 71 Abs. 1 MarkenG) diese Kosten aufzuerlegen, bestehen auch in Bezug auf das vorliegende Beschwerdeverfahren nicht. Auf die vorstehenden Ausführungen zum patentamtlichen Verfahren wird Bezug genommen.
8 Der Gegenstandswert folgt aus § 23 Absatz 3 Satz 2 RVG.
II.
9 Rechtsmittelbelehrung
10 Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
11 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
12 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
13 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
14 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
15 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
16 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
17 Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.
Von Omnilex extrahiert
Whether the main opposition proceedings became moot after deletion of the contested mark.
Yes. Once the contested mark lapsed, the opposition proceeding lost its subject matter and the main case became moot.
The mark was deleted with effect from 2008-09-01 for non-payment of the renewal fee, and the deletion became final; therefore the opposition proceeding no longer had an object.
Whether the opponent should bear the patent office costs under § 63(1) MarkenG.
No. There were no equitable reasons to depart from the default rule that each participant bears its own costs.
No indication showed that the opponent had acted abusively or not to protect its trademark rights; partial success and partial rejection of the opposition did not by themselves justify cost shifting.
Whether the opponent should bear the costs of the appeal proceedings under § 71(1) MarkenG.
No. The same equitable considerations did not justify a cost order in the appeal either.
The court referred to its reasoning on the patent office proceedings and found no circumstances warranting deviation from the statutory cost rule.
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