Morgan Park: no lack of distinctiveness or need to keep free

BPatG 28 W (pat) 35/10Bundespatentgericht / Division 2816.08.2011Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The applicant appealed against the partial refusal of the word mark 'Morgan Park' for vehicles, transport apparatus, parts, accessories, and repair services. The Federal Patent Court held that the mark must be assessed as a whole and that neither a lack of distinctiveness nor a need to keep the sign free had been shown. 'Morgan' retained source-indicating force as a manufacturer name, and the addition 'Park' did not transform the sign into a purely descriptive designation for the relevant goods and services. The court therefore annulled the two refusal decisions of the mark office.

Omnilex-Regeste

§ 8 Abs. 2 no. 1 and no. 2 MarkenG; assessment of word marks as a whole: absolute grounds for refusal require that the sign, in its overall impression, is itself devoid of distinctive character or serves exclusively descriptive purposes. A manufacturer name retains origin-indicating force when combined with an element that is not established in the relevant trade as a descriptive term for the goods or services concerned. A freihaltungsbedürfnis cannot be affirmed on the basis of merely abstract lexical possibilities; it requires substantiated factual findings of actual or customary descriptive use in the pertinent sector. Where such findings are lacking, the sign is too indeterminate for a descriptive function (consid. 10-11).

Gesamter Gesetzestext

BPatG — 28 W (pat) 35/10, Beschluss

Entscheidungsdatum: 2011-08-16

Aktenzeichen: 28 W (pat) 35/10

Dokumenttyp: Beschluss

Normen: § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG, § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG

Spruchkörper: 28. Senat

Titelzeile

Markenbeschwerdeverfahren – "Morgan Park" – kein Freihaltungsbedürfnis - Unterscheidungskraft

Tenor

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2008 012 236.6

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. August 2011 durch die Richterin Martens sowie die Richter Schwarz und Schell

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 12 vom 29. April 2009 und vom 12. November 2009 aufgehoben.

Gründe

I.

1 Mit den im Tenor genannten Beschlüssen hat die Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung der Wortmarke

2 Morgan Park

3 teilweise, und zwar für die folgenden Waren sowie die Dienstleistung

4 Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, sowie Ersatzteile und Zubehörteile hierfür; Reparaturwesen

5 bzw. die gegen die teilweise Eintragungsversagung eingelegte Erinnerung zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, bei der angemeldeten Marke handele es sich in ihrer Gesamtheit lediglich um einen beschreibenden Hinweis auf eine Angebotsstätte für Autos der Firma „Morgan“. Das weitere Markenelement „Park“ habe nicht nur die Bedeutung einer größeren Anlage mit Bäumen, sondern stelle ebenfalls die Kurzbezeichnung für „Fuhrpark“ oder „Wagenpark“ dar. Der Eintragung der Marke stehe daher im Umfang der Zurückweisung der Anmeldung das Allgemeininteresse an der ungehinderten Verwendbarkeit als Fachangabe entgegen, das in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zum Ausdruck komme.

6 Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Zur Begründung wird vorgetragen, ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG könne nur bejaht werden, wenn das Zeichen ausschließlich aus beschreibenden Angaben bestehe, was bei der angemeldeten Marken nicht der Fall sei. Der herkunftshinweisende Bestandteil „Morgan“ gehe im Gesamteindruck der Marke nicht unter. Der angemeldeten Marke insgesamt fehle auch nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

7 Der Anmelder beantragt sinngemäß,

8 die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

II.

9 Die Beschwerde ist zulässig und auch in der Sache begründet.

10 Die Markenstelle geht zunächst zutreffend davon aus, dass Gegenstand der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse das angemeldete Zeichen als Ganzes ist. Danach kann die Eintragung einer Marke nur versagt werden, wenn das angemeldete Zeichen auch in seiner Gesamtheit die Voraussetzungen eines Schutzhindernisses erfüllt (vgl. BGH GRUR 2011, 65, Rz. 10, - Buchstabe T mit Strich). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Bei dem Zeichenelement „Morgan“ handelt es sich um den Namen eines im Jahr 1909 gegründeten, britischen Sportwagenherstellers, dessen Modelle auch im Inland bei einer großen Fangemeinde Kultstatus genießen (vgl. Wikipedia-Online-Lexikon, Stichwort Morgan Motor). An der Eignung der Bezeichnung „Morgan“ zur Herkunftskennzeichnung für die mit der Anmeldung beanspruchten Waren sowie die Dienstleistung bestehen keine Zweifel. Entgegen der Ansicht der Markenstelle führt auch die Verbindung dieser Herstellerbezeichnung mit dem weiteren Markenelement „Park“ nicht zu einer Wortfolge, die sich in einer ausschließlich beschreibenden Angabe erschöpft. In seiner Hauptbedeutung als „Anlage mit Bäumen, Sträuchern, Rasenflächen und Wegen“ kommt „Park“ nicht ernsthaft als Verkaufsort für hochwertige Fahrzeuge in Betracht. Soweit „Park“ lexikalisch nachweisbar die Kurzbezeichnung für „Fuhrpark“ darstellt, ist bereits fraglich, ob angesichts der im Vordergrund stehenden Hauptbedeutung von „Park“ noch relevante Verkehrkreise von einem solchen Verständnis der Marke insgesamt ausgehen würden. Vor dem Hintergrund der beanspruchten Waren und Dienstleistungen erscheint dies umso weniger wahrscheinlich, als mit „Fuhrpark“ eine Gesamtheit an Fahrzeugen (unterschiedlicher Hersteller für unterschiedliche Einsatzzwecke) gemeint ist, die in einem Unternehmen oder einer Behörde gemeinsam verwaltet und von verschiedenen Fahrern benutzt wird. Jedenfalls fehlt es an den erforderlichen tatsächlichen Feststellungen, die eine Verwendung des Wortes „Park“ als Kürzel des Sachbegriffs „Fuhrpark“ auf dem vorliegenden Warensektor belegen können. Im Automobilbereich lässt sich ebenfalls nicht feststellen, dass „Park“ als beschreibender Hinweis auf eine große Verkaufsstätte Verwendung findet. die Anmeldemarke ist folglich zu unbestimmt, um im Zusammenhang mit den hier verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen zur Merkmalsbeschreibung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dienen zu können, so dass ein schutzwürdiges Interesse der Mitbewerber an ihrer freien Verwendbarkeit nicht zu bejahen ist.

11 Der Marke insgesamt kann auch nicht jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden. Es sind keine Anhaltspunkte für die Annahme ersichtlich, die angesprochenen Verbraucher würden der Marke „Morgan Park“ bei einer branchenüblichen Verwendung keine individualisierende, betriebliche Hinweiswirkung zuordnen. Zwar ist es möglicherweise nicht auszuschließen, dass der Verkehr beispielsweise dem Begriff „Opel-Werkstatt“ keinen betrieblichen Hinweis entnimmt, weil er meint, es gäbe viele voneinander unabhängige Unternehmen, die Wartungen für die am Markt stark vertretenen Fahrzeugen der Marke „Opel“ anbieten (vgl. 25 W(pat) 65/08, Entscheidung vom 17. Dezember 2009 - LINUX WERKSTATT). Dagegen spricht aber bereits das Bestreben namhafter Automobilhersteller, einer nicht autorisierten Verwendung ihrer Marken auch in diesem Bereich entgegenzuwirken.

Schlagwörter

trademark distinctivenessdescriptive signfree keeping needoverall impressionvehicle sectormanufacturer name

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether 'Morgan Park' is excluded from registration for lack of distinctiveness under § 8(2) no. 1 MarkenG.

Extrahierter Entscheid

The mark as a whole still has source-indicating character; consumers would not necessarily perceive it as a purely descriptive indication.

Extrahierte Begründung

'Morgan' is a well-known manufacturer name and retains origin-signifying force. The addition 'Park' does not turn the sign into a descriptive term in the relevant market context; the record did not establish a common descriptive use of 'Park' as 'Fuhrpark' or as a sales-site term for vehicles.

Kernrechtsfrage

Whether 'Morgan Park' is excluded from registration because competitors need it free for descriptive use under § 8(2) no. 2 MarkenG.

Extrahierter Entscheid

No free-keeping need was established, because the sign is too indeterminate and not shown to be a customary descriptive term for the goods and services concerned.

Extrahierte Begründung

Protection may be refused only if the sign, taken as a whole, actually serves descriptive purposes in the relevant sector. Such factual findings were missing here, and the combination does not amount to a merely descriptive designation.

Kernrechtsfrage

Whether the mark office's partial refusals had to be annulled.

Extrahierter Entscheid

Yes. The appealed refusal decisions were unlawful and had to be set aside.

Extrahierte Begründung

Since neither absolute ground for refusal applied to the sign as a whole, the application could not be rejected in the refused scope.

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