Trademark sign 'ediscovery' lacks distinctiveness

BPatG 27 W (pat) 545/10Bundespatentgericht / Division 2719.10.2010Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The applicant challenged the refusal to register the word/image mark 'ediscovery' for computer hardware, software, and IT services. The Federal Patent Court upheld the refusal, holding that the sign is understood by the relevant public as indicating electronic discovery or searching in the IT context and therefore lacks distinctive character. The graphic design did not change this descriptive impression. The court also saw no basis for reimbursement of the appeal fee and refused leave to appeal on points of law.

Omnilex-Regeste

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG; Unterscheidungskraft einer Wort-/Bildmarke mit dem Bestandteil „E“ und einem englischen Sachbegriff. Ein vorangestelltes, abgesetztes „E“ wird im Bereich der Informationstechnologie regelmäßig als Hinweis auf „elektronisch“ verstanden; verbindet sich dieses Element mit einem im Inland geläufigen englischen Wort, das einen sachbezogenen Inhalt vermittelt, fehlt dem Gesamtzeichen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen die konkrete Eignung als Herkunftshinweis. Eine bloße graphische Ausgestaltung vermag die beschreibende Sachaussage nicht ohne Weiteres zu überwinden (vgl. consid. 17–21).

Gesamter Gesetzestext

BPatG — 27 W (pat) 545/10, Beschluss

Entscheidungsdatum: 2010-10-19

Aktenzeichen: 27 W (pat) 545/10

Dokumenttyp: Beschluss

Normen: § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG

Spruchkörper: 27. Senat

Titelzeile

Markenbeschwerdeverfahren – "ediscovery (Wort-Bild-Marke)" – keine Unterscheidungskraft

Tenor

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2009 009 969.3

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Oktober 2010 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin am Landgericht Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

1 Die Anmeldung der Bildmarke

2

3 für die Waren und Dienstleistungen

4 „Computer, Computerperipheriegeräte und Datenverarbeitungsgeräte sowie Teile und Zubehör zu allen vorgenannten Waren, soweit in Klasse 9 enthalten; Computerprogramme [gespeichert], insbesondere Computerbetriebsprogramme [gespeichert]; Computersoftware [gespeichert]; Computerprogramme [herunterladbar], insbesondere Computerprogramme zum Durchsuchen elektronischer Datensätze mit sehr großer Datenmenge; Computerhard- und Softwareberatung; Design, Installation, Wartung und Aktualisierung von Computersoftware, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Computersystemanalysen; Design von Computersystemen; Dienstleistungen eines EDV-Programmierers; Dienstleistungen von Ingenieuren; Überprüfung von digitalen Signaturen; technische Beratung; technische Projektplanungen; technisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Recherche- und Entwicklungsdienste bezüglich neuer Produkte für Dritte; Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software; Benutzer- und Rechteverwaltung in Computernetzwerken; Serveradministration; Bereitstellung von Suchmaschinen für das Internet; elektronische Datensicherung; elektronische Datenspeicherung“

5 hat die Markenstelle mit Beschluss vom 3. März 2010 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Dies ist damit begründet, der Buchstabe E habe in Verbindung mit Sachangaben, Fachausdrücken etc. die Bedeutung „elektronisch“. Das sei durch die oft in der Werbung und in den Medien verwendeten Begriffe „e-commerce“, „e-business“, „e-banking“ etc. bekannt.

6 Das Wort „discovery“ bedeute „Auffindung, Entdeckung, Ermittlung, Feststellung, Fund“. Die damit verbundene beschreibende Aussage sei für die hier angesprochenen Verkehrskreise ohne Weiteres verständlich, da das Wort „discovery“ in der Alltagssprache vielfach vorkomme. Auch im Zusammenhang mit berühmten Expeditionen und Erkundungen (Space Shuttle „Discovery“, Antarktisexpedition mit dem Schiff „Discovery“) habe der Begriff Verwendung in der deutschen Sprache gefunden und sei für den Durchschnittsverbraucher ohne weiteres verständlich.

7 Hinsichtlich der angemeldeten Waren und Dienstleistungen bringe das Zeichen damit lediglich zum Ausdruck, dass es sich hierbei um Computerhardware und -software sowie EDV-Dienstleistungen handle, die zur Durchführung von Recherchen dienten.

8 Die graphische Gestaltung führe nicht von dieser Sachaussage weg.

9 Es könne dahingestellt bleiben, ob eine freihaltungsbedürftige Sachangabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben sei, da der Eintragung der Marke bereits das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegenstehe (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

10 Dieser Beschluss wurde der Anmelderin am 10. März 2010 zugestellt.

11 Sie hat am 9. April 2010 Beschwerde eingelegt und sinngemäß beantragt,

12 den Beschluss der Markenstelle aufzuheben

13 und die angemeldete Marke einzutragen.

14 Das hat sie damit begründet, für die hier angesprochenen Großkunden bestehe Unterscheidungskraft, weil sie markenbewusst vorgingen. Sie wüssten auch, dass ein E verschiedenste Bedeutungen haben könne, u. a. die e-Funktionszahl. Für sie könne die angemeldete Marke daher auch bedeuten, dass diese Zahl entdeckt werden solle. Auch sei das E auffallend anders gestaltet, so dass es sich nicht mit „Discovery“ zu einem Wort verbinde. Dementsprechend habe das HABM die Marke eingetragen.

II.

15 Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

16 Ebenso wie die Markenstelle, hält der Senat die angemeldete Wort-/Bildmarke für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen für nicht unterscheidungskräftig.

17 Unterscheidungskraft im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer. Die Hauptfunktion besteht dabei darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR Int. 2005, 1012, Nr. 27 ff. - BioID; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice).

18 Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt und begründet hat, steht ein abgesetztes E vor einem Wort oft für „elektronisch“ (wie in E-Mail). Das Absetzen geschieht hier durch die reverse Darstellung in einer an @ erinnernden Schreibweise, was wiederum auf Informationstechnologie hinweist.

19 Damit ist der Bezeichnung eine Aussage über elektronisches Suchen, wofür alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen bestimmt sein können. Gerade die von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen angesprochenen Verbraucher verstehen dies so, zumal sie an englische Ausdrücke gewohnt sind.

20 Die von der Anmelderin angeführten anderen Inhalte des E ergeben sich im Zusammenhang mit dem anschließenden Wort „discovery“ nicht. Die Anmelderin hat dafür keine Beispiele vorgelegt, und der Senat konnte solche nicht ermitteln.

21 Dass dies bei Ausdrücken wie „E-Formel“ o.ä. anders sein kann, berührt das Verständnis des hier streitgegenständlichen Ausdrucks nicht, zumal im Bereich der zur Informationstechnologie gehörenden beanspruchten Waren und Dienstleistungen gerade das von der Markenstelle ihrer Entscheidung zu Grunde gelegte Verständnis zu erwarten ist.

22 Der vorgebrachte Hinweis auf vergleichbare Voreintragungen von Marken u. a. durch das Deutsche Patent- und Markenamt kann keinen Anspruch auf gleiche rechtliche Beurteilung der Schutzfähigkeit einer neu angemeldeten Marke begründen, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat.

23 Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass.

24 Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde sieht der Senat keine Veranlassung. Es ist weder ersichtlich noch vom Anmelder aufgezeigt, dass der vorliegende Fall eine grundsätzliche Rechtsfrage aufwirft. Die Entscheidung des Senats erschöpft sich vielmehr in der einzelfallbezogenen Anwendung höchstrichterlich geklärter Beurteilungsgrundsätze.

Schlagwörter

distinctivenesstrademarkdescriptive signelectronic searchword image markinformation technologyappeal costsgraphic design

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the applied-for word/image mark 'ediscovery' is devoid of distinctiveness under Section 8(2)(1) MarkenG.

Extrahierter Entscheid

Yes. The sign is understood as a reference to electronic searching or discovery in the IT field and does not identify commercial origin.

Extrahierte Begründung

An isolated 'E' before a word commonly stands for 'electronic'; combined with 'discovery' it conveys a descriptive meaning for the relevant goods and services. The graphic design does not alter that perception.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal fee should be reimbursed under Section 71(3) MarkenG.

Extrahierter Entscheid

No reimbursement was warranted.

Extrahierte Begründung

There was no reason to depart from the general rule on costs.

Kernrechtsfrage

Whether leave to appeal on points of law should be granted.

Extrahierter Entscheid

Leave was refused because no fundamental legal question arose and the case turned on application of settled principles.

Extrahierte Begründung

The Senate saw no need for review by the Federal Court of Justice.

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