LG Hamburg 8. Kammer für Handelssachen — 408 HKO 12/15 — Urteil

Entscheidungsdatum: 2017-01-27

Aktenzeichen: 408 HKO 12/15

ECLI: ECLI:DE:LGHH:2017:0127.408HKO12.15.00

Dokumenttyp: Urteil

Orientierungssatz

1. Die Unterscheidungskraft von Marken, die aus einzelnen Buchstaben bestehen, ist nach den gleichen Kriterien wie andere Wortmarken zu beurteilen. Für Marken, die aus einem oder mehreren einzelnen Buchstaben bestehen, mag es schwieriger sein, die Unterscheidungskraft zu bestimmen als für andere Wortmarken; diese Schwierigkeiten rechtfertigen es aber nicht, besondere Voraussetzungen aufzustellen, die die Anwendung des Kriteriums der Kennzeichnungskraft ergänzen.(Rn.38)

2. Der für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgebliche Parameter ist der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen. Hierfür ist stets auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Vergleichszeichen dem angesprochenen Verkehr vermitteln. Nach allgemein anerkannter Praxis ist der Gesamteindruck getrennt in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht zu beurteilen.(Rn.44)

3. Eine Besonderheit besteht darin, wenn zwei Zeichen zu vergleichen sind, von denen eines aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt ist, jedoch eine zur Verwechslungsgefahr führende Ähnlichkeit nur im Hinblick auf einen der Bestandteile in Frage kommt. Eine Verwechslungsgefahr kann hier nur bejaht werden, wenn der übereinstimmende/ähnliche Bestandteil den maßgeblichen Gesamteindruck des betreffenden Zeichens derart prägt, dass die übrigen Bestandteile für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (Prägetheorie).(Rn.47) (Rn.48)

4. Eine Prägung des Gesamteindrucks einer Marke durch einen einzelnen Bestandteil darf nur angenommen werden, wenn davon auszugehen ist, dass die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können.(Rn.52)

Verfahrensgang

anhängig Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, kein Datum verfügbar, 3 U 38/17

Tenor

Die Klagen gegen die Beklagten zu 1. und 2. sowie die Widerklage der Beklagten zu 1. gegen die Klägerin werden abgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstreits haben zu tragen: Die Gerichtskosten und die außergerichtlichen Kosten der Klägerin die Klägerin und die Beklagte zu 1. jeweils zu %. Die außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 1. die Klägerin zu 2/3 und die Beklagte zu 1. selbst zu 1/3. Die außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 2. die Klägerin.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Der Streitwert beträgt € 160.000 (jeweils € 40.000 für die Klagen gegen die Beklagte zu 1. und 2.; € 80.000 für die Widerklage).

Tatbestand

1 Die Klägerin ist Inhaberin der Unionsmarke „ G. Elements“ (…). Die Beklagte zu 1. gehört zur Unternehmensgruppe B. und betreibt unter anderem einen Baumarkt in B. mit einer Ausstellung für Bäder und Sanitärprodukte. In einem Prospekt unter der Überschrift: „ B1 ® - Alles und mehr fürs Bad“ werden verschiedene „Trendbäder“ unter den Bezeichnungen: „ V.“, „Elements“, „ M.“ und „ C.“ vorgestellt ( Anl. K 3; Fotos des Antrages). Bei der Beklagten zu 2. handelt es sich um die deutsche Zweigniederlassung der schweizerischen Konzernmutter. Sie ist für den deutschlandweit einheitlichen Marken- und Werbeauftritt der B.-Gruppe verantwortlich. Auch andere regionale Vertriebsgesellschaften der B.-Gruppen werben in vergleichbarer Weise. Auf einer Preistafel für die Ausstattungslinie „Elements. Mein Bad ist meine Insel“ (An. K 8, 9), werden Waschtischanlagen, WV-Anlagen, Duschanlagen usw. verschiedener Markenhersteller (Grohe, Keramag, usw.) aufgelistet.

2 Ein mit dem Beklagten zu 2. gesellschaftsrechtlich verbundenes Unternehmen hat das Zeichen „Elements“ als Unionsmarke und deutsche Marke angemeldet. In beiden Sachen liegen Zurückweisungsbeschlüsse aus dem Jahr 2014 vor, die vom Anmelder hingenommen worden sind.

3 Die Kläger sehen in der Verwendung des Zeichens Elements eine Verletzung ihrer Unionsmarke. Im Hinblick auf die Markenanmeldung nehmen Sie die Beklagten unter dem Gesichtspunkt der Erstbegehungsgefahr in Anspruch (Art. 102 I, II, 9 I Buchst. b, II GMV, 14 MarkenG, 242 BGB). Die Widerklage ist auf Löschung der Klagemarke gerichtet.

4 Die Klägerin trägt vor:

5 Die Klagemarke verfüge über normale Kennzeichnungskraft und habe für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinen beschreibenden Begriffsinhalt. Bei der vorangestellten Abkürzung “ G.“ handele es sich um das Unternehmenskennzeichen der Klägerin. Ihre Marke werde allein durch den Bestandteil „Elements“ geprägt, da der weitere Bestandteile “ G.“ als Herstellerangabe in Gesamteindruck zurücktrete. Es bestehe Waren- und Dienstleistungsidentität.

6 Der Zahlungsantrag bezieht sich auf Abmahnkosten.

7 Die Klägerin beantragt, die Beklagten wie folgt zu verurteilen:

I.

8 1. es bei Androhung von Ordnungsmitteln zu unterlassen,

9 im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland das Zeichen „Elements", insbesondere wie nachfolgend abgebildet

10 für folgende Waren und/oder Dienstleistungen zu benutzen oder benutzen zu lassen:

11 Badarmaturen; Bade- und Brausewannen; Klosetts; Spiegelleuchten; Spiegel; Badausstattung, nämlich Seifenhalter, Seifenschalen, Seifenblätter, Zahnbürstenhalter, Handtuchhalter, Glashalter, Papierrollenhalter, Bürstengarnituren; Badmöbel; Waschtische sowie Dienstleistungen des Einzelhandels und des Großhandels in den Bereichen Sanitär, Heizung; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über den An- und Verkauf von Waren; Installationsarbeiten in den Bereichen Gebäudetechnik, Sanitär, Heizung;

12 Unedle Metalle und deren Legierungen; Baumaterialien aus Metall; Transportable Bauten aus Metall; Schienenbaumaterial aus Metall; Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke); Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Metallrohre; Geldschränke; Waren aus Metall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Erze; Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Computersoftware; Dienstleistungen der Planung in den Bereichen: Gebäudetechnik, Sanitär, Heizung, Klima, Lüftung, Hoch- und Tiefbau, Dach, Elektro, Badplanung, Heizungsplanung, Lüftungsanlagenplanung, Klimaplanung, sanitäre Anlagen, Elektro- und Elektronikanlagen; Planungsleistungen von Fachhandwerkern;

13 2. der Klägerin Auskunft über den Umfang der Handlungen gemäß Ziffer 1 zu erteilen, und zwar durch Angaben über die erzielten Umsätze sowie die Art und den Umfang der getätigten Werbung, gegliedert nach Kalendermonaten;

II.

14 festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus den in Ziffer 1 beschriebenen Handlungen bereits entstanden ist oder künftig noch entstehen wird.

III.

15 die Beklagte zu 1) zu verurteilen, an die Klägerin Euro 1.752,90 nebst Zinsen i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

16 Die Beklagten beantragen,

17 die Klage abzuweisen.

18 Die Beklagte zu 1. beantragt im Wege der Widerklage,

19 die Klägerin zu verurteilen, in die Löschung der beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt unter der Nummer ... eingetragenen Wortmarke “ C. Elements“ einzuwilligen;

20 festzustellen, dass für die Widerklage eingezahlte Gerichtskosten ab Einzahlung mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen sind.

21 Die Klägerin beantragt,

22 die Widerklage abzuweisen.

23 Die Beklagten tragen vor.

24 Die Klägerin habe die Marke entgegen den Zielsetzungen des Markenrechts angemeldet, um über die Eintragung des Kombinationszeichens das freihaltebedürftige Wort Elements für sich zu monopolisieren. Die Bauhausgesellschaftern verwendeten den Slogan bereits seit 2011 als Bezeichnung für eine Stilrichtung. Seitdem werde mit diesem Slogan großflächig geworben. Es sei davon auszugehen, dass die Klägerin bei Anmeldung Mitte 2012 Kenntnis von dieser Nutzung des Slogans gehabt habe. Angesichts der umfangreichen Werbetätigkeit der Bauhaus-Gesellschaften könne ihr dies schlechthin nicht verborgen geblieben sein. Das sei bösgläubig und rechtsmissbräuchlich. Die Klägerin habe ersichtlich nicht die Absicht, die eingetragene Marke in Benutzung zu nehmen. Sie verwende stattdessen die Unionsmarke ..., bei der das Zeichen „Elements“ nur eines von mehreren Gestaltungsmerkmalen sei.

25 Die Beklagte zu 1. nutze den Slogan „Elements. Mein Bad ist meine Insel“ in der bestimmten grafischen Gestaltung ausschließlich zu Werbezwecken und nicht im Sinne eines Herkunftshinweises. Bei dem Bestandteil „Elements“ handele es sich um eine glatte Beschreibung von Merkmalen. Der angesprochene Verkehr verstehe das Wort nicht als Herkunftshinweis, sondern entnehme ihm die Bedeutung, dass es um Bauteile, Bestandteile usw. gehe.

26 Bezogen auf die Anmeldung des Zeichens „Elements“ als Marke fehle es an der Erstbegehungsgefahr. Die Anmeldung sei ausschließlich zu Testzwecken erfolgt, um belegen zu können, dass dem Zeichen keine Unterscheidungskraft zukomme. Erwartungsgemäß seien die Markenanmeldung 2014 zurückgewiesen worden, was so akzeptiert worden sei.

27 Abgesehen davon bestehe keine Verwechslungsgefahr, denn die Marke werde ausschließlich von dem unterscheidungskräftigen Bestandteil „ G.“ geprägt. Der Bestandteil „Elements“ sei freihaltebedürftig. Übereinstimmungen in schutzunfähigen und/oder beschreibenden Bestandteil könnten keine Verwechslungsgefahr begründen, da dies auf den Schutz einzelner Markenelemente hinauslaufe. Der Unterlassungsantrag verfehle schließlich die Verletzungsform, weil sie das Zeichen „Elements“ nicht in Alleinstellung verwende.

28 Zur Begründung der Widerklage beruft sich die Beklagte auf den absoluten Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Markenanmeldung nach des § 52 Abs. 1 lit. b GMV. Außerdem ergebe sich der Anspruch aus den Grundsätzen der sittenwidrige Anmeldung eines Sperrzeichens nach § 4 Nr. 10 UWG, 826 BGB.

29 Die Klägerin tritt der Widerklage entgegen. Sie habe ihre Marke nicht aus Behinderungsabsicht oder als Sperrzeichen angemeldet, sondern zur Verfolgung ihrer eigenen Geschäftsinteressen, was vollkommen legitim sei.

30 Wegen des weiteren Parteivorbringens wird auf den vorgetragenen Inhalt der zur Akte gereichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

31 Die Klagen haben keinen Erfolg. Der Klägerin stehen keine Unterlassungsansprüche zu, weil es an der dafür vorausgesetzten Verwechslungsgefahr zwischen der Marke „ G. Elements“ einerseits und dem Zeichen „Elements“ anderseits fehlt (Art. 9 Abs. 2 lit. b UMV.). Damit entfallen zugleich Annexansprüche wegen Auskunft und Schadenersatz. Wobei in hinzuzufügen ist, dass ein Schaden ohnehin nicht denkbar ist, soweit die Klägerin von vornherein keine Verletzungshandlungen vorträgt, sondern stattdessen von einer Erstbegehungsgefahr infolge der Markenanmeldung ausgeht.

32 Die Entscheidung beruht in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht kurz zusammengefasst im Wesentlichen auf folgenden Erwägungen (§ 313 Abs. 3 ZPO):

33 Der von den Klägern erhobene Unterlassungsanspruch richtet sich primär gegen die Verwendung des Zeichens „Elements“ in jedwedem textlichen, bildlichen oder sonstwie gestalterischem Zusammenhang mit anderen Darstellungsformen, darunter auch gegen die Verwendung als Wortzeichen in Alleinstellung entsprechend den früheren - in der Zwischenzeit rechtskräftig zurückgewiesen - Eintragungsanträgen als Unionsmarke und als Deutsche Marke. Dieser außerordentlich weite Umfang des Unterlassungsanspruchs folgt daraus, dass nach allgemeinem Verständnis der durch das Wort „insbesondere“ eingeleitete Teil des Antrages keine inhaltliche Einschränkung des davor stehenden Antragsteils zur Folge hat, sondern dieser zweite Antragsteil nach Art eines zusätzlichen Hilfsantrages auf die dort dargestellten konkreten Verletzungsformen beschränkt ist.

34 Der Klägerin stehen Unterlassungsansprüche aus der Marke „ G. Elements“ weder gegen die auf den drei Bildern des Antrages oder den anderen vorgelegten Bildern ersichtlichen Verwendungsformen des Zeichens „Elements“ noch gegen die Verwendung dieses Zeichens in Alleinstellung entsprechend der damaligen Markenanmeldungen zu. Es fehlt an der für den Unterlassungsanspruch vorausgesetzten Verwechslungsgefahr Art. 9 Abs. 2 lit. b UMV.

35 Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind die folgenden Zeichen gegenüberzustellen:

36 | | | | --- | --- | | G. Elements | Elements |

37 Für die Registermarke „ G. Elements“ ergibt sich dies daraus, dass sie durch ihre Eintragung unabänderlich als einheitliches Gesamtzeichen festgelegt ist. Der Registerschutz bezieht sich auf dieses Gesamtzeichen und nicht auf abgespaltene Teile.

38 Zur Kennzeichnungsstärke von Einzelbuchstaben und Abkürzungen gelten die allgemeinen Grundsätze, so dass von normaler Kennzeichnungskraft der Einzelbuchstaben „ G.“ auszugehen ist. Es ist anerkannt, dass die Unterscheidungskraft von Marken, die aus einzelnen Buchstaben bestehen, nach den gleichen Kriterien wie andere Wortmarken zu beurteilen ist. Für Marken, die aus einem oder mehreren einzelnen Buchstaben bestehen, mag es schwieriger, die Unterscheidungskraft zu bestimmen als für andere Wortmarken; diese Schwierigkeiten rechtfertigen es aber nicht, besondere Voraussetzungen aufzustellen, die die Anwendung des Kriteriums der Kennzeichnungskraft ergänzen. Dies bedeutet, dass es bei der Feststellung der Kennzeichnungskraft einer älteren Marke nicht korrekt wäre, sich auf Annahmen zu stützen, wie etwa Aussagen a priori, dass Verbraucher aufgrund der begrenzten Anzahl von Buchstaben nicht die Gewohnheit haben, einzelne Buchstaben als Marken wahrzunehmen, oder auf allgemeine Argumente wie solche in Bezug auf die eingeschränkte Verfügbarkeit von Zeichen.

39 Der Verkehr erkennt, dass es sich bei „ G.“ um eine Abkürzung handelt. Er weiß aber nicht, wofür sie steht. Das Zeichen ist nicht weiter bekannt. Die Kläger trägt nicht einmal vor, dass die Abkürzung als Unternehmensschlagwort verwendet wird und im Zusammenhang mit Badelementen bekannt geworden ist. Abzustellen ist dabei auf den Verkehr, der mit den sich hier gegenüberstehenden Zeichen konfrontiert wird. Das sind im Grunde alle Verbraucher, und zwar ohne Beschränkung auf den Fachhandel. Bezogen auf die Abkürzung „ G.“ wird man deshalb von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen haben.

40 Das Wort „Elements“ ist - auch für Badeinrichtungen nicht - nicht schlicht beschreibend. Es gehört aber - auch als englisches Wort - der allgemeinen Sprache an und hat die Bedeutung von Urstoff, Grundbestandteil, Bauteil, Teil einer Gesamtheit. Im Zusammenhang mit Sanitärobjekten weist der Begriff darauf hin, dass Badausstattungen aus einer Gesamtheit verschiedener Einzelobjekte mit jeweils unterschiedlicher Funktion bestehen, deren Elemente sie sind. Dem Verkehr ist geläufig, dass die Badausstattung üblicherweise aus Einzelbestandteilen in einer einheitlichen Stilrichtung zusammengestellt wird. Dienstleistungen der Klasse 11 beziehen sich auf solche Elemente. Das Zeichen „Elements“ hat damit beschreibenden Anklang und kann über eine normale durchschnittliche Kennzeichnungskraft nicht hinausgehen.

41 Bereits an dieser Stelle ist daraufhin zu weisen, dass bei der Beurteilung von Verwechslungsgefahr eine Analyse, ob die übereinstimmenden Bestandteile des Zeichenvergleichs beschreibend oder anderweitig weniger unterscheidungskräftig sind, vorgenommen wird, um zu bewerten, inwieweit diese übereinstimmenden Bestandteile in geringerem oder größerem Maße geeignet sind, auf die gewerbliche Herkunft hinzuweisen. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass der Verbraucher eher berücksichtigt, dass ein beschreibendes oder anderweitig schwaches Element einer Marke nicht verwendet wird, um ein bestimmtes Unternehmen zu identifizieren und so Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

42 Das bezieht sich nicht nur auf Zeichenbestandteile, die die betreffenden Waren oder Dienstleistungen beschreiben, sondern auch auf solche Worte, die der Verkehr für diese Waren oder Dienstleistung lobend, anspielend usw. wahrnimmt; auch dadurch wird die Kennzeichnungskraft entsprechend gemindert. Beispiel: „Star Snacks“ ./. „Star foods“. Das Wortelement Star ist lobend, indem es lediglich eine Bezugnahme auf qualitativ hochwertige Lebensmittel darstellt. In vergleichbarer Weise weist „Elements“ für Sanitärobjekte für sich genommen eher darauf hin, dass es sich dabei um mehr oder weniger stilmäßig zusammenhängende Teile einer vollständigen Badeinrichtung handelt.

43 Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist zunächst zu berücksichtigen, dass es vorliegend um identische Waren- und Dienstleistungsbereiche handelt.

44 Der für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgebliche Parameter ist sodann der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen. Hierfür ist stets auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Vergleichszeichen dem angesprochenen Verkehr vermitteln. Nach allgemein anerkannter Praxis ist der Gesamteindruck getrennt in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht zu beurteilen. In der Gegenüberstellung

45 | | | | --- | --- | | G. Elements | Elements |

46 besteht in allen Aspekten Unähnlichkeit; auch in begrifflicher Hinsicht, denn der Verkehr erkennt, dass dem Kürzel G. eine inhaltliche Bedeutung zukommt, die bei dem Verletzungszeichen keine Entsprechung hat.

47 Die - in der Praxis nicht seltene - Besonderheit vorliegend besteht darin, dass zwei Zeichen zu vergleichen sind, von denen eines aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt ist, jedoch eine zur Verwechslungsgefahr führende Ähnlichkeit nur im Hinblick auf einen der Bestandteile (Elements) in Frage kommt. Wie solche Konstellation zu lösen ist, ist Gegenstand einer umfangreichen Rechtsprechung, deren Richtung immer wieder gewechselt hat.

48 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann in solchen Fällen eine Verwechslungsgefahr nur bejaht werden, wenn der übereinstimmende/ähnliche Bestandteil den maßgeblichen Gesamteindruck des betreffenden Zeichens derart prägt, dass die übrigen Bestandteile für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (Prägetheorie). Zu fragen ist deshalb, ob die Marke „ G. Elements“ durch den Bestandteil „Elements“ dermaßen geprägt wird. Ist das nicht der Fall, scheidet die Annahme einer Verwechslungsgefahr insgesamt aus.

49 Im Rahmen der Prägetheorie gibt es einige Sonderfälle, für die die Rechtsprechung besondere Regeln aufgestellt hat. Ein solcher Sonderfall betrifft die Situation, dass ein Zeichen zusammengesetzt ist einerseits aus einer Firmenkennzeichnung und zum anderen aus einem speziellen Produktkennzeichen (Bsp. Thomsen Life und T- Interconnect). In solchen Fällen soll der Gesamteindruck des Zeichens regelmäßig durch das eigentliche Produktkennzeichnen geprägt sein, wenn und soweit das hinzugefügte Kennzeichen als solches im Verkehr bekannt oder aus anderen Gründen als solches erkennbar ist. Da nämlich der betreffende Hersteller in der Regel nicht nur ein Produkt anbietet, sondern eine größere Produktpalette, nimmt man an, dass sich der Verkehr bei der Individualisierung des Produkts anhand der Marke weniger an dem Bestandteil orientiert, der den Herstellers selbst bezeichnet, sondern an dem anderen produktbezogenen Bestandteil.

50 Vorliegend liegt allerdings der umgekehrte Fall vor, weil aus einer kombinierten Marke gegen ein Zeichen vorgegangen wird, dass nur mit einem Bestandteil der Klagemarke Übereinstimmung aufweist. In diesem Fall kann die Rechtsfigur der selbstständig kennzeichnete Stellung von vornherein keine Anwendung finden, weil dies auf einen unzulässigen Elementenschutz für die nur als Ganzes geschützte Klagemarke hinausliefe. In dieser Konstellation ist es somit immer erforderlich, dass der betreffende Bestandteil die Klagemarke trägt (dominiert). „Elements“ also die Marke „ G. Elements“. Hierzu der Kommentar Ströbele/Hacker (11. Aufl., § 9 MarkenG, Rn. 363):

51 „Ob eine Markenähnlichkeit wegen der Übereinstimmung in prägenden Bestandteilen besteht, ist vor der Frage zu prüfen, ob eine Verwechslungsgefahr infolge der selbständig kennzeichnenden Stellung eines Bestandteils besteht. Der Grund hierfür liegt zum einen darin, dass die Frage nach der selbständig kennzeichnenden Stellung nur gestellt werden darf, wenn eine ältere Marke in eine jüngere Kombinationsmarke übernommen worden ist. Im umgekehrten Fall des Vorgehens aus einer älteren Kombinationsmarke, die nur einen mit einer jüngeren Marke übereinstimmenden Bestandteil aufweist, kann dieser Maßstab nicht angewendet werden, wie der BGH ausdrücklich klargestellt hat. Insoweit bleibt es also dabei, dass nicht prägende Bestandteile keine Verwechslungsgefahr begründen können). Hinzu kommt, dass der EuGH in der »THOMSON LIFE«-Entscheidung ein klares Regel-Ausnahme-Verhältnis aufgestellt hat. Danach ist zunächst zu prüfen, ob der Gesamteindruck der jüngeren Kombinationsmarke gerade durch den Bestandteil geprägt wird, der mit der älteren Marke übereinstimmt. Ist das nicht der Fall, kann eine Verwechslungsgefahr nur ausnahmsweise (»jenseits des Normalfalls«) angenommen werden.

52 Wiederholt ist vom BGH hervorgehoben worden, dass eine Prägung des Gesamteindrucks einer Marke durch einen einzelnen Bestandteil nur angenommen werden darf, wenn davon auszugehen ist, dass die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können869, was im Einzelfall konkret festzustellen ist.“

53 Die Klage kann also nur dann Erfolg haben, wenn angenommen wird, dass dem Zeichenbestandteil „Elements“ in „ G. Elements“ die prägende Eigenschaft zukommt. Werden beide Zeichenbestandteile als gleichgewichtig ansehen, wird eine Verwechslungsgefahr als Voraussetzung des Unterlassungsanspruchs trotz Warengenidentität zu verneinen sein. Nimmt man an, dass die beiden Bestandteile „ G.“ einerseits und „Elements“ andererseits mit normaler durchschnittlicher Kennzeichnungskraft nebeneinander stehen, wird eine Prägung der Marke durch den Bestandteil „Elements“ nicht bejaht werden können. Dabei wird erneut zu berücksichtigen sein, dass das Zeichen „Elements“ teilweise beschreibenden Charakter hat. Immerhin hat das Harmonisierungsamt - im Fall der Markenanmeldung auf Seiten der Beklagten - sogar die Eintragung wegen insgesamt fehlender Kennzeichnungskraft versagt.

54 Bei der vergleichenden Gegenüberstellung ist zu berücksichtigen, dass der erste Teil von Wortelementen im Allgemeinen in erster Linie die Aufmerksamkeit des Verbrauchers gewinnt und daher deutlicher als der Rest des Zeichens im Gedächtnis bleibt. Das bedeutet, dass im Allgemeinen der Anfang eines Zeichens einen wesentlichen Einfluss auf den Gesamteindruck hat, den die Marke hervorruft. Damit gewinnt das Kürzel „ G.“ eine zusätzliche Bedeutung.

55 Schwierigkeiten bei der Bestimmung, welches von mehreren Zeichenelementen dominant ist, kann ein Hinweis darauf sein, dass es eben kein dominantes Element gibt oder dass kein Element dominanter ist als das andere.

56 Die Klägerin argumentiert damit, dass der Zeichenbestandteil „ G.“ als Herstellerangabe im Gesamtzeichen zurücktrete und der Verkehr sich deshalb allein an dem Begriff Elements als Herkunftshinweis orientiere.

57 Dieses Argument überzeugt vorliegend nicht, weil der Verkehr keinen Anlass hat, das Kürzel „ G.“ vorschnell als Herstellerangabe zu interpretieren. Dazu müsste ihm die Bedeutung dieses Kürzels bekannt sein, wie es von der Rechtsprechung beispielsweise in den Fällen Life ./. Thomson Life und Interconnect ./. T-Interconnect angenommen worden ist. Im bereits zitierten Kommentar heißt es dazu (Hacker, a.a.O. Rn. 411ff):

58 „Eine sehr differenzierte Rspr existiert zu der weitgehend tatrichterliche Frage, welche Bedeutung im Einzelfall Firmennamen oder -marken neben weiteren Markenbestandteilen zukommt. Einerseits ist bei solchen Kombinationen vornehmlich dem anderen Bestandteil eine prägende Bedeutung zugemessen worden. Andererseits ist - jedenfalls in bestimmten Branchen - der hinzugefügte Firmenname als zusätzliche Unterscheidungshilfe für den Gesamteindruck der Marke angesehen und deshalb ein alleinprägender Charakter des anderen Bestandteils verneint worden.

59 Entscheidend für die Frage einer prägenden Bedeutung ist zunächst, ob innerhalb der Kombinationsmarke der Firmenname als solcher bekannt oder zumindest erkennbar ist. Von einer derartigen Erkennbarkeit kann auch bei nicht allgemein bekannten Firmennamen insbesondere dann ausgegangen werden, wenn sich die einschlägigen Waren/DL in erster Linie an branchenkundige Fachleute richten, wenn die Art der Markenbildung (zB durch Verbindungen wie »von«, »by« usw) oder wenn andere Umstände eine derartige Kombination von Firmenname und weiterem Markenbestandteil nahelegen, wie zB die Verwendung von für Unternehmensbezeichnungen typischen Wortelementen oder die etwa im Arzneimittelbereich übliche Hinzufügung der Unternehmenskennzeichnung an die eigentliche Produktkennzeichnung, die als solche im Vordergrund steht. Nicht zulässig ist es insoweit aber, auf bloß hypothetische Begleitumstände abzustellen, zB auf die Erwägung, dass sich auf einer realen Verpackung auch ein Hinweis auf den Namen des Herstellers finden wird, der den betreffenden Markenbestandteil als Firmenkennzeichnung erkennbar macht (Bei solchen mit erkennbaren Firmennamen gebildeten Kombinationsmarken kann sich eine Verlagerung des prägenden Charakters auf den anderen Markenteil ergeben, soweit der Verkehr die Waren/DL nicht nach dem Namen des Herstellers oder Händlers bzw. Erbringers (der häufig ein größeres Sortiment anbietet) unterscheidet, sondern sich hinsichtlich des Einzelprodukts oder der konkreten Einzelleistung an anderen Kennzeichnungsmitteln orientiert."

60 Damit ergibt sich, dass das Kürzel „ G." in der Marke der Klägerin mitnichten eine untergeordnete Rolle einnimmt, neben dem allein das weitere Zeichen „Elements" Strahlkraft entfaltet. Der Verkehr sieht beide Wortbestandteile als gleichwertig an und hat keine Veranlassung, die deutlichen Unterschiede außer Acht zu lassen.

61 Die Widerklage wird allein darauf gestützt, dass die Klägerin bei Anmeldung der Marke bösgläubig gewesen sei (Art. 52Abs. 1 lit. b UMV). Die Markenanmeldung sei von der Intention der Klägerin geprägt gewesen, über die Kriterien der Verwechslungsgefahr Unterlassungsansprüche geltend zu machen und auf diesem Weg die Bezeichnung „Elements" zu monopolisieren. Denn die Klägerin habe nie die Absicht gehabt, die Marke in vollständiger Form in Benutzung zu nehmen. Außerdem habe die Klägerin Kenntnis davon gehabt, dass das Zeichen „Elements" von ihr, der Beklagten zu 1. schon zuvor in Benutzung gewesen sei und sie durch diese Benutzung einen schutzwürdigen Besitzstand erworben habe.

62 Die Erwägungen sind nicht geeignet, der Widerklage zum Erfolg zu verhelfen. Der Begriff der Bösgläubigkeit, auf den in Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b UMV Bezug genommen wird, wird in den Rechtsvorschriften ist in keiner Form definiert, abgegrenzt oder wenigstens beschrieben. Eine Möglichkeit der Beschreibung von Bösgläubigkeit ist „ein Verhalten, das von den anerkannten Grundsätzen ethischen Verhaltens oder den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel abweicht" (siehe Schlussanträge der Generalanwältin S. vom 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60). Um festzustellen, ob der Inhaber zum Zeitpunkt der Einreichung der Markenanmeldung bösgläubig war, muss eine Gesamtbewertung durchgeführt werden, in der alle erheblichen Faktoren des Einzelfalls Berücksichtigung finden müssen.

63 In der deutschen Rspr und Literatur sind vor allem drei Fallgruppen bösgläubiger Markenanmeldungen herausgearbeitet worden:

64 (1) die Anmeldung einer sogenannten »Spekulationsmarke«, um Dritte mit Unterlassungs- oder Geldforderungen zu überziehen, ohne dass ein genereller Benutzungswillen des Markenanmelders vorliegt;

65 (2) die Anmeldung einer Marke in Kenntnis des schutzwürdigen Besitzstands eines Vorbenutzers für identische oder ähnliche Kennzeichnungen ohne zureichenden sachlichen Grund, sondern lediglich mit dem Ziel, den Besitzstand des Vorbenutzers zu stören oder den weiteren Gebrauch der vorbenutzten Bezeichnung durch den Vorbenutzer zu sperren;

66 (3) die Anmeldung einer Marke für einen zweckfremden Einsatz als Mittel des Wettbewerbskampfes.

67 Bei der Abwägung ist zunächst zu beachten sein, dass auch für die Unionsmarke die so genannte Benutzungsschonfrist für einen Zeitraum von fünf Jahren gilt. Diese Frist ist noch nicht abgelaufen. Während dieses Zeitraums stehen der Klägerin alle Markenrechte unabhängig davon zu, ob sie die eingetragene Marke verwendet oder nicht, so dass die fehlende Benutzung der Marke „ G. Elements" durch die Klägerin in der eingetragenen Form noch kein schlagendes Indiz für ein missbräuchliches Verhalten sein kann.

68 Die Rechtsprechung (EuGH, Urteil vom 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, EU:T:2012:39, § 90), hat daneben einem Faktor besonders erhebliche Bedeutung beigemessen, der von der Kammer auch vorliegende für entscheidend erachtet wird: Die Identität/verwechselbare Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Zeichen:

69 Die zugeschriebenermaßen bösgläubig eingetragene Unionsmarke muss mit dem Zeichen, auf das sich der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren oder der Widerkläger im Verletzungsgefahren bezieht, identisch oder zum Verwechseln ähnlich sein. Denn wenn das - wie vorliegend - nicht der Fall ist, kann die ganze als bösgläubig unterstellte Strategie des Markeninhaber von vornherein nicht aufgehen. M.a.W.: Dass die Klägerin „ C. Elements" allein deshalb angemeldet habe, um gegen die Bezeichnung „Elements" vorgehen zu können, wird man nicht annehmen können, da dieser Weg - wie oben gezeigt - nicht von Erfolg gekrönt sein kann. Die Klage auf der Grundlage der Markeneintragung stellt sich damit - lediglich - als Versuch dar, die Reichweite einer Marke „auszutesten", wie es gang und gäbe ist. Diese Überlegung gilt entsprechend für die von der Beklagten zu 1. zusätzlich herangezogenen Gesichtspunkte gem. §§ § 4 Nr. 10 UWG, 826 BGB.

70 Kosten: § 100 ZPO.

71 Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 709 ZPO