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7 O 9243/22•LG M�nchen I 7. Zivilkammer, 2023-12-07, 7 O 9243/22
7 O 9243/22Kantonsgericht07.12.2023
Grunds�tzlich ist davon auszugehen, dass sich Marktteilnehmer an Warnhinweise halten, so dass diese in der Regel bei einer mittelbaren Patentverletzung als ausreichend anzusehen sind. Eine andere Situation besteht aber im Bereich des durch hohen Kostendruck und hochgradig arbeitsteiliges Vorgehen gepr�gten Gesundheitswesens. �rzte und Labormitarbeiter k�nnen genau beurteilen, dass mit dem Hinweis, dass eine Nutzung aus patentrechtlichen Gr�nden nicht erlaubt sei, keine Einschr�nkung der Wirkung der angegriffenen Ausf�hrungsform verbunden ist. Gerade wenn die Gefahr der Entdeckung sehr gering und die patentgem��e Verwendung der angegriffenen Ausf�hrungsform deutlich einfacher und zeitsparender ist, ist eine Vertragsstrafeverpflichtung erforderlich, um Abnehmer der Beklagten zur Beachtung des kl�gerischen Ausschlie�lichkeitsrechts anzuhalten.
Entscheidungsdatum: 2023-12-07
Aktenzeichen: 7 O 9243/22
Dokumenttyp: Endurteil
zu unterlassen,
Testkits mit Immunoassay und/oder Stuhlprobenextraktionsvorrichtungen,
welche jeweils dazu geeignet und bestimmt sind, ein Verfahren zum Bestimmen einer Konzentration von Calprotectin in einer Gastrointestinal (GI)-Trakt-Probe von einem Menschen oder einem Tier anzuwenden, umfassend die Schritte
(a) Nehmen der Probe und
(b) Mischen der Probe von Schritt (a) mit einer bestimmten Menge eines gepufferten Extraktionsmediums;
(c) Homogenisieren der Mischung von Schritt (b);
(d) Durchf�hren eines Immunoassays unter Verwendung der in Schritt (c) erhaltenen Mischung; und
(e) Bestimmen der Konzentration des Proteins,
wobei in Schritt (b) eine Verd�nnung der Probe in dem gepufferten w�ssrigen Extraktionsmedium in einem Schritt in einem Bereich von 1:250 bis 1:1000 erhalten wird,
Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zum Zwecke des Verwendens im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder an solche zu liefern, insbesondere
Testkits mit Immunoassay unter dem Namen … mit oder ohne eine Stuhlextraktionsvorrichtung unter den Namen … oder …,
oder
Stuhlextraktionsvorrichtungen unter den Namen … oder …,
ohne im Falle des Anbietens im Angebot ausdr�cklich und un�bersehbar darauf hinzuweisen, dass die Testkits mit Immunoassay und/oder die Stuhlextraktionsvorrichtungen nicht ohne Zustimmung des Kl�gers als Inhaber des deutschen Patents DE … zum EP … zum Bestimmen einer Calprotectin-Konzentration in einer Gastrointestinal-Trakt-Probe eines Menschen oder eines Tieres verwendet werden d�rfen, wobei die Bestimmung einer Calprotectin-Konzentration die oben unter (a) bis (e) bezeichneten Schritte umfasst;
und/oder
im Falle der Lieferung den Abnehmern unter Auferlegung einer an den Patentinhaber zu zahlenden Vertragsstrafe von 25.000,00 EUR f�r jeden Fall der Zuwiderhandlung, mindestens jedoch 1.000,00 EUR pro Test, die schriftliche Verpflichtung aufzuerlegen, die Testkits nicht ohne Zustimmung des Patentinhabers f�r die Bestimmung einer Calprotectin-Konzentration in einer Gastrointestinal-Trakt-Probe zu verwenden, wobei die Bestimmung einer Calprotectin-Konzentration die oben unter (a) bis (e) bezeichneten Schritte umfasst.
und zwar unter Angabe
a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, f�r die die Erzeugnisse bestimmt waren,
c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die f�r die betreffenden Erzeugnisse gezahlt wurden;
wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (n�mlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbed�rftige Details au�erhalb der auskunftspflichtigen Daten geschw�rzt werden d�rfen.
und zwar unter Angabe
a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschl�sselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,
b) der einzelnen Angebote, aufgeschl�sselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempf�nger,
c) der betriebenen Werbung, aufgeschl�sselt nach Werbetr�gern, deren Auflagenh�he, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschl�sselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempf�nger statt der Kl�gerin einem von der Kl�gerin zu bezeichnenden, ihr gegen�ber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ans�ssigen, vereidigten Wirtschaftspr�fer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn erm�chtigen und verpflichten, der Kl�gerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempf�nger in der Aufstellung enthalten ist;
Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Kl�gerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziffer 1. bezeichneten, in der Zeit seit dem 12. August 2017 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Kl�gerin 7.783,50 EUR nebst Zinsen hieraus in H�he von 5 Prozentpunkten �ber dem Basiszinssatz zu zahlen, und zwar die Beklagte zu 1) seit dem 31.12.2022 und die Beklagte zu 2) seit dem 01.02.2023.
Im �brigen wird die Klage abgewiesen.
Die Beklagten haben als Gesamtschuldner die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
Das Urteil ist hinsichtlich Ziffer 1. gegen Sicherheitsleistung in H�he von 850.000,00 EUR und hinsichtlich der Ziffern 2. und 3. gegen Sicherheitsleistung in H�he von 150.000,00 EUR vorl�ufig vollstreckbar. Im �brigen ist das Urteil gegen Sicherheitsleistung in H�he von 115 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorl�ufig vollstreckbar.
1 Die Kl�gerin nimmt die Beklagten wegen behaupteter Verletzung des deutschen Teils des europ�ischen Patents … B1 in Anspruch. Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zur Bestimmung der Konzentration von Calprotectin in Gastrointestinaltraktproben (GI-Trakt-Proben).
2 Die Kl�gerin ist Inhaberin des am 21.05.2014 angemeldeten europ�ischen Patents … (im Folgenden: Klagepatent; Anlage K 1). Die Anmeldung wurde am 25.11.2015 und der Erteilungshinweis am 12.07.2017 ver�ffentlicht. Am 03.04.2023 erhob die Beklagte zu 1) Nichtigkeitsklage (Az. 3 Ni 10/23). Der Hinweisbeschluss gem�� � 83 Abs. 1 PatG (Bl. 151/166 d.A.) erging am 13.10.2023.
3 Die Kl�gerin macht den Patentanspruch 1 in eingeschr�nkter Form geltend, wobei die �nderung gegen�ber der erteilten Fassung durch Unterstreichung kenntlich gemacht ist. In der Verfahrenssprache lautet er:
„Verfahren zum Bestimmen der Konzentration eines Proteins in einer Gastrointestinal (GI)-Trakt-Probe von einem Menschen oder einem Tier, umfassend die Schritte (a) Nehmen der Probe und (b) Mischen der Probe von Schritt (a) mit einer bestimmten Menge eines gepufferten Extraktionsmediums; (c) Homogenisieren der Mischung von Schritt (b); (d) Durchf�hren eines Immunoassays unter Verwendung der in Schritt (c) erhaltenen Mischung; und (e) Bestimmen der Konzentration des Proteins, wobei in Schritt (b) eine Verd�nnung der Probe in dem gepufferten w�ssrigen Extraktionsmedium in einem Schritt in einem Bereich von 1:250 bis 1:1000 erhalten wird, und das Protein Calprotectin ist“
4 Die Kl�gerin ist eine schweizerische AG, die in-vitro Diagnostika entwickelt und vertreibt. Dabei handelt es sich um Medizinprodukte zur medizinischen Laboruntersuchung von aus dem menschlichen oder tierischen K�rper stammenden Proben.
5 Die Beklagten sind Teil der …-Firmengruppe, welche Labordiagnosemittel herstellt, anbietet und verkauft. Die Beklagten zu 2) ist die italienische Muttergesellschaft, die Beklagte zu 1) ist ihre 100 %ige Tochtergesellschaft in Deutschland. Sie vertreiben in Deutschland invitro Diagnostika unter dem Namen „…“. Zu diesem Produktangebot geh�ren ein Assay-System, umfassend ein Assay-Kit mit dem Namen „…“ (nachfolgend Assay-Kit), Extraktionsvorrichtungen zum Zwecke der Vorbereitung der Probe f�r das Assay mit dem Namen … oder „…“ (nachfolgend auch „Extraktor“) sowie eine Pufferl�sung f�r die Vorbereitung und Extraktion der Probe mit dem Namen „…“. Weiter gibt es den mit Pufferl�sung vorgef�llten Extraktor als „…“ (Diese Vorrichtung wird nachfolgend – soweit nicht anders kenntlich gemacht – ebenfalls als „Extrator“ bezeichnet).
6 Die Kl�gerin mahnte die Beklagte zu 2) mit anwaltlichem Schreiben vom 02.11.2021 (Anlage K12) in dieser Sache ab. Mit Schreiben vom 09.11.2021 (Anlage K13) wies die Beklagte zu 2) die Patentverletzung zur�ck.
7 Die Kl�gerin tr�gt vor, die angegriffene Ausf�hrungsformen verletzten Anspruch 1 des Klagepatents in der geltend gemachten Fassung mittelbar und wortsinngem��. Es sei zwar m�glich die Calprotectin-Konzentration im Stuhl auf patentfreie Weise allein durch Verwendung des Assay-Kits (ohne Extraktor) zu bestimmen, indem die Stuhlprobe manuell abgewogen und in einem zweistufigen Verfahren auf ein Verh�ltnis von 1:425 (1 Teil Stuhl zu 425 Teilen Pufferl�sung) verd�nnt werde (die sogenannte „Wiegemethode“), jedoch werde seitens der Beklagten die gemeinsame Verwendung von Assay-Kit und Extraktor als besonders vorteilhaft dargestellt und beworben. Jedenfalls bei dieser gemeinsamen Verwendung l�ge eine Patentverletzung vor. Es sei unerheblich, dass es sowohl f�r das Assay-Kit als auch die Extraktoren jeweils Nutzungen gibt, die nicht unter den Patentanspruch fielen. Da nicht erkennbar sei, welchen Anteil etwaige patentfreie Nutzungen des Assay-Kits und der Extraktoren am gesamten Verkaufsvolumen der angegriffenen Ausf�hrungsformen einnehmen w�rden, sei neben der Hinweispflicht beim Anbieten der angegriffenen Ausf�hrungsformen auch ein Vertragsstrafenversprechen bei der Lieferung an Abnehmer zur Verhinderung einer patentverletzenden Benutzung erforderlich und auch angemessen.
8 F�r die Abmahnung seien der Kl�gerin vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten in H�he von 7.783,50 EUR entstanden. Diese seien zuz�glich Zinsen in H�he 9 Prozentpunkten �ber dem Basiszinssatz zu ersetzen.
9 Die Kl�gerin beantragt zuletzt
I. die Beklagte zu 1) und zu 2) zu verurteilen,
zu unterlassen,
Testkits mit Immunoassay und/oder Stuhlprobenextraktionsvorrichtungen, welche jeweils dazu geeignet und bestimmt sind, ein Verfahren zum Bestimmen einer Konzentration von Calprotectin in einer Gastrointestinal (GI)-Trakt-Probe von einem Menschen oder einem Tier anzuwenden, umfassend die Schritte
(a) Nehmen der Probe und
(b) Mischen der Probe von Schritt (a) mit einer bestimmten Menge eines gepufferten Extraktionsmediums;
(c) Homogenisieren der Mischung von Schritt (b);
(d) Durchf�hren eines Immunoassays unter Verwendung der in Schritt (c) erhaltenen Mischung; und
(e) Bestimmen der Konzentration des Proteins,
wobei
in Schritt (b) eine Verd�nnung der Probe in dem gepufferten w�ssrigen Extraktionsmedium in einem Schritt in einem Bereich von 1:250 bis 1:1000 erhalten wird,
Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten zum Zwecke des Verwendens im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und/oder an solche zu liefern, insbesondere
Testkits mit Immunoassay unter dem Namen … mit oder ohne eine Stuhlextraktionsvorrichtung unter den Namen …, oder …
oder
Stuhlextraktionsvorrichtungen unter den Namen … oder …
ohne im Falle des Anbietens im Angebot ausdr�cklich und un�bersehbar darauf hinzuweisen, dass die Testkits mit Immunoassay und/oder die Stuhlextraktionsvorrichtungen nicht ohne Zustimmung des Kl�gers als Inhaber des deutschen Patents DE … zum EP … zum Bestimmen einer Calprotectin-Konzentration in einer Gastrointestinal-Trakt-Probe eines Menschen oder eines Tieres verwendet werden d�rfen, wobei die Bestimmung einer Calprotectin-Konzentration die oben unter (a) bis (e) bezeichneten Schritte umfasst;
und/oder
im Falle der Lieferung den Abnehmern unter Auferlegung einer an den Patentinhaber zu zahlenden Vertragsstrafe von EUR 25.000 f�r jeden Fall der Zuwiderhandlung, mindestens jedoch EUR 1.000 pro Test, die schriftliche Verpflichtung aufzuerlegen, die Testkits nicht ohne Zustimmung des Patentinhabers f�r die Bestimmung einer Calprotectin-Konzentration in einer Gastrointestinal-Trakt-Probe zu verwenden, wobei die Bestimmung einer Calprotectin-Konzentration die oben unter (a) bis (e) bezeichneten Schritte umfasst;
2.der Kl�gerin dar�ber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie seit dem 12. August 2017 die zu 1. bezeichneten Handlungen begangen haben, und zwar unter Angabe
2.a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
2.b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, f�r die die Erzeugnisse bestimmt waren,
2.c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die f�r die betreffenden Erzeugnisse gezahlt wurden;
2.wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (n�mlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbed�rftige Details au�erhalb der auskunftspflichtigen Daten geschw�rzt werden d�rfen;
3.der Kl�gerin dar�ber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie seit dem 12. August 2017 die zu 1. bezeichneten Handlungen begangen haben,
3.und zwar unter Angabe
3.a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschl�sselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,
3.b) der einzelnen Angebote, aufgeschl�sselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempf�nger,
3.c) der betriebenen Werbung, aufgeschl�sselt nach Werbetr�gern, deren Auflagenh�he, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
3.d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschl�sselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
3.wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempf�nger statt der Kl�gerin einem von der Kl�gerin zu bezeichnenden, ihr gegen�ber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ans�ssigen, vereidigten Wirtschaftspr�fer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn erm�chtigen und verpflichten, der Kl�gerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempf�nger in der Aufstellung enthalten ist;
II. festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Kl�gerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu 1.1. bezeichneten, in der Zeit seit dem 12. August 2017 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird,
III. die Beklagten zu verurteilen, der Kl�gerin EUR 7.783,50 nebst Zinsen in H�he von 9 Prozentpunkten �ber dem Basiszinssatz seit dem 21. November 2022 zu zahlen.
Hilfsweise nach Ma�gabe, dass die letzten Abs�tze des Unterlassungsantrages, die sich auf die Sanktionen bei einer Verletzung beziehen, wie folgt abge�ndert sind:
ohne im Falle des Angebots (1) in jedem Angebot, (2) auf der Webseite unmittelbar jeweils bei den Produkten mit der Bezeichnung … mit oder ohne eine Stuhlextraktionsvorrichtung, mit der Bezeichnung …, mit der Bezeichnung … und mit der Bezeichnung …, und (3) der Werbung zu diesen Produkten; sowie im Falle der Lieferung auf jedem einzelnen Produkt, und nicht nur auf der Gesamtverpackung, in der mehrere Produkte geliefert werden, sowie in den Gebrauchsanleitungen ausdr�cklich und un�bersehbar darauf hinzuweisen, dass die Testkits nicht ohne Zustimmung des Patentinhabers f�r die Bestimmung einer Calprotectin-Konzentration in einer Gastrointestinal-Trakt-Probe verwendet werden d�rfen, wobei die Bestimmung einer Calprotectin-Konzentration die oben unter (a) bis (e) bezeichneten Schritte umfasst.
10 Weiter hilfsweise zu I.1. beantragt die Kl�gerin:
I. die Beklagte zu 1) und zu 2) zu verurteilen,
zu unterlassen,
Testkits mit Immunoassay und/oder Stuhlprobenextraktionsvorrichtungen,
welche jeweils dazu geeignet und bestimmt sind, ein Verfahren zum Bestimmen einer Konzentration von Calprotectin in einer Gastrointestinal (GI)-Trakt-Probe von einem Menschen oder einem Tier anzuwenden, umfassend die Schritte
(a) Nehmen der Probe und (b) Mischen der Probe von Schritt (a) mit einer bestimmten Menge eines gepufferten Extraktionsmediums;
(c) Homogenisieren der Mischung von Schritt (b);
(d) Durchf�hren eines Immunoassays unter Verwendung der in Schritt (c) erhaltenen Mischung; und
(e) Bestimmen der Konzentration des Proteins,
wobei
in Schritt (b) eine Verd�nnung der Probe in dem gepufferten w�ssrigen Extraktionsmedium in einem Schritt in einem Bereich von 1:500 bis 1:1000 erhalten wird,
Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zum Zwecke des Verwendens im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder an solche zu liefern, insbesondere
Testkits mit Immunoassay unter dem Namen … mit oder ohne eine Stuhlextraktionsvorrichtung unter dem Namen … oder …,
oder
Stuhlextraktionsvorrichtungen unter den Namen … oder …,
ohne im Falle des Anbietens im Angebot ausdr�cklich und un�bersehbar darauf hinzuweisen, dass die Testkits mit Immunoassay und/oder die Stuhlextraktionsvorrichtungen nicht ohne Zustimmung des Kl�gers als Inhaber des deutschen Patents DE … zum EP … zum Bestimmen einer Calprotectin-Konzentration in einer Gastrointestinal-Trakt-Probe eines Menschen oder eines Tieres verwendet werden d�rfen, wobei die Bestimmung einer Calprotectin-Konzentration die oben unter (a) bis (e) bezeichneten Schritte umfasst;
und/oder
im Falle der Lieferung den Abnehmern unter Auferlegung einer an den Patentinhaber zu zahlenden Vertragsstrafe von EUR 25.000 f�r jeden Fall der Zuwiderhandlung, mindestens jedoch EUR 1.000 pro Test, die schriftliche Verpflichtung aufzuerlegen, die Testkits nicht ohne Zustimmung des Patentinhabers f�r die Bestimmung einer Calprotectin-Konzentration in einer Gastrointestinal-Trakt-Probe zu verwenden, wobei die Bestimmung einer Calprotectin-Konzentration die oben unter (a) bis (e) bezeichneten Schritte umfasst.
Weiter hilfsweise nach Ma�gabe, dass die letzten Abs�tze des Unterlassungsantrages, die sich auf die Sanktionen bei einer Verletzung beziehen, wie folgt abge�ndert sind:
ohne im Falle des Angebots (1) in jedem Angebot, (2) auf der Webseite unmittelbar jeweils bei den Produkten mit der Bezeichnung … mit oder ohne eine Stuhlextraktionsvorrichtung, mit der Bezeichnung …, mit der Bezeichnung … und mit der Bezeichnung …, und (3) der Werbung zu diesen Produkten; sowie im Falle der Lieferung auf jedem einzelnen Produkt, und nicht nur auf der Gesamtverpackung, in der mehrere Produkte geliefert werden, sowie in den Gebrauchsanleitungen ausdr�cklich und un�bersehbar darauf hinzuweisen, dass die Testkits nicht ohne Zustimmung des Patentinhabers f�r die Bestimmung einer Calprotectin-Konzentration in einer Gastrointestinal-Trakt-Probe verwendet werden d�rfen, wobei die Bestimmung einer Calprotectin-Konzentration die oben unter (a) bis (e) bezeichneten Schritte umfasst.
11 Die Beklagten beantragen
I. die Klage abzuweisen;
II. den Rechtsstreit gem�� � 148 ZPO bis zur rechtskr�ftigen Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren gegen das EP … B1 auszusetzen;
III. den Beklagten zu gestatten, die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung (Bank- oder Sparkassenb�rgschaft) abzuwenden
IV. anzuordnen, dass der Unterlassungsanspruch der Kl�gerin gegen�ber den Beklagten f�r einen Zeitraum von zwei Jahren, – hilfsweise neun Monaten, weiter hilfsweise sechs Monaten – ab Urteilsverk�ndung ausgeschlossen ist, wobei die Beklagten an die Kl�gerin eine angemessene Entsch�digung zu zahlen haben;
V. das Urteil in Bezug auf den Unterlassungsanspruch nur gegen Sicherheitsleistung der Kl�gerin in H�he von EUR … f�r vorl�ufig vollstreckbar zu erkl�ren.
12 Die Kl�gerin wendet sich gegen eine Aussetzung des Verfahrens.
13 Die Beklagten stellen eine Patentbenutzung in Abrede, da bei Verwendung des Assay-Kits mit dem Extraktor kein vom Klagepatent geforderter separater Mischungs- bzw. Extraktionsschritt vorgenommen werde. Vielmehr w�rde die Verd�nnung der Probe mit dem Puffer, die Extraktion des in der Probe enthaltenen Calprotectins und die Homogenisierung der so erhaltenen Mischung in einem Schritt erfolgen.
14 Die Beklagten sind der Ansicht, die Beklagte zu 2) sei ferner nicht passivlegitimiert, da sie seit dem 07.06.2022 als reine Holding t�tig sei. Die Klageantr�ge seien zu weitgehend, da die angegriffenen Ausf�hrungsformen jeweils f�r sich genommen auch patentfrei verwendet werden k�nnten. Sowohl eine Hinweispflicht als auch eine Verpflichtung zur Vereinbarung einer Vertragsstrafe f�hrten faktisch zu einer Unverk�uflichkeit und seien unverh�ltnism��ig. Es g�be keine Anhaltspunkte, dass ein Hinweis nicht ausreichend sei, die Vertragspartner der Beklagten (in der Regel Krankenh�user und Labore) von einer Patentverletzung abzuhalten. Es sei vielmehr davon auszugehen, dass gerade solche Abnehmer mit der Bedeutung von Patenten vertraut seien und sich an die Vorgaben zur patentfreien Verwendung halten w�rden. Im Falle einer Verurteilung sei die Einr�umung einer Umstellungsfrist erforderlich, da es anderenfalls zu unzumutbaren Beeintr�chtigungen der Gesundheitsvorsorgeinfrastruktur k�me. Assay-Systeme unterschiedlicher Hersteller seien aufgrund der assaybedingten Variabilit�t der Ergebnisse nicht miteinander vergleichbar, sodass eine Verlaufskontrolle bei ein und demselben Patienten bei zwischenzeitlichem Wechsel des Assay-Systems nicht m�glich sei. Hinsichtlich der vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten sei allenfalls eine Verzinsung von 5 Prozentpunkten �ber dem jeweiligen Basiszinssatz angemessen.
15 Das Klagepatent sei nicht rechtsbest�ndig. Die Entgegenhaltungen NiK-3 (Anlage Anlagenkonvolut HL 6 – NiK3), NiK-4b (Anlagenkonvolut HL – NiK4b) und NiK5 (Anlagenkonvolut HL 6 – NiK5) st�nden ihm neuheitssch�dlich entgegen. Die Neuheit scheitere auch an der durch die Anlagen HL15 und das Anlagenkonvolut HL16 belegten offenkundigen Vorbenutzung. Das hiesige Verfahren sei daher gem�� � 148 ZPO auszusetzen.
16 Im �brigen wird auf die Schrifts�tze der Parteien nebst Anlagen sowie das Protokoll der m�ndlichen Verhandlung vom 07.12.2023 verwiesen.
17 Die zul�ssige Klage ist weit �berwiegend begr�ndet. Sowohl die angegriffenen Assay-Kits als auch die Extraktoren greifen bei ihrer naheliegendsten Verwendung jeweils in den Schutzbereich des Klagepatents (A.I.) ein, so dass hinsichtlich aller angegriffener Ausf�hrungsformen von einer mittelbare Patentverletzung auszugehen ist (A.II.). Da die angegriffenen Ausf�hrungsformen auch patentfrei genutzt werden k�nnen, war jedoch kein Absolutverbot gerechtfertigt. In Anbetracht der Tatsache, dass die Abnehmer in einem preisgetriebenen wirtschaftlichen Umfeld t�tig sind, ist ein reiner Warnhinweis bei der Lieferung nicht ausreichend (A.III.1.). Lediglich hinsichtlich der H�he der geltend gemachten Zinsen bez�glich der vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten war die Klage teilweise abzuweisen (A.III.2.). Eine Aussetzung des Verfahrens gem�� � 148 ZPO war nicht angezeigt (B.).
A.
18 I. Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zur Bestimmung der Konzentration von Calprotectin in GI-Trakt-Proben bei Menschen oder Tieren.
19 1. Das Klagepatent f�hrt zum vorbekannten Stand der Technik aus, dass Calprotectin ein Protein sei, welches im GI-Trakt vorkomme und welches genutzt werden k�nne, um anhand seiner Konzentration bestimmte Erkrankungen zu erkennen bzw. ihren Verlauf zu beobachtet (Absatz [0003]). Calprotectin im Stuhl k�nne insbesondere auf entz�ndliche Erkrankungen sowie neoplastische Erkrankungen des unteren Verdauungstrakts hinweisen (Absatz [0004]). So seien hohe Calprotectinkonzentrationen im Stuhl bei Patienten mit Dick- und Mastdarmkrebs und Morbus Crohn beobachtet worden. Die Calprotectin-Bestimmung erlaube auch die Unterscheidung zwischen entz�ndlichen Darmerkrankungen, die �blicherweise mit hohen Konzentrationen an Calprotectin einhergingen, und Reizdarmsyndrom, bei dem geringe oder keine Calprotectin-Konzentrationen nachgewiesen w�rden (Absatz [0058]).
20 Methoden zur Herausl�sung und Bestimmung von Proteinen in Gl-Proben seien im Stand der Technik bekannt. Bei den bekannten Verfahren werde die Stuhlprobe im Verh�ltnis 1:2 oder 1:20 bis 1:80 mit Extraktionspuffer verd�nnt (Absatz [0010]).
21 Diese im Stand der Technik bekannten Verfahren wiesen jedoch Nachteile auf im Hinblick auf die Ausbeute und Stabilisierung von Calprotectin, sowie auf die Zuverl�ssigkeit des Ergebnisses.
22 Hieraus definiert das Klagepatent die Aufgabe, eine verbesserte Methode zur Bestimmung von Calprotectin in einer GI-Trakt-Probe bereitzustellen. (Absatz [0015]).
23 Als L�sung stellt das Klagepatent den vorliegend geltend gemachten Anspruch 1 vor, der sich entsprechend dem Vorschlag der Kl�gerin wie folgt gliedern l�sst:
„1. Verfahren zum Bestimmen der Konzentration eines Proteins,
das Calprotectin ist
in einer Gastrointestinal (GI)-Trakt-Probe von einem Menschen oder einem Tier
umfassend die Schritte
(a) Nehmen der Probe und
(b) Mischen der Probe von Schritt (a) mit einer bestimmten Menge eines gepufferten Extraktionsmediums, wobei in Schritt (b) eine Verd�nnung der Probe in dem gepufferten w�ssrigen Extraktionsmedium in einem Bereich von 1:250 bis 1:1000 erhalten wird;
(c) Homogenisieren der Mischung von Schritt (b);
(d) Durchf�hren eines Immunoassays unter Verwendung der in Schritt (c) erhaltenen Mischung; und
(e) Bestimmen der Konzentration des Proteins.“
24 2. Im Hinblick auf die zwischen den Parteien gef�hrte Diskussion zur Auslegung des Klagepatents sind nachfolgende Ausf�hrungen veranlasst.
25 Das klagepatentgem��e Verfahren sieht vor, dass zun�chst nach Merkmal 4 (b) eine nicht n�her spezifizierte Menge einer Stuhlprobe (Merkmal 4 (a)) mit einem gepufferten w�ssrigen Extraktionsmedium vermischt wird, um eine Verd�nnung im Bereich von 1:250 bis 1:1000 zu erhalten. Dabei fordert Merkmal 4 (b), dass die Vermischung der Stuhlprobe mit dem Extraktionsmedium in einem Schritt erfolgen muss. Eine zweistufige Verd�nnung, bei der die Stuhlprobe zun�chst mit einer kleineren Menge an Extraktionsl�sung vermischt wird und zu einem sp�teren Zeitpunkt ein weitere (zweite) Verd�nnung erfolgt, ist nicht vom Klagepatent umfasst. Damit grenzt sich das Patent vom Stand der Technik ab, bei dem starke Verd�nnungen derart angefertigt werden, dass eine weitere Verd�nnung eines zuerst hergestellten Mischverh�ltnisses angefertigt wird, um dieses dann auszuwerten. (Dieses Verfahren kommt teilweise weiterhin bei Stuhlproben mit besonderer Konsistenz zur Anwendung.) Nach dem Schritt des Mischens wird in Schritt 4 (c) die so gewonnene L�sung homogenisiert. Nach Durchf�hrung eines Immunoassays unter Verwendung der in Schritt 4 (c) erhaltenen Mischung (Merkmal 4 (d)) wird im letzten Schritt (4 (e)) die Calprotectinkonzentration bestimmt.
26 F�r den Fachmann, einen promovierten Chemiker oder Immunologen, der �ber eine mehrj�hrige Erfahrung in der Entwicklung sowie Bereitstellung von diagnostischen immunologischen Testverfahren verf�gt, ist dabei erkennbar, dass es f�r Schritt 4 (b) ausreichend ist, wenn die entnommene Stuhlprobe mit der Extraktionsl�sung in Verbindung gebracht wird. Es ist entgegen der Ansicht der Beklagten nicht erforderlich, dass die Stuhlprobe bereits in diesem Schritt vollst�ndig im Extraktionsmedium aufgel�st wird, oder dass gar schon die vollst�ndige Extraktion des Calprotectins aus der Probe erfolgt sein muss. Auch der Meinung der Beklagten, dass das patentgem��e Mischen mehr beinhalte, als dass die Probe in Kontakt mit dem Extraktionspuffer gebracht werde, kann nicht gefolgt werden. Die Beklagte begr�ndet ihre Ansicht mit dem Wortlaut der Merkmale 4 (b) und 4 (c) und der Behauptung, dass es ansonsten keine Notwendigkeit f�r die Aufnahme der zwei Schritte Mischen und Homogenisieren geben w�rde. F�r das Mischen nach Merkmal 4 (b) sei ein mechanisch wirkender Impuls von au�en erforderlich, etwa durch entsprechendes Sch�tteln des Probenr�hrchens samt Probenaufnahmestift. Das sei auch mit den klagepatentgem��en einstufigen Extraktionsschritt gemeint – n�mlich, dass die zu untersuchende Probe so mit einem Extraktionspuffer gemischt werde, dass in einem Schritt die beanspruchte Verd�nnung erhalten werde und dabei gleichzeitig die Extraktion erfolge.
27 Diese Ansicht �berzeugt nicht. Denn die auf das Merkmal 4 (b) bezogenen Ausf�hrungen des Klagepatents in den Abs�tzen [0039] bis [0044] besch�ftigen sich allein mit dem gepufferten Extraktionsmedium und dessen Mischungsverh�ltnis zur Stuhlprobe. In den Abs�tzen [0045] bis [0053] werden verschiedene Verfahren f�r die Homogenisierung (Merkmal 4 (c)) beschrieben, beispielsweise manuelles Sch�tteln (Absatz [0047]) oder die Verwendung eines Vortexmixers (Absatz [0048]). Die dortige Einordnung eines manuellen Sch�ttelns als Homogenisierung w�re redundant, wenn bereits das Mischen der Stuhlprobe und des Extraktionsmediums in Merkmal 4 (b) eine vollst�ndige L�sung der Stuhlprobe in der Pufferl�sung durch Sch�tteln oder �hnliches erfordern w�rde. Anhaltspunkte f�r eine derartige doppelte Einwirkung finden sich im Klagepatent nicht. Dar�ber hinaus stellt das Klagepatent auch keine Anforderungen daran, ob das Calprotectin bereits in Schritt 4 (b) oder erst in Schritt 4 (c) extrahiert wird. Vielmehr werden in Absatz [0053] die Schritte 4 (b) und 4 (c) in der Zusammenschau als „complete extration process“ bezeichnet und zusammengefasst. Dies entspricht der inneren Logik des Patentanspruchs, zumal die Messung der Konzentration erst in Schritt 4 (e) erfolgt. Hieran �ndert auch nichts, dass die Beschreibung, wie die Beklagten ausgef�hrt haben, auf den uneingeschr�nkten Anspruch gerichtet ist, weil sich die im Nichtigkeitsverfahren erfolgte Einschr�nkung „in einem Schritt“ allein auf die Verd�nnung (Verh�ltnis Probe zu Pufferl�sung) und nicht das Verh�ltnis des Merkmals 4 (b) zum Merkmal 4 (c) bezieht.
28 II. Unter Ber�cksichtigung der dargestellten Auslegung des zwischen den Parteien allein streitigen Merkmals 4 (b) ist eine wortsinngem��e Verwirklichung von Anspruch 1 des Klagepatents durch die angegriffenen Ausf�hrungsformen zu bejahen.
29 Das Merkmal 4 (b) ist wortsinngem�� verwirklicht, weil bei gemeinsamer Verwendung des angegriffenen Extraktors mit dem Assay-Kit die entnommene Stuhlprobe in einem Schritt im Verh�ltnis 1:571 gemischt wird.
30 Die als Anlage K 8 vorgelegte Bedienungsanleitung beschreibt die Anwendung des Assay-Kits mit dem Extraktor. Die Darstellung ist nachfolgend eingelichtet:
31 Der Extraktor besteht aus einer R�hre mit einem Probenkopf, welcher Rillen aufweist. F�r die Extraktion des Calprotectins aus der Stuhlprobe werden – sofern der noch nicht vorgef�llte Extraktor verwendet wird – zun�chst 6 ml einer w�ssrigen Pufferl�sung in die R�hre gegeben. Im Anschluss wird der Probenkopf an verschiedenen Stellen in die Stuhlprobe getaucht, sodass Stuhl in den Rillen des Probenkopfes h�ngen bleibt, und danach wieder auf die R�hre geschraubt. Dabei wird �bersch�ssiger Stuhl mit dem an der �ffnung der R�hre befindlichen Trichter vom Probenkopf entfernt, sodass nur 10,5 mg � 0,10 mg Stuhl in die R�hre eingef�hrt und mit Puffer verd�nnt werden. Bei Ansatz der angestrebten Probengr��e von 10,5 mg entsteht eine Mischung, die ein Verh�ltnis von 1:571 aufweist. Anschlie�end erfolgt die Homogenisierung der so erhaltenen Mischung mittels Vortexer und die quantitative Bestimmung des f�kalen Calprotectins mittels des Assay-Kits.
32 Wie ausgef�hrt ist f�r die Verwirklichung des Merkmals 4 (b) ausreichend, dass die Stuhlprobe in dem vom Klagepatent spezifizierten Verh�ltnis mit der Pufferl�sung in Verbindung gebracht wird. Ein vollst�ndiges Aufl�sen der Stuhlprobe oder gar die Extraktion des Calprotectins ist in diesem Schritt noch nicht erforderlich.
33 III. Die Beklagten bietet die angegriffenen Ausf�hrungsformen in der Bundesrepublik Deutschland an, liefert sie an Kunden und machen damit widerrechtlich von der Lehre des Klagepatents Gebrauch. Hierin liegt eine mittelbare Patentverletzung, weil die Assay-Kits bei Verwendung der Extraktoren dazu geeignet sind, das Verfahren nach Klagepatentanspruch 1 auszuf�hren und hierf�r ein wesentliches Mittel darstellen, Art. 64 Abs. 1, 3 EP�, � 10 PatG.
34 1. Die Passivlegitimation der Beklagten zu 2) ist gegeben. Dabei kann es dahingestellt bleiben, ob sie seit dem 07.06.2022 tats�chlich nicht mehr operativ t�tig ist. Da sie jedenfalls keine strafbewehrte Unterlassungserkl�rung abgegeben hat, ist die Wiederholungsgefahr allein durch die derzeitige Aufgabe der operativen T�tigkeit nicht beseitigt.
35 2. Infolge der wortsinngem��en Verwirklichung der Klagepatentanspr�che durch die angegriffene Ausf�hrungsformen steht der Kl�gerin der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gem�� Art. 64 Abs. 1, Abs. 3 EP� i.V.m. �� 10 Abs. 1, 139 Abs. 1 PatG zu. Gleiches gilt f�r den Anspruch auf Feststellung der Schadensersatzpflicht und den darauf bezogenen Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch gem�� Art. 64 Abs. 1, Abs. 3 EP� i.V.m. �� 10 Abs. 1, 139 Abs. 1, 140b Abs. 1, Abs. 3 PatG, �� 242, 259, 260 BGB.
36 a) Ein Schlechthinverbot war von der Kl�gerin nicht begehrt. Auf Grund der konkreten Vertriebssituation kann ein Warnhinweis jedenfalls bei der Lieferung nicht als ausreichend angesehen werden. Vielmehr ist erforderlich, dass die Beklagte ihre Abnehmer zur Abgabe strafbewehrter Unterlassungserkl�rungen verpflichtet.
37 aa) Das streitgegenst�ndliche Assay-Set kann nach den Vorgaben in der Gebrauchsanweisung auch mit einer „Wiegemethode“ genutzt werden. Bei dieser Nutzung wird im Ergebnis das gleiche Mischungsverh�ltnis hergestellt, wie bei Verwendung mit einem der angegriffenen Extraktoren. Allerdings erfolgt die Mischung in einem zweistufigen Verfahren. Zuerst wird eine Mischung mit einem Verh�ltnis von 1:50 hergestellt, bevor eine weitere Verd�nnung auf das bezeichnete Verh�ltnis hergestellt wird. Diese Nutzung stellt keine Patentverletzung dar.
38 Ebenso gibt es – zwischen den Parteien unstreitig – Nutzungsm�glichkeiten der angegriffenen Extraktoren f�r Analysen anderer Proteine.
39 bb) Die Hinweispflicht beim Angebot der angegriffenen Ausf�hrungsformen wie auch die Verpflichtung der Beklagten, mit ihren Vertragspartnern eine strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungsvereinbarung zu treffen, mittels der die Kl�gerin in die Lage versetzt wird, f�r den Fall der patentgem��en Verwendung der angegriffenen Ausf�hrungsformen eine Vertragsstrafe zu fordern, sind erforderlich und angemessen.
40 Grunds�tzlich ist davon auszugehen, dass sich Marktteilnehmer an Warnhinweise halten, so dass sie in der Regel bei mittelbarer Patentverletzung als ausreichend anzusehen sind. Eine andere Situation besteht aber im Bereich des Gesundheitswesens. Dieses ist – allgemein bekannt – durch einen hohen Kostendruck und ein hochgradig arbeitsteiliges Vorgehen gepr�gt. Die �rzte und Labormitarbeiter werden in aller Regel nicht mit der Beschaffung medizinischer Ger�te betraut sein. Die behandelnden �rzte werden in aller Regel auch nicht mit etwaigen Schadensersatzanspr�chen konfrontiert werden. Zus�tzlich k�nnen diese hochqualifizierten Berufstr�ger aber genau beurteilen, dass mit dem Hinweis, dass eine Nutzung aus patentrechtlichen Gr�nden nicht erlaubt sei, keine Einschr�nkung der Wirkung des Assay-Kits mit Extraktor verbunden ist.
41 Diese Gesichtspunkte sind in einer Gesamtschau zu sehen mit der Tatsache, dass die patentgem��e Verwendung des Assay-Kits gemeinsam mit dem Extraktor deutlich einfacher, hygienischer und zeitsparender ist. Deshalb ist aufgrund des mittlerweile in Kliniken und Laboren herrschenden hohen Kostendrucks und der angespannten Personalsituation nicht damit zu rechnen ist, dass die Vertragspartner der Beklagten die patentfreie Anwendung des Assay-Kits mittels Wiegeprotokoll w�hlen. Dies gilt umso mehr, als die Gefahr der Entdeckung sehr gering ist, denn dem Ergebnis kann man nicht ansehen, ob es mit der „Wiegemethode“ oder unter Verwendung eines Extraktors erzielt worden ist. Deshalb ist die ausgeurteilte Vertragsstrafeverpflichtung der H�he nach erforderlich, aber auch angemessen, um Abnehmer der Beklagten zur Beachtung des kl�gerischen Ausschlie�lichkeitsrechts anzuhalten. Nur mit dieser Verpflichtung ist davon auszugehen, dass Abnehmer intern die erforderlichen Ma�nahmen treffen, um eine patentverletzende Verwendung zu verhindern.
42 Daran �ndern auch der Gesichtspunkt einer eingeschr�nkten Vermarktbarkeit der angegriffenen Ausf�hrungsformen nichts. Die patentverletzende Verwendung der Verletzungsgegenst�nde hat so gro�e Vorteile gegen�ber der patentfreien Verwendung, dass das Vertriebsinteresse der Beklagten in den Hintergrund tritt.
43 b) Eine Umstellungsfrist war nicht zu gew�hren. Durch die Kammer wurde kein Schlechthinverbot ausgesprochen, sodass es redlichen Vertragspartnern der Beklagten weiterhin m�glich ist, das Assay-Kit mittels Wiegeprotokoll zu verwenden. Da selbst nach der Stellungnahme von Prof. … (Anlage HL 13) die Varianzen lediglich zwischen verschiedenen Assay-Systemen – und damit nicht bei Verwendung des Assay-Kits mittels Wiegeprotokolls gegen�ber der Verwendung des Assay-Kits gemeinsam mit dem Extraktor – auftreten, ist die Versorgung der Patienten nicht gef�hrdet. Der mit der patentfreien Benutzung des Assay-Kits einhergehende h�here Zeit- und Personalaufwand ist hinzunehmen.
44 3. Der Abmahnkostenersatzanspruch beruht auf �� 677 ff, 426 Abs. 1 BGB. Aufgrund der berechtigten Abmahnung besteht ein Freistellungsanspruch, der mit der endg�ltigen Leistungsverweigerung durch den Beklagten in einen Zahlungsanspruch gewandelt wurde. Ob der Kl�ger daher die Anwaltskosten bereits bezahlt hat, ist nicht relevant. Allerdings ist der Anspruch lediglich in H�he von 5 Prozentpunkten �ber dem jeweiligen Basiszinssatz ab Rechtsh�ngigkeit zu verzinsen, �� 288 Abs. 1, 291 BGB. Ein zeitlich davor liegender Verzugsbeginn wurde nicht vorgetragen und ist auch nicht ersichtlich.
B.
45 Das Verfahren war nicht im Hinblick auf das Nichtigkeitsverfahren auszusetzen, � 148 ZPO.
46 Nach st�ndiger Rechtsprechung der Kammern des Landgerichts M�nchen I (vgl. GRUR-RS 2023, 26656 Rn. 93; GRUR-RS 2019, 31034 Rn. 66; GRUR-RS 2019, 31037 Rn. 63; BeckRS 2018, 41093 Rn. 147) stellen ein Einspruch oder die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als solche noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtstreit auszusetzen, weil dies faktisch darauf hinauslaufen w�rde, dem Angriff auf dasKlagepatenteine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen. Das ist dem Gesetz jedoch fremd. Die Interessen der Parteien sind vielmehr gegeneinander abzuw�gen, wobei grunds�tzlich dem Interesse des Patentinhabers an der Durchsetzung seines erteiltenPatentsVorrang geb�hrt. Die Aussetzung kommt deshalb nur dann in Betracht, wenn mit �berwiegender Wahrscheinlichkeit ein Widerruf oder eine Vernichtung des Klagepatents zu erwarten ist.
47 Im Rahmen der Beurteilung, ob eine Aussetzung in Bezug auf ein anh�ngiges Nichtigkeitsverfahren stattfindet, werden nur pr�sente Beweismittel ber�cksichtigt, zumal � 148 ZPO lediglich eine Prognoseentscheidung im Rahmen der Ermessensaus�bung fordert, aber keine vollst�ndige Sachverhaltsaufkl�rung im Verletzungsverfahren vorsieht. Die Entscheidung ist im Freibeweisverfahren zu treffen (Zigann/Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts, 2. Auflage 2020, � 15 Rn. 479), bei dem allenfalls ein pr�senter Zeuge vernommen werden kann. Eidesstattlichen Versicherungen kommt als urkundlich belegter Parteivortrag nur eingeschr�nkte Beweiskraft zu. Allerdings hat sich das Gericht mit dem Inhalt einer eidesstattlichen Versicherung auseinanderzusetzen und ihn im Rahmen der Aussetzungsentscheidung zu ber�cksichtigen. Es kann dabei nicht als sicher unterstellt werden, dass die Angaben des Zeugen so auch im Rahmen einer Beweisaufnahme vor dem Bundespatentgericht gemacht und von diesem auch geglaubt werden.
48 Sofern der Aussetzungsantrag auf eine angebliche offenkundige Vorbenutzung gest�tzt ist, kann dem nur unter strengen Voraussetzungen stattgegeben werden (vgl. OLG D�sseldorf, GRUR 1979, 636, 637). So ist eine schl�ssige und detaillierte Darstellung des Vorbenutzungssachverhalts mit entsprechendem Beweisantritt im Nichtigkeitsverfahren erforderlich. Dabei m�ssen auch objektive Anhaltspunkte f�r die Richtigkeit der Vorbenutzungsbehauptung vorliegen.
49 Aufgrund des Vortrags der Beklagten kann nicht mit einer �berwiegenden Wahrscheinlichkeit von einer Nichtigkeitserkl�rung des Klagepatents ausgegangen werden. Die vorgebrachten Entgegenhaltungen waren s�mtlich Gegenstand des ausf�hrlich begr�ndeten Hinweisbeschlusses des Bundespatentgerichts. Auch zur angeblichen offenkundigen Vorbenutzung hat das Bundespatentgericht ausf�hrlich Stellung genommen. Die Ausf�hrungen der Beklagten sind dadurch gepr�gt, dass sie ihre eigene Rechtsansicht �ber die des Bundespatentgerichts setzen und daf�r einen Alleingeltungsanspruch proklamieren.
50 1. Der Einspruchsschriftsatz in dem Verfahren vor dem Europ�ischen Patentamt um die Erteilung des Europ�ischen Patents … B1 (Anlagenkonvolut HL 6 – NiK-4b mit NiK-4a und NiK-4c) steht dem Bestand des Klagepatents nicht neuheitssch�dlich entgegen. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob es sich um einen zu ber�cksichtigenden Stand der Technik handelt, denn dort wird lediglich ein Verfahren zur Proteinextraktion aus einer Stuhlprobe offenbart, welches eine wesentlich geringere Verd�nnung vorsieht. Der Fachmann wird keinen Anlass sehen, die Verd�nnung zu erh�hen, weil in dem Schriftsatz im vierten Absatz auf S. 6 die deutliche Erh�hung des in der NiK-4c beschriebenen Extraktionspuffervolumens auf das Zehnfache als nachteilig angesehen und als nicht zu beschreitender L�sungsweg verworfen wird (vgl. NiK-4b S. 1 Abs. 1 und 2, S. 6 Abs. 4). Die hier gegenst�ndliche Verd�nnung in einem Schritt im Bereich von 1:250 bis 1:1000 kann der Entgegenhaltung zumindest f�r Calprotectin nicht entnommen werden.
51 Zudem ist der Klagepartei zuzustimmen, dass sich aus der im Stand der Technik des Klagepatents offenbarten Schrift … et al. (Anlage K15) ergibt, dass eine Verd�nnung zwischen 1:20 und 1:50 zu einer h�heren Ausbeute und damit verbesserten Messung von Calprotectin f�hre, dass aber eine weitere Verd�nnung von 1:80 die Ausbeute nicht weiter erh�he. Der Fachmann hat vor diesem Hintergrund keinen Anlass weiter in die Richtung einer weiteren Verd�nnung der Stuhlprobe zu gehen.
52 2. Auch die Entgegenhaltung DE … T2 (Anlagenkonvolut HL 6 – NiK-3) steht dem Klagepatent nicht neuheitssch�dlich entgegen.
53 Die Entgegenhaltung NiK-3 offenbart ein Verfahren zur Extraktion von Calprotectin aus Gl-Trakt-Proben, die von Menschen oder anderen S�ugetieren stammen. Bei dem Verfahren werden zun�chst 10 bis 500 mg der Probe mit einer �bersch�ssigen Menge eines gepufferten w�ssrigen Extraktionsmediums vermischt, wobei das Extraktionsmedium in einem etwa 50-fachen �berschussverh�ltnis bezogen auf das Gewicht der eingesetzten Probe verwendet wird (vgl. Abs. [0019] der NiK-3). Damit kann der Entgegenhaltung keine Verd�nnung gem�� Merkmal 4 (b) entnommen werden.
54 3. Weiter steht auch die Entgegenhaltung … (Anlagenkonvolut HL 6 – NiK5) der Neuheit des klagepatentgem��en Verfahrens nicht entgegen. Auch diese Entgegenhaltung besch�ftigt sich mit der Gewinnung von Calprotectin aus einer Stuhlprobe, offenbart jedoch nur ein zweistufiges Verd�nnungsverfahren, nicht hingegen die vom Klagepatent geforderte Verd�nnung in einem Schritt.
55 4. Schlie�lich scheitert die Neuheit des Klagepatents auch nicht an einer offenkundigen Vorbenutzung, die ebenfalls Gegenstand des Hinweisbeschlusses des Bundespatentgerichts war. In ihrer Begr�ndung wird ausgef�hrt, dass gegen�ber dem Vortrag vor dem Bundespatentgericht noch weiterer Vortrag erbracht worden ist.
56 Die Beklagte sieht den Gegenstand des Klagepatents in dem von dem Unternehmen … seit 2010 vertriebenen Produkt … vorweggenommen. Es handele sich um ein Assay (…) zur quantitativen Messung des menschlichen Calprotectin-Spiegels im Stuhl. Aus den vor der Anmeldung des Klagepatents stammenden Unterlagen ergibt sich nicht, welches genaue Mischungsverh�ltnis zwischen Stuhl und Pufferl�sung gegeben ist. Deswegen hat die Beklagte nunmehr eine eidesstattliche Versicherung des langj�hrigen Gesch�ftsf�hrers von …, Herrn Dr. …, vom 27.11.2023 vorgelegt (Anlage HL 15) in dem er darlegt, dass das derzeitige Mischungsverh�ltnis etwa 1:360 betr�gt und es seit dem Priorit�tszeitpunkt keine relevanten Ver�nderungen gegeben hat.
57 Neben der Tatsache, dass eidesstattliche Versicherungen bei der Beurteilung der Aussetzungsfrage zwar zu w�rdigen sind, aber kein zu ber�cksichtigendes Beweismittel darstellen, bestehen auch erhebliche Bedenken, ob der Zeuge im Falle einer Beweisaufnahme vor dem Bundespatentgericht tats�chlich f�r glaubhaft erachtet werden kann. Zum einen sind die von dem Zeugen ge�u�erten Angaben allenfalls von mittelbarem Aussagegehalt. Zum anderen ist aber zu sehen, dass die Firma …, ein Konkurrenzprodukt der beiden Parteien dieses Verfahrens herstellt. Falls dort tats�chlich ein Mischungsverh�ltnis von 1:360 verwendet wird, k�nnte dies in den Schutzbereich des Klagepatents fallen. Es kann deshalb zumindest nicht ausgeschlossen werden, dass der Zeuge ein Eigeninteresse haben k�nnte. Deshalb k�nnte fraglich sein, ob die Annahme der Beklagten, dass der Zeuge im Nichtigkeitsverfahren eine andere Beurteilung herbeif�hren k�nnte, zutreffend ist. Tats�chlich haben die Beklagten keine verschriftlichten oder gedruckten Dokumente vorgelegt, die f�r die Zeit vor der Patentanmeldung einen sicheren Nachweis f�r das Mischungsverh�ltnis erbringen. Bei allem Respekt f�r die Probleme bei der Beweisf�hrung hinsichtlich einer Vorbenutzung erscheint dies bemerkenswert.
58 Aufgrund dieser Umst�nde kann nicht angenommen werden, dass das Klagepatent mit �berwiegender Wahrscheinlichkeit vernichtet werden wird.
59 Daher �bt die Kammer das ihr einger�umte Ermessen dahingehend aus, das Verfahren nicht auszusetzen.
C.
60 Die Kostenentscheidung folgt aus � 91 ZPO. Das teilweise Unterliegen der Klagepartei in Bezug auf die Zinsen wirkt sich nicht aus, da es sich hierbei um eine streitwertneutrale Nebenforderung gem�� � 4 ZPO handelt. Die Entscheidung �ber die vorl�ufige Vollstreckbarkeit hat ihre Grundlage in � 709 ZPO.
Grunds�tzlich ist davon auszugehen, dass sich Marktteilnehmer an Warnhinweise halten, so dass diese in der Regel bei einer mittelbaren Patentverletzung als ausreichend anzusehen sind. Eine andere Situation besteht aber im Bereich des durch hohen Kostendruck und hochgradig arbeitsteiliges Vorgehen gepr�gten Gesundheitswesens. �rzte und Labormitarbeiter k�nnen genau beurteilen, dass mit dem Hinweis, dass eine Nutzung aus patentrechtlichen Gr�nden nicht erlaubt sei, keine Einschr�nkung der Wirkung der angegriffenen Ausf�hrungsform verbunden ist. Gerade wenn die Gefahr der Entdeckung sehr gering und die patentgem��e Verwendung der angegriffenen Ausf�hrungsform deutlich einfacher und zeitsparender ist, ist eine Vertragsstrafeverpflichtung erforderlich, um Abnehmer der Beklagten zur Beachtung des kl�gerischen Ausschlie�lichkeitsrechts anzuhalten.
Im Rahmen der Beurteilung, ob eine Aussetzung in Bezug auf ein anh�ngiges Nichtigkeitsverfahren stattfindet, werden nur pr�sente Beweismittel ber�cksichtigt, zumal � 148 ZPO lediglich eine Prognoseentscheidung im Rahmen der Ermessensaus�bung fordert, aber keine vollst�ndige Sachverhaltsaufkl�rung im Verletzungsverfahren vorsieht. Die Entscheidung ist im Freibeweisverfahren zu treffen, bei dem eidesstattlichen Versicherungen als urkundlich belegter Parteivortrag nur eingeschr�nkte Beweiskraft zukommt. Allerdings hat sich das Gericht mit dem Inhalt einer eidesstattlichen Versicherung auseinanderzusetzen und ihn im Rahmen der Aussetzungsentscheidung zu ber�cksichtigen. Es kann dabei nicht als sicher unterstellt werden, dass die Angaben des Zeugen so auch im Rahmen einer Beweisaufnahme vor dem Bundespatentgericht gemacht und von diesem auch geglaubt werden.
Fehlende Wirksamkeit eines Warnhinweises�
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