Gesamter Gesetzestext

LG M�nchen I 21. Zivilkammer — 2022-10-26 — 21 O 7127/20 — Endurteil

Entscheidungsdatum: 2022-10-26

Aktenzeichen: 21 O 7127/20

Dokumenttyp: Endurteil

Tenor

I. Der Gegenstand aus der Klageerweiterung vom 30.07.2022 und aus der Erweiterung der Widerklage vom 12.09.2022, beide betreffend die nachfolgend genannten internationalen Patentanmeldungen, wird abgetrennt:

II. Die Klage wird abgewiesen.

III. Auf die Widerklage wird die Kl�gerin verurteilt,

der Beklagten eine Mitberechtigung an der internationalen Patentanmeldung WO … (Anmeldenummer PCT…5) sowie an s�mtlichen Patentanmeldungen, die auf dieser beruhen, insbesondere den Patentanmeldungen

EP
AU
JP
TW und
US

sowie an s�mtlichen Patentanmeldungen, deren Priorit�t die internationale Anmeldung WO … (Anmeldenummer PCT…5) in Anspruch nimmt, einzur�umen und gegen�ber dem jeweils zust�ndigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin neben der Kl�gerin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zust�ndigen Patentamt vorgegebenen Erkl�rungen in der vorgegebenen Form abzugeben;

der Beklagten eine Mitberechtigung an der internationalen Patentanmeldung WO … (Anmeldenummer PCT…4) sowie an s�mtlichen Patentanmeldungen, die auf dieser beruhen, insbesondere den Patentanmeldungen

EP
AU
JP
TW und
US

der Beklagten eine Mitberechtigung an der internationalen Patentanmeldung WO … (Anmeldenummer PCT…8) sowie an s�mtlichen Patentanmeldungen, die auf dieser beruhen, insbesondere der Patentanmeldung TW 202103867 A, sowie an s�mtlichen Patentanmeldungen, deren Priorit�t die internationale Anmeldung WO … (Anmeldenummer PCT…8) in Anspruch nimmt, einzur�umen und gegen�ber dem jeweils zust�ndigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin neben der Kl�gerin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zust�ndigen Patentamt vorgegebenen Erkl�rungen in der vorgegebenen Form abzugeben.

IV. Im �brigen wird die Widerklage abgewiesen.

V. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Kl�gerin 3/10 und die Beklagte 7/10.

VI. Das Urteil ist f�r die Kl�gerin in Ziffer V. vorl�ufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in H�he von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags. Das Urteil ist f�r die Beklagte vorl�ufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in H�he von

jeweils 250.000,00 € f�r Ziffern III.1., III.2. und III.3.,
110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags f�r Ziffer V.

VII. Der Streitwert wird auf 3.400.000,00 € festgesetzt.

Tatbestand

1 Die Parteien streiten dar�ber, wem die Rechte an den internationalen Patentanmeldungen …PCT…5…, …PCT…4…, …PCT…8… und …PCT…2…, den jeweils auf diesen internationalen Anmeldungen beruhenden Patentanmeldungen und Patentanmeldungen, deren Priorit�t diese internationalen Anmeldungen in Anspruch nehmen, den deutschen Patentanmeldungen …DE…4…, …DE…3… und …DE…2… und dem deutschen Patent …DE…5… zustehen.

2 Die Kl�gerin und Widerbeklagte (nachfolgend: Kl�gerin) stellt her und vertreibt Werkzeuge f�r das Bauhaupt- und Nebengewerbe, insbesondere Setzger�te zum Eintreiben von Befestigungselementen (z.B. N�geln).

3 Die Kl�gerin ist Anmelderin der internationalen Patentanmeldungen PCT…5 und PCT…4. Beide Anmeldungen betreffen Setzger�te, wurden am 29.05.2019 angemeldet und am 12.12.2019 offengelegt (Anlage BB12 bzw. Anlagen KAP13/14). Die Anmeldung PCT…5 nimmt die Priorit�t der inhaltlich identischen europ�ischen Patentanmeldung EP … (Offenlegung: 11.12.2019, nachfolgend EP…3) in Anspruch, die Anmeldung PCT…4 die Priorit�t der inhaltlich identischen europ�ischen Patentanmeldung EP … (Offenlegung: 11.12.2019, nachfolgend EP…6) (Anlage BB13).

4 Daneben ist die Kl�gerin auch Anmelderin der internationalen Patentanmeldung PCT…8 (Anlage KAP15). Die Anmeldung PCT…8 betrifft ein Arbeitsger�t, wurde am 22.06.2020 angemeldet und am 07.01.2021 offengelegt. Schlie�lich ist die Kl�gerin auch Anmelderin der internationalen Patentanmeldung PCT…2 (Anlage BB4/KAP26). Die Anmeldung PCT…2 betrifft einen elektrodynamischen Antrieb, wurde am 06.12.2017 angemeldet und am 14.06.2018 offengelegt und nimmt die Priorit�ten der DE…4, DE…3 und DE…2 in Anspruch.

5 Patentanspruch 1 der PCT…5 lautet wie folgt:

„Befestigungselementen in einen Untergrund, insbesondere handgef�hrtes Setzger�t, aufweisend eine Aufnahme, welche daf�r vorgesehen ist, ein Befestigungselement aufzunehmen, ein Eintreibelement, welches daf�r vorgesehen ist, ein in der Aufnahme aufgenommenes Befestigungselement mit einer Setzenergie Ekin entlang einer Setzachse in den Untergrund zu bef�rdern, einen Antrieb, welcher daf�r vorgesehen ist, das Eintreibelement entlang der Setzachse auf das Befestigungselement zu anzutreiben, wobei der Antrieb einen elektrischen Kondensator, einen an dem Eintreibelement angeordneten Kurzschlussl�ufer und eine Erregerspule aufweist, welche bei einer Entladung des Kondensators mit Strom durchflossen wird und ein Magnetfeld erzeugt, welches das Eintreibelement auf das Befestigungselement zu beschleunigt, wobei eine Stromst�rke ACoil des die Erregerspule durchfliessenden Stroms w�hrend der Entladung des Kondensators einen zeitlichen Verlauf mit einer ansteigenden Flanke, einer maximalen Stromst�rke Amax und einer abfallenden Flanke aufweist, wobei die Stromst�rke ACoil w�hrend einer Stromanstiegsdauer Atrise von dem 0,1-fachen bis zu dem 0,8-fachen der maximalen Stromst�rke Amax ansteigt und w�hrend einer Einwirkdauer Atimpact mehr als das 0,5-fache der maximalen Stromst�rke Amax betr�gt, und wobei die Stromanstiegsdauer Atrise mindestens 0,020 ms und h�chstens 0,275 ms und/oder die Einwirkdauer Atimpact mindestens 0,15 ms und h�chstens 2,0 ms betr�gt.“

6 Patentanspruch 1 der PCT…4 lautet wie folgt:

„Setzger�t zum Eintreiben von Befestigungselementen in einen Untergrund, insbesondere handgef�hrtes Setzger�t, aufweisend eine Aufnahme, welche daf�r vorgesehen ist, ein Befestigungselement aufzunehmen, ein Eintreibelement, welches daf�r vorgesehen ist, ein in der Aufnahme aufgenommenes Befestigungselement mit einer Setzenergie Ekin von mindestens 30 J und h�chstens 600 J entlang einer Setzachse in den Untergrund zu bef�rdern, einen Antrieb, welcher daf�r vorgesehen ist, das Eintreibelement entlang der Setzachse auf das Befestigungselement zu anzutreiben, wobei der Antrieb einen elektrischen Kondensator, einen an dem Eintreibelement angeordneten Kurzschlussl�ufer und eine Erregerspule aufweist, welche bei einer Entladung des Kondensators mit Strom durchflossen wird und ein Magnetfeld erzeugt, welches das Eintreibelement auf das Befestigungselement zu beschleunigt, wobei das Eintreibelement einen Kolbendurchmesser dK und eine Kolbenmasse mK aufweist, und wobei f�r den Kolbendurchmesser dK

mit a = 33 mm,, b = 6 mmJ-n sowie n = 1/3 und/oder f�r die Kolbenmasse mK

mit c = 20 g, d = 30 gJ-n sowie n = 1/3 gilt.“

7 Patentanspruch 1 der PCT…8 lautet wie folgt:

„Arbeitsger�t, insbesondere handgef�hrtes Arbeitsger�t, aufweisend einen Arbeitskolben, welcher daf�r vorgesehen ist, sich entlang einer Arbeitsachse zu bewegen, einen Antrieb, welcher daf�r vorgesehen ist, den Arbeitskolben entlang der Arbeitsachse anzutreiben, wobei der Antrieb einen elektrischen Kondensator, einen an dem Arbeitskolben angeordneten Kurzschlussl�ufer und eine Erregerspule aufweist, welche bei einer Schnellentladung des Kondensators mit Strom durchflossen wird und ein Magnetfeld erzeugt, welches den Arbeitskolben beschleunigt, wobei das Arbeitsger�t einen Rahmen aus einem weichmagnetischen und elektrisch leitenden Material aufweist, welcher die Erregerspule umgibt und sich bez�glich der Arbeitsachse in einer umlaufenden Richtung erstreckt, wobei der Rahmen eine oder mehrere zumindest teilweise Unterbrechungen aufweist, welche sich �ber einen wesentlichen Teil einer bez�glich der Arbeitsachse radialen Ausdehnung des Rahmens erstrecken.“

8 Die nachfolgend eingeblendete Abbildung (jeweils Figur 1 in PCT…5, PCT…4 und PCT…8) zeigt jeweils ein Ausf�hrungsbeispiel der Erfindung der PCT…5, PCT…4 und PCT…8:

9 Patentanspruch 1 der PCT…2 lautet wie folgt:

„Elektrodynamischer Antrieb, insbesondere hochdynamischer elektrodynamischer Antrieb, insbesondere aufgebaut nach Art einer Thomson-Spule mit weichmagnetischem Rahmen, umfassend:

-eine erste Erregerspule (30),

-einen weichmagnetischen Rahmen (10), und

-einen entlang einer Achse beweglich gelagerten Kurzschlussl�ufer (40), dadurch gekennzeichnet,

dass der Rahmen (10) eine S�ttigungsflussdichte von mindestens 1,0 T und/oder eine effektive spezifische elektrische Leitf�higkeit von h�chstens 10^6 S/m aufweist.“

10 Die nachfolgend eingeblendete Abbildung (Figur 1) der PCT…2 zeigt ein Ausf�hrungsbeispiel der Erfindung:

11 Hinsichtlich des detaillierten Inhalts der Patentanmeldungen wird auf die genannten Anlagen verwiesen.

12 Dar�ber hinaus meldete die Kl�gerin am 10.12.2020 folgende sieben internationale Patentanmeldungen an:

-…,

-… und

-…,

die jeweils eine Priorit�t einer europ�ischen Patentanmeldung vom 20.12.2019 in Anspruch nehmen und am 24.06.2021 ver�ffentlicht wurden.

13 Die Beklagte und Widerkl�gerin (nachfolgend: Beklagte) ist ein technischer Dienstleister, der elektromagnetische Antriebe entwickelt und softwaregest�tzte Simulationen anbietet.

14 Die Beklagte war Anmelderin der deutschen Patentanmeldungen DE…4 (angemeldet am 06.12.2016), DE…3 (angemeldet am 13.12.2016 unter Inanspruchnahme der Priorit�t der DE…4) und DE…2 (angemeldet am 20.12.2016 unter Inanspruchnahme der Priorit�t der DE…3), sog. „H…-Patentanmeldungen“. Daneben war die Beklagte Inhaberin des deutschen Patents DE…5. Das Patent DE…5 betrifft einen elektrodynamischen Aktor, wurde am 05.07.2009 angemeldet und am 10.02.2011 offengelegt. Die Ver�ffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 25.02.2016.

15 Die Parteien standen seit 2015 in Kontakt bez�glich der Entwicklung von Antriebstechnologien und schlossen am 20.02.2015/27.05.2015 eine Geheimhaltungsvereinbarung (Anlage KAP1).

16 Am 01.06.2016 erstellte die Kl�gerin ein Lastenheft mit der Bezeichnung „BU Direct Fastening - DX. Feasibility study - 250 J electromagnetic drive“ (Anlage KAP2), in dem die einer zu erstellenden Machbarkeitsstudie zugrundeliegende Aufgabenstellung beschrieben wurde, und �bermittelte diese Unterlage an die Beklagte. Das Lastenheft hatte im Wesentlichen folgenden Inhalt:

17 Im September 2016 beauftragte die Kl�gerin die Beklagte, einen elektromagnetischen Antrieb mit bestimmten Anforderungen zu simulieren. Der Gegenstand des Auftrags war in einem auf den 09.08.2016 datierten Angebot der Beklagten mit der Bezeichnung … (Anlage BB1) zusammengefasst. Auf Wunsch der Kl�gerin passte die Beklagte die Zahlungsbedingungen an mit Angebot vom 01.09.2016 mit der Bezeichnung … (Anlage BB2/KAP5). Das Angebot hatte unter anderem folgenden Inhalt:

„gerne bieten wir Ihnen, wie telefonisch besprochen, folgende Machbarkeitsuntersuchung an:

(…) Leistungsbeschreibung:

Simuliert wird ein Aktor zum Betrieb an einem Kondensator, der an einem auf min. 440VDC geladenen 450VDC 10mF Elektrolytkondensator einer zu beschleunigenden Masse m = 0.2 kg eine kinetische Energie von mindestens E = 250J mitteilen kann, wobei die Gesamtmasse des Magnetkreises {inkl. der bewegten Masse) die 1.2 kg nicht �berschreitet. Es wird nur der Magnetkreis simuliert und nur eine Bewegungsrichtung.

Lieferumfang: Der Lieferumfang umfasst eine .pdf - Pr�sentation der Simulationsergebnisse sowie s�mtliche im Modell ber�cksichtigte Parameter, einschlie�lich Materialeigenschaften, einem .dxf-File des Modells sowie auf Wunsch eine bema�te schematische Darstellung desselben.

(…) Abnahme: Der Kunde verpflichtet sich, binnen vier Wochen nach Lieferung des Modells dieses selbst zu simulieren, um so die Machbarkeit zu �berpr�fen. Hierbei ist … bereit, die Simulationen des Kunden mit bis zu 5 h telefonischer Beratung zu unterst�tzen, ohne dass weitere Kosten anfallen. Sobald die Simulationen des Kunden zeigen, dass eine kinetische Energie >250J unter den o.g. Bedingungen erreicht werden kann, wird die Lieferung umgehend vom Kunden abgenommen.

(…) Alle ausgetauschten Dokumente unterliegen der Geheimhaltung. Alle Rechte an Design, Fertigungs-Know-How, Prozessen, Zeichnungen und sonstigen betrieblichen Geheimnissen der … GmbH und/oder der … GbR verbleiben bei eben diesen.“ (Hervorhebungen dort)

18 Hinsichtlich des �brigen Inhalts wird auf die Anlage BB2 und KAPS Bezug genommen.

19 Nach Annahme des Angebots durch die Kl�gerin �bersandte die Beklagte am 01.09.2016 der Kl�gerin per E-Mail die auf den 24.08.2016 datierte „Machbarkeitsstudie 250J-Antrieb f�r …“ (Anlage BB3/KAP3), die aus den drei Abschnitten Aufbau (1.), Parameter der Simulation (2.) und transiente Simulation (3.). besteht. Hinsichtlich des detaillierten Inhalts der Machbarkeitsstudie wird auf die Anlagen BB3 und KAP3 Bezug genommen.

20 Im Dezember 2016 t�tigte die Beklagte die sog. H…-Patentanmeldungen (s.o.).

21 Am 14./15.03.2017 schlossen die Parteien ein Konvolut von Vertr�gen, bestehend aus einer Rahmenvereinbarung (Mantelvertrag), einem Patent�bertragungsvertrag, einem (R�ck-)Lizenzierungsvertrag, einem Rahmenberatervertrag sowie einem Einzelberatervertrag (Anlage BB5, Anlagen KAP6 bis KAP10). Mit dem Patent�bertragungsvertrag vom 14./15.03.2017 (Anlage BB5/KAP7) ver�u�erte die Beklagte die drei deutschen H…-Patentanmeldungen sowie das Patent DE…5 an die Kl�gerin. Der Patent�bertragungsvertrag enth�lt bez�glich der Rechte�bertragung in � 3 folgende Regelung:

„� 3 �bertragung der Vertragsschutzrechte

Der Ver�u�erer �bertr�gt hiermit die in � 1 dieses Vertrages genannten Vertragsschutzrechte mit allen Rechten und Pflichten aufschiebend bedingt durch Zahlung des unter � 2 a) dieses Vertrages vereinbarten Betrags in H�he von EUR 45.000,00 auf den K�ufer, der die �bertragung annimmt.“

22 Hinsichtlich des �brigen Inhalts des Vertragskonvoluts wird auf die Anlage BB5 Bezug genommen. Im Januar 2018 schlossen die Parteien einen weiteren Einzelberatervertrag.

23 Der Gegenstand der drei deutschen H…-Patentanmeldungen wurde von der Kl�gerin in den Gegenstand der internationalen Patentanmeldung PCT…2 vom 06.12.2017 (Anlage BB4/KAP26) aufgenommen, die am 14.06.2018 ver�ffentlicht wurde, wobei zwischen den Parteien streitig ist, ob die PCT…2 zus�tzlich noch weitere Erfindungsbeitr�ge enth�lt.

24 Im April 2018 gaben Mitarbeiter der Kl�gerin (…D…, …A… und … B…) ihr mit der Bezeichnung „Optimized driving unit of an electromagnetic nailing tool - H…“ (Anlage BB6) eine Erfindungsmeldung ab, deren Inhalt Eingang in den Gegenstand der internationalen Patentanmeldungen PCT…5 und PCT…4 fand. Hinsichtlich des detaillierten Inhalts der Erfindungsmeldung wird auf die Anlage BB6 Bezug genommen.

25 Mit E-Mails vom 22.08.2019, 13.09.2019 und 18.09.2019 �bermittelte ein Gesch�ftsf�hrer der Beklagten technische Informationen zu sog. H…-Antrieben an die Kl�gerin (Anlage KAP12). S�mtliche dieser E-Mails enthielten den Hinweis, dass die E-Mails, deren technischer Inhalt und die Anh�nge vertraulich zu behandeln sind.

26 Nach der Ver�ffentlichung der PCT…4 am 12.12.2019 erlangte die Beklagte durch einen ihrer Gesch�ftsf�hrer am 15.12.2019 Kenntnis von der Anmeldung der PCT…4 und dem EP…3. Daraufhin forderte die Beklagte die Kl�gerin mit E-Mail vom 18.12.2019 (Anlage KAP17) auf, den Gesch�ftsf�hrer der Beklagten als Erfinder zu benennen und die �bertragung der Schutzrechte zu veranlassen. Daf�r setzte die Beklagte der Kl�gerin eine Frist bis zum 15.01.2020. Dies lehnte die Kl�gerin mit E-Mail vom 19.12.2019 ab.

27 Mit Schreiben vom 23.12.2019 (Anlage BB8/KAP18) erkl�rte die Beklagte „h�chstvorsorglich“ die K�ndigung des Rahmenberatervertrags und aller Einzelberatervertr�ge.

28 Mit Schreiben vom 16.01.2020 (Anlage BB9/KAP19) erkl�rte die Beklagte die K�ndigung s�mtlicher Vertr�ge vom 14./15.03.2017 und erhob den Vorwurf der Vorlagenfreibeuterei. In dem Schreiben forderte die Beklagte die Kl�gerin auch zur unverz�glichen R�ck�bertragung s�mtlicher Vertragsschutzrechte aus dem Patent�bertragungsvertrag an die Beklagte auf.

29 Die Kl�gerin wies das Vorbringen und die Forderungen der Beklagten mit Anwaltsschreiben vom 04.02.2020 zur�ck (Anlage BB10).

30 Mit E-Mail vom 18.02.2020 verlangte die Beklagte erneut explizit die �bertragung der der Streitanmeldungen.

31 Mit Anwaltsschreiben vom 21.02.2020 (Anlage BB11) wies die Kl�gerin das Vorbringen und die Forderungen der Beklagten erneut zur�ck und setzte der Beklagten eine Frist bis 13.03.2020, die wiederholt geltend gemachten Anspr�che auf �bertragung der Streitanmeldungen und Vertragsschutzrechte unwiderruflich fallen zu lassen oder aber unverz�glich gerichtlich geltend zu machen. F�r den Fall des erfolglosen Fristablaufs drohte die Kl�gerin an, gegebenenfalls selbst gerichtlich vorzugehen.

32 Die Beklagte wies die Forderungen der Kl�gerin mit E-Mail vom 25.02.2020 als Erpressung zur�ck.

33 Mit Schreiben vom 16.03.2020 reichte die Beklagte durch ihren anwaltlichen Vertreter bei der Staatsanwaltschaft … eine Strafanzeige gegen die Beklagte unter anderem wegen „vermuteter Vorlagenfreibeuterei in mindestens 4 F�llen“ ein.

34 Nach Ver�ffentlichung der Patentanmeldung PCT…8 der Kl�gerin am 07.01.2021 erkl�rte die Beklagte mit Schreiben vom 19.01.2021 (Anlage KAP22) erneut h�chst vorsorglich die K�ndigung der Vertr�ge vom 14./15.03.2017.

35 Nach Ver�ffentlichung der sieben weiteren internationalen Patentanmeldungen der Kl�gerin am 24.06.2021 k�ndigte die Beklagte die Vertr�ge vom 14./15.03.2017 ein weiteres Mal h�chst vorsorglich mit Schreiben vom 28.06.2021 (Anlage KAP23).

36 Mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 19.10.2022 (dort, S. 26/27) erkl�rte die Beklagte erneut h�chst vorsorglich den R�cktritt von den Vertr�gen vom 14./15.03.2017.

37 Die Kl�gerin tr�gt im Wesentlichen vor, hinsichtlich der Patentanmeldungen PCT…5 und PCT…4 best�nden keine Vindikationsanspr�che der Beklagten, weil der Gegenstand dieser Anmeldungen auf eigenst�ndigen Entwicklungsleistungen der Kl�gerin beruhe, wie er in der Erfindungsmeldung der Mitarbeiter der Beklagten (Anlage BB6) dokumentiert sei. Auch bez�glich der Patentanmeldung PCT…8 bestehe kein Vindikationsanspruch. Diese gehe �ber den Gegenstand der PCT…2 hinaus. Es bestehe auch kein Anspruch der Beklagten auf R�ck�bertragung der Vertragsschutzrechte. Der Patent�bertragungsvertrag (Anlage BB5/KAP7) sei weder wirksam gek�ndigt noch in ein R�ckgew�hrschuldverh�ltnis umgewandelt worden, da der Beklagten weder ein K�ndigungsrecht noch ein vertragliches oder gesetzliches R�cktrittsrecht zust�nde. Jedenfalls stehe der Kl�gerin ein Zur�ckbehaltungsrecht gest�tzt auf Erstattungsanspr�che f�r die f�r die jeweiligen Schutzrechtsanmeldungen aufgewandten Kosten sowie - bez�glich der Vertragsschutzrechte - in H�he des bislang f�r diese gezahlten Kaufpreises zu.

38 Die Kl�gerin beantragt nach mehreren Klageerweiterungen zuletzt:

I. Es wird festgestellt, dass der Beklagten gegen�ber der Kl�gerin kein Anspruch auf Abtretung des Anspruchs auf Erteilung der aus den Internationalen Patentanmeldungen

PCT…5 mit dem Anmeldetag 29. Mai 2019 (Ver�ffentlichungsnummer: WO …),

PCT…4 mit dem Anmeldetag 29. Mai 2019 (Ver�ffentlichungsnummer: WO …),

PCT…8 mit dem Anmeldetag 22. Juni 2020 (Ver�ffentlichungsnummer: WO …).

PCT… mit dem Anmeldetag 10. Dezember 2020 (Ver�ffentlichungsnummer: WO …),

PCT… mit dem Anmeldetag 10. Dezember 2020 (Ver�ffentlichungsnummer: WO …) und

PCT… mit dem Anmeldetag 10. Dezember 2020 (Ver�ffentlichungsnummer: WO …)

hervorgehenden nationalen und regionalen Schutzrechtsanmeldungen einschlie�lich der benannten Priorit�tsanmeldungen zusteht.

II. Es wird festgestellt, dass der Beklagten kein Anspruch auf R�ck�bertragung der mit dem Patent�bertragungsvertrag vom 14./15. M�rz 2017 auf die Kl�gerin �bertragenen und auf sie umgeschriebenen Vertragsschutzrechte zusteht.

39 Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

40 Im Wege der Widerklage beantragt die Beklagte,

I. Die Kl�gerin wird verurteilt,

den Anspruch auf Erteilung s�mtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO … (Anmeldenummer PCT…5) beruhen, insbesondere die Patentanmeldungen

•EP …;

•AU …;

•JP …;

•TW …;

•US …;

hilfsweise

1a. den Anspruch auf Erteilung s�mtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO … (Anmeldenummer PCT…5) beruhen, insbesondere die Patentanmeldungen

•EP …;

•AU …;

•JP …;

•TW …;

•US …;

sowie etwaige k�nftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegen�ber dem jeweils zust�ndigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zust�ndigen Patentamt vorgegebenen Erkl�rungen in der vorgegebenen Form abzugeben, Zug um Zug gegen Erstattung der f�r die jeweiligen Schutzrechtsanmeldungen und deren Aufrechterhaltung aufgewandten, erforderlichen Kosten;

den Anspruch auf Erteilung s�mtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO … (Anmeldenummer PCT…4) beruhen, insbesondere die Patentanmeldungen

•EP …;

•AU …;

•JP …;

•TW …;

•US …;

hilfsweise

2a. den Anspruch auf Erteilung s�mtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO … (Anmeldenummer PCT…4) beruhen, insbesondere die Patentanmeldungen

•EP …;

•AU …;

•JP …:

•TW …;

•US …;

den Anspruch auf Erteilung s�mtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO … (Anmeldenummer PCT…8) beruhen, insbesondere die Patentanmeldung TW … sowie etwaige k�nftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegen�ber dem jeweils zust�ndigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zust�ndigen Patentamt vorgegebenen Erkl�rungen in der vorgegebenen Form abzugeben;

hilfsweise

3a. den Anspruch auf Erteilung s�mtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO … (Anmeldenummer PCT…8) beruhen, insbesondere die Patentanmeldung TW … sowie etwaige k�nftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegen�ber dem jeweils zust�ndigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zust�ndigen Patentamt vorgegebenen Erkl�rungen in der vorgegebenen Form abzugeben, Zug um Zug gegen Erstattung der f�r die jeweiligen Schutzrechtsanmeldungen und deren Aufrechterhaltung aufgewandten, erforderlichen Kosten;

den Anspruch auf Erteilung s�mtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO … (Anmeldenummer PCT…2) beruhen, insbesondere die Patentanmeldungen

•EP …;

•AU …;

•BR …;

•CA …;

•CN …;

•JP …;

•KR …;

•RU …;

•TW …;

•US …

hilfsweise

4a. den Anspruch auf Erteilung s�mtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO … (Anmeldenummer PCT…2) beruhen, insbesondere die Patentanmeldungen

•EP …;

•AU …;

•BR …;

•CA …;

•CN …;

•JP …;

•KR …;

•RU …;

•TW …;

•US …

�u�erst hilfsweise

4b. den Anspruch auf Erteilung s�mtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO … (Anmeldenummer PCT…2) beruhen, insbesondere die Patentanmeldungen

•EP …;

•AU …;

•BR …;

•CA …;

•CN …;

•JP …;

•KR …;

•RU …;

•TW …;

•US …

sowie etwaige k�nftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegen�ber dem jeweils zust�ndigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zust�ndigen Patentamt vorgegebenen Erkl�rungen in der vorgegebenen Form abzugeben, Zug um Zug gegen Erstattung der f�r die Schutzrechtsanmeldungen und deren Aufrechterhaltung aufgewandten, erforderlichen Kosten und der von der Kl�gerin an die Beklagte geflossenen Kaufpreiszahlungen;

das Deutsche Patent DE…5… (Anmeldenummer …) auf die Bekl. zu �bertragen und in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin in das Register des Deutschen Patent- und Markenamtes einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zust�ndigen Patentamt vorgegebenen Erkl�rungen in der vorgegebenen Form abzugeben;

hilfsweise

5a. das Deutsche Patent DE…5… (Anmeldenummer …) auf die Bekl. zu �bertragen und in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin in das Register des Deutschen Patent- und Markenamtes einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zust�ndigen Patentamt vorgegebenen Erkl�rungen in der vorgegebenen Form abzugeben Zug um Zug gegen Erstattung der f�r die Aufrechterhaltung des Schutzrechts aufgewandten, erforderlichen Kosten;

�u�erst hilfsweise

das Deutsche Patent DE…5… (Anmeldenummer …) auf die Bekl. zu �bertragen und in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin in das Register des Deutschen Patent- und Markenamtes einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zust�ndigen Patentamt vorgegebenen Erkl�rungen in der vorgegebenen Form abzugeben Zug um Zug gegen Erstattung der f�r die Aufrechterhaltung des Schutzrechts aufgewandten, erforderlichen Kosten und der von der Kl�gerin an die Beklagte geflossenen Kaufpreiszahlungen.

41 Die Kl�gerin beantragt,

die Widerklage abzuweisen.

42 In der m�ndlichen Verhandlung am 27.07.2022 hat die Kl�gerin den kl�gerischen Antrag gem�� Ziffer I. in Bezug auf die Anmeldungen PCT…5, PCT…4 und PCT…8 sowie gem�� Ziffer II. mit Ausnahme hinsichtlich der drei deutschen Patentanmeldungen, wie sie in � 1 a des Patent�bertragungsvertrags (vgl. Anlage BB5/KAP7) genannt sind, f�r erledigt erkl�rt (Bl. 386 d.A.).

43 Die Beklagte hat der Erledigungserkl�rung in der m�ndlichen Verhandlung am 27.07.2022 zugestimmt (Bl. 387 d.A.).

44 Mit nachgelassenem Schriftsatz vom 12.09.2022 hat die Beklagte die Widerklage erweitert und beantragt:

I. Die Kl�gerin wird verurteilt,

1.den Anspruch auf Erteilung s�mtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO … (Anmeldenummer PCT…) beruhen, sowie etwaige k�nftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegen�ber dem jeweils zust�ndigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zust�ndigen Patentamt vorgegebenen Erkl�rungen in der vorgegebenen Form abzugeben;

2.den Anspruch auf Erteilung s�mtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO … (Anmeldenummer PCT…) beruhen, sowie die Anmeldung TW… (Anmeldenummer TW…) sowie etwaige k�nftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegen�ber dem jeweils zust�ndigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zust�ndigen Patentamt vorgegebenen Erkl�rungen in der vorgegebenen Form abzugeben;

3.den Anspruch auf Erteilung s�mtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO … (Anmeldenummer PCT…) beruhen, sowie etwaige k�nftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegen�ber dem jeweils zust�ndigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zust�ndigen Patentamt vorgegebenen Erkl�rungen in der vorgegebenen Form abzugeben;

4.den Anspruch auf Erteilung s�mtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO … (Anmeldenummer PCT…) beruhen, sowie etwaige k�nftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegen�ber dem jeweils zust�ndigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zust�ndigen Patentamt vorgegebenen Erkl�rungen in der vorgegebenen Form abzugeben;

5.den Anspruch auf Erteilung s�mtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO … (Anmeldenummer PCT…) beruhen, sowie etwaige k�nftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegen�ber dem jeweils zust�ndigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zust�ndigen Patentamt vorgegebenen Erkl�rungen in der vorgegebenen Form abzugeben;

6.den Anspruch auf Erteilung s�mtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO … (Anmeldenummer PCT…) beruhen, sowie etwaige k�nftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegen�ber dem jeweils zust�ndigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zust�ndigen Patentamt vorgegebenen Erkl�rungen in der vorgegebenen Form abzugeben;

7.den Anspruch auf Erteilung s�mtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO … (Anmeldenummer PCT…) beruhen, sowie etwaige k�nftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegen�ber dem jeweils zust�ndigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zust�ndigen Patentamt vorgegebenen Erkl�rungen in der vorgegebenen Form abzugeben.

45 Die Kl�gerin hat mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 04.10.2022 beantragt,

die Widerklageerweiterung aus dem Schriftsatz vom 12. September 2022 abzutrennen und

die Widerklage auch im Umfang der Widerklageerweiterung aus dem Schriftsatz vom 12. September 2022 abzuweisen.

46 Die Beklagte ist im Wesentlichen der Ansicht, die Patentanmeldungen PCT…5, PCT…4 und PCT…8 gingen allein auf das technische Know-How und Erfindungsleistungen eines der Gesch�ftsf�hrer der Beklagten in Form der Machbarkeitsstudie vom 24.08.2016 (Anlage BB3/KAP3) zur�ck, weswegen der Beklagten gegen die Kl�gerin Vindikationsanspr�che in Bezug auf diese drei Patentanmeldungen zust�nden. Weiterhin st�nde der Beklagten ein Anspruch auf �bertragung und Einwilligung in die Umschreibung der Vertragsschutzrechte des Patent�bertragungsvertrags (Anlage BB5/KAP7) zu, weil die Beklagte diesen zwischenzeitlich gek�ndigt habe oder zumindest von diesem zur�ckgetreten sei. Die Beklagte habe ein K�ndigungsrecht und R�cktrittsrecht wegen der eigenm�chtigen und entgegen der zwischen den Parteien bestehenden Geheimhaltungsvereinbarungen durch die Kl�gerin get�tigten Patentanmeldungen PCT…5, PCT…4 und PCT…8 auf Basis der Machbarkeitsstudie vom 24.08.2016 und der weiteren sieben Anmeldungen auf Basis der E-Mails aus Herbst 2019 (Anlage KAP12). Im �brigen best�nden auch Anspr�che der Beklagten aus � 8 PatG und Art. II � 5 IntPat�G i.V. mit Art. 60 EP� analog auf Vindikation der Vertragsschutzrechte. Der Kl�gerin stehe hingegen kein Zur�ckbehaltungsrecht gest�tzt auf Erstattungsanspr�che f�r die f�r die jeweiligen Schutzrechtsanmeldungen aufgewandten Kosten sowie den bislang f�r die Vertragsschutzrechte gezahlten Kaufpreis zu. Die geltend gemachten Kosten seien der Kl�gerin nicht, jedenfalls nicht in dieser H�he entstanden.

47 Zur Erg�nzung des Tatbestands wird auf die eingereichten Schrifts�tze samt Anlagen sowie auf das Protokoll der m�ndlichen Verhandlung vom 27.07.2022 (Bl. 384/387 d.A.) Bezug genommen.

Gründe

48 Die Klage ist - soweit keine Abtrennung (A.) erfolgt ist und die Klage nicht f�r erledigt erkl�rt wurde - unzul�ssig (B.). Die zul�ssige Widerklage (C.) ist nur teilweise begr�ndet (D.).

49 Die Kammer �bt nach Anh�rung der Parteien das ihr durch � 145 ZPO einger�umte Ermessen dahingehend aus, den Gegenstand aus der Klageerweiterung vom 30.07.2022 und den Gegenstand aus der Erweiterung der Widerklage vom 12.09.2022 bez�glich der in Ziffer I. des Tenors genannten sieben internationalen Patentanmeldungen vom 10.12.2020 abzutrennen. Die Abtrennung ist sachlich gerechtfertigt, � 145 Abs. 1 S. 1 ZPO.

50 Hinsichtlich dieser Streitgegenst�nde besteht noch keine Entscheidungsreife. Die Kl�gerin hat die Klage erst mit Schriftsatz vom 30.06.2022 erweitert um den Antrag auf Feststellung, dass der Beklagten kein Anspruch gegen die Kl�gerin auf Abtretung des Anspruchs auf Erteilung der sieben internationalen Patentanmeldungen vom 10.12.2020 besteht. Eine Verhandlung in der Sache zu diesem Streitgegenstand hat im Termin zur m�ndlichen Verhandlung am 27.07.2022 nicht stattgefunden. Die Beklagte hat zu dieser zweiten Klageerweiterung erst im nachgelassenen 150-seitigen Schriftsatz vom 12.09.2022 Stellung genommen und zugleich Leistungswiderklage gerichtet auf Vindikation der sieben internationalen Patentanmeldungen vom 10.12.2020 erhoben. F�r die Kl�gerin hat bislang noch keine Gelegenheit bestanden, hierzu Stellung zu nehmen.

51 Hinsichtlich der �brigen Streitgegenst�nde liegt Entscheidungsreife vor. Hierzu wurde im Termin vom 27.07.2022 in der Sache verhandelt. Diese Gegenst�nde sind nicht mit dem abzutrennenden Streitkomplex verbunden. Wie im Rahmen der Begr�ndetheit dargelegt wird (siehe unten D.), h�ngt die Wirksamkeit einer der K�ndigungen des Patent�bertragungsvertrags - entgegen dem Vorbringen der Beklagten in ihrem nachgelassenen Schriftsatz vom 12.09.2022 (dort, S. 2) - nicht von der Beurteilung des abzutrennenden Streitkomplexes ab.

52 Die Klage ist - soweit sie nicht �bereinstimmend f�r erledigt erkl�rt wurde - unzul�ssig.

53 Die Kl�gerin hat in der m�ndlichen Verhandlung am 27.07.2022 ihren Antrag gem�� Ziffer I. f�r die Anmeldungen PCT…5, PCT…4 und PCT…8 (wie in Klageschrift vom 08.06.2020 und erster Klageerweiterung vom 19.07.2021) sowie gem�� Ziffer II. mit Ausnahme hinsichtlich der drei deutschen Patentanmeldungen, wie sie in � 1 lit. a) des Patent�bertragungsvertrags (vgl. Anlage BB5/KAP7) genannt sind, f�r erledigt erkl�rt (Bl. 386 d.A.). Die Beklagte hat der Erledigungserkl�rung am 27.07.2022 zugestimmt (Bl. 387 d.A.).

54 Danach wurde der - nach Abtrennung (s.o.) im vorliegenden Verfahren verbleibende - Gegenstand der Klage nicht f�r erledigt erkl�rt, soweit die Kl�gerin beantragt hat, festzustellen, dass der Beklagten kein Anspruch auf R�ck�bertragung der mit dem Patent�bertragungsvertrag vom 14./15.03.2017 auf die Kl�gerin �bertragenen und auf sie umgeschriebenen Patentanmeldungen DE…4, DE…3 und DE…2 zusteht.

55 Die Feststellungsklage ist unzul�ssig. Ihr fehlt kraft der erhobenen Leistungswiderklage, die das kontradiktorische Gegenteil zum Feststellungsbegehren betrifft, das Feststellungsinteresse. Entgegen der Ansicht der Kl�gerseite (vgl. Bl. 386 d.A.) umfasst der Antrag gem�� Ziffer I.4. der Widerklage auch die drei deutschen Patentmeldungen DE…4, DE…3 und DE…2 als Priorit�tsanmeldungen der PCT…2.

56 Aus der Widerklage vom 08.12.2021 geht hervor, dass von dem auf die Patentanmeldung PCT…2 bezogenen Antrag gem�� Ziffer I.4. der Widerklage auch Patentanmeldungen umfasst sind, deren Priorit�t die PCT…2 in Anspruch nimmt. Der Antrag ist dahingehend auszulegen, dass die Formulierung „Anspruch auf Erteilung s�mtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO … (Anmeldenummer PCT…2) beruhen“ auch die Patentanmeldungen DE…4, DE…3 und DE…2 erfasst, deren Priorit�t die PCT…2 in Anspruch nimmt. Dies entspricht auch der von dem Beklagtenvertreter in der m�ndlichen Verhandlung gegebenen Erl�uterung der Antr�ge der Widerklage (vgl. Bl. 386 d.A.). In der einleitenden Begr�ndung der Widerklage hat die Beklagte ausgef�hrt, dass die Leistungs(wider-)klage „s�mtliche Streitgegenst�nde der von der Kl�gerin eingereichten negativen Feststellungsklage“ umfasse (dort, S. 4). Der Beklagten gehe es „um die Beendigung und die R�ckabwicklung eines zwischen den Parteien geschlossenen Patent�bertragungsvertrags“ (Widerklage, S. 5) und die Kl�gerin sei „verpflichtet, s�mtliche der benannten Vertragsschutzrechte auf die Beklagte zu �bertragen“ (Widerklage, Rz. 171). Der negative Feststellungsantrag gem�� Ziffer II. der Klage war allgemein auf die „Vertragsschutzrechte“ bezogen, ohne diese n�her zu benennen. Als Vertragsschutzrechte sind in � 1 lit. a) des Patent�bertragungsvertrags (vgl. Anlage BB5/KAP7) explizit die Patentanmeldungen DE…4, DE…3 und DE…2 benannt. Der Antrag gem�� Ziffer I.4. der Widerklage war demnach ersichtlich auch auf die der PCT…2 inhaltlich (jedenfalls auch) zugrundeliegenden Priorit�tsschriften DE…4, DE…3 und DE…2 gerichtet, weil die Beklagte mit der Widerklage als Leistungsklage einerseits eine Kl�rung hinsichtlich s�mtlicher Streitgegenst�nde der negativen Feststellungsklage der Kl�gerin und andererseits eine vollst�ndige R�ckabwicklung des Patent�bertragungsvertrags anstrebte, die beide jeweils auch die DE…4, DE…3 und DE…2 umfassten.

57 Die Widerklage ist zul�ssig.

58 I. Das Landgericht M�nchen I ist zust�ndig (� 143 PatG, �� 33, 32 ZPO i.V. mit � 38 Nr. 1 BayGZVJu, Art. 7 Nr. 2 EuGVVO).

59 II. Die mit der Widerklage geltend gemachten Anspr�che stehen mit den in der Klage geltend gemachten Anspr�chen im sachlichen Zusammenhang, � 33 Abs. 1 ZPO. Die Beklagte macht im Wege der Leistungswiderklage s�mtliche Streitgegenst�nde der von der Kl�gerin eingereichten negativen Feststellungsklage geltend (vgl. Widerklage, S. 4).

60 III. Die Antr�ge der Widerklage sind - entgegen der Auffassung der Kl�gerin (Bl. 386 d.A.) - auch hinreichend bestimmt, � 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO, weil sie unter Ber�cksichtigung ihres Inhalts und der von der Beklagten gegebenen Begr�ndung (vgl. Bl. 386 d.A.) einer Auslegung entsprechend �� 133, 157 BGB - wie im Rahmen der Tenorierung erfolgt - zug�nglich sind (vgl. Becker-Eberhard, in: M�nchener Kommentar zur ZPO, 6. Aufl. 2020, � 253 Rn. 91; Zigann/Werner, in: Cepl/Vo�, Prozesskommentar zum gewerblichen Rechtsschutz, 2. Aufl. 2018, � 253 Rn. 194, 221 ff. m.w.N.).

61 1. Die Widerklageantr�ge gem�� Ziffer I.1. bis I.4. umfassen - entgegen der Ansicht der Kl�gerin (vgl. Bl. 386 d.A.) - neben den auf den internationalen Patentanmeldungen beruhenden Patentanmeldungen auch die internationalen Patentanmeldungen PCT…5, PCT…4, PCT…8 und PCT…2 selbst.

62 Dies entspricht auch der von den Beklagtenvertretern in der m�ndlichen Verhandlung gegebenen Erl�uterung der Antr�ge der Widerklage (vgl. Bl. 386 d.A.). Der Antrag der Widerklage ist insoweit bestimmbar. In der einleitenden Begr�ndung der Widerklage (dort, S. 4) hat die Beklagte ausgef�hrt, dass die Leistungs(wider-)klage „s�mtliche Streitgegenst�nde der von der Kl�gerin eingereichten negativen Feststellungsklage“ umfasse. Die auf die PCT…5, PCT…4, PCT…8 und PCT…2 bezogenen negativen Feststellungsantr�ge der Kl�gerin umfassen jeweils auch die internationalen Patentanmeldungen selbst. Dementsprechend gilt dies auch f�r die entsprechenden auf Leistung gerichteten Antr�ge der Beklagten. Angesichts der Bestimmbarkeit der Antr�ge kommt es daher - entgegen dem Vorbringen der Kl�gerin im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 04.10.2022 - nicht darauf an, dass in der von der Beklagten mit nachgelassenem Schriftsatz vom 12.09.2022 �bergebenen Reinschrift der Antr�ge (dort, S. 145/150) die �bertragung der internationalen Patentanmeldungen PCT…5, PCT…4, PCT…8 und PCT…2 selbst nicht explizit genannt ist.

63 2. Wie im Hinblick auf den auf die �bertragung der PCT…2 gerichteten Antrag gem�� Ziffer I.4. der Widerklage dargelegt (siehe oben B.), ist dieser dahingehend auszulegen, dass auch die Patentanmeldungen erfasst sind, deren Priorit�t die PCT…2 in Anspruch nimmt. Dies gilt aufgrund der diesbez�glich einheitlichen Formulierung der Antr�ge gem�� Ziffer I.1. bis I.4. („die auf der internationalen Anmeldung (…) beruhen“) auch f�r die Auslegung der Antr�ge gem�� Ziffer I.1. bis I.3. Die Antr�ge gem�� Ziffer I.1. bis I.3. sind dementsprechend allgemein auszulegen, dass jeweils auch die Patentanmeldungen erfasst sind, deren Priorit�t die jeweilige internationale Patentanmeldung in Anspruch nimmt. F�r die internationalen Patentanmeldungen PCT…5, PCT…4 und PCT…8 geht das zus�tzlich auch aus der Begr�ndung der Widerklage hervor, die jeweils auch Ausf�hrungen zu den den internationalen Anmeldungen zugrundeliegenden europ�ischen Patentanmeldungen enth�lt (dort, Rz. 67, 166).

64 Dar�ber hinaus geht es der Beklagten ersichtlich darum, mit der Leistungsklage s�mtliche Streitgegenst�nde der von der Kl�gerin eingereichten negativen Feststellungsklage zu erfassen (vgl. Widerklage, S. 4). Zwar sind in dem Feststellungsantrag der Kl�gerin gem�� Ziffer I. der Klage die europ�ischen Patentanmeldungen, deren Priorit�t die internationalen Patentanmeldungen in Anspruch nehmen, nicht explizit benannt. Die Auslegung der kl�gerischen Antr�ge ergibt jedoch, dass auch diese miterfasst sein sollen, weil die Kl�gerin eine gerichtliche Kl�rung im Hinblick auf die au�ergerichtlich durch die Beklagte geltend gemachten Anspr�che herbeif�hren will. Au�ergerichtlich hatte die Beklagte aber jedenfalls auch Anspr�che bezogen EP…3, deren Priorit�t die PCT…5 in Anspruch nimmt, geltend gemacht (vgl. Anlagen BB7, BB8 und BB9). Es ist davon auszugehen, dass die Kl�gerin - und dementsprechend spiegelbildlich auch die Beklagte (vgl. Widerklage, S. 4) - jeweils f�r jede „Priorit�tskette“ insgesamt eine Kl�rung herbeif�hren wollte.

65 3. Entgegen der Auffassung der Kl�gerin (Bl. 386 d.A.) ist die Passage „etwaige k�nftige Patentanmeldungen“ in den Antr�gen gem�� Ziffer I.1. bis I.4. der Widerklage nicht mangels eines konkreten Bezugs zu unbestimmt.

66 Diese Passage der Antr�ge ist vielmehr - wie auch von der Beklagtenseite in der m�ndlichen Verhandlung am 27.07.2022 vorgebracht (Bl. 386 d.A.) - dahingehend auszulegen, dass nur Patentanmeldungen erfasst sind, die - wie die jeweils explizit bezeichneten Patentanmeldungen - auf der jeweils eingangs benannten internationalen Patentanmeldung beruhen. Auch die „k�nftigen Patentanmeldungen“ sind als Teil des „insbesondere“-Einschubs zu verstehen. Als „k�nftig“ k�nnen jedoch nur solche Patentanmeldungen angesehen werden, die im Zeitraum zwischen Anh�ngigkeit der Klage und Schluss der m�ndlichen Verhandlung get�tigt wurden, weil ein zu einer Handlung verurteilendes Urteil - anders als ein Feststellungsurteil, das von der Beklagtenseite nicht beantragt ist - nicht auf k�nftige Vorg�nge, d.h. solche, die sich nach Schluss der m�ndlichen Verhandlung ereignen, bezogen sein kann. Ohnehin ist die Priorit�tsfrist bezogen auf die streitgegenst�ndlichen internationalen Patentanmeldungen bereits abgelaufen. Einer diesbez�glichen Klarstellung im Tenor bedurfte es nicht, da dieser Aspekt jeweils lediglich Teil des „insbesondere“-Einschubs in den Antr�gen der Widerklage ist und die „k�nftigen“ Patentanmeldungen bereits von der allgemeinen Formulierung des Beruhens auf der jeweiligen internationalen Anmeldung erfasst sind.

67 Die Widerklage ist nur teilweise begr�ndet. Der Beklagten steht gegen die Kl�gerin lediglich ein Anspruch auf Einr�umung der Mitberechtigung an den internationalen Patentanmeldungen PCT…5, PCT…4 und PCT…8 einschlie�lich s�mtlicher Patentanmeldungen, die auf diesen beruhen oder deren Priorit�t die internationalen Anmeldungen in Anspruch nehmen, sowie auf Einwilligung in die Eintragung der Beklagten als Mitinhaberin dieser Patentanmeldungen zu (I.3.). Der von der Beklagten geltend gemachte weitergehende Anspruch auf Einr�umung einer alleinigen Berechtigung der Beklagten an den Streitanmeldungen ist indes unbegr�ndet (I.2.). Ein Anspruch auf (R�ck-)�bertragung der Vertragsschutzrechte besteht nicht, der Patent�bertragungsvertrag wurde nicht wirksam gek�ndigt oder in ein R�ckgew�hrschuldverh�ltnis umgewandelt (II.).

68 I. Die Beklagte hat gegen die Kl�gerin keinen Anspruch auf Einr�umung einer alleinigen Berechtigung der Beklagten (Vollrechtsvindikation) an den internationalen Patentanmeldungen PCT…5, PCT…4 und PCT…8 gem�� 8 PatG, Art. II � 5 Abs. 1 S. 1 IntPat�G, Art. 60 Abs. 1 EP� analog, aber einen Anspruch auf Einr�umung von Mitberechtigungen an den genannten Anmeldungen (einschlie�lich s�mtlicher Patentanmeldungen, die auf dieser beruhen oder deren Priorit�t die internationalen Anmeldungen in Anspruch nehmen) sowie auf Einwilligung gegen�ber dem jeweils zust�ndigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Mitinhaberin dieser Patentanmeldungen.

69 1. Ob ein Berechtigter die �bertragung eines Patents oder die Einr�umung einer Mitberechtigung daran verlangen kann, erfordert einen pr�fenden Vergleich der zum Patent angemeldeten Lehre mit derjenigen, deren widerrechtliche Entnahme bzw. unberechtigte Annahme geltend gemacht wird. Daf�r ist in erster Linie zu untersuchen, inwieweit beide Lehren �bereinstimmen. Das l�sst sich in der daf�r vorzunehmenden Gesamtschau zuverl�ssig nur auf der Grundlage festgestellter �bereinstimmungen zwischen der als entnommen geltend gemachten und der angemeldeten Lehre beurteilen. Ein Anspruch auf Vollvindikation besteht nur bei Wesensgleichheit (vgl. BGH GRUR 2016, 265, Rn. 22 - Kfz-Stahlbauteil; Werner, GRUR-Prax 2019, 149).

70 a) Zu pr�fen ist mithin, mit welcher Leistung der Einzelne zu der in ihrer Gesamtheit zu betrachtenden Erfindung beigetragen hat. Bei der Pr�fung der Frage, welche sch�pferischen Beitr�ge dazu von welchen Personen geleistet worden sind, kommt es auf die Fassung der Patentanspr�che nur insofern an, als sich aus ihnen ergeben kann, dass ein Teil der in der Beschreibung dargestellten Erfindung nicht zu demjenigen Gegenstand geh�rt, f�r den mit der Patenterteilung Schutz gew�hrt worden ist. Dabei geht es jedoch nicht darum, ob der Patentanspruch auf diejenige Ausf�hrungsform beschr�nkt ist, die in der Beschreibung genannt ist, sondern lediglich darum, ob eine beschriebene Ausf�hrungsform nicht mehr unter den Patentanspruch subsumiert werden kann, also au�erhalb des patentrechtlich gesch�tzten Gegenstands liegt und daher eine Miterfinderschaft an dem gesch�tzten Gegenstand auch nicht begr�nden kann (BGH GRUR 2011, 903, Rn. 16 - Atemgasdrucksteuerung).

71 Im �brigen gilt das Gleiche, was auch ansonsten f�r die Ermittlung des Offenbarungsgehalts einer Patentanmeldung gilt. Der Gegenstand der Erfindung ergibt sich aus der Anmeldung insgesamt; die Patentanspr�che sind lediglich ein Teil der Gesamtoffenbarung (BGH GRUR 2011, 903, Rn. 17 - Atemgasdrucksteuerung).

72 Nur wenn dies beachtet wird, ist gew�hrleistet, dass Gegenstand und Umfang der sch�pferischen Beteiligung an einer Erfindung unabh�ngig davon bestimmt werden, ob auf diese Erfindung bereits ein Patent erteilt ist, wie breit der Anspruch formuliert ist, mit dem das Patent angemeldet oder erteilt ist, und in welchem Umfang ein breiter Anspruch durch sp�tere Entscheidungen in einem Einspruchs-, Nichtigkeits- oder Beschr�nkungsverfahren beschr�nkt wird (BGH GRUR 2011, 903, Rn. 18 - Atemgasdrucksteuerung).

73 Ferner w�re es verfehlt, die einzelnen Merkmale des Patentanspruchs darauf hin zu untersuchen, ob sie f�r sich genommen im Stand der Technik bekannt sind, um sie bejahendenfalls f�r einen sch�pferischen Beitrag eines Miterfinders auszuschlie�en. Denn es steht der Patentf�higkeit einer technischen Lehre nicht schon automatisch entgegen, dass jedes ihrer Merkmale f�r sich genommen im Stand der Technik bekannt ist. Entscheidend sind die technische Lehre in ihrer Gesamtheit und die Beitr�ge, die die einzelnen Erfinder zum Zustandekommen dieser Lehre geleistet haben (BGH GRUR 2011, 903, Rn. 21 - Atemgasdrucksteuerung).

74 b) F�r die eine Mitberechtigung begr�ndende Miterfinderschaft reicht indes bereits ein eigenst�ndiger sch�pferischer Beitrag aus, der nicht unbedingt selbst�ndig erfinderisch sein muss, sog. qualifizierte Mitwirkung (BGH GRUR 2011, 903 Rn. 14 - Atemgasdrucksteuerung; GRUR 2016, 265, Rn. 22 - Kfz-Stahlbauteil).

75 Von sch�pferischer F�rderung einer Erfindung kann nicht erst und nur dann die Rede sein, wenn sie in die endg�ltige Fassung der Anspr�che Eingang gefunden hat, sondern daf�r kann ausreichen, wenn damit auf dem Wege zur endg�ltigen Gestalt der Erfindung beigetragen wurde (BGH GRUR 2016, 265, Rn. 31 - Kfz-Stahlbauteil mit Verweis auf BGH GRUR 2011, 903, Rn. 16 - Atemgasdrucksteuerung).

76 Ein Miterfinderbeitrag weist in der Regel einen finalen Bezug zur Erfindung auf. F�r eine Mitberechtigung reicht es jedoch nicht, blo� bei der Erfindung dabei gewesen zu sein oder abstrakt Gedanken beigesteuert zu haben, die allgemein im Stand der Technik bekannt gewesen sind (Werner, GRUR-Prax 2019, 149, 150).

77 c) Umgekehrt schlie�en - aus Gr�nden des wirksamen Erfinderschutzes - Abweichungen des Gegenstands der Streitanmeldungen von der Lehre, deren widerrechtliche Entnahme geltend gemacht wird, eine Vollvindikation nicht aus, wenn durch den Erfinder ein allgemeines L�sungsprinzip offenbart wurde, von dem die streitige Anmeldung eine vom Durchschnittsfachmann ohne Weiteres erkennbare und auffindbare konkrete Ausgestaltung betrifft (vgl. BGH GRUR 1981, 186, 189 - Spinnturbine II; Werner, GRUR-Prax 2019, 149, 150).

78 Ausgehend von diesen Grunds�tzen gilt f�r den vorliegenden Fall Folgendes:

79 2. Die Beklagte hat keinen Anspruch auf �bertragung der internationalen Patentanmeldungen PCT…5, PCT…4 und PCT…8 gem�� 8 PatG, Art. II � 5 Abs. 1 S. 1 IntPat�G, Art. 60 Abs. 1 EP� analog in der mit Widerklageantrag Ziffer I.1. bis I.3. beantragten Form, weil der Vergleich der jeweils zum Patent angemeldeten Lehre mit derjenigen, deren widerrechtliche Entnahme durch die Beklagte geltend gemacht wird, zeigt, dass diese nicht, jedenfalls nicht wesensgleich �bereinstimmen.

80 a) Die Lehre, deren widerrechtliche Entnahme die Beklagte geltend macht, ist nicht wesensgleich mit der Lehre der PCT…5 und/oder der Lehre der PCT…4.

81 aa) Die Lehre der internationalen Anmeldungen PCT…5 und PCT…4 l�sst sich wie folgt darstellen.

82 (1) Der Erfindungsgegenstand der Patentanmeldungen PCT…5 und PCT…4 betrifft jeweils ein Setzger�t zum Eintreiben von Befestigungselementen in einen Untergrund.

83 (2) In ihren Beschreibungen f�hren die Anmeldungen PCT…5 und PCT…4 jeweils aus, dass derartige Setzger�te �blicherweise eine Aufnahme f�r ein Befestigungselement aufwiesen, aus welcher heraus ein darin aufgenommenes Befestigungselement entlang einer Setzachse in den Untergrund bef�rdert werde. Hierf�r werde ein Eintreibelement von einem Antrieb entlang der Setzachse auf das Befestigungselement zu angetrieben.

84 (3) Aus dem Stand der Technik sei aus der US 6,830,173 B2 ein Setzger�t mit einem Antrieb f�r ein Eintreibelement bekannt. Der Antrieb weise einen elektrischen Kondensator und eine Spule auf. Zum Antreiben des Eintreibelements werde der Kondensator �ber die Spule entladen, wodurch eine Lorentz-Kraft auf das Eintreibelement wirke, so dass das Eintreibelement auf einen Nagel zu bewegt werde.

85 (4) Vor diesem Hintergrund stellen sich die Anmeldungen PCT…5 und PCT…4 jeweils die Aufgabe, ein Setzger�t der vorgenannten Art bereitzustellen, bei dem ein hoher Wirkungsgrad und/oder eine gute Setzqualit�t gew�hrleistet sei.

86 (5) Hierf�r schlagen die Anmeldungen PCT…5 und PCT…4 jeweils ein Setzger�t zum Eintreiben von Befestigungselementen in einen Untergrund zum Beispiel mit den Merkmalen des jeweiligen Anspruchs 1 vor, der sich merkmalsm��ig wie folgt gliedern l�sst:

PCT…5, Anspruch 1:

Setzger�t zum Eintreiben von Befestigungselementen in einen Untergrund, insbesondere handgef�hrtes Setzger�t, aufweisend

eine Aufnahme, welche daf�r vorgesehen ist, ein Befestigungselement aufzunehmen,

ein Eintreibelement, welches daf�r vorgesehen ist, ein in der Aufnahme aufgenommenes Befestigungselement mit einer Setzenergie Ekin entlang einer Setzachse in den Untergrund zu bef�rdern,

einen Antrieb, welcher daf�r vorgesehen ist, das Eintreibelement entlang der Setzachse auf das Befestigungselement zu anzutreiben, wobei der Antrieb aufweist

3.1

einen elektrischen Kondensator,

3.2

einen an dem Eintreibelement angeordneten Kurzschlussl�ufer und

3.3

eine Erregerspule, welche

3.3.1

bei einer Entladung des Kondensators mit Strom durchflossen wird und

3.3.2

ein Magnetfeld erzeugt, welches das Eintreibelement auf das Befestigungselement zu beschleunigt,

3.4

wobei eine Stromst�rke ACoil des die Erregerspule durchflie�enden Stroms w�hrend der Entladung des Kondensators einen zeitlichen Verlauf mit einer ansteigenden Flanke, einer maximalen Stromst�rke Amax und einer abfallenden Flanke aufweist,

3.4.1

wobei die Stromst�rke ACoil w�hrend einer Stromanstiegsdauer △trise von dem 0,1-fachen bis zu dem 0,8-fachen der maximalen Stromst�rke Amax ansteigt und w�hrend einer Einwirkdauer Atimpact mehr als das 0, 5-fache der maximalen Stromst�rke Amax betr�gt,

3.4.2

und wobei die Stromanstiegsdauer △trise mindestens 0,020 ms und h�chstens 0,275 ms und/oder die Einwirkdauer Atimpact mindestens 0,15 ms und h�chstens 2,0 ms betr�gt.

87 Die abh�ngigen Unteranspr�che 2 bis 8, die jeweils auf einen oder mehrere der jeweils vorhergehenden Anspr�che r�ckbezogen sind, beanspruchen Schutz f�r in der Beschreibung als vorteilhaft beschriebene Ausf�hrungsformen.

PCT…4, Anspruch 1:

Setzger�t zum Eintreiben von Befestigungselementen in einen Untergrund, insbesondere handgef�hrtes Setzger�t, aufweisend

eine Aufnahme, welche daf�r vorgesehen ist, ein Befestigungselement aufzunehmen,

ein Eintreibelement, welches daf�r vorgesehen ist, ein in der Aufnahme aufgenommenes Befestigungselement mit einer Setzenergie Ekin von mindestens 30 J und h�chstens 600 J entlang einer Setzachse in den Untergrund zu bef�rdern, wobei das Eintreibelement einen Kolbendurchmesser dk und eine Kolbenmasse mk aufweist und wobei

2.1

f�r den Kolbendurchmesser dk

2.2

und/oder f�r die Kolbenmasse mk

einen Antrieb, welcher daf�r vorgesehen ist, das Eintreibelement entlang der Setzachse auf das Befestigungselement zu anzutreiben, wobei der Antrieb aufweist

3.1

einen elektrischen Kondensator,

3.2

einen an dem Eintreibelement angeordneten Kurzschlussl�ufer und

3.3

eine Erregerspule, welche

3.3.1

bei einer Entladung des Kondensators mit Strom durchflossen wird und

3.3.2

ein Magnetfeld erzeugt, welches das Eintreibelement auf das Befestigungselement zu beschleunigt.

88 Die abh�ngigen Unteranspr�che 2 und 3 engen den bevorzugten Schutzbereich gegen�ber dem Hauptanspruch 1 weiter ein. Die Unteranspr�che 4 bis 10 beanspruchen Schutz f�r weitere in der Beschreibung als vorteilhaft beschriebene Ausf�hrungsformen.

89 Der Hauptanspruch 1 der PCT…5 und der Hauptanspruch 1 der PCT…4 beanspruchen folglich jeweils Schutz f�r ein insbesondere handgef�hrtes Setzger�t der beschriebenen Art, bei dem aufgabengem�� ein hoher Wirkungsgrad des Antriebs gew�hrleistet sei.

90 Im Falle des Anspruchs 1 der PCT…4 (Merkmalsgruppe 2 entspricht Unteranspruch 8 der PCT…5) wird der hohe Wirkungsgrad �ber die definierte Setzenergie (mindestens 30 J und h�chstens 600 J) und �ber abstrakt formulierte Vorgaben f�r das Eintreibelement (bzgl. Kolbenmasse und Kolbendurchmesser) erreicht, vgl. Figuren 5 und 6:

91 Im Falle des Anspruchs 1 der PCT…5 (Merkmalsgruppe 3.4 entspricht Unteranspruch 4 der PCT…4) wird der hohe Wirkungsgrad hingegen �ber abstrakt formulierte Vorgaben f�r die Stromst�rke des die Erregerspule durchflie�enden Stroms erreicht: Der die Erregerspule durchlaufende Strom soll w�hrend des Entladevorgangs des Kondensators einen bestimmten zeitlichen Verlauf der Stromst�rke ACoil mit einer ansteigenden Flanke, einer maximalen Stromst�rke Amax und einer abfallenden Flanke aufweisen, vgl. Figur 3:

92 bb) Die Lehre, deren widerrechtliche Entnahme die Beklagte geltend macht, ist mit der Lehre der PCT…5 und der PCT…4 nicht wesensgleich.

93 Zwar ist die Beklagte der Ansicht, dass sich die Lehre aller Anspr�che der PCT…5 und der PCT…4 aus der von der Beklagten an die Kl�gerin �bergebenen Machbarkeitsstudie (Anlage BB3/KAP3) erg�ben (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 71/164). Diese trifft aber aus den folgenden Gr�nden nicht zu.

94 (1) Eine Wesensgleichheit scheidet bereits deswegen aus, weil in der von der Beklagten als entlehnt geltend gemachten Lehre hinreichend detaillierte Angaben zu Kolbendurchmesser und Kolbenmasse fehlen. Insofern reicht der Gegenstand der beiden herausverlangten Patentanmeldungen weiter als der Gegenstand der technischen Lehre, die die Beklagte f�r sich als ihre Leistung in Anspruch nimmt.

95 (a) Es ist zwischen den Parteien unstreitig, dass die Machbarkeitsstudie - anders als z.B. die Merkmalsgruppe 2 - f�r den Kolbendurchmesser dk und die Kolbenmasse mk nicht eine Ober- und Untergrenze in Form einer mathematischen Formel (s.o.) offenbart, sondern konkrete Parameter (vgl. Klageschrift, S. 38; Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 107).

96 (b) Die Beklagte tr�gt zwar vor, dass die in der Machbarkeitsstudie offenbarten Parameter f�r den Kolbendurchmesser und die Kolbenmasse innerhalb dieser, z.B. in Merkmalsgruppe 2 genannter, Wertebereiche und hier insbesondere nahe am Leistungsoptimum l�gen (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 107/115). Die Merkmalsgruppe 2, bezogen auf die in der Machbarkeitsstudie angestrebte kinetische Energie von ca. 300J, ergebe sich damit unmittelbar aus der Machbarkeitsstudie (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 116). Die Kl�gerin habe die in der Machbarkeitsstudie offenbarte L�sung nur auf kleinere und gr��ere Versionen der Erfindung der Beklagten skaliert und aus Einzelwerten gro�z�gig ausgedehnte Wertebereiche formuliert (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 117). Die Kl�gerin habe lediglich um die Parameter aus der Machbarkeitsstudie herum „optimale“ Parameterbereiche ermittelt, innerhalb derer solche Ger�te gerade noch funktionieren k�nnten und diese Bereiche in G�nze f�r sich beansprucht. Nicht zuf�llig l�gen s�mtliche Parameter aus der Machbarkeitsstudie inmitten der von der Kl�gerin angegebenen Bereiche, zumeist bezeichnend nahe dem jeweiligen Bereichsoptimum (vgl. Duplik vom 27.10.2021, S. 5). Unabh�ngig von der rechtlichen Bewertung des angeblichen Beitrags der Kl�gerin stehe unzweifelhaft fest, dass die Kl�gerin erst nach Mitteilung aller konkreten Parameter durch die Beklagte �berhaupt in der Lage gewesen sei, die streitigen Patentanmeldungen auszuarbeiten und dabei Wertebereiche zu definieren, die die mitgeteilten Parameter vollst�ndig umfassten (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 118). Aus rechtlicher und technischer Sicht seien die angeblichen Beitr�ge der Kl�gerin allerdings derart unwesentlich, dass der Beklagten das alleinige Recht an den streitigen Patentanmeldungen zustehe. Von einem sch�pferischen Beitrag der Kl�gerin k�nne keine Rede sein (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 119). Das Skalieren zu schw�cheren oder st�rkeren Antrieben sei eine rechenintensive Routineaufgabe (vgl. Klageerwiderung vom 26.02.2021, S. 47) bzw. trivial (vgl. Duplik vom 27.10.2021, S. 20). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sei Wesensgleichheit auch dann noch gegeben, wenn seitens des Berechtigten ein allgemeines L�sungsprinzip offenbart worden sei, von dem die Anmeldung des Nichtberechtigten eine vom Durchschnittsfachmann ohne Weiteres erkennbare und auffindbare konkrete Ausgestaltung betreffe (BGHZ 78, 358 (368) - Spinnturbine II). Selbst wenn die Einzelparameter der Machbarkeitsstudie kein allgemeines L�sungsprinzip zeigen w�rden, so belegten sie jedenfalls, dass ein entsprechender Antrieb mit den geforderten Leistungsdaten allgemein m�glich sei, wenn man diese Parameter verwende. Aus fachm�nnischer Sicht sei die Definition von Wertebereichen um diese Parameter herum eine ohne Weiteres erkennbare und auffindbare konkrete Ausgestaltung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie. Damit sei Wesensgleichheit zu bejahen (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 120).

97 (c) Entgegen dieser Ansicht der Beklagten ist die Wesensgleichheit aber zu verneinen.

98 Die Lehre der PCT…5 und der PCT…4 umfasst (z.B. in Merkmalsgruppe 2 von Anspruch 1 der PCT…4 und in Unteranspruch 8 der PCT…5) zwei Formeln, die den Kolbendurchmesser bzw. die Kolbenmasse zu der zu erzielenden kinetischen Energie von mindestens 30 J und maximal 600 J ins Verh�ltnis setzen und jeweils Ober- und Untergrenzen festlegen. Die Zusammenh�nge zwischen diesen Parametern werden auch in den grafischen Darstellungen in den Figuren 5 und 6 der Patentanmeldungen (s.o.) dargestellt. Eine derartige Darstellung von Wirkungszusammenh�ngen und - daran ankn�pfend - eine Bestimmung von Ober- und Untergrenzen f�r Kolbendurchmesser und Kolbenmasse in Abh�ngigkeit von der zu erzielenden kinetischen Energie sind in der Machbarkeitsstudie unstreitig (vgl. Klageschrift, S. 38/41; Duplik vom 27.10.2021, S. 17) nicht enthalten.

99 Es handelt sich hierbei auch - entgegen der Auffassung der Beklagten (s.o.) - nicht um eine blo�e konkrete Ausgestaltung eines allgemeinen L�sungsprinzips i.S. der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1981, 186, 189 - Spinnturbine II). Vielmehr geht die Lehre der PCT…5 und der PCT…4 durch die Festlegung von Parameterbereichen und Darstellung der Wirkungszusammenh�nge in Formeln und Grafiken jedenfalls insoweit �ber die Machbarkeitsstudie hinaus, weil in der Machbarkeitsstudie konkrete Werte f�r die Parameter Kolbendurchmesser und Kolbenmasse angegeben sind. Auch wird unstreitig durch die Machbarkeitsstudie - anders als durch die Patentanmeldungen PCT…5 und PCT…4 kein Ger�tepark von 30 J bis 600 J abgedeckt, weil diese nur „mit Blick auf ein 250J-Tool durchgef�hrt“ wurde (vgl. Klageerwiderung vom 26.02.2021, S. 40, Hervorhebung dort). Auch insoweit ist der Gegenstand der Machbarkeitsstudie konkreter und damit enger als der Gegenstand der Lehre in der PCT…5 und PCT…4.

100 Soweit die Beklagte vortr�gt, die von der Kl�gerin angef�hrten „Wirkungszusammenh�nge“ und die „Systematik“ erg�ben sich - wie aus der Erfindungsmeldung gem�� Anlage BB6 hervorgehe - aus der „vielleicht flei�igen jedoch nichterfinderischen und routinem��igen Optimierungsarbeit der Kl�gerin an skalierten Varianten des Modells aus der Machbarkeitsstudie“, wobei die „Idee der Machbarkeitsstudie (…) einfach auf kleinere und gr��ere Abbilder der Erfindung der Beklagten ausgedehnt und simuliert“ worden sei, und die „Simulationsergebnisse (…) zu den Formeln sowie Figuren 5 und 6 der Vindikationsanmeldungen zusammengefasst“ worden seien (vgl. Duplik vom 27.10.2021, S. 17), legt sie damit selbst dar, dass keine Wesensgleichheit besteht. Denn es ist rechtlich unerheblich, warum keine Wesensgleichheit besteht

101 (2) Die soeben dargelegten Erw�gungen gelten gleicherma�en im Hinblick auf die Gegenst�nde wie sie sich zum Beispiel aus den Unteranspr�chen 2 bis 6 und 8 bis 10 der PCT…4 sowie aus den Anspr�chen 1 bis 3 und 5 bis 7 der PCT…5 ergeben, weil unstreitig (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 124/163) auch insoweit in der Machbarkeitsstudie f�r die jeweiligen Parameter nicht diese Wertebereiche, sondern konkrete Werte enthalten waren.

102 b) Die Lehre, deren widerrechtliche Entnahme die Beklagte geltend macht, ist nicht wesensgleich mit der Lehre der PCT…8.

103 aa) Die Lehre der internationalen Anmeldungen PCT…8 l�sst sich wie folgt darstellen.

104 (1) Die Erfindung der PCT…8 betrifft ein Setzger�t zum Eintreiben von Befestigungselementen in einen Untergrund.

105 (2) In der Beschreibung f�hrt die PCT…8 aus, dass derartige Setzger�te oft einen Arbeitskolben aufwiesen, welcher daf�r vorgesehen sei, sich entlang einer Arbeitsachse zu bewegen. Angetrieben werde der Arbeitskolben von einem Antrieb, welcher den Arbeitskolben beschleunige. Weiter f�hrt die PCT…8 aus, dass Setzger�te �blicherweise eine Aufnahme f�r ein Befestigungselement aufwiesen, aus welcher heraus ein darin aufgenommenes Befestigungselement entlang einer Setzachse in den Untergrund bef�rdert werde. Hierf�r werde das Arbeitselement von dem Antrieb entlang der Setzachse auf das Befestigungselement zu angetrieben.

106 (3) Aus dem Stand der Technik sei aus der WO … (= PCT…2) ein Antrieb bekannt, welcher einen elektrischen Kondensator, einen an dem Arbeitskolben angeordneten Kurzschlussl�ufer und eine Erregerspule aufweise, welche bei einer Schnellentladung des Kondensators mit Strom durchflossen werde und ein Magnetfeld erzeuge, um den Arbeitskolben zu beschleunigen. Weiter sei aus der US 6,830,173 B2 ein Setzger�t mit einem Antrieb bekannt, welcher einen elektrischen Kondensator und eine Spule aufweise.

107 (4) Vor diesem Hintergrund stellen sich die PCT…8 die Aufgabe, ein Setzger�t der vorgenannten Art bereitzustellen, bei dem ein hoher Wirkungsgrad und/oder eine gute Setzqualit�t gew�hrleistet sei.

108 (5) Hierf�r schl�gt die PCT…8 ein Arbeitsger�t, insbesondere ein handgef�hrtes Arbeitsger�t z.B. mit den Merkmalen des Anspruchs 1 vor, der sich merkmalsm��ig wie folgt gliedern l�sst:

Arbeitsger�t, insbesondere handgef�hrtes Arbeitsger�t, aufweisend

einen Arbeitskolben, welcher daf�r vorgesehen ist, sich entlang einer Arbeitsachse zu bewegen,

einen Antrieb, welcher daf�r vorgesehen ist, den Arbeitskolben entlang der Arbeitsachse anzutreiben, aufweisend

2.1.

einen elektrischen Kondensator,

2.2

einen an dem Arbeitskolben angeordneten Kurzschlussl�ufer und

2.3

eine Erregerspule, welche bei einer Schnellentladung des Kondensators mit Strom durchflossen wird und ein Magnetfeld erzeugt,

2.3.1

das Magnetfeld beschleunigt den Arbeitskolben,

einen Rahmen aus einem weichmagnetischen und elektrisch leitenden Material,

3.1

welcher die Erregerspule umgibt und

3.2

sich bez�glich der Arbeitsachse in einer umlaufenden Richtung erstreckt,

3.3.

wobei der Rahmen eine oder mehrere zumindest teilweise Unterbrechungen aufweist,

3.3.1

die Unterbrechungen erstrecken sich �ber einen wesentlichen Teil einer bez�glich der Arbeitsachse radialen Ausdehnung des Rahmens.

109 Anspruch 9 der PCT…8 lautet wie folgt:

Arbeitsger�t nach einem der vorhergehenden Anspr�che, wobei sich die eine oder mehreren Unterbrechungen zu der radialen Richtung geneigt erstrecken.

110 Anspruch 11 der PCT…8 lautet wie folgt:

Arbeitsger�t nach einem der vorhergehenden Anspr�che, wobei sich die eine oder mehreren Unterbrechungen zu einer bez�glich der Arbeitsachse axialen Richtung geneigt erstrecken.

111 bb) Die Beklagte tr�gt insoweit vor, die PCT…8 sei nichts anderes als eine Kopie der mit dem Patent�bertragungsvertrag �bertragenen Erfindungen (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 165). Die Wesensgleichheit mit der von der Beklagten stammenden Erfindung sei aufgrund des als Anlage KAP25 vorgelegten Pr�fungsbescheid des Europ�ischen Patentamts (nachfolgend: EPA) zu der der PCT…8 zugrundeliegenden europ�ischen Patentanmeldung nachgewiesen, weswegen der Beklagten alle Rechte auch an der PCT…8 zust�nden (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 169).

112 Aus dem Pr�fungsbescheid (Anlage KAP25) gehe hervor, dass der Gegenstand der Anspr�che 1 bis 8, 10 und 12 bis 15 nicht neu gegen�ber einer eigenen Anmeldung der Kl�gerin sei (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 166). Die Pr�fungsabteilung habe Anspruch 11 der Pr�fer als nicht erfinderisch bewertet und allein den abh�ngigen Anspruch 9 als gew�hrbar erachtet (vgl. Klageerwiderung vom 26.02.2021, S. 69).

113 Das entgegengehaltene Dokument sei die PCT…2, die auf den drei deutschen Priorit�tsanmeldungen beruhe, die die Beklagte der Kl�gerin mit dem Patent�bertragungsvertrag �bertragen h�tte (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 166). Da die Beklagte der Kl�gerin nur die Rechte an den deutschen Patentanmeldungen sowie zuk�nftiger Familienmitglieder verschafft habe, sei die Kl�gerin nicht berechtigt gewesen, die PCT…8 anzumelden (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 169).

114 Dass die Pr�fungsabteilung die Anspr�che 9 und 11 als nicht in der PCT…2 offenbart angesehen habe, �ndere nichts daran, dass der Beklagten trotzdem ein Anspruch auf Voll�bertragung zusteht. Abgesehen davon, dass die Bedeutung dieser beiden Anspr�che im Verh�ltnis zur Gesamtoffenbarung als �u�erst gering einzustufen sei, seien die in den Anspr�chen vorgesehenen Vorgaben auch technisch nicht nachvollziehbar. Der Fachmann w�rde insbesondere entgegen Anspruch 9 vorsehen, dass die Symmetrieachse des Antriebs in den Ebenen der Unterbrechungen liege oder aber senkrecht darauf stehe. Dass die Kl�gerin die PCT…2 in der PCT…8 als Stand der Technik angegeben habe, sei ist f�r die Beurteilung der Neuheit der Lehre der PCT…8 irrelevant (vgl. Widerklagereplik vom 04.07.2022, Rz. 110).

115 Zudem tr�gt die Beklagte vor, in der Beschreibung der PCT…8 (dort, S. 2 Abs. 3) werde, offensichtlich um sich von der PCT…2 scheinbar abzugrenzen, eine m�glichst hohe spezifische elektrische Leitf�higkeit des Rahmenwerkstoffs gefordert, sodass in diesem vom Erregerfeld Wirbelstr�me erzeugt w�rden, was vorgeblich dem Zweck dienen solle, einen hohen elektrischen Wirkungsgrad zu erreichen (vgl. Klageerwiderung vom 26.02.2021, S. 66). Dies sei physikalisch unsinnig, da der Rahmen fest mit dem Arbeitsger�t verbunden sei und sich im Bezugssystem des Arbeitsger�tes nicht bewege. Ohne Bewegung k�nne aber keine Arbeit verrichtet werden. Folglich verrichte ein Wirbelstrom im Rahmen keine mechanische Arbeit, wohl aber verursache er ohmsche Verluste (vgl. Klageerwiderung vom 26.02.2021, S. 67).

116 Im Weiteren gehe die PCT…8 (dort, S. 2 Abs. 4) darauf ein, wie der Rahmen durch Unterbrechungen so auszugestalten sei, dass Wirbelstr�me tunlichst unterdr�ckt w�rden, um auf diese Weise einen hohen Wirkungsgrad zu erreichen. Hier widerspreche sich die Anmeldung in der Beschreibung selbst. Dies sei zwar plausibel, entspreche aber einer Reduzierung der effektiven spezifischen elektrischen Leitf�higkeit des Rahmens, sodass dieser wiederum dem Hauptanspruch der PCT…2 gen�ge (vgl. Klageerwiderung vom 26.02.2021, S. 67). Als Rahmenwerkstoff schlage die Kl�gerin in der PCT…8 (dort, S. 4 Abs. 7) siliziumhaltige St�hle vor. Das Silizium diene in solchen „elektrischen St�hlen“ keinem anderen Zweck, als deren Leitf�higkeit zu vermindern, ohne sich sch�dlich auf die Koerzitivfeldst�rke auszuwirken. Die Kl�gerin fordere also erst unsinnigerweise eine hohe spezifische Leitf�higkeit des Rahmens, um anschlie�end sinnvoll zu erkl�ren, wie durch geeignete Anordnung von Schlitzen und Werkstoffauswahl die effektive spezifische elektrische Leitf�higkeit reduziert werden k�nne, wodurch ein nach der Lehre der PCT…8 ausgef�hrtes Nagelsetzger�t allerdings inmitten des Schutzbereichs von Anspruch 1 der PCT…2 liege. Tats�chlich habe die Beklagte die Kl�gerin betreffend geschlitzte („unterbrochenen“) Rahmen beraten, und zwar ohne diesbez�glichen Auftrag und (auch) via E-Mail. Insbesondere habe die Beklagte f�r einen solchen Rahmen den Werkstoff F… des Herstellers V… vorgeschlagen (vgl. Klageerwiderung vom 26.02.2021, S. 68).

117 cc) Entgegen dieser Ansicht der Beklagten ist eine Wesensgleichheit der Lehre der PCT…2 und der Lehre der PCT…8 auf dieser Grundlage zu verneinen.

118 Wie auch aus dem als Anlage KAP25 vorgelegten Pr�fungsbescheid der Pr�fungsabteilung des EPA hervorgeht, geht der Gegenstand der PCT…8 zumindest im Umfang der Unteranspr�che 9 und 11 �ber den Gegenstand der PCT…2 hinaus. Diese Abweichungen sind nicht als so geringf�gig anzusehen, dass die Lehren der PCT…2 und der PCT…8 als wesensgleich anzusehen w�ren, weil sich die Unteranspr�che 9 und 11 mit der Ausgestaltung der Unterbrechungen des Rahmens befassen. Das Unteranspruch 11 von der Pr�fungsabteilung als nicht erfinderisch eingestuft wurde, f�hrt zu keinem anderen Ergebnis, weil es - wie dargelegt (s.o.) - f�r die Frage der Wesensgleichheit nicht darauf ankommt, ob der Patentanmelder zu der Lehre der Patentanmeldungen einen erfinderischen Beitrag geleistet hat. Zudem ist insoweit zu ber�cksichtigen, dass die Einsch�tzung der Pr�fungsabteilung hinsichtlich der mangelnden erfinderischen T�tigkeit in Bezug auf die zus�tzlichen technischen Merkmale des Unteranspruchs 11 nicht auf die PCT…2 gest�tzt ist, sondern ausgehend von einer weiteren Entgegenhaltung (DE 10 2004 008688 A1) getroffen wurde (Anlage KAP25, S. 2/3), sodass hieraus nicht auf eine Wesensgleichheit mit der PCT…2 geschlossen werden kann.

119 Dar�ber hinaus weist nach der PCT…8 „das elektrisch leitende Material des Rahmens eine spezifische elektrische Leitf�higkeit von mindestens 104 S/m, bevorzugt mindestens 105 S/m, besonders bevorzugt mindestens 106 S/m,“ auf (dort, S. 2 Abs. 3), w�hrend nach der PCT…2 „der Rahmen (…) eine effektive spezifische elektrische Leitf�higkeit von h�chstens 106 S/m aufweist“ (dort, S. 2 Abs. 5). Insoweit f�hrt die Lehre der PCT…8 also weg von der PCT…2, die von der PCT…8 als Stand der Technik (s.o.) in Bezug genommen wird. Schlie�lich ist zu ber�cksichtigen, dass in der PCT…2 die bevorzugte Verwendung eines Stahls mit einem Eisenanteil von mindestens 95 % und/oder mit einem Siliziumgehalt von zwischen 1 % und 3 % als Werkstoff f�r den Rahmen nicht erw�hnt.

120 3. Die Beklagte hat indes gegen die Kl�gerin einen Anspruch auf Einr�umung von Mitberechtigungen an den internationalen Patentanmeldungen PCT…5, PCT…4 und PCT…8 gem�� 8 PatG, Art. II � 5 Abs. 1 S. 1 IntPat�G, Art. 60 Abs. 1 EP� analog.

121 a) Durch die Erstellung und �bermittlung der Machbarkeitsstudie vom 01.09.2016 gem�� Anlage BB3/KAP3 hat der eine Gesch�ftsf�hrer der Beklagten, der s�mtliche Rechte an der Erfindung an die Beklagte �bertragen hat (vgl. Anlage KAP27), einen sch�pferischen Beitrag zur Lehre der PCT…5 und der PCT…4 geleistet.

122 aa) Im Rahmen der Machbarkeitsstudie hat die Beklagte - wie die Kl�gerin vortr�gt - „[e]ntsprechend der Aufgabenstellung aus der Leistungsbeschreibung des Auftrags (…) mit ihrer softwarebasierten Grundlagesimulation gezeigt, dass unter den Bedingungen ihres Simulationsmodells bei der Annahme bestimmter Parameter auch bei einer bewegten Masse von 250 g eine kinetische Energie von mehr als 250 J erreichbar ist“ (vgl. Klageschrift, S. 37/38), konkret eine kinetische Energie von 305,4 J (vgl. Widerklage, Rz. 83; Anlage KAP3). Daneben wurden in der Machbarkeitsstudie aber auch die bewegten Massen 200 g und 300 g ber�cksichtigt und auch hierf�r die Erreichung einer kinetischen Energie von 305,4 J (200 g) bzw. 301,1 J (300 g) ermittelt (vgl. Widerklage, Rz. 87 und 91; Anlage KAP3). Dieses Wissen wurde durch die �bergabe der Machbarkeitsstudie an die Kl�gerin �bermittelt. Aufgrund dessen war bei der Kl�gerin bekannt, dass eine entsprechende kinetische Energie mit den drei genannten Kolbenmassen erreicht werden kann. Gerade dies war auch Gegenstand des von der Kl�gerin an die Beklagte erteilten Auftrags, wie aus dem Lastenheft vom 01.06.2016 hervorgeht (Anlage KAP2, S. 2/4).

123 bb) Dies stellt nach �berzeugung der Kammer einen hinreichend sch�pferischen Beitrag dar, der eine Mitberechtigung der Beklagten an den Patentanmeldungen PCT…5 und PCT…4 begr�ndet, weil diese Werte - angestrebte kinetische Energie und verwendete Kolbenmasse - gerade auch Teil der Lehre der PCT…5 und der PCT…4, konkret in Merkmalsgruppe 2 von Anspruch 1 der PCT…4 und in Unteranspruch 8 der PCT…5, geworden sind und die von der Beklagten in der Machbarkeitsstudie verwendeten bzw. ermittelten Werte jeweils innerhalb dieser Parameterbereiche liegen. Dies gilt - nach dem insoweit unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Beklagten (vgl. Widerklage, Rz. 124/159) - gleicherma�en f�r die weiteren in den Anspr�chen der PCT…5 und der PCT…4 Parameterbereiche.

124 cc) Ob auf Kl�gerseite - wie die Kl�gerin vortr�gt (vgl. Klageschrift, S. 39) - „in erheblichem Umfang eigene Simulationen anhand eines eigenen Simulationsmodells“ durchgef�hrt und „[d]ie Ergebnisse dieser Simulationen anhand einer Vielzahl an Tests an Prototypen verifiziert und die Simulationen angepasst [hat], bis die Ergebnisse aus ihren Simulationen und ihren Tests bestm�glich �bereinstimmen“, kann daher dahinstehen. Dies gilt gleicherma�en f�r den Vortrag der Kl�gerin, die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie seien von der Kl�gerin „in eigens angestellten Kontrollsimulationen und Prototypentests nicht reproduzierbar“ gewesen (vgl. Klageschrift, S. 39), weil durch die �bermittlung der Machbarkeitsstudie auf Kl�gerseite jedenfalls bekannt war, dass diese Ergebnisse durch die Simulationen der Beklagten erzielt werden konnten und wurden. Dass es sich hierbei nicht um tats�chlich erzielte Simulationsergebnisse der Beklagten handelte, ist weder vorgetragen noch ersichtlich.

125 dd) Es ist vorliegend - entgegen der Auffassung der Kl�gerin - auch unerheblich, dass in der Machbarkeitsstudie auch die Werte eines Antriebs mit 116 g ermittelt wurden und diese Werte „nicht mittels der beanspruchten Formeln aus den Streitanmeldungen errechnet werden k�nnen und die Werte auch nicht in die Parameterr�ume der Streitanmeldungen fallen“ (vgl. Klageschrift, S. 39). Dass bestimmte Teile eines transferierten Wissens keinen Eingang in die Lehre von Patentanmeldungen finden, schlie�t nicht aus, dass das transferierte Wissen im �brigen einen sch�pferischen Beitrag bildet.

126 ee) Da bereits aus diesen Erw�gungen von einer Mitberechtigung der Beklagten auszugehen ist, kommt es auf die diesbez�glichen Ausf�hrungen der Beklagten im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 19.10.2022 nicht an (dort, Rz. 7/105). Soweit darin neuer Sachvortrag enthalten ist, ist dieser - mangels Schriftsatznachlasses - ohnehin als versp�tet zur�ckzuweisen, � 296 a ZPO.

127 b) Der Beklagten steht gegen die Kl�gerin ebenso ein Anspruch auf Einr�umung einer Mitberechtigung an der PCT…8 zu.

128 aa) Mit Patent�bertragungsvertrag vom 14./15.03.2017 (Anlage BB5/KAP7) hat die Beklagte unter anderem die drei deutschen H…-Patentanmeldungen an die Kl�gerin ver�u�ert. Insoweit hat ein Wissenstransfer von der Beklagten auf die Kl�gerin stattgefunden. Der Gegenstand der drei deutschen H…-Patentanmeldungen wurde von der Kl�gerin in den Gegenstand der internationalen Patentanmeldung PCT…2 vom 06.12.2017 (Anlage BB4/KAP26) aufgenommen, wobei zwischen den Parteien streitig ist, ob die PCT…2 zus�tzlich noch weitere Erfindungsbeitr�ge enth�lt (vgl. Klageschrift, S. 11; vgl. Klageerwiderung vom 26.02.2021, S. 60; Replik vom 19.07.2021, S. 3). Dementsprechend nimmt die PCT…2 die Priorit�t aller drei deutschen H…-Patentanmeldungen in Anspruch und benennt unter anderem den Gesch�ftsf�hrer der Beklagten als Erfinder.

129 bb) Ein Vergleich der Lehre der PCT…8 mit derjenigen der PCT…2 zeigt wiederum, dass die Lehre PCT…8 hinsichtlich ihrer Anspr�che 2 bis 8, 10 und 12 bis 15 der Lehre der PCT…2 entspricht, wie auch durch den als Anlage KAP25 vorgelegten Pr�fungsbescheid der Pr�fungsabteilung des EPA best�tigt wird.

130 cc) Hieraus folgt, dass sch�pferische Beitr�ge des einen Gesch�ftsf�hrers der Beklagten, die dieser in den drei deutschen Harpyie-Patentanmeldungen niedergelegt hat, auch Eingang in die Lehre der PCT…8 gefunden haben.

131 Es ist weder vorgetragen noch ersichtlich, dass gerade die Teile der PCT…2, die den Anspr�chen 2 bis 8, 10 und 12 bis 15 der PCT…8 entsprechen, vollst�ndig nicht auf den drei deutschen H…-Patentanmeldungen beruhen. Dies w�re auch fernliegend, weil die PCT…2 die Priorit�t aller drei deutschen H…-Patentanmeldungen in Anspruch nimmt. Zudem tr�gt die Kl�gerin selbst vor, dass „[d]ie Internationale Patentanmeldung PCT…2 (…) Schutz f�r einen von den Parteien als ‚H…-Antrieb‘ bezeichneten elektromagnetischen Antrieb [beansprucht]“ und der Gesch�ftsf�hrer der Beklagten das „allgemeine Konzept“ der „H…-Antriebe“ entwickelt habe (vgl. Klageschrift, S. 11).

132 dd) Dass die Beklagte die drei deutschen H…-Patentanmeldungen von der Kl�gerin mit Patent�bertragungsvertrag vom 14./15.03.2017 erworben und deren Gegenstand - vereinbarungsgem�� (vgl. Widerklage, Rz. 167) zum Gegenstand der PCT…2 gemacht hat, steht einem Anspruch der Beklagten auf Einr�umung einer Mitberechtigung an der PCT…8 nicht entgegen.

133 Mit dem Patent�bertragungsvertrag hat die Kl�gerin von der Beklagten nur die Rechte an den H…-Patentanmeldungen „und deren s�mtliche Patentfamilienmitglieder, soweit jetzt oder in Zukunft vorhanden“ (� 1 lit. a) des Patent�bertragungsvertrags, Anlage BB5/KAP7) erworben, jedoch nicht das Recht an der - in den H…-Patentanmeldungen niedergelegten - Erfindung des Gesch�ftsf�hrers der Beklagten. Die erworbenen Rechte der Kl�gerin sind daher auf die H…-Patentanmeldungen und deren Patentfamilienmitglieder beschr�nkt. Andernfalls k�nnte - worauf die Beklagte aufmerksam macht (vgl. Widerklage, Rz. 167) - die Kl�gerin dieselbe Erfindung zum Gegenstand einer weiteren, unabh�ngigen Anmeldung machen, um ihre vertraglichen Verpflichtungen zu umgehen. Umgekehrt wird die Kl�gerin hierdurch nicht unbillig beschr�nkt, weil die Anmeldung von Patentfamilienmitgliedern durch den Patent�bertragungsvertrag gerade vorgesehen ist.

134 ee) Auch dass die PCT…2 in der PCT…8 als Stand der Technik benannt wird, f�hrt ebenfalls zu keinem anderen Ergebnis. Angesichts des unstreitig erfolgten Wissenstransfers durch �bertragung der drei Harpyie-Patentanmeldungen, die wiederum in die PCT…2 Eingang gefunden haben, kann deren Benennung als Stand der Technik in der PCT…8 nicht aus dem Vindikationsanspruch herausf�hren.

135 Insoweit ist die vorliegende Konstellation von einer Patentanmeldung durch einen unabh�ngigen Dritten unter Benennung der PCT…2 als Stand der Technik zu unterscheiden. Andernfalls k�nnte die Kl�gerin dieselbe Erfindung zum Gegenstand einer weiteren, unabh�ngigen Anmeldung machen, um ihre vertraglichen Verpflichtungen zu umgehen.

136 Ob die Anspr�che der PCT…8 unter Ber�cksichtigung der Offenbarung der PCT…2 patentf�hig sind, was angesichts des als Anlage KAP25 vorgelegten Pr�fungsbescheids des EPA jedenfalls hinsichtlich der Anspr�che 1 bis 8, 10 und 12 bis 15 fraglich ist (s.o.), ist f�r die Beurteilung der Mitberechtigung an der Patentanmeldung unerheblich, weil einerseits ein sch�pferischer Beitrag nicht f�r sich genommen patentf�hig sein muss und andererseits gerade die laut Pr�fungsbescheid neuheitssch�dliche Offenbarung der PCT…2 auf den sch�pferischen Beitrag des Gesch�ftsf�hrers zur�ckzuf�hren ist.

137 4. Das von der Kl�gerin hilfsweise geltend gemachte Zug-um-Zug-Einrede greift nicht durch.

138 a) Die Kl�gerin hat mit der Widerklageerwiderung vom 11.03.2022 (dort. S. 22/23) hilfsweise im Wege der Einrede Erstattungsanspr�che f�r die jeweils erfassten Schutzrechte geltend gemacht, wobei Gegenstand der Erstattungsanspr�che die f�r die jeweiligen Schutzrechtsanmeldungen aufgewandten Kosten (Amtsgeb�hren, Kosten f�r Vertreter und Ausarbeitung der Anmeldungen) im folgenden Umfang seien:

Schutzrechtsfamilie PCT…4

Schutzrechtsfamilie PCT…5

Schutzrechtsfamilie PCT…8

Amtsgeb�hren

CHF 5.362

CHF 1.190

CHF 5.362

CHF 1.190

CHF 2.839

CHF 721

Kosten f�r Vertreter

CHF 11.592

CHF 11.817

CHF 17.133

Kosten f�r Ausarbeitung der Anmeldungen

CHF 4.500

Gesamt

22.644

(= EUR 22.261,32)

22.869

(= EUR 22.482,51)

25.193

(= EUR 24.767,24)

139 b) Die Beklagte hat mit der Widerklagereplik vom 04.07.2022 (dort, S. 38) das Entstehen etwaiger Kosten bei der Kl�gerin und die H�he der Kosten mit Nichtwissen bestritten.

140 c) Daraufhin hat die Kl�gerin mit - im Hinblick auf das Vorbringen der Beklagten in der Widerklagereplik - nachgelassenem Schriftsatz (Widerklageduplik) vom 12.09.2022 (dort, S. 27/28) vorgetragen, dass das Bestreiten der Beklagten unbeachtlich sei, soweit diese mit Nichtwissen bestreite, dass der Kl�gerin mit der Anmeldung der Streitanmeldungen Kosten entstanden sind. Die Kosten seien der Beklagten bekannt. Zudem erg�ben sich die f�r die internationalen Anmeldungen zu entrichtenden Kosten aus den �ffentlich zug�nglichen Geb�hrentabellen. Als Nachweis der entstandenen Kosten f�r die jeweiligen Streitanmeldekomplexe w�rden Ausz�ge aus dem elektronischen Patentverwaltungssystem der Kl�gerin �bergeben als Anlage BB22.

141 d) Eine Verurteilung der Kl�gerin nur Zug um Zug gegen Erstattung der f�r die die jeweiligen Schutzrechtsanmeldungen aufgewandten Kosten kommt auf der Grundlage des Vorbringens der insoweit darlegungs- und beweisbelasteten Kl�gerin nicht in Betracht.

142 Die Kl�gerin hat die Zusammensetzung der Kosten weder in der Widerklageerwiderung noch in der Widerklageduplik hinreichend substantiiert und plausibel dargelegt. Hierf�r reicht in Bezug auf die „Amtsgeb�hren“ der blo�e Verweis der Kl�gerin auf die �ffentlich zug�nglichen Geb�hrentabellen ohne n�here Erl�uterung von deren Anwendung im Einzelfall nicht aus. Auch die Kosten f�r Vertreter und Ausarbeitung der Anmeldungen sind von der Kl�gerin nicht hinreichend substantiiert und plausibel dargelegt. Der Verweis der Beklagten auf die als Anlage BB22 vorgelegten Ausz�ge aus dem elektronischen Patentverwaltungssystem der Kl�gerin reicht hierf�r nicht aus, insbesondere weil hieraus nicht ersichtlich ist, ob es sich bei den darin genannten Betr�gen um die jeweiligen Amtsgeb�hren, die jeweiligen Kosten f�r Vertreter oder die jeweiligen Kosten f�r Ausarbeitung der Anmeldungen handelt oder um die Summe verschiedener dieser Kostenpositionen. Bei Durchf�hrung von Proberechnungen und Abgleich der addierten Summen mit den von der Kl�gerin in der Widerklageerwiderung genannten Zahlen kann die Kammer die in der Widerklageerwiderung genannten Zahlen nicht nachvollziehen, vielmehr ergeben sich insoweit Abweichungen.

143 e) Mangels substantiierter Darlegung der H�he der geltend gemachten Erstattungsanspr�che scheidet eine Verurteilung Zug um Zug aus und eine Wiederer�ffnung der m�ndlichen Verhandlung ist nicht angezeigt, weil der Kl�gerin gerade im Hinblick auf das Vorbringen der Beklagten aus der Widerklagereplik - und damit auch auf das Bestreiten der H�he der Kosten - eine Schriftsatzfrist einger�umt worden ist (Bl. 387 d.A.).

144 II. Die Beklagte hat keinen Anspruch auf (R�ck-)�bertragung der Vertragsschutzrechte gem�� 812 BGB oder � 246 BGB gegen die Kl�gerin, weil der Patent�bertragungsvertrag vom 14./15.03.2017 (Anlage BB5/KAP7) durch die Beklagte nicht wirksam gek�ndigt oder in ein R�ckgew�hrschuldverh�ltnis umgewandelt wurde. Aufgrund des Fortbestehens des Patent�bertragungsvertrags und der hieraus folgenden Berechtigung der Kl�gerin besteht auch kein Anspruch auf �bertragung der Vertragsschutzrechte und Einwilligung in die Umschreibung nach Art. II � 5 IntPat�G i.V.m. Art. 60 EP�.

145 1. Die Beklagte hat mit Schreiben vom 23.12.2019 (Anlage BB8/KAP18) die Beklagte „h�chstvorsorglich“ die K�ndigung des Rahmenberatervertrags und aller Einzelberatervertr�ge erkl�rt. Daneben hat die Beklagte mit Schreiben vom 16.01.2020 (Anlage BB9/KAP19) die Beklagte die K�ndigung s�mtlicher Vertr�ge vom 14./15.03.2017 gest�tzt auf den Vorwurf der Vorlagenfreibeuterei erkl�rt und die die Kl�gerin zur unverz�glichen R�ck�bertragung s�mtlicher Vertragsschutzrechte aus dem Patent�bertragungsvertrag an die Beklagte aufgefordert. Nach Ver�ffentlichung der Patentanmeldung PCT…8 der Kl�gerin am 07.01.2021 hat die Beklagte mit Schreiben vom 19.01.2021 (Anlage KAP22) erneut h�chst vorsorglich die K�ndigung der Vertr�ge vom 14./15.03.2017 erkl�rt. Nach Ver�ffentlichung der sieben weiteren internationalen Patentanmeldungen der Kl�gerin am 24.06.2021 hat die Beklagte die Vertr�ge vom 14./15.03.2017 ein weiteres Mal h�chst vorsorglich mit Schreiben vom 28.06.2021 (Anlage KAP23) gek�ndigt. Schlie�lich erkl�rte die Beklagte mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 19.10.2022 (dort, S. 26/27) erneut h�chst vorsorglich den R�cktritt von den Vertr�gen vom 14./15.03.2017.

146 2. Durch die Erkl�rungen der Beklagten wurde der Patent�bertragungsvertrag nicht wirksam beendet bzw. in ein R�ckgew�hrschuldverh�ltnis umgewandelt, weil der Beklagten weder ein K�ndigungsrecht noch ein R�cktrittsrecht zusteht.

147 a) Ein vertragliches K�ndigungsrecht der Beklagten besteht nicht. Entgegen der Ansicht der Beklagten (vgl. Klageerwiderung vom 26.02.2021, S. 62/63) folgt aus der Regelung eines ordentlichen K�ndigungsrechts der Kl�gerin in � 6 Abs. 2 S. 1 des Patent�bertragungsvertrags nicht, dass der Beklagten spiegelbildlich jedenfalls ein K�ndigungsrecht aus wichtigem Grund zusteht. Vielmehr spricht diese Regelung eher im Gegenteil daf�r, dass auf die Regelung eines vertraglichen - ordentlichen wie au�erordentlichen - K�ndigungsrechts der Beklagten bewusst verzichtet wurde. Ein solcher Verzicht ist auch m�glich, weil K�ndigungsrechte grunds�tzlich abdingbar sind.

148 b) Der Beklagten steht ebenfalls kein gesetzliches K�ndigungsrecht nach � 313 Abs. 3 S. 2 BGB oder � 314 BGB zu, weil es sich bei dem Patent�bertragungsvertrag - entgegen der Ansicht der Beklagten (vgl. Klageerwiderung vom 26.02.2021, S. 62/63; Widerklage, Rz. 183/206; Widerklagereplik vom 04.07.2022, Rz. 122/149) - nicht um ein Dauerschuldverh�ltnis i.S. von �� 313 Abs. 3 S. 2, 314 BGB handelt.

149 Ein Dauerschuldcharakter der vertraglichen Vereinbarung folgt - entgegen der Auffassung der Beklagten (vgl. Klageerwiderung vom 26.02.2021, S. 62/63; Widerklage, Rz. 194/196; Widerklagereplik vom 04.07.2022, Rz. 135) - nicht aus der Vereinbarung der Leistung des Kaufpreises in Teilzahlungen, die an den Eintritt bestimmter Bedingungen (Meilensteine) gekn�pft wurden (� 2 Abs. 2 des Patent�bertragungsvertrags). Die Vereinbarung von Teilzahlungen als Kaufpreis f�r Patentanmeldungen hat nicht zur Folge, dass dieses Vertragsverh�ltnis als Dauerschuldverh�ltnis einzustufen w�re. Hiergegen spricht bereits, dass die Kl�gerin nach � 3 des Patent�bertragungsvertrags durch Zahlung der ersten Teilzahlung an die Beklagten vollumf�nglich Inhaberin der Vertragsschutzrechte geworden ist. Ebenso st�nden nach den gesetzlichen Regelungen f�r die Ausgestaltung des Vertragsverh�ltnisses als Dauerschuldverh�ltnis verschiedene M�glichkeiten alternativer Vertragsgestaltung offen, insbesondere der Abschluss eines Lizenzvertrags, wie er auch von den Parteien im Vertragskonvolut vom 14./15.03.2017 (Anlage BB5) als separater Vertrag (Anlage KAP8) geschlossen wurde. Darin wurde der Beklagten eine zeitlich unbefristete kostenlose exklusive R�cklizenz an den Vertragsschutzrechten au�erhalb des definierten … Anwendungsbereichs einger�umt.

150 Entgegen dem Vorbringen der Beklagten (vgl. Widerklage, Rz. 201/05) kann auch aus der Einbettung des Patent�bertragungsvertrags in das Vertragspaket vom 14./15.03.2017 (Anlage BB5), bestehend aus einer Rahmenvereinbarung (Anlage KAP6), dem Patent�bertragungsvertrag (Anlage KAP7), einem Lizenzvertrag (Anlage KAP8), einem Rahmenberatervertrag (Anlage KAP9) und einem Einzelberatervertrag (Anlage KAP10), kein Dauerschuldcharakter des Patent�bertragungsvertrags hergeleitet werden. Vielmehr geht aus den Regelungen des Vertragskonvoluts gerade hervor, dass diese nach dem objektiven Willen der Vertragsparteien (�� 133, 157 BGB) hinsichtlich ihres Schicksals unabh�ngig voneinander seien sollten, weil die Parteien in der Rahmenvereinbarung mit der Regelung � 5 Abs. 3 gerade eine Regelung f�r die nachtr�gliche Unwirksamkeit, Nichtigkeit oder anderweitige Beendigung einzelner Vertr�ge des Vertragskonvoluts getroffen und zum Ausdruck gebracht, dass eine grunds�tzliche Aufrechterhaltung gew�nscht ist.

151 Dar�ber hinaus spricht - entgegen der Ansicht der Beklagten (vgl. Klageerwiderung vom 26.02.2021, S. 62; Widerklage, Rz. 198/199) - die Regelung des ordentlichen K�ndigungsrechts der Kl�gerin in � 6 Abs. 2 des Patent�bertragungsvertrags gegen eine Einstufung des Patent�bertragungsvertrags als Dauerschuldverh�ltnis, weil darin nach K�ndigung durch die Kl�gerin kein automatischer R�ckfall der Vertragsschutzrechte an die Beklagte vorgesehen ist, sondern lediglich eine Pflicht der Kl�gerin, „das Recht einr�umen, die Vertragsschutzrechte gem�� 1 dieses Vertrages kostenfrei zu �bernehmen und auf eigene Kosten aufrechtzuerhalten“ und auch das nur, wenn die K�ndigung erkl�rt wurde, „bevor der Kaufpreis gem�� 2 (2) a) bis g) insgesamt oder gem�� 2 (2) i) dieses Vertrages vollst�ndig bezahlt ist“.

152 Schlie�lich spricht auch die Regelung des � 6 Abs. 3 des Patent�bertragungsvertrags dagegen, diesen als Dauerschuldverh�ltnis anzusehen, weil danach die Kl�gerin die Vertragsschutzrechte jederzeit, sogar nach seiner K�ndigung nach � 6 Abs. 3 des Patent�bertragungsvertrags, an einen Dritten weiterver�u�ern kann, so dass der Vertragsgegenstand im Verh�ltnis zwischen den Parteien nicht mehr vorhanden w�re (und nur die Verpflichtung der K�uferin zur Kaufpreiszahlung fortbest�nde).

153 c) Ein R�cktrittsrecht der Beklagten nach � 313 Abs. 3 S. 1 BGB ist ebenfalls nicht gegeben.

154 aa) Nach � 313 Abs. 1 BGB kann eine Vertragspartei eine Vertragsanpassung verlangen, wenn sich Umst�nde, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend ver�ndert haben und die Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen h�tten, wenn sie diese Ver�nderung vorausgesehen h�tten, soweit einem Teil unter Ber�cksichtigung aller Umst�nde des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unver�nderten Vertrag nicht zugemutet werden kann. Ist eine Anpassung des Vertrags nicht m�glich oder einem Teil nicht zumutbar, so kann die benachteiligte Vertragspartei gem�� 313 Abs. 3 S. 1 BGB vom Vertrag zur�cktreten.

155 bb) Die Beklagte tr�gt diesbez�glich vor, die Kl�gerin habe das Vertrauen der Beklagten missbraucht, indem sie eigenm�chtig und entgegen der zwischen den Parteien bestehenden Geheimhaltungsvereinbarung vom 20.02.2015 und 27.02.2015 (Anlage KAP1) auf Basis der Machbarkeitsstudie die Schutzrechte PCT…5, PCT…4 und PCT…8 und auf Basis von E-Mails aus Herbst 2019 mit weiterem technischen Wissen sieben weitere internationale Patentanmeldungen auf ihren Namen angemeldet habe, die einen erheblichen wirtschaftlichen Wert verk�rperten (vgl. Klageerwiderung, S. 63/65; Duplik vom 27.10.2021, S. 23/25; Widerklage, Rz. 215/243; Widerklagereplik vom 04.07.2022, Rz. 155/192).

156 Dies erf�lle zudem nach Auffassung der Beklagten den zum Zeitpunkt der Tat noch existenten Tatbestand der Vorlagenfreibeuterei nach � 18 UWG a.F. bzw. � 23 GeschGehG (vgl. Widerklage, Rz. 228, 230, 273; Widerklagereplik vom 04.07.2022, Rz. 163). Jedenfalls bestehe ein diesbez�glicher Verdacht (vgl. Widerklage, Rz. 230/233, 273; Widerklagereplik vom 04.07.2022, Rz. 155, 169/170).

157 Schlie�lich hat die Beklagte mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 20.10.2022 (dort, Rz. 7/8, 106/109) vorgebracht, die Kl�gerin habe mit nachgelassenem Schriftsatz vom 12.09.2022 erneut grob irref�hrend und teilweise falsch vorgetragen, um den Vindikationsanspruch abzuwehren, indem die Kl�gerin vorgetragen habe, dass sie den Antrieb f�r das Setzger�t der Patentfamilien PCT…5 und PCT…4 ohne irgendeinen Beitrag der Beklagten bzw. von Herrn M… entwickelt h�tte. Sp�testens mit diesem Vorgehen k�nne der Beklagten nicht mehr zugemutet werden, an den Vertr�gen weiter festzuhalten. Die Kl�gerin habe nachgewiesen, dass sie bereit sei, alle Mittel zu nutzen, um sich berechtigten Anspr�chen der Beklagten zu entziehen, und gehe sogar so weit, sich in ihrem gerichtlichen Vortrag weitere sch�pferische Leistungen der Beklagten anzueignen.

158 cc) Ein R�cktrittsrecht nach � 313 Abs. 1, Abs. 3 S. 1 BGB ist auf der Grundlage dieses Vorbringens der Beklagten sowie der �brigen konkreten Umst�nde des Einzelfalls nicht gegeben.

159 Hierbei ist prim�r die vertragliche Risikoverteilung (� 313 Abs. 1 BGB) zu ber�cksichtigen, wie sie in den Regelungen des Vertragskonvoluts vom 14./15.03.2017 (Anlage BB5) zum Ausdruck kommt. Die Parteien haben in der Rahmenvereinbarung (Anlage KAP6) mit der Regelung � 5 Abs. 3 gerade eine Regelung f�r eine St�rung des gesamten Vertragsverh�ltnisses (durch die nachtr�gliche Unwirksamkeit, Nichtigkeit oder anderweitige Beendigung einzelner Vertr�ge) getroffen und zum Ausdruck gebracht, dass grunds�tzlich eine Aufrechterhaltung des Vertragskonvoluts im �brigen gew�nscht ist.

160 Auch die Regelung des � 6 Abs. 3 des Patent�bertragungsvertrags spricht daf�r, auch bei einer schwerwiegenden Ver�nderung der Umst�nde keine R�ckabwicklung des Patent�bertragungsvertrags nach � 313 Abs. 1, Abs. 3 S. 1 BGB vorzunehmen, weil danach die Kl�gerin die Vertragsschutzrechte jederzeit, sogar nach seiner K�ndigung nach � 6 Abs. 3 des Patent�bertragungsvertrags, an einen Dritten weiterver�u�ern kann, so dass die Vertragsschutzrechte dem Zugriff der Parteien entzogen w�ren und nur die Verpflichtung der K�uferin zur Kaufpreiszahlung fortbest�nde, was detailliert geregelt wird. Hieraus wird ersichtlich, dass bei der Risikoverteilung im Rahmen des Patent�bertragungsvertrags die Gew�hrleistung einer gewissen Verg�tung der Beklagten f�r die Nutzung der Vertragsschutzrechte im Vordergrund stand und steht.

161 Schlie�lich widerspricht es auch dem Regelungsgedanken � 313 BGB, dass ein Vertragsverh�ltnis, bei dem die Kl�gerin den aus Sicht der Beklagten grunds�tzlich „richtigen“ Weg gegangen ist, indem sie die Vertragsschutzrechte von der Beklagten gekauft hat, dadurch unzumutbar gest�rt sein soll, dass die Kl�gerin hinsichtlich anderer Schutzrechte, nicht diesen Weg beschritten hat.

162 d) Schlie�lich kommt auch ein R�cktrittsrecht der Beklagten nach � 324 BGB nicht in Betracht.

163 aa) Nach � 324 BGB kann der Gl�ubiger zur�cktreten, wenn der Schuldner bei einem gegenseitigen Vertrag eine Pflicht nach � 241 Abs. 2 BGB, R�cksicht auf Rechte, Rechtsg�ter und Interessen des Gl�ubigers zu nehmen, verletzt und dem Gl�ubiger ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist.

164 Das Vorliegen von Unzumutbarkeit ist im Einzelfall unter Abw�gung der beiderseitigen Interessen zu ermitteln. Hierbei sind der Gegenstand der Vertragsbeziehungen und die weitere Dauer des Vertragsverh�ltnisses zu ber�cksichtigen Bei Vertragsbeziehungen, die ein besonderes Vertrauensverh�ltnis der Parteien voraussetzen, wird die Unzumutbarkeit eher eintreten als bei Vertr�gen, bei denen ein einmaliger Austausch unpers�nlicher Art stattfindet. Entsprechend dem Ausnahmecharakter des R�cktrittsrechts, das ohne Verletzung des eigentlichen Leistungsinteresses entstehen soll, sind jedenfalls hohe Anforderungen zu stellen. Dabei ist zu bedenken, dass die Pflichtverletzung als solche, soweit sie zu einer Sch�digung des Gl�ubigers gef�hrt hat, bereits durch eine Schadensersatzpflicht des Schuldners nach � 280 Abs. 1, � 241 Abs. 2 BGB ausgeglichen wird, sofern sich der Schuldner nicht exkulpieren kann. Bei der gebotenen Abw�gung ist zu bedenken, dass Pflichtverletzungen des Schuldners, die nur einen Teil seines Leistungsprogramms betreffen, im Rahmen des � 323 BGB zum Totalr�cktritt nur berechtigen, wenn das Interesse des Gl�ubigers an der bewirkten Leistung entfallen ist. Dies erfordert es normativ, dass die Verletzung von Schutzpflichten, die durch einen Schadensersatzleistung in der Regel weitgehend auszugleichen sind, nicht regelm��ig, sondern nur bei besonders schwerwiegenden, eben zur Unzumutbarkeit f�hrenden Verletzungen das R�cktrittsrecht begr�nden (zu allem Ernst, in: M�nchener Kommentar zum BGB, 9. Aufl. 2022, � 324 Rn. 8).

165 bb) Bei Anwendung dieser Grunds�tze sind - auch bei vollst�ndiger Zugrundelegung des oben dargelegten Vorbringens der Beklagten - die hohen Anforderungen an das Vorliegen der Unzumutbarkeit i.S. von � 324 BGB nicht erf�llt.

166 Hierbei ist abermals die vertragliche Risikoverteilung zu ber�cksichtigen, wie sie in den Regelungen des Vertragskonvoluts vom 14./15.03.2017 (Anlage BB5) zum Ausdruck kommt (s.o.). Die Parteien haben in der Rahmenvereinbarung (Anlage KAP6) mit der Regelung � 5 Abs. 3 gerade eine Regelung f�r eine St�rung des gesamten Vertragsverh�ltnisses (durch die nachtr�gliche Unwirksamkeit, Nichtigkeit oder anderweitige Beendigung einzelner Vertr�ge) getroffen und zum Ausdruck gebracht, dass grunds�tzlich eine Aufrechterhaltung des Vertragskonvoluts im �brigen gew�nscht ist. Zu ber�cksichtigen ist auch, dass in � 6 Abs. 2 des Patent�bertragungsvertrags nur der Kl�gerin das Recht einger�umt wurde, sich durch ordentliche K�ndigung einseitig vom Patent�bertragungsvertrag zu l�sen, sowie, dass sich die Kl�gerin gem�� 6 Abs. 2 des Patent�bertragungsvertrags die Vertragsschutzrechte jederzeit, sogar nach K�ndigung nach � 6 Abs. 3 des Patent�bertragungsvertrags, an einen Dritten weiterver�u�ern kann, so dass der Vertragsgegenstand im Verh�ltnis zwischen den Parteien nicht mehr vorhanden w�re und nur die Verpflichtung der K�uferin zur Kaufpreiszahlung fortbest�nde.

167 Daneben ist von Bedeutung, dass der Beklagten hinsichtlich der streitigen Patentanmeldungen PCT…5, PCT…4 und PCT…8 sowie der sieben weitere internationalen Patentanmeldungen, deren �bertragung sie begehrt, die Geltendmachung vindikationsrechtlicher Anspr�che als spezifisches Instrument des Patentrechts zur Verf�gung steht. Ebenfalls ist vorliegend relevant, dass es sich, auch wenn die Kammer nicht verkennt, dass der Gesch�ftsf�hrer der Beklagten ersichtlich erheblich in den Gesamtkomplex involviert war und die Parteien in � 7 Abs. 5 des Patent�bertragungsvertrags das gegenseitige Vertrauen betonen, um ein Vertragsverh�ltnis zwischen Kapitalgesellschaften im professionellen Bereich handelt.

168 Schlie�lich erscheint es - wie auch bei � 313 BGB (s.o.) - widerspr�chlich, das Festhalten an einem Vertragsverh�ltnis, bei dem die Kl�gerin den aus Sicht der Beklagten grunds�tzlich „richtigen“ Weg gegangen ist, indem sie die Vertragsschutzrechte von der Beklagten gekauft hat, deswegen als unzumutbar zu erachten, weil die Kl�gerin hinsichtlich anderer Schutzrechte, nicht diesen Weg beschritten hat.

169 Unter Ber�cksichtigung all dieser Umst�nde ist ein R�cktrittsrecht der Beklagten gem�� 324 BGB - auch bei vollst�ndiger Zugrundelegung des oben dargelegten Vorbringens der Beklagten - mangels Unzumutbarkeit ausgeschlossen. Auf die diesbez�glichen Ausf�hrungen der Beklagten im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 19.10.2022 kommt es daher nicht an. Soweit darin neuer Sachvortrag enthalten ist, w�re dieser - mangels diesbez�glichem Schriftsatznachlass - ohnehin unbeachtlich, � 296 a ZPO.

170 cc) Angesichts dessen h�ngt die Wirksamkeit einer der K�ndigungen des Patent�bertragungsvertrags - entgegen dem Vorbringen der Beklagten in ihrem nachgelassenen Schriftsatz vom 12.09.2022 (dort, S. 2) - nicht von der Beurteilung des abzutrennenden Streitkomplexes, betreffend die sieben internationalen Patentanmeldungen vom 10.12.2020, ab (siehe oben A. zur Abtrennung).

171 I. Die Kostenentscheidung beruht auf �� 92 Abs. 1 S. 1, 91 a Abs. 1 S. 1 ZPO.

172 Unter Ber�cksichtigung des jeweiligen Obsiegens und Unterliegens hinsichtlich der nicht f�r erledigt erkl�rten Streitgegenst�nde sowie der von den Parteien insoweit �bereinstimmend bezifferten Streitwerte (vgl. Bl. 385 d.A.) sind der Kl�gerin 3/10 und der Beklagten 7/10 der Kosten aufzuerlegen, � 92 Abs. 1 S. 1 ZPO. Nach dem Rechtsgedanken des � 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO findet dabei die Klageabweisung wegen Unzul�ssigkeit keine gesonderte Ber�cksichtigung, weil der verbleibende Klageantrag von dem Antrag der Beklagten in der Widerklage mitumfasst war, �ber den in der Sache zu entscheiden war.

173 Soweit die Parteien den Rechtsstreit �bereinstimmend f�r erledigt erkl�rt haben, entspricht es unter Ber�cksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes dem billigen Ermessen gem�� 91 a Abs. 1 S. 1 ZPO, die Kostenverteilung an der Kostenverteilung hinsichtlich des nicht f�r erledigt erkl�rten Teils zu orientieren, weil die f�r erledigt erkl�rten Antr�ge der Kl�gerin auf negative Feststellung vollumf�nglich von den Streitgegenst�nden der Leistungswiderklage der Beklagten umfasst sind.

174 II. Die Entscheidung �ber die vorl�ufige Vollstreckbarkeit beruht auf � 709 S. 1 und 2 ZPO.

175 III. Die Berechnung des Streitwerts ergibt sich aus den insoweit �bereinstimmenden Angaben der Parteien (vgl. Bl. 385 d.A.), � 3 ZPO i.V.m. � 51 Abs. 1 GKG.

Verk�ndet am 26.10.2022

Leitsatz

Ob ein Berechtigter die �bertragung eines Patents oder die Einr�umung einer Mitberechtigung daran verlangen kann, erfordert einen pr�fenden Vergleich der zum Patent angemeldeten Lehre mit derjenigen, deren widerrechtliche Entnahme bzw. unberechtigte Annahme geltend gemacht wird. Daf�r ist in erster Linie zu untersuchen, inwieweit beide Lehren �bereinstimmen (Anschluss an BGH GRUR 2016, 265 Rn. 22 - Kfz-Stahlbauteil). (Rn. 69) (redaktioneller Leitsatz)

Leitsatz

Ein Anspruch auf Vollvindikation besteht nur bei Wesensgleichheit zwischen der als entnommen geltend gemachten und der angemeldeten Lehre. (Rn. 69) (redaktioneller Leitsatz)

Leitsatz

F�r die eine Mitberechtigung begr�ndende Miterfinderschaft reicht bereits ein eigenst�ndiger sch�pferischer Beitrag aus, der nicht unbedingt selbstst�ndig erfinderisch sein muss, sog. qualifizierte Mitwirkung (Anschluss an BGH GRUR 2016, 265 Rn. 22 - Kfz-Stahlbauteil). (Rn. 74) (redaktioneller Leitsatz)

titelzeile

Anspruch auf Einr�umung einer Mitberechtigung an einer Patentanmeldung bei sch�pferischem Beitrag

LG M�nchen I 21. Zivilkammer, 2022-10-26, 21 O 7127/20

Regest

Gesamter Gesetzestext

LG M�nchen I 21. Zivilkammer — 2022-10-26 — 21 O 7127/20 — Endurteil

Tenor

Tatbestand

Gründe

Leitsatz

Leitsatz

Leitsatz

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