LG M�nchen I 33. Zivilkammer — 2021-05-04 — 33 O 772/20 — Endurteil

Entscheidungsdatum: 2021-05-04

Aktenzeichen: 33 O 772/20

Dokumenttyp: Endurteil

Tenor

I. Der Beklagte wird verurteilt, in die Umschreibung der beim Deutschen Patent- und Markenamt registrierten Wort-/Bildmarke 305 73 572 auf den Kl�ger zu 1) einzuwilligen.

II. Die Klage der Kl�gerin zu 2) wird abgewiesen.

III. Die Gerichtskosten tragen der Beklagte und die Kl�gerin zu 2) zu je �. Die au�ergerichtlichen Kosten des Kl�gers zu 1) tr�gt der Beklagte. Die au�ergerichtlichen Kosten der Kl�gerin zu 2) tr�gt die Kl�gerin zu 2). Die au�ergerichtlichen Kosten des Beklagten tragen der Beklagte und die Kl�gerin zu 2) zu je �.

IV. Das Urteil ist jeweils im Kostenpunkt vorl�ufig vollstreckbar, f�r die Kl�gerin zu 1) gegen den Beklagten und den Beklagten gegen die Kl�gerin zu 2) nur gegen Sicherheitsleistung in H�he von 110 % der jeweils zu vollstreckenden Kosten.

Tatbestand

1 Die Kl�ger begehren vom Beklagten die Einwilligung in die Umschreibung einer Wort-/Bildmarke.

2 Der Kl�ger zu 1) und der Beklagte erwarben Ende der 1990er Jahre mit einem dritten Gesellschafter, …, die Gesellschaftsanteile an der Firma D. … GmbH …, nachfolgend D. … Nord, mit seinerzeitigem Sitz in D… zu je gleichen Teilen. Gesch�ftsf�hrer der D. … Nord waren der Kl�ger zu 1) und P… B…, der Beklagte war als Steuerberater f�r die D. … Nord t�tig.

3 Im Jahr 2002 erwarb die D. … Nord s�mtliche Gesellschaftsanteile an der Fa. D. … GmbH … mit Sitz in W…, nachfolgend D. … S�d. Der Beklagte war auch f�r die D. … S�d als Steuerberater t�tig.

4 Das Firmenlogo der D. … Nord wurde im Jahr 1999 entworfen und von der D. … Nord, sp�ter auch von der D. … S�d, auf faktischer Grundlage im gesch�ftlichen Verkehr genutzt.

5 Am 11.01.2006 veranlasste der Beklagte ohne Kenntnis der Mitgesellschafter beim Deutschen Patent- und Markenamt die Eintragung der streitgegenst�ndliche Wort-/Bildmarke 305 73 572

auf seinen Namen.

6 Die Eintragung f�r die Klassen 01, 03 und 04 erfolgte am 10.03.2006 (Anlage K1). Grund f�r die Eintragung durch den Beklagten war nach dessen unwidersprochen gebliebenen Sachvortrag, dass dieser mit den Vermarktungsvorg�ngen der Eigenprodukte der D. … Nord und S�d neben den Produkten der Fa. …, deren Vertragsh�ndler die D. … Nord und S�d waren, nicht einverstanden war. Durch die Eintragung der Marke wollte er die M�glichkeit haben, der Kl�gerin zu 2) den Vertrieb von Eigenprodukten unter dem Zeichen zu untersagen.

7 Bereits zuvor, im Jahr 2005, kam es auf Gesellschafterebene der D. … Nord zu erheblichen Differenzen zwischen dem Beklagten und dem weiteren Gesellschafter …, woraufhin der Kl�ger zu 1) mit notarieller Vereinbarung vom 21.07.2006 (Vergleichsvereinbarung und Gesch�ftsanteileabtretung, Anlage K2) die Gesellschaftsanteile des Beklagten an der D. … Nord zu einem Preis von 350.000 Euro von dem Beklagten erwarb. In dem notariellen Vertrag wurde zur streitgegenst�ndlichen Wort-/Bildmarke folgendes geregelt:

„V. Wort und Bildmarke DE 305 73 572:

Herr U… K… ist Inhaber der vorgenannten Wort- und Bildmarke. Er verpflichtet sich dazu, diese auf Herrn R… K… zu �bertragen. Herr U… K… bevollm�chtigt Herrn R… K… alle in diesem Zusammenhang notwendigen Erkl�rungen gegen�ber Beh�rden und Dritten abzugeben. Insoweit hat der Bevollm�chtigte das Recht, soweit Stellvertretung zul�ssig ist, im Namen des Vollmachtgebers Rechtsgesch�fte und Rechtshandlungen vorzunehmen und Erkl�rungen aller Art vor Gericht und Beh�rden und gegen�ber Privaten abzugeben und entgegenzunehmen. Von den Beschr�nkungen des � 181 BGB ist der Bevollm�chtigte befreit. Diese Vollmacht erlischt nicht durch den Tod des Vollmachtgebers; sie ist unwiderruflich.“

8 Der Kl�ger zu 1) teilte noch w�hrend der Beurkundung dem Beklagten mit, dass im Anschluss der Beurkundung der Kl�gervertreter die Umwandlung der Wort-/Bildmarke veranlasse, sobald eine beglaubigte Abschrift der Notarurkunde zum Nachweis der Vollmacht dem Kl�gervertreter zur Verf�gung stehe.

9 Mit dem Erwerb der Anteile durch den Kl�ger zu 1) im Juli 2006 war der Beklagte an dem Unternehmen D. … Nord und auch an dem Tochterunternehmen nicht mehr beteiligt. Der Steuerberatervertrag war zuvor gek�ndigt worden.

10 Der Kl�ger zu 1) erteilte der notariellen Beurkundung zeitlich unmittelbar folgend dem Kl�gervertreter eine schriftliche Anwaltsvollmacht zu Ummeldung der Wort-/Bildmarke.

11 Danach geriet die Ummeldung der Wort-/Bildmarke in Vergessenheit.

12 Im Jahr 2007 wurden mit notarieller Urkunde, UR-Nr. 2329/2007, die Unternehmen D. … Nord und D. … S�d getrennt, die D. … S�d ging unter anderem an den Gesellschafter … B…, Anteile an der D. … Nord gingen an den Kl�ger zu 1). Anl�sslich dieser Beurkundung teilte der Kl�ger zu 1) dem Vertragspartner P… B… mit, dass er Inhaber der Wort- und Bildmarke sei und diese unbefristet weiter zu unentgeltlichen Nutzung f�r die D. … S�d zur Verf�gung stelle, was auch geschah.

13 Am 16.04.2008 schlossen die Kl�ger und der Beklagte einen notariellen Vertrag �ber eine endg�ltige Erledigung verschiedener Zahlungsanspr�che (Anlage K5). Dort wurde unter IV. ausgef�hrt:

„Damit sind alle wechselseitigen Anspr�che der Vertragspartner, gleich ob bekannt oder unbekannt, gleich aus welchem Rechtsgrund, abgegolten. Herr U… K… erkl�rt, dass er keinerlei Anspr�che, gleich aus welchem Rechtsgrund, gleich ob bekannt oder unbekannt, gegen Herrn R… K… sowie dessen Familienangeh�rige, gegen die D. … mbH … mit Sitz in G… sowie deren Gesch�ftsf�hrer und/oder Gesellschafter und/oder Mitarbeiter und/oder Kunden und deren Mitarbeiter hat bzw. hiermit auf sie verzichtet.

Herr R… K… erkl�rt im Namen der D. … GmbH … mit Sitz in G…, dass sie keinerlei Anspr�che gleich aus welchem Rechtsgrund, gleich ob bekannt oder unbekannt, gegen Herrn U… K… hat bzw. hiermit auf sie verzichtet.

Herr R… K… versichert dabei, dass weder er noch die D. … GmbH … vorbezeichnete m�gliche Anspr�che in der Vergangenheit an Dritte abgetreten haben.“

14 Im Jahr 2015 fiel auf, dass eine Umschreibung der Wort-/Bildmarke, die auch nach 2008 durch die Unternehmen D. … Nord und D. … S�d unentgeltlich und uneingeschr�nkt verwendet wurde, nicht erfolgt ist.

15 Im August 2015 beantragte der Kl�gervertreter im Auftrag des Kl�gers zu 1) auf der Grundlage der unwiderruflichen Vollmacht vom 21.07.2006 (Anlage K2) die Umschreibung der Wort-/Bildmarke beim Deutschen Patent- und Markenamt, was zun�chst antragsgem�� erfolgt. Hiergegen legte der Beklagte „Widerspruch“ ein. Das Bundespatentgericht ordnete mit Beschluss vom 28.06.2018 die R�ckg�ngigmachung der Umschreibung auf den Beklagten an, die R�ckg�ngigmachung wurde u.a. auf die Nichtgew�hrung rechtlichen Geh�rs gest�tzt. Es wurde ausgef�hrt, dass eine umfassende rechtliche Pr�fung nicht dem Wesen des Registerverfahrens entspreche, sondern den ordentlichen Gerichten vorbehalten sei.

16 Die Kl�ger tragen vor, der Kl�ger zu 1) sei zum Zeitpunkt des Entwurfs des Firmenlogos im Jahr 1999 bereits Gesellschafter gewesen. Bis zum Ablauf des Jahres 2005 sei die Wort-/Bildmarke faktisch am Markt eingef�hrt worden. Das Zeichen habe innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben.

17 Die Kl�ger sind der Ansicht, dass eine Marke kraft Benutzung entstanden sei. Es komme nicht darauf an, wer als Markeninhaber ins Register eingetragen sei, da die Eintragung keine konstitutive Wirkung habe, ma�geblich sei, wer Inhaber des Rechts sei.

18 Sollte der Beklagte doch das Recht an der Marke erworben haben, dann sei dieses Recht durch den notariellen Vertrag an „den Kl�ger“ abgetreten worden. Der Beklagte habe durch notariellen Vertrag vom 21.07.2006 „den Kl�ger“ unwiderruflich bevollm�chtigt, alle Erkl�rungen f�r die Ummeldung der Marke auf „den Kl�ger“ im Namen des Beklagten abzugeben, um so in die Lage versetzt zu werden, ohne Mitwirkungshandlung des Beklagten die Wort-/Bildmarke auf sich zu �bertragen und im Register eintragen zu lassen.

19 Als Vertreter des Beklagten habe „der Kl�ger“ die Marke an sich selbst abgetreten. Aufgrund der Parteiidentit�t m�sse eine solche Abtretung sodann durch �u�ere Zeichen erkennbar sein. Dies sei in mehrfacher Hinsicht geschehen, und zwar bei der Beurkundung am 21.07.2006 durch Mitteilung an den Beklagten, die Erteilung einer schriftlichen Anwaltsvollmacht zur Umschreibung der Marke an den Kl�gervertreter, die Erkl�rung gegen�ber P… B… anl�sslich der Aufspaltung von D. …. Nord und D. … S�d im Jahr 2007, dass er Inhaber der Marke sei, sowie durch die �berlassung zur Nutzung an die Kl�gerin zu 2). Dies seien die deklaratorischen Umsetzungen des innerlich vollzogenen Vollzuges.

20 Der Umstand, dass der eingeleitete Umschreibungsakt dann seitens des Kl�gers nicht weiter vollzogen worden sei, stelle keinen Verzicht dar.

21 Auch die Abgeltungsklausel aus dem Vertrag der Parteien von 2008 ergebe nichts anderes. Zu diesem Zeitpunkt sei der Anspruch bereits erf�llt gewesen, so dass die Abgeltung den urspr�nglichen Anspruch gar nicht habe mit einbeziehen k�nnen. Selbst bei nicht erfolgter Erf�llung greife die Abgeltungsklausel nicht, da sie nicht Anspr�che des Kl�gers in Person gegen�ber dem Beklagten erfasse, sondern nur Anspr�che der D. … Nord gegen�ber dem Beklagten.

22 Die Kl�ger erweiterten die Klage mit Schriftsatz vom 29.01.2021 um einen Hilfsantrag auf L�schung der beim deutschen Patent- und Markenamt zugunsten des Beklagten eingetragenen streitgegenst�ndlichen Wort-/Bildmarke. Der Hilfsantrag wurde in der m�ndlichen Verhandlung nicht gestellt (vgl. Protokoll vom 23.03.2021, Bl. 56/58).

23 Die Kl�ger beantragen zuletzt:

Der Beklagte wird verurteilt, in die Umschreibung der beim Deutschen Patent- und Markenamt registrierten Wort- und Bildmarke 30573572/D. W. I auf den Kl�ger, hilfsweise auf die D. … GmbH … einzuwilligen.

24 Der Beklagte beantragt:

Die Klage wird abgewiesen.

25 Der Beklagte ist der Ansicht, dass ein Marke kraft Benutzung nicht entstanden sei. Die Eintragung der Marke habe konstitutive Wirkung gehabt. Es greife eine Vermutung zugunsten des Eigent�mers der Marke als Berechtigten.

26 Der Beklagte habe sich zwar zun�chst verpflichtet, die Marke an den Kl�ger zu 1) zu �bertragen, eine �bertragung habe aber nicht stattgefunden. Die Vollmacht umfasse nicht das dingliche Erf�llungsgesch�ft, dies w�re in der Vollmacht regelbar gewesen, sei aber nicht geregelt worden.

27 In der sp�teren notariellen Urkunde von 2008 sei eine umfassende Abgeltungsklausel vereinbart worden. Die schuldrechtliche Verpflichtung des Beklagten zur �bertragung der streitgegenst�ndlichen Marke an den Kl�ger zu 1) unterfalle jedenfalls dieser Abgeltungsklausel. Die Urkunde von 2008 enthalte keine Beschr�nkung dahingehend, dass der Kl�ger lediglich im Namen der Kl�gerin zu 2) gehandelt habe.

28 Es m�ge sein, dass der Kl�ger zu 1) sich gegen�ber dem Zeugen B. als Inhaber der streitgegenst�ndlichen Marke bezeichnet habe und der D. … S�d die Nutzung der streitgegenst�ndlichen Marke unentgeltlich gestattet habe, diese Erkl�rungen seien ohne jegliche Relevanz, da der Kl�ger zu 1) nicht Inhaber der Marke gewesen sei. Die Erkl�rung zur Nutzungsgestattung sei durch den Kl�ger zu 1) als Nichtberechtigten erfolgt. Richtig sei, dass der Beklagte die Nutzung der streitgegenst�ndlichen Marke durch die Firmen D. … Nord und D. … S�d geduldet habe.

29 Im Jahr 2015, als aufgefallen sei, dass eine Umschreibung nicht erfolgt sei, sei keine �bertragung der Marke erfolgt, der �bertragungsanspruch sei verj�hrt. Auch sei im Jahr 2015 eine Verwirkung eingetreten.

30 Durch die Abgeltung in der notariellen Urkunde aus dem Jahr 2008 sei auch konkludent die erteilte Vollmacht einvernehmlich widerrufen worden. Die „Benutzung“ der Vollmacht durch den Kl�ger zu 1) gegen�ber dem DPMA im Jahr 2015 sei rechtsmissbr�uchlich gewesen.

31 Selbst wenn die Vollmacht noch best�nde, w�re der �bertragungsanspruch des Kl�gers zu 1) durch die Abgeltungsvereinbarung erloschen. Diese Abgeltungsklausel sei umfassend.

32 Die Kl�gerin zu 2) sei nie Inhaberin der Marke gewesen und habe auch gegen den Beklagten nie einen �bertragungsanspruch gehabt.

33 Der Beklagte erhebt die Einrede der Verj�hrung und tr�gt vor, ein etwaiger Anspruch sei verwirkt.

34 Wegen des weiteren Parteivortrags wird auf die Schrifts�tze der Parteien nebst Anlagen sowie das Protokoll der m�ndlichen Verhandlung vom 23.03.2021 (Bl. 56/58) verwiesen.

Gründe

35 A. Die Klage ist zul�ssig, insbesondere ist das Landgericht M�nchen I als f�r den OLG Bezirk M�nchen zust�ndiges Markengericht �rtlich und sachlich zust�ndig. Die Klage auf Bewilligung der Eintragung des Markenrechts ist vor den f�r Markenrechtsstreitsachen zust�ndigen ordentlichen Gerichten (� 140 MarkenG) gegen denjenigen zu erheben, der im Register als Markenrechtsinhaber eingetragen ist (Hacker, in: Str�bele, Hacker, Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, � 27, Rn. 44).

36 Es besteht ein Rechtsschutzbed�rfnis. Der Kl�ger zu 1) hatte das Verwaltungsverfahren nach � 27 MarkenG i.V.m. � 28 DPMAV vor dem Deutschen Patent- und Markenamt angestrengt. Dieses verlangt im Verfahren zwar den Nachweis des Rechts�bergangs, f�hrt aber keine umfassende Pr�fung der materiellen Wirksamkeit des Rechts�bergangs durch. Wegen der Komplexit�t der Sach- und Rechtslage, die nicht Gegenstand der Pr�fung des Deutschen Patent- und Markenamt und des Bundespatentgerichts war, war der Antragssteller und hiesiger Kl�ger zu 1), wie vom Bundespatentgericht mit Beschluss vom 28.06.2018 geschehen, auf die Klage auf Bewilligung der Umschreibung vor den Zivilgerichten zu verweisen.

37 B. Die Klage ist f�r den Kl�ger zu 1) begr�ndet. F�r die Kl�gerin zu 2) ist die Klage unbegr�ndet und war abzuweisen.

38 I. Der Kl�ger zu 1) kann vom Beklagten die Bewilligung der Umschreibung verlangen. Denn der Kl�ger zu 1) ist Inhaber der streitgegenst�ndlichen Marke 305 73 572 (Anlage K1).

39 Dieser Anspruch auf Umschreibungsbewilligung folgt aus der Marke als absolutem Recht, das gegen�ber jedermann wirkt (� 14 Abs. 5 MarkenG i. V. m. � 1004 BGB entsprechend; vgl. Herrler, in: Palandt, BGB, 80. Auflage, � 1004, Rn. 4). Dieser Anspruch ist nicht erloschen, verj�hrt oder verwirkt.

40 1. Die streitgegenst�ndliche Marke ist gem�� � 4 Nr. 1 MarkenG durch Eintragung vom 16.03.2006 f�r den Beklagten als Inhaber entstanden (Anlage K1).

41 a. F�r das Bestehen eines absoluten Schutzhindernisses gem�� � 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG bei der Eintragung des Beklagten liegen keine Anhaltspunkte vor, da dieser jedenfalls nach dem unbestritten gebliebenen Sachvortrag des Beklagten mit der Anmeldung ein berechtigtes Interesse verfolgte.

42 b. Diese Marke ist nicht verfallen, sie wurden nach dem unbestrittenen Sachvortrag der Kl�ger durchgehend von der D. … Nord bzw. D. … S�d genutzt.

43 c. Auch eine Nichtigkeit der Marke wegen �lterer Rechte ist nicht gegeben. Entgegen der Auffassung der Kl�ger ist weder der Kl�ger zu 1) noch die Kl�gerin zu 2) durch Benutzung gem. � 4 Nr. 2 MarkenG Inhaber einer priorit�ts�lteren Benutzungsmarke geworden. Voraussetzung daf�r w�re, dass das streitgegenst�ndlichen Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat. Entsprechendes ist weder substantiiert vorgetragen, noch ist es ersichtlich.

44 2. Die bestehende Marke wurde auf der Grundlage der Ziffer V. der notariellen Vereinbarung vom 21.07.2006 (Anlage K 2) vom Beklagten an den Kl�ger zu 1) verkauft und �bereignet. Damit ist das durch die Eintragung vom 10.03.2006 begr�ndete Recht von dem Beklagten auf den Kl�ger zu 1) gem. � 27 Abs. 1 MarkenG �bergegangen.

45 a. Auf der Grundlage der Vereinbarung der Parteien vom 21.07.2006 wurde das schuldrechtliche Verpflichtungsgesch�ft in Form eines Rechtskaufs, � 453 BGB, zwischen dem Kl�ger zu 1) und dem Beklagten geschlossen. Der Vertragsschluss erfolgte im Wege des Insichgesch�fts mit unwiderruflicher Vollmacht durch den Kl�ger zu 1). Eine Gestattung des Insichgesch�fts im Sinne des � 181 BGB lag vor (Anlage K2).

46 Bei Insichgesch�ften bedarf es wegen der Personenidentit�t nicht der Abgabe und des Zugangs der Willenserkl�rung, auch nicht des Empfangs i.S.v. � 164 Abs. 3 BGB. Die Willensbildung und - entschlie�ung hinsichtlich des Vertretergesch�fts erfolgt in einer Person, hier des Kl�gers zu 1). Das Rechtsgesch�ft wird, soweit es - wie hier - nicht formbed�rftig ist, zun�chst nicht nach au�en sichtbar. Es muss jedoch nach au�en erkennbar sein, so dass Dritte es wahrnehmen k�nnen.

47 Die Anforderungen an die Erkennbarkeit sind bei Verpflichtungsgesch�ften nicht zu hoch anzulegen. Bei einem nicht formbed�rftigen schuldrechtlichen Vertrag, wie vorliegend dem Rechtskauf, gen�gt jede Feststellbarkeit des Willens. So gen�gt beispielsweise, wenn nur eine mit den Verh�ltnissen vertraute Person die Vornahme des Vertretergesch�fts erkennen konnte. Die tats�chliche Kenntnisnahme des Vertretenen bzw. des Gesch�ftsgegners ist nicht erforderlich. In der Regel resultiert die Erkennbarkeit des Verpflichtungsgesch�fts aus dessen Erf�llung (vgl. RGZ 140, 223 (230); BGH NJW 1962, 587 (589); OLG D�sseldorf NJW-RR 2000, 851 (853); Sch�fer in: BeckOK, BGB, Hau/Poseck, 57. Edition, � 181, Rn. 41; Schubert in: M�nchener Kommentar zum BGB, 8. Auflage, � 181, Rn. 102). So liegt der Fall hier (siehe nachfolgend B. I. 2. b.):

48 b. Die streitgegenst�ndliche Marke wurde im Wege der Abtretung gem. � 27 MarkenG i.V.m. �� 413, 398 BGB (vgl. Hacker, in: Str�bele, Hacker, Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, � 27, Rn. 18) vom Beklagten auf den Kl�ger zu 1) �bertragen, womit das Verf�gungsgesch�ft �ber das Recht - anders als bei dinglichen Rechten - zeitglich mit dem schuldrechtlichen Verpflichtungsgesch�ft vollzogen wurde.

49 Die Abtretung hat der Kl�ger zu 1) in Vertretung des Beklagten im Wege des Insichgesch�fts vorgenommen, denn die Vollmacht vom 21.07.2006 bevollm�chtigte den Kl�ger zu 1) auch zur Ausf�hrung des Verf�gungsgesch�fts. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut der Vereinbarung, nach welcher sich der Beklagte nicht nur dazu verpflichtete, die Marke zu �bertragen, sondern den Kl�ger zu 1) unwiderruflich dazu bevollm�chtigte, alle daf�r (d.h. auch die f�r die �bertragung) notwendigen Erkl�rungen gegen�ber Beh�rden und Dritten abzugeben, und ihm das Recht einr�umte, im Namen des Vollmachtgebers Rechtsgesch�fte und Rechtshandlungen f�r ihn vorzunehmen und Erkl�rungen aller Art vor Gericht und Beh�rden und gegen�ber Privaten abzugeben und entgegenzunehmen. Eine Gestattung des Insichgesch�fts im Sinne des � 181 BGB lag vor (Anlage K2).

50 Auch die Anforderungen an die Erkennbarkeit des Insichgesch�fts sind erf�llt. Bei dinglichen Verf�gungen ist eine deutliche �u�erliche Kenntlichmachung unentbehrlich, wobei jede Art von Manifestation ausreicht, die den sachenrechtlichen Erfordernissen gen�gen muss (Schubert in: M�nchener Kommentar zum BGB, 8. Auflage, � 181, Rn. 103). Willenserkl�rungen zum Abschluss eines Verf�gungsgesch�fts m�ssen von Dritten wahrnehmbar sein (BFH WM 1968, 341 [342]; OLG Hamburg MDR 1956, 416 f.). Welcher Art und Weise der Manifestation sich der Vertreter bedient, ist unerheblich.

51 Vorliegend machte die �u�erung des Kl�gers zu 1) bei der Beurkundung gegen�ber dem Beklagten das Insichgesch�ft bereits erkennbar (soweit diese nach der Beurkundung erfolgte), gleiches gilt f�r die Bevollm�chtigung des Kl�gervertreters zur Markenumschreibung durch den Kl�ger zu 1) zeitnah zur Beurkundung. Die �berlassung der Marke zur Nutzung an die Kl�gerin zu 2) nach dem vollst�ndigen Ausscheiden des Beklagten aus dem Unternehmen (dies erfolgte mit Abschluss der Vereinbarung von 2006) manifestierte die Erkennbarkeit, gleiches gilt f�r die Erkl�rung der Inhaberschaft der Marke gegen�ber dem weiteren Gesellschafter B… im Jahr 2007.

52 c. Dass dem Marken�bergang zun�chst kein Antrag auf Umschreibung folgte, ist unsch�dlich, denn die Umschreibung ist keine Voraussetzung eines wirksamen Markenerwerbs. Die Umschreibung hat lediglich verfahrensrechtliche Bedeutung, da sich an die Eintragung die (widerlegliche) Vermutung der materiellen Rechtsinhaberschaft kn�pft, � 28 Abs. 1 MarkenG, materiellrechtliche Bedeutung kommt ihr nicht zu (Hacker, in: Str�bele, Hacker, Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, � 27 Rn. 28.)

53 d. Auch die R�ckumschreibung der Marke auf den Beklagten durch Entscheidung des Bundespatentgerichts �ndert an der materiellen Rechtslage, nach welcher der Kl�ger zu 1) Inhaber der Marke wurde, nichts.

54 Der Antrag nach � 27 Abs. 3 MarkenG enth�lt keine umfassende Pr�fung der materiellen Wirksamkeit des Rechts�bergangs. So gen�gt nach � 28 Abs. 3 Nr. 1 DPMAV als Nachweis der Inhaberschaft ein sowohl von dem eingetragenen Markeninhaber bzw. seinem Vertreter und dem Rechtsnachfolger oder seinem Vertreter unterschriebener Umschreibungsantrag. Eine Anh�rung der Beteiligten, insbesondere des eingetragenen Markeninhabers, ist im Allgemeinen entbehrlich, da lediglich dem gestellten Antrag entsprochen wird (vgl. Hacker in: Str�bele, Hacker, Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, � 27 Rn. 33).

55 Gem�� des Pr�fungsumfangs des Bundespatentgerichts wurde im Rahmen der R�ckumschreibungsentscheidung ebenfalls nicht �ber die materielle Rechtslage befunden, sondern schwere Verfahrensm�ngel �berpr�ft, wie hier im Fall eines Zweifels am Rechts�bergang, das Fehlen des rechtlichen Geh�rs des eingetragenen Markeninhaber.

56 In einem Zweifelsfall wie dem vorliegenden, der sich mit Blick auf die Abgeltungsklausel vom 16.04.2008, die lange Verfahrensdauer (vgl. � 28 Abs. 3, Abs. 6 DPMAV) und die Einlegung der Beschwerde durch den Beklagten beim Bundespatentgericht ergeben hat, bedarf es der verfahrensgegenst�ndlichen Umschreibungsbewilligungsklage (Hacker, in: Str�bele, Hacker, Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, � 27, Rn. 45).

57 e. Da wie dargelegt im Ergebnis die materielle Rechtslage nicht dem Inhalt des Markenregisters entspricht, hat der Kl�ger zu 1) einen Anspruch, vom Beklagten die Bewilligung der Eintragung des Rechts�bergangs im verwaltungsrechtlichen Verfahren zu verlangen, um das Register berichtigen zu lassen.

58 3. Dieser Anspruch der Kl�gers zu 1) gegen den Beklagten auf Bewilligung der Umschreibung ist nicht erloschen, verj�hrt oder verwirkt.

59 a. Auf das Recht des Kl�gers zu 1) gegen den Beklagten auf Abgabe der Bewilligungserkl�rung wurde mit der notariell vereinbarten Abgeltungsklausel aus dem Vertrag vom 16.04.2008 (Anlage K4) nicht wirksam verzichtet, � 397 BGB. Ein materiell-rechtlicher Verzicht auf diesen Anspruch w�re unzul�ssig.

60 So handelt es sich bei dem Berichtigungsanspruch um keine vertragliche, vertrags�hnliche oder gesetzliche Verpflichtung des Beklagten, sondern allein um eine Mitwirkungspflicht, die aus dem absoluten Recht (des Kl�gers zu 1) aus der Marke folgt, welches - durch den Rechtsschein zugunsten des als Inhaber Eingetragenen gem. � 28 Abs. 1 MarkenG - durch die unrichtige Eintragung ber�hrt ist.

61 Dass ein solcher Anspruch nicht verzichtbar ist, best�tigt ein Vergleich mit dem Grundbuchberichtigungsanspruch. Auch das unrichtige Grundbuch erweckt einen Rechtsschein (wenn auch hier mit den Folgen der M�glichkeit eines gutgl�ubigen Erwerbs) der im Wege des Anspruchs auf Berichtigung des Grundbuchs korrigierbar ist und welcher gem�� � 894 BGB ebenfalls unverzichtbar ist (vgl. Herrler, in: Palandt, BGB, 80. Auflage, � 894 BGB, Rn. 5).

62 Nicht zuletzt ist die benannte St�rung des Rechts aus der Marke durch die unrichtige Markeneintragung eine Dauerhandlung, die auch nach Abschluss der Abgeltungsvereinbarung von 2006 fortdauert, womit auch ein (nach Abschluss der Abgeltungsklausel) fortdauerndes Beseitigungsrecht besteht. Auf etwaige zuk�nftige Anspr�che ist in der Abgeltungsklausel (ex ante) nicht verzichtet worden.

63 b. Der Anspruch des Kl�gers zu 1) gegen den Beklagten auf Abgabe der Bewilligungserkl�rung ist nicht verj�hrt. Wie bereits dargestellt ist die (unrichtige) Markeneintragung ein fortdauernder St�rungszustand. Eine Verj�hrung w�rde erst mit Beendigung der St�rung beginnen, was dazu f�hrt, dass entsprechende Rechte auf Bewilligung zur Beseitigung dieses Zustands (faktisch) nicht verj�hren (vgl. Thiering, in: Str�bele, Hacker, Thiering, MarkenG, 13. Auflage, � 20, Rn. 30).

64 Dementsprechend ist f�r den Grundbuchberichtigungsanspruch in � 898 BGB auch normiert, dass dieser nicht der Verj�hrung unterliegt.

65 c. Der Anspruch ist auch nicht verwirkt. Der Beklagte wusste, dass er den Kl�ger zu 1) im Vertrag vom 21.06.2006 umfassend erm�chtigt hatte, die Marke auf sich zu �bertragen. Eine Anzeige der Durchf�hrung der Insichgesch�fte an ihn war, wie bereits oben dargestellt, nicht erforderlich. Gleichwohl wurde ihm die Umschreibung w�hrend der Beurkundung - nach au�en erkennbar - angek�ndigt. Auch hatte er mit der Kl�gerin zu 2) nach seinem Ausscheiden keine Absprachen zur weiteren Nutzung der Marke getroffen, welche aber weiter stattfand. Er konnte also nicht darauf vertrauen, dass die Marke entgegen der urspr�nglichen Vereinbarung nicht wirksam auf den Kl�ger zu 1) �bertragen worden war. Nach Treu und Glauben und dem Rechtsgedanken des � 21 Abs. 1 MarkenG kann er sich nicht auf Verwirkung berufen.

66 4. Im Ergebnis ist damit aufgrund des Auseinanderfallens von materieller Rechtslage und Markenregister das Register zu berichtigen, vgl. � 27 Abs. 3 MarkenG. Vom Beklagten ist die hierf�r erforderliche Bewilligungserkl�rung abzugeben.

67 II. Die Kl�gerin zu 2) war nie Inhaberin der Marke, sie hatte auch keinen �bertragungsanspruch gegen den Beklagten. Ein solcher Anspruch wurde auch an sie nicht abgetreten. Ein Umschreibungsbewilligungsanspruch an den Kl�ger zu 1) steht ihr damit nicht zu. Der Antrag der Kl�gerin zu 2) gegen den Beklagten war daher abzuweisen.

68 III. Da die Klage bereits im Hauptantrag Erfolg hat, war �ber den nur hilfsweise gestellten Antrag auf Bewilligung der Umschreibung auf die Kl�gerin zu 2) nicht mehr zu entscheiden.

69 C. Da die Klage auf Abgabe einer Erkl�rung gerichtet ist (Einwilligung; � 894 ZPO), ist ein antragsgem�� ergangenes Urteil nicht vorl�ufig vollstreckbar. Die Entscheidung �ber die vorl�ufige Vollstreckbarkeit hinsichtlich der Kosten beruht auf � 709 ZPO. Die Kostenentscheidung beruht auf �� 91, 92, 100 ZPO.

Leitsatz

F�r die Erf�llung der Anforderungen an die Erkennbarkeit einer Marken�bertragung im Rahmen eines Insichgesch�fts k�nnen u. a. eine Bevollm�chtigung eines Kl�gervertreters zur Markenumschreibung zeitnah zu einer erfolgten Beurkundung sowie die Nutzung der Marke sprechen.� (Rn. 51) (redaktioneller Leitsatz)

Leitsatz

Dagegen ist es unsch�dlich, wenn zun�chst kein Antrag auf Markenumschreibung erfolgt. (Rn. 52) (redaktioneller Leitsatz)

Leitsatz

Ein Berichtigungsanspruch �ist nicht verj�hrt, weil die Verj�hrung erst mit Beendigung der St�rung beginnen w�rde, so dass entsprechende Rechte (faktisch) nicht verj�hren. (Rn. 63) (redaktioneller Leitsatz)

titelzeile

Anspruch auf Markenumschreibungsbewilligung bei Insichgesch�ft