BVGE 2023 IV/3

Markenschutz. Absolute Ausschlussgründe 2023 IV/3

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2023 IV/3 Auszug aus dem Urteil der Abteilung II i.S. Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde gegen Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum B-2418/2022 vom 25. Oktober 2023 Markenschutz. Absolute Ausschlussgründe. Prüfung der Unterschei- dungskraft bei Wort-/Bildmarken. Gesamteindruck des Zeichens. Kein Freihaltebedürfnis. Art. 2 Bst. a MSchG.

Für die Eintragung einer Marke kann ein Zeichen aus beschrei- benden Wort- und Bildelementen (in casu einem Piktogramm) be- stehen und in seiner Gesamtheit trotzdem unterscheidungskräftig sein. Dafür ist vorweg der Sinn- und Ausdrucksgehalt der einzel- nen Zeichenelemente zu prüfen (E. 4.1–4.9).
Trotz ihrer Abstraktheit ist Piktogrammen nicht generell die Un- terscheidungskraft abzusprechen. Bildelemente können aufgrund bestimmter Gestaltungsregeln zur Prägnanz und damit zur Unter- scheidungskraft eines Zeichens beitragen (E. 4.5–4.9).
Je beschreibender die Wortelemente sind, desto höhere Anforde- rungen werden an die Unterscheidungskraft der Bildelemente ge- stellt. Trotz seiner abstrahierten Darstellung weist das Bildele- ment einen individuellen Stil auf und bleibt in der Erinnerung der Abnehmer gut haften. Entsprechend treten die Wortelemente in den Hintergrund und prägt der charakteristische Bildbestandteil das Zeichen im Gesamteindruck (E. 2.3 und 4.10 ff.). Protection des marques. Motifs absolus d'exclusion. Examen du ca- ractère distinctif des marques combinées. Impression d'ensemble du signe. Pas de besoin de libre disposition. Art. 2 let. a LPM.
Pour l'enregistrement d'une marque, un signe peut se composer d'éléments verbaux et figuratifs (in casu un pictogramme) et revê- tir un caractère distinctif dans son ensemble. C'est pourquoi il convient d'examiner en premier lieu le contenu sémantique et ex- pressif des différents éléments composant le signe (consid. 4.1– 4.9).

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En dépit de leur nature abstraite, on ne peut dénier aux picto- grammes de manière générale leur caractère distinctif. Les élé- ments figuratifs répondant à certaines règles de conception peuvent conférer une prégnance et ainsi un caractère distinctif à un signe (consid. 4.5–4.9).
Plus les éléments verbaux sont descriptifs, plus les exigences rela- tives au caractère distinctif des éléments figuratifs sont élevées. Malgré son côté abstrait, l'élément figuratif présente un style indi- viduel et reste bien ancré dans la mémoire du destinataire. En conséquence, les éléments verbaux passent au second plan et c'est l'élément figuratif caractéristique qui domine le signe dans l'im- pression d'ensemble (consid. 2.3 et 4.10 ss). Protezione dei marchi. Motivi assoluti d'esclusione. Esame del caratte- re distintivo di marchi verbali/figurativi. Impressione generale del se- gno. Nessun bisogno di disponibilità. Art. 2 lett. a LPM.
Per la registrazione di un marchio, un segno può consistere in ele- menti verbali e figurativi descrittivi (in casu un pittogramma) e nell'insieme avere comunque un carattere distintivo. Per questo occorre anzitutto esaminare il significato e il contenuto espressivo dei singoli elementi del segno (consid. 4.1–4.9).
Nonostante la natura astratta dei pittogrammi, non si può negare loro in generale un carattere distintivo. In ragione di determinate regole grafiche gli elementi figurativi possono presentare una pre- gnanza e con ciò contribuire a precisare il carattere distintivo di un marchio (consid. 4.5–4.9).
Più gli elementi verbali sono descrittivi, più elevate sono le esigen- ze poste al carattere distintivo degli elementi figurativi. Nonostan- te la raffigurazione astratta, l'elemento figurativo presenta uno stile individuale e rimane ben impresso nella memoria dei desti- natari. Di conseguenza, gli elementi verbali passano in secondo piano e la caratteristica componente figurativa predomina il segno nell'impressione d'insieme (consid. 2.3 e 4.10 segg.).

Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum wies die Anmeldung der folgenden Wort-/Bildmarke für die beanspruchten Dienstleistungen

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Ausbildung von Blindenführhunden, Assistenzhunden, Autismusbegleit- hunden, Sozialhunden, alle vorgenannten Dienstleistungen schweizeri- scher Herkunft (Klasse 41) und Hundezucht; alle vorgenannten Dienstleis- tungen schweizerischer Herkunft (Klasse 44) zurück:

Das Zeichen habe für die strittigen Dienstleistungen einen direkt beschrei- benden Charakter. Das Bildelement hebe sich nicht genügend von übli- chen Darstellungen ab. Damit werde das Zeichen nicht als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen und sei deshalb nicht unterscheidungs- kräftig. Es werde somit der Markenschutz für alle beanspruchten Dienst- leistungen verweigert. Mit Eingabe vom 24. Mai 2022 beantragt die Beschwerdeführerin dem Bundesverwaltungsgericht neben der Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung die Eintragung der Marke. In ihrer Beschwerde macht sie geltend, das angemeldete Zeichen sei in seiner Gesamtheit betrachtet keinesfalls freihaltebedürftig. Der Wortteil sei der Name der Beschwerdeführerin, wie er im Handelsregister eingetra-

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gen sei. Dieser müsse für andere Marktteilnehmer nicht freigehalten wer- den. Aufgrund der charakterstarken, originellen grafischen Darstellung sei das Zeichen zudem unterscheidungskräftig. Das Bundesverwaltungsgericht heisst die Beschwerde gut. Aus den Erwägungen: 2.2 Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen und Zeichen, die beschreibend sind. Beschreibende Zeichen sind Angaben, die sich in einem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Als nicht schutzfähig fallen hierunter namentlich Zeichen, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert oder sonstige Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen aufgefasst zu werden. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein (BGE 148 III 257 E. 6.2.2 « PUMA WORLD CUP QATAR 2022/QATAR 2022 [fig.] »; 131 III 495 E. 5 « FELSENKELLER »; 128 III 447 E. 1.5 « Première »; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Basler Kommentar zum Marken- schutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 84; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett- bewerbsrecht, [SIWR], Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 247 und 313 f.). 2.3 Ob ein Zeichen zum Gemeingut gehört, beurteilt sich nach sei- nem Gesamteindruck, der bei Wort-/Bildmarken aus der Kombination der Wort- und Bildbestandteile resultiert. Einer im Gemeingut stehenden Be- zeichnung kann durch eine besondere grafische Gestaltung Unterschei- dungskraft verliehen werden, wobei die Bezeichnung nur in der konkreten Ausgestaltung geschützt ist. Je beschreibender die Wortelemente sind, des- to höhere Anforderungen werden an die Unterscheidungskraft der Bildele- mente gestellt (Urteile des BVGer B-103/2020 vom 10. Mai 2021 E. 5.1 « ECOSHELL [fig.] »; B-7663/2016 vom 21. Dezember 2017 E. 2.6 « Super Wochenende [fig.] »; B-1643/2007 vom 13. September 2007 E. 6 « basilea PHARMACEUTICA [fig.] »; vgl. auch Urteile des BGer 4A_109/2010 vom 27. Mai 2010 E. 2.4 « terroir [fig.] »; 4A_330/2009 vom 3. September 2009 E. 2.3.6 « MAGNUM [fig.] »).

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(...)

4.1 In einem weiteren Schritt ist zu prüfen, ob dem strittigen Zeichen, welches sich aus den Wortelementen « Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil Blindenführhunde Assistenzhunde Autis- musbegleithunde Sozialhunde » und einem Bildelement zusammensetzt, im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen die notwen- dige Unterscheidungskraft zukommt. Um diese Beurteilung zu treffen, ist vorweg der Sinn- und Ausdrucksgehalt der einzelnen Zeichenelemente zu ermitteln, um dann zu beurteilen, welchen Eindruck die Kombination er- weckt und ob das Zeichen als Ganzes betrachtet unterscheidungskräftig wirkt (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 192 m.w.H.). 4.2 Bereits aufgrund der gewählten Zeilendarstellung des Wortzei- chens liegt es nahe, dass das Zeichen aufgegliedert wird. Dabei drängt es sich in einer Zweiteilung auf, zunächst die mit Fettdruck hervorgehobenen und zu Beginn genannten Wörter zu betrachten. Diese Wortelemente « Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil » wer- den von den massgeblichen Verkehrskreisen als Ganzes wahrgenommen. Dazu tragen die Hervorhebung dieser Wortelemente und der klar be- stimmbare Sinngehalt bei. Dieser wird vom angesprochenen Publikum ohne Weiteres als eine als Stiftung ausgestaltete schweizerische Schule für Blindenführhunde verstanden, welche sich in Allschwil befindet. Das Wortelement wirkt dabei trotz seiner Mehrteiligkeit bloss generisch. In ihm liegt unmissverständlich und ohne besondere Denkarbeit (vgl. oben E. 2.2) ein unmittelbar beschreibender Hinweis auf Inhalt und Herkunft der Dienstleistungen vor. 4.3 Aufgrund der gewählten Reihenfolge und der Hervorhebung des ersten Teils wird die Wortgruppe « Blindenführhunde Assistenzhunde Autismusbegleithunde Sozialhunde » erst nach Wahrnehmung des ersten Teils gelesen und zu diesem in Verbindung gesetzt. Daraus ergibt sich, dass der zweite Teil als Präzisierung des Erstgenannten verstanden wird, näm- lich, dass eine Schule für Blindenführhunde in Allschwil die aufgeführten Hundearten anbietet. Die Aufzählung fassen die Verkehrskreise einerseits als thematisch gleichlautende Fortsetzung des Wortzeichens auf. Anderer- seits nehmen sie damit weiter eingrenzende inhaltliche Angaben über die Eigenschaften des Dienstleistungsangebots wahr, wodurch das Wortzei- chen verstärkt als beschreibend erkannt wird.

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4.4 Für die Abnehmerkreise ist der Sinngehalt des gesamten Wort- zeichens ohne Gedankenaufwand klar verständlich. In Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 41 und 44 beschreibt das Zei- chen die Tätigkeiten der genannten Schule im Bereich der Hundeausbil- dung und -zucht. Durch die aufgeführten Hundearten erkennen die Abneh- mer die Angebotsbreite. Als direkt beschreibendes Wortzeichen fehlt der Wortkombination für sich eine hinreichende Unterscheidungskraft. 4.5 Das Bildelement ist oberhalb des Wortzeichens dargestellt und nimmt beinahe gleich viel Platz wie dieses ein. Es zeigt eine ikonische Abbildung eines sich von links nach rechts bewegenden Hundes. Dieser ist seitlich dargestellt, wobei nur der Kopf- und Halsbereich sowie der vordere Teil des Rumpfes symbolisiert sind. Mittels zweier Linien ist ein Brustgeschirr angedeutet. Der Hund ist in einer typischen Körperbewe- gung abgebildet, indem sein linkes Vorderbein angehoben ist und gerade einen Schritt tätigt. Die stark stilisierte Abbildung stellt für die Abnehmer unzweifelhaft einen Hund mit Brustgeschirr dar und wird unmittelbar so verstanden. 4.6 Die Vorinstanz stufte das Bildelement als nicht unterscheidungs- kräftiges Piktogramm ein. Unter Piktogrammen werden bildhafte, symbo- lische Repräsentationen verstanden, die in der Regel einen Hinweis- oder Aufforderungscharakter haben (Urteil des BVGer B-3088/2016 vom 30. Mai 2017 E. 4.3.5 « Musiknote [fig.] » m.w.H.). Das Bildelement stellt dabei eine Ähnlichkeitsbeziehung zwischen Zeichen und Objekt her. Es handelt sich beim vorliegenden Bildelement um eine symbolische Hunde- darstellung, welche die beanspruchten Dienstleistungen zwar nicht direkt darstellt, aber eine direkte Verbindung zu deren charakteristischen Merk- malen aufweist. 4.7 Es ist naheliegend, piktogrammartig gestaltete Bildzeichen als rein funktionale Abbildung der beanspruchten Waren beziehungsweise Dienstleistungen zu verstehen. Aufgrund der hohen bildlichen Abstraktion ihrer vermittelten Information werden Piktogramme vom Publikum nicht unbedingt als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden. So entsprechen Zeichen, die sich in die Fülle ähnlicher Piktogramme einreihen, welche auf dem Markt für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen ver- wendet werden, dem Gewohnten und Erwarteten. Sie werden von den massgebenden Adressaten als beschreibend erkannt (Urteil des BGer 4A_492/2022 vom 13. März 2023 E. 4.1 « Podcast-Icon [fig.] »). Gleich- zeitig ist damit aber nicht ausgesagt, dass einem Piktogramm generell die Unterscheidungskraft abzusprechen wäre. Vielmehr ist zu prüfen, ob die

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Abbildung aufgrund ihrer grafischen Gestaltung als Herkunftshinweis erkannt werden kann (vgl. STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 149 m.w.H.). 4.8 Entgegen der Vorinstanz ist nicht entscheidend, ob das Bildele- ment einen gewissen Informationsgehalt aufweist und einer bildlichen Wiedergabe der « Blindenführhunde », « Assistenzhunde », « Autismus- begleithunde » und « Sozialhunde » entspricht. Die Abbildung muss sich auch nicht von hierfür üblichen Darstellungen abheben. Dass ein Bildzei- chen nicht vom Gewohnten und Erwarteten abweicht, ist, anders als bei Formmarken (vgl. dazu BGE 137 III 403 E. 3.3.3 und 3.3.5 « Wellenver- packung »), für sich nicht ausschlaggebend. Relevant bleibt für die Beur- teilung des Bildelements stets die Frage nach seiner Unterscheidungskraft. Dabei spricht eine gewisse gestalterische Schlichtheit noch nicht dagegen. So können Piktogramme gerade aufgrund ihrer Schlichtheit eine Prägnanz aufweisen, die zu erhöhter Unterscheidungskraft führt. Illustratives Bei- spiel hierfür sind bereits die von Otl Aicher geschaffenen Sportpiktogram- me, denen ein urheberrechtlicher Schutz zuerkannt wurde (s. Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau vom 18. Dezember 1987 E. 6b « PIK- TOGRAMM », in: Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüter- recht [SMI] 1988 S. 128 ff.). Piktogramme, denen eine gestalterische Reduktion inhärent ist, können daher durch ihre Prägnanz durchaus unter- scheidungskräftig sein oder zu einer solchen beitragen. 4.9 Beim hier zu beurteilenden Bildelement fällt auf, dass sich die Hundedarstellung – wie typischerweise für Piktogramme – auf bestimmte Gestaltungsregeln abstützt. Die Darstellung zeichnet sich durch eine ein- heitliche Linienführung und Strichdicke aus, wobei für die Symbolisie- rung der Hundefigur ausschliesslich Geraden verwendet werden. Eben diese Geraden stehen teilweise als parallele Linien und in bestimmten Winkeln zueinander. So wird die Ausrichtung der beiden Pfoten durch eine jeweils gleichlaufende Linie fortgesetzt, welche das Brustgeschirr skiz- ziert. Schliesslich sind beide Pfoten nach unten offen gestaltet. Eine ähn- liche Unterbrechung findet sich auch beim Halsbereich. Zu beobachten ist daher, dass die Darstellung einer zugrunde liegenden und nicht zufälliger- weise erfolgten inneren Regeltreue folgt. Zusammengefasst ist dem Bild- element eine gestalterische Leistung nicht abzusprechen. 4.10 Entscheidend ist, ob sich aus der Verbindung der Wort- und Bild- bestandteile des Zeichens im Gesamteindruck ein die infrage stehenden Dienstleistungen beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt

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(Urteil des BVGer B-4260/2020 vom 2. März 2021 E. 5 « 100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT [fig.] »). Die Beschwerdeführerin rügt diesbezüglich, die Vorinstanz habe Wort- und Bildteil des Zeichens einzeln geprüft, aber eine Prüfung des Gesamt- eindrucks unterlassen. Für die Verkehrskreise sei das Zeichen unterschei- dungskräftig. Für die Vorinstanz ist das Bildzeichen dagegen kein unterscheidungskräftiges Element, das den Gesamteindruck des Zeichens wesentlich beeinflussen würde, sondern eines, das den beschreibenden Sinngehalt der Wortelemente verstärke. 4.11 Für das strittige Zeichen setzt sich der Gesamteindruck zwangs- läufig aus der Kombination der Wort- und Bildbestandteile zusammen. Nachdem überdies feststeht, dass das Wortzeichen dem Gemeingut zuge- hört, sind für die Unterscheidungskraft des Bildzeichens erhöhte Anforde- rungen zu stellen (vgl. oben E. 2.3). Trotz seiner Symbolisierung weist das Bildelement einen erkennbar individuellen Stil auf und ist in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen genügend unterscheidungskräftig. Es erbringt auf der Ausdrucksebene einen kompensierenden Beitrag zur aus- schlaggebenden Unterscheidung. Die entschlackte Darstellung spricht nicht gegen die Unterscheidungskraft. Im Gegenteil bleibt die abstrahierte Hundeabbildung als Element in der Erinnerung der Abnehmer gut haften. Aufgrund der subtilen Prägnanz der grafischen Darstellung weicht der Fokus der Wahrnehmung auch nicht mehr auf die direkt beschreibenden Wortelemente ab. Vielmehr treten die Wortelemente in den Hintergrund. Gesamthaft wird das Bildelement als hinreichend fantasievoll empfunden und prägt das Zeichen in einem überwiegenden Ausmass. Dies unterschei- det das Bildelement von banalen und nicht einprägsamen Abbildungen, welche gesamthaft keine erforderliche Unterscheidungskraft begründen (vgl. dazu BGE 148 III 257 E. 6.3.2 « PUMA WORLD CUP QATAR 2022/QATAR 2022 [fig.] »). Aufgrund des charakteristischen Bildele- ments wird das Zeichen vorliegend ausreichend stark verfremdet, um ihm in seiner Summe eine individualisierende Unterscheidungskraft zu verlei- hen. 5. Soweit die Verkehrskreise das Zeichen « Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil Blindenführhunde Assistenzhunde Autis- musbegleithunde Sozialhunde (fig.) » nicht direkt beschreibend verstehen, kann trotzdem nicht ohne Weiteres von einem unterscheidungskräftigen Zeichen ausgegangen werden. Vielmehr muss auch ausgeschlossen werden, dass kein Freihaltebedürfnis am strittigen Zeichen besteht. Die

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Vorinstanz liess diese Frage offen, da sie bereits die Unterscheidungskraft verneinte. Vorliegend stehen für (potenzielle) Mitanbieter indes genügend Alternativen zur Verfügung, wovon bereits die von der Vorinstanz selbst vorgebrachten Beispiele für Zeichen ähnlicher Hundeschulen zeugen ([...]). Andere Möglichkeiten der Kennzeichnung entsprechender Dienst- leistungen bestehen damit durchaus. Eine Einschränkung der wirtschaft- lichen Betätigung für Mitanbieter ist nicht auszumachen. Es liegt kein Grund zur Annahme vor, das Zeichen der Beschwerdeführerin sei für den Verkehr unentbehrlich. 6. Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass das Zeichen « Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil Blindenführhunde Assistenzhunde Autismusbegleithunde Sozialhunde (fig.) » in Bezug auf Dienstleistungen der Klassen 41 und 44 weder beschreibend ist noch ein Freihaltebedürfnis besteht. Nachdem die Vorinstanz die Eintragung des Zeichens zu Unrecht dem Gemeingut zugeordnet hat, erübrigt sich die Prü- fung einer Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes. Damit ist die Beschwerde gutzuheissen, die angefochtene Verfügung auf- zuheben und die Vorinstanz anzuweisen, der Marke Nr. 75342/2018 für alle beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 41 und 44 Schutz zu ge- währen.

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