Ab te i lun g II B- 80 4 /20 0 7 { T 0 / 2 } Urteil vom 4. Dezember 2007 Mitwirkung:Richter Hans Urech (Vorsitz); Richter Claude Morvant; Richter Marc Steiner; Gerichtsschreiberin Beatrice Brügger. T._______, vertreten durch Herr Rechtsanwalt Dr. Robert Flury, A. W. Metz & Co. AG, Hottingerstrasse 14, Postfach, 8024 Zürich, Beschwerdeführerin, gegen Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern, Vorinstanz, betreffend Schweizer Markeneintragungsgesuch Nr. 51308/2006 DELIGHT AROMAS (fig.). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2 Sachverhalt: A.Mit Gesuch vom 14. Februar 2006 ersuchte die Beschwerdeführerin beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) für Waren der Klassen 29 und 30 um Markenschutz für das Zeichen Nr. 51308/2006 DELIGHT AROMAS (fig.). Die Marke sieht wie folgt aus: B.Die Vorinstanz beanstandete die Anmeldung mit Schreiben vom 6. April 2006. Sie machte geltend, das Zeichen DELIGHT AROMAS (fig.) gehöre zum Gemeingut und sei für alle Waren in den Klassen 29 und 30 vom Markenschutz ausgeschlossen. Ferner wurde darauf verwiesen, dass die aufgeführten Waren nicht der Nizza-Klassifikation entsprechen würden. C.Die Beschwerdeführerin hielt mit Schreiben vom 6. Juni 2006 an ihrem Ge- such um Eintragung des Zeichens fest. Sie bestritt den beschreibenden Charakter des Zeichens und verwies auf die grafische Gestaltung, die das Zeichen zusätzlich auszeichne. Die Warenliste reichte sie geändert wie folgt ein: 29 Fleisch, Fisch Geflügel und Wild; Fleischextrakte: konserviertes, getrock- netes und gekochtes Obst und Gemüse: Gallerten (Gelees), Konfitüren; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Eingemachtes, soweit dieser Klasse enthalten; Essiggurken; Kartoffelchips; Snacks auf der Basis von Käseprodukten; Snacks auf der Basis von verarbeiteten Kartoffeln. 30 Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffeersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditoreiwaren, Speiseeis: Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf, Pfeffer, Essig Sossen, Salatsossen; Gewürze; Speiseeis; Snacks und Chips auf der Basis von Getreidepräparaten; Fruchtsaucen; Snacks auf der Basis von Getreide- produkten. D.Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 29. August 2006 an ihrer Einschät- zung der Rechtslage fest. E.Die Beschwerdeführerin liess sich mit Schreiben vom 16. Oktober 2006 noch einmal vernehmen.
3 F.Mit Verfügung vom 15. Januar 2007 wies die Vorinstanz das Marken- eintragungsgesuch Nr. 51308/2006 DELIGHT AROMAS (fig.) zurück, da dieses zum Gemeingut gehöre und die grafische Darstellung an dieser Be- urteilung nichts zu ändern vermöge. G.Die Beschwerdeführerin erhob am 1. Februar 2007 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhebung der Verfügung vom 15. Januar 2007 und die Eintragung der Marke DELIGHT AROMAS (fig) für alle beantragten Waren. H.Mit Vernehmlassung vom 29. März 2007 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen. I.Am 27. September 2007 fand auf Antrag der Beschwerdeführerin eine mündliche und öffentliche Verhandlung statt. J.Auf die dargelegten und weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit sie rechterheblich sind, in den Erwägungen eingegangen. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. 1.1Der Entscheid der Vorinstanz stellt eine Verfügung nach Art. 5 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfah- ren dar (VwVG, SR 172.021). 1.2Das Bundesverwaltungsgericht, das gemäss Art. 31 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (VGG, SR 173.23) als Beschwerdeinstanz Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 VwVG beurteilt, ist nach Art. 53 Abs. 2 VGG (i.V.m. Art. 33 Bst. e VGG) für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig, zumal keine Aus- nahme nach Art. 32 VGG greift. 1.3Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zu- dem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), die Vertreterin hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). 1.4Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten
4 2.Gemäss Artikel 2 Buchstabe a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Marken- schutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für be- stimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Zum Gemeingut gemäss Art. 2 Bst. a MSchG gehören Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich oder sogar unentbehrlich und deshalb frei- zuhalten sind sowie auch Zeichen, die mangels Unterscheidungskraft nicht geeignet sind, eine Ware oder eine Dienstleistung zu individualisieren. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung werden Zeichen vom Publikum immer dann nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft, son- dern unmittelbar als Sachbezeichnungen oder Beschaffenheitsangaben verstanden, wenn sie die Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität oder Bestimmung, den Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort oder die Herstel- lungszeit der Waren angeben, auf die sie sich beziehen. Der beschreiben- de Charakter solcher Hinweise muss vom Publikum ohne besondere Denk- arbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein. Dabei ge- nügt, dass das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird (BGE 131 III 495 E. 5 FELSENKELLER, BGE 128 III 454 E. 2.1 YUKON, BGE 128 III 447 E. 1.5 PREMIERE). Ob ein Zeichen Gemeingut bildet, beurteilt sich nach seinem Gesamtein- druck. Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusam- mengesetzen Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestanteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn er- gibt (BGE 4C.403/1999 vom 16. Februar 2000 E. 3.a BIODERMA, in: sic! 2000, 287; RKGE vom 17. Februar 2003 E. 2 ROYAL COMFORT, in: sic! 2003, 495, RKGE vom 9. September 2002 E. 2 COOL ACTION, in: sic! 2003, 134; BVGE B-7406/2006 vom 1. Juni 2006 E. 3.1.2 AMERICAN BEAUTY). 3.Das zu beurteilende Zeichen setzt sich auch aus den zwei Wörtern "delight" und "aromas" zusammen. Unbestritten ist, dass "aromas" als Plural des Wortes "Aroma" (gleich lautend in englischer, deutscher und italienischer Sprache, arôme in französischer Sprache) verstanden wird. Das englische Wort "delight" wird als Freude, Vergnügen, Lust, Wonne (Vor- instanz) beziehungsweise Entzücken, Freude, Lust, Vergnügen, Wonne oder als Verb entzücken, erfreuen, vergnügen (Beschwerdeführerin) über- setzt (vgl. auch Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin und Mün- chen 2005: delight - Vergnügen, Freude, Wonne, Entzücken; erfreuen, ent- zücken). Die zu bezeichnende Ware oder Dienstleistung gibt das Kriterium für die leichte Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters ab. So kann an die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung noch möglichen Mehrdeutigkeit eines Zeichens, die bei Wortverbindungen Markenfähigkeit indiziert, ein eindeuti-
5 ger Sinn mit beschreibendem Charakter treten, sobald das Zeichen mit einer bestimmten Ware oder Dienstleistung in Beziehung gebracht wird (BGE 4A. 5.2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 FIREMASTER, in: sic! 2005, 278, mit Hinweisen). Das Zeichen DELIGHT AROMAS (fig.) wird für Waren der Klassen 29 und 30 beansprucht. Aroma ist eine wichtige Eigenschaft dieser Produkte. Die Beschwerdeführerin macht geltend, der Begriff "Aroma" ver- weise auf Geruchstoffe. Geruchsstoffe würden aber gar nicht beansprucht. Dem kann nicht gefolgt werden. In der Literatur wird der Begriff "Aroma" als "Gesamteindruck, den wir bei Speisen und Getränken durch die Zusammen- arbeit von Geruchs- und Geschmacksinn erleben" umschrieben (BRUCE GOLDSTEIN, Wahrnehmungspsychologie, 2. Aufl., Heidelberg/Berlin 2003, S. 605; vgl. BVGE B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 AROMATA/AROMA- THERA). Wie die Beschwerdeführerin feststellt, ist die Kombination der beiden Worte "delight" und "aromas" grammatikalisch nicht korrekt. Der Adressat wird je- doch in der Kombination der beiden Worte unschwer erkennen, dass "de- light" ein Hinweis auf die Art oder Qualität der Aromen ist. Der Begriff "Aro- ma" zusammen mit dem Wort "Genuss", "Freude" oder einem ähnlichen Ausdruck lässt darauf schliessen, dass es sich um ein angenehmes, ge- nüssliches Aroma handelt. Angenehme, genüssliche Aromen sind er- wünschte Eigenschaften von Lebensmitteln. Es braucht beim Zeichen DELIGHT AROMAS (fig.) seitens der Konsumen- ten somit keinen Fantasieaufwand um den Hinweis auf eine wichtige Eigen- schaft des Produktes, ihr genussvolles Aroma, zu sehen. Das Zeichen DE- LIGHT AROMAS (fig.) stellt somit eine anpreisende Qualitätsangabe dar. Voraussetzung ist allerdings, dass die Adressaten den Begriff "delight" ver- stehen. Bei englischsprachigen Ausdrücken hängt die Schutzfähigkeit des Zeichens davon ab, ob es aufgrund der Sprachkenntnisse der Bevölkerung als de- skriptiv aufzufassen ist (BGE 129 III 225 E. 5.1 MASTERPIECE; RKGE vom 23. Dezember 2004 E. 4 BOYSWORLD, in: sic! 2005, 467, mit Hinweisen). Das Wort "delight" gehört nicht zum sehr einfachen Grundwortschatz der englischen Sprache wie z.B. "more", "top", "set," "ever", "fresh", "tender", "advance", "fit", "soft", "line", "mix", "master", "hot" und "pot", die unschwer als allgemein bekannt vorausgesetzt werden können (vgl. BGE 108 II 487 E. 3 VANTAGE, mit Hinweisen). Das Zeichen DELIGHT AROMAS (fig.) soll für Lebensmittel eintragen werden, das heisst, es richtet sich an das breite Pu- blikum. Vom breiten Publikum können gemäss der Rechtsprechung Eng- lischkenntnisse erwartet werden, die über die oben genannten Grundwörter hinausgehen, allerdings wird nicht davon ausgegangen, dass jedes engli- sche Wort verstanden wird (vgl. dazu GALLUS JOLLER, Beschreibend oder an- spielend? - Indizien für die Zuverlässigkeit von Wortabwandlungen als Mar- ken, in: sic! 2005 Sonderheft S. 47 ff, Ziff. II.2, mit Hinweisen auf die Recht- sprechung). Bei fremdsprachigen Ausdrücken kann auch berücksichtigt wer- den, dass sie aufgrund ihrer Ähnlichkeiten mit Ausdrücken einer Landes-
6 sprache verständlich sind (RKGE vom 4. August 2003 E.6 IPUBLISH, in: sic! 2004 95; BGE vom 23. Februar 1979 E. 2 ADVANCE, in: PMMBI 1979 I 29, BGE vom 3. Mai 1978 E. 2 AQUA-FIT, in: PMMBI 1979 I 29). Die Vorin- stanz geht denn auch von einem naheliegenden Bezug zum französischen Wort "délice", das einen ähnliche Bedeutung wie "delight" hat, aus und er- wägt in ihrer Verfügung vom 15. Januar 2007, wie auch schon in den Stel- lungnahmen vom 6. April 2006 und 29. August 2007, dass vor allem franzö- sischsprachige Konsumenten das Zeichen aufgrund der sprachlichen Nähe der Einzelbestandteile zu den Wörtern "délice" und "arôme" als Kombination einer Qualitätsangabe (delight) und einer Sachbezeichnung (aromas) auf- fassen und als genussvolle Aromen verstehen. Dem ist entgegenzuhalten, dass sich die beiden Begriffe nicht nur geringfügig unterscheiden. Nur die zwei ersten Silben der beiden Wörter "delight" und "délice" sind identisch. Aus diesen ergibt sich noch nicht der Sinn des Wortes. Andere Worte der französischen Sprache beginnen ebenfalls mit "déli-" und haben einen ganz anderen Sinn. Unter den ähnlich langen Wörtern sind dies zum Beispiel "dé- lit" (Delikt, Vergehen) "délier" (losbinden, lösen), "délire" (Delirium), "délicat" (delikat) (vgl. Langenscheidts Handwörterbuch Französisch, Berlin und München, 2006). Der Wortteil "-light" im Wort "delight" kann zudem nicht nur bei französischsprachigen Personen an den für Lebensmittel in- zwischen allgemein bekannten Begriff "light" erinnern. Somit kann nicht da- von ausgegangen werden, dass dem französischsprachigen Publikum das Wortes "delight" aufgrund seiner Ähnlichkeit mit "délice" ohne Weiteres ver- ständlich ist. Wenn die Vorinstanz das Verständnis des Wortes "delight" in erster Linie über Assoziationen mit dem Wort "délice" begründet, gibt sie im- plizit zu verstehen, dass sie diesen Begriff nicht schon aufgrund der beim breiten Publikum angenommenen Englischkenntnisse als bekannt voraus- setzt. Da es sich beim Wort "delight" nicht um ein Wort handelt, dessen Kenntnis ganz eindeutig vorausgesetzt werden kann, und es auch nicht auf- grund der sprachlichen Nähe zu einem Wort einer Landessprache verstan- den werden kann, ist es nicht als dem breiten Publikum bekannt zu qualifi- zieren. Es ist deshalb davon auszugehen, dass der Begriff DELIGHT ARO- MAS von den Adressaten nicht als beschreibend, sondern als Fantasiebe- zeichnung wahrgenommen wird. 4.Selbst wenn bezüglich der Verständlichkeit des Zeichens von einem Grenzfall ausgegangen würde, könnte berücksichtigt werden, dass die Be- schwerdeführerin die Marke DELIGHT AROMAS (fig.) als EU-Marke eintra- gen liess. Daraus kann sie zwar keinen Anspruch bezüglich der Eintragung in der Schweiz ableiten. Die Tatsache, dass ein Zeichen im Ausland einge- tragen ist, ist für die Schweiz nicht ausschlaggebend. Sie kann aber in Grenzfällen als Indiz für die Schutzfähigkeit berücksichtigt werden (BGE 129 III 225 E. 5.5 MASTERPIECE; RKGE 4. Juli 2005 STARS FOR FREE, E. 9, in: sic! 2005 875).
7 5.Die Beschwerde ist folglich gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, die Marke im schweizerischen Markenregister einzutragen. 6.Es erübrigt sich somit, auf die Frage der Unterscheidungskraft des Zei- chens aufgrund seiner grafischen Gestaltung einzugehen. Desgleichen braucht die Frage, ob das Zeichen infolge eines Anspruchs auf Gleichbe- handlung hätte eingetragen werden müssen, nicht mehr geprüft zu wer- den. 7.Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvor- schuss zurück zu erstatten. Der obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten des Be- schwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Entschädi- gung wird auf Grund der von der Beschwerdeführerin eingereichten Kos- tennote für das Beschwerdeverfahren auf total Fr. 4287.85 festgesetzt (Art. 14 Abs. 2 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2, Art. 8 der Verordnung vom 10. September 1969 über Kos- ten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren, SR 172.041.0). Besteht keine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung der- jenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Na- men die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidge- nössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) han- delt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, na- mentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf erliess sie die angefochtene Verfügung in ei- genem Namen und kassierte auch in eigenem Namen die dafür vorgese- hene Gebühr. Die Vorinstanz ist darum zur Zahlung der Parteientschädi- gung zu verpflichten. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1.Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1 der Verfügung des Eidgenössi- schen Instituts für Geistiges Eigentum vom 15. Januar 2007 wird aufgeho- ben und das Institut wird angewiesen, die Marke im schweizerischen Mar- kenregister einzutragen.
8 2.Der am 12. Februar 2007 geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'000.-- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet, sobald dieses Urteil in Rechtskraft erwachsen ist. 3.Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 4'287.85 zugespro- chen. 4.Dieses Urteil wird eröffnet: -der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungs- formular) -der Vorinstanz (Ref-Nr. 60550/2005, mit Gerichtsurkunde) -dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (mit Gerichtsur- kunde) Der vorsitzende Richter:Die Gerichtsschreiberin: Hans UrechBeatrice Brügger Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesge- richt, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff,, 90 ff., und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, bei- zulegen (vgl. Art. 42 BGG). Versand am: 10. Dezember 2007