Ab te i lun g II B- 76 3 /20 0 7 {T 0 /2 } Urteil vom 5. November 2007 Mitwirkung:Richter Francesco Brentani (Vorsitz), Richterin Maria Amgwerd, Richter Bernard Maitre (Abteilungspräsident); Gerichtsschreiber Corrado Bergomi. X., vertreten durch Marken- und Designberater Adrian Zimmerli, Zimmerli, Wagner & Partner AG, Löwenstrasse 19, Postfach, 8021 Zürich, Beschwerdeführerin gegen Y., vertreten durch Fürsprecher Dr. Jürg Simon, Bleicherweg 58, 8027 Zürich, Beschwerdegegnerin, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, Vorinstanz betreffend Widerspruchsverfahren Nr. 3271 CH-Marke Nr. 367 411 K.SWISS (fig.) c. CH-Marke Nr. 455 720 K SWISS (fig.). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2 Sachverhalt: A.Die schweizerische Marke Nr. 455 720 "K SWISS" (fig.) der Beschwerde- gegnerin wurde im Schweizerischen Handelsblatt (SHAB) Nr. 232 vom 30. November 1998 publiziert. Die Marke sieht wie folgt aus: und wurde für folgende Waren registriert: Klasse 9: Brillen; Klasse 18: Sporttaschen, Reisetaschen, Rucksäcke, Schirme; Klasse 24: Frotteewäsche, Bettwäsche, Tücher und Badetücher; Klasse 25: Schuhe, Sportschuhe, Freizeitschuhe; Bekleidung und Sportbekleidung, insbesondere Jacken und Mäntel, Hosen, Shorts, Lauf- und Trainingsan- züge, T-Shirts, Sweatshirts, Pullover, Strickjacken, Hemden, Socken, Un- terziehwäsche, Kopfbänder, Badeanzüge, Mützen und Hüte, Krawatten, Gürtel, Hosenträger, Handschuhe; Klasse 28: Sportartikel aller Art, insbesondere Bälle, Tennisbälle, Golfbälle, Tennis- schläger, Golfschläger, Fitnessgeräte; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft. B.Am 1. März 1999 erhob die Beschwerdeführerin Widerspruch gegen diese Eintragung. Sie stützte sich dabei auf ihre schweizerische Marke Nr. 367 411 "K.SWISS" (fig.):
3 Diese ist für folgende Waren eingetragen: Klasse 25: Sportbekleidungen, nämlich Oberkörperbekleidungen, T-Shirts, kurzärme- lige Hemden und Pullover, Hosen, Shorts, Strumpfhosen, Trainingsanzü- ge, Athletikschuhe, Wanderschuhe, Freizeitschuhe, alle vorgenannten Produkte schweizerischer Herkunft. Die Beschwerdeführerin führte zur Begründung aus, dass in Bezug auf Waren der Klasse 25 Warenidentität bzw. ein hohes Mass an Gleichartig- keit bestehe. In Bezug auf Waren der Klassen 9, 18, 24 und 28 machte sie geltend, dass es heutzutage üblich sei, dass Modedesigner neben der Be- kleidung auch in andere Warensegmente diversifizieren würden, so dass auch in diesem Fall von Gleichartigkeit ausgegangen werden könne. Des Weiteren seien die beiden Marken völlig identisch. Eine Verwechslungsge- fahr sei sowohl bei Warenidentität als auch bei -Gleichartigkeit gegeben. Mit Verfügung vom 18. März 1999 lud die Vorinstanz die Beschwerdegeg- nerin zur Stellungnahme ein. Am 22. Mai 2000 beantragte die Beschwer- deführerin eine Sistierung des Widerspruchsverfahrens, da sich beide Par- teien in Vergleichsverhandlungen befänden. Mit Verfügung vom 24. Mai 2000 forderte die Vorinstanz die Beschwerde- gegnerin zur Stellungnahme bezüglich der Sistierung des Verfahrens und teilte mit, dass ohne Stellungnahme dem Gesuch der Beschwerdeführerin stattgegeben und das Verfahren auf unbestimmte Dauer sistiert würde. Mit Schreiben vom 23. Oktober 2003 bat die Vorinstanz die Beschwerde- führerin um Mitteilung, ob die Sistierung aufgehoben werden könne. Mit Schreiben vom 2. Dezember 2003 teilte die Beschwerdeführerin mit, dass sie in Kürze über das weitere Vorgehen orientieren werde. Nachdem die Vorinstanz mit Schreiben vom 15. Juli 2004 die Beschwerde- führerin um Mitteilung gebeten hatte, ob die Sistierung aufgehoben werden könne, antwortete diese mit Brief vom 2. August 2004, dass die Verhand- lungen zwischen den Parteien noch andauern würden, weshalb die Sistie-
4 rung des Verfahrens weiterhin aufrecht zu erhalten sei. Mit Fax vom 21. November 2005 informierte die Beschwerdegegnerin die Vorinstanz über den Wechsel ihres Vertreters. Mit Schreiben vom 19. Dezember 2005 beantragte die Beschwerdegegne- rin die Aufhebung der Sistierung und machte den Nichtgebrauch der Wi- derspruchsmarke geltend. Mit Replik vom 31. Mai 2006 reichte die Beschwerdeführerin Belege ein, die den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft machen sollten. Hinsichtlich der Geschäftsverhältnisse zur Beschwerde- gegnerin führte sie ergänzend aus, diese habe die angefochtene Marke in der Absicht hinterlegt, ihre Verhandlungsposition in der Rolle als (von der Beschwerdeführerin) Belieferte sowie Know-How- und Markenlizenzneh- merin zu stärken, nachdem bisher erst über die ebenfalls eigenmächtig vorgenommene Hinterlegung einer reinen Wortmarke KÜNZLI K-SWISS (CH-Reg. 385.031 und Int. Reg. 580.146) diskutiert worden sei. Auch habe die Beschwerdegegnerin versucht, ohne jegliche Beweisgrundlage ein Ex- klusivitätsrecht abzuleiten. In dieser Hinsicht verwies die Beschwerdefüh- rerin auf die Verfügung des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 5. September 2005, mit welcher dieses erkannte, dass die Beschwerde- gegnerin nicht habe glaubhaft machen können, dass ein Vertrag zwischen den Parteien bestehe bzw. wie der konkrete Inhalt eines solchen in Bezug auf die Vertriebsexklusivität aussehe. Die Beschwerdeführerin vertritt die Ansicht, auch im Falle der Einräumung eines Exklusivrechtes zum Vertrieb der Erzeugnisse und zum Gebrauch der Marke der Beschwerdeführerin wäre die Beschwerdegegnerin ohne ausdrückliche Autorisierung nicht zur Eintragung der Marke der Beschwerdeführerin im eigenen Namen berech- tigt gewesen. Diese Druckversuche und die Uneinsichtigkeit der Beschwer- degegnerin hätten zum Abbruch der Einigungsbemühungen während der Sistierung des Widerspruchsverfahrens geführt. Das faktische Vertragsver- hältnis habe es aber ermöglicht, dass einerseits die Beschwerdegegnerin mit der Widerspruchsmarke versehene Schuhe (zumeist chinesischer Her- kunft) von der Beschwerdeführerin habe beziehen und in der Schweiz ab- setzen können und andererseits die Beschwerdegegnerin mit der Wider- spruchsmarke versehene Schuhe (schweizerischer Herkunft) im Auftrag der Beschwerdeführerin hergestellt und an die niederländische Tochter der Beschwerdeführerin exportiert habe. Mit Duplik vom 14. August 2006 führte die Beschwerdegegnerin aus, dass nicht alle Voraussetzungen des rechtserhaltenden Gebrauchs erfüllt seien, weshalb der Widerspruch abzuweisen sei. Zum Geschäftsverhältnis mit der Beschwerdeführerin wies sie im Wesentlichen darauf hin, die Be- schwerdegegnerin habe während 4 Jahren Schuhe für die Beschwerdefüh- rerin hergestellt und sei seit 1997 exklusiver Distributor für K-SWISS in der Schweiz. Die von der Beschwerdegegnerin für die Beschwerdeführerin hergestellten Schuhe seien für den Export an die niederländische Tochter-
5 gesellschaft der Beschwerdeführerin bestimmt gewesen und seien auch an diese geliefert worden. C.Mit Entscheid vom 14. Dezember 2006 wies die Vorinstanz den Wider- spruch ab. Zur Begründung hielt sie im Wesentlichen fest, der rechtsge- nügliche Gebrauch der Widerspruchsmarke könne aufgrund der einge- reichten Belege nicht als wahrscheinlich erachtet werden. Insbesondere führte sie aus, wie die Beschwerdegegnerin richtig anerkannt habe, könne sich die Beschwerdeführerin den Gebrauch der Marke durch die Lizenz- nehmerin - in casu die Beschwerdegegnerin - anrechnen lassen. Doch füh- re die Warenlieferung der Lizenznehmerin an die Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin zu einem rein betriebsinternen Warenfluss, der nicht als rechtserhaltend eingestuft werden könne, da es sich nicht um einen Wirtschaftsverkehr mit Dritten handle. Des Weiteren werde auch nur der Export an Dritte dem Gebrauch der Marke im Inland gleichgestellt, so dass die Lieferung an eine ausländische Tochtergesellschaft für das Glaubhaft- machen des Gebrauchs nicht in Betracht zu ziehen sei. D.Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 29. Januar 2007 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht und beantragte, un- ter Kosten- und Entschädigungsfolge, die Aufhebung der angefochtenen Verfügung, die Gutheissung des Widerspruchs sowie den Widerruf der Eintragung der angefochtenen Marke CH-Nr. 455.720 K SWISS. Die Beschwerdeführerin stellt sich auf den Standpunkt, dass alle Doku- mente bei der Prüfung der Glaubhaftmachung des rechtsgenügenden Mar- kengebrauchs in ihrer Gesamtheit und nicht isoliert zu würdigen seien, da erst eine die verschiedenen Beweismittel verbindende Betrachtungsweise die Zusammenhänge erkennen oder vermuten lasse. Weiter macht sie gel- tend, die Beschwerdegegnerin habe die Widerspruchsmarke auf den in Li- zenz fabrizierten Schuhen angebracht und an die holländische Distributi- onsorganisation ausgeliefert. Es habe sich somit nicht um einen Waren- fluss zwischen Konzerngesellschaften und auch nicht um einen betriebsin- ternen Warenfluss gehandelt. Bei Exportmarken sei es völlig üblich, dass eine ausländische (regional zuständige) Konzerngesellschaft als Zwi- schenverteiler auftrete. Es sei selbstverständlich nicht die Idee des Ge- setzgebers gewesen, das Institut der Exportmarke in all den Fällen nicht wirksam werden zu lassen, in welchen die Ware nicht direkt, sondern indi- rekt (über eine inländische oder ausländische Konzerngesellschaft) an ausländische Dritte (Weiterverteiler oder Endabnehmer) gelange. Die blosse Markierung der für den Export bestimmten Ware in der Schweiz sei vielmehr ausreichend und rechtlich einem Gebrauch im schweizerischen Wirtschaftsverkehr gleichgestellt. Die exportierten Schuhe seien vornehm- lich in Benelux, Deutschland und Grossbritannien verkauft worden. Zur Un- termauerung dieser Aussage reicht die Beschwerdeführerin neu Rechnun- gen der niederländischen Distributionsorganisation an ihre Kunden ein (Beilage 6 zur Beschwerde).
6 Im Weiteren nahm die Beschwerdeführerin zur Würdigung ihrer Beilagen durch die Vorinstanz Stellung. In diesem Zusammenhang reichte sie noch einige Gebrauchsbelege ein, einschliesslich einige aus dem Jahr 2006, welche zwar nicht aus dem relevanten Zeitraum stammten, aber dennoch zur Ernsthaftigkeit der Markenbenutzung beitragen würden (Beilage 7 zur Beschwerde). Die Beschwerdeführerin führt aus, die Auslieferung und der Export der Schuhe an die niederländische Distributionsfirma zwecks Wei- tervertrieb an Dritte stelle eine rechtsgenügende Markenbenutzung dar und könne insbesondere nicht als betriebsinternen Warenfluss qualifiziert werden. Diesbezüglich reicht die Beschwerdeführerin noch vier der ausgelieferten Originalschuhe mit Originalverpackung ein, zusammen mit einer entsprechend markierten Kopie der durch die Beschwerdegegnerin eingereichten Zusammenstellung aller Verkäufe (Beilage 8 zur Beschwerde). Ergänzend fügt die Beschwerdeführerin noch ein Original-T- Shirt mit Kaufquittung ein (Beilage 9 zur Beschwerde). E.Am 15. März 2007 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte unter Hinweis auf die angefochtene Verfü- gung die Abweisung der Beschwerde. F.Mit Beschwerdeantwort vom 27. April 2007 beantragt die Beschwerdegeg- nerin die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdeführerin. Die Beschwerde- gegnerin vertritt die Auffassung, dass sich die Beschwerdeführerin den Gebrauch ihrer Marke durch die Beschwerdegegnerin grundsätzlich an- rechnen lassen könne. Die Warenlieferung der Beschwerdegegnerin an die Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin führe aber lediglich zu ei- nem rein betriebsinternen Warenfluss, der nicht rechtserhaltend sei. Wenn die Beschwerdeführerin behaupte, es handle sich nicht um einen rein be- triebsinternen Warenfluss, da es die Beschwerdegegnerin sei, welche die Widerspruchsmarke auf den in Lizenz fabrizierten Schuhen angebracht und an die holländische Tochtergesellschaft ausgeliefert habe, ändere dies nichts daran, dass kein Wirtschaftsverkehr mit Dritten stattfinde. Allein dar- auf komme es an. Ein Markengebrauch liege immer erst dann vor, wenn die gekennzeichneten Waren ausserhalb des Unternehmens des Marken- inhabers erhältlich seien. Denn Funktion einer Marke sei es, diese als Un- terscheidungszeichen zur Identifikation von Waren unterschiedlicher Un- ternehmen zu verwenden. Bei rein betriebs- oder konzerninternem Waren- fluss liege daher kein markenmässiger Gebrauch vor. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin sei die blosse Markierung der für den Export bestimmten Ware in der Schweiz ausreichend, um die Marke rechtserhaltend zu gebrauchen, wobei sie sich auf ein entsprechendes Zi- tat von Marbach berufe. Die Beschwerdeführerin verkenne jedoch, dass Marbach sich nicht darüber äussere, wie der Fall zu behandeln sei, in dem die Ware nach der Markierung nicht direkt an aussenstehende Dritte ge- lange, sondern zunächst an eine Konzerngesellschaft weiter geleitet wer-
7 de. Auch die Botschaft zum Markenschutzgesetz schweige sich zu dieser Frage aus. Gemäss MSchG-Kommentar Willi müsse die Exportmarke nicht in der Schweiz auf den Markt gelangen, wohl aber für Waren verwendet werden, die von der Schweiz aus angeboten würden. Dies sei nicht der Fall, wenn zuerst eine Lieferung an die niederländische Tochtergesell- schaft der Beschwerdeführerin erfolge, denn die Waren würden erst von den Niederlanden aus Dritten angeboten. G.Mit Verfügung des Instruktionsrichters vom 2. Mai 2007 wurde die Ver- nehmlassung der Vorinstanz sowie die Beschwerdeantwort der Beschwer- degegnerin den übrigen Verfahrensbeteiligten zur Kenntnis gebracht. Die Kopien der Beilage 6 zur Beschwerde wurden der Vorinstanz zugestellt. Die Vorinstanz wurde explizit eingeladen, sich dahingehend zu äussern und mitzuteilen, ob aus ihrer Sicht die im Beschwerdeverfahren neu eingereichten Belege geeignet seien, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. H.Auf Verlangen der Beschwerdeführerin wurden ihr am 7. Mai 2007 Kopien der Beilagen 1-4 zur Beschwerdeantwort zugesandt. I.Am 22. Mai 2007 verzichtete die Vorinstanz erneut auf die Einreichung einer Stellungnahme und wiederholte ihren Antrag auf Abweisung der Beschwerde. Auf die dargelegten und weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge- gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 lit. d des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Auf- hebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968, VwVG, SR 172.021). Eingabefrist und -form sind ge- wahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter der Beschwerde- führerin hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
8 2.Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 des Bun- desgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Her- kunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11) Widerspruch gegen entsprechende Markeneintragungen erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Die Veröffentlichung der Eintragung der angefochtenen Marke er- folgte am 30. November 1998, womit der am 1. März 1999 erhobene Wi- derspruch rechtzeitig erfolgte (vgl. Art. 31 Abs. 2 MschG). Erweist sich ein Widerspruch als begründet, so wird die Eintragung ganz oder teilweise wi- derrufen, andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen (Art. 33 MschG). 3.Gemäss Art. 11 Abs. 1 MSchG ist eine Marke geschützt, soweit sie im Zu- sammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird. Hat der Inhaber eine Marke während des in Art. 12 Abs. 1 MSchG vorgesehenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht (vorbehältlich wichtiger Gründe für den Nicht- gebrauch) nicht mehr geltend machen. Widersprechende haben anlässlich des Widerspruchsverfahrens den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaub- haft zu machen, sobald die Gegenseite den Nichtgebrauch der älteren Marke behauptet (Art. 32 MSchG). Die Einrede des Nichtgebrauchs muss vom Widerspruchsgegner mit der ersten Stellungnahme erhoben werden (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutz- verordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Die Be- schwerdegegnerin machte den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke mit Schreiben vom 19. Dezember 2005 geltend. Die Einrede des Nichtge- brauchs ist nach Meinung der Vorinstanz rechtzeitig erfolgt, was von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten ist. Es obliegt somit der Be- schwerdeführerin, den Gebrauch ihrer Marke während der letzten fünf Jah- re vor Erhebung der Einrede des Nichtgebrauchs, d. h. für die Zeitspanne vom 19. Dezember 2000 bis 19. Dezember 2005, glaubhaft zu machen (Art. 32 i. V. m. Art. 11 und 12 MSchG). Glaubhaftmachen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhalts- punkte der Eindruck zu vermitteln ist, dass die in Frage stehenden Tatsa- chen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (sic! 2004 S. 38 f.). Es braucht keine volle Überzeugung des Richters, doch muss er zumin- dest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher ein- schätzen als das Gegenteil (L. DAVID, Kommentar zum Markenschutzge- setz, 2. Auflage, Basel 1999, MSchG 13 N 16). Der rechtserhaltende Gebrauch der Marke setzt voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland ernsthaft nach den branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Han- delns gebraucht wurde (CHRISTOPH WILLI, Kommentar zum Markenschutzge- setz unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Marken- rechts, Zürich 2002, N 9 ff. ad Art. 11).
9 Als mögliche Belege für den Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinsobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Zeugen können im Widerspruchsverfahren vor der Vorinstanz keine einvernommen werden. Im Beschwerdeverfahren ist dies möglich (CHRISTOPH WILLI, a. a. O.). Alle Beweismittel müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie Datierbar- keit voraussetzt. Undatierbare Belege können aber unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbelegen berücksichtigt werden (vgl. den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 20. Au- gust 2007 i.S. R. c. S. [B-7449/2006] E. 4 EXIT / EXIT ONE mit Hinweis auf RKGE in sic! 2005, 754 E.4 Gabel/Kabel 1). 4.Als Gebrauch der Marke gelten auch der Gebrauch in einer von der Eintra- gung nicht wesentlich abweichenden Form und der Gebrauch für die Aus- fuhr (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Die Art der Benutzung muss es der Marke erlauben, von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen erkannt zu werden; diesen Zweck kann sie nur erfüllen, wenn sie bestimmten Waren und Dienstleistungen zugeordnet werden kann (MSchG-Willi, N 14 ad Art. 11). Grundsätzlich muss die Marke in der Schweiz gebraucht werden. Es gibt zwei Ausnahmen vom Territorialitätsprinzip (vgl. MSchG-Willi, Nr. 33 ff. ad Art. 11 MSchG; ERIC MEIER: L'obligation d'usage en droit des marques, 2005, S. 109 ff.; PHILIPPE GILLIÉRON: L'usage à titre de marque en droit suisse in sic! 2005 Sonderheft S. 101-111, S. 108): Gemäss Art. 5 des Über- einkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136) wird der Gebrauch in Deutschland dem Gebrauch in der Schweiz gleichgestellt. Dieser Aspekt ist für den vorliegenden Fall irrele- vant, da es sich hier nicht um einen Gebrauch der Marke in Deutschland handelt. Die zweite Ausnahme betrifft den Gebrauch für den Export gemäss Art. 11 Abs. 2 MschG, was bedeutet, dass das Anbringen der Marke in der Schweiz auf Waren oder auf der Verpackung von Waren, die ausschliess- lich für den Export bestimmt sind, dem Gebrauch der Marke in der Schweiz gleichgesetzt wird (Botschaft zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 21. November 1990, BBl 1991 I, S. 25). Eine Exportmarke liegt vor, wenn die Ware oder deren Verpackung in der Schweiz mit der Marke versehen wird, bevor sie ins Ausland ver- schickt werden, nicht aber wenn das Anbringen der Marke im Ausland er- folgt und die Ware auf den Markt eines dritten Landes gebracht wird, ohne durch die Schweiz zu reisen (E. MEIER, a. a. O., S. 114). Die Exportmarke muss daher nicht in der Schweiz auf den Markt gelangen, wohl aber für Waren und Dienstleistungen verwendet werden, die von der Schweiz aus
10 angeboten werden; die reine Auslandsbenutzung ist nicht rechtserhaltend (MSchG-WILLI, N 35 ad Art. 11; EUGEN MARBACH, Die Exportmarke: eine rechtliche Standortbestimmung in sic! 1997, S. 372-380, S. 379). Mit Be- zug auf die Kennzeichnung von Exportwaren ist eine Markierung von Ware oder Verpackung erforderlich; die blosse Verwendung der Exporttätigkeit zum Beispiel auf Warenpapieren, Rechnungsformularen, etc. ist ungenü- gend; nicht zwingend erforderlich ist, dass die Marke bereits in der Schweiz auf der Ware körperlich angebracht wird (vgl. MARBACH, in sic!, a. a. O., S. 379). Vorbereitungshandlungen, worunter namentlich die Her- stellung von Kennzeichnungsmitteln, Werbematerialien sowie das Anbrin- gen auf Verpackung und das Versenden von Warenmustern fallen, sind al- lein nicht rechtserhaltend, sondern nur wenn die Verkaufstätigkeit tatsäch- lich aufgenommen wird (MSchG-WILLI, N 28 f. ad Art. 11). 5.Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Das Gesetz stellt an die Form der Zustimmung keine besonderen Anforderungen. Die Zustimmung kann stillschweigend, etwa im Rahmen eines Konzernverhältnisses, oder ver- traglich, z.B. auf der Grundlage eines Lizenzvertrags oder eines Distributi- onsabkommens, erteilt werden. Von massgebender Bedeutung ist, dass der Markenbenutzer die Marke für den Markeninhaber gebraucht, d.h. mit einem Fremdbenutzungswillen tätig wird (vgl. MSchG-WILLI 11 N 60). Ein derartiger stellvertretender Gebrauch findet etwa bei Markengebrauch durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber anderweitig wirt- schaftlich eng verbundenen Gesellschaften oder durch Lizenznehmer, Un- terlizenznehmer und Wiederverkäufer statt (MSchG-DAVID 11 N 22). Im Rahmen solcher gesellschaftsrechtlicher oder vertraglicher Verhältnisse kommt es häufig vor, dass Markeninhaber die Marke nicht selbst anbrin- gen, sondern damit ihre Tochtergesellschaften, Lizenznehmer, Importeure usw. betrauen (MSchG-DAVID 11 N 22, vgl. zu allem auch RKGE in sic! 2004, S. 40 E. 7). Umstritten ist vorliegend der Gebrauch der Widerspruchsmarke als Export- marke, nicht aber der Umstand, dass ein allfälliger Gebrauch mit Zustim- mung der Widersprechenden durch die Widerspruchsgegnerin erfolgte. Im hier zu beurteilenden Fall steht fest, dass zwischen der Beschwerdeführe- rin und der Beschwerdegegnerin zumindest faktisch ein lizenzvertragliches Verhältnis besteht. Zu diesem Geschäftsverhältnis mit der Beschwerdefüh- rerin äusserte sich die Beschwerdegegnerin im vorinstanzlichen Verfahren dahingegehend, sie habe während 4 Jahren Schuhe für die Beschwerde- führerin hergestellt und sei seit 1997 exklusiver Distributor für K-SWISS in der Schweiz. Unbestritten ist, dass die Beschwerdegegnerin im Auftrag der Beschwerdeführerin Schuhe mit der Widerspruchsmarke hergestellt hat, um sie anschliessend an die holländische Tochtergesellschaft der Be- schwerdeführerin auszuliefern. Gestützt auf das bisher Gesagte und im Einklang mit Lehre und Rechtsprechung kann grundsätzlich davon ausge- gangen werden, dass ein allfälliger Gebrauch der Widerspruchsmarke
11 durch die Beschwerdegegnerin (Lizenznehmerin) der Beschwerdeführerin (Markeninhaberin) anzurechnen wäre. 6.Die Vorinstanz erwog, zum Teil unter Hinweis auf ihre Richtlinien, dass sich die Widersprechende (Beschwerdeführerin) den Gebrauch der Marke durch die Lizenznehmerin (Widerspruchs- und Beschwerdegegnerin) an- rechnen lassen kann. Dabei scheint sie davon auszugehen, dass der Ver- trieb der Markenprodukte durch die niederländische Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin angerechnet werden könnte, wenn sie diesbezüg- lich einwendet, dass die Warenlieferung der Lizenznehmerin an die Toch- tergesellschaft der Beschwerdeführerin zu einem rein betriebsinternen Wa- renfluss führe, der nicht als rechtserhaltend gelten könne, da es sich nicht um einen Wirtschaftsverkehr mit Dritten handle. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob ein stellvertretender (rechtserhaltender) Markengebrauch durch eine ausländische Tochterge- sellschaft des Markeninhabers dann angenommen werden kann, wenn die in der Schweiz mit der Marke versehenen Waren von ihr auf den Markt ge- bracht werden und die Marke im Wirtschaftsverkehr benutzt wird. Es ist Aufgabe der Widersprechenden, die erforderlichen Belege zur Bekräfti- gung dieses Aspekts zu liefern, wenn sie den rechtserhaltenden Gebrauch ihrer Marke glaubhaft machen will (vgl. zur Würdigung der Belege im vor- instanzlichen bzw. im vorliegenden Verfahren nachfolgend E. 8 und 10). 7.Wie bereits weiter vorne festgehalten, muss der Markeninhaber seine Mar- ke nicht selber gebrauchen, damit ein rechtserhaltender Gebrauch nachge- wiesen werden kann. Ein stellvertretender Gebrauch ist auch möglich und wird grundsätzlich dem Markeninhaber zugeschrieben. Beim direkt stell- vertretenden Gebrauch beauftragt der Markeninhaber einen Dritten mit dem Vertrieb seiner Produkte auf dem Markt, wobei der Dritte keinen Ein- fluss auf die Qualität der Produkte hat, sondern bloss als Vermittler des Markengebrauchs auftritt (E. MEIER, a. a. O., S. 102). Beim indirekt stellver- tretenden Gebrauch spielt der Dritte insofern eine aktive Rolle, als er vom Markeninhaber ermächtigt wird, einen Einfluss auf seine Produkte auszu- üben, sei es, indem er diese selber herstellt, sei es, indem er Änderungen an diesen Produkten vornimmt (E. MEIER, a. a. O., S. 102 f.). Ein solcher Gebrauch ist im Allgemeinen durch einen Lizenzvertrag geregelt (E. MEIER, a. a. O., S. 103). Ist ein Markeninhaber an einer Gruppe von Gesellschaf- ten beteiligt, genügt der Gebrauch der Marke durch eine Gesellschaft die- ser Gruppe, um den rechtserhaltenden Gebrauch zu bejahen, sofern die Gesellschaften durch einen Lizenzvertrag verbunden sind; liegt kein Li- zenzvertrag vor, bestimmen die Umstände, ob der Markeninhaber seine Zustimmung zum Markengebrauch erteilt hat (E. MEIER, a. a. O., S. 104; ). Die Zustimmung zum Markengebrauch ist bei Lizenzverträgen in der Regel ausdrücklich, bei Konzern- und Abnehmerverhältnissen meistens nur still- schweigend (MSchG-DAVID, Nr. 23 ad Art. 11; vgl zum Thema auch MSchG-WILLI, Nr. 60 f. ad Art. 11). Auf Grund der Akten ist davon auszuge- hen, dass die Beschwerdeführerin ihre Zustimmung zum Markengebrauch
12 sowohl der Beschwerdegegnerin als auch ihrer ausländischen Tochterge- sellschaft, welche sie selbst als ihre Distributorin bezeichnet, allenfalls konkludent erteilt hatte. Argumente, die auf das Gegenteil schliessen las- sen könnten, werden von den Parteien nicht vorgebracht. Es ist nach dem Gesagten zu ermitteln, unter welchen Bedingungen ein Gebrauch der Marke im Export unter Einsatz einer ausländischen Tochter als Distributorin als rechtserhaltend angesehen werden kann. Dabei müss- te es sich ohne weiteres um die im Zusammenhang mit der Exportmarke erwähnten Kriterien handeln (vgl. vorne E. 4): Angebot der Ware von der Schweiz aus, Anbringen der Marke auf der Ware oder auf deren Verpa- ckung in der Schweiz, In-Verkehr-Bringen der mit der Marke versehenen Waren in unveränderter Form im Ausland. Wird die Marke ausschliesslich zwischen zwei oder mehreren Gesellschaften gebraucht, die in einem en- gen Verhältnis zueinander stehen, wie dies bei einem Konzern der Fall ist, genügt dies nicht, um den rechtserhaltenden Gebrauch zu bejahen, son- dern die mit der Marke versehenen Produkte müssen mit den Produkten eines Dritten in Konkurrenz gesetzt werden (E. MEIER, a. a. O., S. 31). In einem patentrechtlichen Fall hat das Bundesgericht erkannt, dass eine Än- derung der Verfügungsgewalt vorliegen muss, um von In-Verkehr-Bringen sprechen zu können; eine solche liege nicht vor, wenn die Ware bloss ei- nem neuen Spediteur anvertraut werde, ohne dass sich gleichzeitig ein Veräusserungsgeschäft verwirkliche (vgl. BGE 115 II 279 ff. E. 4.b mit Hin- weisen). Mit anderen Worten hat die im Inland markierte Exportware die in- nerbetriebliche Sphäre des Unternehmens des Markeninhabers zu verlas- sen bzw. ein rechtserhaltender Markengebrauch liegt in der Regel nur vor, wenn die Waren oder Dienstleistungen auch ausserhalb der Konzernge- sellschaften erhältlich sind bzw. die Sphäre der Konzerntochter verlässt (vgl. auch FEZER, Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbands- übereinkunft und zum Madrider Markenabkommen, 3. Auflage, München 2001, N 67 ad § 26 sowie MSchG-DAVID N 26 ad Art. 11). Es versteht sich von selbst, dass der Gebrauch der Marke durch die Tochtergesellschaft ausserdem produktbezogen und ernsthaft sein muss bzw. im Zusammen- hang mit den Waren und Dienstleistungen zu erfolgen hat, für welche die Marke registriert wurde (MSchG-WILLI, N 14 ff. ad Art. 11). Hierauf wird im Rahmen der Prüfung der Gebrauchsbelege näher einzugehen sein. 8.Zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs hatte die Be- schwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren 9 Beilagen eingereicht. 8.1Die Beilage 1 betraf den Artikel "The shoe as hero" in der amerikanischen Zeitschrift "Forbes" vom 20. August 1990. Die Vorinstanz erachtete diese Beilage als unerheblich, da sie nicht in den relevanten Zeitraum fiel und keinen Bezug zur Schweiz hatte. Diese Begründung ist ohne weiteres nachvollziehbar. 8.2Bei der Beilage 2 handelte es sich um ein Schreiben der Beschwerdegeg- nerin an die Beschwerdeführerin vom 10. September 1992. Darin schlug die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin die Ausarbeitung einer
13 "letter of intent" zwecks Weiterführung der gemeinsamen Zusammenarbeit vor. Wie die Vorinstanz zu Recht erkannt hat, fällt auch dieses Dokument ausserhalb des relevanten Zeitraums. Des Weiteren ist diesem kein An- haltspunkt betreffend die Art des Markengebrauchs zu entnehmen. 8.3Die Beilage 3 setzt sich aus zwei Dokumenten zusammen. Beim ersten geht es um einen Artikel aus "Finanz und Wirtschaft" vom 16. Januar 2006, welcher nicht im relevanten Zeitraum liegt und sich eigentlich nicht zum rechtserhaltenden Markengebrauch äussert, weshalb dieser zur Glaubhaft- machung des rechtsgenüglichen Markengebrauchs zu Recht nicht heran- gezogen werden kann. Beim zweiten handelt es sich um die Verfügung vom 5. September 2005 des Handelsgerichts des Kantons Aargau im sum- marischen Verfahren zwischen der Beschwerdegegnerin und der Be- schwerdeführerin betreffend Vertragsverletzung. Im genannten Verfahren beantragte die Beschwerdegegnerin unter anderem, es sei der Beschwer- deführerin zu verbieten, selbst oder mittelbar über ihrer Tochtergesell- schaft und Vertriebspartner unter der Marke K-Swiss Schuhe in der Schweiz zu bewerben, anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder durch die Schweiz durchzuführen. Das Handelsgericht wies das Gesuch auf- grund mangelnder Glaubhaftmachung des Unterlassungsanspruchs ab. Da in der Verfügung vom kantonalen Handelsgericht keine Aussagen zum rechtserhaltenden Markengebrauch gemacht werden, ist mit der Vorins- tanz einzuräumen, dass sich dieses Dokument ebenfalls als unerheblich erweist. 8.4Die Beilage 4 enthält eine vom 4. November 2005 datierte E-Mail mit dem Titel "FW: Offer Swiss Made Q3 2004" sowie das Schreiben der Beschwer- degegnerin vom 10. Oktober 2003 an die holländische Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin betreffend "Spezialofferte Y.________ K-SWISS "Swiss Made"-Schuhe Q3 2004". Laut diesem Schreiben hatte die Be- schwerdegegnerin der Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin die neuen Muster und Modelle für das genannte Produkt zugestellt. Ausser- dem enthält die Beilage 4 eine weitere E-Mail vom 4. November 2005 be- treffend "Briefing Swiss Made shoe for Q1-2005", in welcher von "samples" die Rede ist. Bezüglich dieser Dokumente hat die Vorinstanz unter Hinweis auf die Lehre zu Recht erkannt, dass Vorbereitungshandlungen wie z. B. Testverkäufe, Versenden von Warenmustern usw. dem Gebrauch der Mar- ke im Wirtschaftsverkehr nicht angerechnet werden und demnach uner- heblich sind (vgl. MSchG-WILLI N 28 f. ad Art. 11). 8.5In Beilage 5 ist eine Reihe von Abbildungen von Schuhen und Schuh- Schachteln enthalten. Da in diesen Dokumenten kein Hinweis auf das Da- tum gemacht wird, konnte die Vorinstanz diese für die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs zu Recht nicht berücksichtigen. 8.6Bei Beilage 6 handelt es sich um einen Lieferschein, das die Lieferung von mit der Widerspruchsmarke versehenen Schuh-Schachteln, Schuh- Schachtelpapier und Sohlen von der niederländischen Tochtergesellschaft an die Beschwerdegegnerin belegt. Wie die Vorinstanz geltend macht, trifft es zu, dass Schuh-Schachteln, Schuh-Schachtelpapier und Sohlen in kei-
14 ner Art und Weise im Verzeichnis der Produkte aufgeführt wird, für welche die Widerspruchsmarke eingetragen wurde. Demnach entbehrt auch dieser Beilage die erforderliche Relevanz. 8.7Unter den zahlreichen Belegen, die als Beilage 7a und 7b bezeichnet wur- den, befinden sich solche, die keinen Hinweis auf die Widerspruchsmarke geben oder Artikelbeschriebe aufweisen, ohne dass daraus ersichtlich wird, ob es sich dabei um mit der Widerspruchsmarke versehene Produkte handelt. Auch enthält ein Teil dieser Belege Musterschuhlieferungen, oder Lieferscheine, welche kaum oder zumindest nur in schwer erkennbarer Weise Rückschlüsse zu Mengenangaben über die gelieferten Produkte er- lauben. Diesbezüglich muss von einer ungenügenden Wahrnehmung der Substanzierungsobliegenheit der Beschwerdeführerin ausgegangen wer- den. Andere Belege wiederum wurden offenbar doppelt eingereicht. Insge- samt lässt sich erklären, warum diese Belege nicht ins Gewicht fallen, um den rechtserhaltenden Gebrauch glaubhaft zu machen. Bezüglich derjenigen Belege, denen auf den ersten Blick eine gewisse Er- heblichkeit zugeschrieben werden könnte, ist anzumerken, dass es sich um Rechnungen handelt, welche die Beschwerdegegnerin der nie- derländischen Tochtergesellschaft der Beschwedeführerin für die Liefe- rung von Produkten in die Niederlanden ausgestellt hat. Die meisten dieser Rechnungen fallen in den relevanten Zeitraum. Die blosse Warenlieferung der Lizenznehmerin und Beschwerdegegnerin an die Tochtergesellschaft der Widersprechenden und Beschwerdeführerin führt gestützt auf die be- reits vorne zitierten Doktrin und Rechtsprechung zu einem rein betriebsin- ternen Warenfluss, also nicht zu einem Wirtschaftsverkehr mit Dritten. Aus den entsprechenden Belegen wird in keiner Weise ersichtlich, dass die von der Schweiz aus gelieferten Produkte effektiv die wirtschaftliche Sphäre der Tochtergesellschaft verlassen haben. Demzufolge schloss die Vorins- tanz zu Recht, dass der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmar- ke auf Grund dieser Belege nicht glaubhaft gemacht werden konnte. 8.8Die Beilage 8 besteht aus Abbildungen von T-Shirts, welche die Wider- spruchsmarke tragen, aus der Rechnung der Firma Nuthofil SA, Freiburg an den Marketing-Koordinator der niederländischen Tochtergesellschaft vom 20. März 2006 bezüglich Lieferung von angefertigen T-Shirts, sowie aus einigen, ab Dezember 2005 verschickten E-Mails zwischen dem Mar- keting-Koordinator und der Schweizer Firma bezüglich einer dringenden T- Shirts-Produktion. Sowohl die Rechnung als auch der Grossteil der E- Mails fallen nicht in den relevanten Zeitrahmen für die Beurteilung der Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Markengebrauchs und wurden demnach zu Recht nicht berücksichtigt. In der E-Mail vom 8. Dezember 2005, die zwar im relevanten Zeitraum liegt, ist lediglich eine in französi- scher Sprache redigierte Anfrage für die dringende Produktion von 2000 T- Shirts enthalten, welche vom schweizerischen Hersteller dann mit der Wi- derspruchsmarke zu versehen gewesen wären. Ein solcher Antrag dürfte wohl kaum über den Charakter einer Vorbereitungshandlung hinaus gehen und kann daher nicht in Betracht gezogen werden. Ebenso wenig relevant
15 sind die Abbildungen einzustufen, aus welchen nicht ersichtlich wird, in welchem Zeitrahmen sie entstanden sind. 8.9In der Beilage 9 befindet sich ein Ausdruck der Webseite der Beschwerde- führerin. Dieser datiert vom 3. März 2006 und liegt ausserhalb der relevan- ten Zeitspanne. 8.10Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Vorinstanz gestützt auf die im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Belege zu Recht darauf schloss, dass es der Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren nicht gelungen ist, den rechtserhaltenden Gebrauch ihrer Marke glaubhaft zu machen. 9.Die Beschwerdeführerin macht im vorliegenden Verfahren geltend, es sei nicht jedes einzelne Dokument isoliert darauf zu prüfen, ob dieses geeig- net sei, den rechtserhaltenden Gebrauch als glaubhaft erscheinen zu las- sen. Vielmehr müsse erst die gleichzeitige Würdigung aller Dokumente diesem Test standhalten, weil regelmässig erst eine die verschiedenen Be- weismittel verbindende Betrachtungsweise die Zusammenhänge erkennen oder vermuten lasse. Dass sich in der Regel alle Beweismittel auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen müssen, was deren ein- wandfreie Datierbarkeit voraussetzt sowie, dass undatierte bzw. undatier- bare Belege unter Umständen nur in Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbelegen berücksichtigt werden können, wurde bereits erwähnt (vgl. E. 3 in fine). Das Argument der Beschwerdeführerin übersieht, dass selbst im Fall einer Gesamtbeurteilung Anhaltspunkte überwiegen müssen, die den rechtsge- nüglichen Gebrauch im Ergebnis als glaubhaft gemacht erscheinen lassen müssen. Angesichts der im vorinstanzlichen Widerspruchsverfahren einge- reichten Dokumente steht fest, dass auch eine Gesamtbetrachtung der ge- nannten Belege nicht zu einem anderen und für die Beschwerdeführerin günstigeren Ergebnis geführt hätte. Sämtliche der in den Beilagen 1, 2, 3, 5, 8 und 9 genannten Belege fallen ausserhalb des relevanten Zeitraums. Bezüglich der Beilage 4 durften die entsprechenden Vorbereitungshand- lungen und die Offerte betreffend Muster und Modelle hinsichtlich des glaubhaft zu machenden Markengebrauchs zu Recht unberücksichtigt blei- ben. Für die Beilage 6 musste negativ ins Gewicht fallen, dass sich diese auf Waren bezog, die nicht im eingetragenen Verzeichnis aufgeführt sind, derweil die Lieferungen der Beschwerdegegnerin an die Tochtergesell- schaft der Beschwerdegegnerin für sich allein lediglich einen betriebsinter- nen Warenfluss, aber nicht einen Wirtschaftsverkehr mit Dritten belegen. Angesichts der überwiegenden negativen Elemente vermag auch eine Ge- samtbetrachtung der Belege das Ergebnis der von der Vorinstanz vorge- nommenen Prüfung nicht in Zweifel zu ziehen.
16 10.Die Beschwerdeführerin reichte als Beilage zur Beschwerdeschrift unter anderem folgende Belege nach: (1) E-Mail-Korrespondenz vom 8. Dezem- ber 2005 mit T-Shirt-Hersteller; (2) Rechnungen des niederländischen Dis- tributors (Beilage 6); (3) Gebrauchsbelege (Beilage 7); (4) Originalschuhe mit Sohlen und Verpackung (Beilage 8); (5) Original T-Shirt (Beilage 9). Obwohl die Praxis davon ausgeht, dass auch das Widerspruchsverfahren vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht wird , ist es kontradiktorisch aus- gestaltet und kein typisches Verwaltungsverfahren (RKGE in sic! 2001, S. 526 E. 3 Tigermarket). Die beweisbelastete Partei trifft jedoch eine er- höhte Mitwirkungspflicht, welche auch im daran anschliessenden Be- schwerdeverfahren besteht. In diesem können auch Noven geltend ge- macht werden (RHINOW/KOLLER/KISS, Öffentliches Prozessrecht und Justiz- verfassungsrecht des Bundes, 1996, N 1050). Im Beschwerdeverfahren können bisher nicht gewürdigte, bekannte wie auch bis anhin nicht be- kannte Sachverhaltsumstände und neue Beweismittel vorgebracht werden (vgl. MSchG-DAVID, N 9 ad Art. 36; RKGE in sic! 2004, 38 ff. E. 3). Das Ein- reichen neuer Gebrauchsbelege in diesem Verfahrensstadium ist demnach zwar zulässig (RKGE in sic! 1998, 406 E.3 Anchor/Ancora), kann aber zu einer Kostenbelastung des Widerspruchsgegners führen, wenn Beweismit- tel nachgereicht werden, welche ebensogut vor der Vorinstanz hätten bei- gebracht werden können (RKGE in sic! 2005 S. 759 E. 4 Proline/Profiline und zu allem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 20. August 2007 i.S. R. c. S. [B-7449/2006] E. 4 EXIT / EXIT ONE). 10.1In der Beilage 5 ist die E-Mail-Korrespondenz enthalten, die sich ab 8. De- zember 2005 zwischen der niederländischen Tochtergesellschaft und ei- nem schweizerischen T-Shirts-Hersteller abgewickelt haben soll. Diese Beilage entspricht dem E-Mail-Verkehr gemäss Beilage 8 im vorinstanzli- chen Verfahren. Es wird diesbezüglich auf die vorstehende Erwägung 8.8 verwiesen. 10.2In der Beilage 7 befinden sich Rechnungen an den holländischen Distribu- tor für Muster-Schuhe sowie für Endverkaufsfabrikate. Es ist unbestritten, dass Auslieferungen von Produkten mit der Widerspruchsmarke von der Schweiz an die niederländische Tochtergesellschaft erfolgt sind. Unabhän- gig davon, ob die Art der Produktauslieferungen allenfalls unter blosse Vorbereitungshandlungen fallen, kann dies zur Glaubhaftmachung des Markengebrauchs nicht genügen, vermögen diese Belege doch nicht glaubhaft zu machen, dass ein Wirtschaftsverkehr mit Dritten stattgefun- den hat. Die Dokumente in der Beilage 7 können demnach nicht herange- zogen werden. 10.3Die Beilagen 8 zur Beschwerde geben Aufschluss über die von der Be- schwerdegegnerin ausgelieferten Schuhe mit Originalverpackung. Die ein- gereichten Unterlagen belegen für sich allein gesehen zwar noch keinen Wirtschaftsverkehr mit Dritten. Hierauf ist aber in Verbindung mit den gleichzeitig eingereichten vier Paar Schuhen (inkl. Sohlen und Verpa- ckung) sowie den als Beilage 6 eingereichten Verkaufsbelegen weiter un- ten noch einzugehen.
17 10.4Die Beilage 9 enthält einen Zahlungsbeleg für den Verkauf eines T-Shirts mit der Widerspruchsmarke in Genf. Dieser datiert vom 23. Dezember 2006 und liegt somit ausserhalb des relevanten Zeitrahmens. 10.5Die Beschwerdebeilage 6 enthält insbesondere Rechnungsbelege der nie- derländischen Tochterfirma der Beschwerdeführerin an Kunden in den Be- neluxstaaten, Deutschland und Grossbritannien, zum Teil offenbar von Lie- ferungen von Schuhen schweizerischer Herkunft, welche sie von der Be- schwerdegegnerin bezog. Laut Titelblatt zu den Beilagen 6 geht es um Rechnungen gemäss entsprechend markierter Zusammenstellung aus Duplikbeilage 4 . Ein Teil der auf diesen Unterlagen angebrachten Artikel- nummern stimmen mit jenen auf den eingereichten Schuhschachteln, wel- che ebenfalls die vier eingereichten Originalschuhe enthalten (Beschwer- debeilage 8), überein. Die Widerspruchsmarke erscheint auf den Rech- nungsbelegen, zum Teil auf den Schuhzungen sowie auf den Innensohlen der eingereichten Schuhpaaren. 10.6Allein unter dem Vorbehalt, dass die niederländische Tochtergesellschaft die an sie gelieferten Produkte nicht unter Verwendung der Widerspruchs- marke weiter veräussert, lässt sich nachvollziehen, dass die Vorinstanz die Auslieferung von Produkten der schweizerischen Lizenznehmerin der Be- schwedeführerin an deren niederländische Tochtergesellschaft als be- triebsinternen Vorgang betrachtet und daraus einen nicht rechtserhalten- den Markengebrauch ableitet. Wird die Warenflusskette jedoch mittels Weiterveräusserung an Drittabnehmer weiter geführt und nicht durchbro- chen, wie dies zum Beispiel bei der Aufbewahrung der Waren allein zu La- gerungszwecken der Fall sein könnte und treten die Produkte unter der entsprechenden Marke in Konkurrenz mit Produkten anderer Marktteilneh- mer, so kann kaum mehr von einem konzern- bzw. betriebsinternen Vor- gang gesprochen werden (vgl. in diesem Zusammenhang auch E. MEIER, a. a. O., S. 31 FN 119: "Lorsque le titulaire se trouve dans un rapport de con- currence avec un tiers, c'est-à-dire lorsque la société du groupe à laquelle le titulaire livre ses produits achète ceux-ci également à une autre entrepri- se, la marque remplit sa fonction d'origine et l'usage doit être pris en consi- dération"). Die im Beschwerdeverfahren in der Beilage 6 eingereichten, neuen Doku- mente liefern Hinweise, welche geeignet sein könnten, die im vorinstanzli- chen Verfahren aufgestellte Annahme eines rein internen Warenflusses ernsthaft in Zweifel zu ziehen. Allein der Einsatz einer ausländischen Tochtergesellschaft, welche die von der Schweiz an sie ausgelieferten, mit der Marke der Muttergesellschaft versehenen Produkte an Dritte weiter veräussert, schliesst nicht aus, dass die Voraussetzungen für den Ge- brauch einer Exportmarke im Sinne von Art. 11 Abs. 2 MSchG erfüllt sind. An sich wird nämlich auch von der Vorinstanz nicht geltend gemacht, dass die Konstellation, da ein Schweizer Exporteur seine Produkte indirekt über seine ausländische Tochtergesellschaft als Zwischenglied der Warenfluss- kette, mithin im Rahmen eines stellvertretenden Markengebrauchs, auf
18 den ausländischen Markt bringt, anders als der Fall beurteilt werden soll, in welchem er diese direkt an Dritte veräussert (vgl. E. 6 hiervor). 10.7In Bezug auf einen Teil der in der Beschwerdebeilage 6 eingereichten Be- lege in Verbindung mit den als Beilage 8 eingereichten Schuhen und Schuhschachteln bestünde Anlass zur Annahme, dass die von der Schweiz aus angebotenen Schuhe unter Verwendung der Widerspruchs- marke und in Konkurrenz zu gleichartigen Produkteanbietern auf den aus- ländischen Markt gelangten. Bei der Prüfung der vorinstanzlich eingereichten Gebrauchsbelege (Beila- gen 7a und 7b, S. 6 des angefochtenen Entscheids) erwähnte die Vorins- tanz drei von ihr nicht näher bezeichnete Gebrauchsbelege, welche die Lieferadresse der Tochtergesellschaft der Widersprechenden aufweisen. Diese Belege erachtete sie hinsichtlich der Frage eines rechtserhaltenden Markengebrauchs als ungeeignet, da sie lediglich einen betriebsinternen Warenfluss belegen würden. Nachdem der Beschwerdeführer jedoch Bele- ge einreicht, die teilweise in den massgeblichen Zeitraum fallen und glaub- haft machen, dass es nicht bei einem rein betriebsinternen Warenfluss ge- blieben ist, drängt sich diesbezüglich eine Neubeurteilung auf. Im Rahmen dieser Neubeurteilung wird unter anderem zu prüfen sein, ob die im Be- schwerdeverfahren neu eingereichten Beilagen 6 und 8 in Verbindung mit der ebenfalls als Beilage 6 eingereichten Replikbeilage 4 der Wider- spruchsgegnerin sowie allenfalls in Kombination mit weiteren aktenkundi- gen Belegen ein rechtserhaltender Markengebrauch durch die Beschwer- deführerin, welcher über reine Musterlieferungen hinaus geht, als glaub- haft erscheint. Dabei ist zu beachten, dass an die Glaubhaftmachung rela- tiv geringere Beweisanforderungen zu stellen sind (vgl. E. 3 hiervor), dass die Würdigung auf einer Gesamtbeurteilung der Beweislage beruht und, wie die Vorinstanz richtigerweise selbst bemerkt, dass bereits ein geringer Umsatz ausreichen kann, um einen ernsthaften Markengebrauch als glaubhaft erscheinen zu lassen (vgl. E. 3 des angefochtenen Entscheids). 11.Nachdem die Vorinstanz den Widerspruch hinsichtlich eines Teils der ein- gereichten Gebrauchsbelege mit der Begründung abgewiesen hat, die Wa- renlieferung der Lizenznehmerin an die Tochtergesellschaft führe zu einem rein betriebsinternen Warenfluss und die Beschwerdeführerin im Be- schwerdeverfahren weitere Unterlagen einreichte, die teilweise in den massgebenden Zeitraum fallen und einen Markengebrauch belegen, wel- cher über einen rein betriebsinternen Warenfluss hinausreicht, erstaunt es, dass die Vorinstanz nicht nur auf eine Vernehmlassung verzichtete, son- dern auch eine Stellungnahme verweigerte, zu der sie mit separater Verfü- gung vom 2. Mai 2007 ausdrücklich eingeladen worden ist. Die Ermittlung des Wirtschaftsverkehrs mit Dritten im Rahmen der Glaub- haftmachung des rechtserhaltenden Markengebrauchs erfordert in der Re- gel besondere Sachkenntnis. Es kann nicht Sache des Bundesverwal- tungsgerichts sein, allfällige noch erforderliche Sachverhaltsabklärungen
19 vorzunehmen und anschliessend über die Beweistauglichkeit vorgelegter Gebrauchsbelege zu entscheiden, mithin als erste Instanz eine entspre- chende Gesamtbeurteilung im Hinblick auf die Glaubhaftmachung eines rechtserhaltenden Markengebrauchs vorzunehmen, wenn sich die Vorins- tanz nicht zu Beweismitteln geäussert hat, deren Erheblichkeit nicht zum Vornherein ausgeschlossen erscheint. Je nach Ausgang der Prüfung, ob und für welche Klassen ein rechtserhaltender Markengebrauch als glaub- haft erscheint, wird die Vorinstanz anschliessend auch die übrigen Fragen der Verwechselbarkeit der sich gegenüberstehenden Marken zu beurteilen haben. Es erscheint deshalb gerechtfertigt, die Beschwerde kassatorisch gut- zuheissen und die Streitsache an die Vorinstanz als erstinstanzlich zustän- dige Fach- und Verfügungsinstanz zur Neubeurteilung im Sinne der vorste- henden Erwägungen zurückzuweisen. 12.Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen und der unterliegenden Partei aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1, 4 bis und abs. 5 VwVG, Art. 2 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006, VGKE, SR173.320.2). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren be- steht dieser Streitwert vor allem im Schaden der Widersprechenden im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzel- fall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswer- ten auf Fr. 40'000.-- festzulegen (J. ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterial- güter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; L. MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff., L. DAVID, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Imma- terialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immateri- algüterrecht, Basel 1998, 29 f.; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom 27. Juni 2007 4A_116/2007/len, E. 3). Vorliegend ist nicht ersichtlich, dass und weshalb die Beschwerdeführerin die unter der Beilage 6 eingereichten Unterlagen erst im Beschwerdever- fahren und nicht bereits vor der Vorinstanz eingereicht hatte. Diesbezüg- lich rechtfertigt es sich, der Beschwerdeführerin einen Teil der Verfahrens- kosten aufzuerlegen (E. 10 hiervor, Art. 63 Abs. 3 VwVG i.V. mit Art. 37 VGG, Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 16.3.2007 i.S. M. gegen E. [B-7491/2006] E. 12). 13.Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote der ob- siegenden Partei festzusetzen und der unterliegenden Gegenpartei aufzu-
20 erlegen (Art. 64 VwVG). Ist wie im vorliegenden Fall keine detaillierte Kos- tennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten für die notwendigen erwachsenen Kosten fest (Art. 14 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der massgeblichen Faktoren sowie des Umstandes, der die Überbindung eines Teils der Verfahrenskosten auf die Beschwerdeführerin rechtfertigt, erscheint eine Parteientschädigung der Beschwerdegegnerin an die Beschwerdeführerin von Fr. 2'500.-- (inkl. all- fällige MWST) für das Beschwerdeverfahren als angemessen. Über die vorinstanzlichen Verfahrenskosten (Widerspruchsgebühr) und die auszu- richtende Parteientschädigung im erstinstanzlichen Verfahren hat die Vor- instanz entsprechend dem Ausgang und unter Berücksichtigung des vorli- genden Entscheides neu zu befinden. 14.Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1.Die Beschwerde wird insofern gutgeheissen, als die angefochtene Verfü- gung vom 14. Dezember 2006 aufgehoben und die Sache zur Neubeurtei- lung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird. 2.Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 3'500.-- werden der Be- schwerdegegnerin im Umfang von Fr. 2'000.- auferlegt. Der Betrag ist in- nerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. 3.Der Beschwerdeführerin werden Verfahrenskosten im Betrage von Fr. 1'500.- auferlegt. Der Betrag wird mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- verrechnet, womit der Beschwerdeführerin Fr. 2'500.- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten sind. 4.Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das Beschwerde- verfahren mit Fr. 2'500.-- (inkl. allfällige MWST) zu entschädigen. 5.Über die vorinstanzlichen Verfahrenskosten (Widerspruchsgebühr) und die auszurichtende Parteientschädigung im erstinstanzlichen Verfahren hat die Vorinstanz entsprechend dem Ausgang und unter Berücksichtigung des vorliegenden Entscheides neu zu befinden.
21 6.Dieses Urteil wird eröffnet: -der Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; eingeschrieben mit Beilagen); -der Beschwerdegegnerin (Rechtsvertreter; eingeschrieben mit Beilagen); -der Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverfahren Nr. 3271; eingeschrieben mit Beilagen). Der Abteilungspräsident:Der Gerichtsschreiber: Bernard MaitreCorrado Bergomi Versand am: 7. November 2007