B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-7158/2016
Urteil vom 11. Oktober 2017 Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Pietro Angeli-Busi, Richterin Vera Marantelli, Gerichtsschreiberin Agnieszka Taberska.
Parteien
Valcambi SA, Via Passeggiata, 6828 Balerna, vertreten durch Frei Patentanwaltsbüro AG, Postfach 1771, 8032 Zürich, Beschwerdeführerin,
gegen
Wassner AG, Florastrasse 8, 8800 Thalwil, vertreten durch Isler & Pedrazzini AG, Patent- und Markenanwälte, Giesshübelstrasse 45, Postfach 1772, 8027 Zürich, Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 14696, CH 562'852 V Green Gold (fig.) / CH 679'962 Green Gold by Wassner (fig.).
B-7158/2016 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 4. September 2007 bei der Vorinstanz hinterlegten Schweizer Wortbildmarke CH 562'852 "V Green Gold", die wie folgt aussieht
und Schutz für folgende Waren beansprucht: 14 Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non com- presi in altre classi; gioielleria, bigiotteria; pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici. B. Am 21. Juli 2015 hinterlegte die Beschwerdegegnerin die Wortbildmarke CH 679'962 "GREEN GOLD by wassner" bei der Vorinstanz. Die Anmel- dung wurde am 3. November 2015 auf Swissreg veröffentlicht.
Die Marke ist für folgende Waren registriert: 14 Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte Waren, soweit die in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuck- waren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente.
B-7158/2016 Seite 3 16 Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderarti- kel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwa- ren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreib- maschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unter- richtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist; Drucklettern; Druck- stöcke. C. Gestützt auf ihre ältere Marke erhob die Beschwerdeführerin am 26. Ja- nuar 2016 gegen die Eintragung des jüngeren Zeichens Widerspruch und beantragte dessen Widerruf für sämtliche beanspruchten Waren. Sie be- gründete ihren Widerspruch mit der Gleichartigkeit und teilweisen Identität der einander gegenüberstehenden Waren sowie der Zeichenähnlichkeit aufgrund der übernommenen, dominierenden Bestandteile "green gold", woraus eine zumindest mittelbare Verwechslungsgefahr resultiere. D. Mit Widerspruchsantwort vom 29. März 2016 beantragte die Beschwerde- gegnerin die Abweisung des Widerspruchs. Sie stellte sich auf den Stand- punkt, die Übereinstimmung zwischen den Marken beschränke sich auf die Bestandteile "green gold". Der Schutz der Widerspruchsmarke erstrecke sich jedoch nicht auf diese gemeinfreie Wortkombination. "Green" sei frei- haltebedürftig, "gold" für die beanspruchten Waren der Klasse 14 beschrei- bend. Die jüngere Marke hebe sich durch ihre grafische Gestaltung genü- gend von der Widerspruchsmarke ab, um eine Verwechslungsgefahr aus- zuschliessen. E. Mit Replik vom 17. Juni 2016 hielt die Beschwerdeführerin an ihrem Wider- spruch fest. Die Beschwerdegegnerin verzichtete auf das Einreichen einer Duplik. E.a Mit Verfügung vom 20. Oktober 2016 hiess die Vorinstanz den Widerspruch teilweise - für "Edelmetalle" in Klasse 14 - gut und wies ihn im Übrigen für "aus Edelmetallen und Legierungen hergestellte Waren, soweit sie in die- ser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uh- ren und Zeitmessinstrumente" in Klasse 14 sowie sämtliche beanspruchten Waren in Klasse 16 ab. Zur Begründung führte sie aus, die in Klasse 14 beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Marken seien iden-
B-7158/2016 Seite 4 tisch. Keine Gleichartigkeit liege jedoch hinsichtlich der von der Beschwer- degegnerin in Klasse 16 beanspruchten Waren vor, weshalb das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr diesbezüglich im Vornherein verneint werden könne. Aufgrund der übereinstimmenden Bestandteile "green gold" sei eine Zeichenähnlichkeit auf phonetischer, sinnbildlicher und visueller Ebene zu bejahen. Für die Waren in Klasse 14 mit Ausnahme von Edelme- tallen seien die Bestandteile "green gold" in der Bedeutung von "grünes Gold" mit Bezug auf deren mögliche Eigenschaften beschreibend. Da die Zeichen lediglich in diesen schwachen Bestandteilen übereinstimmten und sich ansonsten genügend voneinander unterschieden, könne eine Ver- wechslungsgefahr ausgeschlossen werden. Hinsichtlich der Waren "Edel- metalle" hingegen sei der Bestandteil "green" unterscheidungskräftig. Des- sen Übernahme und Kombination mit dem Bestandteil "gold" führe zu einer Verwechslungsgefahr. F. Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 21. November 2016 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Rechtsbegehren:
B-7158/2016 Seite 5 Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegegnerin. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, die Wortelemente "green gold" seien nicht als – ohnehin nicht definierte – Farbe "Grüngold", sondern als Ausdruck der Herstellung nach ethischen Kriterien zu verstehen, was indessen erst nach einigen Gedankenschritten klar werde. "Green", über- setzt als "Grün", werde gewöhnlich im Sinne von ökologisch oder umwelt- verträglich verstanden; da Gold weder pflanzlich sei noch angebaut werde, sei der Begriff für sämtliche Waren der Klasse 14, welche Gold enthielten, nicht beschreibend; es rechtfertige sich nicht, Edelmetalle anders zu beur- teilen als die übrigen in Frage stehenden und aus Gold herstellbaren Wa- ren. Das jüngere Zeichen hebe sich weder in den Wort- noch in den Bild- bestandteilen genügend von der Widerspruchsmarke ab, um eine Ver- wechslungsgefahr auszuschliessen. G. Mit Beschwerdeantwort vom 1. Februar 2017 beantragte die Beschwerde- gegnerin die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädi- gungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin. Sie brachte vor, die Ähn- lichkeit zwischen den Zeichen beschränke sich auf die gemeinfreien Wort- bestandteile "green gold". Die grafischen Elemente der angefochtenen Marke genügten, um dieser einen eigenen Charakter zu verleihen und ei- nen hinreichenden Abstand zur Widerspruchsmarke herzustellen. Das in einer nicht unterscheidungskräftigen Kombination verwendete Wort "green" sei freihaltebedürftig. Dessen Bedeutung als umweltfreundlich und nachhaltig werde nicht nur im Zusammenhang mit pflanzlichen Produkten, sondern auch in Bezug auf die beanspruchten Waren ohne Gedanken- schritte ersichtlich. Da auch der Bestandteil "gold" für die beanspruchten Waren der Klasse 14 beschreibend sei, handle es sich bei "green gold" um eine nicht unterscheidungskräftige Wortkombination, die nicht vom Schutz- umfang der Widerspruchsmarke erfasst werde. H. Die Vorinstanz führte in ihrer Vernehmlassung vom 3. Februar 2017 aus, die Tatsache, dass die Kombination "green gold" in der Bedeutung von "umweltfreundliches Gold" verstanden werden könne und auf mögliche Ei- genschaften der in Klasse 14 beanspruchten Waren verweise, sei ein zu- sätzliches Argument für die Zugehörigkeit dieser Wortkombination zum Ge- meingut. Der Widerspruch hätte entsprechend für sämtliche Waren in Klasse 14, auch für Edelmetalle, abgewiesen werden müssen. Aufgrund
B-7158/2016 Seite 6 des Verbots der reformatio in peius könne die Frage indessen offen blei- ben. Sie verwies im Übrigen auf die Begründung in der angefochtenen Ver- fügung und beantragte die Abweisung der Beschwerde. I. Die Parteien verzichteten auf die Durchführung einer öffentlichen Verhand- lung. J. Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, so- weit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat als Widersprechende am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 Art, 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurde (Art. 63 Abs. 4 VwVG), ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für glei- che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Ver- bindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massge- benden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchs- marke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 "Gallo/Gallay (fig.)" m.w.H.). Je grösser die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise, desto geringer
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sind die Unterschiede zwischen den Zeichen, welche eine Verwechslungs-
gefahr ausschliessen können (GALLUS JOLLER, in: Noth et. al. [Hrsg.], Mar-
kenschutzgesetz [MSchG], 2. A. 2017, Art. 3 N. 50). Bei Massenartikeln
des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem
geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als
bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger ge-
schlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 122 III 382
2.2 An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen
zu stellen, je ähnlicher sich die von den Marken beanspruchten Waren und
Dienstleistungen sind, und umgekehrt. Ein besonders strenger Massstab
ist bei Waren- oder Dienstleistungsidentität anzulegen (BGE 122 III 382
E. 3a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2c "Radion/Radiomat"; Urteil des BGer
4C.258/2004 E. 2.3 "Yello/Yellow Access AG"). Für die Beurteilung der Zei-
chenähnlichkeit wird auf den Gesamteindruck, den die Marken in der Erin-
nerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen, abgestellt (BGE
128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 119 II 476
E. 2.d "Radion/Radiomat"). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel
eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (Ur-
teile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally";
B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex (fig.)").
2.3 Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile
nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Ge-
samteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kenn-
zeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflus-
sen. Entsprechend wird durch die Beifügung eines Bildelementes nur dann
ein unterschiedlicher Gesamteindruck erzielt, wenn dieses dominiert und
dem Wortbestandteil ein untergeordneter Stellenwert zukommt (BGE 96 II
248 E. 1; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges
Eigentum [RKGE] vom 23. Juni 1999 in: sic! 1999 S. 648 E. 4 "theWave
(fig.)/Wave Rave"; Urteil des BVGer B-4026/2015 vom 19. Juli 2016 E.2.4
"Heimat Online/Die Heimat (fig.)"). Gleichwohl können gemeinfreie Be-
standteile den Gesamteindruck einer Marke mitbeeinflussen (BGE 122 III
382 E. 5b "Kamillosan"). Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort-
wie auch Bildelemente, können diese den massgeblichen Erinnerungsein-
druck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-4159/2009 vom
25. November 2009 E. 2.4 "Efe (fig.)/Eve"; B-1615/2014 vom 23. März
B-7158/2016 Seite 8 2016 E. 2.3 "Gridstream AIM/aim (fig.)"). Für die Ähnlichkeit von Wortele- menten sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinn- gehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; EUGEN MAR- BACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. A. 2009, N. 872 ff.). Die Übereinstimmung auf ei- ner Ebene genügt in der Regel zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit (Ur- teil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Calyana" m.w.H.). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben so- wie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radiomat"). 2.4 Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheide- nere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Ur- teile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump (fig.)/Jump- man"; B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3 pH/Regulat (fig.)"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigen- schaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungs- weise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskrei- sen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezem- ber 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Ihr Schutzumfang gilt in der Regel schon als eingeschränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff umfassten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetragen sind (Urteile des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 "Ergo"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo"). 2.5 Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem all- gemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Be- schränkung des Schutzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Urteile des BVGer B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 9.1 "KaSa K97 (fig.)/biocasa (fig.)"; B-8242/2010 vom 22. Mai 2012 E. 4.4 "Lombard Odier & Cie./Lombard Network (fig.)"). Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein, entfällt unter Vorbehalt
B-7158/2016 Seite 9 einer allfälligen Verkehrsdurchsetzung eine rechtlich erhebliche Verwechs- lungsgefahr (MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Da- vid/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kom- mentar, 2017, Art. 3 N. 72; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 131 m.w.H.). 2.6 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu- rechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen ver- sehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zuge- rechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn ei- nes der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mit- telbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar ausei- nanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Marken- inhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-531/2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay (fig.)"). 3. 3.1 Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Wider- spruch stehenden Waren zu bestimmen. Die vorliegende Beschwerde be- schränkt sich auf die Beurteilung der von beiden Marken in Klasse 14 be- anspruchten Waren, zwischen welchen unbestrittenermassen Identität be- steht. Eine von der Vorinstanz zurecht verneinte Gleichartigkeit zwischen den in Klasse 14 und 16 registrierten Waren hat die Beschwerdeführerin nicht behauptet. 3.2 Gemäss ständiger Rechtsprechung werden die Waren Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte Waren, Juwelier- und Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente von einem breiten Publikum nachgefragt und, obschon nicht täglich erworben, mit ei- ner durchschnittlichen Aufmerksamkeit geprüft (Urteile des BVGer B-2642/2012 vom 7. Mai 2013 E. 3 "Lotus (fig.)/Lotusman (fig.)"; B-4260/2010 vom 21. Dezember 2011 E. 7 "Bally/Balu (fig.)"; B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 4 "Victorinox/Miltrorinox"; B-2717/2015 vom 11. No- vember 2015 E. 3.1 "Joop/Loop by Harry Winston"). Zu berücksichtigen sind andererseits die Fachkreise (Uhrmacher, Juweliere, Fachgeschäfte, Warenhäuser), die bei der Prüfung der Waren ein erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen (Urteile des BVGer B-5312/2013 E. 3.3 vom 5. Dezember
B-7158/2016 Seite 10 2014 "six (fig.)/SIXX (fig.)"; B-3310/2012 vom 11. März 2013 E. 4.2.3 "Ro- dolphe/Rodolphe (fig.)"; B-4908/2014 vom 20. Oktober 2016 E. 2.3 "blason (fig.)/blason (fig.)"). 4. Nachfolgend ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. 4.1 Die Vorinstanz stellte auf verbaler, phonetischer und sinnbildlicher Ebene Ähnlichkeiten aufgrund der übereinstimmenden Elemente "green gold" fest. Die Ähnlichkeiten würden durch die Zusätze "V" respektive "by wassner" sowie die unterschiedliche grafische Gestaltung auf keiner Ebene aufgehoben, da die Unterschiede im Gesamteindruck nicht über- wiegten und die von der älteren Marke übernommenen Wortbestandteile klar erkennbar blieben. Die Beschwerdeführerin schliesst sich dieser Auf- fassung an. Der Gesamteindruck beider Zeichen bestehe aus der grafi- schen Ausgestaltung der Worte "green gold"; da es bei diesen Wortbe- standteilen keinen Unterschied gebe, müsste sich das jüngere Zeichen beim Bildbestandteil umso deutlicher von der Widerspruchsmarke unter- scheiden, was jedoch nicht der Fall sei. Der Schriftzug "by wassner" am unteren Rand sei derart klein, dass er, wenn überhaupt, nur nebensächlich wahrgenommen werde. Die Beschwerdegegnerin hingegen verneint das Vorliegen einer Zeichenähnlichkeit aufgrund der unterschiedlichen grafi- schen Gestaltung sowie des Wortzusatzes "by wassner" des jüngeren Zei- chens. 4.2 Vorliegend stehen sich zwei Wortbildmarken, mithin aus Wort- und Bildelementen zusammengesetzte Zeichen, gegenüber. Die Wider- spruchsmarke besteht aus den Wortelementen "V Green Gold", die in ei- nem hellen Rechteck eingefasst sind. Das V steht gross gedruckt an erster Stelle, rückt aber durch die helle Färbung sowie die Überlagerung durch die Wortelemente "green gold" in den Hintergrund. Diese sind dunkel ein- gefärbt, übereinander positioniert und durch ein grosses G miteinander ver- bunden. Eine andere Leseart als "green gold", etwa "reen gold" oder "green old", fällt im Vornherein ausser Betracht, da der Leser den Schriftzeichen unweigerlich einen Sinn zu verleihen versucht und "reen" weder im Engli- schen noch in einer Landessprache einen Sinngehalt aufweist; die Buch- staben "old" ihrerseits schliessen unmittelbar an das grosse G an. Das jüngere Zeichen besteht aus einem Kreis, der in drei schwungvoll in- einander übergehende Abschnitte in grüner, weisser und hellbrauner Fär-
B-7158/2016 Seite 11 bung unterteilt ist. Der weisse Mittelteil erinnert durch die hellbraun einflies- sende Ader an ein stilisiertes Blatt; ein auf dem Kopf stehendes V lässt sich darin, entgegen Ansicht der Beschwerdeführerin, nicht erblicken. Im obe- ren Teil des Kreises stehen die durchgehend in Grossbuchstaben gedruck- ten, schräg versetzt übereinander positionierten Worte "GREEN GOLD". Im Unterteil sind die - ebenfalls übereinander stehenden, jedoch in Klein- buchstaben gedruckten - Worte "by wassner" zu lesen, die von einem klei- nen Kreis gefolgt werden. Durch die Platzierung in der oberen Hälfte des Kreises, den Grossdruck und die dominante Schriftgrösse rücken die Ele- mente "green gold" gegenüber den Elementen "by wassner" in den Vorder- grund. 4.3 Die Widerspruchsmarke ist ein helles, einfarbiges Rechteck ohne Farb- anspruch, die jüngere Marke ein dreifarbiger Kreis mit einem stilisierten Blatt in der Mitte. Schriftart und Druckgrösse sind bei beiden Marken un- terschiedlich. Durch die übereinstimmenden und in beiden Marken leicht versetzt übereinander positionierten Wortelemente "green gold" ist aber eine gewisse, nicht besonders ausgeprägte visuelle Ähnlichkeit zu beja- hen. Auf phonetischer Ebene ist die Ähnlichkeit offensichtlicher, wird "green gold" doch in beiden Marken gleich ausgesprochen. Was die sinnbildliche Ebene angeht, gehören die Begriffe "green" und "gold" zum englischen Grundwortschatz und werden von den Verkehrskreisen als "Grün" und "Gold", in der Kombination als "Grün-Gold" oder "grünes Gold", übersetzt (https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/, besucht am 27. Septem- ber 2017). Das "V" in der Widerspruchsmarke kann entweder als Buch- stabe V oder als römische Ziffer 5 verstanden werden und verleiht der Wortkombination keinen abweichenden Sinngehalt. Auch die zusätzlichen Wortelemente "by wassner" in der jüngeren Marke verändern den Sinngeh- alt von "green gold" nicht, sondern ergänzen diesen lediglich mit einem unmissverständlichen Hinweis auf den Familiennamen "Wassner" bzw. den hinter der Marke stehenden Anbieter; es handelt sich hierbei um wenig prägende Bestandteile. Die Ähnlichkeit im Sinngehalt beider Marken ist da- mit augenfällig. Im Ergebnis ist durch die Übereinstimmung in der Wort- kombination "green gold" das Vorliegen einer Zeichenähnlichkeit zu beja- hen. 5. Zuletzt ist in einer Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung der Kenn- zeichnungskraft der Widerspruchsmarke über die Frage der Verwechs- lungsgefahr zu befinden.
B-7158/2016 Seite 12 5.1 5.1.1 Die Vorinstanz geht davon aus, "green gold" werde von den Abneh- mern in der Bedeutung von "grünes Gold" verstanden. Gold sei gewöhnlich gelb, im Handel werde aber auch farbiges, namentlich grünes, Gold ange- boten. Für die beanspruchten Waren in Klasse 14 - mit Ausnahme von Edelmetallen - die effektiv aus (grün gefärbtem oder reinem) Gold beste- hen oder grün/golden gefärbt sein könnten, seien die Elemente "green gold" in Bezug auf deren mögliche Eigenschaften beschreibend. So könn- ten Edelsteine eine grüne oder goldene Farbe aufweisen, etwa Smaragde oder Lasursteine (Lapislazuli) mit goldener Maserung. Bei Legierungen deute "green gold" als "grünes Gold" auf die Zusammensetzung hin. Somit werde "green gold" von den Abnehmern als Hinweis auf die Eigenschaften Farbe und/oder Zusammensetzung bzw. Material der Waren verstanden. Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke erstrecke sich nicht auf diese zwei schwachen Elemente. Die Unterschiede zwischen den Zeichen na- mentlich in der grafischen Gestaltung reichten aus, um eine Verwechs- lungsgefahr auszuschliessen. Hinsichtlich der Waren "Edelmetalle" sei das Element "gold" zwar beschreibend, nicht aber das Element "green", da es keine grünen Edelmetalle gebe; folglich sei dieses unterscheidungskräftig. Die Übernahme des Bestandteils "green" durch das jüngere Zeichen sowie dessen Kombination mit dem Element "gold" in beiden Marken führe unter Berücksichtigung der Warenidentität zu Verwechslungsgefahr. 5.1.2 Die Beschwerdeführerin führt hinsichtlich der Wortkombination "Green Gold" aus, diese bringe zum Ausdruck, dass die derart gekenn- zeichneten Produkte höchsten ethischen Standards genügten und die Menschenrechte bei deren Herstellung geachtet würden. Das Wort "green" für "Grün" werde im Sinne von "ökologisch" oder "umweltverträglich" ver- standen, da Grün die Farbe von Pflanzen und natürlich Nachwachsendem sei. Die strittigen Waren würden indessen aus Gold hergestellt, das weder pflanzlich sei noch angebaut werde. In Bezug auf diese Waren sei "green" deshalb nicht beschreibend, sondern stehe für die Herstellung nach ethi- schen Kriterien. Um zu diesem Schluss zu gelangen, seien allerdings Ge- dankenschritte notwendig. Es sei nicht nachvollziehbar, warum die Ele- mente "green gold" in Bezug auf Edelmetalle anders beurteilt werden soll- ten als die übrigen in Frage stehenden Waren derselben Klasse. Dass "green gold" für die Farbe "Grüngold" stehe und folglich beschreibend sei, treffe nicht zu, da es keine derart definierte Farbe gebe. In seltenen Fällen könnten zwar grünlich schimmernde, goldhaltige Legierungen hergestellt
B-7158/2016 Seite 13 werden, diese seien für die Schmuck- und Uhrenherstellung jedoch unge- eignet bzw. würden ein äusserst aufwendiges Verfahren voraussetzen. Zu- dem würde ein derart teuer produziertes Produkt keine Abnehmer finden, da ein grüner Schimmer an Metallen als minderwertig und an Grünspan gemahnend empfunden werde. Ob es eine Farbe "Grüngold" gebe, sei oh- nehin irrelevant, da es sich vorliegend um zwei Wortbildmarken handle und lediglich darauf abzustellen sei, ob sich das jüngere Zeichen genügend vom Älteren abhebe oder nicht. Schliesslich fügt die Beschwerdeführerin an, die Beschwerdegegnerin sei nicht auf die Verwendung der Begriffe "green gold" angewiesen, sondern hätte eine grosse Auswahl an Varianten wie "traceable, ethical, clean, suistainable, human rights" und dergleichen. 5.1.3 Die Beschwerdegegnerin ist der Meinung, die Elemente "green gold" seien gemeinfrei. "Green" sei, sofern es wie vorliegend in einer nicht unter- scheidungskräftigen Kombination verwendet werde, für Waren aller Klas- sen beschreibend, freihaltebedürftig und gehöre zum Gemeingut. Seine Bedeutung als umweltfreundlich und nachhaltig beschränke sich nicht auf pflanzliche Produkte, sondern liege auch für die in Frage stehenden Waren der Klasse 14 ohne Gedankenschritte auf der Hand. Da auch der Bestand- teil "gold" für die beanspruchten Waren beschreibend sei, handle es sich bei "green gold" um eine freihaltebedürftige Wortkombination, die nicht in den Schutzbereich der Widerspruchsmarke falle. Die Übereinstimmung in diesen Elementen führe folglich nicht zu einer Verwechslungsgefahr und das jüngere Zeichen hebe sich im Übrigen genügend von der Wider- spruchsmarke ab, um eine solche ausschliessen zu können. 5.1.4 Die Vorinstanz führte in ihrer Vernehmlassung vom 3. Februar 2017 ergänzend aus, die Tatsache, dass die Wortkombination "green gold" in der Bedeutung von "umweltfreundliches Gold" verstanden werden könne, sei ein weiteres Argument für deren Gemeingutcharakter. Der Widerspruch hätte entsprechend für sämtliche Waren in Klasse 14, auch Edelmetalle, abgewiesen werden müssen, was wegen des Verbots der reformatio in peius jedoch nicht möglich sei. 5.2 5.2.1 "Gold" beschreibt im Englischen wie im Deutschen einerseits das Edelmetall, andererseits die Farbe (Wahrig Deutsches Wörterbuch, 9. A. 2011, "Gold"). Legierungen können als Verbindungen bzw. Mischungen von Metallen Gold enthalten (Wahrig Deutsches Wörterbuch, 9. A. 2011,
B-7158/2016 Seite 14 "Legierung"; https://de.wikipedia.org/wiki/Gold#Goldlegierungen). Juwe- lier- und Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren sowie Zeitmessinstrumente können aus Gold gefertigt, mit diesem verziert oder darin eingefasst sein. "Gold" ist damit als Hinweis auf einen möglichen Bestandteil für sämtliche von den Marken beanspruchten Waren der Klasse 14 hochgradig beschrei- bend und freihaltebedürftig. Dies gilt nicht nur für "aus Edelmetall herge- stellte Waren", sondern auch für die - von der Vorinstanz von der Löschung ausgenommenen - Edelmetalle an sich. 5.2.2 Das Adjektiv "green" bezeichnet die Farbe Grün. In seiner ursprüng- lichen Bedeutung als "wachsend, spriessend" wird es einerseits in der Be- deutung von "jung, unerfahren, unreif" verwendet; so wird ein leichtgläubi- ger Jüngling als Grünschnabel oder als grün hinter den Ohren bezeichnet. Andererseits steht Grün symbolisch für Natur und Umwelt und hat die Be- deutung von "umweltorientiert, ökologisch, dem Umweltschutz verpflichtet" (Duden, Herkunftswörterbuch, Etymologie der deutschen Sprache, 5. A. 2014; Duden, Bedeutungswörterbuch, 4. A. 2010; Urteil des BVGer B-8117/2010 vom 3. Februar 2012 E. 5.1 "Green Package" m.w.H.; RKGE vom 16. Mai 2006, in: sic! 2006 S. 752 E. 4 "Green Label"). Entsprechend werden die Farbe und/oder der Begriff Grün von Parteien und Organisati- onen verwendet, um auf Umweltbelange oder ökologisches Engagement hinzuweisen (Greenpeace, Grüne Partei, Green Cross, Grüne Liga; Green Spirit, Grüner Punkt, Green Palm). Ebenso bringen mit der Farbe oder dem Begriff Grün bzw. "green" gekennzeichnete Produkte oder Dienstleistun- gen ihre Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit zum Ausdruck (SUSANNE LATOUR, Namen machen Marken, 1996, S. 37; Urteil des BVGer B-8117/2010 E. 5.1 "Green Package"; RKGE vom 16. Mai 2006, in: sic! 2006 S. 752 E. 4 "Green Label"). Dies trifft entgegen Ansicht der Beschwer- deführerin nicht nur auf pflanzliche Produkte zu. Vielmehr ist die Verwen- dung von "green" als Hinweis auf Umweltverträglichkeit branchenübergrei- fend verbreitet, etwa für Strom ("Easy Green Energy"), Diesel ("Green Die- sel"), Tourismus ("Green Tourism") oder Finanz- und Versicherungsdienst- leistungen ("Green Finance", "Green Fund", "Green Insurances"; vgl. RKGE vom 16. Mai 2006, in: sic! 2006 S. 753 E. 8 "Green Label"; Urteil des BVGer B-8117/2010 E. 5.3 "Green Package" m.w.H.). Dessen Bedeu- tung ist auch in der Wortkombination "green gold" offensichtlich. Gold kann, obschon nicht pflanzlichen Ursprungs, sehr wohl nach umweltverträglichen Kriterien gewonnen und verarbeitet werden. So spezialisiert sich eine Viel- zahl von Anbietern auf Recycling von Altgold zu neuem Schmuck oder auf einen umweltschonenden Goldabbau ohne die Verwendung umweltschä-
B-7158/2016 Seite 15 digender Chemikalien (https://www.biorama.eu/faires-gold/; http://www.zu- kunftsgoldschmie.de/; http://www.gold.info/de/recycling-von-gold/; http://www.cwac.net/umweltschonender-bergbau/; http://www.goldschmie- dekistler.ch/goldschmiede/oekogold/; http://www.dw.com/de/ethische-klun- ker-gold-mit-gutem-gewissen/a-18216422; abgerufen am 27. September 2017). Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren wird "green gold" von den Verkehrskreisen somit ohne besonderen Gedankenaufwand da- hingehend verstanden, es handle sich um umweltverträglich gewonnenes oder verarbeitetes Gold. Dass die Beschwerdeführerin bei ihrem Angebot den Fokus auf den Respekt der Menschenrechte legt und ihre Marke da- hingehend verstanden haben möchte, ändert nichts an der geläufigen Be- deutung von "green". Da dieser Begriff sämtlichen Anbietern zur Verfügung stehen muss, um ihre nach ökologischen Grundsätzen hergestellten Wa- ren oder sich danach richtenden Dienstleistungen zu kennzeichnen, ist er freihaltebedürftig. Zudem ist er als Hinweis auf eine Eigenschaft der Waren beschreibend und dem Gemeingut zuzurechnen (Urteil des BVGer B-8117/2010 E. 6.2 "Green Package"; RKGE vom 16. Mai 2006, in: sic! 2006 S. 753 E. 14 "Green Label"). Folglich sind die Wortelemente "green" und "gold" für sich genommen im Zusammenhang mit den in Klasse 14 beanspruchten Waren freihaltebedürftig. Auch als Wortkombination ist "green gold" dem Verkehr freizuhalten, denn es wird als "Grüngold" im Sinne von Gold mit grüner Färbung übersetzt (https://en.wikipe- dia.org/wiki/Colored_gold#Green_gold). Grüngold ist weniger verbreitet als Gelb-, Weiss- oder Rotgold, lässt sich aber durch Beimischung von Silber herstellen und wird etwa zur Darstellung von Blättern verwendet (http://www.schmuckmarkt.ch/wissen/gold.html; https://de.wikipe- dia.org/wiki/Gold#Farbgoldlegierungen; abgerufen am 27. September 2017). Die Wortkombination "green gold" muss sämtlichen Anbietern von Grüngold zur Kennzeichnung ihrer Waren zur Verfügung stehen. Dies gilt namentlich für die Waren "Edelmetalle", da Gold auch mit grüner Farbe ein Edelmetall bleibt. 5.2.3 Aus obigen Ausführungen folgt einerseits, dass die Widerspruchs- marke nur aufgrund des Zusatzes "V" sowie der grafischen Gestaltung der Wortelemente mit dem verbindenden Majuskel "G" über eine minime Kenn- zeichnungskraft verfügt. Andererseits kann die Übereinstimmung der Mar- ken lediglich in den freihaltebedürftigen Wortelementen "green gold" trotz Warenidentität und durchschnittlicher Aufmerksamkeit der Verkehrskreise keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr herbeiführen. Eine
B-7158/2016 Seite 16 Verkehrsdurchsetzung hat die Beschwerdeführerin nicht vorgebracht. Da- mit wäre der Widerspruch grundsätzlich für sämtliche Waren der Klasse 14 abzuweisen. 5.2.4 Mit der angefochtenen Verfügung hiess die Vorinstanz den Wider- spruch teilweise gut. Ihn vollumfänglich abzuweisen und das jüngere Zei- chen für sämtliche Waren der Klasse 14 zum Markenregister zuzulassen bedeutete entsprechend, die Beschwerdeführerin gegenüber dem vorinstanzlichen Entscheid schlechter zu stellen. Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zu Ungunsten einer Partei nur unter ge- wissen Voraussetzungen ändern (Art. 62 Abs. 2 VwVG). Das Verbot der reformatio in peius bzw. der Schlechterstellung gilt gemäss Rechtspre- chung des Bundesverwaltungsgerichts im Beschwerdeverfahren betref- fend Widerspruchsachen ausnahmslos (vgl. Urteil des BVGer 3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 1.3 "Pallas/Pallas Seminare (fig.)"). Folglich ist die angefochtene Verfügung vom 20. Oktober 2016 nicht zu Ungunsten der Beschwerdeführerin abzuändern, sondern zu bestätigen und die Be- schwerde abzuweisen. 6. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG). 6.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs- gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes- verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widerspre- chenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgeg- nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Tur- binenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfah- ren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
B-7158/2016 Seite 17 6.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugespro- chen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Partei- entschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kosten- note oder, sofern keine solche eingereicht wird, aufgrund der Akten festzu- legen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin hat keine Kos- tennote eingereicht. Anhand des aktenkundigen Aufwands bei einmaligem Schriftenwechsel erscheint eine Parteientschädigung zugunsten der Be- schwerdegegnerin von Fr. 2'000.– (einschliesslich Mehrwertsteuer, Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE) angemessen. 7. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung vom 20. Oktober 2016 bestätigt. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auf- erlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe ent- nommen. 3. Der Beschwerdegegnerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Partei- entschädigung von Fr. 2'000.– zulasten der Beschwerdeführerin zugespro- chen.
B-7158/2016 Seite 18 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 14696; Einschreiben; Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Agnieszka Taberska
Versand: 16. Oktober 2017