B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-6761/2017
Urteil vom 5. Juni 2019 Besetzung
Richter Daniel Willisegger (Vorsitz), Richterin Vera Marantelli, Richter David Aschmann, Gerichtsschreiber Pascal Waldvogel.
Parteien
Connect Solutions AG, Clausiusstrasse 50, 8006 Zürich, vertreten durch Hans-Peter Rüfli, Rechtsanwalt, freigutpartners IP Law Firm, Gämsenstrasse 3, 8006 Zürich, Beschwerdeführerin,
gegen
Qnective AG, Thurgauerstrasse 54, 8050 Zürich, vertreten durch Alexander Frei, Rechtsanwalt, Kessler Landolt Giacomini & Partner, Färberstrasse 4, Postfach 423, 8832 Wollerau, Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 15'126 und 15'127, CH 659'781 Qnective und CH 659'803 Qnective (fig.)/ CH 689'464 Q qnnect (fig.).
B-6761/2017 Seite 2 Sachverhalt: A. Am 23. Juni 2016 wurde die Schweizer Marke Nr. 689‘464 "Q qnnect (fig.)" der Beschwerdeführerin im Swissreg veröffentlicht. Sie ist unter anderem für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen: Klasse 9: Software für personalisierte, elektronische Kommunikationssysteme und digitale Drucksysteme; Computersoftware; Computersoftware zur Daten- und Do- kumentenerfassung, -übertragung, -speicherung und -indexierung; Computersoft- ware für die Nachrichtenübermittlung über Fax, E-Mail, Voice-Mail oder über das Internet; Computersoftware für die Datenbankverwaltung; Computersoftware für die Automatisierung und Verwaltung von Geschäftsabläufen; elektronische Publi- kationen (herunterladbar); über Datenbanken oder das Internet zur Verfügung ge- stellte herunterladbare, elektronische Publikationen; Computersoftware zur Konvertierung von Dokumentbildern in elektronische Formate; Computersoftware für die Integration von Applikationen und Datenbanken; Anwendungssoftware (Apps) für Mobiltelefone. Klasse 35: Zurverfügungstellung von geschäftlichen und kommerziellen Kontak- tinformationen über das Internet; Unternehmenskommunikation; E-Commerce Dienstleistungen, nämlich Zurverfügungstellung von Produkteinformation via Te- lekommunikationsnetzwerken zu Werbe- und Informationszwecken; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistun- gen; Betreuung von Mittarbeitern in betrieblicher Hinsicht (Coaching). Klasse 38: Telekommunikation; Übermittlung von Daten, Nachrichten und Infor- mationen; Übermittlung von Daten, Nachrichten, Informationen und Bildern über ein globales Computernetzwerk, Computer und elektronische Kommunikations- medien; Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken über ein globales Computer- netzwerk zum Betrachten von Daten und Informationen; Verschaffen des Zugriffs auf Suchmaschinen und Hyperlinks zum Erreichen von Daten und Informationen über ein globales Computernetzwerk; Sammeln und Liefern von Nachrichten. Klasse 42: Entwicklung, Design und Wartung von Software für personalisierte Kommunikationssysteme und digitalisierte Drucksysteme sowie Beratung betref- fend Softwaremigration, Softwareintegration und Softwareinstallationen; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Hosting von Speicherbereich im Internet, Datenbanken und Webportalen; Cloud-Computing; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen für die Nutzung ei- nes Cloud Computing Netzwerks und den Zugang dazu; Design und Entwicklung von Betriebssoftware für den Zugriff auf ein Cloud-Computing-Netzwerk und für
B-6761/2017 Seite 3 dessen Verwendung; Vermietung von Betriebs-Software für den Zugriff auf ein Cloud-Computing-Netzwerk und für dessen Verwendung; Beratung im Bereich der Cloud-Computing-Netze und -Anwendungen; Bereitstellung von Software (Soft- ware as a service, SaaS); Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung von In- formations- und Kommunikationstechnik; Beratung zu Software für Kommunikati- onssysteme. Sie hat folgendes Aussehen:
B. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der beiden Schweizer Marken Nr. 659'781 "Qnective" und 659'803 "Qnective (fig.)" mit Hinterlegungsda- tum 4. März 2014. Sie erhob am 23. September 2016 gegen die Eintragung der Beschwerdeführerin teilweise, nämlich betreffend die obgenannten Waren und Dienstleistungen, Widerspruch und ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen: Klasse 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, op- tische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und - instrumente; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Um- wandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Auf- zeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Re- chenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoft- ware; Feuerlöschgeräte. Klasse 38: Telekommunikation. Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und For- schungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Ana- lyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Compu- terhardware und -software.
B-6761/2017 Seite 4 Die Bildmarke der Beschwerdegegnerin hat folgendes Aussehen:
C. Mit Verfügung vom 1. November 2017 hiess die Vorinstanz den Wider- spruch teilweise gut und widerrief die Eintragung der angefochtenen Marke betreffend sämtliche Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 sowie bezüglich der Dienstleistungen Zurverfügungstellung von geschäftlichen und kommerziellen Kontaktinformationen über das Internet; E-Commerce Dienst- leistungen, nämlich Zurverfügungstellung von Produkteinformation via Telekom- munikationsnetzwerken zu Werbe- und Informationszwecken; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen in Klasse 35 (Ziffer 1). Sie stellte fest, dass die Widerspruchsgebühr von Fr. 1‘600.– beim Institut verbleibe (Ziffer 2) und die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden eine Parteientschädigung von Fr. 4‘000.– (inkl. Wi- derspruchsgebühren) zu bezahlen habe (Ziffer 3). Sie führte im Wesentlichen aus, die Gleichheit/Gleichartigkeit der ange- fochtenen Waren und Dienstleistungen sei, mit Ausnahme der Dienstleis- tungen Unternehmenskommunikation sowie Betreuung von Mittarbeitern in be- trieblicher Hinsicht (Coaching), zu bejahen. Aufgrund der Übereinstimmungen am Zeichenanfang würden Ähnlichkeiten auf schriftbildlicher Ebene beste- hen. Klare Ähnlichkeiten gebe es ebenfalls auf phonetischer Ebene, wes- halb die Zeichenähnlichkeit zu bejahen sei. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzumfanges der Widerspruchsmarken und der stark ausge- prägten Ähnlichkeit im phonetischen Bereich bestehe trotz leicht erhöhter Aufmerksamkeit der Abnehmer eine Verwechslungsgefahr. D. Mit Eingabe vom 29. November 2017 erhob die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Sie beantragte, die Verfügung der Vorinstanz sei aufzuheben und die Widersprüche Nr. 15'126 und 15'127 seien abzuweisen, soweit sie im Rahmen der in den Klassen 9, 35, 38 und 42 aufgeführten Waren und Dienstleistungen gutgeheissen worden sind. Eventualiter sei die Sache zur nochmaligen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
B-6761/2017 Seite 5 Sie führte im Wesentlichen aus, die von der Vorinstanz festgestellte Gleich- heit/Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen werde von ihr einzig im Bereich von Software anerkannt. Ansonsten fehle es der erforderlichen Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bereits an der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit. Ebenfalls sei die von der Vorinstanz festge- stellte Zeichenähnlichkeit massiv in Frage gestellt, da der Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens wesentlich durch ein massives und völlig sti- lisiertes "Q" geprägt werde. Auch im Schriftbild, auf phonetischer Ebene und im Sinngehalt gebe es Unterschiede. Die festgestellten Zeichenunter- schiede würden dazu führen, dass die Abnehmer die Zeichen sehr wohl unterscheiden könnten. E. Mit Eingabe vom 13. Februar 2018 verzichtete die Vorinstanz auf die Ein- reichung einer Vernehmlassung und beantragte, unter Hinweis auf die Be- gründung im angefochtenen Entscheid, die Abweisung der Beschwerde. F. Mit Zwischenverfügung vom 16. Februar 2018 sistierte das Bundesverwal- tungsgericht das Beschwerdeverfahren auf Antrag der Beschwerdegegne- rin. G. Mit Schreiben vom 31. August 2018 teilte die Beschwerdegegnerin mit, dass die Parteien keinen Vergleich gefunden hätten und bat um Fortfüh- rung des Verfahrens. H. Mit Eingabe vom 22. November 2018 reichte die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeantwort ein und beantragte die Abweisung der Beschwerde. Sie führte im Wesentlichen aus, ihre Marken seien durch die originelle und einzigartige Abwandlung des Wortes „connect“ kennzeichnungsstark. Weil das prägende Element der Widerspruchsmarken vom Sinngehalt und Klangbild her von der angefochtenen Marke unverändert übernommen worden sei, unterscheide sich die Marke der Beschwerdeführerin nicht ge- nügend, insbesondere unter Berücksichtigung der Gleichheit beziehungs- weise ausgeprägten Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen. I. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.
B-6761/2017 Seite 6 Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Be- schwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdefüh- rerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG), hat den Kostenvorschuss fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Beschwerde frist- und formgerecht einge- reicht (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzu- treten. 2. 2.1 Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. Au- gust 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen unter anderem dann vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechslungs- gefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/ Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Zwischen der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutz- gesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154). 2.2 Gleichartigkeit der Waren liegt vor, wenn die angesprochenen Abneh- merkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleis- tungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstät- ten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Un- ternehmen hergestellt werden (Urteil des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "[fig.]/Bonewelding [fig.]"). Für das Bestehen gleichartiger Wa- ren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-how, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substi- tuierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des BVGer
B-6761/2017 Seite 7 B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 5.1 "Fructa/Fructaid" m.w.H.). Für eine Gleichartigkeit sprechen mitunter auch ein aus Sicht des Abnehmers sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren (Urteil des BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode"). Gegen das Vor- liegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (Urteil des BVGer B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 "Martini Baby/martini [fig.]"). 2.3 Ob die Zeichen ähnlich sind, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hin- terlassen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Books"; BGE 119 II 473 E. 2d "Radion/Radomat"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 41). Massgebend ist einzig die Eintragung, wie sie dem Register entnommen werden kann (Urteile des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/ad-vista [fig.]" m.w.H. und B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"). Eine Zeichenähnlich- keit kann auch zwischen einer Wortmarke und einer aus Wort- und Bildbe- standteilen zusammengesetzten Marke vorliegen. Bei kombinierten Wort- /Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungs- kraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die prägen- den Wort- oder Bildelemente, während kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, können diese den massge- blichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve" und B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 2.3 "Gridstream AIM/aim [fig.]"). Für die Ähnlichkeit von Wortelementen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"). 2.4 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt unter anderem vom Schutzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]" m.w.H.). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich ist für schwache Marken kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"). Schwach sind namentlich Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Cha- rakter haben (BVGE 2010/32 E. 7.3.1 "Pernaton/Pernadol 400"; Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera"). Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen
B-6761/2017 Seite 8 Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamil- losan/Kamillon, Kamillan" m.w.H.; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"; EUGEN MAR- BACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 979 m.w.H.). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach einem strengen Massstab, wenn die strittigen Marken für Massenartikel des täglichen Gebrauchs hin- terlegt sind (BGE 117 II 321 E. 4 "Valser"), weil diese mit einem weniger hohen Aufmerksamkeitsgrad nachgefragt werden. Nebst der Häufigkeit des Konsums hängt der Aufmerksamkeitsgrad auch von den massgebli- chen Verkehrskreisen im Einzelfall ab (BGE 126 III 315 E. 6 b bb "Ri- vella"). 2.5 Die Verwechslungsgefahr kann zu zwei Fehlzurechnungen führen. Ein- mal kommt es zur Verwechslung, wenn eines der vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"). Eine Verwechslung liegt auch vor, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten können, dahinter aber unrichtige wirt- schaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stam- men ("mittelbare Verwechslungsgefahr"; BGE 127 III 160 E. 2a "Securi- tas"; BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina/Orfina"; Entscheid des BGer 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b "Stoxx/StockX [fig.]"). 3. 3.1 Für die im Widerspruch stehenden Waren sind die massgeblichen Ver- kehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Mar- kenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangspunkt für die Bestim- mung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (GALLUS JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 51). 3.2 Die beiden Widerspruchsmarken wenden sich für bespielte und unbe- spielte Datenträger (Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger) sowie Computersoftware in Klasse 9 und Telekommunikation in Klasse 38 mehrheitlich an ein mediengewöhntes und -konsumierendes, privates Publikum; solche Dienste werden aber auch zu geschäftlichen Zwecken nachgefragt. Es ist anzunehmen, dass die Abneh- mer bei der Inanspruchnahme besagter Waren und Dienstleistungen einen leicht erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen (Urteile des BVGer
B-6761/2017 Seite 9 B-203/2014 vom 5. Juni 2015 E. 3 "Swissix/Ix Swiss", B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 4.1 "Yello/Yellow Lounge" und B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.1.1 "Intel Inside/Galdat inside"). In Klasse 42 (Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software) richten sich die Widerspruchsmarken schliesslich an ein geschäftlich inte- ressiertes, wenn auch breites, Publikum mit erhöhter Aufmerksamkeit (Ur- teil des BVGer B-6783/2017 vom 18. März 2019 E. 3 "UBER/uberall [fig.]"). 4. 4.1 Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt voraus, dass die Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (1. Satz, 2. Teil). Die Beschwerdeführerin anerkennt einzig eine Gleichartigkeit im Bereich der Ware Software. Tatsächlich besteht zwischen der von der Beschwer- degegnerin beanspruchten Ware Computersoftware und den von der Be- schwerdeführerin in Klasse 9 beanspruchten Unterarten von Software Identität. Bezüglich der übrigen Waren und Dienstleistung bestreitet die Be- schwerdeführerin die Gleichheit beziehungsweise die Gleichartigkeit. 4.2 4.2.1 Die Vorinstanz führt zu den übrigen in der Klasse 9 strittigen Waren aus, die beiden Widerspruchsmarken würden auch Datenträger beanspru- chen. Diese seien gleichartig zu elektronische Publikationen (herunterladbar); über Datenbanken oder das Internet zur Verfügung gestellte herunterladbare, elektronische Publikationen, da es sich um konkurrierende Waren handle, welche bezüglich Zweck, Abnehmerkreise und herstellungs-technischem Know-how übereinstimmen würden. 4.2.2 Weder die Beschwerdeführerin noch die Beschwerdegegnerin ma- chen Ausführungen hierzu. Dazu gibt es auch keinen Anlass, zumal die Gleichartigkeit der entsprechenden Waren aus den von der Vorinstanz ge- nannten Gründen zu bejahen ist. 4.3 4.3.1 Die Vorinstanz führt aus, die von der angefochtenen Marke in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen Zurverfügungstellung von geschäftlichen
B-6761/2017 Seite 10 und kommerziellen Kontaktinformationen über das Internet; E-Commerce Dienst- leistungen, nämlich Zurverfügungstellung von Produkteinformation via Telekom- munikationsnetzwerken zu Werbe- und Informationszwecken seien gleichartig zu bespielten Datenträgern der Widerspruchsmarken. Der Zweck des Zur- verfügungstellens von Informationen über das Internet und von bespielten Datenträgern (Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und an- dere digitale Aufzeichnungsträger) sei der Gleiche, nämlich das Vermitteln von Informationen. Es sei durchaus vorstellbar, dass ein Dienstleister beides anbiete. Die Dienstleistungen würden aus Sicht der Abnehmerkreise als marktlogische Folge gesehen. 4.3.2 Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, bespielte Datenträger würden keinesfalls die marktlogische Folge der genannten Dienstleistun- gen darstellen. Es handle sich dabei nicht um Dienstleistungen, welche sich an Endabnehmer richten würden, was sich auch aus den Richtlinien der Vorinstanz ergebe. Die genannten E-Commerce-Dienstleistungen wür- den völlig losgelöst von der Produktion und des Verkaufs der entsprechen- den Waren funktionieren. 4.3.3 Die Beschwerdegegnerin bringt diesbezüglich vor, die Beschwerde- führerin beweise selbst, dass zwischen den erwähnten Dienstleistungen und bespielten Datenträgern ein Zusammenhang bestehe, da sie selbst Daten ihrer Kunden auf eigene Datenträger speichere. 4.3.4 Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, ist der Zweck von bespielten Datenträgern und des Zurverfügungstellens von Informationen über das Internet der gleiche. Bei beiden werden Informationen via Daten bereitge- stellt. Auch stellt die Vorinstanz zutreffend fest, dass es durchaus möglich ist, dass eine Unternehmung für ihre Kunden beides anbietet. Aus diesem Grund besteht zwischen den von den Widerspruchsmarken beanspruchten Datenträgern und den beiden strittigen Dienstleistungen der Beschwerde- führerin in Klasse 35 Gleichartigkeit. 4.4 4.4.1 Im Weiteren führt die Vorinstanz aus, die Dienstleistung Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistun- gen in Klasse 35 der angefochtenen Marke umfasse sowohl technische als auch betriebswirtschaftliche Elemente. Durch die technischen Elemente ei- nes Online-Marktplatzes würden markenrechtlich relevante Überschnei-
B-6761/2017 Seite 11 dungen zu den Telekommunikationsdienstleistungen der Widerspruchs- marken bestehen. Die Dienstleistungen seien somit als gleichartig zu qua- lifizieren. 4.4.2 Sowohl Beschwerdeführerin als auch Beschwerdegegnerin äussern sich hierzu nicht. Auf Grund der engen Verknüpfung zwischen Internet- dienstleistungen und Telekommunikation (vgl. Urteil des BVGer B-2844/2009 vom 28. Mai 2010 E. 3.22 "SAP/;asap [fig.]") liegt aus Sicht der betroffenen Abnehmerkreise Gleichartigkeit vor. So ist insbesondere denkbar, dass ein Telekommunikationsdienstleister auch einen Online- Marktplatz bereitstellt. Zudem beinhaltet ein Online-Marktplatz zumeist auch Telekommunikationsdienstleistungen, indem den Nutzern die Mög- lichkeit bereitgestellt wird, miteinander über die angebotenen Waren und Dienstleistungen zu kommunizieren. 4.5 4.5.1 Die Vorinstanz bringt zudem vor, die Dienstleistung Telekommunika- tion werde identisch von allen drei Zeichen beansprucht. Die übrigen von der angefochtenen Marke in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen würden unter den Oberbegriff Telekommunikation fallen. Insoweit bestehe Identität beziehungsweise hochgradige Dienstleistungsähnlichkeit. 4.5.2 Die Beschwerdeführerin bringt dagegen vor, die Dienstleistungen des angefochtenen Zeichens würden nicht unter den Oberbegriff Telekommuni- kation fallen. Bei Datenübermittlungen über globale Computernetzwerke handle es sich nicht um Telekommunikationsnetze, denn Telekommunika- tion sei die Übermittlung von Nachrichten, Informationen und Bildern über eigens erstellte Telekommunikationsanlagen. Es bestehe daher keine Gleichartigkeit. 4.5.3 Die Beschwerdegegnerin führt hierzu aus, die Vorinstanz stelle rich- tigerweise fest, dass sämtliche Dienstleistungen der Beschwerdeführerin unter den Oberbegriff der Telekommunikation fallen würden. Dies sei stän- dige und einheitliche Praxis der Vorinstanz. 4.5.4 Telekommunikation ist der Austausch von Informationen und Nach- richten mithilfe der Nachrichtentechnik, besonders der neuen elektroni- schen Medien. Sie wird weder nach der Art des verwendeten Inhalts noch nach der Auswahl der Empfänger näher charakterisiert (vgl. Urteile des BVGer B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 7.3.1 "Home Box Office/Box Of- fice" m.w.H. und B-203/2014 vom 5. Juni 2015 E. 4.2 "Swissix/Ix Swiss";
B-6761/2017 Seite 12 vgl. https://www.duden.de/rechtschreibung/Telekommunikation, besucht am 20.5.2019). Der Ansicht der Beschwerdeführerin, bei Datenübermitt- lungen über globale Computernetzwerke handle es sich nicht um Telekom- munikationsnetze, kann nicht gefolgt werden. Datenkommunikation über das Internet stellt ebenfalls eine Form von Telekommunikation dar. Auf Grund dieser engen Verknüpfung zwischen Internet und sonstiger Tele- kommunikation (vgl. oben E. 4.4.2) liegt aus Sicht der betroffenen Abneh- merkreise und entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin eine Gleich- artigkeit zwischen den von der angefochtenen Marke beanspruchten Tele- kommunikations- und Internetdienstleistungen der Klasse 38 (Telekommu- nikation; Übermittlung von Daten, Nachrichten und Informationen; Übermittlung von Daten, Nachrichten, Informationen und Bildern über ein globales Computer- netzwerk, Computer und elektronische Kommunikationsmedien; Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken über ein globales Computernetzwerk zum Betrachten von Daten und Informationen; Verschaffen des Zugriffs auf Suchmaschinen und Hyperlinks zum Erreichen von Daten und Informationen über ein globales Compu- ternetzwerk; Sammeln und Liefern von Nachrichten) und der von der Wider- spruchsmarke beanspruchten Dienstleistung Telekommunikation (Klasse 38) vor. 4.6 4.6.1 Schliesslich schreibt die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung, der breite Begriff Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software der Widerspruchsmarken umfasse die von der angefochtenen Marke in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen. Diese hätten einen sehr ähnli- chen Zweck, den gleichen Abnehmerkreis und basierten auf einem ähnli- ches herstellungstechnisches Know-how. 4.6.2 Demgegenüber ist die Beschwerdeführerin der Meinung, die entspre- chenden Dienstleistungen seien nicht gleichartig. Bei den von ihr eingetra- genen Dienstleistungen in Klasse 42 handle es sei im Wesentlichen um Beratungs-, Bereitstellungs- und Betreuungsdienstleistungen und nicht um Entwicklungsdienstleistungen, auch wenn zum Teil gemeinsame Compu- tersoftware betroffen sei. Es bestehe zwischen den Dienstleistungen we- der ein enger charakteristischer Zusammenhang, noch würden diese als wirtschaftlich sinnvolles Leistungspaket wahrgenommen. 4.6.3 Gemäss der Beschwerdegegnerin bestehe zwischen den Dienstleis- tungen ein enger charakteristischer Zusammenhang. Die für die Wider- spruchsmarken eingetragenen Dienstleistungen würden ohne Zweifel die
B-6761/2017 Seite 13 Dienstleistungen, für welche das angefochtene Zeichen in Klasse 42 ein- getragen ist, umfassen. 4.6.4 Bezüglich der in Klasse 42 für die angefochtene Marke registrierten Dienstleistungen ist eine Ähnlichkeit mit den für die Widerspruchsmarken in der gleichen Klasse registrierten Entwurf und Entwicklung von Compu- terhardware und –software anzuerkennen, zumal es sich dabei um technolo- gische und damit Software-gestützte Dienstleistungen handelt. Dies ist bei den Dienstleistungen, bei denen es sich ebenfalls um Entwicklung von Software handelt, offensichtlich. Es gilt jedoch auch für die Beratungs-, Be- reitstellungs- und Betreuungsdienstleistungen, zumal – wie die Vorinstanz zu Recht ausführt – ein enger charakteristischer Zusammenhang zwischen Software und der Entwicklung von Software nicht verneint werden kann (vgl. Urteil des BVGer B-681/2016 vom 23. Januar 2018 E. 7.3 "Face- book/Stressbook"). 4.7 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die vorinstanzlichen Ausfüh- rungen zum Vergleich der Waren und Dienstleistungen zutreffen. 5. 5.1 Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt voraus, dass die Zeichen ähnlich sind (1. Satz, 1. Teil). 5.2 Die Vorinstanz kommt zum Schluss, die graphischen Elemente der Wi- derspruchsmarke 2 (CH 659'803) würden das Erinnerungsbild nicht zu prä- gen vermögen, weshalb sie vernachlässigbar seien. Bei der angefochte- nen Marke würden sowohl das graphische Element als auch das Worteele- ment als selbstständige Elemente wahrgenommen. Die angefochtene Marke übernehme die ersten fünf Buchstaben der Widerspruchsmarke und ergänze diese mit einem zweiten "n". Es würden somit Ähnlichkeiten auf schriftbildlicher Ebene wie auch auf phonetischer Ebene vorliegen. Ein Ver- gleich auf sinngehaltlicher Ebene sei nicht möglich, da den Konfliktzeichen keine Bedeutung zukomme. Zeichenähnlichkeit sei deshalb zu bejahen. 5.3 Die Beschwerdeführerin wendet ein, die Vorinstanz habe nicht gewür- digt, dass sich effektiv die Wörter "kiu-nec-tiv" und "Q-kiu-nnect" gegen- überstehen würden. Die unterschiedlichen Wortanfänge und Wortenden würden somit durchaus ins Gewicht fallen, insbesondere die Verdoppelung des Anfangsbuchstabens. Auch sei ein unterschiedlicher Sinngehalt er- kennbar. So würden sich die Widerspruchsmarken auf das englische Ad- jektiv "connective" (verbindend) beziehen, während die angefochtene
B-6761/2017 Seite 14 Marke auf "(to) connect" (verbinden) hinweise. Zudem habe die Vorinstanz das massive und völlig stilisierte "Q" vernachlässigt. Dieses gleiche einem "O" mit "Gut-Zeichen". Der alternative Sinngehalt sei damit "O-gut-verbin- den". Die festgestellte Zeichenähnlichkeit sei damit massiv in Frage ge- stellt. 5.4 Die Beschwerdegegnerin bringt vor, es sei widersprüchlich, dass die Beschwerdeführerin verlange, dass das grosse "Q" bei der phonetischen Wahrnehmung berücksichtigt werden müsse. Dass dies so sei, sei lebens- fremd und aktenwidrig. Auch dass sie der angefochtenen Marke den Sinn- gehalt "O-gut-verbinden" zuschreibe, dürfe keinen richterlichen Schutz fin- den. Insgesamt sei die Zeichenähnlichkeit klar zu bejahen. 5.5 Bei den Widerspruchsmarken handelt es sich um die Wortmarke "Qnective" sowie die Wort-/Bildmarke "Qnecitve (fig.)", welche aus dem Schriftzug Qnective mit leichter graphischer Schriftgestaltung besteht. Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, vermag die leichte graphische Gestaltung das Erinnerungsbild nicht zu prägen, weshalb diese vernachlässigt werden kann. Bei der angefochtenen Marke handelt es sich um eine Wort-/Bildmarke. Der Wortteil besteht aus der kleingeschriebenen Buchstabenfolge "qnnect" und nimmt den unteren Viertel des Zeichens ein. Der obere Teil der Marke besteht aus einem Kreis, der rechts unten durch ein Häkchen (die Vor- instanz nennt es "Gutzeichen") unterbrochen wird. Das Bildzeichen ist, vor allem auch zusammen mit dem Wortzeichen betrachtet, als stilisiertes "Q" wahrnehmbar. 5.6 Die Widerspruchsmarken bestehen aus acht Buchstaben. Ihr gegen- über steht das Wortelement der angefochtenen Marke, welches aus sechs Buchstaben besteht. Dieses übernimmt fünf Buchstaben der Wider- spruchsmarken und fügt ein weiteres "n" zum bereits Vorhandenen hinzu. Die Schriftbilder der Wortelemente der zu vergleichenden Marke sind sich somit sehr ähnlich. Unterschiede finden sich in der Endung der Wider- spruchsmarken "-ive", welche dem Wortelement der angefochtenen Marke fehlt, sowie dem zweiten "n" der angefochtenen Marke. Dass die angefoch- tene Marke aufgrund des stilisierten Q als "Q-qnnect" gelesen werde, wie die Beschwerdeführerin vorbringt, ist hingegen lebensfremd. Dies da das stilisierte Q sich offenbar auf den Anfangsbuchstaben von "qnnect" bezieht, und Wörter, welche mit Doppel-Q beginnen, weder im Englischen noch in einer Landessprache üblich sind.
B-6761/2017 Seite 15 5.7 Auch in phonetischer Hinsicht verfügen die Zeichen über Gemeinsam- keiten. Die Konfliktzeichen werden "kiu-nectiv" (Widerspruchsmarken) res- pektive "kiu-en-nect" (angefochtene Marke) ausgesprochen. Allenfalls wird das Wortelement der angefochtenen Marke auch als "kiu-nect" ausgespro- chen, wobei das zweite "n" verloren geht. Dafür spricht die Nähe zum eng- lischen Wort "connect". 5.8 Die Vorinstanz führt aus, den Zeichen komme keine Bedeutung zu. Si- cherlich trifft zu, dass die sich gegenüberstehenden Zeichen keine lexika- lische Bedeutung haben. Indes erinnern die Widerspruchsmarken zumin- dest ansatzweise an das englische Wort "connective", was auf Deutsch als Adjektiv mit "verbindend" und als Substantiv mit "Bindeglied" übersetzt wird (PONS Online Wörterbuch Englisch-Deutsch, http://de.pons.com, abgeru- fen am 15.5.2019). Der Wortbestandteil der angefochtenen Marke spielt auf das englische Verb "(to) connect" an, was auf Deutsch mit "verbinden" oder "anschliessen" übersetzt wird (PONS Online Wörterbuch Englisch- Deutsch, http://de.pons.com, abgerufen am 15.5.2019). Beides sind Wör- ter des englischen Grundwortschatzes, haben den gleichen Wortstamm und sind in ihrer Bedeutung nahe beieinander. Damit liegt auf der sinnge- haltlichen Ebene jedenfalls eine gewisse Ähnlichkeit vor. Der von der Be- schwerdeführerin angeführte alternative Sinngehalt der angefochtenen Marke ("O-gut-verbinden") erscheint hingegen zu weit hergeholt. 5.9 Die Zeichen sind nach Schriftbild, Wortklang und Sinngehalt sehr ähn- lich, so dass insgesamt von einer Zeichenähnlichkeit auszugehen ist. 6. 6.1 Die Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ist vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (2. Satz). 6.2 Die Vorinstanz führt zur Verwechslungsgefahr aus, dass eine Marke Anspielungen auf einen möglicherweise beschreibenden Begriff enthalte, mache sie nicht per se kennzeichnungsschwach. In casu sei die Mutilation derart ausgeprägt, dass die Widerspruchsmarken ohne weiteres als durch- schnittlich kennzeichnungskräftig zu qualifizieren seien. Aufgrund der star- ken Ähnlichkeit am Zeichenanfang und im phonetischen Bereich sei die Gefahr des Verhörens klar gegeben. Da die Vergleichszeichen für gleiche
B-6761/2017 Seite 16 respektive stark gleichartige Waren und Dienstleistungen gebraucht wür- den, bestehe trotz leicht erhöhter Aufmerksamkeit der Abnehmer eine Ver- wechslungsgefahr. 6.3 Die Beschwerdeführerin macht hingegen geltend, bei den Wider- spruchszeichen handle es sich nicht um eigentliche Phantasiezeichen, sondern um modifizierte oder mutilierte Wörter. In der Konsequenz würden sich die konfligierenden Marken in einem für die betroffenen Waren und Dienstleistungen beschreibenden Sinngehalt überschneiden. Die davon ausgenommenen Zeichenbestandteile würden sich hingegen stark unter- scheiden. So insbesondere im Wortanfang, welcher beim angefochtenen Zeichen mit einem doppelten "Q" beginne. Ebenfalls führe die markante graphische Erscheinung zu einem Unterschied. Die Abnehmer, worunter Spezialisten und Experten fallen würden, könnten die Zeichen sehr wohl unterscheiden. 6.4 Die Beschwerdegegnerin führt diesbezüglich aus, der prägende Be- standteil der Widerspruchszeichen sei der Bestandteil "qnect", welcher zwar auf das englische Wort "connect" anspiele. Jedoch entstehe durch den Austausch der am Anfang des Wortes stehenden Silbe "con" durch "Q" eine einzigartige Prägung. Durch den individuellen Laut "Q" (kiu) hebe sich das Wort deutlich von "connect" ab und erhalte dadurch einen eigenen Charakter. Der Bestandteil "qnect" sei daher als starker Bestandteil mit ei- nem markenrechtlich erhöhten Schutz zu betrachten. Die Beschwerdefüh- rerin übernehme diesen praktisch identisch. Das Zeichen sei eine kaum unterscheidbare Abkupferung. Selbst ein aufmerksames Publikum sei ge- neigt, die Zeichen zu verwechseln oder eine Verbindung zwischen ihnen herzustellen, insbesondere unter Berücksichtigung der Gleichheit bezie- hungsweise ausgeprägten Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen. 6.5 Der Schutzumfang des älteren Zeichens bestimmt sich nach dessen Kennzeichnungskraft (BGE 122 III 382 E. 2a „Kamillosan/Kamillon, Kamil- lan“). "Qnective" hat keine lexikalische Bedeutung. Das Zeichen erinnert indes an das englische Wort "connective", welches primär mit "verbindend" übersetzt wird. Damit wäre das Zeichen für die vorliegend relevanten Wa- ren und Dienstleistungen (Software, Telekommunikation etc.) beschrei- bend und würde über keine Kennzeichnungskraft verfügen. Allerdings hat die Beschwerdegegnerin nicht das Zeichen "connective" eingetragen, son- dern ein abgewandeltes Wort. Verfremdungen und Abwandlungen verdie- nen aufgrund ihres fehlenden Phantasiegehaltes in der Regel keinen Schutz, wenn sie deutliche Anspielungen auf Merkmale erkennen lassen
B-6761/2017 Seite 17 (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 117). Auch Wortneu- schöpfungen können beschreibend sein, wenn ihr Sinn für die massgeben- den Verkehrskreise auf der Hand liegt (Urteile des BVGer B-6257/2008 vom 23. Dezember 2009 E. 11.3 "Deozinc" und B-990/2009 vom 27. Au- gust 2009 E. 4.2.1 "Biotech Accelerator"). Vorliegend zeugt das Ersetzen von "con" im Wort "connective" durch ein "Q" von einer gewissen Phanta- sie. Dadurch verändert sich die Phonetik des Wortes. Dieses wird nun "kiu- nectiv" ausgesprochen. Damit liegt der beschreibende Gehalt des Zei- chens nicht mehr auf der Hand (vgl. auch Urteil des BVGer B-3643/2008 vom 15. Juli 2009 E. 10 "RepXpert" zur Bedeutung von "Rep"). Der Schritt von "Qnective" zu "connective" erfordert eine gewisse Denkarbeit. So ist das Ersetzen von "con" durch "Q" in der englischen Sprache nicht üblich (anders bspw. "X" in "Xmas" oder "Xpert"). In Übereinstimmung mit der Vo- rinstanz ist deshalb davon auszugehen, dass die Widerspruchszeichen der Beschwerdeführerin derart verfremdet sind, dass ihre Kennzeichnungs- kraft zwar leicht vermindert, aber nicht schwerwiegend beeinträchtigt ist. Sie verfügen deshalb über einen leicht herabgesetzten Schutzumfang. Das angefochtene Zeichen weicht von den Widerspruchszeichen im Wort- teil durch ein zusätzliches "n" sowie die fehlende Endung "-ive" ab und es verfügt zusätzlich über ein stilisiertes Q als Bildelement. Jedoch überwie- gen die Gemeinsamkeiten der konfligierenden Zeichen. Die angefochtene Marke übernimmt einen grossen Teil der Widerspruchsmarken. Unter an- derem übernimmt sie die Verfremdungsidee der beiden Widerspruchszei- chen mit dem "Q" am Anfang des Wortes. Dies führt dazu, dass die Zeichen im Schriftbild und vor allem auch in der Aussprache sehr nahe beieinander sind. Wie die Vorinstanz ausführt, ist die Gefahr des Verhörens relativ stark. An der Verwechselbarkeit ändert nichts, dass die angefochtene Marke über ein stilisiertes Q als Bildelement verfügt, zumal dieses lediglich auf den An- fangsbuchstaben des Wortteils der Marke hinweist und daher nicht als prä- gend erachtet werden kann. Insgesamt führen die starke Zeichenähnlich- keit, die festgestellte Gleichartigkeit und teilweise Identität der Waren und Dienstleistungen sowie der leicht herabgesetzte Schutzumfang der beiden Widerspruchszeichen dazu, dass die Verwechslungsgefahr trotz leicht er- höhter Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise zu bejahen ist. 7. Demgemäss ist die Beschwerde im Hauptantrag und im Eventualantrag abzuweisen. Für eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz besteht nach dem Gesagten kein Anlass.
B-6761/2017 Seite 18 8. 8.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten der Be- schwerdeführerin aufzuerlegen. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4 bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwer- deverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerde- verfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung bzw. der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veran- schlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen ist praxisgemäss ein Streit- wert zwischen Fr. 50‘000.– und Fr. 100‘000.– anzunehmen (BGE 133 III 492 E. 3.3). Von diesem Erfahrungswert ist auch vorliegend auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 5'000.– festzulegen. 8.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteient- schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not- wendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Da der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin keine Kostennote eingereicht hat, setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Unter Berücksichtigung der massgebenden Berechnungsfaktoren (Art. 8, 9 und 11 VGKE) ist die Parteientschädigung auf insgesamt Fr. 1’500.– fest- zusetzen. 9. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es wird mit Eröffnung rechtskräftig.
B-6761/2017 Seite 19 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 5'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 5'000.– wird zur Be- zahlung der Verfahrenskosten verwendet. 3. Der Beschwerdegegnerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Partei- entschädigung von Fr. 1'500.– zu Lasten der Beschwerdeführerin zuge- sprochen. 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen zurück) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen zurück) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 15'126 und 15'127; Einschreiben; Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Daniel Willisegger Pascal Waldvogel
Versand: 6. Juni 2019