B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-6639/2023
Urteil vom 22. Mai 2024 Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz), Richterin Chiara Piras, Richterin Vera Marantelli, Gerichtsschreiberin Laura Massei.
Parteien
Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-Reckeweg-Strasse 2-4, DE-76532 Baden-Baden, vertreten durch die Rechtsanwälte Jean-Nicolas Longchamp und Tarik Kapic, BRAUNPAT AG, Peter Merian-Strasse 28, 4052 Basel, Beschwerdeführerin,
gegen
Cresilon, Inc., 122 18th St., US-11215 Brooklyn, New York, vertreten durch Katzarov SA, Avenue des Morgines 12, 1213 Petit-Lancy, Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 15739 IR Nr. 322'617 "Traumeel" / CH Nr. 704'186 "Traumagel".
B-6639/2023 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Wortmarke Nr. 322'617 TRAUMEEL, die am 7. Oktober 1966 in das Internationale Re- gister eingetragen wurde. Sie ist für folgende Waren hinterlegt: Klasse 5 Médicaments. B. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Schweizer Wortmarke Nr. 704'186 TRAUMAGEL, die am 13. April 2017 auf der Datenbank Swiss- reg veröffentlicht wurde und für folgende Waren eingetragen ist: Klasse 5 Préparations médicales pour le traitement des plaies et arrêter le saignement; hémostats, à savoir, préparations biologiques sous la forme d'adhésifs tissu- laires, colmatants tissulaires, hydrogels, pellicules, barrières, substance anti- adhérentes, substances adhésives pulvérisables à usage médical pour la maî- trise des saignements abondants. C. Gegen die Eintragung dieser Marke erhob die Beschwerdeführerin, ge- stützt auf ihre ältere Marke, am 3. Oktober 2017 Widerspruch und bean- tragte deren vollständigen Widerruf. D. Mit Schreiben vom 14. Dezember 2017 reichte die Beschwerdegegnerin ihre Stellungnahme ein, in der sie die Einrede des Nichtgebrauchs der Wi- derspruchsmarke erhob. E. Anschliessend replizierte die Beschwerdeführerin. In der Folge wurde das Verfahren mehrmals sistiert. Nach erfolgter Duplik der Beschwerdegegne- rin schloss die Vorinstanz mit Verfügung vom 4. Mai 2023 die Verfahrens- instruktion ab. F. Mit Entscheid vom 30. Oktober 2023 beurteilte die Vorinstanz den Schutz- umfang der Widerspruchsmarke aufgrund des rechtserhaltenden Ge- brauchs für die Waren "médicaments pour le traitement de blessures spor- tives" der Klasse 5 als eingeschränkt und wies den Widerspruch Nr. 15739
B-6639/2023 Seite 3 ab. Sie führt aus, Medikamente und spezialisierte Medizinprodukte würden mit einer erhöhten Aufmerksamkeit erworben. Weil die beiden Marken in gemeinfreien Bestandteilen – "Traum" bzw. "Trauma"– übereinstimmten, sei deren Schutzumfang beschränkt. Aufgrund dessen sei trotz klarer Wa- rengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit die Verwechslungsgefahr zu ver- neinen. G. Gegen diese Verfügung gelangte die Beschwerdeführerin mit Beschwerde vom 30. November 2023 ans Bundesverwaltungsgericht mit den Anträgen:
B-6639/2023 Seite 4 K. Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Ak- ten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen ein- gegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge- gen Verfügungen der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e VGG). Als Verfügungsadressatin ist die Beschwer- deführerin zur Beschwerdeführung legitimiert und beschwert, soweit sie vor der Vorinstanz unterlegen ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 2. Zu prüfen ist, ob zwischen den Marken eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) besteht. Die Verwechslungsgefahr hängt von der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, der Zeichenähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ab. 2.1 Eine Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn das jüngere Zeichen das äl- tere in seiner Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Von einer solchen Funktionsstörung ist auszugehen, wenn die massgeblichen Verkehrskreise eines der Zeichen für das andere halten oder falsche wirtschaftliche Zu- sammenhänge zwischen ihnen vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien kennzeichnen (BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina"; 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.]" und 127 III 160 E. 2a "Securitas"). Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen.
B-6639/2023 Seite 5 2.2 Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan" und 119 II 473 E. 2c "Radion/Radio- mat"; Urteile des BGer 4A_123/2015 vom 25. August 2015 E. 5.2 "Mipa Lacke + Farben AG /MIPA Baumatec AG" und 4C.258/2004 vom 6. Okto- ber 2004 E. 2.3 "Yellow/Yellow Access AG"). Im Weiteren ist von Bedeu- tung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täg- lichen Bedarfs, beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Auf- merksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsu- menten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan"; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yellow/Yellow Access AG"). 2.3 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an- hand der Registereinträge, soweit keine Einrede des Nichtgebrauchs ent- gegensteht (Urteil des BVGer B-938/2021 vom 21. August 2023 E. 2.3 "Volkswagen/VolksWerkstatt"). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massge- blichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.5 "Lido Champs-Elysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]" und B˗4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 "Efe [fig.]/Eve"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRK- HÄUSER, in: Lucas David/Markus Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 117). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungs- kette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifi- sches Know-how und die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusam- mengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebs- stätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "Bone- welding [fig.]" und B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis Handkom- mentar Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 253 ff.). Die Zugehörigkeit zum gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation bildet ein Indiz für Gleichartigkeit (Urteil des BVGer B-5073/2011 E. 2.6 "Lido Champs-Elysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 274).
B-6639/2023 Seite 6 2.4 Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter- lassen (BGE 128 III 446 E. 3.1; 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks" und 119 II 473 E. 2d "Radion/Radiomat"). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintra- gungen im Register auszugehen (Urteil des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/ad-vista" m.H.; siehe auch EUGEN MAR- BACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immate- rialgüter- und Wettbewerbsrecht Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 705), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Mar- ken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinne- rungsbild abzustellen, welches die Abnehmer von den eingetragenen Mar- ken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April 2006, in: sic! 2006, S. 673 f. E. 6 "O [fig.]/O [fig.]"). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläu- fig eine gewisse Verschwommenheit an (MARBACH, a.a.O., Rz. 867 f.), weshalb es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungs- kräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a). 2.5 Für die Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; MARBACH, a.a.O., Rz. 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein genügt in der Regel (Entscheid der RKGE vom 5. Juli 2006, in: sic! 2006, S. 761 ff. E. 4 "McDonald's/McLake"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Ausspracheka- denz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a und 119 II 473 E. 2.c). 2.6 Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen mehrsilbigen Wortmar- ken, die beide für Pharmazeutika registriert sind, hat die Rechtsprechung wiederholt beschäftigt. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr wurde in der Praxis bejaht, wenn die Marken sich entweder nur in ihrer End- oder nur in ihrer Mittelsilbe voneinander unterscheiden (Urteile des BVGer B-3138/2013 vom 3. Oktober 2014 E. 2.6 "Trileptal/Desileptal"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.5 "Cizello/Scielo"; B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 6 "Gadovist/Gadogita"; B-4070/2007 vom 8. April 2008 E. 7 "Le- vane/Levact"; Entscheide der RKGE vom 16. Januar 2003, in: sic! 2003, S. 345 ff., "Mobilat/Mobigel"; RKGE vom 15. März 2005, in: sic! 2005, S. 576 f., "Silkis/Sipqis"; RKGE vom 4. April 2003, in: sic! 2003, S. 500 f., "Rivotril/Rimostil"; RKGE vom 10. August 2000, in: sic! 2000, S. 704 ff., "Nasobol/Nascobal"; RKGE vom 25. August 1999, in: sic! 1999, S. 650 f., "Monistat/Mobilat"). Umgekehrt wurde erwogen, dass gewöhnlich keine
B-6639/2023 Seite 7 Verwechslungsgefahr indiziert sei, wenn drei- oder mehrsilbige Wortmar- ken in nur einer Silbe übereinstimmen (BGE 119 II 473 E. 2.d "Radion/Ra- domat", Urteil des BVGer B-478/2017 vom 16. Januar 2018 E. 7.1 "Sig- nifor/Signasol"). 2.7 Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeich- nungskraft. Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheits- grad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B 5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 m.H. "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und ver- dienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2.a "Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/Yellow Lounge"). Die Verwechslungsgefahr kann hingegen im Gesamteindruck entfallen, wenn es sich beim übernom- menen Element um einen schwachen Bestandteil handelt, der mit einem kennzeichnungskräftigen verbunden wurde (Urteile des BVGer B-6821/2013 vom 25. Februar 2015 E. 3.6 "Clinique/Dermaclinique Beauty Farm [fig.]" und B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). 2.8 Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump [fig.]/Jumpman" und B-5477/2007 vom 28. Feb- ruar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3 pH/ Regulat [fig.]"). Dazu gehören Sachbe- zeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleis- tungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen An- spielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Der Gemeingutcharakter gilt für den ganzen registrierten Oberbegriff, auch wenn er nur für einen Teil der darunter fallenden Waren zutrifft (Urteile des BVGer B-444/2022 vom 11. Januar 2023 E. 2.4.3 "Red Bull/Red Dragon" und B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo" m.w.H.). 2.9 Markenbekanntheit setzt keine Prominenz des Inhabers, sondern, wie die Verkehrsdurchsetzung nach Art. 2 Bst. a MSchG, ein von der einzelnen Gebrauchssituation gelöstes, abstrahiertes Wiedererkennen des hinterleg- ten Zeichens als Marke bei den Verkehrskreisen voraus (Urteil des BVGer
B-6639/2023 Seite 8 B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.5 "Yello/Yellow Lounge"). Wer sich auf die Bekanntheit einer Marke beruft, muss diese daher glaubhaft ma- chen (Urteil des BVGer B-5120/2011 vom 17. August 2012 E. 5.3.3, 5.4 "Bec de fin bec [fig.]/Fin bec [fig.]") und seine Legitimation, sich auf die Bekanntheit zu berufen, dartun (Urteil des BVGer B-7397/2006 vom 4. Juni 2007 E. 12 "Gitarrenkopf [3D] "). 3. Die Vorinstanz ging in der angefochtenen Verfügung vom 30. Oktober 2023 von einem rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für die Waren "médicaments pour le traitement de blessures sportives" der Klasse 5 aus. Der rechtserhaltende Gebrauch wurde im vorinstanzlichen Verfahren von der Beschwerdegegnerin in diesem Umfang anerkannt. Vorliegend wird die vorinstanzliche Bestimmung des rechtserhaltenden Gebrauchs nicht bestritten. Somit ist von einem rechtserhaltenden Ge- brauch der Widerspruchsmarke für die Waren "médicaments pour le traite- ment de blessures sportives" der Klasse 5 auszugehen. 4. Nachfolgend sind, ausgehend vom Warenverzeichnis der Widerspruchs- marke, die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehen- den Waren festzulegen. Pharmazeutische Produkte und Medikamente ohne Einschränkung auf rezeptpflichtige Medikamente richten sich einer- seits an medizinische Fachkreise wie Ärzte und Apotheker, andererseits an das breite Publikum und werden mit einer grösseren Aufmerksamkeit nach- gefragt als Produkte des täglichen Bedarfs. Entsprechend ist entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin von einer erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise auszugehen (Urteile des BVGer B-4714/2020 vom 5. Oktober 2021 E. 5 "Dolocyl/Dolocan", B-4511/2012 vom 8. August 2014 E. 4 "Drossara/Drosiola" und B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 4 "Zur- cal/Zorcala"). 5. Sodann ist die Warengleichartigkeit zwischen "Médicaments pour le traite- ment de blessures sportives" auf Seiten der Widerspruchsmarke und "Pré- parations médicales pour le traitement des plaies et arrêter le saignement; hémostats, à savoir, préparations biologiques sous la forme d'adhésifs tis- sulaires, colmatants tissulaires, hydrogels, pellicules, barrières, substance anti-adhérentes, substances adhésives pulvérisables à usage médical
B-6639/2023 Seite 9 pour la maîtrise des saignements abondants" auf Seiten der angefoch- tenen Marke zu prüfen. 5.1 Nach Ansicht der Vorinstanz sind sämtliche Waren gleichartig, weil sie alle einer medizinischen Zweckbestimmung dienen, sich an den gleichen Abnehmerkreis richten, über die gleichen Vertriebsstätten angeboten wer- den und Überschneidungen beim herstellertechnischen Know-how beste- hen. Die Beschwerdeführerin schliesst sich der Ansicht der Vorinstanz an. Demgegenüber stellt sich die Beschwerdegegnerin auf den Standpunkt, eine Warengleichartigkeit sei zu verneinen, weil die Zweckbestimmungen der Waren verschieden seien; die angefochtenen Produkte würden zum Zweck der Eindämmung von Blutungen eingesetzt, die beanspruchten Me- dikamente der Beschwerdeführerin hingegen zur Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten eingenommen oder sonstwie verabreicht. 5.2 Pharmazeutische Präparate – ungeachtet ihres Indikationsbereichs, ih- rer Darreichungsform oder einer allfälligen Rezeptpflicht – sind gleichartig, da bezüglich Vertriebskanälen, Herstellungsstätten, verwendetem Know- how und medizinischem Verwendungszweck Übereinstimmung besteht (Urteile des BVGer B-5404/2021 vom 16. August 2022 E. 5.2 "Vifor/Vitop", B-2636/2015 vom 29. März 2016 E. 4.2 "Axotide/Acofide" und B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 5.2 "Zurcal/Zorcala"; Entscheide der RKGE vom 15. März 2005, in: sic! 2005 E. 6, S. 577 "Silkis/Sipqis" und vom 4. April 2003, in: sic! 2003 E. 3, S. 501 "Rivotril/Rimostil"). Als bloss entfernt gleichartig gelten pharmazeutische Präparate und Pflaster und Verbandsmaterialien, weil Pflaster und Verbandmaterialien keine Wirk- stoffe enthalten und nicht der Behandlung oder Vorbeugung von Krankhei- ten dienen, sondern der Abdeckung von Wunden, weder ausschliesslich von Pharmaunternehmen unter Verwendung derselben Technologie wie pharmazeutische Erzeugnisse hergestellt noch vom Endverbraucher aus- schliesslich über Ärzte oder Apotheker bezogen werden. Soweit Pflaster Wirkstoffe enthalten, etwa transdermale Pflaster, handelt es sich nicht um Pflaster im herkömmlichen Sinn, sondern um pharmazeutische Präparate in einer besonderen Darreichungsform (vgl. Urteil des BVGer B-5119/2014 vom 17. März 2016 E. 5.5 "Visudyne/Vivadine").
B-6639/2023 Seite 10 5.3 Sowohl Arzneimittel gegen Sportverletzungen als auch medizinische Präparate zur Wundbehandlung und Blutstillung sowie verschiedene me- dizinische Produkte zur Blutstillung wie Gewebekleber und -versiegler, Hydrogels, Folien, Barrieren, Materialien zur Verhinderung von Adhäsionen und Sprays zur Kontrolle von starken Blutungen dienen einem medizini- schen Verwendungszweck. Das Argument der Beschwerdegegnerin, der Verwendungszweck unterscheide sich, weil die Waren der angefochtenen Marke zur Blutstillung eingesetzt würden und keine Medikamente zur Be- handlung von Krankheiten seien, geht von vornherein fehl. Das Warenver- zeichnis der Widerspruchsmarke umfasst nämlich gerade Medikamente zur Behandlung von Verletzungen und nicht Krankheiten. Wie die Vor- instanz richtigerweise ausführt, umfasst die Warenliste der angefochtenen Marke im Übrigen nicht bloss Verbandsmaterial, das als bloss entfernt gleichartig gegenüber pharmazeutischen Präparaten gilt (s.o. E. 5.2), son- dern verschiedene Medizinprodukte, die u.a. auch mit dem Einsatz von Wirkstoffen Blutungen hemmen können. Auf der anderen Seite gibt es durchaus auch Medikamente, die über verschiedene Mechanismen, insbe- sondere auch in der systematischen Anwendung, zur Stillung von Blutun- gen eingesetzt werden (https://flexikon.doccheck.com/de/H%C3%A4mo- statikum, zuletzt besucht am 22.5.2024). Weiter bestehen auch Über- schneidungen im Abnehmerkreis. Zwar beziehen Endabnehmer in der Re- gel nur Medikamente und in der Anwendung einfache Medizinprodukte zur Blutstillung; das Warenverzeichnis der angefochtenen Marke umfasst dar- über hinaus auch in der Anwendung komplexere Medizinprodukte. Jedoch richten sich Medikamente und diverse Medizinprodukte, darunter auch spezialisierte, gleichermassen an medizinische Fachpersonen. Auch wer- den Arzneimittel und Medizinprodukte teilweise von denselben Unterneh- men hergestellt (wie beispielsweise Roche mit Roche Diagnostics, https://diagnostics.roche.com/ch/de/home.html oder Johnson & Johnson https://www.jnj.ch/de/uber-j-jber-j-j, beide zuletzt besucht am 22.5.2024) und durch dieselben Kanäle vertrieben, nämlich beliefern Grossisten Apo- theken, inkl. Spitalapotheken, und Arztpraxen mit Arzneimitteln und Medi- zinprodukten (vgl. Pharmapool https://www.pharmapool.ch/leistungen-1/ zuletzt besucht am 22.5.2024). Vor diesem Hintergrund hat die Vorinstanz die Waren zu Recht als gleichartig befunden. 6. Die zwei reinen Wortmarken sind im Wortklang, Schriftbild und Sinngehalt zu vergleichen.
B-6639/2023 Seite 11 6.1 Die Vorinstanz vertritt die Meinung, weil die angefochtene Marke die ersten fünf und die letzten zwei Buchstaben der Widerspruchsmarke in identischer Reihenfolge übernehme und somit bloss Abweichungen in der weniger kennzeichnungskräftigen Mitte bestehen würden, seien die Zei- chen im Schriftbild ähnlich. Aufgrund der Übereinstimmungen am Zeichen- anfang und -ende seien die Zeichen auch klanglich ähnlich. Schliesslich würden auch Überschneidungen auf sinngehaltlicher Ebene bestehen, so würden die Zeichenbestandteile "Traum" und "Trauma" mit einer psychi- schen Erschütterung oder einer durch Gewalteinwirkung entstandenen Verletzung in Zusammenhang gebracht werden. Die Beschwerdeführerin stimmt mit den Ausführungen der Vorinstanz über- ein. Demgegenüber geht die Beschwerdegegnerin davon aus, aufgrund des Zeichenbestandteils "ag" in der angefochtenen Marke würden sich die streitgegenständlichen Marken auf schriftbildlicher Ebene in relevanter Weise unterscheiden. Weiter führe das klanglich dominante "g" in der an- gefochtenen Marke zu einem unterschiedlichen Klangbild. Schliesslich un- terscheide sich der Sinngehalt der Marken, weil der Zeichenbestandteil "Traum" der Widerspruchsmarke mit Erlebnissen im Schlaf in Verbindung gebracht werde. 6.2 Die beiden Marken sind mit acht bzw. neun Buchstaben fast gleich lang. Beide Marken beginnen mit den fünf Buchstaben "Traum-" und enden mit den zwei Buchstaben "-el". Die Silbenanzahl ist zwar mit zwei ("trau- meel") bzw. drei ("trau-ma-gel") verschieden. Jedoch ist die erste Silbe ("trau") dieselbe und zudem die letzte Silbe ("meel" und "gel") ähnlich; weil "ee" in "meel" als langgezogenes "e" ausgesprochen wird (https://www.fa- cebook.com/MMSWerbeagentur/videos/traumeel-h%C3%B6rfunkspot- 2021/176830611075840/, zuletzt besucht am 22.5.2024). Die Marken wei- chen mit den Buchstaben "-ag-" bzw. "-e-" nur in der Wortmitte voneinander ab, was vernachlässigbar ist (s.o. E. 2.6; vgl. Zeichenähnlichkeit bejaht: Urteile des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 4 "Calida/Calyana" und B-4511/2012 vom 8. August 2014 E. 6.3 "Drossara/Drosiola"; Zeichen- ähnlichkeit verneint: BVGer B-5709/2007 vom 16. Januar 2008 E. 5 "Nexcare/Newcare"). Für eine Ähnlichkeit auf klanglicher Ebene spricht auch, dass bei der Aussprache des Worts "Trauma" der Bestandteil "trau" betont wird (https://www.duden.de/rechtschreibung/Trauma, zuletzt be- sucht am 22.5.2024). Weiter kann nicht ausgeschlossen werden, dass das "g" aufgrund der französischen Aussprache weich [sch/ʒɛ] ausgesprochen
B-6639/2023 Seite 12 wird und "gel" somit sehr ähnlich wie "meel" klingt. Insgesamt befand die Vorinstanz zu Recht die Zeichen als im Schriftbild und Wortklang ähnlich. 6.3 "Trauma" ist erstens eine durch Gewalteinwirkung entstandene Verlet- zung des Organismus sowie zweitens eine starke psychische Erschütte- rung, die noch lange wirksam ist (https://www.duden.de/rechtschrei- bung/Trauma, zuletzt besucht am 22.5.2024). Abnehmer von Medikamen- ten und Produkten zur Behandlung von Verletzungen, Wunden und Stillung von Blutungen verstehen Trauma als eine durch Gewalteinwirkung ent- standene Verletzung des Organismus. Dies gilt nicht nur für Fachpersonen, sondern auch für Endabnehmer, die in der Regel durch ihre Krankenge- schichte den medizinischen Fachbegriffen Trauma und Traumatologie, ein Teilgebiet der Medizin, das sich mit der Behandlung von Wunden und Ver- letzungen beschäftigt (vgl. https://www.duden.de/rechtschreibung/Trauma- tologie, zuletzt besucht am 22.5.2024) begegnen. So werden auch auf dem Markt verschiedene medizinische Produkte mit der Bezeichnung Trauma angeboten, u.a. Traumalix, Traumaplant (https://www.sunstore.ch/de/ca- talogsearch/result?q=trauma, zuletzt besucht am 22.5.2024), No-Dol Traumagel und Traumeel Gel (Beschwerdebeilage 6). Auch Traum als Mutilation von "Trauma" wird von medizinischen Fachpersonen ohne Wei- teres mit "Trauma" assoziiert und auch die mit den medizinischen Begriff- lichkeiten vertrauten Endkonsumenten bringen wohl "Traum" gedanklich mit "Trauma" in Verbindung. Demgegenüber fehlt "Traum" in der Bedeu- tung als im Schlaf auftretende Abfolge von Vorstellungen, Bildern, Ereig- nissen, Erlebnissen (vgl. https://www.duden.de/rechtschreibung/Traum, zuletzt besucht am 22.5.2024) der medizinische Bezug. Für Abnehmer von medizinischen Produkten zur Behandlung von Verletzungen und Wunden steht dieser Bezug daher nicht im Vordergrund. Der Zusatz "-eel", ein englisches Wort für Aal (https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/eel, zuletzt besucht am 22.5.2024), der Widerspruchsmarke ist neben dem Zeichen- bestandteil "Traum" unbedeutend, weil dem Wort im Zusammenhang mit den eingetragenen Waren kein Sinn entnommen werden kann. Der Zei- chenbestandteil "-gel", ein gallertartiger Niederschlag aus einer fein zerteil- ten Lösung (https://www.duden.de/rechtschreibung/Gel, zuletzt besucht am 22.5.2024) der angefochtenen Marke präzisiert bloss die Zusammen- setzung der medizinischen Produkte. Auch der Sinngehalt bestätigt daher die bereits in optischer und akustischer Hinsicht festgestellte Ähnlichkeit, weshalb vorliegend von ähnlichen Zeichen auszugehen ist.
B-6639/2023 Seite 13 7. Schliesslich ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft beider Marken und des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren walten lassen, über die Verwechslungsgefahr zu befinden. 7.1 Die Vorinstanz verneint in ihrer Verfügung die Verwechslungsgefahr. Sie führt aus, die Medikamente und Medizinprodukte werden mit erhöhter Aufmerksamkeit erworben. "Traumeel" sei als Ganzes kennzeichnungs- kräftig, verfüge aber hinsichtlich des Zeichenelements "Traum" über einen eingeschränkten Schutzumfang, weil die Anspielung auf Trauma verstan- den werde. "Traumagel" beschreibe die Waren direkt und folglich ist der Schutzbereich des Zeichens aufgrund des Gemeingutcharakters begrenzt. Dagegen spricht sich die Beschwerdeführerin für eine Verwechslungsge- fahr aus und bringt vor, "Traumeel" sei ein Fantasiezeichen und die Marke seit längerer Zeit in der Schweiz zugelassen. Aufgrund dessen komme ihr eine durchschnittliche, wenn nicht sogar überdurchschnittliche Kennzeich- nungskraft zu. Weiter würden die Produkte der Beschwerdeführerin von gewöhnlichen Konsumenten mit geringerer Aufmerksamkeit erworben wer- den. Schliesslich komme der angefochtenen Marke kein Gemeingutcha- rakter zu, ansonsten hätte die Vorinstanz diese nicht eingetragen. Die Beschwerdegegnerin teilt die Ansicht der Vorinstanz, wonach keine Verwechslungsgefahr bestehe und hebt insbesondere hervor, der Wider- spruchsmarke komme keine erhöhte Kennzeichnungskraft zu, weil "Traumeel" keine bekannte Marke sei. 7.2 "Traumagel" wird durch den Zusatz "-gel" im Zusammenhang mit me- dizinischen Produkten sowohl von Endkonsumenten als auch Fachkreisen als "gallertartiger Niederschlag aus einer fein zerteilten Lösung zur Be- handlung von durch Gewalteinwirkung entstandener Verletzung des Orga- nismus" verstanden (s.o. E. 6.3). Gele werden üblicherweise zur Behand- lung von Wunden und Verletzungen eingesetzt (https://www.pharma- wiki.ch/wiki/index.php?wiki=Gele, zuletzt besucht am 22.5.2024). Die im Warenverzeichnis aufgeführten "Préparations médicales pour le traitement des plaies et arrêter le saignement" umfassen als Oberbegriff verschie- dene Produkte zur Wundbehandlung und Blutstillung, darunter auch Pro- dukte aus Gel. Somit gehört "Traumagel" für "Préparations médicales pour le traitement des plaies et arrêter le saignement" zum Gemeingut (s.o. E. 2.8). Die weiteren im Verzeichnis aufgeführten Waren "Hémostats, à savoir,
B-6639/2023 Seite 14 préparations biologiques sous la forme d'adhésifs tissulaires, colmatants tissulaires, hydrogels, pellicules, barrières, substance anti-adhérentes, substances adhésives pulvérisables à usage médical pour la maîtrise des saignements abondants" enthalten mit "Hémostats" ebenfalls einen Oberbegriff für Produkte zur Behandlung von Verletzungen, wobei dieser jedoch sogleich eingeschränkt wird, indem ausgeführt wird, welche Waren unter "Hémostats" fallen. Ob "Hémostats" als Oberbegriff Schutz zu ge- währen ist, erschliesst sich vorliegend demnach erst in Verbindung mit den anschliessend aufgeführten Waren. Ohne Weiteres beschreibend ist "Traumagel" für "Hémostats, à savoir, hydrogels", weil es sich um Gele handelt, die zur Behandlung von durch Gewalteinwirkung entstandene Ver- letzungen eingesetzt werden können. Dass dem Zeichen ein hoher Bekanntheitsgrad zukomme, welcher sich auf den Schutzumfang auswirken könne, wird nicht geltend gemacht und ist auch nicht ersichtlich. Schliesslich ist, soweit die Beschwerdeführerin vorbringt, im Rahmen des Widerspruchsverfahrens seien die Behörden an die Eintragung der Marke gebunden und könnten insbesondere der angefochtenen Marke die Kenn- zeichnungskraft absprechen, zu entgegnen, dass die Eintragung einer Marke nicht bedeutet, diese sei deswegen per se kennzeichnungskräftig (vgl. Urteil des BVGer B-5061/2019 vom 10. Mai 2022 E. 6.2 "Poppit's/Pop- chips"). Auch kann sich die Kennzeichnungskraft einer Marke im Laufe der Zeit verändern (vgl. Urteil des BVGer B-5294/2016 vom 31. Oktober 2018 E. 6.1 "MEISTER/ZeitMeister"). Eine bestehende Markeneintragung sagt schliesslich auch deshalb nichts über deren kennzeichnenden Gehalt aus, weil bei der Prüfung absoluter Ausschlussgründe Grenzfälle einzutragen sind (vgl. STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 Rz. 46). Folglich besteht der Vorinstanz zustimmend aufgrund der fehlenden Kenn- zeichnungskraft von "Traumagel" für "Préparations médicales pour le trai- tement des plaies et arrêter le saignement" und "hydrogels" keine Ver- wechslungsgefahr. 7.3 Demgegenüber setzen sich die Waren "préparations biologiques sous la forme d'adhésifs tissulaires, colmatants tissulaires, pellicules, barrières, substance anti-adhérentes, substances adhésives pulvérisables à usage médical pour la maîtrise des saignements abondants" nicht aus Gel zusammen. Aufgrund dessen wird "Traumagel" nicht direkt mit diesen Pro- dukten in Verbindung gebracht. Folglich ist entgegen den Ausführungen
B-6639/2023 Seite 15 der Vorinstanz das Zeichen "Traumagel" für diese Waren durchaus kenn- zeichnungskräftig. 7.4 Auf der anderen Seite handelt es sich bei "Traumeel" insgesamt um ein Fantasiezeichen, welches als Ganzes kennzeichnungskräftig ist. Neben dem unterscheidungsschwachen Zeichenelement "Traum" – die Abnehmer von "médicaments pour le traitement de blessures sportives" bringen den Zeichenbestandteil "Traum-" mit Trauma in Verbindung – kann dem zusätz- lichen Zeichenbestandteil "-eel" im vorliegenden Zusammenhang keine Bedeutung entnommen werden (s.o. E. 6.3). Eine erhöhte Kennzeich- nungskraft kommt dem Zeichen jedoch entgegen der Ansicht der Be- schwerdeführerin nicht zu. Die Beschwerdeführerin legt insbesondere nicht dar, dass die Marke bekannt ist. Dass Produkte unter dem Zeichen "Traumeel" seit 2002 bzw. 2005 in der Schweiz zugelassen seien, ist je- denfalls nicht relevant. Aufgrund der aufgezeigten Warengleichartigkeit (s.o. E. 5.3) und der er- wähnten Ähnlichkeiten der Zeichen (s.o. E. 6.2) besteht trotz der erhöhten Aufmerksamkeit mit welcher sowohl Fachkreise als auch Endabnehmer den Waren begegnen in Bezug auf "Hémostats, à savoir, préparations bio- logiques sous la forme d'adhésifs tis-sulaires, colmatants tissulaires, pelli- cules, barrières, sub-stance anti-adhérentes, substances adhésives pulvérisables à usage médical pour la maîtrise des saignements abondants" eine Verwechslungsgefahr. 8. Im Ergebnis ist die Beschwerde mit Bezug auf die Eintragung für "Hémos- tats, à savoir, préparations biologiques sous la forme d'adhésifs tis-su- laires, colmatants tissulaires, pellicules, barrières, sub-stance anti-adhé- rentes, substances adhésives pulvérisables à usage médical pour la maî- trise des saignements abondants" (Klasse 5) teilweise gutzuheissen. So- weit weitergehend hat die Vorinstanz den Widerspruch im Verfahren Nr. 15739 zu Recht abgewiesen. Die Beschwerde erweist sich im Übrigen als unbegründet und ist abzuweisen. 9. 9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin ungefähr zur Hälfte. Folglich haben Beschwerdeführerin und Beschwerde- gegnerin die Verfahrenskosten hälftig zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die
B-6639/2023 Seite 16 Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa- che, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4 bis , Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsge- richt ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (vgl. Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung bzw. jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Die Schätzung des Streitwerts hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätz- lich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000– angenommen wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungs- wert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind unter Berücksichtigung sämtlicher relevanter Bemessungskriterien auf insgesamt Fr. 4'500.– festzusetzen. Der Anteils- mässig auf die Beschwerdeführerin fallende Anteil von Fr. 2'250.– wird dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– entnommen; die Diffe- renz von Fr. 2'250.– ist ihr aus der Gerichtskasse zu erstatten. Der verblei- bende Verfahrenskostenanteil im Umfang von Fr. 2'250.– wird der Be- schwerdegegnerin auferlegt. 9.2 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädi- gung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder falls keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 und 14 Abs. 2 VGKE). Die Beschwerdeführerin macht für das Beschwerdever- fahren eine Entschädigung von Fr. 2'500.– (ohne MwSt.) geltend. Die Be- schwerdegegnerin hat keine Kostennote eingereicht. Da beide Seiten un- gefähr zur Hälfte obsiegen, sind die Parteikosten wettzuschlagen. 9.3 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen, weshalb die Vorinstanz ihr die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– aufer- legte. Angesichts des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerdeführerin auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kos- ten als ungefähr zur Hälfte obsiegend zu gelten. Da die Widerspruchsge- bühr gemäss Dispositiv-Ziffer 2 des angefochtenen Entscheids der Vor- instanz verbleibt, hat die Beschwerdegegnerin diese der Beschwerdefüh- rerin im Umfang von Fr. 400.– zu erstatten.
B-6639/2023 Seite 17 9.4 Der im vorinstanzlichen Verfahren obsiegenden Beschwerdegegnerin sprach die Vorinstanz gestützt auf ihre Richtlinien eine Parteientschädi- gung von Fr. 2'400.– zu. Gestützt auf das Ergebnis des vorliegenden Ver- fahrens sind die Parteikosten für das vorinstanzliche Verfahren in Aufhe- bung von Dispositiv-Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung wettzuschlagen. 10. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht, Bundesgerichtsgesetz [BGG, SR 173.110]). Das Urteil erwächst mit Eröff- nung in Rechtskraft.
B-6639/2023 Seite 18 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Dispositiv-Ziffer 1 der ange- fochtenen Verfügung wird aufgehoben und neu wie folgt gefasst: 1. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 704186 wird für fol- gende Waren widerrufen: 5 Hémostats, à savoir, préparations biologiques sous la forme d'adhésifs tissulaires, colmatants tissulaires, pellicules, barrières, substance anti- adhérentes, substances adhésives pulvérisables à usage médical pour la maîtrise des saignements abondants. 2. Dispositiv-Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung wird aufgehoben und neu wie folgt gefasst: 3. Die Parteikosten werden wettgeschlagen. 3. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen. 4. Der Beschwerdeführerin werden die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 4'500.– im Umfang von Fr. 2'250.– auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– verrechnet. Der Betrag von 2'250.– wird ihr aus der Gerichtskasse zurückerstattet. Der Beschwerdegegnerin werden die Verfahrenskosten im Umfang von Fr. 2'250.– auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. 5. Die Parteikosten werden wettgeschlagen. 6. Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin die Hälfte der Wider- spruchsgebühr im Betrag von Fr. 400.– zu erstatten.
B-6639/2023 Seite 19 7. Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz.
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Laura Massei
Versand: 28. Mai 2024
B-6639/2023 Seite 20 Zustellung erfolgt an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück und Rückerstattungsformular) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Rechnung) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 15739; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)