B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Das BGer ist mit Entscheid vom 01.02.2021 auf die Beschwerde nicht eingetreten (4A_546/2020)
Abteilung II B-6589/2019
Urteil vom 10. September 2020 Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Pietro Angeli-Busi, Richterin Maria Amgwerd, Gerichtsschreiberin Katherina Kreter.
Parteien
A._______, Beschwerdeführerin,
gegen
B._______, Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Löschungsverfahren Nr. (...); Parteientschädigung.
B-6589/2019 Seite 2 Sachverhalt: A. Am 27. Juli 2018 sandte C._______ aus (Ort) namens der Beschwerdefüh- rerin einen begründeten Löschungsantrag unter Art. 35a Abs. 1 des Mar- kenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) per E-Mail an die Vorinstanz, die das Verfahren an die Hand nahm. B. Bevor das Löschungsverfahren erledigt werden konnte, endete die Gültig- keitsdauer der angefochtenen Marke. Sie wurde aus dem internationalen Register gelöscht, worauf die Vorinstanz das Löschungsgesuch mit Verfü- gung vom (...) wegen Gegenstandslosigkeit als erledigt abschrieb. Die ge- suchsgegnerische Partei, erwog sie, sei gegenüber der Beschwerdeführe- rin grundsätzlich entschädigungspflichtig. Doch sei vorliegend auf Zuspre- chung einer Parteienschädigung zu verzichten, da der Vertreter der Be- schwerdeführerin zugleich ihr alleiniger Geschäftsführer sei. C. Am 10. Dezember 2019 erhob die Beschwerdeführerin vor Bundesverwal- tungsgericht Beschwerde und beantragt, ihr eine Parteientschädigung von CHF 1200.– zuzusprechen. Zur Begründung macht sie geltend, auch wenn ihr Rechtsvertreter zugleich als ihr Geschäftsführer bevollmächtigt sei, habe sie Anspruch auf eine Entschädigung, wenn bei der Prozessvertre- tung eine anwaltliche Tätigkeit im Vordergrund stehe. D. Mit Vernehmlassung vom 10. Februar 2020 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzuwei- sen. Der öffentliche Firmenauszug weise C._______ als "Director (Role Active)" und "Managing Director (Occupation)" der Beschwerdeführerin aus. Sein Dienst reiche damit über eine bloss ehrenamtliche, geringfügige Aufgabe hinaus. Ein Löschungsverfahren sei zudem nicht übermässig komplex. Aus beiden Gründen sei die Konstellation nicht mit der Leistung eines Vereinsaktuars zu vergleichen, der als Steuerrechtsspezialist in ei- nem komplizierten Mehrwertsteuerverfahren einen Verein vertreten und eine Parteientschädigung zugesprochen erhalten hatte (Urteil A- 1420/2006, E. 6.2.3).
B-6589/2019 Seite 3 E. Die Beschwerdegegnerin, die schon vom vorinstanzlichen Verfahren aus- geschlossen war, hat auf die Entgegennahme der ihr durch amtliche Ver- mittlung des Regierungspräsidiums (...), Deutschland, am 26.Februar 2020 zugesandten Beschwerde verzichtet und nicht dazu Stellung bezo- gen. F. Mit Schreiben vom 11. März 2020 erklärte C._______ auf Aufforderung des Instruktionsrichters, er sei aktuell, wie auch schon zur Zeit der Dauer des vorinstanzlichen Verfahrens, mit nur einer Aktie zu 1 £ an der Beschwerde- führerin beteiligt und stehe und stand in keinem Dienstverhältnis zur ihr. G. Mit Verfügung vom 27. März 2020 gab das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerdeführerin Gelegenheit, Belege für eine berufsmässige Tätigkeit ihres Rechtsvertreters als Parteivertreter in Markensachen einzureichen. Die Beschwerdeführerin reichte am 20. Mai 2020 verschiedene Doku- mente ein und hielt an ihrer Argumentation fest. H. Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Ak- ten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen ein- gegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge- gen Verfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Gesuchstellerin und Adressatin der angefochtenen Verfügung im Umfang des Beschwerdean- trags durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
B-6589/2019 Seite 4 2. 2.1 Mit dem Abschluss eines Löschungsverfahrens, sei es durch Sach-, Nichteintretens- oder Abschreibungsverfügung, spricht die Vorinstanz der ganz oder teilweise obsiegenden Partei für die dieser erwachsenen, not- wendigen Kosten in der Regel eine Entschädigung zulasten der unterlie- genden Partei zu (vgl. IGE-Richtlinien in Markensachen Teil I, Ziff. 7.3.2.3, Stand 1. Januar 2019, < www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/ marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2019.pdf >, abgeru- fen am 31. August 2020). Diese Praxis entspricht den allgemeinen Verfah- rensgrundsätzen im streitigen Mehrparteienverwaltungsverfahren (vgl. BGE 128 II 90, 93 E. 2a) und wird als solche von der Beschwerdeführerin nicht in Frage gestellt. 2.2 Wird das Verfahren gegenstandslos, wird die Parteientschädigung im Grundsatz der Partei auferlegt, die die Gegenstandslosigkeit bewirkt hat (Richtlinien, Ziff. 7.3.2.4; so auch Art. 5 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2] für das Beschwerdeverfahren), wofür auch ein ausserhalb des Verfahrens liegendes Verhalten wie vorliegend die Nichtverlängerung der angefochtenen Marke genügt. Die Vorinstanz setzt für die Zusprechung einer Parteientschädigung in diesem Fall voraus, dass die Gegnerin des Löschungsgesuchs vor der Einreichung abgemahnt wurde, was vorliegend erfolgt war. Auch diese Praxis wird von der Beschwerdeführerin nicht in Frage gestellt. 2.3 Sodann kann die Vorinstanz der ganz oder teilweise obsiegenden Par- tei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten zuspre- chen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Als notwendig gelten durch das Verfahren kausal verursachte Kosten, die zur sachgerechten und wirksamen Rechts- verfolgung oder -verteidigung unerlässlich erscheinen (MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 4.68). Parteientschädigungen werden nicht dem Vertreter, son- dern der Partei zugesprochen (MARCEL MAILLARD, in: Waldmann/Weissen- berger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensrecht, 2. Aufl. 2016, Art. 64 N. 15). Eine Entschädigung kommt nicht in Frage, wenn eine nichtberufsmässige Vertretung aus Gefälligkeit erfolgt oder der Vertreter in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht (Urteile des BVGer B-1211/2007 vom 21. November 2007 E. 8 ff.; B-7305/2014 vom 27. März 2015, S. 5; C-2612/2018 vom 12. September 2019, E. 14.2.1; MICHAEL BEUSCH, in:
B-6589/2019 Seite 5 Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2. Aufl. 2018, Art. 64 N. 14; MAILLARD, a.a.O. N. 36). Von der Zahlung einer Parteient- schädigung ist auch abzusehen, wenn ein Vertreter zugleich Mitglied des Verwaltungsrats ist, unabhängig davon, ob er hauptberuflich als Anwalt tä- tig ist (MAILLARD, a.a.O., N. 12). 3. 3.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Vorinstanz habe zu Unrecht keine Parteientschädigung ausgerichtet, sondern angenommen, zwischen ihr und ihrem Rechtsvertreter bestehe ein Anstellungsverhältnis. Dieser habe sie aber, auch wenn er zugleich als Director bestellt sei, stets als un- abhängiger berufsmässiger Rechtsvertreter vor der Vorinstanz vertreten. Für die selbständige Tätigkeit C._______ als Markenberater macht sie sei- nen Eintrag in der Liste der Markenberater des IGE, mehrere Internetad- ressen, eine Vertreter-ID beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) und seinen Vertretereintrag in Registrierungen im Schweizerischen Markenregister geltend. 3.2 Die Vorinstanz hält dagegen, für einen im anspruchsberechtigten Un- ternehmen zugleich als Organ tätigen Vertreter sei keine Parteientschädi- gung zuzusprechen. Ob eine Person mit Organfunktion Vertretungshand- lungen im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses oder einer unabhängigen, gegebenenfalls zu entschädigenden Mandatierung erbracht hat, sei im Ein- zelfall zu prüfen. Vorliegend habe die Beschwerdeführerin durch die einge- reichten Belege keine echte Vertretung nachzuweisen vermocht. Da C._______ zugleich ihr einziger Gesellschafter sei, sei vielmehr von einem Dienstverhältnis zur Beschwerdeführerin auszugehen, wofür ihr keine Par- teientschädigung gebühre. 4. Ob C._______ unabhängig von seiner Organfunktion als beruflicher Rechtsvertreter für die Beschwerdeführerin tätig geworden ist, ist anhand der eingereichten Belege zu prüfen. Eine berufsmässige Parteivertretung in Markenangelegenheiten lässt dabei grundsätzlich das öffentliche Ange- bot und die Erbringung entsprechender Dienstleistungen am freien Markt erwarten (vgl. Urteile des BVGer A-3539/2016 vom 8 Juni 2017 E. 10.3; A- 363/2016 vom 22. April 2016 E. 7.2 ff.; A-7102/2017 vom 27. August 2019 E. 9.2).
B-6589/2019 Seite 6 4.1 C._______ Eintrag in der öffentlichen Liste der Markenberater am IGE (Beilage 1 der Eingabe vom 20. Mai 2020) belegt keine solche freiberufli- che Tätigkeit. Im Disclaimer der Liste der Markenberater weist die Vorin- stanz vielmehr darauf hin, dass die Aufnahme in diese Liste keiner Nach- weise bedarf, sondern eingetragen wird, wer es beantragt (< www.ige.ch/ de/etwas-schuetzen/marken/vor-der-anmeldung/ihre-schutzstrategie/mar- kenberater.html >, abgerufen am 31. August 2020). Die Liste der Marken- berater belegt somit nur, dass die aufgeführten Personen einen Antrag auf Aufnahme gestellt haben. Die Beschwerdeführerin kann aus dem Eintrag nichts zu ihren Gunsten ableiten. 4.2 Die angeführten Internetadressen (Beilage 2 der Eingabe vom 20. Mai 2020) sind entweder "zurzeit in Bearbeitung" (< ... >, abgerufen am 21. August 2020) oder nicht online zugreifbar (< ... >, abgerufen am 31. August 2020). Hieraus lässt sich nichts zugunsten der Beschwerdeführerin ablei- ten, insbesondere scheint kein offizieller Webauftritt C._______ zu existie- ren. 4.3 Die Auszüge aus der Liste der Top-Markenvertreter vor der Vorinstanz zeigen zwar für die jeweiligen Jahre, wie viele Marken C._______ ange- meldet hat. Jedoch ist davon auszugehen, dass all diese Anmeldung für seine eigenen Gesellschaften erfolgten (vgl. dazu unten E. 0). Auch seine Nennung in diesen Auflistungen belegt daher nicht, dass C._______ tat- sächlich als Markenberater auf dem Markt auftritt, sondern nur, dass er für seine eigenen Gesellschaften eine gewisse Anzahl Marken angemeldet hat. 4.4 Das Schriftstück (...) hat keine Aussagekraft für das vorliegende Ver- fahren, da die Beschwerdeführerin über seine Veröffentlichung und Ver- breitung keine Angaben macht. Im Schweizerischen Markenregister ist C._______ ausschliesslich als Ver- treter von 137 Marken von sieben (...) Firmen namens (Aufzählung Fir- mennamen) eingetragen, deren Adressen übereinstimmen, deren Ge- schäftstätigkeit bzw. Markengebrauch in der Schweiz jedoch nicht akten- kundig ist. Bei allen sieben Firmen ist C._______ Managing Director und einziger Shareholder mit £ 1, der gleichzeitig das gesamte Firmenkapital bildet (vgl. < https://beta.companieshouse.gov.uk/ > unter Eingabe des je- weiligen Firmennamens und Einsichtnahme in die veröffentlichten Doku- mente, abgerufen am 31. August 2020). Für diese Firmen, einschliesslich
B-6589/2019 Seite 7 der Beschwerdeführerin, ist damit mutmasslich nur C._______ handlungs- bevollmächtigt. 4.5 Die von der Beschwerdeführerin angeführten Markeneintragungsgesu- che (Aufzählung Gesuchsnummern) sind einerseits gelöscht. Anderseits ist C._______ auch von ihrer Anmelderin, der D., als einziger Gesell- schafter und Geschäftsführer registriert (vgl. kantonaler Handelsregister- auszug, < ... >, abgerufen am 31. August 2020). Die Vertretereintragung im Markenregister belegt auch in diesen Fällen keine unabhängige und berufsmässige Parteivertretung C.. 4.6 Es ist der Beschwerdeführerin im Ergebnis nicht gelungen, nachzuwei- sen, dass C._______ vorliegend nicht als Organ, sondern als berufsmäs- siger Markenvertreter für sie tätig geworden ist. Sein öffentliches Auftreten als Markenberater auf dem freien Markt in der Schweiz konnte nicht fest- gestellt werden. Darum ist davon auszugehen, dass er auch für das vorlie- gende Löschungsverfahren als Organvertreter bzw. Geschäftsführer der Beschwerdeführerin tätig geworden ist und der Vorinstanz darin zuzustim- men, dass der Beschwerdeführerin keine Parteientschädigung für das vor- instanzliche Verfahren gebührt. 5. Die Beschwerdeführerin moniert, das EUIPO habe ihr in verschiedenen Verfahren eine Parteientschädigung für die Tätigkeit von C._______ zuge- sprochen. Ausländische Entscheide haben in Markenverfahren aber keine präjudizielle Wirkung. Sie können zwar im Rahmen einer rechtsverglei- chenden Auslegung berücksichtigt werden, sofern die Rechtslage ver- gleichbar ist und die ausländische Rechtsprechung auf die dieselbe Marke bezieht (BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"; Urteil des BVGer B-6219/2013 vom 27. April 2016 E. 6.2 "Rote Damenschuhsohle"). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Die Beschwerde ist somit abzuweisen. 6. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdever- fahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa- che, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 VGKE). Bei Forderungen von Parteientschädigun- gen sind Vermögensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich
B-6589/2019 Seite 8 folglich primär nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Dieser beträgt in casu Fr. 1'200.–. Die Kosten für das vorliegende Verfahren sind total mit Fr. 250.– zu beziffern und dem vom Beschwerdeführer in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen. Der Vorinstanz ist als Bun- desbehörde keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE). 7. Die Beschwerdegegnerin hat trotz entsprechender Aufforderung für das vorliegende Verfahren kein Zustelldomizil in der Schweiz bezeichnet (vgl. Art 11b Abs. 1 VwVG und Art. 42 MSchG). Daher ist ihr das vorliegende Urteil durch Publikation des Dispositiv im Bundesblatt zur eröffnen (Art. 36 Bst. b VwVG).
B-6589/2019 Seite 9 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 250.– werden der Beschwerdeführerin aufer- legt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe ent- nommen. 3. Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet 4. Dieses Urteil wird der Beschwerdegegnerin mittels Publikation des Urteils- dispositiv im Bundesblatt eröffnet. 5. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde) – die Beschwerdegegnerin (durch Publikation des Dispositivs im Bundesblatt) – die Vorinstanz (Ref-Nr. ...; Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Katherina Kreter
B-6589/2019 Seite 10 Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begrün- dung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die be- schwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 11. September 2020