B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-6251/2013
U r t e i l v o m 9 . S e p t e m b e r 2 0 1 4 Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Marc Steiner, Richterin Vera Marantelli, Gerichtsschreiber Adrian Gautschi.
Parteien
Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE-40212 Düsseldorf, vertreten durch lic. iur. Andreas Thierstein, Schmauder & Partner AG, Zwängiweg 7, 8038 Zürich, Beschwerdeführerin,
gegen
Paper Denim and Cloth, LLC, 530 7th Avenue, US-10018 New York, vertreten durch Isler & Pedrazzini AG Patent- und Marken- anwälte, Gotthardstrasse 53, Postfach 1772, 8027 Zürich, Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 12170, IR 715'179 P&C (fig.) / CH 621'228 PD&C.
B-6251/2013 Seite 2 Sachverhalt: A. Am 3. Oktober 2011 meldete die Beschwerdegegnerin bei der Vorinstanz die Wortmarke CH 621'228 PD&C zur Eintragung an. Am 7. Oktober 2011 wurde diese im Markenregister eingetragen und auf < http://www.swiss- reg.ch > veröffentlicht. Sie ist für Bekleidung in Klasse 25 eingetragen. B. Gegen diese Marke erhob die Beschwerdeführerin am 9. Januar 2012 Widerspruch. Diesen stützte sie auf ihre internationale Marke IR 715'179 P&C (fig.) mit Priorität vom 30. März 1999. Die Widerspruchsmarke ist für vêtements in Klasse 25 eingetragen. Sie sieht wie folgt aus:
C. Mit Eingabe vom 4. April 2012 beantragte die Beschwerdegegnerin, den Widerspruch abzuweisen. Sie machte geltend, die Widerspruchsmarke sei nicht rechtserhaltend gebraucht worden. D. Die Beschwerdeführerin reichte mit Replik vom 28. September 2012 Be- lege ein, um den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Zudem beantragte sie, bestimmte Beilagen ihrer Replik wegen Geschäftsgeheimnissen auszusondern. E. Mit Zwischenverfügung vom 6. Oktober 2012 entsprach die Vorinstanz dem Aussonderungsbegehren der Beschwerdeführerin. F. Dagegen führte die Beschwerdegegnerin am 9. November 2012 Be- schwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte, die Zwischen- verfügung aufzuheben und die ausgesonderten Beilagen aus dem Recht zu weisen; eventualiter seien ihr diese zur Einsicht zuzustellen. G. Die Vorinstanz gewährte der Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 6. Dezember 2012 nachträglich Kenntnis von den ausgesonderten Beila- gen in Form von teilweise geschwärzten Kopien. Daraufhin erklärte die Beschwerdegegnerin am 14. Dezember 2012 den Beschwerderückzug.
B-6251/2013 Seite 3 In der Folge schrieb das Bundesverwaltungsgericht am 18. Dezember 2012 die Beschwerde als gegenstandslos ab (Abschreibungsentscheid des BVGer B-5862/2012 vom 18. Dezember 2012 "P&C [fig.]/PD&C"). H. Nachdem die Beschwerdegegnerin im Widerspruchsverfahren keine Dup- lik eingereicht hatte, schloss die Vorinstanz die Verfahrensinstruktion. Mit Entscheid vom 4. Oktober 2013 wies sie den Widerspruch ab. Zur Be- gründung führte sie aus, der Beschwerdeführerin sei es nicht gelungen, mittels der eingereichten Belege einen markenmässigen Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. I. Gegen diesen Entscheid gelangte die Beschwerdeführerin mit Beschwer- de vom 6. November 2013 ans Bundesverwaltungsgericht. Sie beantrag- te, den vorinstanzlichen Entscheid aufzuheben und die Sache zur Prü- fung der Verwechslungsgefahr an die Vorinstanz zurückzuweisen. Even- tualiter sei der Widerspruch gutzuheissen. Als Begründung führte sie an, es treffe nicht zu, dass sie den Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht habe. Die Vorinstanz habe die Beweismittel nicht in deren Gesamtheit gewürdigt. Beispielsweise sei die ins Recht gelegte ei- desstattliche Versicherung in Verbindungen mit anderen Belegen zu le- sen. Im Übrigen sowie in Bezug auf das Eventualbegehren verwies die Beschwerdeführerin auf ihre Begründung im vorinstanzlichen Verfahren. J. Mit Eingabe vom 17. Januar 2014 beantragte die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde abzuweisen. Betreffend die Begründung verwies sie auf die Ausführungen der Vorinstanz im Widerspruchsentscheid. K. Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 20. Januar 2014 auf die Einreichung einer Vernehmlassung und beantragte, die Beschwerde ab- zuweisen. L. Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet. M. Auf weitere Vorbringen der Parteien ist in den folgenden Erwägungen einzugehen, soweit sie rechtserheblich sind.
B-6251/2013 Seite 4 Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Widersprechende hat die Beschwerdeführe- rin am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist sie durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerde wurde innert Frist und formgerecht erho- ben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG). Der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 2. 2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) gegen die Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröf- fentlichung der Eintragung bei der Vorinstanz einzureichen (Art. 31 Abs. 2 Satz 1 MSchG). 2.2 Die ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Inhaber seine Marke während eines un- unterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Der fehlende Gebrauch einer Marke wird allerdings nicht von Amtes wegen berücksich- tigt (Urteile des BVGer B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 "Red Bull/Dancing Bull"; B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 4 "Ad- wista/Advista [fig.]"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz. Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäi- schen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 32 N. 2). Widerspre- chende haben anlässlich des Widerspruchsverfahrens den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen, falls die Gegenseite den Nichtgebrauch der älteren Marke behauptet (Art. 32 MSchG). Die Nicht- gebrauchseinrede muss formell in der ersten Stellungnahme der Wider- spruchsgegnerin an die Vorinstanz erhoben werden (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111];
B-6251/2013 Seite 5 Urteil des BVGer B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Egatrol/Ega- trol"; vgl. LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 32 N. 6). Der Zeitraum, für den der Gebrauch der Wi- derspruchsmarke glaubhaft zu machen ist, bestimmt sich rückwärts ge- rechnet vom Zeitpunkt, zu dem die Widerspruchsgegnerin den Nicht- gebrauch der Marke geltend macht (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.2 "Life"; B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3.1 "Li- fe/Mylife [fig.]"; MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Mar- kenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 12 N. 9; KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 85, 2008, S. 116 mit Hinwei- sen). Bei der Glaubhaftmachung des Markengebrauchs im Sinne von Art. 32 MSchG kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien (Art. 13 Abs. 1 VwVG) eine so erhebliche Bedeutung zu, dass in Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) von der Anwendbarkeit der Ver- handlungsmaxime auszugehen ist (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 "Life"; B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3.1 "Life/Mylife [fig.]"; B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 "Red Bull/ Dancing Bull"). 2.3 Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht wor- den sein. Ein solcher Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Ab- nehmern als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte im Sinne eines Hinweises auf deren betriebliche Herkunft erkannt werden kann (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 7; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 14). Ein solch funkti- onsgerechter, markenmässiger Gebrauch ist von einem bloss unterneh- mensbezogenen Gebrauch zu unterscheiden, aufgrund dessen das Zei- chen zwar als Unternehmenshinweis, aber nicht als Kennzeichen be- stimmter Waren oder Dienstleistungen verstanden wird (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.4 "Life"; B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 5.2 "Solvay/Solvexx"; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbe- werbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 1316 f.). Kein markenmäs- siger Gebrauch sind zudem Vorbereitungshandlungen wie die Herstellung von Kennzeichnungsmitteln und Werbematerialien, sofern die Verkaufstä- tigkeit nicht tatsächlich aufgenommen wird (Urteil des BVGer B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 4 "K.Swiss [fig.]/K Swiss [fig.]"; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 28; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 36 f.; vgl. MARBACH, a.a.O., Rz. 1327; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 49). Massstab für den erforderlichen, ernsthaften Markengebrauch sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Um-
B-6251/2013 Seite 6 fang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umstände des Einzelfalles wie Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unterneh- mens (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.5 "Life"; B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 "Fünf Streifen [fig.]/Fünf Streifen [fig.]"; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 38 ff.; ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, Recherches juridiques lausannoises Vol. 22, 2005, S. 50 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 38). Kein ernsthafter Markengebrauch ist etwa die bloss geringfügige oder nur kurzfristige Markennutzung für Pro- dukte des Massenkonsums (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.5 "Life"; B-892/2009 vom 19. Juli 2009 E. 6.9 "Heidiland/Heidi- Alpen"; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 67, 72; s.a. MARBACH, a.a.O., Rz. 1343 ff. mit Hinweisen). 2.4 Rechtserhaltend ist der Gebrauch einer Marke, wie sie im Register eingetragen ist (BGE 130 III 267 E. 2.4 "Tripp Trapp [fig.]"; DAVID, a.a.O., Art. 11 N. 13; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 61; MARBACH, a.a.O., Rz. 1368). Abweichungen vom Registereintrag können etwa durch grafi- sche Umgestaltungen des Zeichens oder das Hinzufügen von zusätzli- chen Elementen bewirkt werden (s.a. WANG, a.a.O., Art. 11 N. 78 ff.; WIL- LI, a.a.O., Art. 11 N. 52 ff.; vgl. Urteil des BVGer B-648/2008 vom 27. Januar 2009 E. 5 mit Hinweisen "Hirsch [fig.]/Hirsch [fig.]"). Sind sol- che Abweichungen nicht wesentlich, gilt der Gebrauch eines entspre- chenden Zeichens ebenso als rechtserhaltend (Art. 11 Abs. 2 MSchG; Ur- teile des BVGer B-7487/2010 vom 28. Juni 2011 E. 2.1 "Sparco [fig.]/Sparq"; B-3416/2011 vom 17. Februar 2011 E. 4.4 "Life/Mylife [fig.]"). Unwesentlich ist eine Abweichung, wenn sie nur Bestandteile der Marke betrifft, ohne dass dadurch deren Unterscheidungskraft beeinflusst wird (Art. 5 C Abs. 2 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 14. Juli 1967 [PVÜ, SR 0.232.04]). Entscheidend ist, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifi- sche Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird (BGE 130 III 267 E. 2.4 "Tripp Trapp [fig.]"; MARBACH, a.a.O., Rz. 1371; vgl. Urteil des BVGer B-7508/2006 vom 18. Oktober 2007 E. 8 "Ice/Ice Cream"). Der von Art. 11 Abs. 2 MSchG angestrebte Spielraum des Markeninhabers, die Schreib- und Darstellungshinweise seiner Marke an veränderte Markt- gewohnheiten anzupassen, ist dabei umso grösser, je kennzeichnungs- kräftiger die Marke ist, da ihr erinnerungsfähiger Kern sich behutsamen Anpassungen gegenüber länger bewahrt (Urteil des BVGer B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 3.3 "Salamander [fig.]/Salamander [fig.]" mit Hinweisen).
B-6251/2013 Seite 7 2.5 Nach dem Territorialitätsprinzip muss der rechtserhaltende Gebrauch einer Marke in der Schweiz erfolgt sein (Urteil des BGer 4A.253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.1 "Gallup"; BGE 107 II 360 E. 1.c "La San Marco [fig.]"; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 50; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 31; DAVID, a.a.O., Art. 11 N. 18). Eine Ausnahme vom Territorialitätsprinzip ergibt sich aus Art. 5 des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Mus- ter- und Markenschutz (SR 0.232.149.136); diese Bestimmung stellt den Markengebrauch in Deutschland demjenigen in der Schweiz gleich (Urteil des BVGer B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.4 "Egatrol/Egatrol"; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 33 ff.; MEIER, a.a.O., S. 109 ff.; PHILIPPE GILLIÉ- RON, L'usage à titre de marque en droit suisse, sic! 2005 [Sonderheft], S. 108; MARBACH, a.a.O., Rz. 1349 ff.). Welche Handlungen in Deutsch- land als Markengebrauch zu qualifizieren sind, beurteilt sich nicht nach deutschem, sondern nach schweizerischem Recht (BGE 100 II 230 E. 1 mit Hinweisen "Mirocor"; DAVID, a.a.O., Art. 11 N. 20). 2.6 Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhalts- punkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Uh- renarmband [3D]"; 120 II 393 E. 4.c; 88 I 12 E. 5.a; Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 "Life"; WILLI, a.a.O., Art. 32 N. 7; CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzge- setz [MSchG], 2009, Art. 32 N. 21; WANG, a.a.O., Art. 12 N. 62). Es braucht keine volle Überzeugung des Gerichts, doch muss dieses zumin- dest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 "Life"; B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 "Exit [fig.]/Exit one"; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, Rz. 482; DAVID, a.a.O., Art. 12 N. 16; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 191). Alle relevanten Beweise sind umfassend nach freier Überzeu- gung zu würdigen (Art. 19 VwVG in Verbindung mit Art. 40 des Bundes- gesetzes vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess [BZP, SR 273]; Urteil des BVGer B-6736/2013 vom 22. Mai 2014 E. 3.3.2; PHI- LIPP J. DANNACHER, Beweisrechtliche Besonderheiten der immaterialgü- terrechtlichen Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2014, S. 276; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, a.a.O., Rz. 483; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis Bd. X, 2. Aufl. 2013,
B-6251/2013 Seite 8 Rz. 3.140). Wesentlich ist dabei eine Gesamtwürdigung; diese kann auch durch Beweismittel beeinflusst werden, die bei isolierter Betrachtung un- genügend sind (MARBACH, a.a.O., Rz. 1363; vgl. Urteil des BVGer B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 5.1 "Diva Cravatte [fig.]/DD Divo Diva [fig.]"). Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Urkun- den (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinobjekte (Etikettenmus- ter, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Alle Belege müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs bezie- hen, was deren einwandfreie Datierbarkeit voraussetzt. Undatierbare Be- lege können aber unter Umständen in Kombination mit anderen, datierba- ren berücksichtigt werden (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.9 "Life"; B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Life/Mylife [fig.]"; B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 "Exit [fig.]/Exit one"; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 192; vgl. MARBACH, a.a.O., Rz. 1365). Keine erhöhte Beweiskraft kommt "eidesstattlichen Versicherungen" aus- ländischen Rechts zu (Urteile des BVGer B-3294/2013 vom 1. April 2013 E. 5.2 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]"; s.a. THOMAS RITSCHER, Affidavits und andere Erklärungen [zu Artikel 117 (1) g und Regel 72 (3) EPÜ], sic! 2001, S. 693). Unter solchen "Versicherungen" sind schriftliche Erklärun- gen von Tatsachen zu verstehen, die unter strafrechtlich sanktionierter Bekräftigung der Wahrheit in einer bestimmten Form abgegeben werden (MARK SCHWEIZER/CHRISTIAN EICHENBERGER, Schriftliche Zeugenaussa- gen, Jusletter vom 28. Februar 2011, Rz. 21 mit Hinweisen; vgl. für das deutsche Recht etwa DIETER KALLERHOFF, in: Stelkens/Bonk/Sachs [Hrsg.], Verwaltungsverfahrensgesetz. Kommentar, 8. Aufl. 2014, § 27 N. 1). Das schweizerische Recht kennt ein entsprechendes Rechtsinstitut nicht (s. Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 5.4.6 "Life"). Solche "Versicherungen" sind somit als blosse Parteibehauptungen zu würdigen (Urteile des BGer 5A.507/2010, 5A.508/2010 vom 15. Dezem- ber 2010 E. 4.2; Urteile des BVGer B-3294/2013 vom 1. April 2014 E. 5.2 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]"; B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 5.4.6 "Life"; B-7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3.3.3 mit Hinweisen "Yo/Yog [fig.]"). Gleichwohl sind sie im Rahmen der freien Beweiswürdigung zu berücksichtigen und können in Verbindung mit anderen Belegen zur Rechtsfindung beitragen (vgl. Urteil des BVGer B-3294/2013 vom 1. April 2014 E. 5.2 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]").
B-6251/2013 Seite 9 3. 3.1 Die Beschwerdegegnerin erhob im Widerspruchsverfahren mit ihrer ersten Eingabe vom 4. April 2012 die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke. Die Beschwerdeführerin hat somit den rechtserhal- tenden Gebrauch der Widerspruchsmarke beziehungsweise wichtige Gründe für deren Nichtgebrauch für den Zeitraum zwischen dem 4. April 2007 und dem 4. April 2012 glaubhaft zu machen. Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch wurden von der Beschwerdeführerin nicht vorge- bracht. 3.2 Im vorinstanzlichen Verfahren legte die Beschwerdeführerin mit Rep- lik vom 28. September 2012 insgesamt 69 Belege ins Recht, um den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke im relevanten Zeit- raum glaubhaft zu machen. Auf diese Belege bezieht sie sich ebenfalls in ihrer Beschwerde vom 6. November 2013. In der als "eidesstattliche Versicherung" bezeichneten Beilage 1 vom 6. September 2012 bestätigt und umschreibt der Leiter der Rechtsabtei- lung der Beschwerdeführerin auf der Grundlage von Umsatzzahlen den Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz und in Deutschland für den relevanten Zeitraum. Dabei wird einerseits auf zwei Listen verwiesen, welche 64 Geschäftslokale der Beschwerdeführerin in Deutschland und 44 ausserhalb Deutschlands aufführen (Beilagen 2A, 2B); gemäss diesen Listen befindet sich eines der Modehäuser der Beschwerdeführerin in der Schweiz (Einkaufszentrum Sihlcity, Zürich). Andererseits nimmt die "ei- desstattliche Versicherung" Bezug auf siebzehn Belege, wovon zwölf ko- pierte Fotografien sind und die Widerspruchsmarke auf in Bekleidungs- stücke eingenähten Etiketten, auf einer noch einzunähenden Etikette und eingeprägt in nichttextile Teile von Bekleidungsstücken wiedergeben (Bei- lagen 3–3J, 5B). Zusätzlich würden laut der "eidesstattlichen Versiche- rung" einige dieser zwölf und die übrigen der siebzehn Belege die Wider- spruchsmarke in nur unwesentlich abweichender Form auf einer einzu- nähenden Etikette, Bekleidungsstücken und daran angehängten Preis- schildern zeigen (Beilagen 3A–5). Diese abweichende Darstellung der Buchstabenfolge "P&C" sieht folgendermassen aus:
Darüber hinaus sollen laut Beschwerdeführerin acht weitere kopierte Fo- tografien den Gebrauch der Widerspruchsmarke gemäss Markenregister
B-6251/2013 Seite 10 sowie in der nicht wesentlich abweichenden Form aufzeigen (Beila- gen 17, 21–23, 30, 31, 35, 36, wobei Beilage 17 mit Beilage 5B, Beila- ge 30 mit Beilage 3E und Beilage 31 mit Beilage 3G identisch sind). Ins- gesamt legte die Beschwerdeführerin damit 25 unterschiedliche Abbil- dungen ins Recht. Die Widerspruchsmarke ist indes nie in Alleinstellung zu sehen, sondern es folgt auf sie stets das Wort "Peek". Auch die schriftbildlich abweichende Buchstabenfolge "P&C" wird jeweils von wei- teren Zeichen beziehungsweise Angaben begleitet. Bei siebzehn der 25 Abbildungen hat die Beschwerdeführerin einen Hin- weis auf das Verkaufshaus in Düsseldorf und ein Datum der Bildaufnah- me hinzugefügt, beides in Form eines auf das fotografierte Kleidungs- stück gelegten Zettels (Beilagen 3A, 3C–3H, 3J, 4A, 4B, 5B, 17, 21–23, 30, 31); ferner ist eine weitere der 25 Abbildungen mit einer durch das Fo- toaufnahmegerät generierten Datumsangabe versehen. Die übrigen 41 der insgesamt 69 Belege sind Rechnungskopien von Eti- kettenherstellern und Lieferanten sowie Ausdrucke aus dem internen Wa- renwirtschaftssystem der Beschwerdeführerin (Beilagen 6–16, 18–20, 24–29, 32–34, 37–54). 3.3 In ihrem Entscheid hält die Vorinstanz fest, die von der Beschwerde- führerin ins Recht gelegten Belege beschränkten sich – mit Ausnahme der Auflistung von Geschäftslokalen ausserhalb Deutschlands – auf den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke in Deutschland. Zwar wäre ein solcher Gebrauch nach staatsvertraglicher Vereinbarung dem Gebrauch in der Schweiz gleich gestellt, doch habe die Beschwerde- führerin mit der "eidesstattlichen Versicherung" und den übrigen Belegen keine rechtsgenüglichen Beweismittel vorgebracht. Ein Teil der einge- reichten Belege zeige die Widerspruchsmarke in ihrer eingetragenen oder in abweichender Form auf den Etiketten der abgebildeten Kleidungsstü- cke. Ein Bezug zu Deutschland und die Datierung ergäben sich indes le- diglich durch Anmerkungen, welche die Beschwerdeführerin selber hin- zugefügt habe. Somit könnten die Kleidungsstücke auch ausserhalb des massgeblichen Zeitraums fotografiert worden sein oder vom österreichi- schen Markt stammen. Diese Belege seien damit als blosse Parteibe- hauptungen zu qualifizieren. Weitere Beilagen seien undatiert oder wür- den keine geografischen Angaben enthalten. Nur Parteibehauptungen seien im Übrigen auch die Ausdrucke aus dem Warenwirtschaftssystem der Beschwerdeführerin. Hierbei lägen, wie bei der Auflistung der Mode- häuser, betriebsinterne Dokumente aus dem Einflussbereich der Be-
B-6251/2013 Seite 11 schwerdeführerin vor, denen keine Beweiswirkung zukomme. Ferner würden die von Dritten ausgestellten Rechnungen höchstens Vorberei- tungshandlungen zu einem markenmässigen Gebrauch dokumentieren. 3.4 Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe die ins Recht ge- legten Beweismittel nicht in deren Gesamtheit gewürdigt. Die "eidesstatt- liche Versicherung" hänge mit verschiedenen Belegen zusammen. Vor diesem Hintergrund seien auch interne, selber datierte und undatierte Dokumente zu berücksichtigen. Aus einer dementsprechend gesamtheit- lichen Betrachtung sei zu schliessen, dass der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft erscheine. So habe die Be- schwerdeführerin, zum Beispiel mit Hilfe von Dispo-Nummern, ganze Lie- fer- beziehungsweise Beweisketten aufgezeigt und würden die Lieferan- tenrechnungen nicht bloss Vorbereitungshandlungen zu einem marken- mässigen Gebrauch der Widerspruchsmarke dokumentieren. Miteinander in Verbindung gebracht zeigten die eingereichten Belege, dass allein in Deutschland zwischen dem 4. April 2007 und dem 4. April 2012 Millionen von mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Bekleidungsstücken verkauft worden seien. 3.5 Festzuhalten ist vorab, dass sich die Beschwerdeführerin auf die staatsvertragliche Regelung zwischen Deutschland und der Schweiz be- rufen kann. Somit reicht es aus, wenn es ihr gelingt, den rechtserhalten- den Markengebrauch in Deutschland glaubhaft zu machen (E. 2.5). 3.6 In einem weiteren Schritt ist zu prüfen, welche der ins Recht gelegten Gebrauchsbelege die Widerspruchsmarke gemäss Registereintrag oder in einer nicht wesentlich abweichenden Form zeigen. Zu beurteilen ist damit die Buchstabenfolge "P&C" mit von der Widerspruchsmarke abwei- chendem Schriftbild einerseits und die Widerspruchsmarke mit der Hinzu- fügung "Peek" andererseits. Im Unterschied zur Widerspruchsmarke basiert die abweichende Darstel- lung von "P&C" nicht auf einem modern-geschwungenen Schrifttypus. Gerade dieser ist jedoch charakteristisch für die Widerspruchsmarke und trägt zu deren Unterscheidungskraft bei. Im gestalterischen Gesamtbild erinnert die abweichende Darstellung nicht an die Widerspruchsmarke, vielmehr wirkt sie der Typizität ihres eigenen Schriftbildes wegen als ein zweites, anderes Zeichen, welches einzig auf der gleichen Buchstaben- folge basiert. Dieser eine derart starke Kennzeichnungskraft beizumes- sen, die eine unterschiedliche Zeichengestaltung überwinden würde, so
B-6251/2013 Seite 12 dass die abweichende Darstellung als von der Widerspruchsmarke nicht wesentlich abweichend gelten könnte, erscheint als unbegründet (vgl. vorstehend E. 2.4). Somit sind diejenigen Gebrauchsbelege, die aus- schliesslich "P&C" mit abweichendem Schriftbild zeigen, zur Beurteilung der Glaubhaftmachung des Markengebrauchs vorliegend nicht zu be- rücksichtigen. Vierzehn kopierte Fotografien von Kleidungsstücken zeigen die Wider- spruchsmarke in derjenigen Form, wie sie im Markenregister eingetragen ist, allerdings gefolgt von der Ergänzung "Peek" (Beilagen 3A–3J. 5B, 17, 21–23, 30, 31). Diese Hinzufügung ist neben der Widerspruchsmarke als eigenständiges Element gesetzt. Sie verändert deren Gesamtbild nicht. Zu prüfen ist somit im Folgenden, ob diese Abbildungen, gegebenenfalls zusammen mit anderen Beweismitteln, einen rechtserhaltenden Ge- brauch der Widerspruchsmarke als glaubhaft erscheinen lassen. 3.7 Auf allen vierzehn Belegen ist ersichtlich, dass die Kleidungsstücke jeweils mit einer zusätzlichen Etikette versehen sind, die durch einen Plastikfaden mit dem Kleidungsstück verbunden ist. Auf diesen Etiketten sind verschiedene Angaben abgedruckt, die der Kundeninformation die- nen; es handelt sich um die Bezeichnung, die Grösse, die saisonale Aus- richtung und den Preis des etikettierten Produkts. Weiter finden sich auf diesen Etiketten zwei Strichcodes und mehrere Nummern und Buchsta- ben. Teilweise machen Aufkleber auf den Etiketten auf Sonderangebote und reduzierte Preise aufmerksam. Sämtliche Angaben auf den angehängten Etiketten scheinen auf einen Markt ausgerichtet zu sein, auf dem Deutsch gesprochen wird. So heisst es etwa "Preis", "Neuer Preis", "Ganzjahresartikel", "Herbst", "Grösse", "D-Bluse", "D-Rock" oder "H-Gürtel". Die Preise sind in Euro angegeben, zum Beispiel "EURO 59,90". Somit ist nicht unwahrscheinlich, dass die etikettierten Artikel für den deutschsprachigen Euroraum bestimmt sind. Gemäss Auflistung der Beschwerdeführerin finden sich die einschlägigen Verkaufsstellen in Deutschland und Österreich. Jedoch unterliegen die kopierten Fotografien wie auch die Angaben von Zeit und Ort einzig der Herrschaft der Beschwerdeführerin; allein diese hat entschieden, was fo- tografiert und kopiert wird und welche zusätzlichen Angaben auf den Do- kumenten angebracht werden. Selbst das Datum, das ein Fotoapparat einem der kopierten Bilder zugewiesen hat, liesse sich in Abweichung vom tatsächlichen Datum am Aufnahmegerät manuell einstellen. Somit handelt es sich bei den vierzehn ins Recht gelegten Belegen um Partei-
B-6251/2013 Seite 13 behauptungen, die zwar vor dem Hintergrund der allgemeinen Erfahrung als plausible Indizien eines Geschäftsverhaltens gewürdigt werden kön- nen, einen öffentlichen oder drittbezogenen Gebrauch aber nicht positiv dartun (E. 2.3). Diese Behauptungen isoliert vermögen den Marken- gebrauch in Deutschland darum nicht glaubhaft zu machen. 3.8 Die Beschwerdeführerin weist zudem darauf hin, dass auf den ange- hängten Etiketten der Bekleidungsstücke jeweils dieselben Dispo-Num- mern stünden, wie sie in ihrem Warenwirtschaftssystem zu finden seien. In Verbindung mit den dazugehörigen Auftragsnummern, die aus dem Warenwirtschaftssystem abzulesen seien, liessen sich anhand der Liefe- rantenrechnungen die Liefertermine feststellen. Ebenso ergebe sich aus diesen Rechnungen, dass die Kleidungsstücke in grosser Stückzahl pro- duziert und an die Beschwerdeführerin geliefert worden seien. Dem Bekleidungsstück, das auf der Beilage 31 beziehungsweise 3G ab- gebildet ist, wird gemäss angehängter Etikette die Nummer 6952614 zu- gewiesen. In den Ausdrucken aus dem Warenwirtschaftssystem der Be- schwerdeführerin findet sich diese Nummer wieder (Beilage 32). Dort wird dem Kleidungsstück zusätzlich eine Auftragsnummer zugeordnet (Beila- ge 34). Mit deren Hilfe lässt sich auf der dazu gehörigen Lieferantenrech- nung als Liefertermin der Oktober 2010 und eine Stückzahl von 3'622 ab- lesen. Aufgrund der Schnelllebigkeit der Modebranche und der üblichen "Just in time"-Produktion ist es unwahrscheinlich, dass die genannten Bekleidungsstücke damit nach dem 4. April 2012 in den Verkauf gelang- ten. Entsprechendes gilt für die Damen-Bluse gemäss Beilage 17 bezie- hungsweise 5B. Für diese lässt sich der Liefertermin September 2009 und eine Menge von 4'980 Stück eruieren (Beilage 20). Unklar ist hinge- gen, ob die Gürtel gemäss Beilagen 3C, 3D, 21, 22 mit Lieferterminen im September und Oktober 2011 (Beilagen 24–26 in Verbindung mit 27–29) ebenfalls vor dem 4. April 2012 in den Verkauf gelangten. Zwar zeigt diese Darstellung Lieferketten auf, die in die relevante Zeit- spanne zwischen dem 4. April 2007 und dem 4. April 2012 fallen. Doch unterliegt jene Darstellung zu einem grossen Teil wiederum allein der Herrschaft der Beschwerdeführerin. Aus den Lieferscheinen und Rech- nungen in Verbindung mit den zusammenhängenden Belegen geht aus- serdem nicht hervor, ob die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Ware tatsächlich auf den deutschen Markt gelangt ist. Lieferadressen in Deutschland als solche genügen nicht, um eine Bearbeitung des deut- schen Marktes als glaubhaft erscheinen zu lassen.
B-6251/2013 Seite 14 In diesem Zusammenhang kann offen gelassen werden, ob die Rechnun- gen der Lieferanten und die Ausdrucke aus dem Warenwirtschaftssystem der Beschwerdeführerin für sich alleine als reine Vorbereitungshandlun- gen für einen markenmässigen Gebrauch zu qualifizieren wären. Offen gelassen werden kann ebenso, ob die Volumina von 3'622 und 4'980 Kleidungsstücken auf dem deutschen Markt als ausreichende Marktbear- beitung gelten können. 3.9 Den markenmässigen Gebrauch in Deutschland oder der Schweiz vermag auch die "eidesstattliche Versicherung" mit den darin gemachten Verweisen nicht glaubhaft zu machen. Bei der Auflistung der Absatzzah- len für die Schweiz und Deutschland während des relevanten Zeitraums handelt es sich um reine Parteibehauptungen der Beschwerdeführerin, die nicht von den übrigen Beweismitteln gestützt werden. Sie dokumen- tieren zudem weder einen Gebrauch der Marke im Zusammenhang mit Kleidern in Klasse 25 noch einen Gebrauch im geschäftlichen Verkehr (vgl. Urteile des BVGer B-9171/2009 vom 8. April 2010 E. 3.3.3 mit Hin- weisen "Yo/Yog [fig.]"; vgl. B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 5.1 "Diva Cravatte [fig.]/DD Divo Diva [fig.]"). 3.10 Zusammenfassend ist es der Beschwerdeführerin nicht gelungen, der rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für den Zeit- raum zwischen dem 4. April 2007 und dem 4. April 2012 glaubhaft zu ma- chen. 4. Damit ist die Beschwerde abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfah- rens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1, Art. 64 Abs. 1 VwVG). 4.1 Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streit- sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzu- legen (Art. 63 Abs. 4 bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun- desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folg- lich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätz- lich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszu- gehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 mit Hinweisen "Turbinenfuss [3D]"; Ur-
B-6251/2013 Seite 15 teil des BGer 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2 mit Hinweisen "We make ideas work"; Urteil des BVGer B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 8.1 "Life [fig.]/Mylife [fig.]"). Von diesem Erfahrungswert ist in Bezug auf den schweizerischen Markt auch in diesem Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Kosten für das Beschwerdeverfah- ren auf Fr. 4'000.– festzulegen. Dieser Betrag wird der Beschwerdeführe- rin auferlegt. Für die Bezahlung dieses Betrags wird den von der Be- schwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss verwendet. 4.2 Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemes- sene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Gericht setzt diese aufgrund der eingereichten Kos- tennote der Beschwerdegegnerin fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 VGKE). Wird keine Kostennote eingereicht, setzt es die Entschädigung auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). Der Rechtsvertreter der Be- schwerdegegnerin hat dem Bundesverwaltungsgericht keine Kostennote eingereicht, sondern beantragt, die Beschwerde unter den üblichen Ent- schädigungsfolgen abzuweisen. Im vorliegenden Fall wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. In ihrer Beschwerdeantwort verweist die Beschwerdegegnerin einzig auf die Ausführungen der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung. Bei dieser Aktenlage erscheint eine Parteient- schädigung von Fr. 600.– (inkl. MWST) für das Beschwerdeverfahren an- gemessen. 5. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist daher rechtskräftig.
B-6251/2013 Seite 16 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die Verfügung der Vorinstanz be- stätigt. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Ver- fahrenskosten verwendet. 3. Für das Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdeführerin der Be- schwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 600.– (inkl. MWST) zu entrichten. 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beweisakten zurück) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Beweisakten zurück) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 12170; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zu- rück)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Adrian Gautschi
Versand: 12. September 2014