B-6194/2024

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Abteilung II B-6194/2024

Urteil vom 17. April 2025 Besetzung

Richterin Chiara Piras (Vorsitz), Richter Marc Steiner, Richter David Aschmann, Gerichtsschreiber Silas Bänziger.

Parteien

CyOne Security AG, Hinterbergstrasse 18, 6312 Steinhausen, vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Adrian Bieri und/oder MLaw Bryan Kempf, Bratschi AG, Bahnhofstrasse 70, Postfach, 8021 Zürich 1, Beschwerdeführerin,

gegen

VERMOP Salmon GmbH, Zeppelinstrasse 24, DE-82205 Gilching, vertreten durch die Rechtsanwälte Ursula In-Albon und/oder Lucas Aebersold, Troller Hitz Troller, Münstergasse 38, 3011 Bern, Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren 103839, IR 1'545'715 ONe (fig.) / CH 806'289 one (fig.).

B-6194/2024 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Schweizer Wort-/Bildmarke Nr. 806'289 "one (fig.)", die wie folgt aussieht: Diese wurde am 21. November 2023 für folgende Waren und Dienstleis- tungen in das schweizerische Markenregister eingetragen: Klasse 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichts- apparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetauf- zeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeich- nungsträger; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Daten- verarbeitung, Computer; Computersoftware. Klasse 37: Installationsarbeiten und Reparaturdienstleistungen. Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie For- schungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Com- puterhardware und -software; Design, Aktualisieren, Wartung und Vermietung von Software. B. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der internationalen Wort-/Bildmarke Nr. 1'545'715 "ONe (fig.)" mit Hinterlegungsdatum am 10. Juli 2019. Die Marke sieht wie folgt aus:

B-6194/2024 Seite 3 Diese ist, soweit vorliegend relevant, in der Schweiz für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen: Klasse 9: Logiciels dans le domaine de la gestion de bâtiment et du nettoyage; câbles électriques, prises et commutateurs; bases de données électroniques et serveurs en nuage; capteurs; logiciels de navigation; logiciels et matériel informatique pour le suivi; appareils et dispositifs électriques et électroniques pour le dosage et/ou le dosage automatique de préparations de nettoyage, détergents et produits chimiques liquides, en poudre et solides, en poudre, parties des produits précités, compris dans cette classe. Klasse 16: Produits d'imprimerie; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception d'appareils). Klasse 41: Éducation; services de formation; divertissements; activités spor- tives; activités culturelles; formation et formation continue, y compris sous forme d'apprentissage en ligne par le biais d'Internet; organisation et réalisa- tion de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums, d'ateliers, de webinaires et de cours de formation, y compris par le biais d'Internet et à la demande; services de publication de produits de l'imprimerie de tous types, y compris sous forme électronique, également sur Internet; éducation et forma- tion dans tous les domaine de l'hygiène, de la désinfection et du nettoyage professionnels; réalisation de cours de formation dans le domaine du net- toyage, de la gestion de la qualité, de la gestion de bâtiment et de la gestion d'hygiène. Klasse 42: Assurance qualité au moyen de l'analyse de données assistée par logiciel; conception et développement de matériel et logiciels informatiques; fourniture d'outils pour le développement de logiciels; conception et dévelop- pement de matériel et logiciels informatiques; services de conseillers techno- logiques pour l'amélioration de la propreté, le contrôle de la qualité, l'efficacité, la sécurité et la réduction des coûts d'exploitation pour appareils industriels; services de conseillers technologiques dans le domaine du nettoyage. C. Am 21. Februar 2024 erhob die Beschwerdegegnerin gestützt auf ihre äl- tere Marke Widerspruch gegen die Eintragung der Marke der Beschwerde- führerin und beantragte deren vollständigen Widerruf.

B-6194/2024 Seite 4 D. Mit Verfügung vom 27. August 2024 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut und widerrief die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 806'289 "one (fig.)". E. Mit Eingabe vom 30. September 2024 erhob die Beschwerdeführerin ge- gen diese Verfügung Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie be- antragt, die Verfügung der Vorinstanz vom 27. August 2024 sei aufzuheben und der Widerspruch Nr. 103'839 vollumfänglich abzuweisen, unter Kos- ten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt.), auch für das Verfahren vor der Vorinstanz, zu Lasten der Beschwerdegegnerin. F. Mit Eingabe vom 19. November 2024 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Vernehmlassung und reichte die Vorakten ein. G. Mit Beschwerdeantwort vom 6. Januar 2025 beantragt die Beschwerde- gegnerin, die Beschwerde vom 30. September 2024 sei – unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin – vollum- fänglich abzuweisen. H. Mit Eingabe vom 11. Februar 2025 verzichtete die Vorinstanz auf eine Re- plik und beantragt, unter Hinweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen. I. Mit Replik vom 12. Februar 2025 nahm die Beschwerdeführerin ein zweites Mal Stellung. J. Mit Schreiben vom 20. März 2025 reichte die Beschwerdegegnerin ihre Duplik ein. Diese wurde der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz zur Kenntnisnahme zugestellt. K. In der Folge liessen sich die Parteien nicht mehr vernehmen. Auf die Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

B-6194/2024 Seite 5 Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge- gen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [VGG, SR 173.32]). Als Verfügungsadressatin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerdeführung befugt (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsver- fahren [VwVG, SR 172.021]), sie hat den eingeforderten Kostenvorschuss fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten. 2. 2.1 Der Inhaber oder die Inhaberin einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Marke erheben, wenn diese seiner oder ihrer Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen re- gistriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 31 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutz- gesetz, MSchG, SR 232.11]). 2.2 Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken hinterlegt sind, der Zei- chenähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; 126 III 315 E. 6b f. "Rivella/ Apiella [fig.]"), wobei zwischen diesen drei Elementen Wechselwirkungen bestehen. An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforde- rungen zu stellen, je ähnlicher sich die Produkte und Dienstleistungen sind, und umgekehrt (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 96 E. 2a "Or- fina"; Urteil des BVGer B-1342/2018 vom 30. September 2020 E. 5.1 "Apple/Apple Boutique"). Dabei ist die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise zu berücksichtigen (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan"; 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"). Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehal- ten wird, eine mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zei- chen zwar auseinanderhalten können, dahinter aber wirtschaftliche Zu- sammenhänge der Markeninhaberinnen und -inhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer B-6734/2023 vom 3. Juni 2024 E. 2.2 "Burek BK King [fig.]/BURGER KING"; B-938/2021 vom

B-6194/2024 Seite 6 21. August 2023 E. 2.3 m.w.H. "Volkswagen/VolksWerkstatt"; B-3417/2020 vom 27. Oktober 2022 E. 3.4.2 "Hotel Tonight [fig.]/Verychic Tonight [fig.]"). 2.3 Für gleichartige Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabri- kationsspezifisches Know-how, die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-6734/2023 vom 3. Juni 2024 E. 2.3 "Burek BK King [fig.]/BURGER KING"; B-4025/2022, B-4064/2022 vom 22. Februar 2024 E. 3.2 "vita [fig.]/Vita [fig.], Vita [fig.]"; B-5404/2021 vom 16. August 2022 E. 2.2 "Vifor/Vitop"). Gleichartig bedeutet nicht von ähnli- cher innerer Beschaffenheit, sondern von ähnlicher Erwartung im Verkehr, was Angebot und Vertrieb der Waren und Leistungen betrifft (Urteile des BVGer B-6734/2023 vom 3. Juni 2024 E. 2.2 "Burek BK King [fig.]/BUR- GER KING"; B-99/2023 vom 29. November 2023 E. 5.2 "S6/ES6"; B-380/2020 vom 16. Februar 2022 E. 2.2 "somfy [fig.]/comfy"). Die Gleich- artigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Regis- tereinträge, soweit keine Einrede des Nichtgebrauchs entgegensteht (Ur- teile des BVGer B-6734/2023 vom 3. Juni 2024 E. 2.2 "Burek BK King [fig.]/BURGER KING"; B-938/2021 vom 21. August 2023 E. 2.3 "Volkswa- gen/VolksWerkstatt"). 2.4 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der Adressatinnen und Adressaten hinterlas- sen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"). Für die Ähnlichkeit von Wort- marken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinn- gehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, während das Schriftbild durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben ge- kennzeichnet wird (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan"; Urteile des BVGer B-6734/2023 vom 3. Juni 2024 E. 2.4 "Burek BK King [fig.]/BURGER KING"; B-3792/2022 vom 28. Februar 2024 E. 2.3 "West/Zest"). Zeichen sind sich in der Regel bereits dann ähnlich, wenn sie nur in einem der auf- gezählten Aspekte übereinstimmen (Urteil des BVGer B-6734/2023 vom 3. Juni 2024 E. 2.4 "Burek BK King [fig.]/BURGER KING). 2.5 Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Ge- samteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kenn- zeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger

B-6194/2024 Seite 7 beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-6734/2023 vom 3. Juni 2024 E. 2.5 "Burek BK King [fig.]/BURGER KING"; B-4408/2022 vom 29. Januar 2024 E. 5.1.2 "Longines [fig.]/Losengs [fig.]"; B-2495/2022 vom 18. Juli 2023 E. 2.2 "Pallas Kliniken Exzellente Medizin Menschliche Behandlung [fig.]/PK Plaza Kliniken [fig.]"). 2.6 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteile des BVGer B-6734/2023 vom 3. Juni 2024 E. 2.6 "Burek BK King [fig.]/BURGER KING"; B-1269/2020 vom 25. Mai 2021 E. 2.5 "Quantex/Quantedge [fig.]"; B-7017/2008 vom 11. Feb- ruar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]"). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich ist für schwache Marken kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben (Urteile des BVGer B-6734/2023 vom 3. Juni 2024 E. 2.6 "Burek BK King [fig.]/BURGER KING"; B-371/2023 vom 29. November 2023 E. 5.4 "S8/ES8"; B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera"). Beschreibend wirken dabei auch allgemeine Qua- litätshinweise oder reklamehafte Anpreisungen (BGE 129 III 225 E. 5.1 f. "Masterpiece"; 128 III 447 E. 1.6 "Première"; Urteil des BGer 4A_178/2023 vom 8. August 2023 E. 3.2 "Truedepth"; BVGE 2013/41 E. 3.1 "Die Post"; Urteile des BVGer B-4003/2024 vom 4. März 2025 E. 2.4 "Vero"; B-1136/2023 vom 12. Juni 2024 E. 2.4 "inTime Agile Logistics [fig.]"; B-2773/2023 vom 16. Oktober 2023 E. 2.2 "StyleLine"; B-187/2018 vom 22. Juli 2019 E. 4.2 "Deluxe [fig.]"). Stark sind hingegen Marken, die das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-6734/2023 vom 3. Juni 2024 E. 2.6 "Burek BK King [fig.]/BURGER KING"; B-371/2023 vom 29. November 2023 E. 5.4 "S8/ES8"; EUGEN MARBACH, in: von Büren/Da- vid [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 979). 2.7 Gemeinfreie Elemente sind im Zeichenvergleich nicht auszuklammern, auch wenn ihnen wenig Gewicht zukommt. Selbst gemeinfreie Bestand- teile können den Gesamteindruck von Marken mit beeinflussen und in Ver- bindung mit anderen Zeichenelementen markenrechtlichen Schutz genies- sen (Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 4.1 "Yello/Yello Access AG"; Urteile des BVGer B-6734/2023 vom 3. Juni 2024 E. 2.7 "Bu- rek BK King [fig.]/BURGER KING"; B-1105/2021 vom 15. August 2022 E. 5.1.1 "Kris [fig.]/Kiss"). Stimmen zwei Marken ausschliesslich in

B-6194/2024 Seite 8 gemeinfreien Elementen überein, begründet dies keine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr, es sei denn die Widerspruchsmarke habe aufgrund der Dauer ihres Gebrauchs, der Intensität der Werbung oder ihres Erfolgs eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt, an welcher auch die gemein- freien Bestandteile teilnehmen (Urteile des BVGer B-6734/2023 vom 3. Juni 2024 E. 2.7 "Burek BK King [fig.]/BURGER KING"; B-3417/2020 vom 27. Oktober 2022 E. 3.4.2 "Hotel Tonight [fig.]/Verychic Tonight [fig.]; B-5061/2019 vom 10. Mai 2022 E. 2.5 "Poppit's/Popchips"; B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 6.1 "World Economic Forum [fig.]/Zurich Economic Forum [fig.]"; B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 7.1 "The Body Shop, The Body Shop [fig.]/The FaceShop [fig.]"). 3. 3.1 Anhand der tatsächlichen Abnehmergruppen sind vorab die massge- blichen Verkehrskreise zu bestimmen, ohne die Abgrenzung relevanter Sprach- und Fachkenntnisse vorwegzunehmen (vgl. Urteile des BGer 4A_65/2022 vom 6. Mai 2022 E. 4.3 "Factfulness"; 4A_6/2013 vom 16. Ap- ril 2013 E. 3.2.1 und 3.3.3 "Wilson"). Sind sowohl Fachkreise als auch End- konsumentinnen und Endkonsumenten Abnehmerinnen und Abnehmer der betroffenen Dienstleistungen, ist ein Zeichen bereits dann zurückzu- weisen, wenn der Schutzausschlussgrund nur aus Sicht einer der betroffe- nen Verkehrskreise gegeben ist (Urteile des BGer 4A_500/2022 vom 28. März 2023 E. 4 "AI Brain"; 4A_65/2022 vom 6. Mai 2022 E. 4.3 "Fact- fulness"; Urteil des BVGer B-5271/2023 vom 18. Juni 2024 "Constructor" E. 4.5). Abzustellen ist dabei auf das Waren- und Dienstleistungsverzeich- nis der älteren Marke (Urteile des BVGer B-6734/2023 vom 3. Juni 2024 E. 4 "Burek BK King [fig.]/BURGER KING"; B-4408/2022 vom 29. Januar 2024 E. 3.2 "Longines [fig.]/Losengs [fig.]"; B-99/2023 vom 29. November 2023 E. 6.1 "S6/ES6"). 3.2 3.2.1 Bei den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren der Klasse 9, insbesondere Software im Bereich Gebäudemanagement und -reinigung, Navigationssoftware, Software und Hardware für die Über- wachung sowie elektrischen und elektronischen Geräten und Vorrichtun- gen für die Dosierung und/oder automatische Dosierung von Reinigungs- mitteln, Waschmitteln und flüssigen, pulverförmigen und festen chemi- schen Produkten, handelt es sich um spezialisierte Produkte, welche sich vornehmlich an Fachpersonen, aber auch an Endabnehmerinnen und

B-6194/2024 Seite 9 Endabnehmer richten. Aufgrund des technischen Charakters werden diese Produkte jedoch nicht regelmässig nachgefragt, sondern vor dem Erwerb eingehend geprüft und verglichen. Die Abnehmerinnen und Abnehmer er- werben diese Waren somit mit einer zumindest leicht erhöhten Aufmerk- samkeit (vgl. Urteile des BVGer B-5271/2023 vom 18. Juni 2024 E. 4 "Constructor"; B-4137/2021 vom 1. Februar 2023 E. 5 "Truedepth"; B-6783/2017 vom 18. März 2019 E. 3 "Uber/uberall [fig.]"; B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.2.1 "Intel Inside/Galdat Inside"; B-3556/2012 vom 30. Januar 2013 E. 5 "TCS/TCS"). 3.2.2 Die in Klasse 16 eingetragenen Druckereierzeugnisse richten sich neben Zwischenhändlern und Fachleuten an das breite Publikum. Sie wer- den als täglich konsumierte Medien und Alltagsgüter mit einer gewöhnli- chen bis flüchtigen Aufmerksamkeit nachgefragt (vgl. Urteile des BVGer B-1342/2018 vom 30. September 2020 E. 6.2 "Apfel [fig.], APPLE/APPLE BOUTIQUE"; B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 5 "Rapunzel"; B-4026/2015 vom 19. Juli 2016 E. 3 "Heimat Online/Die Heimat [fig.]"). Die Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) der Klasse 16, aber auch die diversen Ausbildungsdienstleistungen der Klasse 41, zielen da- gegen auf die Wissensvermittlung ab und richten sich an Personen in Aus- respektive Weiterbildung, aber auch an Fachkräfte im schulisch-pädagogi- schen Bereich, die über besondere Marktkenntnisse verfügen und deshalb eine grössere Aufmerksamkeit an den Tag legen (vgl. Urteil des BVGer B-5789/2020 vom 22. Dezember 2021 E. 5.3 "Factfulness"). 3.2.3 Die in Klasse 42 eingetragene Computersoftware zur Entwicklung von Software sowie das Bereitstellen ebensolcher wird kaum von Endkon- sumentinnen und Endkonsumenten nachgefragt und richtet sich in erster Linie an ein Fachpublikum im Bereich Informationstechnologie. Entspre- chend ist von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen (vgl. Urteil des BVGer B-1014/2024 vom 8. August 2024 E. 3 "MAX"). Die ebenfalls in Klasse 42 eingetragenen Technologieberatung und Qualitätssicherung durch softwaregestützte Datenanalyse richten sich dagegen sowohl an Endabnehmerinnen und Endabnehmer als auch an Fachpersonen, wobei sich auch Erstere vor einem Entscheid für eine Dienstleistung eingehend damit beschäftigen werden, da es sich nicht um alltägliche Dienstleistun- gen handelt. Insgesamt ist bei den Abnehmerinnen und Abnehmern der in der Klasse 42 für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren und Dienstleistungen von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen.

B-6194/2024 Seite 10 3.3 Zusammenfassend richten sich die strittigen Waren und Dienstleistun- gen der Widerspruchsmarke sowohl an Endabnehmerinnen und -abneh- mer als auch an Fachkreise. Alle Waren und Dienstleistungen – mit Aus- nahme der Druckereierzeugnisse, die mit einer gewöhnlichen Aufmerk- samkeit nachgefragt werden dürften – werden nach den Gesagten mit ei- ner leicht erhöhten bis erhöhten Aufmerksamkeit nachgefragt. 4. 4.1 Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt zunächst voraus, dass die Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (1. Satz, 2. Teil). 4.2 4.2.1 Die Vorinstanz führt in der angefochtenen Verfügung aus, die ange- fochtenen Waren "Wissenschaftliche, Schifffahrts-, und Vermessungs-, fo- tografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Kontroll-, Rettungs- und Unter- richtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizi- tät; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Rechenmaschinen" benötigten zum Funktionieren Software und wür- den daher (oft) mit vorinstallierter Software verkauft. Sie bildeten somit aus Sicht der Abnehmerinnen und Abnehmer eine Gesamtheit, eine logische Einheit. Es bestehe daher ein markenrechtlich relevanter Zusammenhang zur Software, nämlich den "Logiciels dans le domaine de la gestion de bâti- ment et du nettoyage" und insbesondere den "logiciels de navigation; logi- ciels et matériel informatique pour le suivi; bases de données électroni- ques" der Widerspruchsmarke, womit die Gleichartigkeit zwischen diesen Waren bejaht werden könne. Die Waren "Wäge-, Messapparate und -in- strumente" seien zudem gleichartig mit den Waren "appareils et dispositifs électriques et électroniques pour le dosage et/ou le dosage automatique de nettoyage, détergents et produits chimiques liquides, en poudre et soli- des, en poudre" der Widerspruchsmarke, denn Letztere würden eine Wäge- und/oder Messfunktion benötigen, um die Dosierung vornehmen zu können, wobei das entsprechende Gerätelement den wesentlichen Teil der Waren darstelle. Folglich dienten sie demselben Zweck und das gleiche Know-how sei für deren Herstellung notwendig.

B-6194/2024 Seite 11 4.2.2 Die Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen "Registrierkassen" und den Computerprogrammen (insb. "logiciels de navigation; logiciels et matérial informatique pour le suivi; bases de données électronique") der Widerspruchsmarke könne ebenfalls bejaht werden, da es sich hierbei um Endprodukte handle, die vergleichbare Abnehmerkreise hätten. 4.2.3 Bei Hard- und Software handle es sich sodann praxisgemäss um Wa- ren, die eng zusammengehörten, indem sie sich gegenseitig zu einem funktionsfähigen Produkt ergänzen würden und oft als Einheit verkauft wer- den könnten; Abnehmerkreise und Vertriebsstätten seien oft dieselben. Folglich seien die angefochtenen Waren "Hardware für die Datenverarbei- tung, Computer" gleichwertig mit den Waren "Logiciels dans le domaine de la gestion de bâtiment et du nettoyage; bases données électroniques; logi- ciels de navigation; logiciels et matériel informatique pour le suivi" der Wi- derspruchsmarke. Die angefochtene "Computersoftware" sei entweder identisch (soweit sie denselben Zwecken diene) und im Übrigen stark gleichartig mit den "logiciels" der Widerspruchsmarke, da dasselbe Know- how für deren Herstellung benötigt werde und Softwareprodukte ungeach- tet ihrer verschiedenen Anwendungsbereiche respektive Einsatzzwecke untereinander als gleichartig gelten würden. 4.2.4 Bei den angefochtenen "Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger" handle es sich um sogenannte Inhaltswaren. In dieser Funktion seien sie, wenn nicht iden- tisch, so doch hochgradig gleichartig mit anderen Inhaltswaren wie den "Produits d'imprimierie, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep- tion d'appareils)" in der Klasse 16 der Widerspruchsmarke. Die unter- schiedliche Klasseneinteilung ändere nichts daran, da sie eine rein admi- nistrative Hilfsfunktion hätten. 4.2.5 Die angefochtenen Dienstleistungen "Installationsarbeiten und Repa- raturdienstleistungen" seien zu den Waren "appareils et dispositifs élec- triques et électroniques pour le dosage et/ou le dosage automatique de préparations de nettoyage, détergents et produits chimiques liquides, en poudre et solides, en poudre" in Klasse 9 der Widerspruchsmarke gleichar- tig. Dienstleistungen seien für Waren von besonderem Nutzen, indem sie beispielsweise zu deren Erhaltung oder Veränderung dienten, sodass die Konsumentinnen und Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvol- les Leistungspaket wahrnehmen würden. Die Gleichartigkeit sei demnach zu bejahen. Dies treffe auf Wartungs- und Reparaturdienstleistungen zu, da sie die vorgenannten Waren der Widerspruchsmarke, bei denen die

B-6194/2024 Seite 12 fachgerechte Installation und Reparatur unabdingbar seien, ergänzten. Vorliegend seien die Wartungs- und Reparaturdienstleistungen nicht weiter präzisiert, so dass darunter auch solche betreffend die genannten Waren der Widerspruchsmarke fallen würden. Gleichartigkeit bestehe im Übrigen auch zwischen der Hardware ("matériel informatique pour le suivi") in Klasse 9 der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Installationsar- beiten sowie Reparaturdienstleistungen. 4.2.6 Die angefochtenen "Wissenschaftliche Dienstleistungen sowie For- schungsarbeiten" seien weiter gleichartig mit den Dienstleistungen "Éduca- tion; services de formation" in der Klasse 41 der Widerspruchsmarke. Denn Forschungslaboratorien an Universitäten, Universitäts- und Kantonsspitä- lern böten regelmässig auch öffentliche Weiterbildungsveranstaltungen an; diese Dienstleistungen seien damit zwar nicht direkt austauschbar, dienten aber beide mittelbar der Erhöhung des Wissensstandes und damit der wis- senschaftlichen Entwicklung. Ebenfalls gleichartig seien die angefochte- nen "technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und dies- bezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und For- schungsdienstleistungen", weil es sich hierbei um Dienstleistungen handle, welche der Produktion der Waren der Klasse 9 der Widerspruchsmarke, insbesondere den "matériel informatique pour le suivi; appareils et dispo- sitifs électriques et électroniques pour le dosage et/ou le dosage automa- tique de préparations de nettoyage, détergents et produits chimiques liqui- des, en poudre et solides, en poudre" zwangsläufig vorangingen. Es gebe Unternehmen, welche schwerpunktmässig diese Dienstleistungen für Dritte anbieten würden, aber gleichzeitig auch mit Endprodukten auf dem Markt präsent seien. Andererseits betrieben gerade grosse Hersteller von diversen elektronischen Waren auch Forschungs- und Entwicklungsdienst- leistungen und dies nicht nur für die eigene Produktion, sondern auch für Dritte. Hier seien die Übergänge zwischen Dienstleistungserbringenden und Anbietenden von Waren fliessend. Zwischen allen diesen Dienstleis- tungen der Klasse 42 und der Waren der Klasse 9 bestehe somit Gleichar- tigkeit. 4.2.7 Im Weiteren seien die angefochtenen Dienstleistungen "Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Design von Software" identisch mit den Dienstleistungen "conception et développement de matériel et logiciels informatiques" der Widerspruchsmarke. Die angefoch- tenen Dienstleistungen "Aktualisieren, Wartung und Vermietung von Soft- ware" seien gleichartig mit den diversen Softwareprodukten in Klasse 9 der Widerspruchsmarke ("Logiciels dans le domaine de la gestion de bâtiment

B-6194/2024 Seite 13 et du nettoyage, bases de données eléctroniques et serveurs en nuage; logiciels de navigation; logiciels pour le suivi"), da sie zu ihnen in einem Ergänzungsverhältnis stehen und somit ein sinnvolles Leistungspaket dar- stellen würden. 4.2.8 Zusammenfassend stellte die Vorinstanz fest, dass die Waren- und Dienstleistungsgleichheit bzw. (starke) Gleichartigkeit sämtlicher ange- fochtener Waren und Dienstleistungen zu bejahen sei. 4.3 4.3.1 Die Beschwerdeführerin hält zum Vergleich der Waren und Dienst- leistungen zunächst fest, dass das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis beider Marken sehr allgemein gehalten sei, wobei insbesondere das Ver- zeichnis der Widerspruchsmarke hervorsteche, welches sich über 15 "Nizza-Klassen" erstrecke und eine Vielzahl an Einträgen enthalte. Auf den ersten Blick scheine die Widerspruchsmarke "ONe (fig.)" einen klas- senübergreifend flächendeckenden Markenschutz zu beanspruchen. Eine gesamtheitliche Auslegung der kategoriellen Begriffe der Verzeichnisse er- gebe jedoch, dass der Fokus der Widerspruchsmarke bei der Herstellung bzw. dem Vertrieb von Hard- und Software im Reinigungssektor sowie den damit zusammenhängenden Dienstleistungen liege. So wiesen zahlreiche Einträge im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchs- marke auf Reinigungswaren bzw. -dienstleistungen hin. Die Waren und Dienstleistungen, für welche die angefochtene Marke "one (fig.)" eingetra- gen sei, seien hingegen im IT-Sicherheits- bzw. Cyber-Security-Bereich an- zusiedeln und würden sich damit wesentlich von denjenigen der Wider- spruchsmarke unterscheiden. Die Waren- und Dienstleistungsgleichartig- keit sei damit bereits aus diesem Grund zu verneinen. 4.3.2 Im Übrigen lasse die Vorinstanz zu Unrecht völlig ausser Acht, dass die Waren- bzw. Dienstleistungsgleichartigkeit aus Sicht der einschlägigen Verkehrskreise zu beurteilen sei. Diese Verkehrskreise bestünden vorlie- gend aus Fachpersonen, welche ganz bestimmte Waren und Dienstleis- tungen nachfragten. Dabei bestehe keine Gefahr, dass diese Fachperso- nen die unter Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen aus ein und demselben Unternehmen stammend oder unter Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Un- ternehmen hergestellt erachten würden. Insbesondere im vorliegenden Fall könnten die massgeblichen Verkehrskreise zweifellos ausschliessen, dass die Inhaberin einer Marke, welche hochspezialisierte

B-6194/2024 Seite 14 IT-Sicherheitsprodukte anpreise in Verbindung mit einer Marke stehe, wel- che Reinigungsprodukte bewerbe, zumal sich die beiden Zeichen hinrei- chend voneinander unterscheiden würden. 4.4 4.4.1 Die Beschwerdegegnerin bringt betreffend die Vergleichbarkeit der Waren und Dienstleistungen vor, die Beschwerdeführerin übersehe, dass die Kognition im Widerspruchsverfahren beschränkt sei. Für die Beurtei- lung der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit seien einzig die re- gistrierten Waren- und Dienstleistungen massgebend. Das Widerspruchs- verfahren sei ein Registerstreit. Weitere Umstände, wie beispielsweise die faktische Marktsituation, seien nicht zu beachten. 4.4.2 Nicht relevant sei auch das Argument der Beschwerdeführerin, die massgeblichen Verkehrskreise könnten im vorliegenden Fall zweifellos ausschliessen, die Inhaberin einer Marke, welche hochspezialisierte IT-Si- cherheitsprodukte anpreise, stehe in Verbindung mit einer Marke, welche Reinigungsprodukte bewerbe. Die Waren- und Dienstleistungsverzeich- nisse der sich gegenüberstehenden Marken ergäben wenig bis gar keine Erkenntnisse über einen etwaigen konkreten Anwendungsbereich, da sie – wie die Beschwerdeführerin ebenfalls bestätige – generell gehalten seien. Lediglich die Ware "software in the field of cleaning and building ma- nagement" in Klasse 9 der Widerspruchsmarke sei eingeschränkt. Hier gelte aber zu beachten, dass Software unabhängig von deren Anwen- dungsbereich oder Funktion, und damit unabhängig von einer Spezifizie- rung im Warenverzeichnis, als stark gleichartig zu qualifizieren sei. 4.4.3 Im Weiteren verweist die Beschwerdegegnerin auf ihre Ausführungen im Widerspruch sowie den Widerspruchsentscheid. 4.5 4.5.1 Vorab ist festzuhalten, dass – entgegen der Ansicht der Beschwerde- führerin – zur Bestimmung der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleis- tungen keine gesamtheitliche Auslegung der kategoriellen Begriffe der Ver- zeichnisse im Sinne einer Gesamtbetrachtung zu erfolgen hat. Im Wider- spruchsverfahren ist einzig der Einzelvergleich jedes Waren- und Dienst- leistungseintrags mit den Waren und Dienstleistungen der anderen Marke, so wie sie im Register eingetragen sind, entscheidend (Urteile des BVGer B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 5.2 "Pallas/Pallas Seminare"; B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 5.3 "VIEW/SWISSVIEW"; B-7506/2006

B-6194/2024 Seite 15 vom 21. März 2007 E. 5 "[fig. Karomuster]/[fig. Karomuster]"). Die Argu- mentation der Beschwerdeführerin erweist sich in dieser Hinsicht als unzu- treffend. Nachfolgend ist ein Einzelvergleich der Waren- und Dienstleis- tungseinträge vorzunehmen. 4.5.2 In Bezug auf die von der Vorinstanz angenommenen Gleichartigkeit zwischen den Waren der angefochtenen Marke "Wissenschaftliche, Schiff- fahrts-, und Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Rechenmaschinen" und der Software der Widerspruchsmarke "Logiciels dans le domaine de la gestion de bâti- ment et du nettoyage" und insbesondere den "logiciels de navigation; logi- ciels et matérial informatique pour le suivi; bases de données électroni- ques" ist festzuhalten, dass es sich bei Zweiterem um sehr spezifische Software mit einem eingeschränkten Anwendungsbereich handelt. Der reine Umstand, dass die Waren der angefochtenen Marke teilweise auf Software angewiesen sind und wohl auch mit vorinstallierter Software ge- liefert werden, reicht für die Annahme von Warengleichartigkeit nicht aus. Eine generelle Warengleichartigkeit zwischen Hardware und Software be- steht demnach nicht. Vielmehr ist erforderlich, dass zwischen Hardware und Software effektiv ein Zusammenhang besteht. Was die "logiciels et matérial informatique pour le suivi" angeht, werden diese regelmässig "Ge- räte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild" nutzen. Hier besteht damit eine enge Zusammengehörigkeit der Produkte und es ist von Warengleichartigkeit auszugehen. Ansonsten dienen die ge- nannten Waren der angefochtenen Marke und die Software der Wider- spruchsmarke weder dem gleichen Verwendungszweck noch wird ähnli- ches fabrikationsspezifisches Know-how für die Herstellung benötigt. Die Abnehmer- und Vertriebskreise sind ebenfalls unterschiedlich. Es besteht zwischen den Waren der Klasse 42 damit nur teilweise Warengleichartig- keit. 4.5.3 Nur entfernte Gleichartigkeit ist zwischen den Waren der angefoch- tenen Marke "Wäge-, Messapparate und -instrumente" und "appareils et dispositifs électriques et électroniques pour le dosage et/ou le dosage auto- matique de nettoyage, détergents et produits chimiques liquides, en poudre et solides, en poudre" der Widerspruchsmarke gegeben. Die Vor- instanz führt zwar zutreffenderweise aus, dass letztere regelmässig eine Wäge- und oder Messfunktion beinhalten würden, um die Dosierung

B-6194/2024 Seite 16 vornehmen zu können und demnach teilweise gleiches fabrikationsspezifi- sches Know-how verlangt wird. Diese Waren sind untereinander jedoch nicht substituierbar, haben einen unterschiedlichen Verwendungszweck und es besteht zwischen ihnen nur ein entfernter Zusammenhang. Der ent- fernte Zusammenhang ist darüber hinaus aus Sicht der Abnehmerinnen und Abnehmer nicht direkt ersichtlich. Entsprechend ist diesbezüglich le- diglich von entfernter Warengleichartigkeit auszugehen. 4.5.4 Nicht ersichtlich ist, inwiefern zwischen den angefochtenen "Regist- rierkassen" und "logiciels de navigation; logiciels et matériel informatique pour le suivi; bases de données électronoques" Gleichartigkeit bestehen soll. Bei Letzteren handelt es sich um spezifische Soft- und Hardware, wel- che weder einen direkten noch einen indirekten Zusammenhang zu Regist- rierkassen aufweisen. Eine marktübliche Verknüpfung oder enge Zusam- mengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebs- stätten besteht nicht. Auch sonst spricht nichts für eine Gleichartigkeit. In- sofern geht auch der Verweis der Vorinstanz auf das Urteil des BVGer B-234/2014 vom 4. Juli 2015 "Juke/Jook Video (fig.)" fehl, als dort lediglich eine Warengleichartigkeit zwischen "caisses enregistreuses" und Eingabe- geräten bejaht wurde, was nicht mit dem vorliegenden Fall vergleichbar ist (Urteil des BVGer B-234/2014 vom 4. Juli 2015 E. 5.2 "Juke/Jook Video [fig.]"). Zwischen "Registrierkassen" und "logiciels de navigation; logiciels et matériel informatique pour le suivi; bases de données électronoques" besteht nach dem Gesagten keine Warengleichartigkeit. 4.5.5 Zutreffend ist die Ansicht der Vorinstanz, dass die "Logiciels dans le domaine de la gestion de bâtiment et du nettoyage; bases de données électroniques; logiciels de navigation; logiciels et matériel informatique pour le suivi" der Widerspruchsmarke für ihr Funktionieren Hardware be- nötigen, insbesondere auch die Waren der angefochtenen Marke "Hard- ware für die Datenverarbeitung, Computer". Aus Sicht der Abnehmerinnen und Abnehmer besteht damit eine Zusammengehörigkeit der Waren bzw. ein teilweise gleicher Verwendungszweck, indem Erstere auf Letztere an- gewiesen sind. Entsprechend ist zwischen diesen Waren von Warengleich- artigkeit auszugehen. Teilweise Warenidentität ist sodann zwischen der an- gefochtenen "Computersoftware" und "Logiciels dans le domaine de la gestion de bâtiment et du nettoyage; bases de données électroniques; lo- giciels de navigation; logiciels et matériel informatique pour le suivi", da es sich bei Computersoftware um den Oberbegriff der spezifischeren Soft- ware der Widerspruchsmarke handelt und die Waren damit in einem engen Bereich übereinstimmen. Sofern es sich um unterschiedliche Software

B-6194/2024 Seite 17 handelt ist zumindest von Warengleichartigkeit auszugehen, da die Her- stellung von Software oft auf ähnliches Know-how angewiesen ist und aus Sicht der Abnehmerinnen und Abnehmer ähnliche Erwartungen bestehen. Hier ist damit teilweise von Warenidentität und teilweise von Warengleich- artigkeit auszugehen. 4.5.6 Betreffend "Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger" der angefochtenen Marke und den "produits d'imprimerie; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception d'appareils)" der Widerspruchsmarke ist sodann in Übereinstim- mung mit der Vorinstanz von Gleichartigkeit auszugehen, da insbesondere Lehr- und Unterrichtsmittel auf Datenträgern wie CDs und DVDs gespei- chert sein können und aus Sicht der Abnehmerinnen und Abnehmer daher ein relevanter Zusammenhang besteht. 4.5.7 Ebenfalls von Gleichartigkeit ist zwischen den angefochtenen Dienst- leistungen "Installationsarbeiten und Reparaturdienstleistungen" und den "appareils et dispositifs électriques et électroniques pour le dosage et/ou le dosage automatique de préparations de nettoyage, détergents et produits chimiques liquides, en poudre et solides, en poudre", da die Letzteren so- wohl installiert, als auch regelmässig gewartet und repariert werden müs- sen. Aus Sicht der Abnehmerinnen und Abnehmer aber auch aus Sicht der Anbieterinnen und Anbieter gehören Produkte und die dazugehörigen In- stallations- und Reparaturdienstleistungen zusammen, ist doch sowohl für die Herstellung als auch für die Installation und Reparatur das gleiche Know-how erforderlich und werden Reparaturdienstleistungen oft auch vom ursprünglichen Hersteller angeboten. Hier ist demnach mit der Vor- instanz von Warengleichartigkeit auszugehen. 4.5.8 Gleichartigkeit ist sodann auch zwischen den angefochtenen "Wis- senschaftliche Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten" und "Éduca- tion; services de formation" der Widerspruchsmarke gegeben, da wissen- schaftliche Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten Teil der Bil- dung/Schulung als Überbegriff sind. Keine Warengleichartigkeit kann hin- gegen zwischen "technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbei- ten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen" und "matériel informatique pour le suivi; appareils et dispositifs électriques et électroniques pour le dosage et/ou le dosage automatique de préparations de nettoyage, détergents et produits chimiques liquides, en poudre et solides, en poudre" der Widerspruchs- marke gesehen werden. Es ist zwar richtig, dass die genannten

B-6194/2024 Seite 18 Dienstleistungen der angefochtenen Marke den Waren der Widerspruchs- marke wohl vorangehen können und demnach teilweise ähnliches Know- how voraussetzen. Die Waren und Dienstleistungen richten sich indessen an unterschiedliche Marktstufen bzw. Verkehrskreise und sind aus dieser Sicht nicht vergleichbar. Der Verwendungszweck unterscheidet sich damit wesentlich und es besteht nur eine weit gefasste Zusammengehörigkeit. Entsprechend besteht keine Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit. 4.5.9 Zutreffend ist zuletzt die Ansicht, wonach zwischen den Dienstleis- tungen "Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Design von Software" der angefochtenen Marke und "conception et déve- loppement de matériel et logiciels informatiques" der Widerspruchsmarke Identität besteht. Betreffend den Dienstleistungen "Aktualisieren, Wartung und Vermietung von Software" der angefochtenen Marke und den in Klasse 9 der Widerspruchsmarke eingetragenen Waren "Logiciels dans le do- maine de la gestion de bâtiment et du nettoyage; bases de données électroniques et serveurs en nuage; logiciels de navigation; logiciels pour le suivi" besteht sodann hohe Warengleichartigkeit, da in der Regel das Aktualisieren, die Wartung und das Vermieten von Software als Leistungs- paket mit der entsprechenden Software angeboten wird und aus Sicht der Abnehmerinnen und Abnehmer und des Marktes ein sinnvolles Leistungs- paket bilden. 4.6 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass zwischen den Wa- ren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke und jenen der Wider- spruchsmarke teilweise Gleichartigkeit oder gar Identität besteht. Die Wa- ren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke "Wissenschaftliche, Schifffahrts-, und Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Ap- parate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Re- geln und Kontrollieren von Elektrizität", "Registrierkassen" und "technolo- gische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleis- tungen" sind jedoch nicht gleichartig mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Da die angefochtene Marke in Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen nicht für gleichartige Waren und Dienstleis- tungen bestimmt ist, fällt eine Verwechslungsgefahr hier ausser Betracht.

B-6194/2024 Seite 19 5. 5.1 Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt weiter voraus, dass die Zeichen ähnlich sind (1. Satz, 1. Teil). 5.2 5.2.1 Zur Zeichenähnlichkeit führt die Vorinstanz aus, die grafische Dar- stellung der sich gegenüberstehenden Zeichen beschränke sich auf eine leichte Ausgestaltung der Anfangsbuchstaben, insbesondere des Anfangs- buchstabens "o", wobei die Widerspruchsmarke mit einem Farbanspruch (couleurs revendiquées "bleu cyan") eingetragen worden sei. Der Buch- stabe "O" der Widerspruchsmarke weise an seiner oberen Stelle eine Lü- cke auf, in welche ein kurzer vertikaler Strich zu liegen komme, wobei Letz- terer die beiden offenen Enden des Buchstabens nicht berühre. In dieser Darstellung ähnle der Buchstabe einem Einschaltknopf (Power) bei elekt- ronischen Geräten. Der darauffolgende Buchstabe "N" sei ein Grossbuch- stabe in derselben Grösse, er weise einen dickeren Diagonalstrich im Ver- gleich zu den beiden vertikalen Strichen auf und wirke etwas in die Breite gezogen. Letzteres gelte ebenso für den Kleinbuchstaben "e" am Schluss des Zeichens. Insgesamt sei ohne Weiteres die Buchstabenfolge "ONe" erkennbar. 5.2.2 Der Buchstabe "O" der angefochtenen Marke zeichne sich durch eine horizontale Durchschneidung oder zweifache Aussparung des runden Krei- ses aus. Nichtsdestotrotz werde darin ohne Weiteres immer noch ein klei- ner Buchstabe "o" erkannt. Bei den beiden anderen Buchstaben handle es sich um banale Druckbuchstaben in Kleinschrift, die im Gegensatz zum grauen Buchstabe "o" in Schwarz gehalten seien, wobei aber kein Farban- spruch bestehe. Das Zeichen werde ohne Weiteres als Buchstabenfolge "one" gelesen. 5.2.3 Auch wenn die grafische Ausgestaltung der Buchstaben den Zeichen zweifellos ein eigenes Gepräge verleihe, so vermöge sie die Wortelemente doch nicht in den Hintergrund zu drängen. Die einzelnen Buchstaben seien denn auch ohne Weiteres erkenn- und lesbar. Das Wortelement "ONe" res- pektive "one" bleibe so nicht nur als selbständiges Zeichenelement wahr- nehmbar, welches dem Publikum insbesondere im mündlichen Geschäfts- verkehr als Orientierungspunkt diene. Es präge vielmehr den Gesamtein- druck der beiden Marken klar.

B-6194/2024 Seite 20 5.2.4 Die jüngere Marke übernehme alle drei Buchstaben der Wider- spruchsmarke und variiere lediglich die Gestaltung des Buchstabens "O" und die Gross- und Kleinschreibung. Der Umstand, dass die Buchstaben der Widerspruchsmarke in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten seien, falle gemäss Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht. Die Ähnlichkeit der Vergleichszeichen im Schrift- und Klangbild sei vorlie- gend aufgrund der beiderseitigen Verwendung des Begriffs "ONE" offen- sichtlich. Auf der klanglichen Ebene seien die Zeichen selbstredend sogar identisch. Beide Zeichen bestünden sodann aus dem englischen Wort "one" das mit "Eins, ein(s), eine(r, s), einzige(r, s), irgendein(e)" übersetzt werde. Es sei demnach vom Sinngehalt "Eins, eine(r)" auszugehen. 5.2.5 Zusammenfassend sei somit von einer ausgeprägten Ähnlichkeit der Zeichen auf allen drei Ebenen auszugehen. Die beiden Zeichen unter- schieden sich lediglich durch die unterschiedliche Gross- und Kleinschrei- bung und die leichte grafische Ausgestaltung und seien daher im Klangbild und im Sinngehalt sogar identisch. Die Zeichenähnlichkeit sei somit zu be- jahen. 5.3 5.3.1 Die Beschwerdeführerin macht in Bezug auf die Zeichenähnlichkeit geltend, bei der Widerspruchsmarke "ONe (fig.)" stehe durch die Darstel- lung des "O" als Einschaltknopf sowie durch die Grossschreibung der ers- ten beiden Buchstaben deutlich das Wort "ON" hervor. Die massbeglichen Verkehrskreise der Widerspruchsmarke würden auf den ersten Blick den Sinngehalt bzw. die Bedeutung "On" im Sinne von "einschalten" beimes- sen. 5.3.2 Bei der angefochtenen Marke "one (fig.)" falle zunächst auf, dass es sich – im Gegensatz zur Widerspruchsmarke – bei allen drei Buchstaben um Druckbuchstaben in Kleinschrift handle. Zwar sei auch hier das (kleine) "o" grafisch ausgestaltet. Allerdings unterscheide sich die Darstellung des Buchstabens (im Rahmen dessen, was eine unterschiedliche grafische Darstellung des Buchstabens "o" zulasse) wesentlich vom Buchstaben "O" der Widerspruchsmarke. So sei das "o" in Form von zwei Kreis-/Rundbö- gen gehalten, die nicht miteinander verbunden seien und zeichne sich da- mit durch eine horizontale und beidseitige Durchschneidung des runden Kreises aus. Im Gegensatz zum "O" der Widerspruchsmarke weise das "o" der angefochtenen Marke keine Assoziationen zu einem "On/Off"-Knopf auf. Der darauffolgende Buchstabe "n" sei – im Gegensatz zur

B-6194/2024 Seite 21 Widerspruchsmarke – ein Kleinbuchstabe. Dasselbe gelte für den letzten Buchstaben "e". Der Sinngehalt bzw. Wortklang der Marke laute zweifellos "one". Die angefochtene Marke beanspruche keine spezifische Farbe; die hinterlegte Darstellung sei allerdings in Schwarz bzw. Dunkelgrau gehal- ten, wobei anzumerken sei, dass die Marke von der Beschwerdeführerin selbstredend entsprechend ihrem Firmenlogo in Orange und dunkel Tür- kisblau verwendete werde. 5.3.3 Auffällig sei zudem, dass sich die Schriftarten ("Fonts") der beiden Marken unterschieden. So habe auch die Vorinstanz beschrieben, dass die Buchstaben der Widerspruchsmarke unter anderem dickere Striche auf- wiesen und in die Breite gezogen seien, während es sich bei der angefoch- tenen Marke um "banale" Druckbuchstaben in Kleinschrift handle. Hinzu komme, dass die angefochtene Marke "one (fig.)" sowohl hinsichtlich ihres Wortelements als auch hinsichtlich des charakteristischen "o" einen Be- standteil der bereits seit dem Jahr 2020 eingetragenen und geschützten Wort-/Bildmarke "CyOne Security (fig.)", welche zugleich die Firmenbe- zeichnung der Beschwerdeführerin sei, darstelle. Damit sei naheliegend, dass das Zielpublikum in erster Linie einen Konnex zwischen der ange- fochtenen Marke "one (fig.)" und dem Firmenlogo "CyOne Security (fig.)" wahrnehme, während eine Verbindung zur grafisch abweichenden Wider- spruchsmarke "ONe (fig.)" unwahrscheinlich erscheine. 5.3.4 Letztlich stelle sich die Frage, wie unterschiedlich sich das Wort "one" grafisch darstellen lasse. Der mögliche kreative Rahmen sei klein, zumal das Wort aus lediglich drei Buchstaben bestehe und keine originären Ele- mente enthalte. Dies werde insbesondere in Anbetracht der beim IGE be- reits hinterlegten Marken mit dem Wortelement "one" deutlich, welche sich teilweise stark ähneln würden. Dies sei jedoch vor allem darauf zurückzu- führen, dass sich das gemeinfreie Wort "one" eben nicht auf unzählige Ar- ten darstellen lasse. Zugleich werde angesichts der Suchresultate aber auch deutlich, dass sich die gegenüberstehenden Marken insbesondere durch das charakteristische "o" bzw. "ON" voneinander und von den übri- gen Marken mit dem Wortelement "one" abheben und unterscheiden wür- den. Es handle sich vorliegend eben gerade um den Fall, dass bei einem schwachen bzw. gemeinfreien Wortelement bereits geringe Unterschiede in der Darstellung ausreichten, um eine markenrechtliche Zeichenähnlich- keit zu verneinen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die hier massgeblichen Verkehrskreise über eine erhöhte Aufmerksamkeit verfüg- ten, was die Vorinstanz im Zusammenhang mit dem Zeichenvergleich üb- rigens erneut ausser Acht lasse. Eine Zeichenähnlichkeit zwischen der

B-6194/2024 Seite 22 Widerspruchsmarke und der widerspruchsgegnerischen Marke liege damit nicht vor. 5.4 5.4.1 Die Beschwerdegegnerin hält dagegen, dass beide Marken aus dem Wort "one" bestünden, wobei bei beiden Marken der leicht stilisierte An- fangsbuchstabe "o" als Einschaltknopf erkannt werden könne. Die grafi- sche Ausgestaltung verleihe beiden Zeichen ein eigenes Gepräge. Die Wortbestandteile "ONe" respektive "one" blieben aber als selbständige Zei- chenelemente wahrnehmbar, insbesondere auf akustischer Ebene. Sie prägten den Gesamteindruck wesentlich. Aus akustischer Sicht seien die sich gegenüberstehenden Zeichen identisch; denn sie bestünden aus dem Wortelement "ONe" respektive "one" und würden somit gleich ausgespro- chen. Auf klanglicher Ebene sei deshalb von Zeichenidentität auszugehen. Beide Zeichen bestünden aus dem englischen Wort "one", das mit "Eins, ein(e), eine (r, s), einzige(r, s), irgendein(e)" übersetzt werde. Eine andere Beurteilung sei nicht naheliegend, zumal Gross- und Kleinschreibung irre- levant seien und beide Zeichen im vorerwähnten Sinngehalt übereinstimm- ten. Auf sinngehaltlicher Ebene sei deshalb von Zeichenidentität auszuge- hen. Auch in der Buchstabenfolge stimmten die Marken überein. Der Um- stand, dass die Buchstaben der Widerspruchsmarke in Gross- und Klein- buchstaben gehalten seien, während sie in der angefochtenen Marke in Kleinbuchstaben aufgeführt seien, habe keinen zeichenrechtlichen Ein- fluss. Ein feiner Unterschied finde sich einzig in der grafischen Ausgestal- tung der jeweils ersten Buchstaben. Durch die integrale Übernahme des Wortes "one" bestehe aus visueller Sicht Quasi-Identität. 5.4.2 Das Argument des angeblich sehr unterschiedlich gestalteten An- fangsbuchstaben "O" bzw. "o" könne die Beschwerdegegnerin ferner nicht teilen. Es sei nicht zu übersehen, dass die angefochtene Marke nebst dem Wort auch die der Widerspruchsmarke zugrundeliegende Stilistik über- nehme, indem lediglich der Anfangsbuchstabe "o" grafisch hervorgehoben werde. Der minimale grafische Unterschied im Anfangsbuchstaben "o" führe keinesfalls zu einer genügenden Unterscheidung der Zeichen, denn der Anfangsbuchstabe werde bei beiden Zeichen leichthin erkannt. 5.4.3 Die relevanten Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer würden die Marken in ihrem eigenen, unvollständigen Erinnerungsbild nicht unter- scheiden können, da sie sich zwei Marken mit dem Wortbestandteil ONE und stilisiertem Anfangsbuchstaben "O" in der Form eines Einschaltknopfs

B-6194/2024 Seite 23 verinnerlichen würden. Einen Unterschied der gegenüberstehenden Zei- chen sei höchstens beim direkten Vergleich erkennbar. An eine Unter- scheidbarkeit im Erinnerungsvermögen fehle es offensichtlich. 5.4.4 Im Weiteren verweist die Beschwerdegegnerin hinsichtlich der Zei- chenähnlichkeit auf ihre Ausführungen im Widerspruch und auf den Wider- spruchsentscheid der Vorinstanz. 5.5 5.5.1 Die Widerspruchsmarke ist eine Wort-/Bildmarke. Sie besteht aus dem Wort "ONe" in cyanblauer Schrift. Die Anfangsbuchstaben "ON" sind dabei besonders stilisiert und grafisch gestaltet. Der Buchstabe "O" der Wi- derspruchsmarke weist an seiner oberen Stelle eine Lücke auf, in welcher ein kurzer vertikaler Strich zu liegen kommt. Dieser Buchstabe stellt in die- ser Darstellung nach übereinstimmender und zutreffender Auffassung ei- nen stilisierten Einschaltknopf dar. Der Buchstabe "N" der Widerspruchs- marke ist ebenfalls grossgeschrieben und wirkt besonders breit gezogen, indem er einen dickeren und besonders breiten Diagonalstrich aufweist. Der Fokus der Widerspruchsmarke liegt entsprechend auf den besonders stilisierten Anfangsbuchstaben "ON". Im Vergleich dazu tritt der kleinge- schriebene Buchstabe "e" in den Hintergrund, obwohl auch dieser – ent- sprechend der gesamten Gestaltung – etwas in die Breite gezogen ist. Die Widerspruchsmarke enthält sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, welche den massgeblichen Erinnerungseindruck prägen. Ei- nerseits ist die Buchstabenfolge "ONe" ohne Probleme erkennbar. Ande- rerseits stehen die Stilisierung des "O" als Einschaltknopf und das eben- falls grossgeschriebene "N" hervor, indem den relevanten Adressatinnen und Adressaten unweigerlich "ON" ins Auge sticht. 5.5.2 Die angefochtene Marke ist ebenfalls eine Wort-/Bildmarke. Sie be- steht aus dem Wort "one" ohne Farbanspruch. Der Buchstabe "o" der an- gefochtenen Marke ist besonders stilisiert, indem er horizontal durchschnit- ten ist. Der Buchstabe "o" besteht somit aus zwei gegen aussen geboge- nen Halbkreisen, die mit etwas Abstand übereinander liegen. Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin ist im stilisierten Buchstaben "o" der angefochtenen Marke kein Einschaltknopf erkennbar. Es ist nicht ersicht- lich, dass dieser Buchstabe etwas Bestimmtes – über die eigenen Gestal- tung hinausgehendes – verkörpern soll. Trotz der Gestaltung ist der Buch- stabe ohne Weiteres als "o" erkennbar. Bei den anderen beiden Buchsta- ben handelt es sich um banale Kleinbuchstaben, welche dunkler gehalten

B-6194/2024 Seite 24 sind als der Anfangsbuchstabe. Auch die angefochtene Marke enthält so- wohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente. Die Buchstabenfolge "one" ist auch hier ohne Probleme erkennbar. Im Gesamteindruck sticht aber auch das stilisierte "o" hervor. 5.5.3 Die angefochtene Marke übernimmt die Wortelemente "one" der Wi- derspruchsmarke vollständig, wobei lediglich bei der Gestaltung der Buch- staben und der Klein-/Grossschreibung variiert wird. Das Schriftbild der Zeichen ist damit zumindest ähnlich. Das Klangbild der Marke ist gar iden- tisch, da beide Marken als "one" ausgesprochen werden. Ein Klangbild der Widerspruchsmarke als "ON" – wie dies die Beschwerdeführerin vorbringt – scheint aufgrund der stilisierten Hervorhebung des Elements "ON" zwar möglich, ist jedoch aufgrund des darauffolgenden "e" wenig wahrschein- lich, da dieser Buchstabe nicht einfach ausgeblendet werden kann und bei einer Leseart als "ON" obsolet werden würde. Der Beschwerdeführerin ist zwar insofern zuzustimmen, dass die Markeninhaberin wohl beabsichtigte, das "ON" besonders hervorzuheben, nichtsdestotrotz liest sich die Marke als "one" und wird von den relevanten Verkehrskreisen auch so verstan- den. Dass diese Verkehrskreise allenfalls in einem zweiten Denkschritt re- alisieren, dass die Marke auf "ON" im Sinne von "eingeschaltet" hinweisen möchte, ändert hieran nichts. 5.5.4 Der Sinngehalt von "one" als "ein(e), einzige(r, s), irgendein(e), ein gewisser/eine gewisse, eins" wird von den Abnehmerinnen und Abnehmer ohne Weiteres erkannt (PONS, Englisch-Deutsch Übersetzung für "one", abrufbar unter https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/one, zuletzt besucht am 17.04.2025), da es zum englischen Grundwortschatz gehört. Dem Wort "one" kann darüber hinaus – wie die Beschwerdeführerin zu Recht ausführt – auch der Sinngehalt "einzigartig, die Nummer eins, erstklassig, umfassend, vollumfänglich" zukommen. "One" wird im Sprach- gebrauch zur Betonung einer besonderen Qualität verwendet und bedeutet in diesem Zusammenhang "the only one" oder "the most important one" (Oxford Learner's Dictionaries, Eintrag zu "one", <https://www.oxford- learnersdictionaries.com/definition/english/one_1?q=one>, zuletzt abgeru- fen am 17.04.2025). Auch dieser Sinngehalt ist für die Abnehmerinnen und Abnehmer ohne besonderen Fantasieaufwand ersichtlich. Darüber hinaus weist die Marke "ONe (fig.)" – obwohl sie als "one" gelesen wird – aufgrund der grafischen Hervorhebung der Anfangsbuchstaben "ON" mit dem "O" gestaltet als Einschaltknopf auch den Sinngehalt "einschalten" bzw. "ein- geschaltet" auf. Damit verfügt die Widerspruchsmarke im Unterschied zur angefochtenen Marke noch über einen weiteren, leicht erkennbaren

B-6194/2024 Seite 25 Sinngehalt. Der Sinngehalt der Kollisionsmarken ist damit nur teilweise identisch. 5.6 Aufgrund des ähnlichen Schriftbilds, der Übernahme des Wortelements "one", dem gleichen Klangbild der Kollisionsmarken besteht – trotz teilwei- ser Abweichung beim Sinngehalt – zwischen den beiden Marken Zeichen- ähnlichkeit. 6. 6.1 Die Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ist zuletzt vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (2. Satz). 6.2 Die Vorinstanz ist der Ansicht, dass der Widerspruchsmarke "ONe (fig.)" verstanden als "Eins, eine(r)" in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden könne, weshalb ihr durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzumfang zukomme. In Anbetracht der festgestellten, aus- geprägten Ähnlichkeit im Klang- und Schriftbild sowie im Sinngehalt sei der erforderliche Zeichenabstand zur normal kennzeichnungskräftigen Wider- spruchsmarke nicht gewahrt und die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Dies gelte auch unter Berücksichtigung, dass die Vergleichswaren und -dienstleistungen der Klassen 9, 37, 42 mit (leicht) erhöhter Aufmerksam- keit nachgefragt würden. 6.3 6.3.1 Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, dass das isolierte Wortelement "one" keinen Markenschutz geniesse und dem Gemeingut angehöre. Es handle sich um ein elementares Wort der englischen Spra- che, welches zum trivialsten Grundwortschatz gehöre und auch in der Schweiz durchwegs bekannt sei. Als elementarster Ausdruck des allgemei- nen Sprachgebrauchs müsse es für den ungehinderten Gebrauch im Ge- schäftsverkehr freigehalten werden. Es müsse nämlich auch Konkurrentin- nen und Konkurrenten möglich sein, ihre Produkte durch Verwendung des Begriffs "one" als Qualitätsmerkmal zu kennzeichnen. Insbesondere müsse es daher möglich sein, ungehindert Marken mit dem Bestandteil "one" zu bilden und gleiche Waren und Dienstleistungen wie diejenige, die die Beschwerdegegnerin für ihre Marke beansprucht, damit zu kennzeich- nen. Der Widerspruchsmarke könne – wenn überhaupt – nur ein geringer

B-6194/2024 Seite 26 Kennzeichnungsgrad zuerkannt werden, weshalb höchstens von einem verminderten Schutzumfang auszugehen sei. 6.3.2 Vor dem Hintergrund ihrer Feststellungen im Rahmen einer Gesamt- betrachtung sei davon auszugehen, dass die massgebenden Verkehrs- kreise die beiden Marken ohne Weiteres unterscheiden könnten. Die Wi- derspruchsmarke und die angefochtene Marke würden sich einzig im ge- meinfreien Wortelement "one" überschneiden. Im Übrigen würden zwi- schen den Marken deutliche Unterschiede bestehen. Insbesondere den massgeblichen Verkehrskreisen – welcher hier aus Fachleuten aus den je- weiligen Branchen bestehen würden – dürfte angesichts der weitverbreite- ten Verwendung des Wortes "one" klar sein, dass Marken mit dem Wor- telement "one" nicht automatisch auf dasselbe bzw. ein verwandtes Unter- nehmen bzw. Produkt hinwiesen. Dies insbesondere im vorliegenden Fall, in welchem sich die Zeichen hinreichend unterschieden. Eine Verwechs- lungsgefahr mit der Widerspruchsmarke sei jedenfalls nicht gegeben. 6.4 Nach der Beschwerdegegnerin wurde die Widerspruchsmarke von der angefochtenen Marke quasi identisch übernommen. Die Widerspruchs- marke verfüge über einen normalen Schutzumfang. Nebst der integralen Übernahme des Wortbestandteils sei auch die grafische Gestaltung des Anfangsbuchstabens in der Form eines Einschaltknopfs übernommen wor- den. Zwar bestünden leichte grafische Unterschiede in ihrer Gestaltung, welche aber nicht ausreichten, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen – dies selbst unter Berücksichtigung einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der relevanten Verkehrskreise. Mit anderen Worten sei dieser feine Unter- schied ungeeignet, der Marke einen neuen Gesamteindruck zu verleihen. Die sich gegenüberstehenden Marken seien hochgradig ähnlich und bean- spruchten Schutz für identische und hochgradig ähnliche Waren und Dienstleistungen. Hieraus ergebe sich eine mittelbare Verwechslungsge- fahr. 6.5 Das englische Wort "one" gehört – wie die Beschwerdeführerin richtig- erweise ausführt – zum trivialsten englischen Grundwortschatz (The Oxford 3000 abrufbar unter <https://www.oxfordlearnersdictio- naries.com/wordlist/american_english/oxford3000/>, zuletzt abgerufen am 17.04.2025) und wird auch von den Schweizer Verkehrskreisen ohne Wei- teres im Sinne von "ein(e), einzige(r, s), irgendein(e), ein gewisser/eine ge- wisse, eins, man" verstanden (vgl. auch Urteil des BVGer B-5389/2014 vom 1. Dezember 2015 E. 5.2 "STREET-ONE/STREETBELT.CH"). Dane- ben ist aber auch die Bedeutung von "one" als Qualitätsangabe im Sinne

B-6194/2024 Seite 27 von "einzigartig", "die Nummer eins" bzw. "erstklassig" für die relevanten Abnehmerinnen und Abnehmer ohne Weiteres ersichtlich. Gerade im Be- reich der Werbung sind solche Ausdrücke durchaus üblich und kommen regelmässig vor. Die relevanten Abnehmerinnen und Abnehmer verstehen in der Bezeichnung "one" demnach auch unmittelbar eine Anpreisung der besonderen Qualität der vorliegenden Waren und Dienstleistungen, indem diese als das "Nummer eins" bzw. das marktführende Produkt bezeichnet werden. In diesem Punkt unterscheidet sich "one" wesentlich von anderen Zahlwörtern. Da "one" in Bezug auf die eingetragenen Waren und Dienst- leistungen demnach anpreisend und beschreibend ist, eignet es sich damit nur beschränkt, um als Markenzeichen Waren und Dienstleistungen einer Herkunftsstätte zuzuordnen und von Waren und Dienstleistungen anderer abzugrenzen. Ob das Wort "one" – wie die Beschwerdeführerin mit Bezug auf den Entscheid des Bundesgerichts BGE 139 III 176 E. 4 "YOU/ONLY YOU" geltend macht – darüber hinaus grundsätzlich freigehalten werden müsste, kann unter diesen Umständen offen bleiben. Es ist erst die grafi- sche Gestaltung, insbesondere der Anfangsbuchstaben "ON", welche der Widerspruchsmarke Kennzeichnungskraft verleiht. Die Gestaltung des an- preisenden und beschreibenden Wortes "one" beruht bei der Wider- spruchsmarke indessen auf keiner besonderen schöpferischen Leistung und es ist auch keine lange Aufbauarbeit ersichtlich. Es handelt sich um eine zwar deutlich erkennbare, aber simple Gestaltung der Anfangsbuch- staben "ON". Das Zeichen hinterlässt bei den Abnehmerinnen und Abneh- mern keine starken, aber für den Markenschutz genügende, Erinnerungs- vorstellungen. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz ist der Wider- spruchsmarke "ONe (fig.)" daher kein normaler Schutzumfang anzuerken- nen. Es ist vielmehr sowohl von einer geringen Kennzeichnungskraft als auch von einem geringen Schutzumfang der Widerspruchsmarke auszu- gehen. 6.6 Die angefochtene Marke weist im Vergleich zur Widerspruchsmarke ebenfalls eine besondere Gestaltung des Anfangsbuchstabens "o" auf. Diese Gestaltung weicht von der Gestaltung des klar als Einschaltknopf gestalteten "O" der Widerspruchsmarke ab und hat keine eigenständige Bedeutung. Zusätzlich weist die Widerspruchsmarke auch eine besondere Gestaltung des Mittelbuchstabens "N" auf, sodass der Wortbestandteil "ON" hervorgehoben wird (vgl. vorstehend E. 5.5.1). Hierin liegt ein we- sentlicher Unterschied der angefochtenen Marke zur Widerspruchsmarke, bei der lediglich das stilisierte "o" hervorgehoben wird. Optisch bestehen zwischen den beiden Marken ausreichend Unterschiede, so dass auch un- ter Berücksichtigung der mehrheitlich leicht erhöhten Aufmerksamkeit der

B-6194/2024 Seite 28 Abnehmerinnen und Abnehmer, keine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht. Beide Marken hinterlassen im Erinnerungsbild der relevanten Ver- kehrskreise einen genügenden Eindruck, dass diese auch ohne Gegen- überstellung problemlos auseinandergehalten werden können. Unter Be- rücksichtigung der Vielzahl an Marken, welche in Alleinstellung aus dem Wort "one" bestehen und für Waren und/oder Dienstleistungen einer der hier relevanten Klassen eingetragen sind, ist sodann auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu verneinen. Die Abnehmerinnen und Abnehmer vermuten trotz der bestehenden Zeichenähnlichkeit keine Zusammen- hänge zwischen den beiden Marken. Vielmehr sind sich die Abnehmerin- nen und Abnehmer gewohnt, dass eine Vielzahl an Unternehmen das Wort "one" in teils nur banal gestalteter Weise als Marke nutzen oder damit wer- ben. Die Abnehmerinnen und Abnehmer sind hierauf geschult und erwar- ten aufgrund der grafisch deutlich unterschiedlich gestalteten Marken keine versteckten Zusammenhänge. Weder ist die Schriftart der Marken ähnlich, noch liegt der Fokus gleich, da bei der Widerspruchsmarke die beiden ers- ten Buchstaben "ON" hervorgehoben werden und bei der angefochtenen Marke nur der Anfangsbuchstabe "o". Eine mittelbare Verwechslungsge- fahr besteht damit nicht. Insgesamt weicht die angefochtene Marke unter Berücksichtigung der geringen Kennzeichnungskraft und der mehrheitlich leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmerinnen und Abnehmer ausrei- chend von der Widerspruchsmarke ab, sodass zwischen den Kollisions- marken im Gesamteindruck weder unmittelbare noch mittelbare Verwechs- lungsgefahr besteht. 6.7 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz vor dem Hin- tergrund der gesamten Umstände die Verwechslungsgefahr zu Unrecht be- jaht hat. Die Beschwerde ist damit gutzuheissen, der angefochtene Ent- scheid aufzuheben und der Widerspruch vollumfänglich abzuweisen. 7. 7.1 Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdegegnerin als un- terliegende Partei kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsge- bühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der Pro- zessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4 bis VwVG; Art. 63 Abs. 5 VwVG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 Bst. a VGG i.V.m. Art. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Ent- schädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes

B-6194/2024 Seite 29 hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätz- lich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszu- gehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"; Urteil des BGer 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2 "We make ideas work"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'500.– festzusetzen und der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten. 7.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteient- schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not- wendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, falls keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdeführerin hat keine Kostennote eingereicht. Es wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. Bei dieser Aktenlage erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 7'000.– für das Beschwerdeverfahren angemessen. 7.3 Mit diesem Verfahrensausgang vor Bundesverwaltungsgericht gilt die Beschwerdegegnerin auch für das vorinstanzliche Verfahren als unterlie- gende und die Beschwerdeführerin als obsiegende Partei, weshalb die Kosten neu zu verlegen sind. Die Beschwerdeführerin hat der vorleistungs- pflichtigen Beschwerdegegnerin die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– nicht zu ersetzen, sie verbleibt der Beschwerdegegnerin. Die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin ist für das vorinstanzliche Verfahren von der Beschwerdegegnerin mit Fr. 1'200.– zu entschädigen (vgl. Richtlinien des IGE in Markensachen vom 1. Juli 2023, S. 49). 7.4 Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht of- fen (Art. 73 BGG). Es wird mit Eröffnung rechtskräftig.

(Dispositiv nächste Seite)

B-6194/2024 Seite 30 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird gutgeheissen. Der Entscheid des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 27. August 2024 wird aufgehoben und der Widerspruch wird abgewiesen. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. 3. Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– aus der Gerichtskasse zurückerstattet. 4. Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin für das Beschwer- deverfahren eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 7'000.– zu ent- richten. 5. Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin für das vorinstanzli- che Verfahren eine Entschädigung in der Höhe von Fr. 1'200.– zu entrich- ten. 6. Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz.

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber: Chiara Piras Silas Bänziger

Versand: 28. April 2025

B-6194/2024 Seite 31 Zustellung erfolgt an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular; Beschwerdebeilagen zurück) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Rechnung; Verfahrensbeilagen zurück) – die Vorinstanz ([...]; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)