B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-6099/2013
Urteil vom 28. Mai 2015 Besetzung
Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), Richter Pascal Richard, Richter Francesco Brentani, Gerichtsschreiber Lukas Abegg.
Parteien
Bayard Group AG, Chamerstrasse 175, 6300 Zug, vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Sabina Nüesch LL.M., Bellerive Rechtsanwälte, Bellerivestrasse 7, 8008 Zürich, Beschwerdeführerin,
gegen
Carpe Diem GmbH & Co. KG, Am Brunnen 1, AT-5330 Fuschl am See, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christian Rohner, Swissberg AG, Seefeldstrasse 224, Postfach, 8034 Zürich, Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 12964 IR 951'738 "CARPE DIEM" / CH 638'566 "carpe noctem".
B-6099/2013 Seite 2 Sachverhalt: A. Am 10. Januar 2013 wurde die Schweizer Wortmarke Nr. 638'566 "carpe noctem" in Swissreg veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren einge- tragen: Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere) B. Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdegegnerin am 10. April 2013 Widerspruch bei der Vorinstanz. Sie beantragte den Widerruf bezüglich sämtlicher vorgenannter Waren. Die Beschwerdegegnerin stützte sich da- bei auf ihre internationale Registrierung Nr. 951'738 "CARPE DIEM", die insbesondere für folgende Waren geschützt ist: Klasse 32: Boissons sans alcool, boissons de fruits, jus de fruits, li- monades, boissons rafraîchissantes, y compris boissons à base de thé, sucre, sucrose, glucose, fructose, levure et acide lactique; boissons éner- gétiques, boissons isotoniques, hypertoniques et hypotoniques (pour spor- tifs et/ou adaptées à leurs besoins); boissons à base de lactosérum; eaux minérales et gazeuses; sirops, essences et autres préparations pour faire des boissons, ainsi que comprimés effervescents (sorbets) et poudres pour faire des boissons et cocktails sans alcool; bières, bières alimentaires, bières de malt, bières de froment, bières dénommées porter, ale, stout et lager; boissons sans alcool à base de malt; kwas (boisson fermentée à base de seigle) Klasse 30: (...) préparations de café et cacao pour faire des bois- sons alcoolisées et sans alcool; (...) pralinés fourrés à la liqueur; mélanges de chocolat contenant de l'alcool (...) Klasse 43: Service de restauration (alimentation), y compris services rendus par des bars, cafés, cafétérias, cantines, restaurants à service ra- pide et permanent (snack-bar), restaurants, restaurants libre-service; ser- vices de traiteurs (alimentation et boisson); (...) location de constructions transportables, bars et tentes; location de sièges, tables, linge de table, verrerie et matériel de bar
B-6099/2013 Seite 3 C. Mit Entscheid vom 26. September 2013 hiess die Vorinstanz den Wider- spruch gut und widerrief die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 638'566 "carpe noctem" für sämtliche Waren der Klassen 32 und 33. Sie begründete ihren Entscheid im Wesentlichen damit, dass die Waren bezüglich der Klasse 32 gleich, bezüglich der Klasse 33 gleichartig seien und durch die Übernahme des Zeichenbestandteils CARPE von der älteren in die jüngere Marke eine Zeichenähnlichkeit bestehe, welche zu einer di- rekten Verwechslungsgefahr führen könne. Soweit die Zeichen dennoch auseinandergehalten werden könnten, war die Vorinstanz der Ansicht, dass eine mittelbare Verwechslungsgefahr bestehe, da die Verkehrskreise eine nicht vorhandene produktspezifische Verwandtschaft oder unterneh- mensspezifische Allianz annehmen könnten. D. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 28. Oktober 2013 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde und bean- tragt: "1. Der von der Vorinstanz verfügte Widerruf der CH-Marke Nr. 638 566 "carpe noctem" bezüglich sämtlicher Waren der Klasse 33 sei aufzu- heben; 2. Der Widerspruch der Beschwerdegegnerin gegen die Eintragung der CH-Marke Nr. 638 566 "carpe noctem" sie bezüglich sämtlicher Waren der Klasse 33 abzuweisen. 3. Unter entsprechenden Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin bzw. der Vorinstanz." Die Beschwerdeführerin begründet ihre Anträge im Wesentlichen wie folgt: Die Vorinstanz hätte keine Warengleichartigkeit zwischen den von der Wi- derspruchsmarke beanspruchten Getränken ohne Alkohol bzw. Biere der Klasse 32 und den von der angefochtenen Marke beanspruchten alkoholischen Getränken (ausgenommen Biere) der Klasse 33 annehmen dürfen. Denn sowohl die Herstellungsstätten, das fabrikationstechnische Know-How als auch die Vertriebskanäle würden sich bei den beiden ge- nannten Warenkategorien unterscheiden. Auch der Verwendungszweck sei ein anderer, da die Spirituosen und nichtalkoholische Getränke bzw. Biere nicht zu den gleichen Gelegenheiten konsumiert würden.
B-6099/2013 Seite 4 Bezüglich der Zeichenähnlichkeit bemängelt die Beschwerdeführerin, dass die Vorinstanz der Ansicht war, dass die beiden im Streit stehenden Marken unbestimmte Wortfolgen ohne Sinngehalt seien, da der angesprochene Abnehmer kein Latein verstünde. Die Beschwerdeführerin hält dem entge- gen, dass der vorliegend massgebliche Abnehmer zwar tatsächlich der la- teinischen Sprache nicht mächtig sei, einzelne lateinische Ausdrücke aller- dings sehr wohl bekannt seien. Carpe diem würde nebst bspw. pro rata, in dubio oder in vino veritas zu einer Gruppe von bekannten Ausdrücken ge- hören. Entsprechend hätte die Vorinstanz den unterschiedlichen Sinngeh- alt bei ihrer Beurteilung berücksichtigen müssen. Nach Ansicht der Be- schwerdeführerin trage dieser nämlich zur Beseitigung der Verwechslungs- gefahr bei. Weiter habe die Vorinstanz die Unterschiede der Markenele- mente DIEM und noctem kaum gewürdigt und nur aufgrund des von beiden Marken verwendeten Elements carpe bzw. CARPE eine Zeichenähnlich- keit erkannt. Auch die Unterschiede in den Zeichenelementen DIEM und noctem würden, so die Beschwerdeführerin, die Verwechslungsgefahr min- dern. Die Beschwerdeführerin ist daher der Ansicht, dass unter der korrekten Be- urteilung der einzelnen Faktoren des vorliegenden Widerspruchs die Ver- wechslungsgefahr aufgrund der Gesamtbetrachtung nicht gegeben sei. E. Die Beschwerdegegnerin beantragt ihrerseits in ihrer Eingabe vom 13. Februar 2014 die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin. Zur Begründung führt die Beschwerdegegnerin insbesondere an, dass die Marke "CARPE DIEM" eine erhöhte Bekanntheit besässe und die unter dieser Marke vertriebenen Getränke – obwohl alkoholfrei – oft als Ersatz für alkoholische Getränke konsumiert würden. Weiter macht die Beschwer- degegnerin Ausführungen zur angefochtenen Marke "carpe noctem" und hebt hervor, dass die Produkte unter der Marke "carpe noc- tem" über eine Webseite mit dem Domainnamen und der Geschäftsmarke Carpe Diem vertrieben würden. Die Beschwerdegegnerin macht weiter da- rauf aufmerksam, dass die Beschwerdeführerin eine Anmeldung der Marke "carpe diem" für Waren der Klasse 33 bei der Vorinstanz eingereicht habe, gegen welche die Beschwerdegegnerin ebenfalls Widerspruch einlegte. Zudem schreibt die Beschwerdegegnerin, dass die heute in die Beschwer- deführerin integrierte Einzelfirma Bayard Treuhand schon zu einem frühe- ren Zeitpunkt die Marke "carpe diem" für diverse Klassen u.a. die Klasse 32 und 33, registriert habe, das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
B-6099/2013 Seite 5 ebendieser Marke aber nach deren Registrierung um die Klassen 32 und 33 kürzte. Die Beschwerdegegnerin sieht darin ein krampfhaftes Festhal- ten an der Marke "CARPE DIEM", was als Beleg dafür diene, dass die Marken "CARPE DIEM" und "carpe noctem" zusammengehörten wie die Vorder- und Rückseite einer Medaille. Die Beschwerdegegnerin sieht weiter die Gleichartigkeit der strittigen Wa- ren als gegeben an und führt entsprechende Rechtsprechung zur Thematik an. Insbesondere hebt die Beschwerdegegnerin hervor, dass nicht nur hochprozentige Alkoholika, wie sie die Beschwerdeführerin vertreibt, in die Klasse der alkoholischen Getränke fallen, sondern auch bspw. die alkoholischen Mischgetränke, welche insbesondere mit den in der Klasse 32 geführten Bieren substituierbar seien. Zudem sei die Gleichartigkeit ins- besondere mit den Waren der Klasse 30 Kaffee- und Kakaozubereitungen zur Herstellung von alkoholischen Getränken, für welche die Widerspruchsmarke registriert sei, sehr ausgeprägt. Bezüglich der Zeichenähnlichkeit behauptet die Beschwerdegegnerin, dass die strittigen Zeichen fast identisch seien, da sie mit dem gleichen kennzeichnungskräftigen Wort carpe beginnen würden und sich die jeweils folgenden Zeichenbestandteile diem, zu Deutsch Tag, und noctem, zu Deutsch Nacht, inhaltlich als Teil und Gegenteil zu einer gemeinsamen Spanne ergänzen würden. Zudem sei die Silbenzahl beider Zeichen gleich und beide Zeichen endeten auf –em. Nebst der direkten Verwechslungs- gefahr behauptet die Beschwerdegegnerin auch die Existenz einer indirek- ten Verwechslungsgefahr, denn der entsprechende Konsument würde die Marke "carpe noctem" ohne weiteres als eine Erweiterung der Marke "CARPE DIEM" ansehen und annehmen, dass die Produkte dieser Marken aus demselben Betrieb stammten. F. Die Vorinstanz verzichtet mit Schreiben vom 17. Februar 2014 auf das Ein- reichen einer Vernehmlassung und beantragt unter Hinweis auf die Be- gründung im angefochtenen Entscheid, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.
B-6099/2013 Seite 6 G. Mit Schreiben vom 27. Januar 2015 reichte der Vertreter der Beschwerde- gegnerin seine Honorarnote ein und macht eine Parteientschädigung von Fr. 5'500.- für seine Klientin geltend. Mit Stellungnahme vom 11. Februar 2015 beanstandet die Beschwerdeführerin die Honorarnote des Vertreters der Beschwerdegegnerin in zwei Punkten. Zum einen sei nicht klar, wofür der Eintrag vom 18. Dezember 2013 betreffend einen Zwischenentscheid des Bundesverwaltungsgerichts stehe, da der letzte Zwischenentscheid vom 30. Oktober 2013 zurückdatiere und dieser ohnehin nur die Beschwer- deführerin zur Bezahlung des Kostenvorschusses verpflichtete. Zum ande- ren dürften vier Entschädigungspositionen nicht berücksichtigt werden, da diese sachfremd seien bzw. nicht notwendige Kosten darstellten. So sei die Rücksprache beim Bundesverwaltungsgericht bezüglich des zu erwarten- den Urteilsdatums nicht entschädigungswürdig, ebenso dürfe der Aufwand für eine Nachfrage bei der Vorinstanz bezüglich der Sistierung eins ande- ren, mit dem vorliegenden Verfahren materiell im Kontext stehende Verfah- rens, nicht im vorliegenden Verfahren berücksichtigt werden. Die Beschwerdeführerin reichte zusammen mit der Stellungnahme vom 11. Februar 2015 die Honorarnote für ihre Klientin in der Höhe von Fr. 7'105.30 ein und macht sinngemäss eine Parteientschädigung für ihre Klientin in gleicher Höhe geltend. H. Mit Schreiben vom 18. Februar 2015 repliziert der Vertreter der Beschwer- degegnerin, dass es sich beim Entschädigungsposten vom 18. Dezember 2013 sehr wohl um die Berichterstattung an die Klientschaft bezüglich der Zwischenverfügung vom 30. Oktober 2013 handle und dass dieser Auf- wand gerechtfertigt sei. Der Vertreter der Beschwerdegegnerin ist weiter der Ansicht, dass alle Entschädigungspositionen mit dem vorliegenden Verfahren in Verbindung stünden, denn unter Berücksichtigung der Scha- densminderungspflicht sei es durchaus gerechtfertigt, die Sistierung eines Parallelverfahrens zu begehren, welches betreffend die Marken "CARPE DIEM" und "Carpe Diem" derselben Parteien, wie sie sich im vorliegenden Verfahren gegenüber stehen, bei der Vorinstanz hängig sei. Weiter führt der Vertreter der Beschwerdegegnerin aus, dass er in seiner Honorarnote das Studium des angefochtenen Entscheides nicht berücksichtigt habe, da dies in einer früheren Honorarnote an die Klientin schon geschehen sei. Entsprechend könne diese aufgewendete Stunde im vorliegenden Verfah- ren ebenfalls berücksichtigt werden. Auch für die Erwiderung der Stellung- nahme der Beschwerdeführerin zur Honorarnote könne nach Ansicht des
B-6099/2013 Seite 7 Vertreters der Beschwerdegegnerin noch eine weitere halbe Stunde Auf- wand hinzugerechnet werden. Insgesamt sieht der Vertreter der Beschwer- degegnerin daher eine Parteientschädigung von Fr. 6'000.- als gerechtfer- tigt. I. Mangels entsprechendem Antrag wurde keine Parteiverhandlung durchge- führt. Auf die erwähnten und weiteren Argumente und Unterlagen wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge- gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig. (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der Kostenvorschuss rechtzei- tig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwer- deführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 2. Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen be- stimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind und umgekehrt (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]", BGE 128 III 99 E. 2c "Orfina", BGE 126 III 320 E. 6b/bb "Apiella"; LUCAS DAVID, Kommentar zum schwei- zerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 3 Rz. 8).
B-6099/2013 Seite 8 2.1 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich auf- grund der Registereinträge (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 2.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]", mit Hinwei- sen). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen u.a. eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]", B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G- mode/Gmode; GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 300). 2.2 Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wort- klang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas", BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5188/2010 vom 27. Mai 2011 E. 2.3 "M&G [fig.]/MG International"; EUGEN MARBACH in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009, Rz. 872 ff.; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kom- mentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des eu- ropäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 69 ff.), wobei eine Ähnlichkeit im Wortklang oder im Schriftbild allein genügt (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: sic! 2006 S. 761 E. 4 "McDonald's/McLake"; EUGEN MARBACH in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009, Rz. 875; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zü- rich 2002, Art. 3, N. 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung, die Wortlänge und die opti- sche Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamil- lan", BGE 119 II 473 E. 2c "Radion/Radiomat"). Die Zeichenähnlichkeit ist nach dem Gesamteindruck der Marken auf die massgebenden Verkehrskreise zu beurteilen (BGE 128 III 446 E. 3.2 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]", BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks", BGE 98 II 141 E. 1 "Luwa/Lumatic"; GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Flo- rent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 121; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.],
B-6099/2013 Seite 9 Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Mar- kenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 864). Weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, ist für die Verwechslungsgefahr das zwangsläufig verschwommene Erinnerungsbild des Abnehmers massge- bend (BGE 121 III 378 E. 2a "Boss/Boks", BGE 119 II 476 E. 2d "Ra- dion/Radiomat"; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 867). Dabei kommt dem Wortanfang in der Regel eine erhöhte Bedeutung zu, weil er besser im Gedächtnis haf- ten bleibt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally", B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex [fig.]", B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 6.3 "Fructa/Fructaid"). 2.3 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen die Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt ist. Eine solche Beeinträch- tigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Ver- kehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Zeichen irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Mar- keninhaber zurechnen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]"). Die Rechtsprechung nimmt eine Ver- wechslungsgefahr aber auch dann an, wenn das Publikum die Marken zwar durchaus auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen oder bei Marken mit dem gleichen Stammelement ebendieser irrigen Auf- fassung erliegen (BGE 102 II 122 E. 2 "Annabelle/Annette"; BGE 96 II 243 E. 2 "Blauer Bock/Bockstein bzw. Springbock", mit Hinweisen; vgl. ferner auch BGE 87 II 35 E. 2c "BIC/BIG PEN"). 3. 3.1 Aufgrund der für die Beurteilung relevanten Waren und Dienstleistun- gen sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007 S. 7). Eine erhöhte Aufmerksam- keit und eine reduzierte Verwechslungsgefahr werden in der Regel ange- nommen, wenn sich eine Marke nur an Fachleute wendet (Urteil des Bun- desgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yello/Yellow Access
B-6099/2013 Seite 10 AG"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1398/2011 vom 25. Septem- ber 2012 E. 5.4 "Etavis/Estavis 1993") oder es sich um Waren oder Dienst- leistungen handelt, die nicht zum täglichen Bedarf gehören (B-38/2011 vom 29. April 2011 E. 7 ff. "IKB/ICB, ICB [fig.]"), während bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zu rechnen ist (BGE 133 III 347 E. 4.1 "Trapezförmiger Verpackungsbehäl- ter [3D]"; GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thou- venin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 52). 3.2 Mineralwässer, kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken der Klasse 32 sowie Kaffee, Tee, Kakao der Klasse 30 und die Dienstleistungen der Klasse 43 zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen, wie sie für die Widerspruchsmarke hinterlegt sind, richten sich an breite Verkehrskreise und werden als Waren des täg- lichen Bedarfs eingestuft. Ebenso die Biere in Klasse 32 und die alkohol- haltigen Schokoladen- und anderen Mischungen der Klasse 30, welche al- lerdings nicht an Jugendliche unter 16 bzw. 18 Jahren abgegeben werden dürfen. Folglich richten sich die relevanten Waren und Dienstleistungen an einen breiten Verkehrskreis, der teilweise über 16 bzw. 18 Jahre alt sein muss, und welcher einen geschwächten Aufmerksamkeitsgrad aufweist (vgl. auch Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 3.2 "Fructa/Fructaid", B-5120/2011 vom 17.08.12 E. 5.2 "Bec de fin bec [fig.]/Fin Bec [fig.]", B-7352/2008 vom 17.06.09 E. 6.2 "Tor- res/Torres Saracena"). Es muss daher von einem eher strengen Massstab bezüglich der Verwechslungsgefahr ausgegangen werden (BGE 117 II 326 E. 4 "Valser"). 4. 4.1 Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden an- gesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und dem- selben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "[fig.]/Bonewelding [fig.]"). Für das Bestehen gleichar- tiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstät- ten der Waren, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-How, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der
B-6099/2013 Seite 11 Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Ur- teil des Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 5.1 "Fructa/Fructaid" mit weiteren Hinweisen). Für eine Gleichartigkeit sprechen mitunter auch ein aus Sicht des Abnehmers sinnvolles Leistungs- paket der zu vergleichenden Waren (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode"). Gegen das Vor- liegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (Urteil des Bundesverwaltungsge- richts B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 "Martini Baby/martini [fig.]"; EU- GEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 845). 4.2 Die vorliegende Widerspruchsmarke ist insbesondere für folgende Wa- ren und Dienstleistungen hinterlegt: Boissons sans alcool, boissons de fruits, jus de fruits, limonades, boissons rafraîchissantes, y compris bois- sons à base de thé, sucre, sucrose, glucose, fructose, levure et acide lac- tique; boissons énergétiques, boissons isotoniques, hypertoniques et hy- potoniques (pour sportifs et/ou adaptées à leurs besoins); boissons à base de lactosérum; eaux minérales et gazeuses; sirops, essences et autres préparations pour faire des boissons, ainsi que comprimés effervescents (sorbets) et poudres pour faire des boissons et cocktails sans alcool; bières, bières alimentaires, bières de malt, bières de froment, bières dé- nommées porter, ale, stout et lager; boissons sans alcool à base de malt; kwas (boisson fermentée à base de seigle) der Klasse 32; (...) préparations de café et cacao pour faire des boissons alcoolisées et sans alcool; (...) pralinés fourrées à la liqueur; mélanges de chocolat contenant de l'alcool (...) der Klasse 30; sowie service de restauration (alimentation), y compris services rendus par des bars, cafés, cafétérias, cantines, restaurants à ser- vice rapide et permanent (snack-bar), restaurants, restaurants libre-ser- vice; services de traiteurs (alimentation et boisson); (...) location de cons- tructions transportables, bars et tentes; location de sièges, tables, linge de table, verrerie et matériel de bar der Klasse 43. Diese Waren und Dienst- leistungen sind auf ihre Gleichartigkeit mit den Waren, für welche die an- gefochtene Marke hinterlegt ist, zu vergleichen. Diesbezüglich ist zu be- achten, dass die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeschrift lediglich die Aufhebung des Widerspruchs gegen die Waren der Klasse 33 bean-
B-6099/2013 Seite 12 tragt, weshalb vorliegend nur noch die alkoholischen Getränke (ausgenom- men Biere) der Klasse 33 in die Beurteilung der Gleichartigkeit einzubezie- hen sind. 4.2.1 Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass keine Gleichartigkeit besteht, da die zu vergleichenden Waren nicht substituierbar seien, die Herstellungsstätten und das fabrikationstechnische Know-How unter- schiedlich seien sowie dass die Vertriebskanäle ebenfalls nicht die glei- chen seien. Die Beschwerdegegnerin führt demgegenüber an, dass die Gleichartigkeit bei den Bieren und alkoholischen Getränken geradezu of- fensichtlich sei, und dass die strittigen Waren insbesondere auch in Form von Mischgetränken durchaus gleichartig seien. Vorab ist in Erinnerung zu rufen, dass sich die Gleichartigkeit nicht auf die effektiv unter den Marken genutzten Waren und Dienstleistungen bezieht, wie vorliegend etwa Teegetränke bzw. eine hochprozentige Spirituose aus Agaven, zu welchen die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin jeweils Ausführungen machen, sondern dass gemäss dem Registerprinzip (vgl. E. 2.1 oben) die Waren und Dienstleistungen anhand der Eintragung (Sachverhalt A und B) zu vergleichen sind. 4.2.2 Als erstes fällt auf, dass die angefochtene Marke für alkoholische Ge- tränke eingetragen ist, welche den Oberbegriff für die Waren Bier, die von der Widerspruchsmarke beansprucht wird, darstellt. Im häufig anzutreffenden Fall, in welchem die Widerspruchsmarke den Oberbegriff für eine Ware der angefochtenen Marke beansprucht, ist die Gleichartigkeit geradezu offensichtlich. Auch im umgekehrten Fall, in wel- chem die angefochtene Marke den Oberbegriff und die Widerspruchs- marke nur einen kleinen bestimmten Teil dieses Oberbegriffs beansprucht, ist grundsätzlich von einer Gleichartigkeit auszugehen (Urteile des Bun- desverwaltungsgerichts B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 4.1 "Quadrati- scher Rahmen [fig.]/Quadratischer Rahmen [fig.]" und B-7312/2008 vom 27. März 2009 E. 5 "Imperator/Imperator"). Allerdings ist vorliegend bei der angefochtenen Marke der Unterbegriff Biere vom Schutzbereich explizit ausgenommen. Es ergibt sich somit eine Ausnahme zum geschilderten Verhältnis von Oberbegriff zu Unterbegriff. Denn die jüngere und weiter greifende Marke schliesst explizit einen Teil der mit der älteren Marke gleichartigen Waren aus. In diesem vorliegenden Fall kann nicht ohne wei- teres auf eine Gleichartigkeit geschlossen werden. Es gilt zu berücksichti-
B-6099/2013
Seite 13
gen, dass von der zeitlich späteren Markenanmeldung für alkoholische Ge-
tränke in weitem Umfang Schutz in Anspruch genommen wird, jedoch ex-
plizit nicht für die von der bereits älteren Widerspruchsmarke beanspruch-
ten Biere. Auf eine solche explizite Eingrenzung der zeitlich später re-
gistrierten Marke sollte entsprechend Rücksicht genommen werden. Es
rechtfertigt sich deshalb vorliegend, keine Gleichartigkeit zwischen Bieren
und alkoholischen Getränken (ausgenommen Biere) anzunehmen (vgl.
GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin
[Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 243 bezugneh-
mend auf den Beschluss I ZB 32/95 vom 12. Februar 1998 des Deutschen
Bundesgerichtshofes E. 19 "Salvent/Salventerol", bezüglich Eingrenzung
vgl. auch EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Mar-
kenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 803).
4.2.3 Die angefochtene Marke macht allerdings nur für Biere eine Aus-
nahme, nicht aber für weitere alkoholische Getränke wie etwa Wein oder
gebrannte Wasser. Zumindest bezüglich Bier und Wein hat die Rechtspre-
chung bereits eine entfernte Gleichartigkeit bejaht, da die beiden Getränke
eine gewisse Substituierbarkeit aufweisen (Urteile des Bundesverwal-
tungsgerichts B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.2 "Efe/Eve" und
B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 5.2 "Red Bull/Stierbräu" sowie
RKGE in sic! 2005 S. 129 E. 7 "Vismara/Vismara"). Von einer solchen
Gleichartigkeit kann auch vorliegend ausgegangen werden, da die Wider-
spruchsmarke für Biere und die angefochtene Marke mitunter für Wein –
verstanden als Teilbereich des Oberbegriffs alkoholische Getränke (ausge-
nommen Biere) – registriert ist.
Ob diese Gleichartigkeit für alle Arten von alkoholischen Getränken, wie
etwa gebrannte Wasser, auch gilt, muss nicht mehr weiter untersucht wer-
den, da die Gleichartigkeit mit einem Teilbereich des Oberbegriffs, wie in
4.2.4 Weiter sind die préparations de café et cacao pour faire des boissons
alcoolisées (...) der Klasse 30 ein Teil des Oberbegriffs alkoholische Ge-
tränke, welche die angefochtene Marke beansprucht. Wie in E. 4.2.2 erläu-
tert führt dies zur Gleichartigkeit der beanspruchten Waren.
4.3 Es kann somit festgehalten werden, dass zwischen den Waren der Wi-
derspruchsmarke und der angefochtenen Marke Gleichartigkeit besteht.
B-6099/2013 Seite 14 5. Als nächstes ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Es stehen sich die reinen Wortmarken "CARPE DIEM" einerseits und "carpe noctem" andererseits gegenüber. 5.1 Hinsichtlich des Schriftbilds ist zu erwähnen, dass die Widerspruchs- marke gänzlich in Grossbuchstaben gehalten ist, was markenrechtlich al- lerdings keine Relevanz hat (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-317/2001 vom 13. September 2010 E. 6.3 "Lifetex/Lifetea"). Weiter sticht ins Auge, dass beide Marken aus zwei Wörtern bestehen, wobei das erste Wort das gleiche ist. Nur schon daraus kann eine gewisse Zeichenähnlich- keit abgeleitet werden. Die jeweils zweiten Wörter, diem und noctem, ha- ben gleich viele Silben und enden beide auf –em, was ebenfalls zur Ähn- lichkeit der Zeichen beiträgt. Einen Unterschied besteht insbesondere im Klang der jeweils zweiten Worte der Marken. Diem mit dem hellen Vokal "i" grenzt sich vom noctem mit dem dunklen Vokal "o" und dem guttural aus- gesprochenen "c" merklich ab. Insgesamt ist aber in optischer und klangli- cher Hinsicht eine Ähnlichkeit der Zeichen festzustellen. 5.2 Die Beschwerdeführerin macht allerdings geltend, dass diese Ähnlich- keit der Zeichen durch den unterschiedlichen Sinngehalt aufgehoben werde. 5.2.1 Die strittigen Marken sind lateinischer Sprache und bedeuten auf Deutsch wörtlich "pflücke den Tag" bzw. "pflücke die Nacht" und werden wohl am ehesten im Sinne von "nutze den Tag" oder "nutze die Nacht" ver- standen (PONS Online-Wörterbuch Latein Deutsch www.pons.com > La- tein - Deutsch, abgerufen am 24. Februar 2015). In der Tat kann unter Um- ständen eine vorhandene Zeichenähnlichkeit durch einen unterschiedli- chen Sinngehalt aufgehoben werden, was allerdings voraussetzt, dass die konfligierenden Marken je einen für die massgebenden Verkehrskreise er- kennbaren Sinngehalt aufweisen und dieser Sinngehalt spontan erkannt und verstanden wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-433/2013 vom 18. Februar 2014 E. 5.3 "METRO / METROPOOL" mit weiteren Hin- weisen). Dass die massgeblichen Verkehrskreise den Sinngehalt einer Marke erkennen, setzt voraus, dass dieser Sinngehalt in einer schweizeri- schen Amtssprache oder einer Sprache ausgedrückt ist, welche die mass- geblichen Verkehrskreise auch tatsächlich verstehen. Die vorliegend relevanten Verkehrskreise bilden sich aus dem breiten Pub- likum (vgl. E. 3.2 oben), von welchem nicht angenommen werden kann,
B-6099/2013 Seite 15 dass es der lateinischen Sprache mächtig ist. Dennoch sind vereinzelt Aus- drücke aus der lateinischen Sprache auch der breiten Bevölkerung be- kannt, so z.B. die Ausdrücke "et cetera", "per annum" oder "pro rata". Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Wortfolge carpe diem als fixer Ausdruck bei der breiten Bevölkerung insofern sinngehaltlich relevant er- scheint, als er Assoziationen zu Genuss und Geniessen weckt. Dies wird nicht zuletzt mit den von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegten Be- weisen verdeutlicht. Diese zeigen den Gebrauch des Ausspruchs carpe diem im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bereich Hotellerie, Res- tauration, Kosmetik sowie Haarstyling, beim Vermieten von Ferienwohnun- gen sowie als Name einer Musikkappelle. Ein eigentliches Verstehen der einzelnen Bestandteile des Ausspruchs d.h. carpe im Sinne von pflü- cke/geniesse und diem im Sinne von Tag, ist indes unwahrscheinlich. Ent- sprechend kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die relevan- ten Verkehrskreise den unterschiedlichen zweiten Teil der Zeichen, näm- lich diem und noctem, ohne weiteres im Sinne von Tag und Nacht verste- hen. 5.2.2 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, dass die Zeichen in den romanischen Landessprachen aufgrund ihrer Nähe zum Latein klar verständlich seien. Die Beschwerdeführerin lässt hierbei allerdings ausser Acht, dass es bereits genügt, wenn in einer der vier Amtssprachen eine Verwechslungsgefahr droht bzw. e contrario, dass der Sinngehalt der zwei konfligierenden Marken in allen Sprachregionen der Schweiz unmittelbar erkannt werden muss, um eine bestehende Zeichenähnlichkeit zu kompen- sieren (vgl. BGE 121 III 377 E. 3 c "Boss/Boks"; GALLUS JOLLER, in: Mar- kenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 3 N. 168). Wenn sich die deutsche Sprache nicht dazu eignet, den lateinischen Ausdruck carpe diem herzuleiten, so ist es auch weiter nicht von Belang, wenn dies auf Französisch, Italienisch oder Romanisch möglich wäre. 5.2.3 Es kann damit davon ausgegangen werden, dass die Zeichen "CARPE DIEM" und "carpe noctem" für die vorliegend relevanten Ver- kehrskreise keinen erkennbaren Unterschied im Sinngehalt haben soweit ihnen von den Abnehmern überhaupt einen Sinngehalt zugewiesen wer- den kann. Im Weiteren ist zu erwähnen, dass selbst wenn die Zeichen je- weils von den Verkehrskreisen als "geniesse den Tag" und "geniesse die Nacht" verstanden worden wären, dies kaum eine relevante Unterschei- dung der Zeichen herbeiführen würde, da die Antagonie von Tag und Nacht vielmehr auf ein Zusammengehören zweier Elemente, die Teil eines einzi-
B-6099/2013 Seite 16 gen Ganzen bilden bzw. konkret auf zwei Marken, die zum selben Herstel- ler gehören, hinweisen und nicht auf zwei voneinander unabhängige Her- kunftsangaben (vgl. hierzu BGE 96 II 243 E. 2 "Blauer Bock/Silber Bock e.a." mit Verweis auf BGE 82 II 355 E. 3 "Weissenburger/Schwarzenbur- ger" und weitere). Entsprechend ist auf der Sinnebene kein entscheidender Unterschied zwischen den konfligierenden Zeichen auszumachen. Die Zei- chenähnlichkeit ist somit gegeben. 6. Im Weiteren ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu be- stimmen. 6.1 Die Beschwerdegegnerin behauptet, ihre Marke "CARPE DIEM" sei besonders bekannt und verfüge über eine erhebliche Kennzeichnungs- kraft. Sie begründet dies mit dem intensiven Gebrauch der Marke, wofür sie auch entsprechende Beweismittel ins Recht legt. Bei diesen Belegen handelt es sich um Auszüge von Zeitungsartikeln und screenshots von In- ternetseiten, über welche die Getränke der Marke "CARPE DIEM" bezogen werden können. Dies alleine legt allerdings im besten Fall nahe, dass die Marke überhaupt gebraucht wird, zeugt aber nicht von einem Gebrauch, welcher so intensiv ist, dass die Kennzeichnungskraft der Marke erhöht würde. 6.2 Demgegenüber geht die Beschwerdeführerin davon aus, dass die Kennzeichnungskraft gering sei, da der Ausdruck carpe diem allgemein be- kannt und von dritten oft gebraucht würde. Eine solche Schwächung der Kennzeichnungskraft wäre in der Tat denkbar, wenn beispielsweise Dritte ähnliche Zeichen oder Zeichenbestandteile ebenfalls in ihren Marken ver- wendeten (RKGE in sic! 2002 S. 173 E. 4 "La City/City Collection" und in sic! 1999 S. 648 E. 6 "Wave Rave/The Wave") oder wenn das Zeichen sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnt oder dar- aus besteht (Urteil des Bundesgerichts vom in sic! 2005 S. 123 "Yello/Yel- low Access" und Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H 2 O 3 pH-Regulat"). Die Beschwerdeführe- rin hat indes nicht dargelegt oder nachgewiesen, inwiefern Dritte das Zei- chen oder Teile des Zeichens "CARPE DIEM" ebenfalls als Marke verwen- den würden. Auch ist keine Anlehnung an einen Sachbegriff des allgemei- nen Sprachgebrauchs erkennbar. Es ist daher von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wider- spruchsmarke auszugehen.
B-6099/2013 Seite 17 7. Es ist nun unter Bezugnahme aller vorgebrachten Argumente in einer Ge- samtbetrachtung zu eruieren, ob zwischen den im Streit liegenden Marken eine Verwechslungsgefahr besteht. 7.1 Vorab macht die Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdeantwort noch Ausführungen zur angefochtenen Marke, welche bereits als Hinweis auf eine Verwechslungsgefahr zu werten seien. So macht die Beschwer- degegnerin geltend, dass die Beschwerdeführerin die Worte carpe diem im Domainnamen der Webseite www.carpediem.li, auf welcher die Produkte der Marke "carpe noctem" vertrieben werden, benutze. Zudem habe eine mit der Beschwerdeführerin affiliierte Person, welche offenbar unterdessen Teil der Beschwerdeführerin geworden ist, zu einem früheren Zeitpunkt die Marke "carpe diem" bereits schon einmal registriert, dann allerdings den Anspruch auf die Warenklassen 32 und 33 fallen gelassen und die Marken nur noch für die Klassen 34, 35, 36 sowie 39 registriert. Gemäss der Auf- fassung der Beschwerdegegnerin stellt dies ein krampfhaftes Festhalten an der Marke "CARPE DIEM" dar, welches die Verwechslungsgefahr weiter untermauere. Diese Argumente erschliessen sich dem Gericht allerdings nicht. Die mög- liche markenrechtliche Nutzung des Widerspruchszeichens durch die In- haberin der angefochtenen Marke hat im vorliegenden verwaltungsrechtli- chen Widerspruchsverfahren nach Art. 31 ff. MSchG ganz offensichtlich keine Relevanz. Insoweit die Beschwerdegegnerin in der Nutzung ihrer Marke als Domainname der Webseite der Beschwerdeführerin eine Verlet- zung ihrer Markenrechte nach Art. 13 MSchG erblickt, sei sie auf die Beur- teilung durch den Zivilrichter verwiesen. Weiter ist das Nebeneinanderbestehen gleicher Zeichen, die aber nicht für gleichartige Waren oder Dienstleistungen hinterlegt sind, gerade einer der gewünschten Effekte des Markenrechts. Soweit die Beschwerdegegnerin eine unlautere Annäherung der Beschwerdeführerin an die Marke der Be- schwerdegegnerin erblickt, sei sie auch hier darauf hingewiesen, dass sol- che Einwände im Markenwiderspruchsverfahren nach Art. 31 ff. MSchG nicht berücksichtigt werden können. Es kann daher aus dem Umstand, dass die Beschwerdeführerin das Zeichen "carpe diem" für Waren regis- triert, die mit der Widerspruchsmarke nicht gleichartig sind, in keiner Weise einen zusätzlichen Hinweis auf eine relevante Verwechslungsgefahr zwi- schen den vorliegend strittigen Zeichen "CARPE DIEM" und "carpe noc- tem" entnommen werden.
B-6099/2013 Seite 18 7.2 Zur Verwechslungsgefahr der beiden Zeichen aufgrund von Gleichar- tigkeit und Zeichenähnlichkeit kann folgendes festgehalten werden. Die Zeichen haben in optischer und akustischer Hinsicht eine gewisse Ähnlich- keit, insbesondere durch das in beiden Zeichen verwendete Wort carpe. Die Unterschiede der jeweils zweiten Worte der Marken, d.h. diem und noctem, besitzen diesbezüglich allerdings eine jeweilige Signifikanz, die – auch unter Berücksichtigung der leicht verminderten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise – durchaus ins Gewicht fällt. Der Sinngehalt, welcher von den Verkehrskreisen wohl nur der Spur nach und nicht klar und ein- deutig festgestellt wird, bleibt unbeachtlich. Aufgrund dieses Unterschieds in den zweiten Worten ist es insgesamt eher unwahrscheinlich, dass die relevanten Verkehrskreise einer direkten Verwechslungsgefahr unterlie- gen. 7.3 Hingegen ist es nicht ausgeschlossen, dass die Marken zwar als zwei verschiedene Zeichen angesehen werden, aber nicht zwei unterschiedli- chen Herstellern zugeordnet werden (vgl. E. 2.3 oben). Vorliegend stehen sich zwei Marken mit jeweils zwei Wortelementen gegenüber, deren erstes Wortelement carpe ist. Dies kann als ein gemeinsames Stammelement der Marken und als Hinweis auf eine gemeinsame Herkunft aufgefasst werden (vgl. BGE 102 II 122 E. 2 "Annabelle/Annette"). Hinzu kommt, dass es sich bei den vorliegend strittigen Waren um Getränke handelt. Die relevanten Verkehrskreise könnten daher der Auffassung sein, dass es sich bei der angefochtenen Marke um eine geschmackliche Variante der Wider- spruchsmarke handle (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B- 7491/2006 vom 16. März 2007 E. 8 "Yeni Raki/Yeni Efe"). Der von den re- levanten Verkehrskreisen lediglich im Ansatz wahrgenommene Sinngehalt vermag auf diese mittelbare Verwechslungsgefahr keinen Einfluss auszu- üben. 7.4 Es kann somit festgehalten werden, dass zwischen der Widerspruchs- marke und der angefochtenen Marke soweit nicht eine direkte dann sicher- lich eine mittelbare Verwechslungsgefahr besteht. Die Beschwerde ist da- mit abzuweisen. 8. Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
B-6099/2013 Seite 19 8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streit- sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzule- gen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Feb- ruar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwal- tungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Recht- sprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 Tur- binenfuss [3D] mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 "we make ideas work" mit Hinweis). Von diesem Erfah- rungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.- festgelegt. 8.2 Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemes- sene Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteient- schädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzulegen (Art. 14. Abs. 2 VGKE). Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin hat dem Bun- desverwaltungsgericht eine Honorarnote für eine Parteientschädigung in der Höhe von rund Fr. 5'500.- und eine Stellungnahme mit dem sinnge- mässen Antrag auf eine Parteientschädigung in der Höhe von rund Fr. 6'000.- eingereicht. 8.3 Gemäss Art. 10 Abs. 1 VGKE wird die Parteientschädigung nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen. Parteikosten sind dann als notwendig zu betrachten, wenn sie zur sachge- rechten und wirksamen Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung uner- lässlich erscheinen (ANDRE MOSER et al., Prozessieren vor Bundesverwal- tungsgericht, Basel 2013 zweite Auflage, S. 265, Rz. 4.68; vgl Art. 8 Abs. 2 VGKE). Die vom Vertreter oder der Vertreterin eingereichte Kostennote muss de- tailliert sein (vgl. Art. 14 Abs. 1 VGKE). An den Detaillierungsgrad sind zwecks Überprüfbarkeit der Notwendigkeit gewisse Anforderungen zu stel- len. So hat aus der Kostennote nicht nur ersichtlich zu sein, welche Arbei- ten durchgeführt worden sind und wer wie viel Zeit zu welchem Ansatz auf- gewendet hat, sondern auch wie sich der geltend gemachte Aufwand auf
B-6099/2013 Seite 20 die einzelnen Arbeiten verteilt (vgl. ANDRE MOSER et al., Prozessieren vor Bundesverwaltungsgericht, Basel 2013 zweite Auflage, S. 271, Rz. 4.85). Aus der vom Vertreter der Beschwerdegegnerin eingereichten Kostennote geht nicht hervor, wie hoch der verrechnete Stundenansatz des Vertreters der Beschwerdegegnerin ist. Allerdings ist der Stundenansatz des vom Vertreter der Beschwerdegegnerin angestellten Markenanwalts mit Fr. 280.- im Schreiben vom 18. Februar 2015 erwähnt. Entsprechend ergibt sich für den Vertreter der Beschwerdegegnerin ein Stundenansatz von Fr. 375.60. Gemäss Art. 10 Abs. 2 VGKE beträgt der Stundenansatz für anwaltliche Vertreter mindestens Fr. 200.- und höchstens Fr. 400.- Der Stundenansatz von Fr. 375.60 fällt somit in den vorgegebenen Rahmen, auch wenn er trotz Berücksichtigung der für das vorliegende Verfahren nö- tigen Fachkunde, relativ hoch ist. 8.4 Bezüglich der einzelnen Kostenpunkte bringt die Beschwerdeführerin vor, dass der Eintrag vom 18. Dezember 2013 wohl nicht die Zwischenver- fügung vom 30. Oktober 2013 betreffen könne, da der Vertreter der Be- schwerdegegnerin kaum sechs Wochen verstreichen lassen würde, zwi- schen dem Erhalt einer Verfügung und der Mitteilung derselben an die Kli- entschaft. Zudem wird in besagter Zwischenverfügung lediglich die Be- schwerdeführerin zur Zahlung des Kostenvorstosses verpflichtet, die Be- schwerdegegnerin wurde hingegen zu keinem Tätigwerden aufgefordert. Entsprechend dürfe diese Position nicht berücksichtigt werden. Der Vertre- ter der Beschwerdegegnerin bestätigt allerdings, dass es sich bei besag- tem Kostenpunkt um die Mitteilung der Zwischenverfügung vom 30. Okto- ber 2013 an die Klientschaft handle. Da diese nur mit 10 Minuten bzw. Fr. 46.67 zu Buche schlage, sei dieser Kostenpunkt sehr wohl gerechtfertigt. Dass eine Verfahrenspartei ihre Klientschaft über jeden Verfahrensschritt informiert, auch wenn dies ungewöhnlich spät geschieht und die eigene Klientschaft selber nicht verpflichtet wird, darf ohne weiteres als nötiger Aufwand angesehen werden, wobei 10 Minuten vorliegend auch als ange- messen erscheinen. Entsprechend wird dieser Kostenpunkt bei der Be- rechnung der Parteientschädigung berücksichtigt. 8.5 Weiter bringt die Beschwerdeführerin vor, dass die vier Kostenpunkte betreffend Anfragen an das Bundesverwaltungsgericht, wann mit einem Urteil zu rechnen sei, sowie die Telefonate mit der Vorinstanz bezüglich der Sistierung eines Parallelverfahrens, ebenfalls nicht berücksichtigt werden dürfen, da diese nicht nötiger Aufwand darstellten bzw. sachfremd seien. Der Vertreter der Beschwerdegegnerin weist diesbezüglich daraufhin, dass
B-6099/2013 Seite 21 es die Prozessökonomie und die Schadensminderungspflicht gebiete, ein parallel bei der Vorinstanz anhängig gemachtes Verfahren zu sistieren, bis der Entscheid im vorliegenden Verfahren ergangen sei. Der Vertreter der Beschwerdegegnerin übersieht bei seiner Argumentation allerdings, dass seine Bemühungen um Schadensminderung und Pro- zessökonomie keinerlei Einfluss auf die Rechtsdurchsetzung im vorliegen- den Verfahren haben. Entsprechend kann dieser Aufwand unter Berück- sichtigung von Art. 8 Abs. 2 VGKE, wonach unnötiger Aufwand nicht ent- schädigt wird, keine Berücksichtigung finden. Selbstverständlich steht es dem Vertreter der Beschwerdegegnerin offen, ein entsprechendes Ent- schädigungsbegehren im dafür relevanten Parallelverfahren zu stellen. Of- fensichtlich ist zudem, dass eine Rückfrage beim Bundesverwaltungsge- richt, wann mit einem Urteil zu rechnen sei, keinen notwendigen Aufwand zur sachgerechten und wirksamen Rechtsverfolgung darstellt (Art. 8 Abs. 2 VGKE; vgl auch. ANDRE MOSER et al., Prozessieren vor Bundesverwal- tungsgericht, Basel 2013 zweite Auflage, S. 265, Rz. 4.68). Diese vier von der Beschwerdeführerin beanstandeten Kostenpunkte dürfen daher keinen Eingang in die Berechnung der Parteientschädigung finden. 8.6 Die Parteientschädigung ist nun gemäss der bereinigten Kostennote festzusetzen. Dies heisst allerdings nicht, dass diese unbesehen übernom- men werden muss, vielmehr sind nur die insgesamt notwendigen Kosten bzw. der notwendige Zeitaufwand zu ersetzen (Urteil des Bundesgerichts 2010 2C_445/2003 vom 23. Februar E. 5.3), wobei dem Bundesverwal- tungsgericht ein erheblicher Ermessensspielraum zusteht (Urteil des Bun- desgerichts 2011 8C_329/2011 vom 29. Juli E. 6.2). In Würdigung der Ak- tenlage und unter Berücksichtigung der Korrekturen in der Kostennote so- wie den nicht sachdienlichen Ausführungen der Beschwerdegegnerin in ih- rer Beschwerdeantwort betreffend die Nutzung des Widerspruchszeichens für eine Website bzw. die Eintragung des Widerspruchzeichens für nicht gleichartige Waren und Dienstleistungen (vgl. E. 7.1 oben) als auch dem nicht sonderlich hohen Schwierigkeitsgrad der Materie scheint eine Partei- entschädigung von Fr. 3'750.- (exkl. MWST) angemessen. 8.7 Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirt- schaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 MWSTG i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdegegnerin hat ihren Sitz in Fuschl am See, Ös- terreich. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor.
B-6099/2013 Seite 22 Sie ist somit für die Parteientschädigung nicht MWST-pflichtig, weshalb die Parteientschädigung ohne MWST aufzufassen ist. 9. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin auf- erlegt. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. 3. Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschä- digung für das Beschwerdeverfahren in der Höhe von Fr. 3'750.- (exkl. MWST) zu entrichten.
B-6099/2013 Seite 23 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerde- beilagen zurück) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Beilagen zur Beschwerdeantwort zurück) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 12964; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Vera Marantelli Lukas Abegg
Versand: 2. Juni 2015