taf _0 1 1 _d (0 1 ) Abt ei l un g II B-60 6 8 /2 00 7 {T 0 /2 } U r t e i l v o m 1 8 . S e p t e m b e r 2 0 0 8 Richter Francesco Brentani (Vorsitz), David Aschmann, und Hans Urech; Gerichtsschreiber Daniele Cattaneo; A. _______, vertreten durch A. W. Metz & Co. AG, Hottingerstrasse 14, Postfach, 8024 Zürich, Beschwerdeführerin, gegen Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern, Vorinstanz; Schutzverweigerung gegenüber der internationalen Mar- kenregistrierung Nr. 853 858 „BIOROM“. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Be s e tzu n g Pa r te ie n Ge ge n s ta nd
B- 60 68 /2 0 0 7 Sachverhalt: A. Die A. _______ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) ist Inhaberin der international registrierten Marke Nr. 853 858 “BIOROM” (Ur- sprungsland Deutschland). Die Marke beansprucht Schutz in verschiedenen Vertragsstaaten des Madrider Markenabkommens, unter anderem auch in die Schweiz, für folgende Waren der Klasse 3 des Abkommens von Nizza über die in- ternationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Ein- tragung von Marken: Klasse 3 : savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, déodorants pour usa- ge personnel B. Gestützt auf Art. 6 quinquies der Pariser Übereinkunft zum Schutz des ge- werblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ), Art. 2 Bst. a MSchG und Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG erliess das Eid- genössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz, IGE, Institut) am 11. Oktober 2006 eine vollständige provisorische Schutzverweigerung (notification de refus provisoire total) gegen die international registrierte Marke Nr. 853 858 “BIOROM” mit der Begrün- dung, dass der Abnehmer im Zusammenhang mit den Waren der Klas- se 3 unverzüglich verstehen würde, dass diese Bioqualität aufweisen und aus Rom stammen würden. Somit würde das Zeichen als Quali- täts- und Herkunftsangabe die oben genannten Waren direkt beschrei- ben und könne nicht zum Markenschutz zugelassen werden. Des Wei- teren sei das Zeichen täuschend, wenn die Waren der Klasse 3 nicht aus Italien stammen würden. C. Mit Schreiben vom 18. Dezember 2006 nahm die Beschwerdeführerin zur provisorischen Schutzverweigerung Stellung. Sie beantragt, die Schutzverweigerung zurückzunehmen und dem Zeichen den Schutz in der Schweiz zu gewähren. Sie machte insbesondere geltend, beim Zeichen “BIOROM” handle es sich um ein Fantasiezeichen, das von den Konsumenten nicht in einzelne Bestandteile zerlegt, sondern als Ganzes wahrgenommen werde. Es liege auf der Hand, dass ein Zei- Se ite 2
B- 60 68 /2 0 0 7 chen, das aus dem Element “BIO” plus ein Fantasiebegriff bestehe, eingetragen werden könne. D. Mit Schreiben vom 5. März 2007 hielt die Vorinstanz an der Zurückwei- sung des Zeichens IR 853858 “BIOROM” für die beanspruchten Waren der Klasse 3 fest. Indem das Zeichen sowohl als Qualitätshinweis die Art und die Charakteristika der Produkte als auch die Herkunft der be- anspruchten Waren der Klasse 3 direkt beschreibe, fehle ihm die kon- krete Unterscheidungskraft. Die Vorinstanz führte weiter aus, der Be- standteil “ROM” weise direkt auf Italiens Hauptstadt hin, die dem schweizerischen Abnehmer bekannt sei. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren sei das Zeichen somit geeignet, als geografi- scher Hinwies auf Italien wahrgenommen zu werden. Demzufolge sei das Zeichen täuschend, wenn die Herkunft der Waren nicht der im Zei- chen enthaltenen geografischen Bezeichnung entspreche. E. Mit Schreiben vom 7. Mai 2007 brachte die Beschwerdeführerin vor, die Konsumenten teilten das Zeichen “BIOROM” nicht in seine Einzelbestandteile “BIO-” und “-ROM” auf. Der Durchschnittskäufer werde höchstens das Element “BIO-” als entfernte Inhaltsangabe erkennen, aber auf keinen Fall daran denken, dass die Endung “-ROM” einen Hinweis auf Rom enthalte. Überdies weise “-ROM” nicht nur auf die Stadt, sondern auch auf ein elektronisches Speichermedium hin. Zudem sei es so, dass “ROM” im lateinischen Ursprung auch “matrix” bzw. “Formel” bedeute. Allein die Vieldeutigkeit des Begriffes zeige - so die Beschwerdeführerin - dass die Schlussfolgerung der Vorinstanz unzutreffend sei. Eine Irreführungsgefahr sei ebenfalls ausge- schlossen, weil die Konsumenten nicht erwarteten, dass ent- sprechend gekennzeichnete Waren aus Italien stammen. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin enthalte “BIOROM” höchstens einen Hinweis auf unter besonderen Umständen hergestellte Produkte, was aber die Schutzfähikeit des Zeichens nicht ausschliesse, weil die Endung “-ROM” unterscheidungskräftig sei. F. Mit Verfügung vom 24. Juli 2007 verweigerte die Vorinstanz der inter- nationalen Registrierung Nr. 853858 “BIOROM” den Schutz in der Schweiz gestützt auf Art. 2 Bst. a MSchG für die beanspruchten Waren der Klasse 3. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, als Se ite 3
B- 60 68 /2 0 0 7 Ganzes liege im vorliegenden Fall eine Zeichenkombination vor, wel- che vom schweizerischen Abnehmer im Sinne von “biologischen Pro- dukten aus Rom” verstanden werde. Mit anderen Worten beschreibe das Zeichen sowohl als Qualitätshinweis die Art und die Charakteristi- ka als auch die Herkunft der beanspruchten Waren der Klasse 3 direkt. Das Zeichen erlaube dem Abnehmer nicht, die beanspruchten Waren von anderen Waren der Konkurrenz zu unterschieden, da es keinen Hinweis auf ein Unternehmen darstelle. Es fehle ihm somit die konkre- te Unterscheidungskraft, und das Zeichen müsse des Weiteren den anderen Wettbewerbern freigehalten werden. Neben der fehlenden Unterscheidungskraft - so die Vorinstanz - wecke das Zeichen aufgrund des Bestandteiles “ROM” zusätzlich eine Täu- schungsgefahr bezüglich der geographischen Herkunft der bean- spruchten Waren. Die Erwartungen des Schweizer Publikums könnten somit getäuscht werden, sollten die Waren nicht aus Italiens Haupt- stadt Rom stammen. G. Mit Eingabe vom 12. September 2007 reichte die Beschwerdeführerin Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein, mit dem Antrag, die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für geistiges Eigentum vom 24. Juli 2007 aufzuheben, den markenrechtlichen Schutz der inter- nationalen Marke Nr. 853858 zu gewähren und die Beschwerde- führerin angemessen zu entschädigen. Zur Begründung bringt sie vor, die Beurteilung eines Zeichens habe aufgrund des Gesamteindrucks zu erfolgen. Demnach sei das Zeichen “BIOROM” als ein aus einem einzigen Wort bestehendes Zeichen zu betrachten, das keine klare Aussage macht und insbesondere keinen Hinweis darauf enthält, dass die beanspruchten Waren biologisch hergestellt seien und zudem aus Rom stammen. Darüber hinaus sei “BIOROM” nicht Gemeingut da es die beanspruchten Waren nicht direkt beschreibe. Die Endsilbe sei als Endung eines Substantivs zu betrachten, weshalb es sich nicht um ei- nen geographischen Namen handle. Selbst wenn, so die Beschwerde- führerin, die beteiligten Verkehrskreise im Zeichen “BIOROM” einen Hinweis auf “ROM” erkennen würden, wäre dies keine Herkunftsanga- be, weil niemand in der Schweiz erwarte, dass die kosmetischen Pro- dukte in Rom tatsächlich hergestellt würden. Die Beschwerdeführerin beruft sich schliesslich auf den Grundsatz der Gleichbehandlung, un- ter Verweis auf bereits hinterlegte Zeichen mit der Endung “-ROM” und/oder der Vorsilbe “BIO-”. Se ite 4
B- 60 68 /2 0 0 7 H. Mit Vernehmlassung vom 29. Oktober 2007 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführe- rin vollumfänglich abzuweisen. Sie verweist für die Begründung auf die angefochtene Verfügung und führt ergänzend aus, dass das Institut nicht alle Zeichen mit der Endung “-ROM” zurückweise, sondern im Kontext mit den weiteren Zeichenelementen und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen entscheide, ob im Bestandteil “ROM” die italienische Hauptstadt gesehen werde oder nicht. Nach Auffassung der Vorinstanz liegen mit den von der Beschwerdeführerin zitierten Voreintragungen mit der Endung “-ROM” und Voreintragungen mit dem Bestandteil “BIO-” keine vergleichbaren Sachverhalte vor, die eine Gleichbehandlung in Bezug auf “BIOROM” rechtfertigen würde. Die Vorinstanz führt weiter aus, die Beurteilung ob in Bezug auf den Zei- chenbestandteil “ROM” Herkunftserwartungen bestehen oder dem Zei- chen ein klar erkennbarer Symbolcharakter zukomme, sei nie abstrakt, sondern immer im Zusammenhang mit den konkret benspruchten Wa- ren vorzunehmen. Aus dieser Betrachtungsweise, könne nicht ausge- schlossen werden, dass der Abnehmer im Zusammenhang mit dem Zeichenbestandteil “ROM” für die beanspruchten Waren Herkunftser- wartungen habe. I. Mit Schreiben vom 27. November 2007 führt die Beschwerdeführerin zu den Ausführungen der Vorinstanz aus, es stelle eine nicht gerecht- fertigte Ungleichbehandlung in Bezug auf Voreintragungen dar, wenn “BIOROM” als ein Hinweis auf die Stadt Rom enthaltenes Zeichen zu- rückgewiesen werde. Des Weiteren könne eine Irreführung nur dann vorliegen, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit bestehe, dass diese tatsächlich eintritt, denn der Prüfungsmassstab sei die Wahrnehmung des durchschnittlichen Abnehmers und nicht jene eines Abnehmers, der sich besonders leicht irreführen lasse. J. Mit Schreiben vom 14. Dezember 2007 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme zum Schreiben der Beschwerde- führerin vom 27. November 2007. Sie beantragte unter Hinweis auf die Begründung des angefochtenen Entscheids, die Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzuweisen. Se ite 5
B- 60 68 /2 0 0 7 K. Mit Instruktionsbrief vom 11. Januar 2008 lud der Instruktionsrichter die Parteien ein, beweiskräftige Belege zur Beantwortung der Frage einzureichen, welche Produkte der Klasse 3 in Rom heute oder in na- her Zukunft in nennenswertem Umfang produziert oder in der Schweiz zum Verkauf eingeführt werden und aus welchen anderen Tatsachen sich ein sachlicher Zusammenhang dieser Stadt mit den genannten Produkten ergebe. Weiter wurden die Parteien eingeladen, sich zu äussern, in welchen Kombinationen und Bedeutungen der Wortbe- standteil “-rom” in der Schweiz verwendet und verstanden werde und falls der Wortbestandteil mehrdeutig wäre, wie häufig und von wem in der schweizerischen Tagespresse oder in anderen repräsentativen Publikationen zum relevanten Sprachgebrauch welche dieser verschiedenen Bedeutungen verwendet werde. L. Mit Schreiben vom 8. Februar 2008 führte die Vorinstanz aus, in Rom, neben Mailand und Turin, der drittgrössten italienischen Industriestadt, seien neben Maschinenbau, grafischem Gewerbe, Informatik, Elektro-, Kunststoff-, Bekleidungs-, Holz- und Lebensmittelindustrie auch füh- rende Industriezweige der Chemie mit Schwerpunkt Erdölraffinerie und Pharmaindustrie ansässig. Darüber hinaus seien in den italieni- schen “Gelben Seiten” vier römische Unternehmen aufgelistet, die zur Kategorie der chemischen, kosmetischen und pharmazeutischen In- dustrie gehörten. Sowohl die kosmetische Industrie als auch die Pro- duktion von Parfümeriewaren wiesen enge Verbindungen bzw. Über- schneidungen zur chemischen und pharmazeutischen Industrie auf. Die Tatsachen, dass Italien sowohl der zweitwichtigste Handelpartner als auch der zweitwichtigste Warenlieferant für die Schweiz sei und die am häufigsten in die Schweiz importierten Waren pharmazeutische Produkte darstellen, liessen ohne Weiteres den Schluss zu, dass die in Rom bzw. Italien produzierten Kosmetika und Parfümeriewaren auch in die Schweiz exportiert werden. Was die Verwendung von “ROM” als Suffix und diesbezügliche Bedeu- tungen anbelangt, lasse sich aus keinem der einschlägigen Wörterbü- cher eine Bedeutung entnehmen. M. Mit Schreiben vom 7. Februar 2008 verdeutliche die Beschwerdeführe- rin ihren Standpunkt weiter und betone Rom sei in erster Linie eine Se ite 6
B- 60 68 /2 0 0 7 Beamtenstadt bzw. unterstreiche die Wichtigkeit als Hauptstadt Italiens in Verbindung mit dem Vatikan als religiöses, historisches und touristi- sches Zentrum. Der produktive industrielle Sektor sei hingegen von geringerer Bedeutung, und eine besondere Bedeutung von Rom für Kosmetika lasse sich nicht eruieren. Ferner komme die Buchstabenfol- ge “R-O-M” als Wort für die Stadt Rom, für einen “männlichen Zigeu- ner” und als Abkürzung von CD-Rom vor. “-ROM” sei in zahlreichen bereits eingetragenen Marken als Endsilbe enthalten. Somit lasse sich festhalten, dass der Wortbestandteil mehrdeutig sei. Zudem könne der Gebrauch von “-ROM” im Sinne einer Endsilbe, die auf die Stadt Rom verweise, ausgeschlossen werden. N. Mit Schreiben vom 20. Februar 2007 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme zum Schreiben der Beschwerdefüh- rerin vom 7. Februar 2008. Sie beantragte unter Hinweis auf die Be- gründung des angefochtenen Entscheids, die Beschwerde unter Kos- tenfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzuweisen. O. Mit Schreiben vom 13. März 2008 verwies die Beschwerdeführerin im Wesentlichen auf ihre Eingabe vom 7. Februar 2008 und beantragt ge- mäss Begehren der Beschwerdeschrift vom 12. September 2007 zu entscheiden. P. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (vgl. Schreiben der Beschwerdeführerin vom 27. November 2007). Q. Auf die erwähnten und weitere aktenkundigen Argumente und Unterla- gen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheblich erschei- nen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Der Entscheid der Vorinstanz vom 24. Juli 2007 stellt eine Verfügung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Ver- waltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Das Se ite 7
B- 60 68 /2 0 0 7 Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005; VGG, SR 173.32). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfü- gung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde frist- gerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich bereits im vorinstanzlichen Verfahren rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG). Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten. 2. Innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer Internationalen Marken- schutzregistrierung kann die Vorinstanz erklären, dass sie dieser Mar- ke den Schutz in der Schweiz verweigere (RKGE in sic! 2006 S. 31 Schmuckkäfer). Sie muss dafür mindestens einen in der Pariser Ver- bandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ; SR 0.232.01) erwähnten Grund angeben (Art. 5 Abs. 1 des Madrider Ab- kommens über die internationale Registrierung von Fabrik- oder Han- delsmarken, revidiert in Nizza am 15. Juni 1957, MMA, SR 0.232.112.2). Mit der Notifikation der Registrierung der Marke IR Nr. 853 858 am 3. November 2005 und dem Versand der vorsorglichen Schutzverweigerung am 11. Oktober 2006 wurde diese Jahresfrist ein- gehalten. 3. Als Ablehnungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke je- der Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sei, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung die- nen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redli- chen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlands üblich seien (Art. 6 quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Diesen Grund hat die Vorinstanz unter Hinweis auf den inhaltlich entsprechenden Tatbestand von Art. 2 Bst. a MSchG, der Zugehörigkeit zum Gemeingut (Appartenance au Se ite 8
B- 60 68 /2 0 0 7 domaine public) angerufen. Zeichen, die Gemeingut sind, sind nach jener Bestimmung vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. 4. 4.1Die Vorinstanz hat das Eintragungsgesuch der Beschwerdeführe- rin gestützt auf Art. 2 Bst. a und c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) zurückgewiesen. 4.2Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 Bst. a MschG, Zeichen, die Gemeingut sind, da ihnen die erforderliche Unter- scheidungskraft fehlt oder an ihnen ein Freihaltebedürfnis besteht. 4.3Als Gemeingut sind Zeichen anzusehen, die nicht zur Identifikati- on von Waren und Dienstleistungen dienen können und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden wer- den (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 2 N. 5 [nachfolgend zitiert: DAVID, MSchG]). Zeichen, welche der Abnehmer nicht als betriebsbezogenen Unterscheidungshinweis, son- dern als sachliche Aussage über Art und Eigenschaften des Produktes versteht, bilden keine Marke und sind zurückzuweisen. Gleichzeitig hat der Schutzausschlussgrund der Zugehörigkeit zum Gemeingut aber auch zu verhindern, dass dem Wirtschaftsverkehr wesentliche Zeichen entzogen, bzw. von einem Konkurrenten in wettbewerbsbeschränken- der Weise monopolisiert werden EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/ Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbe- werbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, Markenrecht, S. 34 [nachfolgend zitiert: MARBACH, Markenrecht]. 4.4Zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG zählen unter anderem beschreibende Angaben. Diese nehmen unmissverständlich auf den Kennzeichnungsgegenstand Bezug, indem sie eine direkte Aussage über bestimmte Eigenschaften oder die Beschaffenheit der zu kennzeichnenden Ware machen. Es handelt sich namentlich um Angaben, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusam- mensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort oder Herstellungsort aufgefasst zu werden. Gemeingut ist allerdings nur dann anzunehmen, wenn das Publikum die Bedeu- tung des betreffenden Wortes unmittelbar erkennen kann, ohne dass Se ite 9
B- 60 68 /2 0 0 7 eine besondere Denkarbeit oder ein Aufwand an Fantasie nötig ist (BGE 118 II 182 E. 3b Duo; Urteil des Bundesgerichts 4A.7/1997 vom 23. März 1998 E. 1 in sic! 1999 S. 397 Avantgarde; Entscheid der RKGE vom 29. September 1997 in sic! 1997 S. 561 E. 3 Mirabell; Ent- scheid der RKGE vom 6. Oktober 2000 in sic! 2001 S. 28 E. 2 Levante; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizeri- schen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und in- ternationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 35 ff. [nachfolgend: WILLI, Markenschutzgesetz]; MARBACH, Markenrecht, S. 37 f.). 4.5Dem Zweck der Marke als Kennzeichnungsmittel folgend ist für die Beurteilung der Unterscheidungskraft die Auffassung der Abnehmer massgebend. Das Gericht hat deshalb vorab die massgeblichen Ver- kehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Mar- kenrecht, in sic! 2007 S. 3 [nachfolgend zitiert: MARBACH, Verkehrskrei- se]). Konsumgüter des täglichen Gebrauchs richten sich vorwiegend an den Durchschnittskonsumenten. Diesfalls dürfen nicht Kenntnisse vorausgesetzt werden, für die es besonderer Interessen oder Nachfor- schungen bedarf (WILLI, Markenschutzgesetz, Art. 2 N. 41). Nur soweit der Kaufentscheid nicht beim eigentlichen Konsumenten liegt, sondern von dritten Kreisen gefällt wird, ist auf das Verständnis der entspre- chenden Fachkreise abzustellen (MARBACH, Verkehrskreise, S. 11). 4.6Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Lan- dessprache schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (Ent- scheid der RKGE vom 6. Oktober 2000 in sic! 2001 S. 28 E. 2 Levante; Entscheid der RKGE vom 18. August 2005 in sic! 2005 S. 21 E. 9 Ge- lactiv; WILLI, Markenschutzgesetz, Art. 2 N. 15; MARBACH, Markenrecht, S. 32). 4.7Ob ein Zeichen gemeinfrei ist, beurteilt sich sodann nach dem Ge- samteindruck. Aus der Massgeblichkeit des Gesamteindrucks folgt, dass ein Zeichen nicht bereits deshalb vom Markenschutz ausgenom- men ist, weil es einen gemeinfreien Bestandteil enthält. Entscheidend ist vielmehr, dass die Marke als Ganzes (in Kombination aller Elemen- te) nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird (BGE 99 II 403 E. 1a Biovital; BGE 104 Ib 139 E. 2 Sano-Vital). Se it e 10
B- 60 68 /2 0 0 7 5. 5.1Die Vorinstanz stützt ihre Zurückweisung der Marke auf eine Be- deutung von “BIOROM” als eine als Ganzes nicht zu interpretierende Zeichenkombination, welche vom schweizerischen Abnehmer im Sinne von “biologische (Produkte) aus Rom” verstanden wird. Laut der Vorinstanz bestehe das Zeichen aus der üblichen Kurzform “BIO” und dem Bestandteil “ROM”. Der Durchschnittsabnehmer nehme von selbst diese Auftrennung vor, da die Zeichenkombination als Ganzes keinen Sinngehalt aufweise und er somit automatisch versuchen wer- de, bekannte Bestanteile zu eruieren. Da die Auftrennung der Kombi- nation in “BIO” und “ROM” rein phonetisch als auch in Bezug auf die vorhandene Silbenzahl im Vordergrund stehe und eine andere Auftei- lung als nicht sprachregelkonform einzustufen wäre, könne davon aus- gegangen werden, dass der schweizerische Abnehmer, auch im Hin- blick auf die Tatsache, dass der Kombination ein möglicher Sinngehalt zugeordnet werden soll, “BIO” mit der üblichen Kurzform für “biolo- gisch” und “ROM” mit der Hauptstadt Italiens in Verbindung bringe. Die Beschwerdeführerin bestreitet diese Einschätzung insbesondere mit dem Vorbringen, dass der Umstand, wonach die Endung “-ROM” in zahlreichen Marken enthalten sei, zeige, dass die Konsumenten diese Endung nicht mit der Stadt Rom in Verbindung bringen. Darüber hin- aus werde “BIOROM” von den beteiligten Verkehrskreisen nicht in die einzelnen Bestandteile “BIO-” und “-ROM” zerlegt, sondern als Einheit wahrgenommen, da die Endsilbe “-ROM” keine sprachliche Aussage mache. 5.2Beim in Frage stehenden Zeichen geht es um eine reine Wortmar- ke. Trennt man das Zeichen in zwei Silben auf, so sind die zwei Be- standteile “BIO-” und “-ROM” zu erkennen. Die Auftrennung in “BI-” und “-OROM” oder “BI-” “-O-” “-ROM” wäre allerdings, laut der Beschwerde- führerin, genauso plausibel. Geht man von den zwei Silben “BIO- und “-ROM” aus, so ist der vorbekannte Teil “BIO” zu erkennen. Mit dem für markenmässige Benützung beliebten Ausdruck “BIO” hatte sich das Bundesgericht mehrere Male zu befassen, nämlich in den Zusammen- setzungen “BIOCLINIQUE” (BGE 101 Ib 15), “BIOVITAL” (BGE 99 II 402) und “BIONORM” (Urteil vom 29. März 1977 i. S. Merck, veröffent- licht in PMMBI 1977 I 44). Wie in diesen Entscheiden ausgeführt wor- den ist, stammt der Ausdruck aus dem Griechischen, bedeutet in ers- ter Linie Leben und kommt in Haupt- wie in Eigenschaftswörtern vor. Se it e 11
B- 60 68 /2 0 0 7 Im Wort “biologisch” weist er von allem auf die naturreine Zusam- mensetzung oder Erzeugung von Nahrungsmitteln hin. Als Hinweis auf Produkte von natürlicher Beschaffenheit werden das Wort “biologisch” und die Abkürzung “BIO” auch in der Werbung für Pflege- und Schön- heitsmittel verwendet (BGE 101 Ib 17 und vgl. für alle Urteil vom 12. September 1979 i. S. Pharma-Cosma veröffentlicht in PMMBI 1979 I 55 “BIOCERNE”). 6. 6.1Die Vorinstanz führt zwar aus, dass, was den Bestandteil “BIO” be- trifft, das Zeichen als Qualitätshinweis die Art und die Charakteristika der Produkte direkt beschreibt und auf eine naturreine Zusammenset- zung oder Erzeugung der Produkte hinweist. Aus der angefochtenen Verfügung ist allerdings nicht ersichtlich in wie weit die Kombination der Silben “BIO-” und “-ROM”, in ihrem Gesamteindruck für die bean- spruchten Waren der Klasse 3 direkt beschreibend sein soll und somit als Sachbezeichnung ohne konkrete Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 2 Bst. a MschG zu betrachten wäre. Für die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit des Zeichens "BIOROM" ist entscheidend, ob das Zeichen als Ganzes, d. h. der Sinn der Wortzusammensetzung für das schweizerische Publikum, eindeutig erkennbar ist. 6.2Die Buchstabenfolge "B-I-O-R-O-M" ergibt nach den Sprachregeln keine eindeutige, bestimmte Bedeutung. Der Adressat könnte in der Buchstabensequenz "BIOROM" das Präfix “BIO” erblicken, vermag aber in der Kombination von “BIO” mit “ROM” keinen bestimmten und logischen Sinn zu erkennen. Nach den deutschen Sprachregeln müss- te das Wort so etwas bedeuten wie “biologisches Rom” was dann aber eher der Bedeutung eines “umweltfreundlichen Roms” naheliegen wür- de. Der Vorinstanz kann deswegen nicht gefolgt werden, wenn sie dar- auf hinweist, dass "BIOROM" als “biologische Produkte aus Rom” auf- gefasst wird. 6.3Es ist unbestritten, dass “ROM” für sich allein genommen (italie- nisch/lateinisch Roma), als Hinweis auf die Stadt Rom zu deuten wäre. Strittig ist demgegenüber die Frage, ob “-ROM” als Endung von “BIO- ROM”, in den relevanten Kreisen als relativ bedeutungslose Endsilbe oder eben gerade als Hinweis auf die Hauptstadt Italiens verstanden wird. Die Beschwerdeführerin macht dazu geltend, dass die Buchsta- benfolge “R-O-M” in verschiedenen Formen vorkommt: als Wort für die Se it e 12
B- 60 68 /2 0 0 7 Stadt “Rom”; als Wort für einen “männlichen Zigeuner” und als Abkür- zung für “read only memory” im Zusammenhang mit CD-rom. Der Konsument wird in der Kombination “BIOROM” das Element “BIO-” wohl erkennen. Der Betrachter hat aber keinen Anlass, die Marke in die Bestandteile "BIO" und "ROM" zu zergliedern und sich um deren Bedeutung zu kümmern (vgl. sic! 1999 S. 558 Dystar). Die Verbindung der beiden Silben “BIO” und “ROM” zur Kombination von “BIOROM” weist keine bestehende Wortbedeutung auf, sondern entspricht einer neuen Wortbildung. Im Zusammenhang mit den von der hinterlegten Marke beanspruchten Waren ist im Zeichen "BIOROM" kein eindeuti- ger Wortsinn und entsprechend auch keine unmittelbare Beschreibung enthalten. Eine solche Beurteilung wird durch den Umstand nahe gelegt, dass sich der Wortbestanteil "BIO" in der Regel auf das nachfolgende Subs- tantiv bezieht, mithin dazu dient, die Art der Produktion oder die Pro- duktionsweise zu charakterisieren (vgl. BGE 99 II 401). Entspricht das Nachwort dem Namen einer Stadt, so wird aus der Kombination nicht ohne weiteres abgeleitet werden, diese sei biologisch oder als solche naturnahe. Mit anderen Worten, selbst wer in der Marke “BIOROM” das Wort “ROM” erkennt, wird wegen der Bedeutungslosigkeit des ganzen Zeichens in der Marke als ganzes keine unmittelbar beschrei- bende Aussage erkennen (vgl. sic! 1999 S. 558 Dystar). In der Struktur des Wortes “BIOROM” lässt sich eine typische Bauweise (vgl. weitere Beispiele wie Gasprom, Syndrom, Fibrom, Cytochrom unter http://wortschatz.uni-leipzig.de/) erkennen, die auch für die Struktur von Wortneuschöpfungen in der Wissenschaft charakteristisch ist, und wo bestimmte Regelmässigkeiten der Wortbildung vorkommen. Dabei spielen Endungen wie -ol, -al, -an, -il, -yl, die in der Pharmazie und der Chemie gebräuchlich sind, eine wichtige Rolle und geben den entspre- chenden Markennamen den Anstrich von Fachtermini und den Produk- ten damit die Aura einer wissenschaftlich garantierten Qualität (vgl. LAURA SERGO, Bewusstsein im Spiegel der Markenrechtsprechung, in: Kultur und Übersetzung. Methodologische Probleme des Kulturtrans- fers, Tübingen, Narr, 2 (2002), S. 269-281; mit zahlreichen Hinweisen). Es ist denkbar, dass “-ROM” eine ähnliche Funktion zukommen könn- te, wobei dies kaum oder nur in sehr entferntem Masse eine Assoziation zur Stadt Rom auslösen dürfte. Se it e 13
B- 60 68 /2 0 0 7 6.4Ob eine geografische Bezeichnung, die als Bestandteil einer Mar- ke verwendet werden soll, zur Täuschung des Publikums geeignet ist, entscheidet sich nicht allgemein, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Dazu gehören insbesondere die Bekanntheit des Wortes als geografische Angabe und als Marke, tatsächliche oder na- heliegende Beziehungen zwischen dieser und zusätzlichen Angaben, welche die Täuschungsgefahr erhöhen oder beseitigen können. Ent- scheidend ist, ob eine Marke beim Publikum eine Ideenverbindung zu einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Ort hervorruft und so mindestens indirekt die Vorstellung einer Herkunftsangabe weckt. In solchen Fällen besteht die Gefahr der Irreführung, falls die mit dem Zeichen versehenen Waren nicht dort hergestellt werden (BGE 132 III 770 E. 2.1 Colorado mit Hinweisen, BGE 4A.14/2006 vom 7. Dezem- ber 2006 E. 4.1 Champ; BGE 128 III 454 E. 2.2 Yukon). Nicht unter den Begriff der Herkunftsangabe fallen nach Art. 47 Abs. 2 MSchG geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Keine Gefahr der Ir- reführung besteht, wenn die geografische Angabe für die beanspruch- ten Waren und Dienstleistungen erkennbar - trotz bekanntem geografi- schem Gehalt - Fantasiecharakter hat, offensichtlich nicht als Produk- tions-, Fabrikations- oder Handelsort in Frage kommt, als Typenbe- zeichnung erkannt wird oder sich im Verkehr als Kennzeichen für ein bestimmtes Unternehmen durchgesetzt hat (vgl. BGE 132 III 770 E. 2.1 Colorado, BGE 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006 E. 4.1 Champ, BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon, BGE 117 II 327 E. 2 Montpar- nasse). 6.5Weder die Vorinstanz noch das Bundesverwaltungsgericht, welche den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären haben, vermochten aussagekräftig glaubhaft zu machen, dass in BIOROM ein Hinweis auf die Stadt Rom erkannt wird und, dass der Stadt eine erhebliche Be- deutung im Zusammenhang mit der Kosmetikindustrie zukäme. Insbe- sondere vermochten beide nicht darzulegen, welche der Produkte der Klasse 3 in Rom heute oder in naher Zukunft in nennenswertem Um- fang produziert, angeboten oder in der Schweiz zum Verkauf einge- führt werden, oder darzulegen, aus welchen anderen Tatsachen sich ein sachlicher Zusammenhang der Stadt mit den genannten Produkten ergibt. Die von der Vorinstanz beigelegten Auszüge aus www.paginegialle.it ergeben unter dem Suchkriterium “cosmetica, Se it e 14
B- 60 68 /2 0 0 7 Roma” 5 Treffer, was im Vergleich zum Beispiel zu Milano mit 48 Tref- fern, Turin mit 6 Treffern, Bologna mit 8 Treffern, Parma mit 7 Treffern, zum Teil wesentlich kleiner erscheint und sich mit verhältnismässigem Aufwand nicht weiter abklären lässt. Nachdem für das Bundesverwaltungsgericht nicht erstellt ist, dass der massgebliche Konsumentenkreis in BIOROM einen Hinweis auf die Stadt Rom erkennen wird, erübrigen sich hierzu weitere Ausführungen. Wortbildungen wie in casu, die bloss entfernt, mit Hilfe besonderer Fantasie auf die Beschaffenheit, Herkunft oder Zweckbestimmung ei- ner Ware schliessen lassen, sind indessen nicht Gemeingut (BGE 99 I 404 mit Hinweisen) und kann die Markenfähigkeit nicht abgesprochen werden. 7. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Eintragung der hinterlegten Marke “BIOROM” für die beanspruchten Waren der Klasse 3 (Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer und Zahnputzmittel) zu Unrecht zurück- gewiesen hat. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen und der inter- nationalen Marke Nr. 853 858 in der Schweiz Schutz zu gewähren. 8. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und es ist der Beschwerdeführerin der geleiste- te Kostenvorschuss zurück zu erstatten. Der obsiegenden, anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen und verhält- nismässig hohen Kosten des Beschwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Da die Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die Parteientschädigung aufgrund der Akten zu be- stimmen und auf Fr. 2'500.- (inkl. MWST) festzusetzen (Art. 8 und 14 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2). Fehlt wie vorliegend eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen An- stalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes über Statut und Auf- gaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eige- Se it e 15
B- 60 68 /2 0 0 7 ner Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen erlassen und die dafür vorgesehene Gebühr erho- ben. Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzu- erlegen. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Verfügung des Eidgenössi- schen Instituts für Geistiges Eigentum vom 24. Juli 2007 wird aufgeho- ben und das Institut angewiesen, der internationalen Marke Nr. 853 858 “BIOROM” in der Schweiz für die beanspruchten Waren definitiv Schutz zu gewähren. 2. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- wird der Beschwerde- führerin aus der Gerichtskasse zurückerstattet, sobald dieses Urteil in Rechtskraft erwachsen ist. 3. Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- (inkl. MWST) zugesprochen. 4. Dieses Urteil geht an: -die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde); -die Vorinstanz (Ref-Nr. IR Nr. 853 858 BIOROM; Gerichtsurkunde); -das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde). Der vorsitzende Richter:Der Gerichtsschreiber: Francesco BrentaniDaniele Cattaneo Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die folgende Seite verwiesen. Se it e 16
B- 60 68 /2 0 0 7 Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff,, 90 ff., und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts- sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit An- gabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefoch- tene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerde- führer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). Versand: 23. September 2008 Se it e 17