B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-5806/2017
Urteil vom 27. Juni 2019 Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz), Richterin Maria Amgwerd, Richter Marc Steiner, Gerichtsschreiberin Agnieszka Taberska.
Parteien
August Storck KG, Waldstrasse 27, DE-13403 Berlin, vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. Roger Staub und Annemarie Lagger, Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, Postfach 1236, 8034 Zürich, Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Internationale Registrierung IR 1'243'689 MERCI.
B-5806/2017 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung IR 1'243'689 MERCI mit Basiseintragung in Deutschland, welche folgende Dienstleistungen beansprucht: 35: Services de vente en gros et au détail, en particulier services de vente par correspondance, égaIement en ligne, portant tous sur des produits alimentaires, en particulier confiseries et chocolats. 38 : Transmission éIectronique de messages et d‘images; services de com- munication informatique. 40: Impression photographique et photogravure; Impression et gravure de produits et de leurs conditionnements, en particulier avec photographies. 42: Numérisation d‘images, conception et développement de traitement d‘images numériques. Am 23. April 2015 notifizierte die Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) der Vorinstanz die beantragte Schutzausdehnung auf die Schweiz. Gegen diese Schutzausdehnung erliess die Vorinstanz am 6. April 2016 eine vorläufige Schutzverweigerung im Zusammenhang mit allen beanspruchten Dienstleistungen. Sie beanstandete, das Zeichen be- stehe aus einem üblichen Begriff, sei banal, verfüge nicht über Unterschei- dungskraft und gehöre zum Gemeingut. B. Mit Schreiben vom 2. September 2016 bestritt die Beschwerdeführerin die vorgebrachten Schutzverweigerungsgründe und beantragte, ihr Zeichen zum Markenschutz zuzulassen. Dieses sei originär unterscheidungskräftig, worauf auch die hohe Bekanntheit der Marke "Merci" für Schokoladewaren hinweise. Ein Zeichen, das aus einem gängigen Begriff bestehe, sei nicht per se schutzunfähig und müsse im Zusammenhang mit den beanspruch- ten Waren und Dienstleistungen geprüft werden. C. Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 21. November 2016 an der Zurück- weisung fest. Das Zeichen sei banal und gehöre nicht nur zur Alltagsspra- che, sondern auch zum allgemeinen geschäftlichen Sprachgebrauch. Der- artige Zeichen seien auch freizuhalten. "Merci" weise darauf hin, dass sich der damit bezeichnete Dienstleistungserbringer bei seinen Kunden bedan-
B-5806/2017 Seite 3 ken wolle. Bei Ausdrücken des allgemeinen Sprachgebrauchs sei kein Be- zug zu den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen notwendig, um sie vom Markenschutz auszuschliessen. Die Bekanntheit der Marke "Merci" für Schokolade habe nichts mit der originären Unterscheidungskraft des Zeichens zu tun. Eine allfällige Verkehrsdurchsetzung der Marke für be- stimmte Produkte lasse sich nicht auf andere Waren oder Dienstleistungen übertragen und sei im Übrigen gar nicht geltend gemacht worden. D. Die Beschwerdeführerin wandte mit Stellungnahme vom 23. März 2017 ein, das Zeichen "Merci" sei weder beschreibend, banal noch freihaltebe- dürftig. Aus der Tatsache, dass sich ein Dienstleistungserbringer bei seinen Kunden bedanken wolle, lasse sich kein beschreibender Gehalt des stritti- gen Zeichens ableiten. Der Schutzverweigerungsgrund des Freihaltebe- dürfnisses sei von der Vorinstanz verspätet vorgebracht worden. Im Übri- gen seien die Konkurrenten nicht auf die Kennzeichnung ihrer Dienstleis- tungen mit "Merci" angewiesen. Die behauptete Üblichkeit bzw. Banalität des Zeichens sei im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistun- gen zu prüfen. Die Beschwerdeführerin stellte sodann klar, sie mache mit dem Verweis auf die Bekanntheit ihrer Marke "Merci" für Schokolade keine Verkehrsdurchsetzung geltend, sondern bekräftige damit den originär un- terscheidungskräftigen Charakter des Zeichens, und verwies auf ältere Markeneintragungen mit Bestandteil "Merci". E. Mit Verfügung vom 11. September 2017 verweigerte die Vorinstanz der in- ternationalen Registrierung den Schutz in der Schweiz für alle beanspruch- ten Dienstleistungen. Zur Begründung führte sie aus, das Zeichen MERCI gehöre zum alltäglichen und geschäftlichen Sprachgebrauch, werde im Zu- sammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen üblicherweise ver- wendet und sei banal. Es fehle ihm an konkreter Unterscheidungskraft, zu- dem sei es für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten. Die von der Beschwer- deführerin geltend gemachte Bekanntheit der Schokoladenmarke "Merci" habe nichts mit der originären Unterscheidungskraft des Zeichens für die betroffenen Dienstleistungen zu tun, da jene vor Aufnahme des Markenge- brauchs gemessen werde und sich mit entsprechendem Aufwand selbst ein banales Zeichen zu einer Marke machen lasse. Zudem liesse sich eine allfällige Verkehrsdurchsetzung der Marke für einzelne Waren nicht auf an- dere Waren oder Dienstleistungen übertragen. Aus den von der Beschwer- deführerin zitierten Voreintragungen lasse sich kein Anspruch auf Gleich- behandlung ableiten.
B-5806/2017 Seite 4 F. Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 12. Oktober 2017 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Rechtsbegehren:
B-5806/2017 Seite 5 G. Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 29. Januar 2018 die Abweisung der Beschwerde, wobei sie auf die Ausführungen in der ange- fochtenen Verfügung verwies. Ergänzend führte sie aus, das Freihaltebe- dürfnis falle unter den Tatbestand des Gemeinguts und sei mit der ersten provisorischen Zurückweisung rechtzeitig geltend gemacht worden. Mit Verweis auf die Rechtsprechung zu Ausdrücken des allgemeinen Sprach- gebrauchs hielt sie an ihrer Ansicht fest, wonach ein Ausdruck bereits dann zum Gemeingut gehöre, wenn – wie vorliegend – nachgewiesen werden könne, dass er im geschäftlichen Verkehr oder in der Umgangssprache all- gemein üblich sei. Das Zeichen sei nicht nur üblich, sondern auch freihal- tebedürftig, da andere Unternehmen darauf angewiesen seien, die Dan- kesformel "Merci" in kundenbindender und werbewirksamer Weise zu ver- wenden. Die von der Beschwerdeführerin zitierten Voreintragungen be- gründeten keinen Anspruch auf Gleichbehandlung. H. Mit Replik vom 13. April 2018 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Begeh- ren fest und bekräftigte ihre bisherigen Ausführungen. Sie brachte vor, der von der Vorinstanz zitierten Rechtsprechung lasse sich nicht entnehmen, dass Ausdrücke des allgemeinen Grundwortschatzes per se zum Gemein- gut gehörten. Ferner stellte sie klar, dass die von ihr genannten Voreintra- gungen nicht zwecks Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht vorge- bracht worden seien, sondern darlegen sollten, dass der Entscheid der Vor- instanz in der Sache nicht haltbar sei. I. Die Vorinstanz verzichtete auf eine Duplik. J. Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben beide Seiten stillschweigend verzichtet. K. Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, so- weit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
B-5806/2017 Seite 6 Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge- gen Verfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenanmelderin und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist da- her zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten. 2. 2.1 Die Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz sind Mitgliedsstaa- ten sowohl der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigen- tums (revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967; PVÜ, SR 0.232.04) als auch des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrie- rung von Marken vom 27. Juni 1989 (MMP, SR 0.232.112.4). Art. 5 Abs. 1 MMP gewährt der zuständigen Behörde einer Vertragspartei das Recht, einer internationalen Markenregistrierung die Verweigerung der Schutz- ausdehnung zu erklären. Im Verhältnis zwischen Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens über die internationale Re- gistrierung von Marken (revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967; MMA, SR 0.232.112.3) ist die Schutzverweigerung innerhalb von 12 Monaten nach dem Datum der Notifikation durch die OMPI zu erklären (Art. 5 Abs. 2 Bst. a und b i.V.m. Art. 9 sexies Abs. 1 Bst. a und b MMP). Die Schutzverwei- gerung darf nur auf Gründe gestützt werden, welche der OMPI innerhalb dieser Frist mitgeteilt wurden (Urteil des BVGer vom 8. Januar 2008 B-7416/2006 E. 3 "Pralinenverpackung" m.w.H.). 2.2 Nach Art. 5 Abs. 1 MMP i.V.m. Art. 6 quinquies lit. b Ziff. 2 PVÜ darf einer internationalen Registrierung der Schutz verweigert werden, wenn ihr jeg- liche Unterscheidungskraft fehlt oder sie "ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt [ist], die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ur- sprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und stän-
B-5806/2017 Seite 7 digen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz bean- sprucht wird, üblich sind." Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11), wonach Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausge- schlossen sind, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für die bean- spruchten Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Lehre und Praxis zu dieser Norm können somit herangezogen werden (Urteile des BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 „Gipfeltreffen“; 4A_330/ 2009 vom 3. September 2009 E. 2.3.1 "Magnum"). 2.3 Die Vorinstanz erliess die provisorische Schutzverweigerung am 6. Ap- ril 2016 und damit innerhalb von 12 Monaten nach der Notifikation durch die OMPI am 23. April 2015. Zur Begründung gab sie an, das Zeichen ge- höre zum Gemeingut nach Art. 6 quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ und Art. 2 Bst. a i.V.m. Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG. Erläuternd führte sie aus, das Zeichen bestehe aus dem üblichen Ausdruck "Merci", sei banal, verfüge nicht über Unterscheidungskraft und gehöre zum Gemeingut. Die Beschwerdeführe- rin rügt, in der provisorischen Schutzverweigerung habe sich die Vorinstanz lediglich auf den Ausschlussgrund der fehlenden Unterscheidungskraft be- rufen. Das Argument des Freihaltebedürfnisses habe sie erst in der Stel- lungnahme vom 21. November 2016 und damit verspätet vorgebracht, weshalb dem Zeichen MERCI der Markenschutz nicht mit der Begründung verweigert werden dürfe, es sei freihaltebedürftig. Dem ist mit der Vorinstanz entgegenzuhalten, dass der Tatbestand des Ge- meinguts nach Art. 2 MSchG, mit dem die Schweiz die konventionsrechtli- chen Vorgaben umgesetzt hat, nicht nur Zeichen erfasst, welchen die kon- krete Unterscheidungskraft fehlt, sondern auch solche, die für den Wirt- schaftsverkehr freizuhalten sind, wobei sich Überschneidungen ergeben können (MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/ Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 5, 34; vgl. BGE 114 II 371 E. 1 "Alta Tensione"; 139 III 176 E. 2 "You"). Mit der Bezeichnung des Gemeinguts wurde die Frist für die Geltendma- chung der Schutzausschlussgründe eingehalten. Daran ändert nichts, dass es sich bei der fehlenden Unterscheidungskraft und dem Freihaltebe- dürfnis, wie die Beschwerdeführerin richtig vorbringt, um zwei gesonderte, aus verschiedenen Perspektiven zu beurteilende Aspekte des Gemeinguts nach Art. 2 Bst. a MSchG handelt.
B-5806/2017 Seite 8 3. 3.1 Als Gemeingut nach Art. 2 Bst. a MSchG gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, andererseits Zeichen, die sich mangels Unterscheidungskraft nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen eignen und nicht als Hinweis auf eine bestimmte betrieb- liche Herkunft verstanden werden (EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs- recht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N. 247; BGE 139 III 176 E. 2 "You"). Ob ein Zeichen unter den Tatbestand des Gemeinguts fällt, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck im Erinnerungsbild der massgebenden Adres- saten (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 "Panton [3D]"). Da der markenrechtliche Schutz dem Spezialitätsprinzip entsprechend an die beanspruchten Waren und Dienstleistungen gebunden ist, erfolgt die Prüfung der absoluten Schutzausschlussgründe nicht abstrakt, sondern konkret auf jene bezogen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 16; MARBACH, a.a.O., N. 210, 265; Urteil des BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 "Gipfeltreffen"). Dies gilt auch für banale Zeichen und Begriffe des Grund- wortschatzes (BGE 139 III 176 E. 5.1 "You"; 134 III 314 E. 2.3.3 "M"; Ur- teile des BGer 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande"; 4A_330/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 2.2.3 "Think"; Urteile des BVGer B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 5 "Mobility"; B-1561/2011 vom 28. März 2012 E. 3.2 "together we'll go far"; B-2225/2011 vom 7. Mai 2012 E. 2.2 "Ein Stück Schweiz"). 3.2 Schutzunfähig sind namentlich Zeichen, die vom Verkehr nicht als Un- terscheidungsmittel, sondern als Hinweis auf die Beschaffenheit der Ware, Gestaltungsmittel, rein werbemässige Anpreisung oder eine im Geschäfts- verkehr respektive Sprachgebrauch übliche Angabe verstanden werden; solche Zeichen gelten insofern als banal, als ihre Verwendung im konkre- ten Zusammenhang nahe liegt (MARBACH, a.a.O., N. 263 f.). Als Gemein- gut sind weiter Elementarzeichen, Herkunftsangaben, Sachbezeichnun- gen, Qualitätsangaben und beschreibende Zeichen bzw. Beschaffenheits- angaben zurückzuweisen, deren inhaltliche Aussage sich in einer direkten und unmittelbar erkennbaren Benennung, Beschreibung oder Qualifikation der beanspruchten Produkte erschöpft (MARBACH, a.a.O., N. 277 ff.; vgl. STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 67 ff. m.w.H.). 3.3 Freihaltebedürftig sind Zeichen, auf deren Verwendung der Wirt- schaftsverkehr angewiesen ist. Im Interesse eines funktionierenden Wett- bewerbs sind Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar
B-5806/2017 Seite 9 unentbehrlich sind, vom Markenschutz ausgeschlossen (BGE 139 III 176 E. 2 "You"). Zu berücksichtigen ist nicht nur ein aktuelles, sondern bereits ein potentielles Interesse der Konkurrenten an der Verwendung des Zei- chens mit Blick auf die Marktentwicklung (MARBACH, a.a.O., N. 258; Urteil des BVGer B-3815/2014 E. 4.1 "Rapunzel"). Soweit im Einzelfall kein ab- solutes Freihaltebedürfnis besteht, können solche Zeichen mittels Durch- setzung im Verkehr Kennzeichnungskraft und markenrechtlichen Schutz erlangen (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 "M"). 3.4 Die Freihaltebedürftigkeit beurteilt sich nach dem Bedürfnis der Kon- kurrenten an der Verwendung des Zeichens, während bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft auf das Verständnis der Abnehmer abzustellen ist (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; MARBACH, a.a.O., N. 181). Die massgeben- den Verkehrskreise sind aufgrund der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen nach den für den Schutzausschlusssgrund eigenen Kri- terien zu definieren, die Konkurrenten und Mitbewerber anhand der im Wirtschaftsverkehr betroffenen Branchen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄU- SER, a.a.O., Art. 2 N. 17; EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Marken- recht, in: sic! 2007 S. 3 ff.). 3.5 Im Bereich des Gemeinguts sind Grenzfälle einzutragen und ist die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (Urteil des BVGer B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 4.2 "Mobility"; BGE 129 III 225 E. 5.3 "Masterpiece"). 4. Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen, wobei dieje- nigen Waren und Dienstleistungen, die an Fachleute und Endkonsumenten zugleich vertrieben werden, aus der Sicht der weniger markterfahrenen und grösseren Gruppe der Letztabnehmer zu beurteilen ist (Urteile des BVGer B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 4.1 "Schweizer Fernsehen"; B‑3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Luminous"). Die in Klasse 35 beanspruchten Gross- und Einzelhandelsdienstleistungen richten sich auf Händler mit der Spezialisierung auf Esswaren, namentlich Süsswaren, und deren Abnehmer (Zwischenhändler und Endkonsumen- ten). Die in Klasse 38 und 42 beanspruchten Telekommunikations-, Übermitt- lungs- und Digitalisierungsdienstleistungen richten sich sowohl an Fach-
B-5806/2017 Seite 10 kreise wie Telematiker, Informatiker und Journalisten als auch an Konsu- menten (Urteil des BVGer B-1408/2015 vom 25. Oktober 2017 E. 3 "In- forma"). Die in Klasse 40 beanspruchten Dienstleistungen in den Bereichen Foto- druck und Gravur von Waren und deren Verpackung werden von Spezia- listen angeboten und sowohl von Warenhändlern als auch von Konsumen- ten nachgefragt. 5. 5.1 Die Vorinstanz verweigerte der internationalen Registrierung MERCI den Schutz mit der Begründung, es handle sich um ein Wort der Alltags- sprache und des geschäftlichen Sprachgebrauchs. Das Zeichen sei banal und gehöre zum Gemeingut. Es weise darauf hin, dass sich der damit be- zeichnete Dienstleistungserbringer bei seinen Kunden bedanken wolle. Die produktbezogene Prüfung der absoluten Ausschlussgründe finde seine Schranke an Ausdrücken des allgemeinen Sprachgebrauchs. Es sei nicht notwendig, die Üblichkeit des Ausdrucks im Zusammenhang mit sämtli- chen beanspruchten Dienstleistungen zu belegen, wenn ein Ausdruck – wie vorliegend – im geschäftlichen Verkehr oder in der Umgangssprache allgemein üblich sei. Zwecks Kundenbindung, Höflichkeit und Geschäfts- förderung bedanke sich jeder Dienstleistungserbringer bei seinen beste- henden und potentiellen Kunden, weshalb diese Kommunikationsform Be- standteil der Dienstleistung bilde. Das Zeichen werde von den angespro- chenen Abnehmern nicht mit einem bestimmten Unternehmen in Verbin- dung gebracht und verfüge nicht über Unterscheidungskraft. Zudem sei es freihaltebedürftig, da andere Unternehmen darauf angewiesen seien, die Dankesformel "Merci" in kundenbindender und werbewirksamer Weise zu verwenden. Die Bekanntheit der Schokoladenmarke "Merci" habe nichts mit der Unter- scheidungskraft des Zeichens für die betroffenen Dienstleistungen zu tun, bedeute namentlich nicht, das Zeichen sei nicht banal. Mit entsprechen- dem Aufwand liessen sich selbst banale Zeichen zu bekannten Marken machen. Die originäre Unterscheidungskraft werde hypothetisch vor Auf- nahme des Markengebrauchs gemessen, die nachträglich durch Gebrauch erworbene Unterscheidungskraft nur auf Antrag geprüft. Eine Verkehrs- durchsetzung sei vorliegend nicht geltend gemacht worden. Im Übrigen liesse sich eine allfällige Verkehrsdurchsetzung für einzelne Waren nicht auf andere Waren oder Dienstleistungen übertragen.
B-5806/2017 Seite 11 5.2 Die Beschwerdeführerin rügt, die Begründung der Vorinstanz verletze Bundesrecht, da das Zeichen weder banal, beschreibend noch freihaltebe- dürftig sei und somit nicht zum Gemeingut gehöre. Das Zeichen ziehe Un- terscheidungskraft aus seiner Kürze und Prägnanz. Die seit 1966 eingetra- gene Marke "Merci" für Schokoladewaren weise eine Bekanntheit von über 90% auf. Derart hohe Wiedererkennungswerte wären nicht möglich, wäre das Zeichen nicht originär unterscheidungskräftig. Der beanstandeten Marke sei für das gesamte Gebiet der EU Schutz gewährt worden, was aufzeige, dass das Zeichen im umliegenden Ausland als Herkunftshinweis aufgefasst werde und zumindest ein Grenzfall vorliege. Das Kriterium der Banalität sei unscharf und stelle keinen rechtssicheren Massstab dar, da nicht klar sei, welcher Tatbestand dabei erfüllt werde. Ba- nalität wegen Zugehörigkeit zur Alltagssprache könne kein Schutzverwei- gerungsgrund sein. Dass umgangssprachlich Übliches per se zum Ge- meingut gehöre, lasse sich der von der Vorinstanz zitierten Rechtspre- chung nicht entnehmen. Um ein Zeichen für nicht schutzfähig zu erklären, werde ein waren- oder dienstleistungsbezogener Hinweis verlangt, auch wenn der Bezug nicht auf ein bestimmtes Produkt, sondern auf irgendwel- che Produkte gegeben sein müsse. Die Vorinstanz hätte darum darlegen müssen, dass das Zeichen im Zusammenhang mit allen beanspruchten Dienstleistungen üblicherweise verwendet werde. Die von ihr angeführten Belege zeigten eine derartige Verwendung nicht auf, sondern bezögen sich auf allgemeine Danksagungen von Unternehmen. "Merci" sei nicht in all- gemeiner Weise auf Waren und Dienstleistungen irgendwelcher Art an- wendbar. Das Zeichen gehöre nicht zum geschäftlichen Grundwortschatz, da es für den Geschäftsverkehr zu informell sei. "Merci" sei auch nicht frei- haltebedürftig, da die Konkurrenten nicht darauf angewiesen seien, ihre Dienstleistungen damit zu kennzeichnen. Durch die Markeneintragung würde ihnen auch nicht verboten, "Merci" zur Danksagung zu gebrauchen, da es sich bei der Umgangsform des Bedankens nicht um einen kennzei- chenmässigen Gebrauch i.S.v. Art. 13 MSchG handle. 6. 6.1 "Merci" wird von den Verkehrskreisen in der ganzen Schweiz als fran- zösisches Wort für "danke" verstanden und in der deutschsprachigen Schweiz auch umgangssprachlich anstelle des deutschen "danke" verwen- det. Das Wort gehört unstrittig zum elementaren Grundwortschatz.
B-5806/2017 Seite 12 Der banale Charakter eines Zeichens bzw. dessen Zugehörigkeit zum tri- vialen Grundwortschatz allein machen es noch nicht zum Gemeingut. Es ist wie alle übrigen Zeichen mit Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf die absoluten Ausschlussgründe hin zu prüfen (E. 3.1 vorstehend). Die Ausführungen der Vorinstanz, wonach bei allgemein übli- chen Ausdrücken des allgemeinen Sprachgebrauchs kein Bezug zu kon- kreten Dienstleistungen oder Waren gegeben sein müsse, lässt sich weder dem von ihr zitierten Entscheid der RKGE betreffend das Zeichen "Netto" noch dem Urteil des BGer betreffend den Slogan "ein Stück Schweiz" ent- nehmen; im Gegenteil wurde die Schutzfähigkeit in beiden Fällen kon- kret beurteilt (Entscheid der RKGE MA-AA 04/04 vom 8. Dezember 2004 E. 3 f., in: sic! 2005 S. 367 ff.; Urteil des BGer 4A_343/2012 vom 19. Sep- tember 2012). Im Urteil des BVGer B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 "A-Z" wurde die Frage, ob bei banalen Grundbegriffen, die auf alle möglichen Produkte anwendbar sind, auf eine konkrete Prüfung verzichtet werden kann, offen gelassen und die Unterscheidungskraft des Zeichens im Zu- sammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen geprüft (E. 3.4 f.). Dasselbe gilt für das Urteil B-5642/2014 vom 16. Juli 2015 "Equipment" (E. 8). Die Vorinstanz hätte das Zeichen "Merci" deshalb richtigerweise mit den beanspruchten Dienstleistungen in Bezug setzen sollen, anstatt es pau- schal zum Gemeingut zu erklären. Ausdrucke von Homepages diverser Unternehmen mit einem "Merci" für das Ausfüllen eines nicht näher be- zeichneten Online-Formulars legen keine übliche Verwendung des Zei- chens im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen dar. 6.2 Die in den Klassen 35, 38, 40 und 42 beanspruchten Dienstleistungen Versandhandel von Lebensmitteln, Übermittlung von Nachrichten und Bil- dern, Fotodruck, Bedrucken von Waren und Verpackungen, Digitalisierung von Bildern sind von der Interaktion der Kunden mit dem Erbringer der Dienstleistung geprägt. Die Kunden stellen das Datenmaterial zwecks Übermittlung, Druck und Digitalisierung zur Verfügung, passen es bei Be- darf an und tätigen ihre Bestellungen online. Die genannten Dienstleistun- gen hängen damit regelmässig von der Mitwirkung und Rückmeldung der Kunden ab. Sie erschöpfen sich nicht in einem einmaligen Vorgang, son- dern umfassen mehrere Schritte, bei welchen mit den Kunden kommuni- ziert und ihnen für ihre Mitwirkung gedankt wird. In diesem Zusammenhang wird "Merci" von den Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf ein bestimmtes
B-5806/2017 Seite 13 Unternehmen verstanden, sondern als übliche und erwartete Höflichkeits- floskel aufgefasst. Dem Zeichen fehlt es deshalb an originärer Unterschei- dungskraft. 6.3 Das Bedanken bei Kunden für in Anspruch genommene Dienstleistun- gen gehört zudem zur gängigen Werbesprache. Es beschränkt sich nicht auf den direkten Kontakt zwischen Dienstleister und Abnehmer, sondern wird öffentlich, d.h. publikumswirksam kundgetan. Bedankt sich ein Unter- nehmen in einer Anzeige bei seinen Kunden für ihre jahrelange Treue, will es damit unter anderem zum Ausdruck bringen, dass es seine Dienste seit langer Zeit zur Zufriedenheit der Kunden ausführt. Damit soll nicht nur die Loyalität der bestehenden Kunden gesichert, sondern es sollen auch die eigenen Verdienste beworben und potentielle Kunden angesprochen wer- den. Insbesondere im Detailhandel ist das Gewähren eines Treuerabatts verbreitet, also die Verbindung von einem Bedanken für bisher getätigte Käufe verbunden mit einem Rabatt für die Zukunft. Das Bedanken dient damit unter anderem der Kundenbindung, Kundengewinnung, Eigenver- marktung und, im Ergebnis, der Geschäftsförderung. "Merci" gehört zum üblicherweise verwendeten alltäglichen und geschäftlichen Grundwort- schatz (vgl. z.B. https://bernerwerbeszene.ch/2018/09/18/komet-visana/; https://blog.atms.at/kunden-danke-sagen; https://blog.socialhub.io/10-we- ge-dich-bei-deinen-kunden-zu-bedanken/; www.persoenlich.com/katego- rie-werbung/visana-sagt-merci; www.visana.ch/de/privatkunden/kampag- ne/kampagne-merci; https://komplizen.ch/blog/detail/wir-bedanken- uns.html; www.coop.ch/de/ueber-uns/medien/medienmitteilungen/2015/ coop-verschenkt-500000-weihnachtspaeckli.html; www.pfaendler-uh- ren.ch/dankeschoen-merci-all-unseren-kunden/; https://commversa.ch/ kunden/; https://wochen-zeitung.ch/Archiv/ein-grosses-merci-an-alle; https://www.argovia.ch/publireportage/tanke-merci-ad-bisang-schenkt- euch-eine-tankfuellung-134033767; www.werbewoche.ch/werbung/kam- pagnen/2017-12-01/republica-und-t-systems-bedanken-sich-zum-digital- tag-bei-den-nerds). Das Bedanken im Zusammenhang mit den erbrachten Dienstleistungen ist somit geeignet, werbemässig eingesetzt zu werden. Es kann einen kenn- zeichenmässigen und gewerbsmässigen Gebrauch der Marke darstellen, den die Beschwerdeführerin, entgegen ihrer Behauptung, als Inhaberin der Marke "Merci" gestützt auf Art. 13 Abs. 2 Bst. e MSchG verbieten könnte (vgl. BGE 139 III 176 E. 4 "You"; FLORENT THOUVENIN/LARA DORIGO, in: Noth et. al. [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 13 N. 10; MI-
B-5806/2017 Seite 14 CHAEL ISLER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kommen- tar, 2. Aufl. 2017, Art. 13 N. 26). Selbst wenn die Mitbewerber der Be- schwerdeführerin nicht darauf angewiesen sind, ihre Dienstleistungen mit "Merci" zu kennzeichnen, muss es ihnen doch freistehen, die Höflichkeits- floskel zu Werbezwecken ungehindert zu verwenden. Dies umso mehr, als "Merci" auch in der Deutschschweiz zur Danksagung verwendet wird, wie auch die oben angeführten Beispiele belegen. Das Zeichen MERCI ist folg- lich für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten. Zurecht hat die Vorinstanz das Zeichen wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnisses als Gemeingut vom Markenschutz ausgeschlossen. 6.4 Eine Verkehrsdurchsetzung des freihaltebedürftigen Zeichens macht die Beschwerdeführerin ausdrücklich nicht geltend, verweist jedoch auf die Bekanntheit ihrer Marke "Merci" für Schokolade, welche für die originäre Unterscheidungskraft des strittigen Zeichens spreche. Die Bekanntheit der Marke "Merci" für Schokolade sagt indessen nichts über die originäre Un- terscheidungskraft oder das Freihaltebedürfnis des Zeichens für die vorlie- gend zur Eintragung angemeldeten Dienstleistungen aus (BGE 143 III 127 E. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle"). Zudem lässt sich selbst ein unterschei- dungsschwaches Zeichen aufgrund intensiven Gebrauchs zu einer be- kannten Marke machen. Eine Wandlung des Sinngehalts von "Merci" auf- grund der behaupteten Bekanntheit der Schokoladenmarke im Zusammen- hang mit den beanspruchten Dienstleistungen ist nicht anzunehmen (vgl. Urteil des BGer 4A_503/2018 vom 9. April 2019 E. 2.3.2 "Apple"). 7. 7.1 Die Beschwerdeführerin macht mit Verweis auf ältere Markeneintra- gungen einen Anspruch auf Zulassung ihres Zeichens zum Markenschutz gestützt auf den Gleichbehandlungsgrundsatz geltend. Die Vorinstanz ver- neint einen Anspruch auf Gleichbehandlung mangels Vergleichbarkeit und Aktualität der zitierten Voreintragungen. 7.2 Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz der angemeldeten Marke bun- desrechtskonform den Markenschutz verweigert hat, kann mit der Rüge, die Rechtsgleichheit sei verletzt worden, nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht (Art. 8 BV) verlangt werden. Nach der Rechtsprechung wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Be- hörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des BGer 4A_250/
B-5806/2017 Seite 15 2009 vom 10.September 2009 E. 4 "Unox [fig.]"; Urteile des BVGer B-2894/ 2014 vom 13. Mai 2016 E. 6.1 "Taschenlampe"; B-227/2018 vom 8. Mai 2019 E. 6.1 "Ovale Dose [3D]"). 7.3 Die Eintragung der Marken IR 320'574 "Merci", 2P-336'036 "Danke" und P-367'277 "Danke" liegt mit 1966 respektive 1984 und 1988 zeitlich zu weit zurück, um einen Anspruch auf Gleichbehandlung begründen zu kön- nen. Die jüngeren Marken IR 1'090'212 "Merci Chef" und CH 698'386 "Merci la mer" unterscheiden sich in Zeichenaufbau, Sinngehalt und hin- sichtlich der beanspruchten Waren vom strittigen Zeichen. Die als Beispie- le für Wörter der Alltagssprache zitierten Marken P-379'350 "Ciao", CH 621'423 "Ciao", P-457'986 "Tschüss" und 3P-291'001 "Hallo" stellen keine Dankesformeln, sondern Grussworte dar, die nicht in derart werbe- wirksamer und kundenbindender Weise eingesetzt werden wie "Merci". Zu- dem betreffen sie Waren und keine Dienstleistungen. Auch sie begründen keinen Anspruch auf Zulassung des strittigen Zeichens zum Markenschutz. 8. Die Beschwerdeführerin verweist schliesslich auf die Eintragung ihres Zei- chens als Marke in der EU und führt dies als Indiz für dessen Schutzfähig- keit in der Schweiz an. Zumindest sei auf einen Grenzfall zu schliessen. Massgeblich für die absoluten Ausschlussgründe sind jedoch einzig die Verhältnisse in der Schweiz. Ausländischen Eintragungsentscheiden kommt grundsätzlich keine Präjudizwirkung zu (BGE 129 III 225 E. 5.5 "Masterpiece"; Urteile des BVGer B-2418/2014 vom 17. Februar 2016 E. 5.5.2 "bouton [fig.]"; B-1722/2016 vom 28. März 2018 E. 7.2 "emballage [fig.]). In Grenzfällen sind sie unter Umständen als Indiz für die Eintra- gungsfähigkeit zu werten (Urteil des BVGer B-2937/2010 vom 14. Juli 2010 E. 5 "Gran Maestro"; Urteil des BGer 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 4.1 "V" [fig.]). Vorliegend ist die Rechtslage eindeutig und liegt kein Grenzfall vor. 9. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdever- fahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa- che, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen sind
B-5806/2017 Seite 16 Vermögensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streit- werts hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grund- sätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenom- men wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfah- rungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind total mit Fr. 3'000.– zu beziffern und dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschä- digung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdeführerin auf- erlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe ent- nommen. 3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
B-5806/2017 Seite 17 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 1'243'689; Gerichtsurkunde) – das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Agnieszka Taberska
Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die be- schwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 28. Juni 2019