B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-5766/2018
Urteil vom 14. Januar 2019 Besetzung
Richter Daniel Willisegger (Vorsitz), Richter Pietro Angeli-Busi, Richter David Aschmann, Gerichtsschreiber Pascal Waldvogel.
Parteien
Shanghai Eternal Machinery Co. Ltd, No. 1125 Taishun Road, Anting Town, Jiading District, CN-201814 Shanghai, handelnd durch BOBST MEX SA, Group Intellectual Property, Case postale, 1001 Lausanne, vertreten durch die Rechtsanwälte Céline Schwarzenbach und Dr. Raphael Nusser, Schneider Feldmann AG, Patent- und Markenanwälte, Beethovenstrasse 49, Postfach, 8027 Zürich, Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Markeneintragungsgesuch CH Nr. 75057/2018 ETERNA.
B-5766/2018 Seite 2 Sachverhalt: A. Am 25. Juni 2018 meldete die Beschwerdeführerin die Wortmarke ETERNA (Gesuchs-Nr. 75057/2018) bei der Vorinstanz zur Eintragung in das schweizerische Markenregister an. Das Zeichen wird für folgende Waren und Dienstleistungen beansprucht: Klasse 7: Machines et parties de machines de façonnage, d'enduction et de contrecollage pour la fabrication des emballages et des étiquettes; machines et parties de machines de découpage, de gaufrage, de refoulage et d’estam- page pour la fabrication des emballages et des étiquettes; machines et parties de machines plieuse-colleuse; machines et parties de machines d’impression; appareils de contrôle et de commande pour les produits précités; parties cons- titutives et pièces de rechange pour les produits précités. Klasse 9: Appareils et instruments de mesure et de contrôle; machines et équi- pement pour le traitement de données; logiciels. Klasse 37: Entretien, installation, réparation, réglage et nettoyage des ma- chines et parties de machines d'impression; entretien, installation, réparation, réglage et nettoyage des machines et parties de façonnage, d'enduction et de contrecollage pour la fabrication des emballages et de étiquettes; montage et ajustement de pièces détachées pour des machines et parties de machines d'impression; montage et ajustement de pièces détachées pour des machines et parties de machines de façonnage, d'enduction et de contrecollage pour la fabrication des emballages et de étiquettes. Klasse 41: Formation et instruction concernant des machines d'impression; for- mation et instruction concernant des machines de façonnage, d'enduction et de contrecollage pour la fabrication des emballages et des étiquettes. B. Mit Verfügung vom 12. September 2018 wies die Vorinstanz das Marken- eintragungsgesuch für folgende Waren zurück (Ziffer 1): Klasse 7: Machines et parties de machines de façonnage, d'enduction et de contrecollage pour la fabrication des emballages et des étiquettes; machines et parties de machines de découpage, de gaufrage, de refoulage et d’estam- page pour la fabrication des emballages et des étiquettes; machines et parties de machines plieuse-colleuse; machines et parties de machines d’impression;
B-5766/2018 Seite 3 appareils de contrôle et de commande pour les produits précités; parties cons- titutives et pièces de rechange pour les produits précités. Klasse 9: Appareils et instruments de mesure et de contrôle; machines et équi- pement pour le traitement de données. Für folgende Waren und Dienstleistungen wurde das Markeneintragungs- gesuch der Beschwerdeführerin zum Markenschutz zugelassen (Ziffer 2): Klasse 9: Logiciels. Klasse 37: Entretien, installation, réparation, réglage et nettoyage des ma- chines et parties de machines d'impression; entretien, installation, réparation, réglage et nettoyage des machines et parties de façonnage, d'enduction et de contrecollage pour la fabrication des emballages et de étiquettes; montage et ajustement de pièces détachées pour des machines et parties de machines d'impression; montage et ajustement de pièces détachées pour des machines et parties de machines de façonnage, d'enduction et de contrecollage pour la fabrication des emballages et de étiquettes. Klasse 41: Formation et instruction concernant des machines d'impression; for- mation et instruction concernant des machines de façonnage, d'enduction et de contrecollage pour la fabrication des emballages et des étiquettes. Zur Begründung führte die Vorinstanz aus, das Zeichen werde von den massgeblichen Verkehrskreisen als „langlebig, robust, widerstandsfähig“ verstanden. ETERNA beschreibe die Beschaffenheit und Qualität der strit- tigen Waren der Klasse 7 und 9 direkt und sei somit nicht unterscheidungs- kräftig. C. Mit Eingabe vom 15. Oktober 2018 erhob die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde und beantragte die vollumfängli- che Aufhebung der Ziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 12. Septem- ber 2018. Weiter sei die Vorinstanz anzuweisen, das gemäss Schweizer Markenanmeldungsgesuch Nr. 75057/2018 angemeldete Wortzeichen ETERNA für sämtliche beanspruchten Waren der Klasse 7 und 9 einzutra- gen. Sie führte im Wesentlichen aus, es treffe nicht zu, dass nicht unerhebliche Teile der massgebenden Fachabnehmer von Industriemaschinen in
B-5766/2018 Seite 4 ETERNA sofort und ohne Gedankenaufwand einen beschreibenden, an- preisenden Charakter erblicken. Das Zeichen sei somit für sämtliche Waren der Klassen 7 und 9 schutzfähig. D. Mit Vernehmlassung vom 4. Dezember 2018 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Be- schwerde zuständig (Art. 31 f. und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführe- rin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG) und hat den eingeforderten Kostenvorschuss fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) ist einzutreten. 2. 2.1 Gemäss Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Mar- kenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, die sich mangels Unterscheidungskraft nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen eignen und damit nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden werden (MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 34). 2.2 Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen sowie Zeichen, die beschreibend sind. Beschreibende Zeichen sind Angaben, die sich in ei- nem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Wa- ren oder Dienstleistungen verstanden werden. Hierunter fallen namentlich Wörter, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammenset-
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zung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wir-
kungsweise, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der beanspruch-
ten Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (BGE 128 III 447 E. 1.5
"Première"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 84; EUGEN
MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter-
und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 247, 313
f.). Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder An-
spielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen
hindeuten, macht ein Zeichen noch nicht zum Gemeingut. Der gedankliche
Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr der-
art sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für einen erhebli-
chen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denk-
arbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 128 III
447 E. 1.5 "Première"; BGE 127 III 160 E. 2b/aa "Securitas"; Urteil des
BVGer B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 4.2 "Apotheken Cockpit").
Zum Gemeingut zählen ferner Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitäts-
hinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 128 III 447
"Die Post").
2.3 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Da-
bei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht
der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache
schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (BGE 131 III 495 E. 5
"Felsenkeller"; MARBACH, a.a.O., N. 214).
3.
Mit Blick auf die Eintragungs- und Schutzfähigkeit der streitigen Marke sind
vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Bei den relevan-
ten Waren der Klassen 7 und 9 handelt es sich um Maschinen sowie Ma-
schinenteile der Druck- und Verpackungsindustrie. Entgegen der Auffas-
sung der Vorinstanz lässt sich nicht annehmen, dass diese Waren vom
schweizerischen Durchschnittskonsumenten nachgefragt werden. Wie die
Beschwerdeführerin zutreffend ausführt, richten sich die Waren vielmehr
an Fachabnehmer der entsprechenden Industriezweige.
B-5766/2018 Seite 6 4. 4.1 Die Vorinstanz führt in der angefochtenen Verfügung aus, beim Zei- chen ETERNA handle es sich um die feminine Form des italienischen Ad- jektivs „eterno“, welches auf Deutsch mit „ewig“ übersetzt werde. Vorlie- gend stehe die Bedeutung „langlebig, robust, widerstandsfähig“ im Vorder- grund. Der erwähnte Sinngehalt sei der einzige, der im Kontext mit den beanspruchten Waren direkt sinnergebend und ohne weiteren Gedanken- aufwand verständlich sei. Die Bedeutung werde für die Anpreisung und Be- schreibung von diversen Produkten auf dem Markt verwendet. Die Abneh- mer hätten die Erwartung, dass die beanspruchten Waren der Klassen 7 und 9 nicht schnell verschleissen. Dies stelle eine klare Beschaffenheits- angabe dar und sei zum anderen ein Qualitätshinweis. Dem Zeichen fehle somit jegliche Unterscheidungskraft. Die von der Beschwerdeführerin im Verfahren zitierten Voreintragungen würden sich jeweils in einem oder mehreren Merkmalen vom strittigen Zeichen unterscheiden. Ein Anspruch auf Eintragung einer Marke aufgrund ausländischer Eintragungen bestehe nicht. 4.2 Die Beschwerdeführerin entgegnet, die innerhalb der Schweizer Fach- kreise geringe Anzahl von italienischsprachigen Tessinern würden das ita- lienische Adjektiv „eterno, -a“ erkennen, diesem aber einen anderen Sinn- gehalt beimessen. Sie würden das Wort als „ewig“ im übertragenen, figu- rativen Sinne verstehen. Deutschschweizer und französischsprachige Fachleute würden das Wort nicht verstehen. Die Vorinstanz habe das itali- enische Adjektiv falsch übersetzt bzw. dem Wort einen Bedeutungsinhalt zugewiesen, welcher ihm nicht zukomme. Dem Wort komme nicht die von der Vorinstanz hergeleitete Bedeutung von „robust, langlebig, widerstands- fähig“ zu. Selbst wenn dies so wäre, sei der Sinngehalt für Fachendabneh- mer von Industriemaschinen nicht beschreibend oder anpreisend und der behauptete Sinngehalt stehe auch nicht im Vordergrund. Den nicht be- schreibenden Charakter würden auch diverse Voreintragungen bestätigen. Zusammenfassend sei das Zeichen ETERNA für sämtliche Waren der Klassen 7 und 9 schutzfähig. 4.3 „Eterna“ ist die weibliche Form des italienischen Adjektivs „eterno“ und bedeutet auf Deutsch „ewig“ (PONS Online Wörterbuch Italienisch- Deutsch, http://de.pons.com/, abgerufen am 12.12.18). Das Wort hat meh- rere Sinngehalte. So kann sich „eterno“ unter anderem auf etwas beziehen, das kein Ende hat oder ein Leben lang bzw. für immer andauert (Lo Zinga- relli, Vocabolario della lingua italiana, 12. Aufl. 2005, S. 663;
B-5766/2018 Seite 7 http://www.sapere.it/sapere/dizionari.html, abgerufen am 12.12.18). Die von der Vorinstanz in den Vordergrund gestellten Bedeutungen „robust“ und „widerstandsfähig“ erscheinen daher eher weit hergeholt, während „langlebig“ zutreffender ist. In Bezug auf die vom Zeichen beanspruchten Waren liegt die Bedeutung des Wortes „ewig“ im Sinne von „ein Leben lang andauernd“ auf der Hand. Das Zeichen suggeriert damit, dass die entspre- chenden Industriemaschinen bzw. deren Einzelteile ewig bzw. ein Leben lang halten würden. Der Sinngehalt des Zeichens bezieht sich klarerweise auf die Qualität der Waren und ist beschreibend. Dem Zeichen kann somit eine anpreisende Bedeutung nicht abgesprochen werden. Dies zeigen auch die Beilagen der Vorinstanz zur Verfügung, in welchen das Wort „e- terno“ in Zusammenhang mit verschiedenen Produkten gebraucht wird, um auf deren Langlebigkeit und somit auf die besondere Qualität der Waren hinzuweisen. Eine allfällige Mehrfachbedeutung des Zeichens führt nicht zu dessen Schutzfähigkeit, sofern mindestens eine der Bedeutungen eine unmittelbare Aussage über die betreffende Ware oder Dienstleistung dar- stellt. Liegt der beschreibende Sinn eines Zeichens – wie vorliegend – offen auf der Hand, kann die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deu- tungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (Urteil des BVGer B-4848/2013 vom 15. August 2014 E. 4.3 "Couronné"; Urteil des BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 "Gipfeltreffen"; BGE 116 II 609 E. 2a "Fioretto"; MARBACH, a.a.O., N. 306). Entgegen der Ansicht der Be- schwerdeführerin ist nicht relevant, ob die deutsch- und französischspra- chigen Verkehrskreise die Bedeutung des Wortes „eterna“ verstehen und das Zeichen unter Umständen nur einer Minorität der massgebenden Ver- kehrskreise einen sinnstiftenden Inhalt vermittelt (vgl. hierzu E. 2.3). 4.4 Aus den zitierten in- und ausländischen Voreintragungen kann die Be- schwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten. So ist die Schweizer Marke Nr. 721244 ETERNA zwar ebenfalls für Waren der Klasse 9 regis- triert, aber Software und Industriemaschinen sind nicht vergleichbar. Vor- liegend handelt es sich aufgrund des klaren Gemeingutcharakters des Zei- chens nicht um einen Grenzfall, weshalb ausländische Eintragungen kein Indiz für die Eintragungsfähigkeit in der Schweiz darstellen (vgl. Urteil des BVGer B-3331/2010 vom 3. November 2010 E. 7 "Paradies"). 4.5 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Zeichen ETERNA für die beanspruchten Waren der Klassen 7 und 9 von den relevanten Verkehrs- kreisen als qualitativ anpreisend wahrgenommen wird. Das Zeichen fällt somit unter den Begriff des Gemeinguts und ist vom Markenschutz ausge- schlossen (Art. 2 Bst. a MSchG). Die Beschwerde ist abzuweisen.
B-5766/2018 Seite 8 5. Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Be- schwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebüh- ren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozess- führung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4 bis
VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kos- ten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich an den Erfahrungs- werten der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.− und Fr. 100'000.− ange- nommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Die Kosten des Verfahrens sind in Anwendung der gesetzlichen Bemessungs- kriterien mit Fr. 3'000.− zu beziffern. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird nach Eintritt der Rechtskraft zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwen- det. Der unterliegenden Beschwerdeführerin ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).
B-5766/2018 Seite 9 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Der Beschwerdeführerin werden Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– aufer- legt. Der einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– wird nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. 3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 75057/2018; Gerichtsurkunde) – das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Daniel Willisegger Pascal Waldvogel
B-5766/2018 Seite 10 Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be- weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 15. Januar 2019