B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-5608/2019
Urteil vom 30. September 2020 Besetzung
Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), Richter David Aschmann, Richter Marc Steiner, Gerichtsschreiber Lukas Abegg.
Parteien
Drunk Elephant LLC, 3700 Newport Blvd, Suite 301, US-CA 92663 Newport Beach, vertreten durch A. W. Metz & Co. AG, Kreuzbühlstrasse 8, 8008 Zürich, Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Markeneintragungsgesuch CH 78059/2018 UMBRA SHEER.
B-5608/2019 Seite 2 Sachverhalt: A. Mit Gesuch vom 3. September 2018 beantragte die Beschwerdeführerin Markenschutz für das Zeichen "UMBRA SHEER" für folgende Waren der Klasse 3: Nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schön- heitspflege, insbesondere Sonnenschutzmittel und nicht medizinische Hautpflegepräparate; nicht medizinische Zahnputzmittel; Parfümeriewa- ren, ätherische Öle; Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfer- nungs- und Schleifmittel. Mit Schreiben vom 25. Januar 2019 beanstandete die Vorinstanz das Ein- tragungsgesuch mit der Begründung, das Zeichen sei irreführend über die geografische Herkunft der Waren. Nach einer erneuten Prüfung des Ge- suchs beanstandete die Vorinstanz das Eintragungsgesuch mit Schreiben vom 12. April 2019 stattdessen mit der Begründung, das Zeichen sei be- schreibend für einen Teil der beanspruchten Waren, da es sich aus einer Farbangabe und einer üblichen Sachbezeichnung zusammensetze. Mit Schreiben vom 24. April 2019 bestritt die Beschwerdeführerin diese Zu- rückweisungsgründe. Am 26. April 2019 teilte die Vorinstanz der Beschwer- deführerin mit, dass diese an der Zurückweisung festhalte und kündigte den Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung an. B. Mit Verfügung vom 25. September 2019 verweigerte die Vorinstanz den Markenschutz teilweise. Die Verweigerung betraf folgende Waren: Klasse 3: Nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schön- heitspflege, insbesondere Sonnenschutzmittel und nicht medizinische Hautpflegepräparate; Parfümeriewaren, ätherische Öle. C. Die Vorinstanz begründete ihren Entscheid damit, dass "UMBRA SHEER" für die abgewiesenen Waren einen direkt beschreibenden Charakter habe. Das Zeichen werde von den massgebenden Abnehmerkreisen nicht als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen, sondern ganz allgemein als Hinweis auf die Waren selbst und deren wesensbestimmende Eigen- schaften. Entsprechend sei "UMBRA SHEER" für diese Waren nicht schutzfähig. D. Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom
B-5608/2019 Seite 3 25. Oktober 2019 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie bean- tragt, die vorinstanzliche Verfügung aufzuheben und die Marke für alle be- anspruchten Waren zum Markenschutz zuzulassen. Eventualiter sei das Geschäft zur nochmaligen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Sie macht im Wesentlichen geltend, dass "UMBRA" und "SHEER" weder Wörter des englischen Grundwortschatzes noch des erweiterten Grund- wortschatzes seien und den schweizerischen Verkehrskreisen – entgegen der Ansicht der Vorinstanz – die Bedeutung "erdbraune Farbe" im Zusam- menhang mit "Umbra" nicht bekannt sei. "UMBRA SHEER" könne nicht die Bedeutung von "erdbraun" und "dünn/transparent" zugeordnet werden. Die bekannte Bezeichnung in der Schweiz für "dünn" sei "thin" und nicht "sheer". Der (Durchschnitts-) Schweizer kenne die Bedeutung von "sheer" nicht, höchstens das deutsche Wort "transparent", das in Englisch gleich- lautend sei. Die Vorinstanz müsse zudem ihre Argumentation mit schwei- zerischen und nicht mit ausländischen Webseiten-Inhalten belegen. Im Weiteren könnten lediglich gedruckte Wörterbücher als zuverlässig ange- sehen werden. Letztlich wirft die Beschwerdeführerin der Vorinstanz vor, sie habe die Tatsache, dass in den USA die identische Marke "UMBRA SHEER" für identische Waren eingetragen wurde, nicht beachtet, was für die Beschwerdeführerin nicht nachvollziehbar sei. E. Mit Eingabe vom 13. Dezember 2019 liess sich die Vorinstanz vernehmen. Sie beantragt, die Beschwerde unter Kostenfolge vollumfänglich abzuwei- sen. Zur Begründung verweist sie einerseits auf ihre Ausführungen in der Verfügung. Ergänzend dazu führt sie zum Vorbringen der Beschwerdefüh- rerin, wonach die von der Vorinstanz vorgelegten Belege für die Bekannt- heit des Wortelements "SHEER" nicht die Bedeutung im Sinne von "dünn" oder "transparent" aufzeigten, folgendes an: Einerseits seien die genann- ten Bedeutungen in der von der Vorinstanz belegten lexikalischen Defini- tion gemäss "Merriam-Webster" sehr wohl enthalten und würden auch von zweisprachigen Wörterbüchern gestützt. Andererseits dienten die einge- reichten Belege dazu, die Üblichkeit im Warensegment aufzuzeigen. Aus den Belegen gehe hervor, dass das Wort "sheer" dünne oder transparente Kosmetika bezeichnet. Der Begriff "sheer" sei zudem für die strittigen Wa- ren in der Klasse 3 üblich und den Abnehmern sei der Begriff im oben er- wähnten Sinne bekannt. Zum Vorbringen der Beschwerdeführerin, wonach jegliche Belege aus dem Internet von schweizerischen Webseiten-Inhalten stammen müssten, hält
B-5608/2019 Seite 4 die Vorinstanz fest, dass auch ausländische Internetseiten zur Beurteilung der Üblichkeit eines Zeichens herangezogen werden könnten - zumal die in Frage stehenden Waren ohne Restriktionen in die Schweiz eingeführt werden können. Insofern seien auch Belege von ausländischen On- lineshops geeignet, die Üblichkeit von Wortelementen bei den schwei- zerischen Abnehmern nachzuweisen. Darüber hinaus habe die Vorinstanz Belege sowohl von schweizerischen als auch von ausländischen Inter- netseiten vorgelegt, welche geeignet seien, die Üblichkeit der in Frage stehenden Bezeichnung im Zusammenhang mit den strittigen Waren der Klasse 3 zu belegen. F. Eine Parteiverhandlung fand nicht statt. G. Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit erheblich, in den Ur- teilserwägungen detaillierter eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Be- schwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdefüh- rerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG) und hat den eingeforderten Kostenvorschuss frist- gerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die frist- und formgerecht ein- gereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) ist einzu- treten. 2. 2.1 Gemäss Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Mar- kenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich als Marke für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Ge- meingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizu- halten sind, und andererseits Zeichen, die sich mangels Unterscheidungs- kraft nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen eignen und damit nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstan-
B-5608/2019 Seite 5 den werden (MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BRIKHÄUSER, in: Da- vid/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzge- setz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 34). 2.2 Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen sowie Zeichen, die beschreibend sind. Beschreibende Zeichen sind Angaben, die sich in einem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliess- lich als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Hierunter fallen namentlich Wörter, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wirkungsweise, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der beanspruchten Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BRIKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 84; EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs- recht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 247, 313 f.). Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, macht ein Zeichen noch nicht zum Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für einen erheblichen Teil der schwei- zerischen Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonde- ren Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; BGE 127 III 160 E. 2b/aa "Securitas"; Urteil des BVGer B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 4.2 "Apotheken Cockpit"). Zum Gemeingut zählen ferner Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinwei- sen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 128 III 447 E. 1.6 "Première"; BGE 129 III 225 E. 5.2 "Masterpiece"; BGE 103 II 339 E. 4 "More"; Urteil des BVGer B-2999/2011 vom 22. Februar 2013 E. 3.1 "Die Post"). 2.3 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Da- bei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizeri- sches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht,
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2. Aufl. 2009, N. 214). Auch englischsprachige Ausdrücke werden im Rah-
men der schweizerischen Markenprüfung berücksichtigt, sofern sie für ei-
nen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind
(BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece"; Urteil des BGer 4A.5/2003 vom
22. Dezember 2003 E. 3.1-3.2 "Discovery Travel & Adventure Channel";
Urteil des BVGer B-5642/2014 vom 16. Juli 2015 E. 5.6 "EQUIPMENT"),
es sei denn sie werden von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise
nicht verstanden, was etwa der Fall sein kann, wenn ein Ausdruck nicht
zum Grundwortschatz gehört (Urteil des BVGer B-3052/2009 vom 16. Feb-
ruar 2010 E. 2.3 "DIAMONDS OF THE TSARS"; vgl. CLAUDIA KELLER, Do
you speak English? – Anmerkungen zum Bundesverwaltungsgerichtsent-
scheid B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 "Delight Aromas [fig.]", in sic!
2008, 485). Fachkreise verfügen in ihrem Fachgebiet oft über gute Eng-
lischkenntnisse (Urteil des BGer 4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008
"Stencil-master"). Fremdwörter können sich branchenspezifisch auch als
Sachbezeichnungen etabliert haben und im Zusammenhang mit den kon-
kreten Waren oder Dienstleistungen vom breiten Publikum in einem be-
schreibenden Sinn aufgefasst werden (Urteil des BGer 4A_136/2019 vom
15. Juli 2019 E. 2.4.2 "REVELATION"; Urteile des BVGer B-5531/2007
vom 12. Dezember 2008 E. 7 "Apply-Tips" und B-600/2007 vom 21. Juli
2007 E. 2.3.3 "Volume up").
3.
3.1 Vorab sind die relevanten Verkehrskreise zu bestimmen. Die
Vorinstanz argumentiert, die Abnehmer der vorliegend beanspruchten Wa-
ren seien in erster Linie Durchschnittskonsumenten sowie spezialisierte
Fachkreise, etwa Kosmetikhändler. Die Beschwerdeführerin ist der Auffas-
sung, dass die Abnehmer der Waren grösstenteils Konsumenten mit einem
durchschnittlichen englischen Wortschatz sind, sowie durchschnittlich ge-
bildete Verkäufer/innen als Fachpersonen.
3.2 Bei Waren, welche sowohl an Fachkreise als auch an Endverbraucher
vertrieben werden, ist bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit der Marke in
erster Linie auf das Verständnis der Endkonsumenten abzustellen, da
diese die grösste und am wenigsten erfahrene Marktgruppe bilden (Urteil
des BVGer B-5504/2018 vom 28. November 2018 E. 3 "più"; DAVID ASCH-
MANN, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 Bst. a Rz. 29).
B-5608/2019 Seite 7 Im vorliegenden Fall ist daher das Verständnis der Endabnehmer massge- bend. 4. 4.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, es sei unzulässig, dass die Vorinstanz mit Hilfe des Internets den Sinngehalt von "UMBRA SHEER" bestimme. Hierzu ist festzuhalten, dass das Internet insbesondere dazu dienen kann, im Rahmen der Prüfung des Gemeingutcharakters die Bana- lität einer Begriffskombination oder deren Üblichkeit im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren zu belegen (vgl. Urteil des BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.2 / 3.4 "GIPFELTREFFEN" und Urteil des BVGer B-4080/2008 vom 8. September 2010 E. 2.4 "Aussie Dual Perso- nality"). Insofern ist es zulässig, wenn die Vorinstanz Beweismittel aus dem Internet ins Recht legt, die ihrer Ansicht nach die Üblichkeit des Begriffs "sheer" in der Kosmetikbranche belegen. 4.2 Weiter führt die Beschwerdeführerin aus, die Vorinstanz müsse Belege aus dem Internet mit schweizerischen und nicht mit ausländischen Web- seiten beibringen, da das Bundesgericht auf die schweizerischen Ver- kehrskreise und deren Sprachkenntnisse abstelle. Die Vorinstanz entgeg- net diesem Argument, die Rechtsprechung lasse es zu, dass im Rahmen einer Internetrecherche ausländische Webseiten zur Beurteilung der Üb- lichkeit herangezogen werden. Diesbezüglich kann festgehalten werden, dass Webseiten, deren top level domain anders als .ch lauten, nicht zwangsläufig irrelevant sind. Auch eine Webseite mit einer top level domain bspw. von Nachbarländern der Schweiz kann eine gewisse Aussage über den Sprachgebrauch in der Schweiz machen, da auch schweizerische Abnehmer auf solchen Websei- ten surfen (ausführlich: Urteil des BVGer B-6219/2013 vom 27. April 2016 E. 5.2.3.2 "rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]" mit zahlreichen Hin- weisen, bestätigt durch das Bundesgericht im Urteil 4A_363/2016 vom 7. Februar 2017). Ausdrücke und Wendungen, welche bspw. auf Websei- ten mit der top level domain .fr oder der generischen top level domain .com verwendet werden, sind somit im vorliegenden Fall auch zu berücksichti- gen (siehe auch Urteil des BVGer B-4894/2017 vom 8. Februar 2019 E. 2.4.2 "REVELATION").
B-5608/2019 Seite 8 5. Im nächsten Schritt ist zu beurteilen, ob das Zeichen "UMBRA SHEER" zum Gemeingut gehört und damit für das Markenrecht schutzunfähig wäre. 5.1 Als Erstes muss der Sinngehalt des strittigen Zeichens "UMBRA SHEER" bestimmt werden. Ausgangspunkt hierfür ist in der Tat die lexika- lische Bedeutung der im Zeichen verwendeten Worte, wie das die Be- schwerdeführerin geltend macht. Die Ermittlung des Sinngehaltes eines Zeichens erschöpft sich indes nicht in dieser lexikalischen Definition. Ent- scheidend ist, wie die relevanten Verkehrskreise ein bestimmtes Zeichen auffassen. Um die Frage zu beantworten, ob ein Zeichen als beschreibend für eine bestimmte Ware oder Dienstleistung angesehen wird, darf nicht bloss abstrakt-theoretisch nach dem Sinngehalt gefragt werden. Es muss vielmehr untersucht werden, wie die Verkehrskreise das strittige Zeichen im Kontext der beanspruchten Waren am Markt deuten (Urteil des BVGer B-4414/2019 vom 23. April 2020 E. 6.1 "Do-Tank"). 5.2 Die Vorinstanz argumentiert einerseits, dass die Abnehmer das Zei- chen insgesamt ohne Gedankenaufwand als Hinweis auf ein dünnes Kos- metikprodukt erdbrauner Farbe verstehen. "Sheer" sei eine im Kosme- tiksortiment übliche Bezeichnung. Anders als die Beschwerdeführerin ar- gumentierte, sei es nicht von Belang, ob "sheer" zum englischen Grund- wortschatz gehöre, da es von den Verkehrskreisen aufgrund seiner Üblich- keit im Zusammenhang mit Kosmetikprodukten verstanden werde. Entge- gen der Auffassung der Beschwerdeführerin handle es sich bei dem Wort "umbra" auch nicht um eine englischsprachige Farbbezeichnung, für deren Verständnis erhöhte Englischkenntnisse vorauszusetzen seien. "Umbra" sei vielmehr als Bezeichnung für "erdbraune Farbe" in der deutschen Spra- che lexikalisch definiert und werde als solche ohne Weiteres verstanden. 5.3 Die Beschwerdeführerin bringt demgegenüber vor, dass den schweize- rischen Verkehrskreisen die Bedeutung "erdbraune Farbe" in Zusammen- hang mit "umbra" nicht bekannt sein dürfte. "Umbra" und "sheer" seien we- der Wörter des englischen Grundwortschatzes noch des erweiterten Grundwortschatzes. Gemäss Oxford Grosswörterbuch werde für die Be- zeichnung "umbra" die deutsche Übersetzung "Kernschatten" angegeben. "Erdbraun" werde in dem Wörterbuch nicht aufgeführt. Die Beschwerde- führerin behauptet sinngemäss weiter, dass dem Durchschnittskonsumen- ten die genaue Bedeutung von "sheer" nicht bekannt sei und diese Be- zeichnung dementsprechend weder zum Grundwortschatz noch zum er- weiterten Grundwortschatz gehöre.
B-5608/2019 Seite 9 5.4 "Umbra" stammt ursprünglich aus dem Lateinischen und bedeutet "Schatten" (vorinstanzliche Beilage: Duden Universalwörterbuch). "Umbra" wird im Duden Oxford Grosswörterbuch (Englisch-Deutsch) übersetzt mit "Kernschatten". "Ombra" bedeutet im Italienischen "Schatten", was phone- tisch als auch lexikalisch "umbra" sehr nahesteht. Auf Französisch bedeu- tet "ombre" ebenfalls "Schatten". Gemäss Duden.ch (abgerufen am 24. Juli 2020) bedeutet "umbra" "dunkler Kern eines Sonnenflecks" und "erd- braune Farbe". Auch wenn der Begriff "umbra" dem Deutschschweizer nicht auf Anhieb etwas sagt, dürften doch die Personen aus den italienisch und französisch sprechenden Verkehrskreisen "umbra" die Bedeutung von "Schatten" oder einer dunklen Färbung zuordnen, dies aufgrund des ähn- lichen Klanges als auch der Tatsache, dass diese Sprachen als romanische Sprachen dem Latein näherstehen als die deutsche Sprache. Diesbezüg- lich ist zu berücksichtigen, dass ein Zeichen bereits als Gemeingut gilt, wenn es in einer der schweizerischen Landessprachen direkt beschrei- bend ist (vgl. E. 2.3 oben). "Umbra" wird somit von den genannten Ver- kehrskreisen als "Schatten" oder einer dunklen Färbung bzw. Tönung ver- standen. 5.5 In Bezug auf das Wortelement "sheer" argumentiert die Beschwerde- führerin, die von der Vorinstanz vorgelegten Belege für die Bekanntheit des Wortelements "sheer" zeigten nicht die Bedeutung im Sinne von "dünn" oder "transparent" auf. Dem erwiderte die Vorinstanz, dass die genannten Belege nicht zum Nachweis des lexikalischen Gehalts eingereicht wurden, sondern dazu dienten, die Üblichkeit des Begriffs "sheer" im entsprechen- den Warensegment aufzuzeigen. 5.6 "Sheer" bedeutet übersetzt u.a. "hauchfein" (vorinstanzliche Beilage: Duden Oxford Englisch-Deutsch). Weitere Übersetzungen sind: "hauch- dünn", "durchscheinend" (www.pons.com, abgerufen am 24. Juli 2020). Auch das Langenscheidt Schulwörterbuch (Langenscheidt, 2009) enthält das Wort "sheer" in der Bedeutung von "hauchdünn". Dass "sheer" in einem Schulwörterbuch enthalten ist, deutet stark darauf hin, dass dieses Wort dem Grundwortschatz Englisch zugeordnet werden kann und dessen Verständnis bei Endabnehmern gegeben ist. Weiter be- legt die Vorinstanz mit Beispielen aus dem Internet, dass der Begriff "sheer" regelmässig zur Beschreibung eines Kosmetikartikels im Sinne einer Ei- genschaft oder als Teil der Produktbezeichnung selbst benutzt wird. Eigene Recherchen des Bundesverwaltungsgerichts auf den Internetseiten von Grossverteilern von Kosmetika wie Douglas (www.douglas.ch, abgerufen
B-5608/2019 Seite 10 am 13. August 2020) und ImportParfumerie (www.impo.ch, abgerufen am 13. August 2020) sowie dem Internetversandhändler Galaxus (www.gala- xus.ch, abgerufen am 13. August 2020) und dem Warenhaus Manor (www.manor.ch, abgerufen am 13. August 2020) zeigen zudem eine Viel- zahl von Produkten quer durch alle Arten von Kosmetika und Parfümen, welche den Begriff "sheer" als Teil des Produktebeschriebs enthalten. Es spricht somit vieles dafür, dass Endabnehmer von Produkten aus dem Kos- metikbereich und den anderen beanspruchten Waren dieses Wort kennen und verstehen – wenn nicht in der exakten Bedeutung gemäss Wörterbuch, dann immerhin als eine übliche und bekannte Bezeichnung für eine Pro- dukteeigenschaft im genannten Warensegment (vgl. Urteil des BVGer B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 5.2.1 "CARPE DIEM/carpe noctem"). Soweit die Verkehrskreise das Wort "sheer" nicht direkt beschreibend ver- stehen, kann trotzdem nicht ohne Weiteres von einem unterscheidungs- kräftigen Zeichen ausgegangen werden. Vielmehr muss auch ausge- schlossen werden, dass kein Freihaltebedürfnis am strittigen Zeichen be- steht. Wie dargelegt, ist die Verwendung des Begriffs "sheer" als eine Ei- genschaft von Kosmetikprodukten gängig und wird von zahlreichen Mitbe- werbern aktuell verwendet. Damit liegen die vorliegenden Umstände nahe bei jenen Fällen, in denen ein terminus technicus aus einem Fachjargon oder ein üblicher Sprachgebrauch der Anbieter für diese unentbehrlich ist, obwohl er von den relevanten Verkehrskreisen unter Umständen nur vage verstanden wird oder er gar unterscheidungskräftig wäre (BVGE 2018 IV/3 E. 6.2 "WingTsun", BVGE 2010/32 E. 7.3.2 "Pernaton/Pernadol 400" je m.H.; DAVID ASCHMANN, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 Bst. a Rz. 222 f.). Das Interesse der Mitbewerber, den Begriff "sheer" in Kombination mit einer Farbe oder einer Farbeigenschaft als Produkte- beschrieb für Kosmetika gebrauchen zu können, führt daher zum Ergebnis, dass das Zeichen "UMBRA SHEER" freihaltebedürftig ist. Soweit "UMBRA SHEER" nicht bereits direkt beschreibend verstanden wird für z. B. eine dünn aufzutragende Lotion, eine wenig deckende Grundie- rung oder einen durchscheinenden Lippenstift in einer jeweils dunklen oder braunen Tönung, muss festgehalten werden, dass die Kombination einer Farbe oder Farbeigenschaft mit dem Wort "sheer" als freihaltebedürftig zu bewerten ist. Das Zeichen "UMBRA SHEER" kann daher für die strittigen Waren der Klasse 3 nicht zum Markenschutz zugelassen werden.
B-5608/2019 Seite 11 6. 6.1 Die Beschwerdeführerin rügt weiter, die Nichtbeachtung der Tatsache, dass in den USA die identische Marke "UMBRA SHEER" für identische Waren eingetragen wurde, sei nicht nachvollziehbar. 6.2 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts besteht aufgrund einer ausländischen Eintragung kein Anspruch auf Eintragung in der Schweiz und ausländische Entscheide haben keine präjudizielle Wirkung. Immerhin darf der Umstand, dass ein Zeichen im Ausland eingetragen wurde, bei der Beurteilung des Gemeingutcharakters eines Zeichens mitberücksichtigt werden. Jedes Land prüft die Schutzfähigkeit einer Marke jedoch nach sei- ner eigenen Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verkehrsanschauung. Dabei verfügen die einzelnen Länder über einen grossen Ermessensspiel- raum und ihre Beurteilung kann demnach unterschiedlich ausfallen (BGE 136 III 474 E. 6.3 "Madonna [fig.]"; BGE 135 III 416 E. 2.1 "Calvi"; BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"; BGE 129 III 225 E. 5.5 "MASTERPIECE"). Diese Grundsätze wurden von der Vorinstanz beachtet. Entgegen dem, was die Beschwerdeführerin anzunehmen scheint, führt zudem die Berück- sichtigung eines Beweisstücks mit Auslandsbezug (etwa in Form eines Ausdrucks eines ausländischen Internetshops) nicht dazu, dass die Vorinstanz im Rahmen der Prüfung der Unterscheidungskraft eine auslän- dische Entscheidung hätte als verbindlich ansehen müssen (Urteil des BGer 4A_363/2016 vom 7. Februar 2017, E. 4.2 "Rote Damenschuh- sohle"). Das Zeichen "UMBRA SHEER" besitzt damit für die strittigen Waren keine markenrechtliche Unterscheidungskraft und ist dem Gemeingut zuzurech- nen. Die Beschwerde ist abzuweisen. Der Eventualantrag auf Rückweisung an die Vorinstanz wird damit gegenstandslos. 7. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Ver- fahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). 7.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4 bis VwVG; Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs- gericht, VGKE, SR 173.320.2). Bei Markeneintragungsverfahren geht es
B-5608/2019 Seite 12 um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Im Markeneintragungsverfahren ist das In- teresse der beschwerdeführenden Partei am Aufwand einer neuen Mar- keneintragung und an der Vorbereitung der Markteinführung im Fall der Rückweisung der hängigen Markenanmeldung zu veranschlagen. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache da- rum nach Erfahrungswerten auf Fr. 50'000.– bis Fr. 100'000.– festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss", mit Hinweisen). Von diesem Erfah- rungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Ge- sagten rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 3'000.– festzulegen. 7.2 Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung zu- zusprechen (Art. 7 Abs. 3 VGKE).
B-5608/2019 Seite 13 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdeführerin auf- erlegt und zur Begleichung dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– entnommen. 3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde); – die Vorinstanz (Ref-Nr. M-122564/CH; Gerichtsurkunde); – das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde).
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Vera Marantelli Lukas Abegg
B-5608/2019 Seite 14 Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be- weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 6. Oktober 2020