B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-552/2017
Urteil vom 4. Dezember 2018 Besetzung
Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), Richter Marc Steiner, Richter David Aschmann, Gerichtsschreiber Lukas Abegg.
Parteien
Nile Clothing AG, Hauptstrasse 33, 2572 Sutz, vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. André Wahrenberger und/oder Dr. Stephanie Bruderer-Lattmann Blum & Grob Rechtsanwälte AG, Neumühlequai 6, Postfach 3954, 8021 Zürich 1, Beschwerdeführerin,
gegen
Interform AG, Mönchhofstrasse 15, 8802 Kilchberg ZH, vertreten durch Dr. Urs Erne, Rechtsanwalt, Erne Meier Mongiovi Rechtsanwälte, Stadelhoferstrasse 33, Postfach 5, 8024 Zürich, Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 14850, CH 653'567 HIRSCH/CH 683'528 APFELHIRSCH.
B-552/2017 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Schweizer Marke Nr. 683'528 "Apfelhirsch" wurde am 3. Februar 2016 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen: Klasse 9: Brillenfassungen Klasse 14: Schmuck Klasse 25: Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckungen. B. Am 22. April 2016 erhob die Beschwerdeführerin gegen diese Eintragung Widerspruch und stützte sich dabei auf die Schweizer Marke Nr. 653'567 "HIRSCH", welche für folgende Waren eingetragen ist Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; alle vorgenannten Waren nicht aus Hirschleder, Hirschfell oder anderen Hirschbestandteilen hergestellt und nicht mit Hirschmotiven verziert. C. Mit Entscheid vom 21. Dezember 2016 wies die Vorinstanz den Wider- spruch vollumfänglich ab. Sie begründete ihren Entscheid damit, dass ei- nerseits die Waren der Widerspruchsmarke der Klasse 25 nur mit den Wa- ren der angefochtenen Marke der Klasse 25 gleichartig seien; eine Gleich- artigkeit für die Waren der Klasse 9 und der Klasse 14 läge allerdings nicht vor. Weiter stellte die Vorinstanz zwar eine unveränderte Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke fest. Gleichzeitig argumen- tierte die Vorinstanz indes, dass das Zeichen "HIRSCH" für die Waren der Klasse 25 ohne Disclaimer beschreibend sei und daher nur über eine schwache Kennzeichnungskraft verfüge. Damit seien die Unterschiede in den Zeichen, also das Element Apfel bei der angefochtenen Marke, genü- gend stark, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen. D. Gegen diesen Entscheid wurde von der Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 26. Januar 2017 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erho- ben. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung des vorinstanzli- chen Entscheids betreffend die Klasse 25 und die Gutheissung des Wider- spruchs betreffend ebendiese Klasse 25. Dies unter Kosten- und Entschä- digungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin. Die Beschwerdeführe-
B-552/2017 Seite 3 rin anerkennt, dass zwischen den Waren der Klasse 25 ihrer Wider- spruchsmarke und den Waren der Klasse 9 bzw. Klasse 14 der angefoch- tenen Marke keine Gleichartigkeit gegeben sei. Bezüglich der Waren der Klasse 25 sei indes Warenidentität festzustellen. Weiter argumentiert die Beschwerdeführerin, dass eine weitgehende Zeichenähnlichkeit zwischen den strittigen Zeichen bestehe, da die angefochtene Marke den Hauptteil der Widerspruchsmarke unverändert übernehme und in der angefochtenen Marke ebenfalls den Hauptteil darstelle. Die Annahme der Vorinstanz, wo- nach das Zeichen "HIRSCH" für die Waren der Klasse 25 direkt beschrei- bend sei und daher die Kennzeichnungskraft der Marke "HIRSCH" derart herabgesetzt sei, dass keine Verwechslungsgefahr mit dem Zeichen "Apfelhirsch" mehr bestehe, sei falsch. Richtigerweise müsse der Marke "HIRSCH" eine mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft attes- tiert werden, wodurch gemäss ständiger Rechtsprechung eine Verwechs- lungsgefahr aufgrund der unveränderten Übernahme des Hauptbestand- teils bestehe. E. Die Beschwerdegegnerin repliziert mit Schriftsatz vom 7. März 2017 und beantragt die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädi- gungsfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin. Sie argumentiert, dass bei der angefochtenen Marke der Hauptteil nicht Hirsch sei, sondern vielmehr Apfel als zentraler Bestandteil der Marke angesehen werden müsse, da dieser auch den Wortanfang darstelle. Das Zeichen Apfelhirsch sei viel- mehr eine Fantasiebezeichnung und daher mit der Widerspruchsmarke nicht verwechselbar. Sie gehe zudem mit der Vorinstanz einig, dass es sich bei "HIRSCH" für Waren der Klasse 25 um eine schwache Marke handle, da diese beschreibend sei und somit zum Gemeingut gehöre. F. Mit Schreiben vom 10. April 2017 lässt sich die Vorinstanz vernehmen. Sie bekräftigt im Wesentlichen die Argumentation in ihrem Entscheid, wonach das Zeichen "HIRSCH" für Waren der Klasse 25 beschreibend und damit schwach und dem Gemeingut zugehörig sei, weshalb vorliegend nicht von einer Verwechslungsgefahr ausgegangen werden könne. G. Mit Zustellung der Vollmacht am 25. April 2017 an die übrigen Parteien ori- entiert die Beschwerdeführerin über einen Wechsel ihrer Rechtsvertretung.
B-552/2017 Seite 4 H. Eine Parteiverhandlung hat nicht stattgefunden.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge- gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsge- richt vom 17. Juni 2005 [VGG], SR 173.32). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. De- zember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) einge- reicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Wider- sprechende ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). 2. 2.1 Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistun- gen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähn- licher sich die Zeichen sind und umgekehrt (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]", BGE 128 III 99 E. 2c "Orfina", BGE 126 III 320 E. 6b/bb "Apiella"). 2.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich auf- grund der Registereinträge (Urteil des BVGer B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 2.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]" mit Hinweisen). Für die Annahme gleich- artiger Waren und Dienstleistungen sprechen u.a. eine einheitliche Wert- schöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Wa- ren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]"; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; GALLUS JOLLER, in: Marken- schutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 306).
B-552/2017 Seite 5 2.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter- lassen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks") und nach dem Mass an Gleich- artigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung. An die Verschie- denheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnli- cher die Produkte sind, und umgekehrt (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzel- ler Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]"; BGE 128 III 99 E. 2c "Or- fina", BGE 126 III 320 E. 6b/bb "Apiella"). Eine Verwechslungsgefahr be- steht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu be- fürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individuali- sierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 160 E. 2a "Securi- tas/Securicall"). 2.4 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Feb- ruar 2012 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]" mit Hinweisen). Der geschützte Ähn- lichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 II 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 78, mit Hinweisen). Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende Ele- mente beschreibenden Charakter haben (BGE 128 III E. 2.1 "Yukon"; Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera"). Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferi- schen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan" mit Hinweisen; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbe- werbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 979 mit Hinweisen). 2.5 Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebe- nenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die opti- sche Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamil- lon, Kamillan", BGE 119 II 473 E. 2c "Radion/Radomat"). 3. Weder die Vorinstanz noch die Beschwerdeführerin oder die Beschwer- degegnerin haben sich explizit zu den relevanten Verkehrskreisen geäus-
B-552/2017 Seite 6 sert. Es kann damit von den in der Rechtsprechung für die Klasse 25 Be- kleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckungen mehrfach definierten Ver- kehrskreisen des allgemeinen Publikums, welches mit leicht erhöhter Auf- merksamkeit der Marke begegnet, ausgegangen werden (BGE 121 III 377 E. 3d "Boss/Boks"; Urteile des BVGer B-5389/2014 vom 1. Dezem- ber 2015 E. 3 "STREET-ONE/STREETBELT.CH"; B-3118/2007 vom 1. No- vember 2007 E. 5 "Swing/Swing Relaxx [fig.]"; B-2296/2014 vom 29. Juni 2015 E. 4 "ysl [fig.]/sl skinny love [fig.]"). 4. Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt voraus, dass die Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienst- leistungen bestimmt sind (1. Satz, 2. Teil). 4.1 Vorliegend sind sowohl von der Widerspruchsmarke als auch der an- gefochtenen Marke die Waren Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbede- ckungen der Klasse 25 beansprucht, womit Warenidentität besteht. Dass die Widerspruchsmarke eingeschränkt ist auf Waren, welche nicht aus Hirschleder oder anderen Hirschbestandteilen hergestellt sind, tut dieser Erkenntnis keinen Abbruch. Dies ergibt sich aus folgender Begründung: Im häufiger anzutreffenden Fall, in welchem die Widerspruchsmarke den Oberbegriff für eine Ware der angefochtenen Marke beansprucht, ist die Gleichartigkeit geradezu offensichtlich. Allerdings ist auch im umgekehrten Fall, in welchem die angefochtene Marke den Oberbegriff und die Wider- spruchsmarke nur einen bestimmten Teil dieses Oberbegriffs beansprucht, grundsätzlich von einer Gleichartigkeit auszugehen (Urteile des BVGer B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 4.2.2 "CARPE DIEM/carpe noctem"; B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 4.1 "Quadratischer Rahmen [fig.]/Quad- ratischer Rahmen [fig.]" und B-7312/2008 vom 27. März 2009 E. 5 "Impe- rator/Imperator"). Vorliegend ist Zweiteres der Fall und damit die Gleichar- tigkeit bzw. Warenidentität erstellt. Damit ist auch ein strenger Massstab bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr anzulegen. Die weiteren Wa- ren, für welche die angefochtene Marke Schutz beansprucht, wurden von der Beschwerdeführerin in der Beschwerdeschrift als nicht gleichartig an- erkannt und bilden damit vorliegend auch nicht mehr Teil des Streitgegen- standes. Diesbezüglich ist die vorinstanzliche Verfügung in Rechtskraft er- wachsen. 5. Als nächstes ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Es stehen sich die reinen Wortmarken "HIRSCH" und "Apfelhirsch" gegenüber.
B-552/2017 Seite 7 5.1 Die Widerspruchsmarke besteht aus dem einzelnen Wort "HIRSCH", wohingegen die angegriffene Marke aus einem Kompositum besteht, näm- lich "Apfelhirsch". Das Widerspruchszeichen ist somit vollständig im ange- griffenen Zeichen enthalten. Die vollständige Übernahme der Wider- spruchsmarke in die angefochtene Marke bringt grundsätzlich bereits eine starke Zeichenähnlichkeit mit sich (vgl. GALLUS JOLLER, in: Markenschutz- gesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 134). Gemäss ständiger Recht- sprechung ist die unveränderte Übernahme einer älteren Marke in eine jün- gere Marke unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr unzuläs- sig, wenn das ältere Zeichen nicht wesentlich verändert wird (Urteile des BVGer B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.1 "Stingray/Roamer Stingray"; B-433/2013 vom 18. Februar 2014 E. 5.1 "Metro/Metropool"; B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 5.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]" und B-3118/2008 vom 1. November 2007 E. 2 und E. 6.1 "Swing/Swing Relaxx, Swing & Swing Relaxx [fig.]", je mit weiteren Hinweisen). 5.2 Die Übernahme einer Marke kann allerdings dann zulässig sein, wenn der übernommene Bestandteil derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass er seine Individualität verliert und nur noch als untergeordneter Teil des jüngeren Zeichens erscheint (Urteile des BVGer B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.2 "Stingray/Roamer Stingray", B-5616/2012 vom 28. November 2013 E. 4.2 "VZ VermögensZentrum/SVZ Schweizer Vor- sorgeZentrum" und B-4772/2012 vom 12. August 2012 E. 5.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]", GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 134). So wurde beispielsweise eine selbständige, kennzeichnende Stellung der älteren Marke "SKY" im Zeichen "SKYPE IN, SKYPE OUT" verneint (Urteil des BVGer B-386/2007 vom 4. Dezember 2009 E. 7.6). Vorliegend besteht das jüngere Zeichen aus dem älteren Zei- chen, dem der Zusatz "Apfel" vorangestellt wird. Eine Verschmelzung der beiden Zeichen liegt damit noch nicht vor. Sowohl im Schrift- wie auch im Klangbild bleibt das Wort Hirsch dabei klar individualisier- und als prägen- der Bestandteil erkennbar. 5.3 Indes kann auch ein veränderter Sinngehalt eine bestehende Zeichen- ähnlichkeit unter Umständen aufheben (BGE 112 II 362 E. 2 "Escoli- no/Seccolina", BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Mar- kenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 886 f.). Sinngemäss macht dies denn auch die Beschwerdeführerin geltend, wenn sie argumentiert, dass das Zeichen "Apfelhirsch" ein Fantasiezeichen sei und der Konsument dieses Zeichen nicht als eine Gattung eines Hirsches auffasse. Vielmehr werde Apfelhirsch
B-552/2017 Seite 8 so wie die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten sog. Parallel- marken "Zitronenschwan", "Erdbeerspatz" und "Bananenbär" als einer Li- nie von Fruchttieren mit grossem Fantasiegehalt verstanden. Dieser Argu- mentation kann nicht gefolgt werden. Die Beschwerdegegnerin macht sinn- gemäss geltend, die vorliegende Marke sei Teil einer Serienmarke und müsse in diesem Kontext verstanden werden. Allerdings hat die Beschwer- deführerin in keiner Art dargelegt, inwiefern die Marke "Apfelhirsch" teil ei- ner Serienmarke sein könnte, da sie weder Auszüge von den von ihr ge- nannten weiteren Marken einreichte, noch – was für ein Nachweis einer Serienmarke notwendig wäre – ein Gebrauch dieser verschiedenen Mar- ken und damit eine Bekanntheit bei den Verkehrskreisen nachwies (Urteil des BVGer B-4511/2012 vom 8. August 2014 E. 7.3.2 "DROSSARA/DRO- SIOLA" mit weiteren Hinweisen). Darüber hinaus ist offen, ob eine solche Sinnverwandtschaft für eine Serie von Marken überhaupt angenommen werden kann. Weiter ist der Beschwerdegegnerin entgegen zu halten, dass die Gattungsbezeichnungen für Hirsche üblicherweise vorangestellt sind, wie bspw. beim Dammhirsch, Rothirsch, Axishirsch, Davidhirsch, Weisslip- penhirsch, Mähnenhirsch oder Sumpfhirsch um nur einige zu nennen (vgl. statt vieler www.tier-arten.de > Hirscharten, abgerufen am 22. Oktober 2018). Entsprechend ist nicht auszuschliessen, dass die relevanten Ver- kehrskreise das Zeichen "Apfelhirsch" als eine Hirschgattung verstehen. 5.4 Unter Umständen könnte das Wort Apfelhirsch auch als eine Hirschfi- gur aus Apfel verstanden werden. Zwar scheint das mit obiger Begründung wenig wahrscheinlich, doch unter der Annahme, ein solches Verständnis existierte, müsste man berücksichtigen, dass der Sinngehalt, nämlich das Tier Hirsch, nach wie vor das Zeichen dominiert. Der Unterschied im Sinn- gehalt der beiden Marken wäre auch damit nicht derart gross bzw. nicht derart abweichend, dass eine Zeichenähnlichkeit überwunden würde. 6. 6.1 Weiter ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu bestim- men. Die Vorinstanz und mit ihr die Beschwerdegegnerin ist der Ansicht, dass die Widerspruchsmarke "HIRSCH" für die Waren der Klasse 25 Be- kleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckungen direkt beschreibend und da- mit dem Gemeingut zugehörig sei. So hat die Vorinstanz im Eintragungs- verfahren der Marke "HIRSCH" diese erst zum Markenschutz zugelassen, als dem Warenverzeichnis der Disclaimer alle vorgenannten Waren nicht aus Hirschleder, Hirschfell oder anderen Hirschbestandteilen hergestellt
B-552/2017 Seite 9 und nicht mit Hirschmotiv verziert beigefügt wurde. Im vorliegenden Wider- spruchsverfahren hat die Vorinstanz jedoch bei der Beurteilung der Kenn- zeichnungskraft den Disclaimer ohne weitere Begründung ausgeblendet und auf eine schwache Marke im Gemeingut erkannt. Eine solche Argu- mentation ist nicht nachvollziehbar. Bei der Eintragung der Marke wurde ein Disclaimer gesetzt, um gewisse Waren vom Markenschutz auszu- schliessen. Diese mittels Disclaimer ausgeschlossenen Waren können da- mit nicht zu einem späteren Zeitpunkt als Grund herangezogen werden, um eine Marke als Gemeingut zu charakterisieren. Denn die im Disclaimer genannten Waren sind gerade nicht vom Markenschutz erfasst und können daher auch keinen Einfluss auf die Kennzeichnungskraft haben. 6.2 Damit kann festgehalten werden, dass die Widerspruchsmarke für die von ihr beanspruchten Waren eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft besitzt. 7. In einer Gesamtbetrachtung ist die Verwechslungsgefahr zu beurteilen. Vorliegend ist die Gleichartigkeit bzw. Warenidentität zwischen den bean- spruchten Waren der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke erstellt. Damit ist auch ein strenger Massstab bei der Beurteilung der Ver- wechslungsgefahr anzulegen. Weiter übernimmt die angefochtene Marke die Widerspruchsmarke integral und ohne wesentliche Veränderung. Die Hinzufügung des Wortes Apfel kann die angefochtene Marke weder sinn- gehaltlich noch auf eine andere Art so stark verändern, dass die Wider- spruchsmarke in der angefochtenen Marke nicht mehr erkannt würde. Da die Widerspruchsmarke über eine normale Kennzeichnungskraft verfügt, besteht zwischen den strittigen Marken eine Verwechslungsgefahr. Die Be- schwerde ist damit für die im Beschwerdeverfahren noch strittigen Waren- Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckungen der Klasse 25 gutzuheis- sen. 8. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdegeg- nerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Als unterliegende Partei ist sie zudem zur Zahlung einer angemessenen Parteientschädigung an die Be- schwerdeführerin zu verpflichten (Art. 64 Abs. 1 und Abs. 3 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).
B-552/2017 Seite 10 8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa- che, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzuset- zen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 VGKE). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das In- teresse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der Wi- derspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschla- gen ist. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den re- lativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wir- ken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels anderer relevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 50'000.– bis Fr. 100'000.– festzulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss mit Hinweisen). Von diesen Erfahrungswer- ten ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strit- tigen Marke. Die Gerichtsgebühr für das Beschwerdeverfahren wird damit auf Fr. 4'500.– festgesetzt und der unterliegenden Beschwerdegegnerin auferlegt. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten d.h. die Widerspruchsgebühr be- trug Fr. 800.– und wurde von der Beschwerdeführerin vorgeleistet. Der Kostenvorschuss verbleibt bei der Vorinstanz. Da der vorinstanzliche Ent- scheid teilweise aufzuheben ist, sind auch die vorinstanzlichen Kosten neu zu verlegen. Die vorinstanzliche Verfügung wurde nur in Bezug zu den Wa- ren der Klasse 25 angefochten und wird im Beschwerdeverfahren diesbe- züglich aufgehoben. In Bezug zu den Waren der Klassen 9 und 14 erwuchs sie in Rechtskraft. Entsprechend werden die vorinstanzlichen Kosten nach Massgabe des Unterliegens zu zwei Dritteln der Beschwerdeführerin und zu einem Drittel der Beschwerdegegnerin auferlegt. Die Beschwerdegeg- nerin hat demnach der Beschwerdeführerin einen Drittel der Widerspruchs- gebühr d.h. Fr. 267.– zu ersetzen. 8.2 Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie all- fällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer de- taillierten Kostennote fest. Die Beschwerdeführerin hat eine Kostennote in der Höhe von Fr. 4'241.30 eingereicht. Die Parteientschädigung ist zwar grundsätzlich aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Dies heisst allerdings nicht, dass diese unbesehen übernommen werden muss, vielmehr sind nur die insgesamt notwendigen Kosten bzw. der notwendige Zeitaufwand zu ersetzen (Urteil des BVGer D-2572/2007 vom 4. Oktober
B-552/2017 Seite 11 2007 E. 4), wobei dem Bundesverwaltungsgericht ein erheblicher Ermes- sensspielraum zusteht (Urteil des BGer 8C_329/2011 vom 29. Juli 2011 E. 6.2). In Anbetracht des geringen Umfangs und der niedrigen Komplexität des Falles erscheint eine Parteientschädigung an die Beschwerdeführerin für das das Beschwerdeverfahren von Fr. 2'400.− als angemessen. Die erstinstanzliche Parteientschädigung wurde auf Fr. 2'000.– festgelegt Da der vorinstanzliche Entscheid teilweise aufgehoben wird, ist auch die vorinstanzliche Parteientschädigung neu zu verlegen. Die vorinstanzliche Verfügung wurde nur in Bezug zu den Waren der Klasse 25 angefochten und wird im Beschwerdeverfahren diesbezüglich aufgehoben. In Bezug zu den Waren der Klassen 9 und 14 erwuchs sie in Rechtskraft. Die vorinstanzliche Parteientschädigung ist nach Massgabe des Unterliegens zu verlegen. Unter gegenseitiger Verrechnung der Ansprüche aus Partei- entschädigungen hat die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin für das vorinstanzliche Verfahren einen Drittel der Parteientschädigung d.h. Fr. 667.– auszurichten. 8.3 Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwächst demnach mit Eröffnung in Rechtskraft.
B-552/2017 Seite 12 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren Nr. 14850 vom 21. Dezember 2016 wird bezüg- lich der Waren Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckungen der Klasse 25 aufgehoben. 2. Der Widerspruch wird teilweise gutgeheissen und die Vorinstanz angewie- sen, die Marke CH 683'528 "Apfelhirsch" für die Waren Bekleidung, Schuh- waren und Kopfbedeckungen der Klasse 25 aus dem Schweizerischen Markenregister zu löschen. 3. Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Der geleistete Kostenvor- schuss von Fr. 4'500.– ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten. 4. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für die vorinstanzli- chen Verfahrenskosten mit Fr. 267.– zu entschädigen. 5. Die Parteientschädigung für das Beschwerdeverfahren wird auf Fr. 2'400.– zugunsten der Beschwerdeführerin und zulasten der Beschwerdegegnerin festgelegt. 6. Ziffer 3 der vorinstanzlichen Verfügung über die Parteientschädigung wird aufgehoben. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin als Par- teientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren mit Fr. 667.– zu ent- schädigen. 7. Unter Verrechnung der genannten Ansprüche hat die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin ein Entschädigung von insgesamt Fr. 2'000.– zu entrichten.
B-552/2017 Seite 13 8. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular und Beschwerdebeilagen zurück) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 14850; Einschreiben; Beilage: Vorakten zurück)
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Vera Marantelli Lukas Abegg
Versand: 12. Dezember 2018