B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-550/2012
U r t e i l v o m 13. J u n i 2 0 1 3 Besetzung
Richter Francesco Brentani (Vorsitz), Richter David Aschmann, Richterin Maria Amgwerd, Gerichtsschreiber Alexander Moses.
Parteien
A._______, vertreten durch Rechtsanwalt Sven Capol und Rechtsanwalt Simon Affentranger, E. Blum & Co. AG Patentanwälte und Markenanwälte VSP, Vorderberg 11, 8044 Zürich, Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Verfügung vom 22. Dezember 2011 betreffend Internationale Registrierung IR 1019668 - KALMAR.
B-550/2012 Seite 2 Sachverhalt: A. Am 3. Dezember 2009 notifizierte die Organisation mondiale de la proprieté intellectuelle (OMPI) die Eintragung der internationalen Marke Nr. 1 019 668 "KALMAR" der A._______ für die folgenden Waren: Klasse 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction mé- talliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli- ques non compris dans d'autres classes; minerais. Klasse 7: Machines et machines-outils; moteurs (autre que pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (autres que pour vé- hicules terrestres); instruments agricoles autres qu'entraînés manuellement; couveuses pour œufs. Klasse 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei- gnement; appareils et instruments pour conduire, distribuer, transformer, ac- cumuler, régler ou commander le courant électrique; appareils pour enregis- trer, transmettre ou reproduire du son ou des images; supports d'enregistre- ment magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mé- canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de données et ordinateurs; extincteurs; logiciels et matériel informatique. Klasse 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Klasse 37: Construction; réparation; services d'installation. Klasse 39: Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisa- tion de voyages. Klasse 42: Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherches et conceptions y relatifs; services d'analyse et recherches indus- trielles; conception et développement de matériel informatique et logiciels. Für die Schweiz beschränkt sich der Anspruch auf Schutzausdehnung auf die vorgenannten Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 12 und 37. Am 3. Dezember 2010 erliess das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum IGE eine provisorische Schutzverweigerung. Zur Begründung gab es an, dass die Marke zum Gemeingut gehöre und dass sie irrefüh- rend sei.
B-550/2012 Seite 3 B. Mit Eingabe an das IGE vom 28. April 2011 beantragte A._______ die "vorliegende Schutzverweigerung aufzuheben und das Zeichen zum Mar- kenschutz in der Schweiz zuzulassen". Am 29. Juli 2011 teilte das IGE der Gesuchstellerin mit, an der provisorischen Schutzverweigerung fest- zuhalten. Gleichzeitig liess es die Beanstandung wegen Irreführung für die in Klasse 37 beanspruchten Dienstleistungen fallen und gewährte der Gesuchstellerin eine Frist bis zum 29. September 2011, um eine letzte Stellungnahme mit neuen Argumenten einzureichen und wies darauf hin, dass in Ermangelung neuer, stichhaltiger Argumente, es eine beschwer- defähige Entscheidung erlassen würde. Mit Schreiben vom 21. September 2011 ersuchte A._______ das IGE, ei- ne anfechtbare Verfügung zu erlassen. Mit Verfügung vom 22. Dezember 2011 verweigerte das IGE der strittigen Marke den Schutz in der Schweiz "für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen". C. Gegen diese Verfügung erhob A._______ am 30. Januar 2012 Be- schwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die angefoch- tene Verfügung unter Kosten- und Entschädigungsfolge aufzuheben und "die internationale Markeneintragung Nr. 1019668 KALMAR für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen in der Schweiz zum Schutz zuzulassen". Mit ihrer Vernehmlassung vom 17. April 2012 reichte die Vorinstanz ver- schiedene neue Unterlagen ein und beantragte die vollumfängliche Ab- weisung der Beschwerde. Die Beschwerdeführerin erhielt Gelegenheit, sich zu den neu eingereichten Akten bis zum 16. Juni 2012 zu äussern. In ihrer Stellungnahme vom 18. Juni 2012 hielt sie an ihrem Rechtsbegeh- ren fest. D. Am 16. August 2012 reichte die Vorinstanz zusätzliche Belege zur Be- kanntheit der schwedischen Stadt Kalmar im Zusammenhang mit dem sich dort am 2. August 2012 ausgetragenen Fussballspiel der Europa League zwischen BSC Young Boys und Kalmar FF. Mit Eingabe vom 3. September 2012 nahm die Beschwerdeführerin diesbezüglich Stellung.
B-550/2012 Seite 4 Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Gegen Verfügungen in Markensachen des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum kann Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben werden (Art. 31 und 33 lit. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Adressat der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Ände- rung oder Aufhebung (Art. 48 Abs. des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der eingefor- derte Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten. Die Vorbringen der Beschwerdeführerin in ihrer verspäteten Stellung- nahme vom 18. Juni 2012 können berücksichtigt werden, sofern sie aus- schlaggebend erscheinen (Art. 32 Abs. 2 VwVG). 2. 2.1 Das Basisgesuch, auf welches die internationale Registrierung der Marke der Beschwerdeführerin beruht, erfolgte in Finnland. Zwischen Finnland und der Schweiz gelten das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04). Eine allfällige Verweigerung der Schutzausdehnung auf die Schweiz hat die Vorinstanz innert achtzehn Monaten nach der internatio- nalen Registrierung der Marke zu erklären. Dabei reicht es aus, wenn in- nerhalb der Frist eine provisorische Schutzverweigerung erfolgt, in der sämtliche Gründe für die Schutzverweigerung mitgeteilt werden (Art. 5 Abs. 2 MMP; vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7416/2006 vom 8. Januar 2008 E. 3.3, 3.7 Pralinenverpackung und B-5658/2001 vom 9. Mai 2012, E. 2.1 Frankonia). Diese Frist wurde vorliegend ein- gehalten. 2.2 Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international regist- rierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der PVÜ ge-
B-550/2012 Seite 5 nannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verwei- gert werden kann. Dies trifft nach Art. 6 quinquies lit. B PVÜ namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder aus- schliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Ver- kehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Be- stimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in der rechtlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Lan- des, in dem der Schutz beansprucht wird, üblich sind (Ziff. 2), oder wenn die Marke gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstösst, insbesondere wenn sie geeignet ist, das Publikum zu täuschen (Ziff. 3). Diese Ausschlussgründe sind auch im schweizerischen Recht vorgese- hen. Vom Markenschutz sind nämlich Zeichen ausgeschlossen, welche dem Gemeingut angehören (es sei denn, dass sie sich als Marke durch- gesetzt haben) oder irreführend sind (Art. 2 lit. a und c des Marken- schutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). 3. Die Vorinstanz stützt ihren Entscheid auf die Tatsache, dass Kalmar der Name einer südschwedischen Stadt ist und das Warenverzeichnis keine Einschränkung auf Produkte schwedischer Herkunft enthält. Es handle sich somit um eine Herkunftsangabe, welche dem Gemeingut zuzuord- nen und gleichzeitig – mit Ausnahme der beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 37 – irreführend sei. 3.1 Das Bundesgericht geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass eine geographische Angabe nach der Lebenserfahrung beim Käufer der damit bezeichneten Ware im Allgemeinen die Vorstellung weckt, das betreffende Erzeugnis stamme aus dem Ort, auf das die Angabe hinweist. Auf der Grundlage dieses Erfahrungsgrundsatzes reicht der Umstand der Verwendung einer geographischen Bezeichnung zur Kennzeichnung von Waren als solcher aus, um diese grundsätzlich als Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 MSchG zu qualifizieren (BGE 135 III 416 E. 2.2 Calvi; FRANZISKA GLOOR GUGGISBERG, Die Beurteilung der Irreführung über die geographische Herkunft auf der Grundlage eines Erfahrungssatzes – Bemerkungen einer Mitarbeiterin des IGE zur Rechtsprechung des Bun- desgerichts, in: sic! 2011, S. 4, 9, mit Hinweisen). Der Erfahrungsgrund- satz entbindet im Ergebnis Behörde und Richter vom positiven Nachweis eines Herkunftsverständnisses (GLOOR GUGGISBERG, a.a.O, S. 9).
B-550/2012 Seite 6 3.2 Nicht als Herkunftsangaben gelten geographische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden (Art. 47 Abs. 2 MSchG). Das Bundesgericht hat in BGE 128 III 454, E. 2.1.1 ff Yukon sechs Fallgruppen gebildet, in denen geographische Angaben in Marken nicht als Herkunftsbezeichnungen verstanden wer- den:
Die Beschwerdeführerin beansprucht Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 12 und 37. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Ma-
B-550/2012 Seite 7 schinen und Werkzeuge, Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge sowie um Bau-, Reparations- und Installationsarbeiten. Diese Waren und Dienstleis- tungen richten sich sowohl an Durchschnittskonsumenten als auch – mit grösserer Wahrscheinlichkeit – an gewerbliche Abnehmer und Fachleute im Bau-, Fahrzeug- oder Maschinenbereich. 5. Das Wort "Kalmar" bezeichnet neben der bereits erwähnten südschwedi- schen Stadt auch einen zehnarmigen Tintenfisch und einen Familienna- men. Die Vorinstanz erwog, dass keine dieser Bedeutung derart dominie- rend sei, um den geographischen Sinngehalt des Wortes "Kalmar" zu verdrängen. Die Beschwerdeführerin wendet diesbezüglich ein, dass das Zeichnen Kalmar keinen Hinweis auf die geographische Herkunft der be- anspruchten Waren darstelle und dass die Bedeutung des Tintenfischs gegenüber dem geographischen Sinngehalt dominiere und diesen ver- dränge. 5.1 Nicht als Herkunftsangabe im Sinne der Yukon-Rechtsprechung gelten in erster Linie Namen von Städten, Ortschaften, Talschaften, Regionen und Ländern, die den massgebenden Verkehrskreisen nicht bekannt sind und demzufolge als Fantasiezeichen und nicht als Herkunftsangabe verstan- den werden. Wie bereits erwähnt, bestehen die massgebenden Ver- kehrskreise sowohl aus Durchschnittskonsumenten als auch aus gewerb- lichen Abnehmern und Fachleuten im Bau-, Fahrzeug- oder Maschinen- bereich. 5.2 Die Gemeinde Kalmar zählt 62'975 Einwohner, wovon – den Ausführun- gen der Beschwerdeführerin folgend – 36'392 in der Stadt als solcher wohnen. Die Stadt verfügt über einen Hafen, einen Flughafen und eine Universität. Gemäss der Enzyklopädie Brockhaus, auf welche die Vorin- stanz verweist, befinden sich ausserdem in Kalmar: "Hochschule; Muse- um; Rundfunkstation; Bau von Eisenbahn- und Strassenbahnwagen, Au- toindustrie, Elektroapparatebau, Holzverarbeitung, Schokoladen-, Nah- rungsmittel-, Bekleidungsindustrie, Werft; bedeutender Fremdenverkehr". Hinsichtlich des Tourismus weist die Vorinstanz auf eine Vielzahl von Ho- tels, Reiseberichten und Angeboten für Rundreisen hin. Sie bringt zudem vor, dass insbesondere der international in den Bereichen Kompressoren, Bau- und Bergbauausrüstungen, Industriewerkzeuge und Montagesyste- me tätige Konzern Atlas Copco in Kalmar einen Einkaufs- und Produkti-
B-550/2012 Seite 8 onsstandort sowie ein Schulungszentrum betreibt. Die Beschwerdeführe- rin erwidert diesbezüglich, dass Atlas Copco seinen Hauptsitz in Stock- holm habe und dass die neu eingereichten Belege der Vorinstanz bezüg- lich Wirtschaft und Industrie in Kalmar nicht über den Umstand hinweg täuschten, dass in Kalmar keine international ausstrahlenden Unterneh- men ansässig seien. 5.3 In der Vergangenheit wurden in Kalmar Automobile durch Volvo und Schienenfahrzeuge durch Kalmar Verkstad (später Bombardier Transpor- tation) produziert, welche auch ins Ausland exportiert wurden. Die jeweili- gen Werke wurden jedoch bereits in den Jahren 1994 bzw. 2005 ge- schlossen (vgl. http://en.wikipedia.org > Volvo Kalmar Assembly und http://de.wikipedia.org > Kalmar Verkstad, beide konsultiert am 30. Mai 2013). Aufgrund der zeitlichen Distanz dürften die erwähnten Werke und somit die Stadt Kalmar selbst Fachleuten der Fahrzeugindustrie nicht mehr bekannt sein (siehe auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7256/2010 vom 12. Juli 2011 E. 6.5 Gerresheimer, wo festgehalten wurde, dass nach der 2005 erfolgten Schliessung der im Düsseldorfer Stadtteil Gerresheim ansässig gewesenen Glashütte selbst Fachleute "Gerresheim" nicht mehr in Verbindung mit einem Ort bringen würden). Die übrige, von der Vorinstanz erwähnte Industrie dürfte hingegen nur den skandinavischen Markt beliefern und somit den Verkehrskreisen in der Schweiz unbekannt sein. Dies trifft auch für die Kalmarer Niederlas- sung von Atlas Copco zu, nachdem im vorliegenden Verfahren nicht dar- gelegt wurde, welche Produkte in Kalmar erstellt werden und ob diese in die Schweiz exportiert werden (in diesem Sinne auch Urteil des Bundes- verwaltungsgerichts B-6831/2011 vom 16. November 2012 E. 5.2 Wil- son). Sofern keine direkten Flugverbindungen aus der Schweiz bestehen, ist auch nicht davon auszugehen, dass Kalmar – unabhängig von der An- zahl der sich dort befindlichen Hotels – über eine besondere Bedeutung als Reisedestination für Touristen aus der Schweiz verfügt, woran die Tat- sache, dass einzelne Reisende über Kalmar im Internet berichten oder dass Rundreisen angeboten werden, welche Kalmar berühren, nichts än- dert. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Kalmar den massgeben- den Verkehrskreisen in der Schweiz nicht bekannt ist. Die Vorinstanz bringt im Zusammenhang mit der behaupteten Bekannt- heit von Kalmar vor, dass im Rahmen der Europa League im Jahr 2012 drei Spiele in Kalmar ausgetragen wurden (Kalmar gegen Cliftonville am 12. Juli 2012, gegen Osijek am 26. Juli 2012 und gegen die Young Boys am 2. August 2012, vgl. http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season
B-550/2012 Seite 9 =2013/matches/all/index.html, am 14. November 2012 konsultiert). Aus- serdem sei Kalmar auch einer der Austragungsorte der UEFA Damen- fussball-Europameisterschaft 2013. Die Tatsache, dass Kalmar in letzter Zeit Austragungsort verschiedener Fussballspiele auf europäischer Ebe- ne war und auch in Zukunft sein wird, vermag – durch entsprechendes Medienecho – die Bekanntheit der Stadt kurzfristig zu erhöhen. Es ist je- doch nicht davon auszugehen, dass damit eine andauernde Bekanntheit erreicht werden kann, weshalb die Stadt auch in Zukunft – für die mass- geblichen Verkehrskreise in der Schweiz – als unbekannt einzustufen sein wird (vgl. in diesem Sinne auch Urteil des Bundesverwaltungsge- richts B-6562/2008 vom 16. März 2009 E. 6.4 Victoria). 5.4 Nachdem die geographische Bedeutung von "Kalmar" relativ unbekannt ist, wird die Bezeichnung intuitiv im Sinne von Tintenfisch aufgefasst. Mit Blick auf den von der Vorinstanz eingereichten Telefonverzeichnisauszug – welcher, nach Bereinigung einiger Mehrfacheintragungen, den Nach- namen Kalmar nur 15 Mal für die ganze Schweiz enthält – ist nicht davon auszugehen, dass der Sinngehalt des Familiennamens als dominierend erscheint. Das Zeichen "KALMAR" wird von den massgeblichen Ver- kehrskreisen somit nicht als Herkunftsangabe verstanden, weshalb auch keine Gefahr der Irreführung besteht. 6. Die Marke "Kalmar" ist im Schwedischen Markenregister (http://www.prv.se > Trademarks > Swedish Trademark Database, konsul- tiert am 14. November 2011) eingetragen, womit in der Schweiz kein Freihaltebedürfnis zugunsten ortsansässiger Unternehmen anzunehmen ist (BGE 117 II 327 S. 331 f. E. 2b Montparnasse; Urteil des Bundesge- richts 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 4.3 Wilson; Urteile des Bundes- verwaltungsgerichts B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 6.2 Park Avenue; B-7256/2010 vom 12. Juli 2011 E. 7.1 Gerresheimer; EUGEN MARBACH, in: ROLAND VON BÜREN/LUCAS DAVID [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009., Rz. 394, mit Hinweis auf BGE 97 I 79 Cusco).
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Marke "KALMAR" von den massgeblichen Verkehrskreisen nicht als Herkunftsbezeichnung verstan- den wird und dass daran kein Freihaltebedürfnis besteht. Die Beschwer-
B-550/2012 Seite 10 de ist somit gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, die internatio- nale Registrierung IR 1'019'668 KALMAR in der Schweiz als Marke zum Schutz zuzulassen. 8. Der unterliegenden Vorinstanz werden keine Verfahrenskosten auferlegt (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Die obsiegende Beschwerdeführerin hat Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Vorliegend reichte der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin keine Kostennote ein, wes- halb die Höhe der Entschädigung auf Grund der Akten zu bestimmen ist (Art. 14 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Eine Entschädigung in Höhe von Fr. 2'000.– erscheint im vorliegenden Fall als angemessen.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung der Vorinstanz vom 22. Dezember 2011 aufgehoben und diese angewiesen, die internationale Markenregistrierung 1'109'668 KALMAR für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen vollumfänglich Schutz zu gewähren. 2. Es werden keine Verfahrenskosten auferlegt. Der geleistete Kostenvor- schuss in der Höhe von Fr. 2'500.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet. 3. Die Vorinstanz wird verpflichtet, der Beschwerdeführerin eine Parteient- schädigung von Fr. 2'000.– zu bezahlen.
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Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungs- formular) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 1019668 KALMAR; Gerichtsurkunde) – das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkun- de)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Francesco Brentani Alexander Moses
Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer- den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Ent- scheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 17. Juni 2013