B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-5484/2013
U r t e i l v o m 2 2 . J u l i 2 0 1 4 Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Marc Steiner, Richter Francesco Brentani, Gerichtsschreiber Adrian Gautschi.
Parteien
Novartis AG, Postfach, 4002 Basel, vertreten durch Rechtsanwältin Céline Schwarzenbach, Schneider Feldmann AG, Beethovenstrasse 49, Postfach 2792, 8022 Zürich, Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Schweizer Markeneintragungsgesuch Nr. 61359/2012 COMPANIONS.
B-5484/2013 Seite 2 Sachverhalt: A. Am 21. September 2012 meldete die Beschwerdeführerin bei der Vorin- stanz mit Gesuch Nr. 61359/2012 die Wortmarke COMPANIONS für fol- gende Dienstleistungen zur Eintragung an: 41 Ausbildungs- und Trainingsdienstleistungen im Bereich von Krankheiten im Neurologiebereich; Organisation und Führung von Unterricht, Semina- re und Workshops im Gesundheitssektor besonders im Bereich von Krankheiten im Neurologiebereich. 44 Medizinische Dienstleistungen im Neurologiebereich, medizinische In- formation im Neurologiebereich. B. Mit Schreiben vom 12. Dezember 2012 beanstandete die Vorinstanz, das Zeichen gehöre betreffend die aufgeführten Dienstleistungen wegen feh- lender Unterscheidungskraft zum Gemeingut und könne deshalb nicht als Marke eingetragen werden. Es impliziere, dass auf den Dienstleistungs- erbringer Verlass sei und dieser sich als "Begleiter" (engl. "Companion") um die Anliegen der Abnehmer kümmere. Deshalb habe das Zeichen ei- nen direkt beschreibenden und anpreisenden Charakter, und die Abneh- mer würden in der Marke keinen Hinweis auf eine betriebliche Herkunft erkennen. C. Die Beschwerdeführerin entgegnete mit Schreiben vom 19. Dezember 2012, das Zeichen COMPANIONS sei unbestimmt, nicht direkt beschrei- bend und daher als Marke einzutragen. Zudem sei der Begriff "Compani- on" bereits mehrmals als Marke für Dienstleistungen oder als Bestandteil einer solchen Marke registriert worden, obwohl entsprechend der Ansicht der Vorinstanz dort ebenfalls hätte impliziert werden müssen, dass sich der Dienstleistungserbringer um die Anliegen der Abnehmer kümmere. D. Mit Schreiben vom 27. Februar 2013 hielt die Vorinstanz am Gemeingut- charakter der Marke COMPANIONS fest. Unter Hinweis auf verschiedene Websites und den Entscheid "Swisspartners (fig.)" (Entscheid der Eidge- nössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 13. Februar 2006, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wett- bewerbsrecht [sic!] 2006, S. 579 E. 9 "Swisspartners [fig.]") führte sie aus, im Zusammenhang mit Dienstleistungen sei die Verwendung des Begriffs
B-5484/2013 Seite 3 "Companion" üblich und die Marke daher beschreibend und anpreisend. Ausserdem entsprächen die Voreintragungen von "Companion" nicht der aktuellen Eintragungspraxis der Vorinstanz oder würden jene Marken für Waren und nicht für Dienstleistungen beansprucht. E. Am 28. Juni 2013 ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz, eine beschwerdefähige Verfügung zu erlassen. F. Mit Verfügung vom 2. September 2013 wies die Vorinstanz das Eintra- gungsgesuch ab. Zur Begründung verwies sie auf die Ausführungen in ih- ren Schreiben vom 12. Dezember 2012 und vom 27. Februar 2013. G. Dagegen gelangte die Beschwerdeführerin mit Beschwerde vom 27. Sep- tember 2013 ans Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte, die Verfü- gung der Vorinstanz aufzuheben und die Marke COMPANIONS ins Re- gister einzutragen. Zur Begründung führte sie aus, das Zeichen sei unbe- stimmt und weder direkt beschreibend noch anpreisend. Die von der Vor- instanz angegebenen Websites zeigten nicht, dass das Zeichen im Zu- sammenhang mit den benannten Dienstleistungen der Klassen 41 und 44 üblicherweise gebraucht werde. Ohnehin seien nur zwei jener Websites schweizerischen Ursprungs. Ausserdem würden die massgebenden Ab- nehmer zwischen Trainingsdienstleistungen im Bereich Neurologie und COMPANIONS keinen Zusammenhang herstellen. Denn nicht "Begleiter" erbrächten solche Dienstleistungen, sondern etwa Ärzte oder Pharma- zeuten. Überhaupt würden die Teilnehmer jedweder Ausbildung in irgend- einer Form "begleitet", indem beispielsweise eine Lehrperson Inhalte vermittle; dadurch werde diese Person jedoch nicht "Begleiter" genannt. Die Schlüsse aus dem Entscheid "Swisspartners (fig.)" griffen vorliegend nicht, da es dort um den bezüglich Finanzdienstleistungen häufigen Zei- chenbestandteil "Partner" gegangen sei. Indes sei zusätzlich zu den Vor- eintragungen des Begriffs "Companion" zu berücksichtigen, dass das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt der Europäischen Union (HABM) die Marke GM 011'264’785 "Companions" für identische Dienst- leistungen wie hier eingetragen hat. H. Mit Vernehmlassung vom 20. Dezember 2013 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde abzuweisen. In Ergänzung ihrer vorinstanzlichen Be-
B-5484/2013 Seite 4 gründung und mit Hinweis auf zusätzliche Websites führte sie aus, der qualitativ-beschreibende und anpreisende Charakter des Zeichens COM- PANIONS beruhe auf dem breiten Verständnis des Wortes "Companion" als "Begleiter", "Gefährte" und "Kamerad". Beschreibe sich ein Dienst- leister mit diesen Begriffen, sei für den Abnehmer ohne weiteres ver- ständlich, dass nicht nur die Kerndienstleistung erbracht werde, sondern ebenso eine damit verbundene "Begleitung" erfolge. Dies und die allge- mein übliche werbemässige Verwendung des Zeichens für ein breites Spektrum von Dienstleistungen führe zur fehlenden Unterscheidungskraft von COMPANIONS. Zudem habe die RKGE ihre Aussagen im Fall "Swisspartners (fig.)" nicht nur auf Finanzdienstleistungen bezogen, son- dern auf die Geschäftswelt im Allgemeinen. Im Übrigen gälten Eintra- gungsentscheide des HABM nicht als Indiz für die Eintragungsfähigkeit in der Schweiz. I. Die Beschwerdeführerin wiederholte mit Replik vom 30. Januar 2014 ihre Vorbringen. J. Mit Schreiben vom 28. Februar 2014 verzichtete die Vorinstanz auf eine Duplik. K. Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet. L. Auf weitere Vorbringen der Parteien ist in den folgenden Erwägungen einzugehen, soweit sie rechtserheblich sind.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zustän- dig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenanmelderin hat die Be- schwerdeführerin am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert
B-5484/2013
Seite 5
(Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember
1968 [VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerde wurde innert Frist und form-
gerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG). Der Kostenvor-
schuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Be-
schwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Zeichen, die zum Gemeingut gehören, sind vom Markenschutz aus-
geschlossen, sofern sie sich im Verkehr nicht für Dienstleistungen durch-
gesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 Bst. a des Marken-
schutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Als Gemein-
gut gelten einerseits Zeichen, die mit Blick auf einen funktionierenden
Wirtschaftsverkehr freihaltebedürftig sind, und andererseits solche, wel-
chen die für eine Individualisierung der Dienstleistung erforderliche Un-
terscheidungskraft fehlt; die Bereiche der Freihaltebedürftigkeit und der
fehlenden Unterscheidungskraft können sich überschneiden (BGE 139 III
176 E. 2 mit Hinweisen "You"; s.a. Urteile des BVGer B-2655/2013 vom
17. Februar 2014 E. 3.2 "Flächenmuster [fig.]"; B-3528/2012 vom 17. De-
zember 2013 E. 2.1 "Venus [fig.]"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz.
Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung
des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 2 N. 34;
LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl.
1999, Art. 2 N. 5 [nachfolgend: Markenschutzgesetz]). Der Gemeingut-
charakter beurteilt sich hinsichtlich derjenigen Dienstleistungen, für die
das Zeichen beansprucht wird, sowie aus der Sicht der massgeblichen
Verkehrskreise (Urteile des BGer 4A.434/2009 vom 30. November 2009
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009,
Rz. 210, 265 [nachfolgend: SIWR III/1]; WILLI, a.a.O., Art. 2 N 40, 43). Um
künftigen Verhältnissen Rechnung zu tragen, gehören zu den massgebli-
chen Verkehrskreisen nicht nur aktuelle, sondern auch potentielle Teil-
nehmer am relevanten Markt (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im
Markenrecht, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbe-
werbsrecht [sic!] 2007, S. 4 f. [nachfolgend: sic! 2007]; vgl. DERS., SIWR
III/1, Rz. 258; BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon"; Entscheid der Eidgenössi-
schen Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE] vom 12. Feb-
ruar 2004, sic! 2004, S. 673 E. 5 "Tahitian Noni").
B-5484/2013 Seite 6 2.2 Ein Freihaltebedürfnis besteht an Zeichen, die für den Markt wesent- lich sind (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; Urteil des BVGer B-3269/2009 vom 25. März 2011 E. 2.1 "Grand Casino Luzern"; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 42). Betreffend die Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit finden sich die massgeblichen Verkehrskreise vorwiegend innerhalb der Konkurrenten des Markenanmelders (Urteile des BVGer B-4763/2012 vom 16. De- zember 2013 E. 2.2 "Betonhülse"; B-1818/2011 vom 18. Juli 2012 E. 4 "Savannah"; MARBACH, sic! 2007, S. 4; DERS., SIWR III/1, Rz. 258; vgl. WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 42). 2.3 Die erforderliche Unterscheidungskraft kommt einem Zeichen zu, wenn es geeignet ist, die mit ihm gekennzeichneten Dienstleistungen zu individualisieren und die Adressaten dadurch in der Lage sind, die ge- kennzeichnete Dienstleistung eines bestimmten Unternehmens im allge- meinen Angebot gleichartiger Dienstleistungen wiederzuerkennen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 39; vgl. BGE 137 III 403 E. 3.3.2 "Wellenverpackung [3D]"; 134 III 547 E. 2.3 "Freischwinger Panton [3D]"; Urteil des BVGer B- 2655/2013 vom 17. Februar 2014 E. 3.3 "Flächenmuster [fig.]"). Entspre- chend gehören zu den massgeblichen Verkehrskreisen vor allem Abneh- mer (MARBACH, sic! 2007, S. 5; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 41). Als solche gel- ten neben Endabnehmern auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stufen (Urteile des BGer 4A.528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1 "ePostSelect"; 4A.6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 "Wilson"). Nicht unterscheidungs- kräftig sind beschreibende Zeichen und solche, die sich in einer anprei- senden Bedeutung erschöpfen (BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece"; Ur- teil des BVGer B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 2.1 "Aus der Regi- on. Für die Region."). Beschreibend sind sämtliche Angaben, die mit den relevanten Dienstleis- tungen in einem so engen semantischen beziehungsweise konventionel- len Zusammenhang stehen, dass sie direkt oder eindeutig erkennbar auf bestimmte Eigenschaften schliessen lassen (DAVID, Markenschutzgesetz, Art. 2 N. 10; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 39, 45; vgl. BGE 114 II 371 E. 2 "Alta tensione"). Der gedankliche Zusammenhang mit den Dienstleistungen muss derart sein, dass der beschreibende Charakter ohne besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; 127 III 160 E. 2.b.aa "Securitas"; Urteil des BVGer B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 2.1 "Aus der Region. Für die Region."; SALIM RIZ- VI/BEAT LENEL, Das Gemeingut im Markenrecht. Wesen zwischen Eintra- gung und Schutzgewährung, Jusletter vom 2. September 2013, Rz. 15). Als beschreibend gelten demnach Hinweise auf Eigenschaften, Zusam-
B-5484/2013 Seite 7 mensetzung, Zweckbestimmung oder Wirkung einer Dienstleistung (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; Urteil des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 E. 3.2 "Ergo [fig.]"; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Cedidac Bd. 73, 2007, S. 72 f.; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 45; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 282; vgl. Art. 6 quinquies Bst. B Ziff. 2 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 14. Juli 1967 [PVÜ, SR 0.232.04]). Auch englischsprachige Ausdrücke sind zu berück- sichtigen, sofern sie von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise ver- standen werden (BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece"; 108 II 487 E. 3 "Vantage"; Urteile des BVGer B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3 "Luminous"; B-1561/2011 vom 28. März 2012 E. 3.4 "Together we'll go far"; s.a. MARBACH, SIWR III/1, Rz. 286 f.). Dies kann selbst für das ein- schlägige Fachvokabular gelten (BGE 95 I 477 E. 2 "Synchrobelt"; Urteile des BVGer B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4.2 "Salersfor- ce.com"; B-6070/2007 vom 24. April 2008 E. 3.1 "Trabecular Metal"; s.a. MARBACH, SIWR III/1, Rz. 286; GALLUS JOLLER, Beschreibend oder an- spielend? – Indizien für die Zulässigkeit von Wortabwandlungen als Mar- ken, sic! Sondernummer 2005, S. 48 mit Hinweisen; vgl. auch in Bezug auf die deutsche Praxis Beschluss des Bundespatentgerichts 28 W [pat] 78/04 vom 18. Mai 2005 E. II "Winglet"). Anpreisend können Angaben sowohl sein, wenn sie als solche direkt er- kennbar sind (Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 7.2 "Noblewood"), wie auch, wenn sie in versteckter Form gemacht und trotzdem als Qualitätshinweise aufgefasst werden (Urteil des BVGer B-3550/2009 vom 26. Mai 2011 E. 3.6 "Farmer"; vgl. Urteil des BVGer B- 3162/2010 vom 8. Februar 2012 E. 6.3.3 mit Hinweisen "5 th Ave- nue/Avenue"). 2.4 Zeichen, die im Hinblick auf das Schutzhindernis des Gemeinguts ei- nen Grenzfall darstellen, werden wegen ihrer zivilgerichtlichen Überprüf- barkeit in der Regel als Marke eingetragen (BGE 136 III 474 E. 6.5 "Ma- donna [fig.]"; 135 III 359 E. 2.5.3 "Klangmarke mit sieben Tönen"; 130 III 328 E. 3.2 "Swatch-Uhrband [3D]"; CHERPILLOD, a.a.O., S. 75; LUCAS DA- VID, Die Bindung des Zivilrichters ans verwaltungsrechtliche Präjudiz, sic! 2012, S. 434 mit Hinweisen [nachfolgend: sic! 2012]; s.a. Urteile des BVGer B-3528/2012 vom 17. Dezember 2013 E. 2.2 "Venus [fig.]"; B- 7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 2.2 "Bticino [fig.]"). In solchen Zweifels- fällen kann die Markenregistrierung in ausländischen Rechtsräumen mit ähnlicher Prüfungspraxis ein Indiz für die Eintragungsfähigkeit in der Schweiz sein (Urteile des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 7
B-5484/2013 Seite 8 "Mischgeräte [3D]"; B-498/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 5 "Behälterform [3D]"; DAVID, sic! 2012, S. 435; vgl. BGE 129 III 225 E. 5.5 "Masterpie- ce"). 3. Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise für die Dienstleistungen zu bestimmen, für die das Zeichen COMPANIONS beansprucht wird. 3.1 Die benannten Dienstleistungen der Klassen 41 und 44 sind auf den Gesundheitssektor, nämlich auf den Bereich der Neurologie, beschränkt. Die Neurologie ist ein Fachgebiet der Medizin, das sich mit der Diagnose, Therapie und Prävention von organischen Erkrankungen des zentralen, peripheren und vegetativen Nervensystems (Gehirn, Rückenmark, Kör- pernerven) und der Muskulatur befasst. Enge fachliche Verbindungen be- stehen zu den Spezialdisziplinen der Psychiatrie, inneren Medizin, Neu- rochirurgie sowie der Orthopädie (s. Brockhaus Enzyklopädie in vierund- zwanzig Bänden, 19. Aufl. 1991, S. 497; Roche Lexikon der Medizin, 5. Aufl. 2003, S. 1320; vgl. PETER REUTER, Springer Lexikon Medizin, 2004, S. 1496; Pschyrembel Klinisches Wörterbuch 2014, S. 1483 [alle jeweils Schlagwort "Neurologie"]; < http://www.swissneuro.ch/weiter- bildung >, abgerufen am 28. April 2014; WERNER HACKE, Neurologie, 13. Aufl. 2010, S. 5). Neurologische Erkrankungen sind etwa Migränean- fälle, das Restless Legs Syndrom, Demenz, Epilepsie, Parkinson und Multiple Sklerose (MS); zu den Notfällen zählen plötzlich auftretende neu- rologische Erkrankungen wie Schlaganfälle (< http://www.neurologie.in- sel.ch/ > Informationen für Patienten; vgl. < http://www.stroke.usz.ch/> [beide abgerufen am 10. Juni 2014]). 3.2 Sowohl die Neurologie als auch deren angrenzende Gebiete werden nicht nur im Studium der Humanmedizin gelehrt und geprüft, sondern – zumindest teilweise – auch in der Ausbildung zur Fachperson Gesundheit (vgl. etwa < http://www.med.uzh.ch/Medizinstudium.html > Infobroschü- ren; < http://zag.zh.ch/home > Grundbildung > FaGe > Ausbildungsver- lauf [beide abgerufen am 10. Juni 2014]). In vertiefter Form sind die ent- sprechenden Stoffgebiete Bestandteile von Facharztausbildungen (s. < http://www.fmh.ch/bildung-siwf.html > Fachgebiete [Fortbildung], ab- gerufen am 10. Juni 2014). Auch Pharmazeuten erwerben Kenntnisse in Neurologie (vgl. etwa < http://www.chab.ethz.ch/lehre/pw_bsc/index > Stundenpläne, abgerufen am 10. Juni 2014). Das Gleiche gilt für weitere Berufspersonen des Gesundheitssektors wie Physiotherapeuten, Chiro- praktiker, Logopäden, Ergotherapeuten oder Sachbearbeiter von Kran-
B-5484/2013 Seite 9 kenversicherungen. Nach und schon während ihrer Ausbildung kommen somit sämtliche im Gesundheitswesen tätigen Personen als Abnehmer der Dienstleistungen der Klassen 41 und 44 in Betracht, für die das Zei- chen COMPANIONS beansprucht wird. 3.3 Die Prävalenz neurologisch Erkrankter in der Schweiz ist gross (< http://www.neurologie.insel.ch/ > Informationen für Patienten, abgeru- fen am 10. Juni 2014). Beispielsweise leben hier zirka 110'000 Menschen mit einer Demenz, und pro Jahr erleiden etwa 16'000 Personen einen Schlaganfall (< http://www.swissneuro.ch/krankheitsbilder > Demenz be- ziehungsweise Schlaganfall, abgerufen am 10. Juni 2014). Mit Blick auf die eigene Gesundheit und den Umgang mit erkrankten Drittpersonen sind daher unterstützende Informationen äusserst wertvoll. So wird ein Grossteil der Bevölkerung verschiedentlich über die Ursachen und Folgen von Schlaganfällen aufgeklärt (vgl. die Beiträge der Sendung "Puls" von Schweizer Radio und Fernsehen [SRF]: "Reha nach Schlaganfall" vom 25. Februar 2013 und "Schlaganfall: Zeit ist Hirn" vom 31. Januar 2011 [beide abgerufen auf < http://www.srf.ch/player/tv > am 10. Juni 2014]). Aber auch andere neurologische Krankheiten erfahren eine mediale Auf- merksamkeit, so zum Beispiel anlässlich des jährlichen Welt MS-Tags (vgl. Medienmitteilung vom 30. Mai 2013 der Schweizerischen Multiple Sklerose Gesellschaft). Medizinische Dienstleistungen und Informationen im Neurologiebereich der Klasse 44 richten sich demnach nicht nur an Fachleute, sondern auch an Personen ohne medizinische Schulung, sei- en sie Betroffene, Angehörige oder anderweitig Interessierte. Diese Per- sonengruppen sind zudem Adressaten der benannten Dienstleistungen der Klasse 41, indem sie etwa in Kursen auf die private Pflege von Er- krankten oder den Umgang mit diesen vorbereitet werden. Ebenfalls ler- nen Betroffene in Schulungen, mit einer eigenen neurologischen Erkran- kung umzugehen, zum Beispiel mittels Gehirntrainings oder indem sie ei- nen Weg kennen lernen, trotz Hirnverletzung wieder sexuelle Lust zu ver- spüren (vgl. statt vieler die breiten Kursangebote folgender Organisatio- nen: Fragile Suisse, < http://www.fragile.ch/betroffene-und-angehoerige/ kurse/ > Kursprogramm; Schweizerische Alzheimervereinigung Bern, < http://www.alz.ch/be/index.php/kurse-123.html >; HomeInstead Senio- renbetreuung Schweiz, < http://www.homeinstead.ch/ > Alzheimer und Demenz > Alzheimerschulung für Angehörige [alle abgerufen am 10. Juni 2014]). 3.4 Um die Unterscheidungskraft des Zeichens COMPANIONS zu beur- teilen, sind somit einerseits Fachpersonen aus dem Gesundheitswesen
B-5484/2013 Seite 10 massgebend. Andererseits zählen zu den relevanten Verkehrskreisen auch grosse Teile der Bevölkerung, die keine medizinischen Berufe er- lernt haben, namentlich die in irgendeiner Form von neurologischen Er- krankungen Betroffenen. 3.5 In Bezug auf die Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit des Zeichens COMPANIONS kommen Konkurrenten der Beschwerdeführerin in Frage. Mit Blick auf die benannten Dienstleistungen der Klassen 41 und 44 sind dies Privatpersonen sowie juristische Personen, welche Dienstleistungen im Bereich der Schulung oder Information im Gebiet der Neurologie an- bieten oder potentiell anbieten werden. Dazu gehören neben Hochschu- len und Pharmaunternehmen auch Apotheken, Medienhäuser oder Verei- ne. 4. Die Beschwerdeführerin rügt, lediglich zwei der neun ins Recht gelegten Websites, mit welchen die Vorinstanz ihre Argumentation stützt, seien schweizerischen Ursprungs. Damit macht sie sinngemäss geltend, aus- ländische Quellen seien ungeeignet, das Verständnis des fraglichen Zei- chens durch die schweizerischen Verkehrskreise darzulegen. Für die Begründung ihrer Beurteilung, ob eine Sachbezeichnung den massgeblichen Verkehrskreisen geläufig ist, steht die Beweiswahl der Vorinstanz frei (vgl. Art. 12 VwVG; PATRICK L. KRAUSKOPF/KATRIN EMMEN- EGGER, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], VwVG. Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, Art. 12 N. 73; CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bun- desgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, Art. 12 N. 18). Nachforschungen im Internet vorzunehmen, ist zulässig. Indes gilt es zu beachten, dass aufgefundene Quellen einschlägig, seriös und fundiert zu sein haben. Es ist davon auszugehen, dass Schweizer Internet-Nutzer deutsch-, französisch-, italienisch- oder englischsprachige Websites kon- sultieren. Diese sind aufgrund der Charakteristik des Internets als virtuel- les, weltweites Netzwerk nicht ausschliesslich inländischer Herkunft. Vielmehr dürfen auch ausländische Website in die Beurteilung einflies- sen, soweit sie für die massgeblichen Verkehrskreise in der Schweiz rele- vant sind (vgl. Urteil des BVGer B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.4 "Vuvuzela").
B-5484/2013 Seite 11 5. 5.1 Die Vorinstanz begründet die Zugehörigkeit des Zeichens COMPANI- ONS zum Gemeingut mit seiner beschreibenden und anpreisenden Be- deutung für die Dienstleistungen der Klassen 41 und 44, für die es bean- sprucht wird. Der Singular "Companion" sei mit "Begleiter", "Gefährte" und "Kamerad" zu übersetzen. Vor diesem Hintergrund verstünden die massgeblichen Verkehrskreise den Dienstleister als "Begleiter", der sich zuverlässig um die Abnehmer der Dienstleistungen kümmere. Die Be- schwerdeführerin rügt, "Companions" gehöre im Bereich der Neurologie nicht zu den gängigen Ausdrücken. Zudem würde eine Ausbildung immer von einer Lehrperson "begleitet". Daher sei das als Marke angemeldete Zeichen vorliegend unbestimmt und nicht beschreibend. 5.2 Das Zeichen COMPANIONS ist der Plural des englischen Wortes "Companion". Die Bildung des regelmässigen Plurals mit der Endung "s" gehört zu den grundlegenden Englischkenntnissen (vgl. Englische Kurz- grammatik, in: Langenscheidt Premium Schulwörterbuch Englisch, 2009, S. 1399). Somit stellen die massgeblichen Verkehrskreise trotz des Un- terschieds im Numerus den Zusammenhang von "Companions" und "Companion" sofort fest (vgl. Urteil des BVGer B-804/2007 vom 4. De- zember 2007 E. 3 "Delight Aromas [fig.]"). 5.3 Auch die Vokabel "Companion" gehört zum englischen Grundwort- schatz und wird mit "Begleiter" übersetzt (Langenscheidt Premium Schulwörterbuch Englisch, 2009, Schlagwort "Companion" in Verbindung mit S. 13). Weitere ähnliche Bedeutungen sind "Kamerad", "Gesellschaf- ter", "Gefährte" und "Genosse" (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Teil I, 2005, Schlagwort "Companion"). In diesem Bedeutungsumfang ist das Zeichen COMPANIONS somit für alle Beteiligten der massgeblichen Verkehrskreise verständlich, zumal das französische Wort "Compagnon" fast gleichlautend ist (Le Robert & Collins, Le dictionnaire de référence, Anglais, 8. Aufl. 2006, Schlagwort "Compagnon"). Zudem steht "Companion" für "Handbuch" (Langenscheidt Handwörter- buch Englisch, Teil I, 2005; vgl. The Concise Oxford Dictionary of Current English, 7. Aufl. 1982 [beide Schlagwort "Companion"]). Diese Bedeutung ist zumindest derjenigen Teilmenge der massgeblichen Verkehrskreise bekannt, für die englische Texte relevant sind, um einen Beruf zu erlernen oder diesen auszuüben. Dazu zählen insbesondere Fachärzte der Neuro- logie, aber auch allgemein praktizierende Ärzte sowie alle weiteren Be-
B-5484/2013 Seite 12 rufsgruppen, deren Ausbildung an einer Hochschule stattfindet. Diese Personen kommen zwingend in Kontakt mit Werken wie: WILLIAM PRYSE- PHILLIPS, Companion to Clinical Neurology, 3. Aufl. 2009; WALTER G. BRADLEY/ROBERT B. DAROFF/GERALD M. FENICHEL et al., Pocket Compan- ion to Neurology in Clinical Practice, 4. Aufl. 2004; STEPHEN LOCK/JOHN M. LAST/GEORGE DUNEA, The Oxford illustrated companion to medicine, 3. Aufl. 2001; William F. Bynum/Roy Porter (Hrsg.), Companion encyclo- pedia of the historiy of medicine, 2001; LEENA SHARMA/FRANCIS BERENBAUM, Osteoarthritis. A Companion to Rheumatology, 2007; Neuro- Protocols. A companion to methods in neuroscience, 1992–1995. Ausser- halb des Gebiets der Medizin ist die Übersetzung von "Companion" als "Handbuch" denjenigen Personen bekannt, die regelmässig mit englisch- sprachiger Literatur in Berührung kommen. Sie mögen Werke benutzen wie: Christoph Janaway (Hrsg.), The Cambridge Companion to Schopen- hauer, 1999; Forrest G. Robinson (Hrsg.), The Cambridge Companion to Mark Twain, 1995; CHRIST P. MILLER/MARK J. EVANS, The chemist's com- panion guide to patent law, 2010; Dennis Patterson (Hrsg.), A companion to the philosophy of law and legal theory, 1996. 5.4 Im medizinischen Kontext, in Sonderheit im Bereich der Pflege, steht der Begriff "Companion" in der englischen Sprache ferner für eine Per- son, die ausserhalb der formalisierten, standardisierten Pflegetätigkeit im Sinne eines "informal caregiver" ihre Dienste anbietet (VICTORIA CASEY/ VALORIE A. CROOKS/JEREMY SNYDER et al., Knowledge brokers, compan- ions, and navigators: a qualitative examination of informal caregivers' ro- les in medical tourism, International Journal for Equity in Health 2013, S. 4; vgl. DIES., "You're dealing with an emotionally charged individual ...": an industry perspective on the challenges posed by medical tourists' in- formal caregiver-companions, Globalization and Health 2013, S. 1 ff.). Al- lerdings gilt diese Begriffsverwendung selbst im englischsprachigen Raum als noch nicht breit abgestützt (CASEY/CROOKS/SNYDER et al., Glo- balization and Health 2013, S. 1; vgl. dazu das Fehlen von Quellenanga- ben auf < http://www.wikipedia.org >, Schlagwort "Companion [caregi- ving]", abgerufen am 10. Juni 2014). In Bezug auf die Pflege dementer Personen werden indes auch professionell tätige Pfleger als sogenannte "in-home companions" bezeichnet (ANNE M. LIPTON/CINDY D. MARSHALL, The Common Sense Guide to Dementia for Clinicians and Caregivers, 2013, S. 172). Insgesamt lässt sich aus dieser neuartigen, noch nicht weit verbreiteten Verwendung des Begriffs "Companion" nicht folgern, die Be- deutung als Pflegeperson im Bereich der Medizin sei den vorliegend massgeblichen Verkehrskreisen hinreichend geläufig.
B-5484/2013 Seite 13 5.5 Bekannt sein oder in Zukunft bekannt werden dürfte mit Blick auf eine personalisierte Medizin hingegen der Terminus "Companion diagnostics". Mit dieser Diagnostikmethode lassen sich Vorhersagen machen, wie ein Patient auf einen spezifischen Wirkstoff anspricht oder wie das geeignete Wirkstoffdesign auszusehen hätte. Gegenwärtig finden "Companion di- agnostics" vor allem in der Onkologie Verwendung. Viele Techniken in anderen Bereichen stehen in der Entwicklung. Diese Neuerungen haben das Potential, Teile der bisher praktizierten Verfahren des Wirkstoffde- signs abzulösen (EDWARD D. ZANDERS, The Science and Business of Drug Discovery. Demystifying the Jargon, 2011, S. 269, 282; vgl. Roche Media Fact Sheet, Companion Diagnostics. Making healthcare personal, < http://www.roche.com/factsheet_companion_diagnostics.pdf >, abgeru- fen am 10. Juni 2014; DAVID R. PARKINSON/BRUCE E. JOHNSON/GEORGE W. SIEDGE, Making Personalized Cancer Medicine a Reality: Challenges and Opportunities in the Development of Biomarkers and Companion Di- agnostics, Clinical Cancer Research 2012, S. 619 ff.). 5.6 Wird das Zeichen COMPANIONS mit den Dienstleistungen der Klas- se 41, für die es beansprucht wird, in Verbindung gebracht, erwarten die Verkehrskreise ohne Zuhilfenahme der Fantasie, dass sie bei den ent- sprechenden Aus- und Weiterbildungen begleitet werden. Dies trifft so- wohl für Fachleute zu, also auch für Patienten und andere Interessierte. Hierbei vermittelt das Zeichen den Eindruck einer besonders intensiven Betreuung, eines Eingehens auf die persönlichen Bedürfnisse der Kursteilnehmer, einer fachlichen Anlaufstelle, die jederzeit zur Verfügung steht oder einer engen Begleitung der Patienten und Angehörigen auf ih- rem Leidensweg. Es ist durchaus naheliegend, dass die angesprochenen Verkehrskreise "Companions" im Sinne einer Gemeinschaft interpretie- ren, die aus ihnen selbst als potentielle Kunden, dem Vermittler der Bot- schaft sowie anderen Kursteilnehmern besteht. Dass dieses Verständnis analog zum Entscheid "Swisspartners (fig.)" in einem untechnischen, all- gemeinen Sinne erfolgt, ist nachvollziehbar (vgl. Entscheid der RKGE vom 13. Februar 2006, sic! 2006, S. 579 E. 9 "Swisspartners [fig.]"). So- mit erscheint das Zeichen für die vorliegend relevanten Dienstleistungen der Klasse 41 als beschreibend sowie anpreisend und daher als nicht un- terscheidungskräftig. Aufgrund des anpreisenden Charakters von COM- PANIONS greift damit auch das Argument der Unbestimmtheit eines Zei- chens nicht (vgl. BGE 108 II 489 E. 3 "Vantage"). 5.7 Medizinische Informationen werden von allen Teilen der massgebli- chen Verkehrskreise gelesen oder anderweitig zur Kenntnis genommen.
B-5484/2013 Seite 14 Wichtige Medien sind Handbücher (vgl. etwa im Bereich der Neurologie: GÜNTER STIEWE, Entspannung bei M. Parkinson. Ein kleines Handbuch für Patienten und Angehörige sowie Angehörige helfender Berufe, 2010; P. Riederer/G. Laux/W. Pöldinger [Hrsg.], Neuro-Psychopharmaka – Ein Therapie-Handbuch, Bd. 5, Parkinsonmittel und Antidementiva, 2. Aufl. 1999; ULRICH KASTNER/RITA LÖBACH, Handbuch Demenz, 2010; Hand- buch für die Pflege von Schlaganfall-Patientinnen und -Patienten auf der Bettenstation Neurologie 4.2 [Stroke Unit] im Kantonsspital Basel, 2000, < http://www.strokeunit.ch/de/profs/SU-Pflegehandbuch.pdf >, abgerufen am 10. Juni 2014). Gerade in einem komplexen Fachgebiet wie der Neu- rologie ist ein schneller Zugang zu Informationen essentiell. Einen sol- chen vermögen Handbücher zu bieten, indem sie auch nur auszugsweise konsultiert werden können und zum Beispiel durch ein Stichwortverzeich- nis schnell zur richtigen Stelle im Buch führen. Somit erscheint "Compa- nion" in seiner Bedeutung als "Handbuch", die für erhebliche Teile der massgebenden Verkehrskreise verständlich ist, für Informationen im Be- reich Neurologie als beschreibend und daher als nicht unterscheidungs- kräftig. 5.8 Zudem dürfen Mitbewerber der Beschwerdeführerin in Bezug auf die Verwendung des Begriffs "Companion diagnostics" nicht eingeschränkt werden. Hierfür ist es wesentlich, den Begriff "Companions" beziehungs- weise "Companion" vorbehaltlos benützen zu dürfen. Somit erscheint das Zeichen COMPANIONS als freihaltebedürftig und damit auch unter die- sem Aspekt zum Gemeingut gehörend. 6. Die Beschwerdeführerin verlangt sinngemäss die Gleichbehandlung mit den Markeneintragungen IR 821'482 "Companion", IR 886'994 "Compa- nion", CH P-379'584 "Companion", CH 444'461 "Good Companion", CH 489'698 "GPS Companion", CH 496'061 "Companion", CH 495'405 "City Companion", CH 498'168 "Car Companion" und CH 540'468 "Com- panion". 6.1 Ausnahmsweise kann die Eintragung eines Zeichens, das zum Ge- meingut gehört, mit der Rüge verlangt werden, das Gebot der Rechts- gleichheit sei verletzt (Art. 8 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]; Urteil des BVGer B-2655/2013 vom 17. Februar 2014 E. 6.2 "Flächenmuster"). Ein solcher Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht besteht, wenn eine Behörde nicht nur in einigen Fällen, sondern in ständiger Praxis vom Gesetz ab-
B-5484/2013 Seite 15 weicht, darüber hinaus zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht gesetzeskonform entscheiden werde und keine überwiegenden Interes- sen an einem gesetzmässigen Entscheid entgegenstehen (BGE 116 Ib 235 E. 4; 115 Ia 83 E. 2; Urteile des BVGer B-3036/2011 vom 5. Dezem- ber 2011 E. 4 "Swissair"; B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 6.2 "Lu- minous"; PHILIPP J. DANNACHER, Der allgemeine Gleichheitssatz im Mar- kenprüfungsverfahren bei Gemeinschaftsmarken der EU sowie im deut- schen und im schweizerischen Markenprüfungsverfahren, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Schriftenreihe für internationales Recht Bd. 119, 2012, S. 169 ff.). Was das Alter der herangezogenen Voreintragungen anbelangt, sollte deren Zulassung zum Markenschutz in der Schweiz in der Regel nicht länger als acht Jahre zurückliegen, damit diese noch als relevant angesehen werden können (Urteile des BVGer B-2655/2013 E. 6.2; B-3792/2011 vom 23. August 2012 E. 7.1 "Fiducia"). 6.2 Keine der Voreintragungen, auf die sich die Beschwerdeführerin stützt, ist für ähnliche Dienstleistungen wie das Zeichen COMPANIONS eingetragen. Zwar war die mittlerweile gelöschte Marke CH 495'405 "City Companion" für Dienstleistungen der Klasse 41 registriert, jedoch für Bil- letvorverkaufsdienste und die Reservierung von Eintrittskarten. Somit sind diese Voreintragungen nicht vergleichbar mit dem vorliegend stritti- gen Zeichen. Sie haben umso weniger Gewicht, als sie zum Beschwer- dezeitpunkt zwischen 7,5 und 24 Jahre alt waren und die derzeitige Ein- tragungspraxis der Vorinstanz nicht wiedergeben. 7. Sodann verweist die Beschwerdeführerin auf die Eintragung der Marke GM 011'264’785 "Companions" in der Europäischen Union und führt dies als Indiz für die Schutzfähigkeit in der Schweiz an. Massgebend zur Beur- teilung der absoluten Ausschlussgründe sind indes einzig die hiesigen Verhältnisse. Auch handelt es sich vorliegend nicht um einen Grenzfall, der eine Berücksichtigung einer ausländischen Eintragung rechtfertigen könnte. Die Eintragung von "Companions" in der Europäischen Union än- dert somit am vorliegenden Ergebnis nichts. 8. 8.1 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz die Eintra- gung der Marke COMPANIONS für Dienstleistungen der Klassen 41 und 44 zu Recht verweigert hat. Die Beschwerde ist somit abzuweisen.
B-5484/2013 Seite 16 8.2 Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Auf die Entrichtung einer Parteient- schädigung ist zu verzichten. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa- che, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzule- gen (Art. 63 Abs. 4 bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Feb- ruar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwal- tungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von ei- nem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 III 490 E. 3.3 mit Hinweisen "Turbinenfuss [3D]"; Urteil des BGer 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2 mit Hinweisen "We make ides work"; Urteil des BVGer B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 8.1 "Mylife [fig.]/Mylife [fig.]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Kos- ten für das Beschwerdeverfahren auf Fr. 2'500.– festzulegen. Für die Be- zahlung dieses Betrages wird der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss verwendet.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die vorinstanzliche Verfügung vom 2. September 2013 bestätigt. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Ver- fahrenskosten verwendet. 3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
B-5484/2013 Seite 17 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 61359/2012; Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Adrian Gautschi
Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer- den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Be- gründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die be- schwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 28. Juli 2014