B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-531/2013
U r t e i l v o m 2 1 . O k t o b e r 2 0 1 3 Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz), Richterin Maria Amgwerd, Richter Hans Urech, Gerichtsschreiber Beat Lenel.
Parteien
E. & J. GALLO Winery, 600 Yosemite Boulevard, P.O. Box 1130, US-95354 Modesto California, vertreten durch lic. iur. Daniel Plüss, Advokat, ThomannFischer, Elisabethenstrasse 30, Postfach 632, 4010 Basel, Beschwerdeführerin,
gegen
Pierre-André Gallay, Route de L'Etraz 4, 1185 Mont-sur-Rolle, vertreten durch Maître Ivan Cherpillod, Bourgeois l avocats, avenue de Montbenon 2, case postale 5475, 1002 Lausanne, Beschwerdegegner,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 11716, CH 4'092'072 GALLO / CH 611'243 Gallay (fig.).
B-531/2013 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Wortmarke CH 402'072 GALLO (Widerspruchsmarke), welche am 21. Juli 1992 für folgende Waren zur Eintragung angemeldet wurde: 33 Weine, Spirituosen und andere alkoholische Getränke (ausgenommen Biere). B. Am 3. September 2010 meldete der Beschwerdegegner die Wort- /Bildmarke CH 611'243 Gallay (fig.) für die folgenden Waren zur Eintra- gung an: 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Die Marke wurde am 2. Februar 2011 auf Swissreg publiziert und sieht wie folgt aus:
C. Mit Schreiben vom 23. März 2011 forderte die Beschwerdeführerin den Beschwerdegegner auf, diese Marke aus dem Markenregister zu löschen, weil eine Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke bestehe. D. Am 5. April 2011 antwortete der Beschwerdegegner, dass er an seiner Marke festhalte. Er erklärte, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe, weil seine Marke nur in der Schweiz geschützt sei, er nichts exportiere, die Schriftbilder völlig unterschiedlich seien und der Name Gallay seit über hundert Jahren benutzt werde.
B-531/2013 Seite 3 E. Daraufhin erhob die Beschwerdeführerin am 29. April 2011 Widerspruch gegen diese Eintragung. Sie begründete dies damit, dass die Marken für identische Produkte beansprucht würden und die Wortstämme, Schriftbil- der und Wortklänge ähnlich seien. Es bestehe deshalb eine unmittelbare und eine mittelbare Verwechslungsgefahr. F. Mit Stellungnahme vom 1. Juli 2011 machte der Beschwerdegegner gel- tend, dass die grafische Gestaltung der Wort-/Bildmarke, insbesondere der zusätzliche Markenbestandteil "Gallay & Gallay", nicht ausreichend gewürdigt worden sei. Die Wortendungen würden sich stark unterschei- den und die Marken seien unterschiedlich lang. Der Sinngehalt der Wi- derspruchsmarke weise auf die französische Region Gallien hin, obwohl die Marke für amerikanische Weine benutzt werde. Mit dem Familienna- men "Gallay" würden seit langer Zeit Weine bezeichnet. G. Die Vorinstanz wies den Widerspruch mit Entscheid vom 31. Dezember 2012 ab. In ihrer Begründung wies sie darauf hin, dass sich die Schriftbil- der unterschieden, denn die angefochtene Marke sei stark stylisiert wor- den, so dass sie als "Alla", "Gallag" oder "Gallay" gelesen werden könne. Es bestünden auch Unterschiede im Wortklang, da bei den Wortenden ein kurzes, offenes "o" einem kurzen, hellen "e" gegenüberstehe. Beide Marken würden als Familiennamen wahrgenommen. Aufgrund der Kürze der Widerspruchsmarke würden die Unterschiede zwischen den Zeichen leichter erkannt, weshalb keine Verwechslungsgefahr bestehe. H. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdegegnerin am 1. Februar 2013 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht, mit den Rechtsbegeh- ren, die angefochtene Marke unter Kosten- und Entschädigungsfolgen aus dem Markenregister zu löschen. Zur Substanzierung führte sie aus, dass der grafisch gestaltete Schriftzug aufgrund des erklärenden Schrift- elements "Gallay & Gallay" und des gemeinsamen Wortstamms "Gall" schriftbildliche Ähnlichkeiten zur Widerspruchsmarke aufweise. Zudem bestehe eine klangliche Zeichenähnlichkeit, weil sich die Zeichen phone- tisch nur im letzten Buchstaben unterschieden. Beiden Zeichen komme kein klar ersichtlicher Sinngehalt zu. Die fünf Buchstaben lange Wider- spruchsmarke sei kein Kurzzeichen. Es bestehe eine mittelbare und un- mittelbare Verwechslungsgefahr.
B-531/2013 Seite 4 I. Mit Beschwerdeantwort vom 28. März 2013 konterte der Beschwerde- gegner, dass die Zeichen im Gesamteindruck zu vergleichen seien. Nur dank dem kleinen Schriftzug "Gallay & Gallay" könne der als Palindrom (Spiegelbild) gestaltete Schriftzug korrekt interpretiert werden, weshalb er sich stark von der Widerspruchsmarke unterscheide. Die grafische Ges- taltung dominiere. Die Verkehrskreise seien es sich gewohnt, dass Weine mit dem Namen des Winzers bezeichnet würden, weshalb als Unter- scheidungskriterien oft nur unterschiedliche Vornamen genügen müssten. Es bestünden Unterschiede im Klang- und Schriftbild. Dazu komme, dass Weine mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft würden. Die Beschwerde sei deshalb abzuweisen. J. Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 22. April 2013 auf eine Ver- nehmlassung und beantragte die Abweisung der Beschwerde. K. Die Beschwerdeführerin hielt mit Replik vom 21. Juni 2013 an ihren Rechtsbegehren fest. Ein Verständnis der angefochtenen Marke als un- lesbare Grafik wäre eine mosaikartige Betrachtung, die den lesbaren Schriftzug "Gallay & Gallay" ignorierte. Die angefochtene Marke sei kein Palindrom und lasse keinen Zweifel am Verständnis "Gallay" des Schrift- zuges. Wein sei ein Massenartikel des täglichen Bedarfs, der mit geringer Aufmerksamkeit gekauft werde und dessen Konsumenten sich nicht am Herstellernamen orientierten. Im Übrigen wiederholte sie die Vorbringen der Beschwerdeschrift. L. Mit Schreiben vom 15. Juli 2013 verzichtete die Vorinstanz auf eine Duplik. M. Am 26. August 2013 setzte der Beschwerdegegner in seiner duplicando ergänzten Beschwerdeantwort hinzu, dass die angefochtene Marke gleichzeitig ein Palindrom und eine kennzeichnungskräftige grafische Gestaltung darstellen könne. Die Wiederholung des Namens "Gallay" zeige deutlich, dass es sich um einen Familiennamen handle. Die Ausfüh- rungen der Beschwerdeführerin zu den Bezeichnungen von Weinen seien nicht repräsentativ. Ein zweisilbiges Wort aus vier bis fünf Buchstaben sei
B-531/2013 Seite 5 als Kurzzeichen zu behandeln. Die Zeichen seien jedoch nicht wie Wort- marken, sondern aufgrund ihrer Gestaltung zu vergleichen. N. Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet. O. Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Er- wägungen einzugehen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge- gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bun- desverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenom- men und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Ver- waltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind ge- wahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist des- halb einzutreten. 2. 2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jünge- re Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Wa- ren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind und umgekehrt (BGE 128 III 445 E. 3.1 Appenzeller, BGE 128 III 99 E. 2c Orfina, BGE 126 III 320 E. 6b/bb Apiel- la; LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Marken-
B-531/2013 Seite 6 schutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 3 Rz. 8). Dabei ist die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise und die Kennzeich- nungskraft der Zeichen zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2a Boss/Boks; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1618/2011 vom 25. September 2012 E. 5.2 Eiffel/Gustave Eiffel [fig.], B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.11 Stenflex/Starflex [fig.], B-7438/2006 vom 10. Mai 2007 E. 5 Cellini [fig.]/Elini [fig.]; GALLUS JOLLER, in: Noth/Büh- ler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 Rz. 45; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Das schweizerische Mar- kenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 Rz. 17 ff.). 2.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich auf- grund der Registereinträge (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B- 137/2009 vom 30. September 2009 E. 5.1.1 Diapason Rogers Commodi- ty Index, B-8105/2007 vom 17. November 2008 E. 4.2.2 Activia und B- 7437/2006 vom 5. Oktober 2007 E. 6 Old Navy), soweit der Schutzum- fang nicht aufgrund einer erfolgreich erhobenen Nichtgebrauchseinrede eingeschränkt wird (JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 235; WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 37). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen spre- chen eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspa- ket als marktlogische Folge der zu vergleichenden Waren, deren markt- übliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Ab- nehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des Bundesverwaltungsge- richts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 Bonewelding [fig.], B- 758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 G-mode/Gmode; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 300). 2.3 Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wort- klang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc Securitas, BGE 121 III 377 E. 2b Boss/Boks; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5188/2010 vom 27 Mai 2011 E. 2.3 M&G [fig.]/MG International; EUGEN MARBACH in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: Markenrecht], Rz. 872 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 69 ff.), wobei eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein ge- nügt (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Ei- gentum [RKGE] in: sic! 2006 S. 761 E. 4 McDonald's/McLake; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 875; WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die An-
B-531/2013 Seite 7 ordnung, die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a Kamillosan, BGE 119 II 473 E. 2c Radion). Die Zeichen- ähnlichkeit ist nach dem Gesamteindruck der Marken auf die massge- benden Verkehrskreise zu beurteilen (BGE 128 III 446 E. 3.2 Appenzeller, BGE 121 III 377 E. 2a Boss/Boks, BGE 98 II 141 E. 1 Luwa/Lumatic; DA- VID, a.a.O., Art. 3 Rz. 11; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 121; MARBACH, Mar- kenrecht, a.a.O., Rz. 864). Weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, ist das für das Erinnerungsbild des Abnehmers massgebend (BGE 121 III 378 E. 2a Boss/Boks, BGE 119 II 476 E. 2d Radion/Radiomat; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 867; DAVID, a.a.O., Rz. 15). Dabei kommt dem Wortanfang in der Regel eine erhöhte Bedeu- tung zu, weil er besser im Gedächtnis haften bleibt (Urteile des Bundes- verwaltungsgerichts B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 Bal- ly/Tally, B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 Stenflex/Star Flex [fig.], B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 6.3 Fructa/Fructaid). 2.4 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamtein- druck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrs- kreise hinterlassen, abgestellt (BGE 121 III 378 E. 2a Boss/Books, BGE 119 II 473 E. 2d Radion) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwi- schen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung. An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (DAVID, a.a.O., Art. 3 Rz. 8; Urteil des Bun- desverwaltungsgerichts B-3757/2011 vom 12. April 2013 E. 2.2 Weight- Watchers [fig.]/WatchWT [fig.]). Für die Beurteilung relevant ist die Eintra- gung, wie sie dem Register entnommen werden kann (Urteile des Bun- desverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 Adwista/ad-vista mit Hinweisen, B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5 Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]). Reine Wortmarken sind unab- hängig von ihrer konkreten grafischen Gestaltung geschützt. Unterschie- de bei der jüngeren Marke wie Gross-/Kleinbuchstaben, Schrifttypen oder Schriftgrösse bewirken kein rechtlich relevantes abweichendes Schriftbild (JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 132). Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemen- te diesen weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristi- sche Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des Bundesverwal- tungsgerichts B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 2.2 Mc [fig.]/MC2
B-531/2013 Seite 8 [fig.], B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 Efe [fig.]/Eve und B- 7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4 Diva Cravatte [fig.]/ DD Divo Diva [fig.], je mit Hinweisen). 2.5 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zei- chen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markenin- haber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird; eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn die massgebli- chen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen. Unter Umständen kann eine Verwechslungs- gefahr trotz Zeichenähnlichkeit entfallen, wenn es sich beim übernomme- nen Element um einen schwachen Bestandteil handelt, der mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wurde (Urteile des Bun- desverwaltungsgerichts B-502/2009 vom 3. November 2009 E. 5.2.1, E. 6 Premium ingredients, s.l. [fig.]/Premium Ingredients International [fig.], B- 1656/2008 vom 31. März 2009 E. 10 F1/F1H2O, B-386/2007 vom 4. De- zember 2009 E. 7 Sky/Skype in und Skype out). 2.6 Die starke Kennzeichnungskraft einer Marke erhöht deren Schutzum- fang (BGE 128 III 445 E. 3.1 Appenzeller). Als stark gelten Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber auf- grund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit ge- niessen (BGE 122 III 385 E. 2a Kamillon/Kamillosan; Urteil des Bundes- gerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 Yello; MARBACH, Mar- kenrecht, a.a.O., Rz. 979 m.w.H.). Als schwach gelten insbesondere Mar- ken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Gemeingut anlehnen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 Jump [fig.]/Jumpman, B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 Regulat/H2O3 pH/ Regulat [fig.], B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 Aromata/Aromathera; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 981). Zum Ge- meingut gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Beschaffenheit, die Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleis- tungen, für welche das Zeichen hinterlegt wurde, sofern diese Hinweise von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieauf- wand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen er- schöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 akustische Marke; Urteile des Bun-
B-531/2013 Seite 9 desverwaltungsgerichts B-283/ 2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 Noblewood, B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.1 Ironwood, B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 2 Bioscience Accelerator). Weiter kommt allge- meinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen Gemein- gutcharakter zu (BGE 129 III 225 E. 5.1 Masterpiece; Urteil des Bundes- gerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 We make ideas work; Ur- teil des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 Noblewood). Schwach sind auch Zeichen, die direkte oder indirek- te Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren und Dienstleistun- gen enthalten (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8026/2010 vom 2. Mai 2012 E. 7.1.3 Swissview [fig.]/View, B-1427/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6.2 Kremlyovskaya/Kremlevka [fig.]; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 378). Der Gemeingutcharakter gilt für den ganzen registrierten Oberbegriff, auch wenn er nur für einen Teil der darunter fallenden Waren zutrifft (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. De- zember 2012 E. 7.1.2 Noblewood, B-7272/2008 vom 11. Dezember 2009 E. 5.3.5 Snowsport [fig.], B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 6 Sten- cilmaster). 3. 3.1 Aufgrund der für die Beurteilung relevanten Waren und Dienstleistun- gen sind vorfrageweise die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 180; DERSELBE, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007 S. 7). Eine erhöhte Aufmerksamkeit und eine reduzierte Verwechslungsgefahr werden in der Regel angenommen, wenn sich eine Marke nur an Fachleute wendet (Urteil des Bundesge- richts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 Yello/Yellow Access AG; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1398/2011 vom 25. September 2012 E. 5.4 Etavis/Estavis 1993; DAVID, a.a.O., Art. 3 Rz. 14) oder es sich um Dienstleistungen handelt, die nicht zum täglichen Bedarf gehören (B- 38/2011 vom 29. April 2011 E. 7 ff. IKB/ICB, ICB [fig.]), während bei Mas- senartikeln des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zu rechnen ist (BGE 133 III 347 E. 4.1 Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 52). Die Bestim- mung der Verkehrskreise ist eine Rechtsfrage (BGE 133 III 347 E. 4 Tra- pezförmiger Verpackungsbehälter [3D], BGE 126 III 317 E. 4b Apiella; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 183). 3.2 Fermentierte Alkoholgetränke wie Wein und Bier dürfen nicht an Kin- der und Jugendliche unter 16 Jahren abgegeben werden (Art. 11 Abs. 1
B-531/2013 Seite 10 der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung [LGV, SR 817.02]). Die Verkehrskreise bestehen demzufolge aus Weinkonsumen- ten über 16 Jahren sowie anderen Personen, die Wein aus beruflichen oder privaten Gründen für Dritte einkaufen. 3.3 Obwohl alkoholische Getränke von einer kleinen Anzahl Kennern auch mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden, ist für diese allgemei- nen Waren des täglichen Bedarfs auf breite Verkehrskreise mit normaler Aufmerksamkeit abzustellen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B- 5120/2011 vom 17.08.12 E. 5.2 Bec de fin bec [fig.]/Fin Bec [fig.], B-7352/ 2008 vom 17.06.09 E. 6.2 Torres/Torres Saracena). Angesichts der in E. 3.2 festgelegten Verkehrskreise gilt dies auch im vorliegenden Fall. 4. 4.1 Im vorliegenden Fall stehen die für die Widerspruchsmarke bean- spruchten "Weine, Spirituosen und andere alkoholische Getränke (aus- genommen Biere)" in Klasse 33 den für die angefochtene Marke bean- spruchten "Alkoholischen Getränken (ausser Bier)" in Klasse 33 sowie "Bieren; Mineralwässern und kohlensäurehaltigen Wässern und anderen alkoholfreien Getränken; Fruchtgetränken und Fruchtsäften; Sirupen und anderen Präparaten für die Zubereitung von Getränken" in Klasse 32 ge- genüber. 4.2 Die Rechtsprechung hat Wein und Bier regelmässig als gleichartig bezeichnet (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.2 Efe/Eve; B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 5.2 Red Bull/Stierbräu; RKGE in sic! 2005 S. 129 E.7 Visma- ra/Vismara). Umso mehr sind vorliegend, wie die Vorinstanz bereits zu- treffend festgestellt hat, der von angefochtenen Marke beanspruchte Oberbegriff der Klasse 33 mit den von der Widerspruchsmarke bean- spruchten Waren identisch, während zwischen den Waren der Klassen 32 und 33 Gleichartigkeit besteht. 5. 5.1 Die Widerspruchsmarke umfasst fünf; die angefochtene Marke sechs Buchstaben. Die ersten vier Buchstaben "Gall" haben die beiden Marken gemeinsam. Wird die Gestaltung der angefochtenen Marke ausgeblen- det, bestehen trotz der unterschiedlichen Wortlängen schriftbildliche Ähn- lichkeiten. Der Widerspruchsmarke als reiner Wortmarke, die aus dem Wortelement "Gallo" besteht, steht die angefochtene Marke als Wort-
B-531/2013 Seite 11 /Bildmarke, welche das Wort "Gallay" grafisch so gestaltet, dass es wie ein Palindrom (Zeichenkette, die von vorn und von hinten gelesen gleich bleibt) wahrgenommen wird, gegenüber. Die grafische Abstraktion ist un- gewöhnlich – wie auch die Beschwerdeführerin selbst darlegt – und macht den Text der angefochtenen Marke schwer lesbar. Allerdings er- laubt der über dem abstrahierten Text stehende kleine Schriftzug "Gallay & Gallay" auf den zweiten Blick zweifelsfrei, auch das verschnörkelte Wort "Gallay" richtig zu lesen. Die angefochtene Marke erscheint deshalb ungewöhnlich grafisch gestaltet, wird aber im Wesentlichen mit dem Beg- riff "Gallay" ausgesprochen und erinnert. 5.2 Bezüglich des Wortklanges wird die Widerspruchsmarke auf Deutsch, Italienisch und Französisch so ausgesprochen, wie sie geschrieben wird. Die angefochtene Marke wirkt französisch und wird nach den französi- schen Aussprachregeln "Gallé" oder "Gallä" ausgesprochen (Josette Rey- Debove, Alain Rey [Hrsg.], Le Petit Robert, Paris 2012, Stichworte "gay"=[gɛ], "margay"=[margɛ], "spray"=[sprɛ], [nachfolgend: Le Petit Ro- bert]). Wie die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz bereits ausgeführt haben, bestehen damit vor allem bei den Wortenden Unterschiede in der Aussprache. 5.3 Sowohl der Widerspruchsmarke wie auch der angefochtenen Marke drängt sich kein bestimmter Sinngehalt auf, der die Kennzeichnungskraft der Marke schwächen würde. Es bestehen lediglich entferntere Assoziati- onen. Die Widerspruchsmarke entspricht einem Familiennamen, der in den Schweizer Telefonbüchern 416 mal vorkommt (www.local.ch/de > Namen oder Nummern finden > Gallo, besucht am 27. September 2013) und damit nicht besonders weit verbreitet ist. In der deutschen Sprache existiert das Wort "Gallo" nicht. Im Französischen bezeichnet das Wort in Alleinstellung den gallo-romanischen Dialekt, der in der Bretagne gespro- chen wird. In Verbindung mit einem weiteren Wort weist es auf Gallien hin (Le Petit Robert, a.a.O., Stichworte "gallo", "gallo-"). Im Italienischen be- deutet "Gallo" Huhn, gallisch oder Gallier und ist ein veralteter Ausdruck für Freude (lo Zingarelli, a.a.O., Stichwort "gallo"). Damit steht kein ein- deutiger Sinngehalt im Vordergrund. Auch der Wortlaut "Gallay" der ange- fochtenen Marke, der in den Schweizer Telefonbüchern 196 mal vor- kommt (www.local.ch/de > Namen oder Nummern finden > Gallay, be- sucht am 27. September 2013) entspricht einem nicht sehr häufigen Fa- miliennamen, der von den altfranzösischen Wörtern gale=Freude; ga- ler=sich freuen; galois=Lebemann (Latein: gaudium, gai) abstammt (http://www.genealogiesuisse.com/gallay.htm, besucht am 27. September
B-531/2013 Seite 12 2013). Im Gegensatz zur Widerspruchsmarke kommen dem Zeichen kei- ne weiteren Bedeutungen zu. 5.4 Nachdem die Beschwerdeführerin nicht geltend gemacht hat, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch ihre Bekanntheit erhöht sei, wofür im Übrigen auch keine Anhaltspunkte bestehen, ist fest- zuhalten, dass beide Marken mehrheitlich als Fantasiezeichen wahrge- nommen werden und deren Kennzeichnungskraft weder aufgrund eines beschreibenden Sinngehalts eingeschränkt, noch aufgrund der Bekannt- heit erhöht ist. 6. 6.1 Es ist nun in einem wertenden Gesamtblick zu entscheiden, ob eine Verwechslungsgefahr besteht (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Der Schutz- umfang der Widerspruchsmarke als Wortmarke erstreckt sich grundsätz- lich auf jede Schreibweise. 6.2 Die Vorinstanz führt aus, dass es sich bei beiden Zeichen um Kurz- zeichen handle, bei denen schon geringe Unterschiede einen ausrei- chenden Markenabstand schaffen würden. Die Beschwerdeführerin be- streitet dies. Strenge Regeln für die Annahme einer Verwechslungsgefahr verwendet die Rechtsprechung in der Tat vor allem (mehrheitlich) für ein- silbige und bis vier Buchstaben lange Zeichen (BGE 121 III 377 E. 2b Boss/Boks; vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-38/2011 vom 29. April 2011 E. 8.2 IKB/ICB Banking Group, B-3126/2010 vom 16. März 2011 E. 7.4.3 CC (fig.)/Organic Glam OG (fig.), B-4159/2009 vom 25. No- vember 2009 E. 5.2 Efe [fig.]/Eve, B-1656/2008 vom 31. März 2009 E. 9 F1/F1H2O; B-3268/2007 vom 25. Januar 2008 E. 5 MBR/MR). Nachdem die beiden Zeichen zweisilbig und weder leicht erfassbar noch einpräg- sam sind, kann eine Abweichung in einem (phonetisch wahrnehmbaren) Buchstaben nicht genügen. 6.3 Beide Marken sind sowohl für identische als auch für gleichartige Wa- ren eingetragen, weshalb bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ein besonders strenger Massstab anzuwenden ist. 6.4 Die Ähnlichkeiten im Schriftbild werden weder durch einen abwei- chenden Sinngehalt, noch durch die Aussprache kompensiert. Dabei vermag auch die aussergewöhnliche Gestaltung des Schriftzuges die Ähnlichkeit im Gesamteindruck nicht aufzuheben, weil sich das Publikum im mündlichen Geschäftsverkehr vorwiegend an den Wortelementen der
B-531/2013 Seite 13 Marke orientiert (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3118/2007 vom
Aufgrund der Gutheissung der Beschwerde erübrigt sich die Prüfung ei- ner allfälligen Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes durch die Vorin- stanz. 8. 8.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdegegner kos- ten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG). 8.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa- che, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien fest- zulegen (Art. 63 Abs. 4 bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun- desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschla- gen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprecherin an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu ver- anschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhält- nis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschre- ckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachwei- se verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss [3D] mit Hinweisen). Von diesem Er- fahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem
B-531/2013 Seite 14 Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.– festzulegen und dem Beschwerdegegner aufzuerlegen. 8.3 Da der vorinstanzliche Entscheid aufzuheben ist, sind die diesbezüg- lichen Kosten neu zu verteilen. Demzufolge hat der Beschwerdegegner der Beschwerdeführerin die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– zu erset- zen. 8.4 Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie all- fällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer detaillierten Kostennote fest, sofern eine solche eingereicht wird. Wird keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. Die Beschwerdegegnerin hat vorliegend keine Kos- tennote für das Beschwerdeverfahren eingereicht. In Anbetracht dessen erscheint vorliegend eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.− an die Be- schwerdeführerin für das vorinstanzliche und das Beschwerdeverfahren als angemessen. In diesem Betrag ist keine Mehrwertsteuer enthalten. 8.5 Die Mehrwertsteuer ist nur für Dienstleistungen geschuldet, die im In- land gegen Entgelt erbracht werden (vgl. Art. 18 Abs. 1 des Bundesge- setzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 [Mehrwertsteuerge- setz, MWSTG, SR 641.20]). Aufgrund des Sitzes der Beschwerdegegne- rin im Ausland ist davon auszugehen, dass die massgebende Dienstleis- tung nicht im Inland erbracht wurde (vgl. Art. 8 Abs. 1 MWSTG; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 10.2 Zurcal/Zorcala). 8.6 Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft.
B-531/2013 Seite 15 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung der Vorinstanz Nr. 11716 vom 31. Dezember 2012 aufgehoben. Der Widerspruch wird gutgeheissen und die Vorinstanz angewiesen, die Marke CH 611'243 Gal- lay (fig.) aus dem Schweizerischen Markenregister zu löschen. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden dem Beschwerdegegner auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Der geleistete Kostenvor- schuss von Fr. 4'000.– ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten. 3. Der Beschwerdegegner hat der Beschwerdeführerin für das Beschwerde- und das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von insge- samt Fr. 3'000.– zu leisten. 4. Der Beschwerdegegner hat die Beschwerdeführerin überdies für das vor- instanzliche Verfahren mit Fr. 800.– zu entschädigen. 5. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular, Beschwerdebeilagen zurück) – den Beschwerdegegner (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein) – die Vorinstanz (Ref-Nr. Nr.11716; Einschreiben; Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Beat Lenel
Versand: 22. Oktober 2013