B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-5228/2014
Urteil vom 15. Dezember 2016
Besetzung
Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), Richterin Maria Amgwerd, Richter Francesco Brentani, Gerichtsschreiberin Katharina Niederberger.
Parteien
Reno Schuh GmbH, Industriegebiet West, DE-66987 Thaleischweiler-Fröschen, vertreten durch Dr. iur. Martin Schneider Schneider Feldmann AG, Patent- und Markenanwälte, Beethovenstrasse 49, Postfach 2792, 8022 Zürich, Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Internationale Registrierung IR 893'783 RENO.
B-5228/2014 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Reno Schuh GmbH (Beschwerdeführerin) ist Inhaberin der internatio- nalen Registrierung Nr. 893'783 RENO mit Basiseintragung in Deutsch- land. Am 14. September 2006 notifizierte die Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) die beantragte Schutzausdehnung für die Schweiz. Die Wortmarke beansprucht für folgende Dienstleistungen der Klasse 35 Schutz: Publicité; gestion et administration des affaires; services de commerce de détail et de gros de: préparations pour blanchir et autres substances pour la lessive, pré- parations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, produits de parfume- rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, lunettes, lu- nettes de soleil, articles orthopédiques, métaux précieux, leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, articles de bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, cuir et imitations du cuir et produits en ces ma- tières, cuirs et peaux d'animaux, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie, tissus et produits textiles, couvertures de lit et de table, vêtements, chaussures, chapellerie, jeux, jouets, articles de gymnas- tique et de sport, décorations pour arbres de Noël; travaux de bureau. B. Mit Notifikation vom 7. September 2007 eröffnete das Institut für Geistiges Eigentum (IGE; Vorinstanz) der Hinterlegerin einen Refus provisoire total (sur motifs absolus) wegen Vorliegens absoluter Ausschlussgründe. Sie beanstandete den beschreibenden Charakter des Zeichens RENO. Die Wortmarke enthalte eine geografische Herkunftsangabe, die auf die Stadt Reno im US-amerikanischen Bundesstaat Nevada hinweisen könne. Die Marke sei folglich geeignet, die angesprochenen Verkehrskreise über die geographische Herkunft der beanspruchten Dienstleistungen zu täuschen, falls diese nicht in den USA erbracht würden. C. Nach einer im gegenseitigen Einverständnis erfolgten Sistierung des Ver- fahrens vom 29. Oktober 2008 bis zum 10. September 2009 und einem nachfolgend umfangreichen Schriftenwechsel verweigerte die Vorinstanz mit Verfügung vom 25. Juli 2014 unter Hinweis auf die im vorinstanzlichen Verfahren dargelegten Begründungen der internationalen Registrierung Nr. 893'783 RENO für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen definitiv die Schutzausdehnung auf die Schweiz. D. Gegen diese Verfügung erhob die Hinterlegerin am 15. September 2014
B-5228/2014 Seite 3 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhe- bung der Verfügung vom 25. Juli 2014 und die Zulassung der IR-Marke RENO zum Markenschutz in der Schweiz für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 unter Kostenfolge zulasten der Vorinstanz. Eventualiter sei die Schutzausdehnung aufgrund Verkehrsdurchsetzung minimal für Gross- und Detailhandelsdienstleistungen für Schuhwaren, Be- kleidungsstücke und Handtaschen zuzulassen. Subeventualiter sei die Streitsache zur Neubeurteilung der Verkehrsdurchsetzung im Sinne der durch die Beschwerdeinstanz vorgenommenen Erwägungen an die Vor- instanz zurückzuweisen. Zur Begründung weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass den Dienst- leistungen Werbung, Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung, Gross- und Einzelhandelsdienstleistungen sowie Büroarbeiten kein abso- lutes Freihaltebedürfnis entgegenstehe, weil für die IR-Marke RENO die Montparnasse-Praxis anwendbar sei. Die Beschwerdeführerin macht wei- ter geltend, dass die Beziehung zwischen Dienstleistungen und ihrem Her- kunftsort in der Regel nicht gleichermassen eng sei wie zwischen einem Produkt und dem Ort seiner Herstellung. Aus diesem Grund sei nicht nach- vollziehbar, weshalb die Vorinstanz im Jahr 2006 die Wort-/Bildmarke RENO für Waren der Klasse 3, 18, 25 und 28 unbeanstandet eingetragen habe und im darauffolgenden Jahr die gleichlautende Wortmarke für Dienstleistungen als Herkunftsangabe einstufte. Auch seien keine Anhalts- punkte ersichtlich, weshalb sich aus Sicht der massgeblichen Verkehrs- kreise die geografische Bedeutung aufdränge. Das strittige Zeichen werde vielmehr als Fantasiebezeichnung wahrgenommen. Für den Fall, dass das Bundesverwaltungsgericht in Übereinstimmung mit der Vorinstanz an der fehlenden Unterscheidungskraft festhalte, verlangt die Beschwerdeführerin eine Prüfung der Frage, ob die eingereichten Be- nutzungsbelege den Anforderungen an den Nachweis der Verkehrsdurch- setzung genügten. Die Beschwerdeführerin behält sich die Einreichung weiterer Rechnungsbelege im Rahmen einer allfälligen Rückweisung an die Vorinstanz zur Neubeurteilung der Verkehrsdurchsetzung ausdrücklich vor. In diesem Zusammenhang beanstandet sie die vorinstanzliche Beur- teilung, wonach die Dienstleistung "Detailhandel" als Hilfsdienstleistung für den Warenverkauf einzustufen sei. Weiter rügt die Beschwerdeführerin die fehlende Stellungnahme der Vorinstanz zu ihrem Vorschlag vom 2. Mai 2013, zwecks Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung eine Konkur- renzbefragung zu veranlassen. Sie beantragt daher vor dem Bundesver- waltungsgericht hilfsweise erneut eine solche Umfrage.
B-5228/2014 Seite 4 E. Mit Vernehmlassung vom 1. Dezember 2014 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzu- weisen. Sie begründet ihren Antrag mit dem Argument, der Schutzausdeh- nung auf die Schweiz würden absolute Schutzausschlussgründe entge- genstehen. Die Vorinstanz hält vollumfänglich an ihrer Beurteilung fest, dass das strittige Kennzeichen für die beanspruchten Dienstleistungen als Angabe zur geografischen Herkunft aufgefasst werde. Zur sinngemäss vorgebrachten Rüge der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör erklärt die Vorinstanz, sie hätte sich zur strittigen Verkehrsdurchsetzung erstmals im Schreiben vom 30. Oktober 2012 und ein zweites Mal in der Sitzung vom 15. November 2013 geäussert. Es sei der Beschwerdeführe- rin im vorinstanzlichen Verfahren freigestanden, das strittige Beweismittel zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung einzureichen. Schliess- lich tritt die Vorinstanz der geltend gemachten Verkehrsdurchsetzung mit den Argumenten entgegen, erstens trete das Zeichen auf dem Markt nicht in der Form in Erscheinung, in der es geschützt werden soll. Damit liege ein von der beantragten Registrierung abweichender Gebrauch vor. Zwei- tens enthielten die eingereichten Unterlagen keine Hinweise auf die Markt- bearbeitung in der Schweiz. Drittens handle es sich bei den strittigen Tä- tigkeiten lediglich um Hilfsdienstleistungen für den Warenverkauf, welche die Anforderungen der Nizza-Klassifikation an eine Dienstleistung nicht er- füllten. F. Die Beschwerdeführerin replizierte am 16. Februar 2015 innert erstreckter Frist. Sie trägt im Wesentlichen vor, die Marke RENO sei für die bean- spruchten Dienstleistungen der Klasse 35 unterscheidungskräftig und ein- tragungsfähig. Die von der Vorinstanz beigebrachten Indizien zum Nach- weis der Bekanntheit von Reno ständen in keinem Zusammenhang mit dem Geschäftsbereich der angesprochenen Verkehrskreise. Zur Glaub- haftmachung der Verkehrsdurchsetzung äussert sich die Beschwerdefüh- rerin dahingehend, dass angesichts der Schwierigkeiten und des Aufwan- des, sämtliche inländischen Zwischen- und Schuhdetailhändler zu befra- gen, es einfacher wäre, diesbezügliche Auskünfte beim Branchenverband der Schweizer Schuhhändler einzuholen. Sie lädt das Bundesverwaltungs- gericht ein, im Rahmen der Anwendung des Untersuchungsgrundsatzes mit dem genannten Verband in Verbindung zu treten, um sich direkt über den massgeblichen Sachverhalt der Streitsache ins Bild zu setzen.
B-5228/2014 Seite 5 G. Mit Duplik vom 27. April 2015 hielt die Vorinstanz an ihrem Rechtsbegeh- ren fest. In ihrer Begründung macht sie im Wesentlichen geltend, die Stadt- bezeichnung "Reno" könne weder als unbekannt eingestuft werden, noch stehe eine andere Bedeutung als die geografische im Vordergrund. H. Mit Schreiben vom 2. Juli 2015 hielt die Beschwerdeführerin an ihren An- trägen vollumfänglich fest. Ergänzend führt sie aus, dass trotz Globalisie- rungstendenzen davon auszugehen sei, dass Detailhandelsdienstleistun- gen überwiegend regional oder national erbracht würden, weshalb eine aussereuropäische geografische Bezeichnung bei den massgeblichen in- ländischen Verkehrskreisen keine Herkunftserwartung auslöse. Es sei nicht bekannt, dass die USA in Bezug auf die Erbringung der strittigen Dienstleistungen "eine besondere Kompetenz" hätten oder hierfür einen "guten Ruf geniessen" würden. I. Auf die vorstehend genannten und auf die weiteren Vorbringen der Par- teien wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen einge- gangen. J. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Verwaltungs- gerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge- gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, Art. 32 und Art. 33 Bst. e VGG). Die erklärte definitive Schutzver- weigerung ist eine Verfügung im Sinne von Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Als Antragstellerin für die Schutzausdehnung der IR-Marke Nr. 893'783 RENO auf die Schweiz ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert und sie hat somit ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung oder Ände- rung. Die Beschwerdeführerin ist damit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde innert Frist und formgerecht
B-5228/2014 Seite 6 erhoben und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten. 2. 2.1 Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Deutschland. Die Bundesre- publik Deutschland und die Schweiz sind als Vertragsparteien des Proto- kolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) in das Madrider System eingebunden. Die beiden Vertragsstaaten gehören zudem dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA, SR 0.232.112.3, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) sowie der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Ei- gentums (PVÜ, SR 0.232.04, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967) an. Im Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz finden nach Art. 9 sexties Abs. 1 Bst. a MMP ausschliesslich die Bestimmun- gen dieses Protokolls Anwendung. 2.2 Art. 5 Abs. 1 MMP gewährt der zuständigen Behörde einer Vertrags- partei das Recht, einer internationalen Markenregistrierung die Verweige- rung der Schutzausdehnung zu erklären. Die Schweiz hat der OMPI eine Schutzverweigerung gestützt auf Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP vor Ablauf eines Jahres mitzuteilen. Dass die Schweiz erklärt hat, die Frist von einem Jahr werde durch eine 18-monatige Frist ersetzt (Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP), hat zwischen MMA-Mitgliedern keine Wirkung (Art. 9 sexies Abs. 1 Bst. b MMP). Diese Jahresfrist hat die Vorinstanz mit Erklärung der provisorischen Schutzverweigerung vom 7. September 2007 gewahrt. 2.3 Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf einer international registrierten Marke der Schutz verweigert werden, wenn nach den in der PVÜ genannten Bedin- gungen die Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Danach dürfen Mitgliedstaaten die Eintragung für Marken zurückweisen, wenn diese jeglicher Unterscheidungskraft entbehren, oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur Be- zeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den red- lichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, üblich sind (Art. 6 quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ). Ein
B-5228/2014 Seite 7 absolutes Eintragungshindernis besteht zudem für Marken, die eine Täu- schungseignung aufweisen (Art. 5 Abs. 1 MMP i.V.m. Art. 6 quinquies Bst. B Ziff. 3 PVÜ). Diese zwischenstaatliche Regelung korrespondiert mit den in Art. 2 Bst. a und c des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 [MSchG, Markenschutzgesetz, SR 232.11]) vorgesehenen absoluten Ausschlussgründen. Die rechtliche Beurteilung des Streitfalles richtet sich demnach vorrangig nach dem Mar- kenschutzgesetz. 3. 3.1 Die Vorinstanz stützt ihre Verweigerung der Schutzerstreckung auf die Schweiz für das Zeichen RENO auf den Rechtsgrund der Zugehörigkeit zum Gemeingut (Art. 2 Bst. a MSchG). Zudem bestehe eine Irreführungs- gefahr über die geografische Herkunft der beanspruchten Dienstleistungen (Art. 2 Bst. c MSchG i.V.m. Art. 47 Abs. 1 MSchG). 3.2 Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschafts- verkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, die sich mangels Un- terscheidungskraft nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen eignen und nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft ver- standen werden (LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Honsell / Vogt / David [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Privat- recht. Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, 2. A. 1999, Art. 2 N. 5). Nach Lehre und Rechtsprechung fallen insbesondere beschreibende Angaben, elementare Zeichen und geografische Herkunftsangaben unter diesen Sammelbegriff (BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon"; DAVID ASCHMANN, in: Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 2 Bst. a N. 53 ff., 115 ff.; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz. Kom- mentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des eu- ropäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 2 N. 34 ff.). Als freihaltebedürftig gelten Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich sind (EUGEN MARBACH, Kennzeichenrecht, in: von Büren / David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter und Wettbewerbs- recht, Bd. III / 1, 2. A. 2009, N. 257 [nachfolgend: MARBACH, SIWR III/1]; WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 42). Von einem absoluten Freihaltebedürfnis darf nur ausgegangen werden, wenn der Verkehr auf die Verwendung des Zei- chens angewiesen ist, wobei diese Bedingung nicht allgemein, sondern im
B-5228/2014 Seite 8 Hinblick auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu prüfen ist (BGE 134 III 314 E. 2.3.3 "M"; Urteile des BGer 4A_434/2009 vom 30. No- vember 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande"; 4A_370/2008 vom 1. De- zember 2008 E. 5.1 "Post"). 3.3 Herkunftsangaben sind nach Art. 47 Abs. 1 MSchG direkte oder indi- rekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleis- tungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigen- schaften, die mit der Herkunft zusammenhängen. Als unmittelbare Her- kunftsangaben gelten insbesondre die Namen von Städten, Ortschaften, Tälern, Regionen oder Ländern, die als mögliche Produktionsgebiete eine Herkunftserwartung auslösen können (BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon"; MARBACH, SIWR III/1, N. 380). Indirekte Herkunftsangaben indizieren durch ihren Sinngehalt eine Herkunftserwartung, ohne den Herkunftsort der Produkte oder Dienstleistungen direkt zu bezeichnen. Typisch für diese Kategorie sind die Namen von Flüssen, Gewässern und Bergen sowie symbolhafte Zeichen und Namen eines bestimmten Ortes, die untrennbar mit einem geografischen Begriff verknüpft sind (MARBACH, SIWR III/1, N. 382; BGE 72 I 238 E. 3 "5th Avenue"; Urteile des BVGer B-1785/2014 vom 15. Dezember 2015 E. 3.3.2 "Hyde Park"; B-3149/2014 vom 2. März 2015 E. 3.4 "COS [fig.]"). Entscheidend für die Qualifikation als Herkunfts- angabe ist die Frage, ob eine Marke beim Publikum eine Gedankenverbin- dung zu einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Ort hervorruft und so mindestens indirekt die Vorstellung einer Umschreibung des Her- kunftsgebietes weckt (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 226; DAVID, a.a.O., Art. 2 N. 63; MARBACH, SIWR III/1, N. 383). 3.4 In konstanter Rechtsprechung stützt sich das Bundesgericht auf den widerlegungsfähigen Erfahrungssatz der Herkunftserwartung, wonach eine geografische Bezeichnung, wenn sie nach dem mutmasslichen Ver- ständnis der Verkehrskreise als Name eines Ortes oder einer Gegend be- kannt ist, nach der Lebenserfahrung im Regelfall als Hinweis auf eine ent- sprechende Herkunft der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen verstanden wird (BGE 135 III 419 E. 2.2 "Calvi [fig.]"; 132 III 770 E. 2.1 "Colorado [fig.]"; 97 I 79 E. 1 "Cusco"; 93 I 570 E. 3 "Trafalgar"; Urteile des BGer 4A.508/2008 vom 10. März 2009 E. 4.2 "Afri-Cola"; 4A_324/2009 vom 8. Oktober 2009 E. 5.1 "Gotthard"; vgl. Urteile des BVGer B-2217/2014 vom 3. November 2016 E. 2.5 "Bond St. 22 London [fig.]"; B-6053/2014 vom 3. Juli 2015 E. 3.4 "Luxor").
B-5228/2014
Seite 9
3.5 Im Wege einer Negativabgrenzung ist eine herkunftsbezogene Erwar-
tungshaltung dann zu verneinen, wenn das Kennzeichen aus der empfän-
gerorientierten Perspektive tatsächlich nicht als Hinweis auf eine be-
stimmte geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstan-
den wird (vgl. Art. 47 Abs. 2 MSchG). Nach bundesgerichtlicher Rechtspre-
chung ist der Erfahrungssatz der Herkunftserwartung ausnahmsweise un-
beachtlich, falls alternativ (i) die geografische Angabe den inländischen
Markenadressaten unbekannt ist, (ii) das Zeichen aufgrund seiner Symbol-
kraft als Fantasiezeichen aufgefasst wird, (iii) der bezeichnete Ort offen-
sichtlich als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort nicht in Frage
kommt, (iv) das Zeichen als Gattungs- bzw. Typenbezeichnung erkannt
wird, oder (v) sich im Verkehr als Kennzeichen für ein bestimmtes Unter-
nehmen durchgesetzt hat (BGE 135 III 416 E. 2.6.1 ff. "Calvi"; 128 III 454
gehend präzisiert, dass bei mehrdeutigen Begriffen dargetan werden kann,
dass ein anderer Sinngehalt, beispielsweise derjenige eines Personenna-
mens, die geografische Bedeutung dominiert und diese deshalb klar in den
Hintergrund tritt (Urteil des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.3.2
"Wilson"; vgl. Urteile des BVGer B-3149/2014 vom 2. März 2015 E. 3.6
"COS [fig.]"; B-7413/2006 vom 15. Oktober 2008 E. 5 "Madison"). Anders
ist hingegen zu entscheiden, wenn ein beschreibender Sinngehalt im Zu-
sammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen vorherr-
schend ist; in einem solchen Fall kann die Möglichkeit weiterer Deutungen,
die weniger naheliegend sind, den Gemeingutcharakter nicht aufheben
(Urteile des BGer 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 "Post";
4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 "Gipfeltreffen").
3.6 Nach Art. 2 Bst. c MSchG sind irreführende Zeichen vom Marken-
schutz absolut ausgeschlossen und nicht eintragungsfähig (Art. 30 Abs. 2
Bst. c MSchG). Dieser absolute Ausschlussgrund entspricht dem in
Art. 6
quinquies
Bst. B Ziff. 3 PVÜ festgehaltenen Täuschungsverbot. Ein Zei-
chen ist unter anderem dann irreführend, wenn es eine geografische An-
gabe enthält oder gar ausschliesslich aus einer geografischen Bezeich-
nung besteht, die objektiv geeignet ist, die Markenadressaten zur An-
nahme einer Warenherkunft zu verleiten, die in Wirklichkeit nicht zutrifft
(BGE 132 III 772 E. 2.1 "Colorado" [fig.]; 128 III 454 E. 2.2 "Yukon"; Urteil
des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 2.3 "Wilson"; Urteil des BVGer
B-6363/2014 vom 8. Juli 2016 E. 3.3 "Meissen"). Unrichtige geografische
Bezeichnungen, die beispielsweise als Fantasiebezeichnung wahrgenom-
B-5228/2014 Seite 10 men werden, sind aus diesem Grund solange zulässig, als für die massge- blichen Verkehrskreise keine Irreführungsgefahr besteht (Urteile des BVGer B-1279/2008 vom 16. Januar 2010 E. 3.1 "Altec Lansing"; B-734/2008 vom 11. Januar 2010 E. 4.2 "Cheshire Cat"). 3.7 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle Landessprachen, wobei jeder Landessprache der gleiche Stellenwert zukommt. Nach ständiger Rechtsprechung ist eine Marke bereits dann zurückzuweisen, wenn das Zeichen in einer Landessprache zum Gemeingut gehört (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; 128 III 447 E. 1.5 "Première"; Urteil des BVGer B-6068/2014 vom 1. Februar 2016 E. 2.4 "Goldbären"). 3.8 Das Bundesverwaltungsgericht prüft als Rechtsfrage frei, wie die mas- sgeblichen Verkehrskreise für die beanspruchten Waren oder Dienstleis- tungen abzugrenzen sind und wie das allgemeine Publikum aufgrund der zu erwartenden Aufmerksamkeit das Zeichen wahrnimmt (BGE 134 III 547 E. 2.3; 133 III 342 E. 4). Die Verkehrskreise bestimmen sich nach dem Re- gistereintrag der beanspruchten Waren und Dienstleistungen (Urteil des BVGer B-3149/2014 vom 2. März 2015 E. 4.2 "COS [fig.]"). In Anbetracht dieser Erwägungen ist zu prüfen, ob die Vorinstanz dem strit- tigen Zeichen zu Recht die Schutzausdehnung auf die Schweiz wegen der Zugehörigkeit zum Gemeingut (Art. 2 Bst. a MSchG) und Vorliegens einer Irreführungsgefahr (Art. 2 Bst. c MSchG) verweigert hat. 4. In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestim- men. 4.1 Die in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen publicité; gestion et administration des affaires dienen zur Unterstützung beim Betrieb von Un- ternehmen. Als Dienstleistungsempfänger stehen Unternehmen jeglicher Art und damit spezialisierte Verkehrskreise im Vordergrund. Gemäss stän- diger Praxis des Bundesverwaltungsgerichts setzen sich die Verkehrs- kreise für die services de commerce de détail nicht aus den Endabnehmern von Detailhandelswaren, sondern aus Handelsunternehmen, Importeuren oder Produzenten zusammen (Urteile des BVGer B-5296/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 4.3.3 "toppharm Apotheken [fig.]"; B-5668/2011 vom 9. Mai 2012 E. 5 "Frankonia [fig.]"; B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 5 "Aus der Region. Für die Region."; B-516/2008 vom 23. Januar 2009
B-5228/2014 Seite 11 E. 4.2.1 "After hours"). Zu keinem anderen Ergebnis führt die Dienstleis- tung "Grosshandel". Den Grosshandelsdienstleistungen liegen indirekte Vertriebswege durch mehrere Vertriebsinstanzen zugrunde. Sie richten sich daher ebenfalls an Handelsunternehmen, Importeure oder Produzen- ten. Es ist davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise erhöhte fachspezifische Kenntnisse aufweisen und den beanspruchten Dienstleistungen eine gesteigerte markenbezogene Aufmerksamkeit zu- teilkommen lassen. 5. Nachfolgend ist der Sinngehalt der Wortmarke RENO zu ermitteln und zu prüfen, ob die Marke RENO als Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 ff. MSchG einzustufen ist. 5.1 Den vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen lässt sich entneh- men, dass Reno eine Stadt im US-Bundesstaat Nevada sowie weitere in den USA gelegene Orte bezeichnet. Unter Hinweis auf entsprechende Ein- tragungen im Internetlexikon "Wikipedia" führt die Vorinstanz aus, dass die Stadt Reno (Nevada) rund 195'000 Einwohnerinnen und Einwohner zähle (Stand 2016: 233'000), eine Flughafenanbindung habe sowie eine nen- nenswerte touristische Infrastruktur aufweise. Es sei daher nicht auszu- schliessen, dass schweizerische Touristen, die den Westen der USA berei- sen, neben Las Vegas auch die Stadt Reno, die ebenfalls für ihre Casinos berühmt sei, besuchen. Diverse schweizerische Online-Portale bieten Flüge nach oder Hotels in Reno an (Beilagen 1– 6 zur Duplik). Die Vor- instanz führt weiter aus, die Stadt weise zahlreiche historische und kultu- relle Sehenswürdigkeiten auf und sei Austragungsort eines traditionsrei- chen Flugzeugrennens (Reno Air Races), über das auch in der Schweiz berichtet werde. In Reno seien Industrie-, Handels- und Transportunter- nehmen angesiedelt, wobei alleine die beiden Letztgenannten über 40'000 Arbeitnehmer beschäftigten. Die Vorinstanz trägt weiter vor, europäische und japanische Unternehmen würden sich zunehmend für Reno als US- Unternehmenssitz entscheiden. Zudem sei in den schweizerischen Medien darüber berichtet worden, dass sich der Autohersteller Tesla und das IT- Unternehmen Apple in einem Industriepark in der Nähe von Reno nieder- gelassen hätten. 5.2 Die Beschwerdeführerin beanstandet die vorinstanzliche Erwägung, die massgeblichen Verkehrskreise würden die Marke als Herkunftsangabe (Art. 47 ff. MSchG) auffassen, die konkrete herkunftsbezogene Erwartun- gen auslöse. Sie wendet ein, dass die geografische Bezeichnung für die
B-5228/2014 Seite 12 Dienstleistungsempfänger auch eine subjektive Relevanz aufweisen müsse. Hinsichtlich der Täuschungseignung sei die Schwelle zur Erfüllung des Gefährdungstatbestandes bei Dienstleistungen heraufgesetzt, weil aus Sicht der Dienstleistungsempfänger zwischen dem Erbringungsort und den Dienstleistungen kein vergleichbar enger Bezug wie bei der Warenher- kunft bestehe. Die Stadt Reno geniesse für Gross- und Detailhandels- dienstleistungen weder einen besonderen Ruf, noch liefere das Vorhan- densein von Lagerhäusern und Verteilzentren in Reno einen schlüssigen Hinweis darauf, dass die Wortmarke nach der Verkehrsauffassung als An- gabe für den Erbringungsort verstanden werde und entsprechende Her- kunftserwartungen auslöse. 5.2.1 Der Beschwerdeführerin ist darin zu folgen, dass Dienstleistungen in einem weniger engen Zusammenhang zu den örtlichen Verhältnissen ste- hen als Waren (Botschaft zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 21. November 1990, BBl 1991 I, S. 39 f.; WILLI, a.a.O., Art. 47 N. 41). Aus diesem Grund werden nach der unwiderlegbaren gesetzlichen Vermutung von Art. 47 Abs. 4 MSchG regio- nale oder lokale Herkunftsangaben für Dienstleistungen als zutreffend er- achtet, wenn diese Dienstleistungen die Herkunftskriterien für das betref- fende Land als Ganzes erfüllen. Die Herkunft einer Dienstleistung bestimmt sich nach dem Geschäftssitz derjenigen Person, welche die Dienstleistung erbringt oder nach der Staatsangehörigkeit oder dem Wohnsitz der Perso- nen, welche die tatsächliche Kontrolle über die Geschäftspolitik und Ge- schäftsführung ausüben (Art. 49 Abs. 1 Bst. a – c MSchG). Die vertragskon- forme Auslegung der korrespondierenden völkerrechtlichen Bestimmung über das Täuschungsverbot (Art. 5 Abs. 1 MMP i.V.m. Art. 6 quinquies Bst. B Ziff. 3 PVÜ) setzt der loseren Beziehung zwischen Dienstleistungen und deren geografischer Herkunft indessen eine rechtliche Schranke (J. DAVID MEISSER / DAVID ASCHMANN, Herkunftsangaben und andere geographische Bezeichnungen, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs- recht, Bd. III / 2, 2. A. 2005, S. 282). Hinsichtlich des von der Beschwerde- führerin geltend gemachten fehlenden Rufs von Reno für Dienstleistungen der beanspruchten Art ist ihr zu erwidern, dass dieser nur im Rahmen von Art. 49 Abs. 3 Satz 1 MSchG für die Gewichtung der Herkunftskriterien nach Art. 49 Abs. 1 Bst. a – c MSchG massgeblich ist. Da die Beschwerde- führerin nicht darlegt, inwiefern sie die gesetzlichen Voraussetzungen von Art. 49 Abs. 1 Bst. a – c MSchG hinsichtlich Unternehmenssitz, bezie- hungsweise Staatsangehörigkeit oder Wohnsitzerfordernis der Personen, welche die tatsächliche Kontrolle über die Geschäftspolitik und Geschäfts- führung ausüben, erfüllt, erübrigt sich eine Gewichtung der drei gesetzlich
B-5228/2014 Seite 13 vorgesehenen Herkunftskriterien nach Massgabe des Rufs in Bezug auf die fraglichen Dienstleistungen. Entgegen der Auffassung der Beschwer- deführerin kann nach dem Gesagten der Ruf von Reno nicht als Kriterium herangezogen werden, um eine entsprechende Herkunftserwartung sei- tens der Dienstleistungsempfänger auszuschliessen. Auch aus dem in die- sem Zusammenhang herangezogenen Urteil des Bundesverwaltungsge- richts (B-6831/2011 vom 16. November 2012 "Wilson") kann die Beschwer- deführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten. Das Bundesgericht führt im hierzu ergangenen Beschwerdeentscheid explizit aus, dass entgegen der vorinstanzlichen Erwägung keine besonderen Anhaltspunkte vorliegen müssen, damit von einem herkunftsbezogenen Verständnis einer [bekann- ten] geografischen Angabe auszugehen sei (Urteil des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.3.2 "Wilson"). 5.2.2 Der Beschwerdeführerin ist darin zuzustimmen, dass das Vorhan- densein von Lagerhäusern und Verteilzentren in Reno allein keinen schlüs- sigen Hinweis darauf liefert, ob die Wortmarke nach der überwiegenden Verkehrsauffassung als Angabe für den Erbringungsort der Dienstleistung verstanden wird. Diese vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung liefert nicht in erster Linie ein Plausibilitätsargument dafür, ob die Bezeichnung nach der subjektiven Verkehrsauffassung als Herkunftsangabe aufgefasst wird, sondern sie bildet die Beurteilungsgrundlage für den Ausnahmetatbe- stand der objektiv zu beurteilenden sachlichen Unmöglichkeit. Gegen die Eignung eines Städtenamens als beschreibende geografische Herkunfts- angabe kann vor allem sprechen, dass sich die Stadt als Erbringungsort der entsprechenden Dienstleistungen realistischerweise nicht anbietet. Dienstleistungen, deren Arbeitsinhalte aus digitalisierten Informationen be- stehen, sind seit längerem Gegenstand einer ausgelagerten internationa- len Arbeitsteilung. Auf Grundlage der vorinstanzlichen Sachverhaltsfest- stellungen wird die Stadt Reno ökonomisch nicht nur durch den Tourismus und den Betrieb von Casinos geprägt, sondern sie verfügt auch über eine gut ausgebaute Infrastruktur für Industrie, Handel und Dienstleistungen. Für Dienstleistungen im Bereich Werbung, Büroarbeiten, Geschäftsfüh- rung und Unternehmensverwaltung sowie Gross- und Einzelhandel, die für Hersteller, Importeure und Zwischenhändler der Schuhbranche (inklusive Accessoires und Modeartikel) erbracht werden, liegen damit ausreichende tatsächliche Gründe vor, um Reno als Herkunftsangabe in Betracht zu zie- hen. 5.3 Die Beschwerdeführerin macht unter Hinweis auf die höchstrichterliche Rechtsprechung geltend, dass in Fällen von Mehrfachbedeutungen darauf
B-5228/2014 Seite 14 abzustellen sei, welche der möglichen Bedeutungsvarianten im Zusam- menhang mit den beanspruchten Dienstleistungen im Vordergrund stehe. Das Zeichen sei im gegebenen Verwendungszusammenhang unterschei- dungskräftig, weil die massgeblichen Verkehrskreise den Begriff "Reno" entweder als Kurzform des Vornamens "Renato" oder als italienische Be- zeichnung für den Rhein verstünden. 5.3.1 Der Rhein gehört zu den bekanntesten Flüssen Europas. Das Argu- ment der Vorinstanz, dass die massgeblichen Verkehrskreise den Begriff nicht als Flussname verstehen, weil der dazugehörende bestimmte Artikel fehle, ist wenig stichhaltig. Die ausserordentlich grosse Bekanntheit und die geografische Nähe lassen vielmehr den Schluss zu, dass bei abstrakter Betrachtung für die Italienisch sprechenden Verkehrskreise die Bedeutung "Rhein" klar in den Vordergrund rückt. Im Gegensatz beispielsweise zu Wein in Bezug auf die Mosel weisen die in Anspruch genommenen Dienst- leistungen Werbung, Büroarbeiten, Geschäftsführung und Unternehmens- verwaltung sowie Gross- und Einzelhandel für die Schuhbranche (inklusive Accessoires und Modeartikel) keine spezifische Beziehung zu dem in Rede stehenden Fluss auf (vgl. BGE 77 II 321 E. 1b "Sihl"). Damit kann der Wort- marke für die strittigen Dienstleistungen kein im Vordergrund stehender be- schreibender Gehalt zugeordnet werden und dem Zeichen ist nicht von vornherein die Eignung als betriebliches Unterscheidungszeichen abzu- sprechen. Um als indirekte Herkunftsangabe aufgefasst zu werden, reicht es indessen nicht aus, dass die geografische Bezeichnung den relevanten Verkehrskreisen lediglich bekannt ist. Vielmehr muss es sich um ein allge- mein bekanntes oder typisches Wahrzeichen handeln, welches eine spe- zifische Herkunft repräsentiert (BGE 91 I 50 E. 3a "Monte Bianco"; 76 I 168 E. 2 "Big Ben", 68 I 203 E. 3 "Neva"; Urteil des BGer vom 16. September 1959 SMI 1964 S. 122, 123 "Matterhorn"). Wie die Beschwerdeführerin zu Recht einwendet, hat der Rhein mehrere Anrainerstaaten und eine Ge- samtlänge von rund 1230 km. Die Bezeichnung "RENO" enthält damit für die italienischsprachigen Dienstleistungsempfänger keinen geografischen Hinweis auf einen spezifischen Herkunftsort, sondern der Name wird von den massgeblichen Verkehrskreisen gedanklich auf die weiträumigen Ge- biete rund um den Alpenrhein, Hochrhein, Oberrhein, Mittelrhein, Nieder- rhein und das Rhein-Maas-Delta bezogen. Lässt sich die zu beurteilende Bezeichnung nicht eindeutig einem bestimmten Gebiet zuordnen, so ist das an geografische Herkunftsangaben geknüpfte Bestimmtheitserforder- nis – wie vorliegend der Fall – nicht erfüllt (BGE 77 II 321 E. 1b "Sihl"; SIMON HOLZER, in: Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 47 N. 17).
B-5228/2014 Seite 15 5.3.2 Den vorinstanzlichen Sachverhaltsermittlungen ist zu entnehmen, dass der Eigenname "Reno" in rund 130 Twixtel-Einträgen nachweisbar ist. Einige dieser Einträge stehen in direktem Zusammenhang mit der Be- schwerdeführerin. Nach Auffassung der Vorinstanz erfüllen diese Nennun- gen die Anforderungen an den Nachweis einer schutzbegründenden Mehr- deutigkeit nicht. Das alleinige Abstellen auf absolute Zahlen lässt indessen unberücksichtigt, dass sich die Erschliessung eines Sinngehalts auch durch eine Assoziation mit einem berühmten Namen einstellen kann. Zu- dem tragen sich Personen in der Regel mit vollem Namen in ein öffentli- ches Verzeichnis ein, sodass sich aus dem Telefon- und Adressverzeichnis nur in begrenztem Umfang Rückschlüsse auf die tatsächliche Bekanntheit der Abkürzung ziehen lassen. Insbesondere bei den französischsprachi- gen Verkehrskreisen sowie unter den Cineasten der deutsch- und italie- nischsprachigen Dienstleistungsempfänger geniesst der Eigenname durch den berühmten und mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichneten französischen Schauspieler Jean Reno durchaus eine grosse Bekanntheit. Die geografische Bedeutung eines Ortsnamens geht indessen nicht dadurch verloren, dass ihn auch natürliche Personen als Familiennamen tragen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ändert die Berühmt- heit des Schriftstellers Jack London nichts an der Tatsache, dass die Be- zeichnung einer Ware mit dem Wort "London" unweigerlich an London den- ken lässt (BGE 135 III 416 E. 2.3 "Calvi [fig.]"). Die Dienstleistungen Wer- bung, Büroarbeiten, Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung, so- wie Gross- und Einzelhandel für die Schuhbranche (inkl. Accessoires und Modeartikel) entfalten zum Eigennamen keinen erkennbaren Bezug. Der Personenname vermittelt demnach keinen beschreibenden Sinngehalt. Selbst wenn der Eigenname für die französischsprachigen Dienstleistungs- empfänger derart in den Vordergrund rückt, dass herkunftsbezogene Assoziationen realistischerweise ausscheiden, so fehlen doch Anhalts- punkte, weshalb sich dieses Verständnis auch für einen erheblichen Teil der deutschsprachigen Dienstleistungsempfänger aufdrängt. Hinsichtlich der geltend gemachten begrifflichen Mehrdeutigkeit ist der Be- schwerdeführerin deshalb zu erwidern, dass ein Homonym nicht bereits deshalb seinen beschreibenden Charakter verliert, weil ihm mehrere Be- deutungen innewohnen. Einem Wortzeichen fehlt die Unterscheidungskraft bereits dann, wenn eine von mehreren Bedeutungen des Zeichens für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibend ist (BGE 116 II 609 E. 2a "Fioretto"; Urteil des BGer 4A_492/2007 E. 3.4 "Gipfeltreffen").
B-5228/2014 Seite 16 5.4 Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, dass selbst wenn die angesprochenen Verkehrskreise im strittigen Zeichen einen Hinweis auf die Stadt Reno im Bundesstaat Nevada erkennen würden, sie diesen nicht als geografische Herkunftsangabe für Dienstleistungen der Schuhbranche deuteten, sondern den Begriff vielmehr als Fantasiebezeichnung mit allu- sivem Charakter interpretierten. Diese Anspielungen richteten sich allge- mein auf "Glamour" oder konkret auf einen "Casino-Stil". Für die Annahme eines symbolisch verstandenen Zeichens wird erstens vorausgesetzt, dass der dominierende Symbolcharakter eine herkunftsbe- zogene Gedankenverbindung, beziehungsweise eine entsprechende Her- kunftserwartung ausschliesst und zweitens, dass sich der symbolische Hinweis auf wesentliche Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen bezieht (BGE 135 III 416 E. 2.6.2 "Calvi [fig.]"; 128 III 461 f. E. 2.1.2 "Yu- kon"; Urteil des BGer 4A_508/2008 vom 10. März 2009 E. 4.2 "Afri-Cola"; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 73 ff.). Die Bezeichnung "RENO" wird indessen nicht in einer Art und Weise verwendet, die im Zusammenhang mit den bean- spruchten Dienstleistungen für die Schuhbranche (inklusive Accessoires und Modeartikel) ein symbolisches Verständnis als naheliegend erschei- nen lässt. Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, inwiefern die strittige Dienstleistungsmarke einen dominierenden symbolischen Sinngehalt wie "Glamour" oder "im Casino-Stil" vermittelt. Wie die Beschwerdeführerin zu Recht einräumt, ergibt die Bezugnahme auf die zentralen Eigenschaften der beanspruchten Dienstleistungen auch keinen Sinn. 5.5 Nach dem oben Ausgeführten kann als Zwischenergebnis festgehalten werden, dass je nach Landessprache verschiedene mögliche Sinngehalte der Marke RENO im Vordergrund stehen. Indessen ist solange nicht von einer Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 ff. MSchG auszugehen, als nicht der geografische Sinngehalt aufgrund des hohen Bekanntheitsgrads der Stadt Reno (Nevada) bei mindestens einer Sprachgruppe dominiert. 5.6 Bei mehrdeutigen Marken mit geografischem Gehalt hatte das Bundes- verwaltungsgericht wiederholt zu prüfen, welcher Sinngehalt für die rele- vanten Verkehrskreise im Vordergrund steht. Die Bezeichnung "COS" wird von den massgeblichen Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf die der Do- dekanes-Inselgruppe zugehörende Insel in Griechenland aufgefasst, son- dern als Abkürzung für den mathematischen Begriff "Kosinus" gedeutet (Urteil des BVGer 3149/2014 vom 2. März 2015 E. 6.2.2 "COS [fig.]"). Das Wort "Kalmar" wird primär in seiner zoologischen Bedeutung und nicht als Name einer schwedischen Industriestadt verstanden (Urteil des BVGer
B-5228/2014 Seite 17 B-550/2012 vom 13. Juni 2013 E. 5.4 "Kalmar"). "Wilson" wird von Ta- baknachfragern als Personenname wahrgenommen, obwohl die US-ame- rikanische Ortschaft "Wilson" in einem Tabakanbaugebiet liegt (Urteil des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.3.2 ff. "Wilson"). "Burlington" wird nicht als Stadt im US-amerikanischen Bundesstaat Vermont, sondern als Marke oder Familienname verstanden (Urteil des BVGer B-5503/2011 vom 16. November 2012 E. 6.7 "Burlington"). "Frankonia" wird mit einer perso- nalen Zugehörigkeit zu den Franken, nicht aber mit der deutschen Region Franken in Verbindung gebracht (Urteil des BVGer B-5658/2011 vom 9. Mai 2012 E. 6.6 "Frankonia [fig.]"). Bei "Gap" steht die englische Bedeu- tung "Lücke" im Vordergrund und nicht die französische Stadt Gap (Urteil des BVGer B-3458/2010 vom 15. Februar 2011 E. 6.3.3, 6.4.1 "Gap"). Die Hauptstadt des Bundesstaates Michigan (USA) wurde als zu unbekannt eingestuft, um von einem erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrs- kreise als Herkunftsangabe aufgefasst zu werden (Urteil des BVGer B-1279/2008 vom 16. Januar 2010 E. 5.5 "Altec Lansing"). "Victoria" wird weder als australischer Bundesstaat, noch als Hauptstadt der kanadischen Provinz British Columbia verstanden, sondern in erster Linie als Frauen- name aufgefasst (Urteil des BVGer B-6562/2008 vom 16. März 2009 E. 6.4 "Victoria [fig.]"). Im schweizerischen Kontext wird "Phoenix" primär mit dem mythischen Vogel und nicht mit der gleichlautenden Hauptstadt des US- amerikanischen Bundesstaates assoziiert (Urteil des BVGer B-3926/2013 vom 3. April 2014 E. 6.5 "Pheoenix Miles [fig.]"). Demgegenüber steht bei "Austin" nicht der Eigenname, sondern das Verständnis als Hauptstadt von Texas im Vordergrund (Urteil des BVGer B-6402/2011 vom 31. Juli 2012 E. 4.3.3 "Austin used in 1833 & ever since [fig.]"). Auch bei "Madison" do- miniert die geografische Bedeutung aufgrund der bekannten University of Wisconsin und weil "Madison" in der Schweiz als Vorname kaum bekannt ist (Urteil des BVGer B-7413/2006 vom 15. Oktober 2008 E. 6.3.2, 7.4, 8 "Madison"). 5.7 Innere Tatsachen – wie das mutmassliche Verständnis und die Erwar- tungshaltung der massgeblichen Verkehrskreise – lassen sich in der Regel nicht direkt, sondern lediglich indirekt über Indizien beweisen (vgl. KRAUS- KOPF / EMMENEGGER / BABEY, a.a.O., Art. 12 N. 213). Für den Nachweis der Bekanntheit und eines herkunftsbezogenen Verständnisses ausländischer Orts- oder Gebietsnamen stellt die Praxis nicht nur auf Indizien wie Fläche, Einwohnerzahl und Distanz des bezeichneten geografischen Gebiets zur Schweiz ab. Indizwirkung zugunsten einer Herkunftserwartung lässt sich auch aus der wirtschaftlichen, politischen, historischen, kulturellen und/o- der touristischen Bedeutung des Gebiets ableiten (vgl. BGE 128 III 461 f.
B-5228/2014 Seite 18 E. 3 "Yukon"; 132 III 773 E. 2.2 "Colorado [fig.]"). Hierfür können Nach- schlagewerke und Statistiken, Tourismuswerbung, Informationen über Fremdenverkehrseinrichtungen und Bildungsanstalten mit einem internati- onalen Ruf, lokales Gewerbe im massgeblichen Wirtschaftsbereich oder der Gebrauch der verwendeten geografischen Bezeichnung in Schweizer Massenmedien herangezogen werden (vgl. BGE 135 III 421 E. 2.6.1 "Calvi [fig.]"; 132 III 773 E. 2.2 "Colorado [fig.]", Urteile des BVGer B-1279/2008 vom 16. Oktober 2010 E. 3.3 "Altec Lansing"; B-7413/2006 vom 15. Okto- ber 2008 E. 4.3 "Madison"). In die Beurteilung miteinzubeziehen ist der Umstand, dass je abgelegener, unbekannter und ohne besonderen Ruf der Name einer ausländischen Ortschaft oder Landesgegend ist, desto gerin- ger ist die Wahrscheinlichkeit, dass der geografische Gehalt im Ausland überhaupt erkannt und nicht als blosse Fantasiebezeichnung aufgefasst wird (BGE 128 III 454 E. 2.1.1 "Yukon"; WILLI, a.a.O., Vorbem. zu Art. 47– 51 N. 46). 5.7.1 Das an der Grenze zu Kalifornien gelegene Reno liegt zwar im tou- ristisch vielbereisten Westen der USA. Indessen bieten nur wenige schwei- zerische Reiseanbieter Reno als touristische Destination in Rundreisen an (keine Anbieter: https://ferien.tui.ch/, http://www.kuoni.ch/, <http://www. itscoop.ch/>, https://www.knecht-reisen.ch; <http://www.travelamerica. ch>; https://www.voegele-reisen.ch; http://www.travelhouse.ch; <http: //www.travelamerica.ch/der-goldene-westen>; <http://www.usaferien .ch>; die drei folgenden Reiseveranstalter bieten Reno als Reisedestination an: http://www.hotelplan.ch/, <www.statravel.ch>, <http://www.globetrotter. ch>, abgerufen am 25.10.2016). Die Vorinstanz führte ihre Google-Recher- che mit den Suchbegriffen "Reiseziel Reno" durch. Dass Flüge und Hotels über Internetportale buchbar sind, ist für den Nachweis einer herkunftsbe- zogenen Gedankenverbindung nur beschränkt aussagekräftig. Das Such- kriterium der vorinstanzlichen Recherche setzt die Bekanntheit der Ort- schaft, die eigentlich zu ermitteln gewesen wäre, bereits voraus. Aus dem Rechercheergebnis lässt sich indessen schliessen, dass Reno über eine touristische Infrastruktur verfügt und hauptsächlich wegen seiner Casinos bereist wird. Die Ortschaft ist für amerikanische Verhältnisse eher klein (The biggest little city in the world [http://www.reno.gov, abgerufen am 23.10.2016]). Für das auf den Tourismus abstellende Indiz bestehen nach dem oben Ausgeführten erhebliche Zweifel, ob die Stadt einem hinreichend grossen Teil der schweizerischen Dienstleistungsempfänger tatsächlich bekannt ist. Als viertgrösste Stadt des Bundesstaates Nevada geniesst der Ort eine deutlich geringere Bekanntheit als die im Westen der USA gele- genen Städte Las Vegas, San Francisco, San Diego oder Los Angeles. Die
B-5228/2014 Seite 19 Stadt ist auch unbekannter als die US-amerikanischen Städte Madison o- der Austin (BVGer B-7413/2006 vom 15. Oktober 2008 E. 6 "Madison"; B-6402/2011 vom 31. Juli 2012 E. 4.3 "Austin"). Reno weist weder eine be- rühmte Universität auf, noch ist der Ort Hauptstadt von einem der bekann- testen US-Bundesstaaten. Die Vorinstanz legt weiter diverse Medienmittei- lungen über den Ort Reno ins Recht (Beilagen 8, 9 und 11 zur Duplik). Eine sporadische Berichterstattung in den Schweizer Medien indiziert indessen nicht zwingend eine erhebliche Bekanntheit bei den angesprochenen Ver- kehrskreisen. In thematischer Hinsicht sind die beigebrachten Meldungen nur bedingt geeignet, um von einem wesentlichen Teil der angesprochenen Dienstleistungsempfänger als eine in der Hauptsache herkunftsbezogene Information wahrgenommen und aufgrund ihrer Relevanz auch über einen längeren Zeitraum erinnert zu werden. Insbesondere kann aus dem Indiz, dass in der schweizerischen Tagespresse über ein Flugzeugrennen berich- tet wurde, nicht auf eine nachhaltige und breite Kenntnisnahme dieser Mel- dung in Fachkreisen der Schuhbranche geschlossen werden. Die massge- blichen Verkehrskreise konsumieren Informationen nicht passiv, sondern sie wählen diese selektiv auf ihre subjektive Relevanz hin aus. Ebensowe- nig vermag der vorinstanzliche Schluss zu überzeugen, dass sich Tages- meldungen über den Bau einer grossen Batteriefabrik und über den Stand- ort von i-Cloud-Servern in der Wüste von Nevada langfristig derart in der Erinnerung der markenrechtlich relevanten Dienstleistungsempfänger ein- prägen, dass diese die Ortschaft aktiv erinnern und aufgrund dessen eine markenbezogene Gedankenverbindung herstellen. Der Inhalt dieser Mel- dungen betrifft nicht in erster Linie die Stadt Reno, sondern die Unterneh- men Tesla und Apple. In einer zunehmend globalisierten Wirtschaftsord- nung vermag der Hinweis, dass auch europäische und japanische Unter- nehmen in Reno ihren nordamerikanischen Firmensitz errichtet haben oder Finanzdienstleister Niederlassungen in Reno eröffnen (<http://www.fin- ews.ch/news/finanzplatz/21807-usa-steuerparadies-fatca-aia-cotorceanu- rothschild-offshore-trusts>, <http://www.20min.ch/finance/news/story/ Schweizer-Finanzfirmen-setzen-auf-Spielerparadies-31575888>, abgeru- fen am 7.11.2016) zwar eine sachliche Unmöglichkeit auszuschliessen. In- dessen lassen sich aus dem Sachverhalt keine Hinweise entnehmen, die darauf hindeuten, dass diese Indizien für die nach subjektiven Kriterien zu beurteilende Bekanntheit des Ortes bei einem erheblichen Teil der in der Schuhbranche tätigen Dienstleistungsempfänger als Indikator für ein kon- kretes Herkunftsverständnis relevant ist. 5.7.2 Die Stadt dürfte auch deswegen kaum einem namhaften Teil der an- gesprochenen Verkehrskreise bekannt sein, weil deren Expertise sich nicht
B-5228/2014 Seite 20 auf besondere geografische Kenntnisse, sondern auf die Schuhproduktion und den Schuhhandel sowie auf die damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen bezieht. 5.8 Nach dem oben Ausgeführten ist vorliegend nicht davon auszugehen, dass die Stadt Reno (Nevada) einem erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise bekannt ist. Die angesprochenen Dienstleistungsempfän- ger werden im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen damit auch nicht auf deren Herkunft aus Reno (Nevada) vertrauen. Für den als gering einzustufenden Teil der Personen innerhalb der massgeblichen Verkehrskreise, welche die Stadt Reno (Nevada) tatsächlich kennen, ent- steht durch den Gebrauch des Zeichens keine Irreführungsgefahr, weil die im Zusammenhang mit Schuhwaren erbrachten Dienstleistungen keine spezifische Produktnähe zu den typischerweise in Reno angesiedelten Branchen aufweisen. Schliesslich sind Vertriebs- und Verteilzentren welt- weit überall dort zu finden, wo eine entwickelte Wirtschaft vorhanden ist. Die Existenz von solchen Zentren ist für sich allein genommen zu wenig spezifisch, um auf der subjektiven Ebene eine entsprechende Herkunftser- wartung auszulösen. Einer ortsbezogenen Fehlzurechnung stehen auch die besonderen Branchenkenntnisse der Dienstleistungsempfänger in Ver- bindung mit deren erhöhter markenbezogenen Aufmerksamkeit entgegen. Das Zeichen wird damit von einem nicht unerheblichen Teil der massgebli- chen Verkehrskreise entweder als unterscheidungskräftige Bezeichnung "Rhein", als Personenname ohne erkennbaren Produktbezug oder als reine Fantasiebezeichnung aufgefasst. Die Marke RENO eignet sich damit zur Unterscheidung für die Dienstleistungen publicité; gestion et administ- ration des affaires; services de commerce de détail et de gros [...] von den- jenigen anderer Unternehmen. 5.9 Im Ergebnis ist die Marke RENO aus der Beurteilungsperspektive der massgeblichen Verkehrskreise für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 originär hinreichend unterscheidungskräftig und nicht dem Ge- meingut (Art. 2 Bst. a MSchG) zugehörig. Der im Zeichen enthaltene geo- grafische Gehalt "RENO" ist trotz des objektiv möglichen Herkunftszusam- menhangs ungeeignet, auf der subjektiven Ebene einen unrichtigen Ein- druck über die Herkunft der Dienstleistungen zu vermitteln, weil die Ort- schaft im Inland als weitgehend unbekannt einzustufen ist. Eine Fehlvor- stellung der massgeblichen Verkehrskreise über den mit einer Herkunftser- wartung verknüpften Ort erscheint für die beanspruchten Dienstleistungen damit als ausgeschlossen, womit im Ergebnis auch der Gefährdungstatbe- stand der Irreführung (Art. 2 Bst. c MSchG i.V.m. Art. 47 ff. MSchG) entfällt.
B-5228/2014 Seite 21 6. Schliesslich ist zu prüfen, ob der Eintragung der IR-Marke RENO ein zwin- gendes Freihaltebedürfnis zugunsten weiterer Wettbewerbsteilnehmer ent- gegensteht. 6.1 Unter Berufung auf die höchstrichterliche Rechtsprechung (BGE 117 II 327 E. 2b "Montparnasse") teilen die Vorinstanz und die Beschwerdefüh- rerin die Auffassung, für das strittige Zeichen bestehe kein absolutes Frei- haltebedürfnis zugunsten anderer Anbieter, weil die Marke durch Schutzer- streckung auf die USA für Dienstleistungen der Klasse 35 registriert sei. Diese Schutzerstreckung wurde allerdings mit Wirkung auf den 2. Mai 2014, also rund vier Monate vor Beschwerdeerhebung, durch das United States Patent and Trademark Office (USPTO) annulliert (USPO, Notifica- tion of Total Invalidation, abrufbar unter: http://www.wipo.int/romarin). Das USPTO führt in seiner Begründung zum nicht beschwerdefähigen Ent- scheid aus, die Beschwerdeführerin sei der behördlichen Aufforderung nicht nachgekommen, eine eidesstattliche Erklärung zum Gebrauch der Marke abzugeben, beziehungsweise rechtfertigende Gründe für deren Nichtgebrauch geltend zu machen. Ungeachtet dieser Tatsache reichte die Beschwerdeführerin mit Beschwerde vom 15. September 2014 dem Bun- desverwaltungsgericht einen Registerauszug aus dem Jahr 2008 (Beilage 23) ein, der das strittige Zeichen für das Gebiet der USA als aktive Marke ausweist. 6.2 Die absoluten Ausschlussgründe sind nach den Verhältnissen im Zeit- punkt des Eintragungsentscheides, beziehungsweise des Beschwerdeent- scheids zu prüfen (DAVID ASCHMANN / MICHAEL NOTH, in: Noth / Büh- ler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 2 N. 30). Derzeit sind in den USA mehrere auf "RENO" lautende Wortmarken einge- tragen (Nr. 76'486'576, 77'301'022, 77'485'803, 86'806'249, abrufbar unter: https://www.uspto.gov). Nach ständiger Rechtsprechung ist die Unent- behrlichkeit bei ausländischen Herkunftsangaben zu verneinen, wenn das Zeichen im Ursprungsland als Marke für identische Waren oder Dienstleis- tungen zugelassen ist (BGE 117 II 327, E. 2b "Montparnasse"). Vorliegend wurden die gleichlautenden Marken indessen nicht für identische Dienst- leistungen der Klasse 35, sondern für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 11, 18 und 38 zugelassen. Obschon die Anwendungsvorausset- zungen der Montparnasse-Praxis im Urteilszeitpunkt aufgrund dieser tat- sächlichen Feststellungen als nicht erfüllt betrachtet werden müssen, ist der Umstand in die Beurteilung miteinzubeziehen, dass die Marke der Be-
B-5228/2014 Seite 22 schwerdeführerin in den USA nicht wegen Vorliegens eines absoluten Frei- haltebedürfnisses für ungültig erklärt wurde, sondern wegen Nichtge- brauchs. Unter Berücksichtigung der aussergewöhnlich langen Verfah- rensdauer von über neun Jahren erscheint es in vorliegender Konstellation daher nicht sachgerecht, ein absolutes Freihaltebedürfnis zu bejahen. 7. Die Beschwerde ist demnach im Hauptantrag gutzuheissen und die Vor- instanz ist anzuweisen, der internationalen Registrierung Nr. 893'783 RENO Schutz für die in der Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen zu gewähren. 8. 8.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kosten- vorschuss nach Rechtskraft des Urteils zurückzuerstatten. 8.2 Der anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin ist eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen. Fehlt eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen An- stalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vor- instanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter Erhe- bung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen. Ihr sind demnach die Par- teikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Das Gericht setzt die Par- teientschädigung auf Grund der Kostennote fest und berücksichtigt hierbei den notwendigen Zeitaufwand des Vertreters (Art. 10 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Ent- schädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Beschwerdeführerin hat keine Kostennote eingereicht. Eine mündliche Verhandlung fand nicht statt und wurde auch nicht beantragt, jedoch wurde ein dreifacher Schriftenwechsel durchgeführt. Unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes (Art. 64 Abs. 1 VwVG) wird eine Partei- entschädigung von Fr. 4'800.– als angemessen erachtet.
B-5228/2014 Seite 23 8.3 Die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrach- ten Leistungen unterliegen der Mehrwertsteuer. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem der Empfänger der Dienstleistung den Sitz seiner wirt- schaftlichen Tätigkeit oder in Ermangelung eines solchen, seinen Wohnsitz hat (Art. 8 Abs. 1 des Mehrwertsteuergesetzes vom 2. September 1999 [MWSTG, SR 641.20] i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdefüh- rerin hat ihren Sitz in Thaleischweiler-Fröschen, Deutschland. Eine Aus- nahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Sie ist somit für die Parteientschädigung nicht mehrwertsteuerpflichtig, weshalb die Partei- entschädigung exklusive Mehrwertsteuer aufzufassen ist.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziffer 1 der Verfügung des Eidgenös- sischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 25. Juli 2014 wird aufgehoben und das Institut für Geistiges Eigentum wird angewiesen, der internationa- len Registrierung Nr. 893'783 RENO für alle beanspruchten Dienstleistun- gen in der Schweiz definitiv Schutz zu gewähren. 2. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvor- schuss von Fr. 2'500.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet. 3. Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 4'800.– zugespro- chen.
B-5228/2014 Seite 24 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rücker- stattungsformular) – die Vorinstanz (Ref-Nr. IR 893'783; Gerichtsurkunde) – das Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Vera Marantelli Katharina Niederberger
Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be- weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 3. Januar 2017