B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-5168/2011
U r t e i l v o m 13. M ä r z 2 0 1 3 Besetzung
Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter Claude Morvant, Richter David Aschmann, Gerichtsschreiberin Beatrice Brügger.
Parteien
Philip Morris AG, Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, vertreten durch Rechtsanwalt Peter Widmer, Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16 A, 3007 Bern, Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Markeneintragungsgesuch Nr. 52006/2011 BLACK LABEL.
B-5168/2011 Seite 2 Sachverhalt: A. Am 21. Februar 2011 meldete die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz die Marke BLACK LABEL zur Eintragung in das schweizerische Marken- register an. Sie wurde für die folgenden Waren der Klasse 34 hinterlegt: "Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, cigaret- tes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, ta- bac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pi- pes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes." B. Mit Schreiben vom 7. März 2011 beanstandete die Vorinstanz das Eintra- gungsgesuch, da die Marke BLACK LABEL mit der Bedeutung "schwar- zes Etikett" beschreibend sei für ein bei den beanspruchten Waren all- gemein übliches Ausstattungselement. Sie gehöre deshalb zum Gemein- gut und sei freihaltebedürftig. C. In einer Stellungnahme vom 10. März 2011 bestritt die Beschwerdeführe- rin die Zugehörigkeit des Zeichens zum Gemeingut und die Freihaltebe- dürftigkeit. Das Zeichen sei mehrdeutig. Es habe keinen ersichtlichen Be- zug zu den beanspruchten Waren, sondern sei fantasiehaft. Das Zeichen sei nicht auf schwarze Produkte limitiert. Konkurrenten würde nicht daran gehindert, die schwarze Farbe zu benutzen. Die Beschwerdeführerin be- antragte zudem die Gleichbehandlung mit ihren gleich aufgebauten und in der Schweiz zugelassenen Marken. D. Am 14. April 2011 hielt die Vorinstanz an der Zurückweisung des Zei- chens fest. Dessen Sinngehalt liesse sich klar bestimmen. Die Verwen- dung schwarzer Etiketten sei bei den beanspruchten Waren üblich. Die Marke sei deshalb direkt beschreibend. Ein Anspruch aufgrund des Gleichbehandlungsgebots bestehe nicht. E. Mit Eingabe vom 15. Juni 2011 bestritt die Beschwerdeführerin diese Auf- fassung und beantragte die Zulassung des Zeichens für die beanspruch- ten Waren. Das Zeichen stelle keinen unmittelbaren Hinweis auf eine Ausstattung der Ware und schon gar nicht einen Branchenstandard dar.
B-5168/2011 Seite 3 Es bestehe nicht der geringste Hinweis, dass die relevanten Verkehrs- kreise das Zeichen als Hinweis auf eine Ausstattung und in diesem Sinne indirekt beschreibend verstehen könnten. Die Beschwerdeführerin berief sich zudem auf die Gleichbehandlung mit bereits eingetragenen ähnli- chen Zeichen. F. Mit Verfügung vom 16. August 2011 verweigerte die Vorinstanz dem Zei- chen BLACK LABEL den Markenschutz für einen Teil der beanspruchten Waren der Klasse 34, nämlich: "tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage non mé- dical); articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, allumettes." Sie liess das Zeichen für die folgenden Waren der Klasse 34 zum Mar- kenschutz zu: "boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets." Die Vorinstanz ging davon aus, dass das Zeichen BLACK LABEL aus den englischen Wörtern "black" und "label" bestehe. "Black" werde mit "schwarz, düster, schmutzig, schwärzen, das Schwarze" übersetzt, "label" mit "Etikett, Schild(chen), Label, Marke, Bezeichnung, Kennung, etikettie- ren, kennzeichnen, beschriften". Beide Begriffe gehörten dem englischen Grundwortschatz an. Das Wort "Label" sei zudem ein Begriff der deut- schen und französischen Sprache (mit Hinweis auf Brockhaus Enzyklo- pädie, Duden und online Wörterbücher unter www.wissen.de). Die stritti- gen Waren richteten sich an Produzenten von Tabakwaren und Zwi- schenhändler, also an Fachleute wie auch an Durchschnittsabnehmer. Das Zeichen würde von diesen mit der Bedeutung "schwarze Etikette" verstanden. Die beanspruchten Waren würden sowohl mit schwarzen Eti- ketten als auch mit solchen in andern Farben angeboten. Verschieden- farbige Etiketten würden teilweise auch zur Segmentierung des Angebots eines Anbieters genutzt. Da farbige und insbesondere schwarze Etiketten ein übliches Ausstattungsmerkmal der strittigen Waren seien, werde das Zeichen BLACK LABEL ohne Gedankenaufwand in der Bedeutung von "schwarze Etikette" von den massgebenden Abnehmerkreisen als Be- zeichnung dieses üblichen Ausstattungsmerkmals der beanspruchten Waren verstanden. Damit beschränke es sich auf die Bezeichnung eines
B-5168/2011 Seite 4 üblichen Ausstattungsmerkmals und werde von den massgebenden Ver- kehrskreisen nicht als betrieblicher Herkunftsnachweis aufgefasst. Die Marke BLACK LABEL entbehre betreffend die strittigen Waren der not- wendigen Unterscheidungskraft, gehöre somit zum Gemeingut und sei nach Art. 2 Bst. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen. Der An- spruch auf Gleichbehandlung wurde, wiederum mit ausführlicher Be- gründung, verneint. Der Verfügung wurden zahlreiche Beweismittel beige- legt (63 Ausdrucke aus dem Internet). G. Am 15. September 2011 reichte die Beschwerdeführerin gegen diese Ver- fügung Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein. Sie beantragte die Aufhebung von Ziffer 2 der Verfügung vom 16. August 2011 und den Eintrag des Zeichens auch für die Waren "tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour ci- garettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à pri- ser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigaret- tes, allumettes" der Klasse 34. Zur Begründung machte sie geltend, vorliegend stelle sich die Frage, ob das Zeichen BLACK LABEL auf ein Verpackungsmerkmal hinweise, wel- ches für die beanspruchten Waren allgemein üblich und damit vom Mar- kenschutz ausgenommen sei. Die von der Vorinstanz beigelegten Unter- lagen würden zwar aufzeigen, dass ab und zu eine Packung, ein Beutel oder eine Dose in Schwarz oder unter Verwendung von schwarzen Teilen erhältlich sei, dass allerdings viel häufiger helle und farbige Verpackun- gen verwendet würden. Häufig würden Farben auch zur bildlichen Gestal- tung der Geschmacksrichtung verwendet. Die Verwendung von schwar- zen Etiketten bei Tabakprodukten sei nicht üblich und schon gar nicht ein Branchenstandard. Auch sei es nicht üblicher, schwarze Verpackungen zu verwenden als etwa rote, blaue und silberne. Die Zeichen RED LA- BEL, BLUE LABEL und SILVER LABEL seien vor einigen Jahren einge- tragen worden. Das Zeichen hindere Konkurrenten nicht daran, die schwarze Farbe zu verwenden, da sich der Schutz auf das Zeichen be- schränke. Der Ausdruck "black label" spiele sodann nicht einmal entfernt auf Eigenschaften des Tabaks an, der beispielsweise in Zigaretten enthal- ten sei. Es treffe zwar zu, dass eine Farbe für gewisse Produkte ein Kauf- kriterium darstellen könne, so z.B. bei Kleidern, Textilien. Bei den bean- spruchten Waren hingegen würde die Farbgebung beim Kaufentscheid völlig in den Hintergrund gerückt. Die Schutzfähigkeit der Kombination ei-
B-5168/2011 Seite 5 nes Farbworts mit einer generischen Bezeichnung belege exemplarisch die Eintragung einiger ihrer eigenen sowie anderer Zeichen (die im ein- zelnen genannt wurden). Zusammenfassend stehe die Marke BLACK LABEL nicht für eine charakteristische oder allgemein übliche Ausstattung von Raucherwaren. Sodann würden einschlägige Verkehrskreise irgend- eine schwarze Etikette nicht spontan mit Raucherwaren in Verbindung bringen. Das Ausstattungsmerkmal "schwarze Etikette" sei nicht derart verbreitet und bekannt, dass es einen direkt beschreibenden Hinweis auf die Ware darstelle, bzw. ohne besonderen Fantasieaufwand oder Denk- arbeit unmittelbar auf das Angebot hinweise. Das Zeichen sei demzufolge weder direkt noch indirekt beschreibend und gehöre hinsichtlich der be- anspruchten Produkte nicht zum Gemeingut. H. Mit Vernehmlassung vom 16. Januar 2012 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Sie berief sich darauf, das Zeichen BLACK LABEL beschreibe direkt ein übliches Ausstattungsmerkmal der zurück- gewiesenen Waren und sei dem Gemeingut zuzurechnen. Die Frage des Freihaltebedürfnisses sei offen gelassen worden, weil das Zeichen schon aufgrund seiner fehlenden Unterscheidungskraft zurückzuweisen sei. Das Zeichen benenne ein übliches Ausstattungselement der beanspruchten Waren. Es reiche für eine Zurückweisung aus, dass ein Ausstattungsele- ment im beanspruchten Warensegment üblich sei. Nicht erforderlich sei, dass es zu einem Branchenstandard geworden sei. Verneint wurde, unter Eingehen auf die von der Beschwerdeführerin genannten Zeichen, ein Anspruch aufgrund des Gleichbehandlungsgebots. I. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Ver- waltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). J. Auf die dargelegten und weitere Vorbringen der Parteien und eingereich- ten Beweismittel wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.
B-5168/2011 Seite 6 Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. 1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zustän- dig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). 1.2 Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfü- gung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ih- rer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legi- timiert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. De- zember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteils- voraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). 1.3 Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 2. 2.1 Nach der Legaldefinition ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 [Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.22]). 2.2 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind gemäss Art. 2 MSchG unter anderem Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Bst. a). 2.3 Der Begriff Zeichen des Gemeinguts in Art. 2 Bst. a MSchG ist ein Sammelbegriff für Sachbezeichnungen, beschreibende Angaben, geogra- fische Herkunftsangaben, Freizeichen sowie für elementare Zeichen. Der Schutzausschluss ist im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unter- scheidungskraft des Zeichens begründet (BGE 118 II 181 E. 3 Duo; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.1 A - Z, mit Hinweisen; DAVID ASCHMANN, in: Michael Noth/Gregor Büh- ler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MschG], Bern 2009, Art. 2 lit. a, N. 1 ff.).
B-5168/2011 Seite 7 2.4 Zum Gemeingut gehören nach der Rechtsprechung namentlich Zei- chen, die sich in Angaben über die Beschaffenheit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren Identifi- kation erforderliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft nicht aufweisen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Zeichen die Art, Zusam- mensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, den Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort oder die Herstellungszeit der Waren angeben, auf die sie sich beziehen. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss von den angesprochenen Abnehmerkreisen dieser Waren und Dienstleis- tungen ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittel- bar erkannt werden können (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 akustische Marke, mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 Felsenkeller, BGE 129 III 514 E. 4.1 Lego und BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon). 2.5 Nach Rechtsprechung und Literatur gehören zu den nicht schutzfähi- gen Angaben auch Angaben zu Form, Verpackung oder Ausstattung, wenn sie Elemente aufnehmen, die bei diesen Waren allgemein üblich sind, oder damit auf verwendungsmässige Vorteile hingewiesen wird (BGE 116 II 609 E. 2.b Fioretto, mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwal- tungsgerichts B-2514/2008 vom 25. Mai 2009 E. 3.2 Magnum, mit Hin- weisen und Beispielen; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, 2. Aufl., Basel 2009, N. 313 f.; CHRISTOPH WILLI, in: Marken- schutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Be- rücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zü- rich 2002, Art. 2 N. 83, LUCAS DAVID in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2 N. 16). Unbestimmte Bezeichnungen, namentlich Farbangaben, sind schutzfähig, büssen den Schutz jedoch ganz oder teilweise ein, wenn sie mit einem beschreibenden Sinngehalt verstanden werden, am betreffen- den Markt oft vorkommen, oder anpreisend wirken (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 173, MARBACH, a.a.O., N. 314, beide mit einer Übersicht über die Rechtsprechung). 2.6 Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entscheidend ist, ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbil- dung von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der gekennzeichneten Wa- re oder Dienstleistung aufgefasst wird (Urteil des Bundesgerichts
B-5168/2011 Seite 8 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 5.1 Eurojobs, mit Verweis auf BGE 108 II 487 E. 3 Vantage, BGE 104 Ib 65 E. 2 Oister Foam, BGE 103 II 339 E. 4c More; Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1 Discovery Travel & Adventure Channel, veröffentlicht in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2004 400). 2.7 Marken sind im Gesamteindruck aus der Sicht der Abnehmerkreise zu beurteilen, an die das Angebot der Waren oder Dienstleistungen gerichtet ist (DAVID, a.a.O., Art. 2 N. 8 f.). Das Kriterium für die leichte Erkennbar- keit des beschreibenden Charakters bilden die im Einzelfall beanspruch- ten Waren oder Dienstleistungen. An die Stelle einer bei abstrakter Be- trachtung vorhandenen Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann nämlich ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter treten, sobald das Zei- chen in Beziehung zu einer bestimmten Ware oder Dienstleistung gesetzt wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 Firemaster, veröffentlicht in: sic! 2005 278). 3. 3.1 Das Zeichen BLACK LABEL wird beansprucht für Tabakwaren und damit im Zusammenhang stehende Produkte. Diese richten sich sowohl an Durchschnittskonsumenten wie auch an Fachleute des entsprechen- den Handels. 3.2 Es handelt sich um eine Wortmarke, die aus den beiden englischen Wörtern "black" und "label" besteht. 3.2.1 "Black" bedeutet "schwarz" (adj.), "Schwarz" (Subst.). "schwärzen" (Verb). "Label" wird übersetzt mit "Etikett (auch fig.), (Klebe-, Anhänge-) Zettel oder(-)Schild(chen)n, Anhänger, Aufkleber; Bezeichnung, (Kenn)Zeichen, Signatur, Aufschrift, Beschriftung; Label, Schallplatteneti- kett oder -firma" (beide: Langenscheidt e-Handwörterbuch Englisch- Deutsch 5.0). "Black" gehört zum Grundwortschatz (vgl. insb. den Eintrag des Wortes in: Pons, Basiswörterbuch Schule, Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch, in Stuttgart 2006) und wird auch in Ausdrücken, die in die deutsche Spra- che Eingang gefunden haben, verwendet (vgl. Duden online: Blackbox, Blackout).
B-5168/2011 Seite 9 Das englische Wort "label" ist bereits deshalb verständlich, weil es in die deutsche Sprache übernommen wurde mit der Bedeutung "Etikett, das auf ein Produkt oder dessen Verpackung aufgeklebt wird", "Produktlinie einer Firma; Marke", "kategorisierende Benennung, Schlagwort", "Etikett einer Schallplatte", "Firma, die Schallplatten, CDs und dergleichen her- stellt und vertreibt". Synonyme zu "label" sind "Aufkleber, Etikett, Fabrikat, Marke, Plakette, Signet, Zeichen" (aus: Duden online [www.duden.de]: label). In ähnlicher Weise wird "label" auch in der der französischen Spra- che gebraucht (vgl. le petit Larousse illustré 2012, Paris 2011: label). Die Feststellung der Vorinstanz, dass beiden Wörter von Fachleuten wie auch Durchschnittskonsumenten verstanden werden, ist deshalb zu be- stätigen. Die Bedeutung der Kombination der beiden Wörter ist ebenfalls auf Anhieb verständlich. 3.3 "Label" ist ein Wort des Gemeinguts (Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 28. Juni 2006 sic! 2006 759 E. 6 Red Label, Red Code; Red Racing/Red M 150) 3.4 3.4.1 Im Zeichen BLACK LABEL ist das Wort "label" mit einer Farbbezeichnung kombiniert. Diese Kombination ist nicht im Vornherein dem Gemeingut zuzurechen (vgl. oben Erw. 2.5 betreffend Farbangaben, ferner RKGE vom 28. Juni 2006 in sic! 2006 759 E. 6, Red Label, Red Code; Red Racing/Red M 150, wo bezüglich "red label" lediglich von einer schwachen Marke für Tabakwaren ausgegangen wird). Zu prüfen ist allerdings, ob die Bezeichnung "black label" bezüglich der beanspruchten Waren als beschreibend oder anpreisend verstanden werden kann oder am betreffenden Markt oft vorkommt. 3.4.2 Die hier verwendete Farbbezeichnung "schwarz" wird figurativ ver- wendet z.B. im Sinne von "dunkel, trübe, düster (Gedanken, Wetter), bö- se, schlecht, ungesetzlich, ärgerlich, schlimm, illegal, Schattenwirtschaft" wie auch, besonders in der Ökonomie, "mit Gewinn arbeiten (d.h. schwarze Zahlen schreiben)" (vgl. Langenscheidt e-Handwörterbuch Eng- lisch-Deutsch 5.0, Duden online [www.duden.de] zu "black", "schwarz"). 3.4.3 Beansprucht wird die Marke BLACK LABEL für Tabakwaren und im Zusammenhang mit diesen stehende Waren. Bezüglich dieser Waren kommt "schwarz" keine besondere Bedeutung zu. Es ist auch nicht all- gemein üblich, schwarz bei Zigaretten und andern Tabakwaren zur Be-
B-5168/2011 Seite 10 zeichnung der Qualität, der Stärke oder der Geschmacksrichtung zu ver- wenden. Zwar verwenden verschiedene Zigarettenhersteller Farben, um unterschiedliche Stärken oder Geschmacksrichtungen zu signalisieren, es besteht aber keine einheitliche Verwendung der Farben (vgl. die ent- sprechende weiterhin gültige Feststellung in: RKGE vom 28. Juni 2006 in sic! 2006 759 E. 4, Red Label, Red Code; Red Racing/Red M 150). Die schwarze Farbe kann zudem zur Gestaltung der Verpackungen in ver- schiedenster Weise eingesetzt werden. Schwarz ist aber nur eine von vie- len möglichen Farben, die allgemein bei Verpackungen verwendet wer- den. Es ist nicht ersichtlich, dass schwarze Verpackungen oder Verpa- ckungselemente für die beanspruchten Produkte üblicher wären als ande- re Farben. Die von der Vorinstanz eingereichten Unterlagen zeigen zwar auf, dass die Farbe Schwarz bei Verpackungen von Tabakwaren - neben andern Farben - benutzt wird und dass Farben zum Teil, markenspezifisch aber nicht generell, zur Kommunikation der unterschiedlichen Tabakarten oder –stärken benutzt wird. Sie vermögen aber nicht nachzuweisen, dass die Farbe schwarz im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten von besonderer Bedeutung ist. 3.5 Das Zeichen BLACK LABEL ist demzufolge für die beanspruchten Waren nicht beschreibend, anpreisend oder üblich. Somit ist es nicht dem Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG zuzurechnen. 3.6 Es erübrigt sich somit, auf die weiteren Argumente der Vorinstanz und der Beschwerdeführerin, insbesondere auch auf die sehr ausführlich ab- gehandelte Frage der Gleichbehandlung, einzugehen. 4. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, der Marke CH-52006/2011 BLACK LABEL für die Waren "tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, ciga- rettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pi- pe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, allumettes" der Klasse 34 Schutz zu ge- währen.
B-5168/2011 Seite 11 5. 5.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und es ist der Beschwerdeführerin der geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten. 5.2 Der Beschwerdeführerin ist eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 ff. des Reglements über die Kosten und Entschädi- gungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Wurde, wie im vorliegenden Fall, keine Kosten- note eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Ak- ten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Dabei erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.- als angemessen. 5.3 Fehlt es in einem Verfahren an einer unterliegenden Partei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersön- lichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzge- setzes namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und kassierte auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz ist daher zur Zahlung der Par- teientschädigung zu verpflichten.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziffer 2 der Verfügung der Vorinstanz vom 16. August 2011 wird aufgehoben und die Vorinstanz angewiesen, der Marke CH 52006/2011 BLACK LABEL für alle angemeldeten Waren der Klasse 34, "tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, allumettes", Schutz zu gewäh- ren.
B-5168/2011 Seite 12 2. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvor- schuss von Fr. 2'500.-- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils zurückerstattet. 3. Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine Parteient- schädigung in der Höhe von Fr. 3'000.-- (inkl. MwSt) zugesprochen. 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungs- formular) – die Vorinstanz (Gerichtsurkunde) – das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Hans Urech Beatrice Brügger
Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer- den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Ent- scheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 21. März 2013