B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte II B-5117/2013
Sentenza del 26 gennaio 2015 Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Pascal Richard, Francesco Brentani, cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
X-Technology Swiss research & development AG, [...] patrocinata dagli avvocati Markus Wang, LL.M., e/o Fabian Wigger, Bär & Karrer AG, [...] ricorrente,
contro
SKINS International Trading AG, [...] patrocinata da Hermann Padovani, M. Zardi & Co. S.A., [...] controparte,
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale IPI, Stauffacherstrasse 65, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Procedura d'opposizione n. 12386, CH 603'156 "s skins (fig.)" / CH 626'318 "Skin Compression".
B-5117/2013 Pagina 2 Fatti: A. X-Technology Swiss GmbH (di seguito: ricorrente) è titolare del marchio verbale svizzero n. 626'318 "Skin Compression" (di seguito: marchio resistente), pubblicato per la prima volta su Swissreg (cfr. <www.swissreg.ch>) in data 27 febbraio 2012. Esso è stato registrato per i seguenti beni e servizi: Classe 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Re- genschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke, insbesondere Sitzstö- cke, Bergsteigerstöcke, Wanderstöcke, Nordic-Walking-Stöcke, Skistö- cke; Peitschen; Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Taschen (soweit in die- ser Klasse enthalten), insbesondere Rucksäcke, Tornister, Schulranzen, Kleidersäcke, Schlingen- und Rückentragetaschen für Babies und/oder Kleinkinder, Handtaschen, Tragetaschen, Universalsporttaschen. Classe 23: Garne und Fäden. Classe 25: Bekleidungsstücke, insbesondere Strümpfe, Damen-, Herren- und Kinder-Sportbekleidung, Nachtwäsche, Unterwäsche, Outdoor-/Trek- kingbekleidung; Schuhwaren; Kopfbedeckungen, insbesondere Mützen und Kapuzen. B. B.a Il 24 maggio 2012, SKINS International Trading AG (di seguito: contro- parte) ha presentato opposizione totale contro la registrazione del succitato marchio presso l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI, di se- guito: autorità inferiore). L'opposizione poggia sul marchio svizzero n. 603'156 "s skins (fig.)" (di seguito: marchio opponente) di cui la mede- sima è titolare:
Il marchio opponente, depositato il 10 novembre 2009, è registrato per i seguenti prodotti:
B-5117/2013 Pagina 3 Classe 10: Indumenti medici e chirurgici; indumenti e dispositivi a pres- sione; indumenti e dispositivi a compressione; indumenti terapeutici a compressione; calze elastiche; supporti elastici, inclusi supporti elastici per stabilizzare zone del corpo che hanno subito lesioni; biancheria intima a compressione; tutti i citati prodotti inclusi in classe 10. Classe 18: Borse, incluse borse di pelle e di finta pelle; borse sportive; borse da spiaggia; zaini; borsette; zaini idrici; zaini da montagna; valigie; borsellini; portafogli; portachiavi; cartelle per scolari; borse a tracolla; borse sportive incluse borse sportive multiuso; borse porta palla non in- cluse in altre classi; borse porta bottiglia non incluse in altre classi; borse porta calzature non incluse in altre classi; sacche da viaggio; borse a sacco; borse da football; borse porta attrezzi (ferri) (vuote); borse per la ginnastica; borsoni; borse per equipaggiamento (kit) e borse per equipag- giamento destinate alle squadre, non incluse in altre classi; borse da viag- gio. Classe 25: Abbigliamento, scarpe, cappelleria; incluso abbigliamento per uomini, donne, bambini e neonati; abbigliamento per gli sport incluso ab- bigliamento per il football, abbigliamento per la ginnastica, abbigliamento per il ciclismo, abbigliamento per il golf e abbigliamento per lo sci; abbi- gliamento per automobilisti e viaggiatori; biancheria intima; soprabiti, cap- potti, abbigliamento per il tempo libero, giacche, maglioni, pullover, ma- gliette sportive, canottiere, camicie, magliette, mutande, pantaloni, calzon- cini, pigiama, vestaglie, accappatoi; indumenti per il nuoto inclusi calzon- cini da bagno e costumi da bagno; abbigliamento termale; mute; abbiglia- mento impermeabile; polsini; scarpe e calzature incluse scarpe e calzature da football, scarpe da ginnastica, scarpe e calzature per altri sport; calzini, calze, collant; bandana e fasce per capelli; abbigliamento imbottito; incluso abbigliamento imbottito per uomini, donne, bambini e neonati. Classe 28: Articoli per la ginnastica ed altre attività sportive, inclusi articoli che supportano o accrescono le prestazioni del corpo nelle attività spor- tive; cuscinetti protettivi o protezioni per lo sport; abbigliamento imbottito per lo sport; protezioni sportive inclusi parastinchi, ginocchiere e parago- miti; borse adattate per articoli sportivi; borse da golf; borse da cricket. Classe 35: Vendita al dettaglio, vendita al dettaglio per corrispondenza, vendita al dettaglio attraverso una rete informatica mondiale e assorti- mento di indumenti medici e chirurgici; indumenti e dispositivi a pressione; indumenti e dispositivi a compressione; indumenti terapeutici a compres- sione; calze elastiche; supporti elastici, inclusi supporti elastici per stabi- lizzare zone del corpo che hanno subito lesioni; borse, incluse borse di pelle e di finta pelle; borse sportive; borse da spiaggia; zaini; borsette; zaini idrici; zaini da montagna; valigie; borsellini; portafogli; portachiavi; cartelle per scolari; borse a tracolla; borse sportive incluse borse sportive multiuso; borse porta palla non incluse in altre classi; borse porta bottiglia non in- cluse in altre classi; borse porta calzature non incluse in altre classi; sac- che da viaggio; borse a sacco; borse da football; borse porta attrezzi (ferri) non incluse in altre classi; borse per la ginnastica; borsoni; borse per equi- paggiamento (kit) e borse per equipaggiamento destinate alle squadre,
B-5117/2013 Pagina 4 non incluse in altre classi; borse da viaggio; abbigliamento, scarpe, cap- pelleria; incluso abbigliamento per uomini, donne, bambini e neonati; ab- bigliamento per gli sport incluso abbigliamento per il football, abbiglia- mento per la ginnastica, abbigliamento per il ciclismo, abbigliamento per il golf e abbigliamento per lo sci; abbigliamento per automobilisti e viaggia- tori; biancheria intima inclusa biancheria intima a compressione; soprabiti, cappotti, abbigliamento per il tempo libero, giacche, maglioni, pullover, magliette sportive, canottiere, camicie, magliette, mutande, pantaloni, cal- zoncini, pigiama, vestaglie, accappatoi; indumenti per il nuoto inclusi cal- zoncini da bagno e costumi da bagno; abbigliamento termale; mute; abbi- gliamento impermeabile; polsini; scarpe e calzature incluse scarpe e cal- zature da football, scarpe da ginnastica, scarpe e calzature per altri sport; calzini; calze, collant; bandana e fasce per capelli; articoli per la ginnastica ed altre attività sportive, inclusi articoli che supportano o accrescono le prestazioni del corpo nelle attività sportive; abbigliamento imbottito; in- cluso abbigliamento imbottito per uomini, donne, bambini e neonati; cusci- netti protettivi o protezioni per lo sport; abbigliamento imbottito per lo sport; protezioni sportive inclusi parastinchi, ginocchiere e paragomiti; borse adattate per articoli sportivi; borse da golf; borse da cricket (all'eccezione del loro trasporto) per terzi, al fine di facilitare al consumatore la vista e l'acquisto di tali prodotti presso un grossista. L'opponente ha sottolineato, in sostanza, che la componente distintiva "skins" del marchio deve essere considerata un elemento forte, privo di qualsiasi aderenza concettuale con i prodotti da esso contraddistinti. A mente della medesima, vi sarebbe una forte somiglianza fonetica, visiva e semantica tra i due marchi. Essi potrebbero quindi trarre in errore il consu- matore, il quale potrebbe ritenere che i prodotti provengano dalla mede- sima fonte, dando pertanto origine ad un elevato rischio di confusione. B.b Con risposta del 30 luglio 2012 la resistente ha proposto la reiezione dell'opposizione. Per la medesima non è data la similarità dei prodotti delle rispettive classi 18 e 25, rispettivamente per quelli da lei rivendicati in classe 23, i quali non farebbero peraltro oggetto di registrazione per il mar- chio opponente. La resistente sostiene altresì come il marchio opponente avrebbe una forza distintiva debole, in quanto l'elemento verbale "skins" sarebbe di carattere descrittivo, per i prodotti della classe 18, ritenuto il trattarsi di prodotti in pelle o ecopelle, come pure per i prodotti della classe 25 che, volti a coprire il corpo umano dalle condizioni avverse, sarebbero da considerarsi come una sorta di pelle artificiale. Dal punto di vista della similitudine dei segni non sarebbero ravvisabili somiglianze visive, foneti- che o semantiche. Il rischio di confusione non sarebbe ravvisabile, anche alla luce del fatto che il target sarebbe composto da consumatori consape- voli e sportivi. Infine, il marchio "Skin Compression" non sarebbe in alcun modo paragonabile agli altri marchi dell'opponente, i quali sarebbero tutti caratterizzati da un ulteriore "S" all'inizio della parola.
B-5117/2013 Pagina 5 B.c Con replica del 4 febbraio 2013, l'opponente ha ribadito la necessità dell'accoglimento della propria opposizione alla registrazione del marchio "Skin Compression" in relazione a tutti i prodotti rivendicati nelle classi 18, 23 e 25. In particolare, l'opponente ha evidenziato la forza del proprio mar- chio – a suo dire privo di qualsiasi aderenza concettuale con i prodotti ri- vendicati – ed illustrato la commercializzazione del marchio "s skins". Per quanto attiene al rischio di confusione, l'opponente ha nuovamente sottoli- neato come vi sia totale identità tra i prodotti rivendicati dai marchi in que- stione, i quali sarebbero commercializzati attraverso canali accessibili al grande pubblico così come a consumatori specializzati. I segni a confronto sarebbero da ritenersi fortemente simili e gli elementi grafici andrebbero tralasciati nel confronto tra i due marchi. B.d Con duplica, datata 11 aprile 2013, la resistente ha essenzialmente ribadito come l'elemento "skins" debba essere considerato di dominio pub- blico, essendo descrittivo per rapporto all'abbigliamento sportivo proposto. Ciò sarebbe ulteriormente dimostrato dal fatto che, relativamente alla classe 25, vi sarebbero numerosi marchi registrati facenti uso dell'elemento "skin", come dimostrato dai numerosi documenti allegati. Inoltre, a mente della resistente il marchio opponente non avrebbe raggiunto una notorietà commerciale tale da permettere di evitare il rischio di confusione in corri- spondenza dell'elemento di dominio pubblico utilizzato. B.e Tramite decisione del 29 luglio 2013, l'autorità inferiore ha parzial- mente accolto l'opposizione n. 12386 (punto 1 del dispositivo), revocando la registrazione del marchio svizzero n. 626'318 "Skin Compression" per i prodotti rivendicati nelle classi 18 e 25 (punto 2 del dispositivo). Nel con- tempo, la medesima ha fissato un'indennità di parte a carico dell'opponente di CHF 2'800.– (tassa di opposizione compresa; punti 3 e 4 del dispositivo). A mente dell'autorità inferiore, per i prodotti delle classi 18 e 25 la similarità deve essere riconosciuta. Per quanto attiene, alla similitudine dei segni, essa sarebbe forte a tutti i livelli, in quanto gli elementi figurativi del marchio opponente andrebbero trascurati, avendo una funzione subordinata nell'impressione d'insieme. Infine, al marchio opponente è stato aggiudi- cato un campo di protezione medio, quindi riconosciuto un rischio di con- fusione (indiretto) dei marchi contrapposti. C. Contro suddetta decisione la ricorrente è insorta al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) tramite ricorso del 12 set- tembre 2013 (data del plico raccomandato: 16 settembre 2013), chiedendo
B-5117/2013 Pagina 6 l'accoglimento del medesimo, l'annullamento integrale dei punti 3 e 4 del dispositivo, relativi a tassa d'opposizione e indennità di parte, nonché il parziale annullamento del punto 2 del medesimo, segnatamente il rigetto dell'opposizione n. 12386 relativamente ai prodotti della classe 25. Prote- state tasse, spese e ripetibili. La ricorrente sostiene, in sostanza, che la decisione impugnata sarebbe contraria al diritto federale, giacché non riconoscerebbe la natura descrit- tiva della componente verbale "skin" rivendicata per la classe 25. A proprio modo di vedere la qualifica della componente verbale "skin" quale marchio con campo di protezione medio così come la sua mancata attribuzione al dominio pubblico sarebbe inappropriata, oltre a causare un erroneo giudi- zio di similitudine e di rischio di confusione tra i due marchi. Infatti, vi sa- rebbe la forte necessità di attribuire il segno "skin" al dominio pubblico an- che per i prodotti della classe 25. Segnatamente, l'utilizzo dell'elemento verbale "skin" da parte della ricorrente, essendo di natura descrittiva, non entrerebbe in linea di conto nell'analisi del rischio di confusione. D. Con osservazioni del 7 novembre 2013, la controparte ha proposto il re- spingimento integrale del gravame, la conferma della decisione impugnata e la messa a carico della ricorrente di tutti i costi procedurali. La controparte ritiene che il termine "skin" non sia da attribuire al dominio pubblico, dal momento che le differenze fra i capi d'abbigliamento e i prodotti cosmetici sarebbero chiare. Il tentativo da parte della ricorrente di attribuire un signi- ficato descrittivo al marchio opponente è contestato, poiché il segno in que- stione sarebbe privo di aderenze concettuali con i prodotti rivendicati nelle classi in questione. Inoltre, nell'analisi della similitudine dei segni il termine "Compression" non avrebbe nessuna connotazione distintiva e non sa- rebbe in grado di infondere nel pubblico di riferimento un'impressione tale da occultare l'elemento preponderante "skin". E. Con risposta dell'8 novembre 2013, l'autorità inferiore ha rinunciato a pre- sentare commenti ed osservazioni e rinviato alla motivazione della propria decisione, proponendo la reiezione del gravame con protesta delle spese da porre a carico della ricorrente. F. Le parti non hanno presentato alcuna istanza volta ad indire un dibatti- mento pubblico.
B-5117/2013 Pagina 7 Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021; art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini- strativo federale [LTAF, RS 173.32]). Contro le decisioni dell'autorità inferiore è ammesso il ricorso al Tribunale (art. 33 let. e LTAF). Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF. 1.2 La decisione impugnata reca la data del 29 luglio 2013 ed è pervenuta alla ricorrente al più presto il giorno successivo. Introdotto entro i 30 giorni successi alla sospensione del termine (art. 50 cpv. 1 PA e art. 22a cpv. 1 let. b PA), il 16 settembre 2013, il ricorso in esame è tempestivo. L'atto di ricorso è stato presentato nella forma prevista dall'art. 52 PA e l'anticipo richiesto è stato versato nel termine impartito. La ricorrente ha, infine, partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è partico- larmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Nulla osta, quindi, alla ricevibilità del ricorso. 2. L'opposizione, come pure la decisione impugnata sono state redatte in italiano, mentre l'atto di ricorso è stato presentato in lingua tedesca. La ricorrente non ha inoltrato esplicita richiesta di svolgimento della presente procedura in lingua tedesca cosicché, di principio, deve essere proseguito in italiano, facendo stato la lingua della decisione impugnata (cfr. art. 33a cpv. 2 PA; sentenza del Tribunale B-1171/2007 del 3 giugno 2008 consid. 2). 3. A norma dell'art. 3 cpv. 1 lett. c della legge sulla protezione dei marchi del
B-5117/2013 Pagina 8 28 agosto 1992 (LPM, RS 232.11) sono esclusi dalla protezione come mar- chi i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi iden- tici o simili, se ne risulta un rischio di confusione. 3.1 Il marchio è un segno atto a distinguere un prodotto o un servizio da offerte identiche o simili, in modo che un'individualizzazione del determi- nato prodotto o servizio, segnatamente la sua origine commerciale, sia possibile. Vi è rischio di confusione se il segno posteriore pregiudica la funzione distintiva del marchio anteriore. Un pregiudizio di questo genere si verifica quando vi è pericolo che le cerchie commerciali determinanti possano essere tratte in inganno dalla similitudine dei marchi e che i pro- dotti su cui figura uno dei due segni siano attribuiti al titolare del marchio sbagliato (rischio di confusione diretto). Un tale rischio esiste altresì nel caso in cui il pubblico sia in grado di distinguere i marchi supponendo tut- tavia associazioni erronee a causa della loro similitudine, pensando segnatamente a marchi di serie che identificano linee di prodotti diverse della stessa azienda o di aziende legate economicamente (rischio di confusione indiretto; cfr. DTF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", DTF 119 II 473 consid. 2c "Radion" e DTF 122 III 382 consid. 1 "Kamillo- san"). 3.2 L'esame del rischio di confusione non avviene sulla base di un raffronto astratto de segni, bensì in funzione del complesso delle circostanze del singolo caso (cfr. DTF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). È opportuno considerare la similitudine dei segni, come pure le categorie di prodotti e servizi per le quali sono registrati i marchi in questione. Questi due elementi interagiscono reciprocamente. In altre parole, più i prodotti e i servizi per cui i marchi sono stati registrati si somigliano, più aumenta il rischio di con- fusione e più il segno posteriore deve differenziarsi da quello anteriore, af- finché tale rischio sia escluso e viceversa (cfr. sentenza del Tribunale B-4260/2010 del 21 dicembre 2011 consid. 5.1 "Bally"/"BALU[fig.]"; LUCAS DAVID, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [ed.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Mar- kenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, 2 a ed., 1999, ad art. 3 LPM n. 8). 3.3 Nell'esaminare il rischio di confusione deve essere inoltre tenuto conto, nel singolo caso, del grado di attenzione che i destinatari impiegano nella scelta di determinati prodotti o servizi, nonché della forza distintiva dei se- gni, poiché quest'ultima determina il campo di protezione di un marchio (cfr. GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin
B-5117/2013 Pagina 9 [ed.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, ad art. 3 n. 49 e segg.; sen- tenza del Tribunale B-7352/2008 del 17 giugno 2009 consid. 7 "Tor- res"/"Torre Saracena"). 4. Si tratta di esaminare in primo luogo chi sono i destinatari dei prodotti, oltre al grado di attenzione che ci si può attendere dai medesimi. Infatti, è proprio sulla base della percezione dei consumatori che vanno esaminate le que- stioni relative alla similarità dei prodotti (consid. 5), alla similitudine dei se- gni (consid. 6) e al rischio di confusione (consid. 7) (cfr. sentenze del Tri- bunale B-3310/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 4 "RODOLPHE/RODOL- PHE [fig.]" e B-8006/2010 del 12 marzo 2012 consid. 3 "viva! [fig.]/viva fi- gurstudios für frauen [fig.]"). 4.1 Per quanto riguarda l'attenzione dei consumatori vanno prese in consi- derazione tutte le circostanze del caso ed in particolare la capacità di per- cezione dei destinatari interessati ed il loro comportamento effettivo nella situazione concreta di procurarsi i prodotti o servizi in un certo mercato. Nel caso di prodotti di consumo ci si basa sulla capacità di ricordare del con- sumatore medio e si presuppone che i destinatari prestino meno attenzione al momento della scelta dei prodotti. Di regola si presumono un'attenzione accresciuta e un rischio di confusione ridotto se un marchio si rivolge solo ad un pubblico di specialisti oppure se si tratta di prodotti o servizi che non appartengono al fabbisogno quotidiano (cfr. sentenza del Tribunale B- 6770/2007 del 9 giugno 2008 consid. 7.2 "Nasacort/Vasocor"; IVAN CHER- PILLOD, Le droit suisse des marques, 2007, pag. 110; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [ed.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Markenrecht, 2 a ed., 2009, n. 995 e segg.). 4.2 Nella fattispecie, il ricorso verte unicamente sul rigetto dell'opposizione n. 12386 relativamente ai prodotti della classe 25. Il marchio opponente è, in particolare, destinato a prodotti della classe 25 quali "Abbigliamento, scarpe, cappelleria; incluso abbigliamento per uo- mini, donne, bambini e neonati; abbigliamento per gli sport incluso abbi- gliamento per il football, abbigliamento per la ginnastica, abbigliamento per il ciclismo, abbigliamento per il golf e abbigliamento per lo sci; abbiglia- mento per automobilisti e viaggiatori; biancheria intima; soprabiti, cappotti, abbigliamento per il tempo libero, giacche, maglioni, pullover, magliette sportive, canottiere, camicie, magliette, mutande, pantaloni, calzoncini, pi- giama, vestaglie, accappatoi; indumenti per il nuoto inclusi calzoncini da
B-5117/2013 Pagina 10 bagno e costumi da bagno; abbigliamento termale; mute; abbigliamento impermeabile; polsini; scarpe e calzature incluse scarpe e calzature da football, scarpe da ginnastica, scarpe e calzature per altri sport; calzini, calze, collant; bandana e fasce per capelli; abbigliamento imbottito; incluso abbigliamento imbottito per uomini, donne, bambini e neonati". Il marchio resistente rivendica prodotti della classe 25 indicati come "Be- kleidungsstücke, insbesondere Strümpfe, Damen-, Herren- und Kinder-Sportbekleidung, Nachtwäsche, Unterwäsche, Outdoor-/Trekking- bekleidung; Schuhwaren; Kopfbedeckungen, insbesondere Mützen und Kapuzen". I prodotti della classe 25, oggetto della presente procedura, sono rivolti al consumatore medio, dal quale non ci si può attendere un'attenzione accre- sciuta al momento dell'acquisto (cfr. sentenze del Tribunale B-5440/2008 del 24 luglio 2009 consid. 4.2 "JUMP [fig.]/JUMPMAN", B-3512/2008 del 9 marzo 2009 consid. 3.2 "Z [fig.]/Z-BRAND"). 5. Nell'ambito della similarità, l'autorità inferiore ha ritenuto che tra i prodotti rivendicati in classe 25 dal marchio opponente e quelli impugnati, registrati per la medesima classe dalla resistente, vi è evidente identità (cfr. consid. B11 della decisione impugnata). L'apprezzamento dell'autorità inferiore è esente da critiche. Del resto, il ri- corso rimane silente in merito. 6. Vista l'identità tra i prodotti rivendicati dai marchi contrapposti va di seguito esaminato se sussiste una similitudine tra i medesimi. Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha decretato che fra i due marchi vi sarebbero forti similitudini. In primo luogo, gli elementi figurativi del marchio opponente sarebbero trascurabili, giacché avrebbero una fun- zione subordinata per rapporto al marchio verbale in questione. Del resto, ritenuta la presenza dell'elemento determinante del marchio opponente nel marchio resistente, vi sarebbe similitudine sul piano uditivo e visivo. Anche a livello semantico vi sarebbero delle similitudini tra i segni e le divergenze, dovute agli elementi supplementari, non sarebbero tali da poter compen- sare la forte similitudine constatata sul piano uditivo e visivo.
B-5117/2013 Pagina 11 La ricorrente contesta la constatazione di forte similitudine rilevata dall'au- torità inferiore, adducendo che il risultato è ottenuto unicamente in base all'errata scelta di prendere in conto unicamente il segno "skins" per valu- tare la similitudine dei due segni tralasciando gli elementi grafici. Del resto, a mente della ricorrente, l'autorità inferiore avrebbe altresì torto nel non considerare distintivi gli elementi grafici del marchio opponente. La controparte ribadisce la similitudine tra i segni contrapposti dal punto di vista fonetico, visivo e concettuale. Essa aggiunge, in particolare, che l'e- lemento "Compression" sarebbe privo di capacità distintiva, tanto da non dover essere considerato nel confronto dei due marchi, ossia unicamente le parole "skins" e "Skin". 6.1 La similitudine dei segni va esaminata sulla base dell'impressione d'in- sieme che i marchi lasciano nella memoria delle cerchie commerciali inte- ressate dai prodotti e dai servizi in questione (DTF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller"). Siccome nella maggior parte dei casi il pubblico non perce- pisce i segni simultaneamente, occorre fondare il confronto tra i marchi su- gli elementi atti a rimanere impressi nella memoria, non sempre chiara, di un consumatore medio (cfr. DTF 121 III 337 consid. 2a "Boss"; EUGEN MAR- BACH, op. cit., n. 867). Tale impressione d'insieme viene principalmente in- fluenzata dagli elementi dominanti di un marchio. In generale, si tratta degli elementi più distintivi di quest'ultimo (cfr. sentenza del Tribunale B- 2380/2010 del 7 dicembre 2011 consid. 7.1.1 "lawfinder/LexFind.ch [fig.]"). Tuttavia, gli elementi deboli di un marchio o quelli che appartengono al do- minio pubblico non devono essere tralasciati nell'esame della similitudine dei segni. Infatti, tali elementi possono altresì influenzare l'impressione d'in- sieme del marchio (cfr. sentenza del tribunale B-38/2011 del 29 aprile 2011 consid. 7.1.2 "IKB/ICB [fig.], IKB/ICB, IKB/ICB BANKING GROUP"). Con- viene quindi prendere in considerazione, rispettivamente ponderare, cia- scuno degli elementi giusta l'influenza esercitata sull'impressione d'in- sieme, senza ad ogni modo dissociarli o decomporre il segno stesso (cfr. sentenza del Tribunale B-744272006 del 18 maggio 2007 consid. 4 "FEEL 'N LEARN/SEE 'N LEARN"; MARBACH, op. cit., n. 866; JOLLER, op. cit., ad. art. 3 n. 122 e seg.). Nel caso di marchi che combinano elementi verbali e figurativi, le loro sin- gole componenti devono essere ponderate a seconda della loro forza di- stintiva. Sono decisivi gli elementi verbali o figurativi dall'influsso marcato, mentre quelli di debole forza distintiva condizionano l'impressione d'in- sieme con un impatto minore. Se un marchio contiene sia elementi verbali sia elementi figurativi caratteristici, essi sono suscettibili di influenzare allo
B-5117/2013 Pagina 12 stesso modo l'impressione d'insieme (cfr. sentenze del Tribunale B-4149/2009 del 25 novembre 2009 consid. 2.4 "EFE [fig.]/EVE", B-7500/2006 del 19 dicembre 2007 consid. 6.4 "Diva Cravatte [fig.]/DD Divo Diva [fig.]"). Per prassi, l'impressione d'insieme può spesso essere condizionata dagli elementi verbali, perlomeno quando le componenti gra- fiche non colpiscono per la loro particolare originalità e non sono atte a restare impresse nella memoria dei destinatari (cfr. sentenza del Tribunale B-8011/2007 del 24 ottobre 2008 "Emotion/e motion [fig.]" consid. 6.3). Nei marchi verbali sono determinanti l'aspetto fonetico, visivo e semantico (DTF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas"; DTF 121 III 377 consid. 2b "Boss/Boks"). Una similitudine dei segni in uno di questi criteri è sufficiente per ammettere il rischio di confusione per i marchi verbali (MARBACH, op. cit., n. 875; sentenza della vecchia Commissione di ricorso in materia di proprietà intellettuale in: sic! 2006 pag. 761 consid. 4 "McDo- nald's/McLake"). L'aspetto fonetico è determinato in sostanza dal numero di sillabe, dalla cadenza e dalla sequenza delle vocali, mentre quello visivo si caratterizza per la lunghezza delle parole e per l'effetto ottico delle lettere utilizzate. Non da ultimo, va tenuto conto della circostanza secondo cui l'i- nizio, la radice, nonché la fine di una parola hanno in linea di massima un'importanza maggiore rispetto alle lettere o alle sillabe atone collocate tra di essi (DTF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas"; DTF 122 III 382 con- sid. 5a "Kamillosan/Kamillan"; DTF 119 II 473 consid. 2 c "Radion"). Infine, giurisprudenza e dottrina sono concorde nel concludere che ripetere un marchio prioritario o il suo elemento preponderante nella maggior parte dei casi conduce alla similitudine tra i segni (cfr. sentenza del Tribunale B- 7430/2008 del 5 maggio 2010 consid. 6.1 "SKY/skylife [fig.]"; JOLLER, op. cit., ad. art. 3 n. 127; MARBACH, op. cit., n. 869).
B-5117/2013 Pagina 13 6.2 Il marchio opponente è rappresentato dal segno figurativo seguente:
Il marchio resistente è unicamente verbale: "Skin Compression". Il marchio opponente è un marchio combinato, il quale si compone di ele- menti figurativi e verbali, senza alcuna rivendicazione di colore. Esso è co- stituito da un elemento verbale iniziale, ossia una "S" dai lati superiore e inferiore appiattiti e dalle estremità allungate, la quale è collocata all'interno di un cerchio interrotto ed a sua volta va ad intersecarsi alle sue estremità con detto cerchio. A ciò segue l'elemento verbale "skins" steso nella mede- sima grafia, la quale può essere considerata minuscola, in ragione della tipica forma della lettera "n", o maiuscola esaminando l'assenza del puntino sopra la "i" e la lettera "k" proporzionale in altezza rispetto alle altre lettere. Del resto, i caratteri hanno i lati superiori e inferiori appiattiti, in particolare la "K" è privata del piede destro e le due "S", iniziale e finale, formano un tutt'uno con la lettera che segue, rispettivamente che precede. L'elemento figurativo vero e proprio è rappresentato dal cerchio interrotto nel quale è collocata una prima "S". Esso è raffigurato con il medesimo spessore della grafia utilizzata per comporre la parola "skins", tuttavia i propri margini su- perano l'altezza delle lettere che seguono. È possibile percepirne una sorta di antioraria, poiché all'interruzione della circonferenza le due estremità si presentano l'una amputata in modo netto, mentre l'altra forma una punta simile ad una freccia. Per quanto riguarda il marchio resistente, esso è un marchio puramente verbale contenente l'elemento "Skin" seguito dal temine "Compression". Si tratta di un accostamento di sostantivi che nella grammatica inglese viene definito come "noun adjunct" (cfr. <en.wikipe- dia.org/wiki/Noun_adjunct>, consultato il 15.01.2015). 6.2.1 Sul piano visivo, il marchio opponente "s skins (fig.)" è particolar- mente caratterizzato dalla "grafia elettronica" utilizzata. Si tratta di caratteri della famiglia tipografica lineari (definiti come sans-serif, senza grazie) con glifi a larghezza variabile (cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Tipo_di_carattere; <http://carac- teres.typographie.org/classification/vox.html>, entrambi
B-5117/2013 Pagina 14 consultati in data 15.01.2015). La "S" iniziale la quale si presenta della me- desima grandezza, quindi con perlomeno il medesimo impatto visivo del resto del marchio, è cerchiata quindi evidenziata da una circonferenza di grandezza superiore per rapporto al resto del segno. La figura iniziale di- viene in questo modo un elemento importante del marchio. Quest'ultima non va quindi tralasciata dall'analisi, in quanto contraddistingue e mette in particolare evidenza l'iniziale "S" della parola "skins". Il marchio opponente "Skin Compression" risulta composto da due parole e molto più lungo. Il primo elemento "Skin" ricalca l'elemento "skins" del marchio opponente, seppur mutilato della "S" finale. I destinatari potranno percepire in entrambi i casi il susseguirsi delle lettere "S" "K" "I" e "N". Di conseguenza, sul piano visivo, è possibile concludere ad una certa si- milarità fra "s skins (fig.)" e "Skin Compression". 6.2.2 Dal punto di vista fonetico i due marchi hanno in comune l'elemento "skin", il quale viene letto in modo identico seppur al marchio opponente vada aggiunta una "S" finale nella pronuncia. Il marchio opponente per esteso può venir letto in due modi: "s-skins" (ossia "esse-skins" o "es- skins", ecc. a dipendenza della regione linguistica o della fedeltà alla lingua inglese) o semplicemente "skins" se si considera la "S" iniziale unicamente come un elemento grafico. Il marchio resistente si legge "Skin Compres- sion". Numero di sillabe e cadenza sono quindi effettivamente divergenti, di modo che la sonorità tra i due marchi nel loro insieme è divergente. La concordanza uditiva verte quindi unicamente sull'elemento "skin". Ne discende che, anche dal punto di vista uditivo, vi è una certa similitu- dine. 6.2.3 A livello semantico, il termine "skin" o "skins" (al plurale) tradotto dall'inglese significa principalmente letteralmente "pelle" o "buccia", rispet- tivamente "pelli" o "bucce". Va considerato che il lemma inglese "skin" nel senso di "pelle" appartiene al vocabolario inglese di base ed è compreso dal pubblico di riferimento (cfr. consid. 4.2 della presente e sentenza del Tribunale B-2996/2011 del 30 gennaio 2012 consid. 3.2 e 6.1 "SKIN- CODE/Swisscode" e relativi riferimenti). Lo stesso si dica per "pelle ani- male". Anche "buccia" viene generalmente percepito da parte del pubblico svizzero come traduzione di "skin", quando come in inglese utilizza il me- desimo sostantivo per indicare ugualmente lo strato protettivo esterno dei
B-5117/2013 Pagina 15 frutti o di alcuni frutti (cfr. Pons, Online-Wörterbuch, Englisch-Deutsch, <de.pons.com/übersetzung?q=skin&l=deen&in=&lf=de>; Larousse, dic- tionnaires bilingues, anglais-français, <larousse.fr/dictionnaires/anglais- francais/skin/612210>, consultati il 15.01.2015). Altre accezioni del termine "skin" comprendono i sostantivi "otre", "fusoliera", "scafo" ed i verbi "spel- lare", "scorticare", "sbucciare" (cfr. WordReference, inglese-italiano, <wor- dreference.com/enit/skin>, consultato in data 15.01.2015). Inoltre, il ter- mine "skin" può altresì indicare un rivestimento protettivo o decorativo per computer portatili o telefoni cellulari. In sostanza, per quel che riguarda i sostantivi, si può affermare che si tratta in maniera generale di protezioni esterne (rispettivamente in relazione a vertebrati, frutta od oggetti vari). Al- tre associazioni di pensiero attribuibili al vocabolo "skins" difficilmente ven- gono fatte dai destinatari dei prodotti della classe 25 in questione ed ad ogni modo distano dal principale significato attribuito dagli stessi (cfr. per esempio http://en.wikipedia.org/wiki/Skin_(disambiguation), consultato il 15.01.2015). Il vocabolo inglese "compression" in italiano significa "compressione", in francese "compression" ed in tedesco è altresì traducibile come "kompres- sion" (cfr. <wordreference.com/enit/compression>; <larousse.fr/diction- naires/anglais-francais/compression/571550>; <de.pons.com/überset- zung?q=compression&l=deen&in=en&lf=en>, consultati il 15.01.2015). Considerata la vicinanza delle voci, anche in questo caso il significato del termine inglese è facilmente desumibile e quindi comprensibile per le cer- chie commerciali interessate in Svizzera. Pertanto l'elemento "skins" verrà compreso come "pelli" o "bucce", mentre l'accostamento dei sostantivi "skin compression" verrà percepito come "compressione della pelle" o "compressione della buccia". Espressioni che sono di per sé prive di significato particolare. Tuttavia, in ambito medico e sportivo un riferimento è riscontrabile in quelli che in inglese vengono de- nominati "Compression garments", ossia gli indumenti a compressione ad uso medico o sportivo appunto, i quali poggiano direttamente sulla pelle ma il cui scopo non è direttamente quello di comprimere tale organo (cfr. <en.wikipedia.org/wiki/Compression_garment>; <www.skins.net>; http://en.wikipedia.org/wiki/Skins_(sportswear), con- sultati il 15.01.2015). In questo senso, un'accezione descrittiva in relazione ai prodotti rivendicati della classe 25 è comprensibile ai destinatari nel ter- mine "compression". A tal proposito, va altresì costatato che per il marchio "skins" della controparte nelle didascalie web è sovente menzionato il ter- mine "compression" utilizzato per la descrizione dei propri prodotti definiti come "compression clothing" (cfr. <www.skins.net>, consultato il
B-5117/2013 Pagina 16 15.01.2015). Di conseguenza, delle associazioni di pensiero tra i due segni possono essere fatte, soprattutto considerato che alcun altro significato particolare può essere attribuito all'espressione "skin compression". Sul piano semantico sono altresì riscontrabili delle similitudini. 6.3 Alla luce di quanto sopra, è comunque possibile concludere alla simili- tudine dei segni. 7. Infine, sulla base del complesso delle circostanze del singolo caso va esaminata la sussistenza del rischio di confusione tra i due segni (art. 3 cpv. 1 lett. c LPM). Accertata la similitudine tra i segni (consid. 6), l'analisi deve tenere conto del grado di attenzione che ci si può attendere dai destinatari dei prodotti per i quali i marchi sono registrati (cfr. consid. 4), oltre che del campo di protezione attribuibile al marchio opponente (cfr. consid. 7.1). 7.1 7.1.1 Nella decisione impugnata, per quanto attiene alla forza distintiva del marchio opponente, l'autorità inferiore l'ha giudicata di tipo medio in rela- zione alla classe 25, ritenendo il termine "skin(s)" come non direttamente descrittivo dei prodotti concernenti. L'autorità inferiore ha altresì lasciato aperta la questione di sapere se il marchio opponente goda o meno di una forza distintiva accresciuta in base alla fama nel settore in questione (cfr. consid. D6 in fine della decisione impugnata). La ricorrente contesta l'approccio dell'autorità inferiore, sostenendo che, come già stabilito per la classe 3, anche per la classe 25 il termine "skin" sarebbe da considerare di dominio pubblico. L'uso del segno "skin" in con- nessione a capi d'abbigliamento non potrebbe venir considerato un nome di fantasia, ma l'indicazione di alcune proprietà del capo. Del resto, l'im- piego di "skin" per definire i capi attillati sarebbe già in uso da tempo. La ricorrente sostiene anche che la forza distintiva del segno "skin" avrebbe subito una diluizione. Prova ne sarebbero i risultati delle ricerche effettuate nelle banche dati Swissreg e Romarin. L'utilizzo di "skin" da parte della controparte sarebbe altresì puramente descrittivo, giacché i propri prodotti sono presentati agire come una "seconda pelle". Di conseguenza, essendo l'unico elemento in comune di pubblico dominio, il rischio di con- fusione sarebbe da scartare.
B-5117/2013 Pagina 17 Al contrario, a mente della controparte, il segno utilizzato sarebbe privo di aderenze concettuali con i prodotti rivendicati nella classe in questione, come peraltro confermato dall'autorità inferiore al momento del deposito del marchio. Il marchio godrebbe quindi di un campo di protezione normale se non medio-alto. Del resto, i documenti depositati dalla ricorrente, volti a comprovare l'effetto di diluizione, non avrebbero nessun forza probante, poiché la coesistenza di marchi in un medesimo registro non rifletterebbe necessariamente la situazione reale, dal momento che non sussisterebbe la prova che tali marchi siano effettivamente utilizzati in Svizzera. Pertanto, non sarebbe ravvisabile alcun indebolimento della capacità distintiva del marchio opponente. 7.1.2 Il campo di protezione di un marchio è determinato dalla sua forza distintiva. Essa è minore per i marchi deboli rispetto a quelli forti. Nel primo caso, delle differenze minime sono sufficienti a creare una distinzione. In particolare, sono da ritenersi deboli i marchi i cui elementi essenziali risul- tano essere banali o presentano una stretta somiglianza con termini de- scrittivi del linguaggio corrente (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_207/2010 del 9 giugno 2011 consid. 5.1 "R RSW Rama Swiss Watch [fig.]/RAM Swiss Watch AG"; MARBACH, op. cit., n. 981). Al contrario, sono da considerarsi marchi forti quelli immaginativi o aventi acquisito notorietà commerciale. I marchi forti, essendo dei prodotti creativi o avendo neces- sitato lunghi processi per acquisire notorietà commerciale, devono potere beneficiare di una tutela più intensa, ritenuta la loro maggiore esposizione ai tentativi di imitazione (cfr. DTF 122 II 382 consid. 2a "Kamillosan"; sen- tenza del Tribunale B-1077/2008 del 3 marzo 2009 consid. 6 "Sky/Sky- SIM"). Inoltre, la protezione accordata dalla LPM non si estende agli ele- menti dei marchi appartenenti al dominio pubblico in quanto tali. Nel quadro dell'esame del rischio di confusione tali elementi ad ogni buon conto non vanno tralasciati. Infatti, sebbene singolarmente siano sprovvisti di forza distintiva, essi vanno presi in considerazione nell'esame relativo all'impres- sione generale scaturita dal marchio, siccome suscettibili di influenzare la forza distintiva del marchio nel suo insieme (cfr. sentenza del Tribunale B- 7346/2009 del 27 settembre 2010 consid. 2.5 "Murolino/Murino"). 7.1.3 7.1.3.1 Per valutare se si tratti di un segno descrittivo (quindi debole), va determinato il significato di tutti gli elementi da cui è composto e se la com- binazione di questi risulti di senso compiuto per i destinatari, senza sforzi intellettuali o immaginativi particolari. Sono descrittivi i segni che rappre-
B-5117/2013 Pagina 18 sentano in un certo modo i prodotti in questione. Vi sono indicazioni di ge- nere, relative al genere di prodotto, e indicazioni descrittive, ossia riguar- danti le caratteristiche del prodotto o del servizio in questione. Quest'ultime risultano essere descrittive, se si riferiscono per esempio all'aspetto, alla materia, alla composizione, alla destinazione, alla funzione o agli effetti, ai destinatari, alla provenienza geografica, al luogo di vendita, al prezzo, alla quantità o alla qualità. Sono altresì descrittive le indicazioni relative ad un componente particolare del prodotto, quelle di natura pubblicitaria, oppure gli slogan atti a descrivere direttamente la qualità di un prodotto o servizio (cfr. sentenza del Tribunale B-7485/2006 del 4 febbraio 2008 consid. 7.1 "Booster/Turbo Booster" e relativi riferimenti). Tuttavia, l'aspetto descrittivo di un elemento del marchio è considerato tale unicamente se il consuma- tore lo percepisce senza sforzi immaginativi (DTF 114 II 371 consid. 2 "Alta tensione", DTF 108 II 216 consid. 2 "Less"). Delle associazioni di pensiero o delle allusioni che non sono, se non lontanamente, in relazione con il prodotto o il servizio in questione non sono sufficienti per ritenere il segno descrittivo (cfr. sentenza del Tribunale B-1700/2009 del 11 novembre 2009 consid. 6.1 "OSCILLOCOCCINUM/Anticoccinum"). 7.1.3.2 L'elemento "skins", in quanto tale, è percepito principalmente come "pelli" o "bucce" (consid. 6.2.3). Nell'ambito di espressioni inglesi, la de- scrittività dipende dalla percezione della pubblico di riferimento, quindi dalle competenze linguistiche di quest'ultimo (cfr. sentenza del Tribunale B-804/2007 del 4 dicembre 2007 consid. 3 "DELIGHT AROMAS [fig.]" e relativi riferimenti). Vi è da chiedersi se il consumatore svizzero, destinatario dei prodotti regi- strati per la classe 25, di fronte al termine "skin", quale componente co- mune dei due marchi in esame, senza uno sforzo intellettuale particolare ne percepisca un'indicazione circa la qualità, le caratteristiche, la compo- sizione, la destinazione, l'origine o gli effetti in relazione ai prodotti in que- stione. L'abbigliamento, nella sua accezione più ampia, protegge il corpo umano, nudo e vulnerabile, dai pericoli dell'ambiente: agenti atmosferici (freddo, pioggia, sole, ecc.), insetti, sostanze tossiche, armi e altri rischi alla sicu- rezza personale (cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Abbigliamento, consul- tato il 15.01.2015). Essendo la pelle l'organo più esterno del corpo umano l'abbigliamento è in contatto prima di tutto con quest'ultima formando una barriera con l'esterno (cfr. http://en.wikipedia.org/wiki/Clothing, consul- tato il 15.01.2015). L'abbigliamento è stato definito dal sociologo Marshall
B-5117/2013 Pagina 19 McLuhan un'"estensione della pelle" (cfr. MCLUHAN, Gli strumenti del co- municare, Il Saggiatore, 1967, pag. 129): infatti tutti e tre (abbigliamento, casa e ambiente urbano) possono essere percepiti come ulteriori 'strati di pelle', con un'analoga funzione protettiva a livello fisico e, specialmente, psicologico (cfr. anche enciclopedia Treccani online, <http://www.trec- cani.it/enciclopedia/abbigliamento_(Universo-del-Corpo)/>, consultato il 15.01.2015). Generalmente nel campo dell'abbigliamento il termine "pelle" nella sua ver- sione inglese "skin" è oggigiorno utilizzato, anche in Svizzera, per indicare tagli particolarmente aderenti a quest'ultima: "skin-tight", "second skin" e, nella maggioranza dei casi, con la derivazione etimologica "skinny" (cfr.<http://www.hm.com/ch/it/sub- department/LADIES?Nr=4294962105#Nr=4294899761>; http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/#!?q=skinny, consultati il 15.01.2015). Rispettivamente, in alcuni casi il termine "skin", associato all'abbigliamento in quanto tale, può definire un particolare colore, il color incarnato appunto. Non da ultimo, il termine "skin" è altresì utilizzato nell'abbigliamento per indicare alcuni tipi di pellame ("snakeskin", "lamb- skin", ecc.). Il consumatore svizzero, destinatario dei prodotti registrati per la classi 25 è sempre più spesso confrontato con questo tipo di terminolo- gia molto diffusa nel mercato dell'abbigliamento. A fronte di ciò, è possibile assentire alla sussistenza del carattere descrit- tivo relativo al termine in questione, percepito dal pubblico di riferimento. In effetti, "skin" evoca nel consumatore un'associazione di pensiero relativa a vestiti stretti, particolarmente aderenti alla pelle, rispettivamente compo- sti da pelle, protettivi per la pelle, o aventi una funzione su di essa (quale ad esempio permetterne la traspirazione o regolarne la temperatura). In altre parole, è possibile concludere che il consumatore svizzero, destina- tario dei prodotti registrati per la classi 25, di fronte al termine "skin" in quanto tale ne percepisca in maniera generale una caratteristica o un ef- fetto del prodotto (cfr. sentenza del Tribunale B-5440/2008 del 24 luglio 2009 consid. 6.2 "JUMP [fig.]/JUMPMAN"). 7.1.4 Alla luce di quanto appena accertato per l'elemento verbale "skin" (cfr. supra consid. 7.1.3.2), l'analisi dell'effetto di diluizione risulta super- fluo. 7.1.5 Conseguentemente, il marchio opponente nel suo insieme – "s skins (fig.)" – ritenuti elementi quali la particolare grafia e la "s" cerchiata
B-5117/2013 Pagina 20 iniziale, l'eventuale fama acquisita sul mercato (cfr. consid. 7.2.1 qui di se- guito), nonché l'elemento descrittivo "skin" ha, nel complesso, una forza distintiva relativamente debole. 7.2 7.2.1 La corrispondenza tra termini descrittivi, rispettivamente appartenenti al dominio pubblico, non provoca un rischio di confusione (cfr. fra le altre sentenza del Tribunale del 3 novembre 2011 in sic! 2010 pag. 173 "Pre- mium Ingredients, s.l. [fig.]/Premium Ingredients International [fig.]"; cfr. an- che sentenza del Tribunale B-2996/2011 del 30 gennaio 2012 consid. 6.3 "SKINCODE/Swisscode"). Anche qualora un marchio formato da una com- binazione di elementi benefici di una protezione più estesa grazie alla sua fama, l'utilizzo da parte di un altro marchio di un elemento che deve rima- nere a libera disposizione non è, generalmente, sufficiente a creare un ri- schio di confusione; i marchi in questione devono presentare altre similitu- dini (cfr. in particolare sentenza del Tribunale B-8242/2010 del 22 mag- gio 2012 consid. 4.4 e 6 "LOMBARD ODIER & CIE./Lombard NETWORK [fig.]" e relativi riferimenti). Inoltre, la corrispondenza fra termini descrittivi non è sufficiente a suscitare l'impressione che ci si trovi confrontati a dei marchi di serie (cfr. sentenza del Tribunale B-5440/2008 del 24 luglio 2009 consid. 7.5 "JUMP [fig.]/JUMPMAN"). 7.2.2 La similitudine dei segni giudicata principalmente in relazione alle concordanze riconducibili all'elemento descrittivo comune "skin", rispetti- vamente all'identità dei prodotti rivendicati, non sono sufficienti a determi- nare la sussistenza di un rischio di confusione tra i due marchi (cfr. sen- tenza del Tribunale B-5390/2009 del 17 luglio 2010 consid. 6.2 "ORPHAN EUROPE [fig.]/ORPHAN INTERNATIONAL" e B-8242/2010 del 22 maggio 2012 consid. 6 "LOMBARD ODIER & CIE./Lombard NETWORK [fig.]" e relativi riferimenti). Del resto, la comunanza dell'elemento descrittivo in questione non è sufficiente ad oscurare l'impatto grafico del marchio "s skins (fig.)" nel suo insieme. Va infatti costatato come gli elementi figurativi caratteristici del marchio opponente (cfr. consid. 6.2 e 6.2.1 della presente), tra cui l'aggiunta della "s" iniziale e finale, siano sufficienti ad evitare ogni rischio di confusione con il marchio resistente, il quale, dal canto suo, non è composto unicamente dall'elemento descrittivo di cui si è detto, bensì ugualmente dal termine "Compression". Di conseguenza, il rischio di confusione ai sensi dell'art. 3 let. c LPM deve essere scartato.
B-5117/2013 Pagina 21 8. Sulla scorta di quanto precede, vi è ragione di concludere che, contraria- mente a quanto accertato dall'autorità inferiore, non è possibile stabilire alcun rischio di confusione (diretto o indiretto), poiché la corrispondenza tra i due marchi in questione è ascrivibile unicamente all'elemento descrittivo che li accomuna. Del resto, il marchio resistente differisce sufficientemente dal marchio opponente considerata la debole forza distintiva ascrivibile all'elemento descrittivo "skin". Per questi motivi, il ricorso è accolto e il punto 4 del dispositivo della deci- sione impugnata è annullato, mentre il punto 2 del medesimo dispositivo è parzialmente annullato, per i prodotti della classe 25. 9. 9.1 Le spese del procedimento comprendono la tassa di giustizia e i di- sborsi a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di con- dotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e art. 4 TS-TAF). Nelle cause concernenti ricorsi su opposizione va altresì tenuto conto dell'interesse dell'opponente alla radiazione del marchio im- pugnato, rispettivamente l'interesse della resistente al mantenimento del marchio in questione. Tuttavia, esigere in ogni procedura le prove concrete di tali spese sarebbe eccessivo e potrebbe avere un effetto dissuasivo per rapporto alle spese meno elevate della procedura di prima istanza. In as- senza di giustificativi pertinenti relativi all'interesse pecuniario della causa, esse vengono fissate sulla base di valori empirici, ossia tra i CHF 50'000.– e i CHF 100'000.– (sentenza del Tribunale B-4360/2012 dell'8 ottobre 2013 consid. 8.1 "XS/Excess"; DTF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" e relativi riferimenti). 9.2 Nella fattispecie, le spese del procedimento davanti al Tribunale ven- gono fissate a CHF 3000.– e poste a carico della parte soccombente. L'an- ticipo di CHF 3'000.–, già versato in data 25 settembre 2013, viene resti- tuito alla ricorrente e posto a carico della controparte. La tassa di opposizione di CHF 800.– , rimasta all'istituto, è stata posta a carico dell'opponente procedura di opposizione (cifra 3 del dispositivo della decisione impugnata). Ritenuto l'esito della presente, la pretesa di
B-5117/2013 Pagina 22 rimborso prevista in favore dell'opponente deve essere dimezzata a CHF 400.–, essa verrà computata alle indennità di parte di fronte all'auto- rità inferiore (cfr. consid. 10.2 della presente). 10. 10.1 La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF). Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono tra l'altro l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari profes- sionali che non sono avvocati (art. 9 cpv. 1 let. a TS-TAF), i quali sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte (art. 10 cpv. 1 TS-TAF). La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un mi- nimo di CHF 200.– e un massimo di CHF 400.–, per i rappresentanti pro- fessionali che non sono avvocati tra un minimo di CHF 100.– e un massimo di CHF 300.–; l'imposta sul valore aggiunto non è compresa (cfr. art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Giusta l'art. 14 cpv. 1 TS-TAF le parti che chiedono la rifu- sione delle ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, l'indennità è fissata sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). 10.2 Nella fattispecie, la ricorrente vincente rappresentata da un avvocato ha diritto alla rifusione delle spese ripetibili. Considerato che la medesima non ha prodotto alcuna nota particolareggiata l'indennità è fissata sulla base degli atti. Il patrocinatore della ricorrente non essendosi dovuto con- frontare con delle questioni di fatto o di diritto inabituali o eccezionalmente ardue, l'importo delle spese accordate alla ricorrente per la procedura di ricorso è di CHF 2'000.–, a carico della controparte. Relativamente alla procedura di fronte all'autorità inferiore alla ricorrente viene accordata un'indennità a titolo di ripetibili per CHF 1'000.–. Alla con- troparte, la quale risulta ancora e comunque parzialmente vincente di fronte all'autorità inferiore, vengono accordati CHF 1'400.– (tassa di oppo- sizione dimezzata compresa, cfr. supra consid. 9.2). Pertanto, la ricorrente verserà alla controparte CHF 400.–. 11. La presente sentenza è definitiva (art. 73 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
B-5117/2013 Pagina 23
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto. 2. Il punto 2 del dispositivo della decisione del 29 luglio 2013 dell'autorità in- feriore è parzialmente annullato, nel senso che la registrazione del marchio svizzero n. 626'318 "Skin Compression" non deve essere revocata per i prodotti rivendicati nella classe 25. 3. Il punto 4 del medesimo dispositivo è modificato come segue: 4. La resistente deve pagare all'opponente un'indennità di parte di CHF 1'400.– (tassa di opposizione dimezzata compresa). Dal canto suo, l'opponente deve corrispondere un'indennità di parte all'oppo- nente di CHF 1'000.–. Pertanto, la resistente verserà all'opponente CHF 400.–. 4. Le spese vengono fissate a CHF 3'000.– e poste a carico della controparte. Detto importo deve essere versato alla cassa del Tribunale, utilizzando il bollettino di versamento annesso, entro i trenta giorni che seguono la spe- dizione della presente sentenza. 5. L'anticipo spese di CHF 3'000.– viene rifuso alla ricorrente. 6. Alla ricorrente è assegnata un'indennità a titolo di spese ripetibili per la procedura di ricorso di CHF 2'000.– (IVA compresa). Essa è posto a carico della controparte.
B-5117/2013 Pagina 24 7. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata; allegati: formulario "indirizzo per il pagamento" e atti di ritorno) – controparte (raccomandata; allegati: bollettino di versamento, atti di ritorno) – autorità inferiore (raccomandata; n. di rif. 12386)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli
Data di spedizione: 2 febbraio 2015