B-4849/2020

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Abteilung II B-4849/2020

Urteil vom 13. Januar 2022 Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Daniel Willisegger, Richter Martin Kayser, Gerichtsschreiberin Katherina Schwendener.

Parteien

Compet Medical AG, Kalchthorestrasse 4, CH-8598 Bottighofen, vertreten durch Fürsprecher lic. iur. LL.M. Franz Probst, Probst & Partner AG, Bahnhofplatz 18, 8401 Winterthur, Beschwerdeführerin,

Gegen

Pikdare - Società per Azioni, Via Saldarini Catelli 10, IT-22070 Casnate con Bernate (CO), vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Matthias Städeli, Rentsch Partner AG, Bellerivestrasse 203, Postfach, 8034 Zürich, Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 100854, IR 1'064'324 PIC SOLUTION / CH 729'427 SYRIPIC.

B-4849/2020 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der internationalen Wortmarke IR 1'064'324 PIC SOLUTION, die am 16. September 2010 gestützt auf eine italienische Basiseintragung mit Prioritätsdatum vom 26. Mai 2010 eingetragen, am 17. Februar 2011 in der Gazette OMPI des marques inter- nationales Nr. 2011/04 publiziert und der Vorinstanz am 23. Juni 2011 no- tifiziert wurde. Der Markenschutz besteht unter anderem für folgende Wa- ren: Klasse 10 Instruments médicaux; seringues hypodermiques; seringues jetables; aiguilles pour piqûres; seringues en tout genre à usage médical; aiguilles pour stylos, à usage médical. B. Am 3. Juli 2019 erhob die Beschwerdegegnerin gestützt auf diese Marke Widerspruch gegen die am 24. Oktober 2018 angemeldete Schweizer Wortmarke CH 729'427 SYRIPIC, die am 5. April 2019 im Markenregister eingetragen und auf Swissreg veröffentlicht wurde und für folgende Waren beansprucht wird: Klasse 10 Medizinische Spritzen mit Hohlnadel für Injektionen. Die Beschwerdegegnerin machte geltend, es bestehe eine hochgradige Zeichenähnlichkeit, da "Pic" den kennzeichnungskräftigen Bestandteil der Widerspruchsmarke bilde und von der angefochtenen Marke als selbstän- diges, das Kennzeichen prägendes Element übernommen werde. C. Mit Stellungnahme vom 9. Oktober 2019 erhob die Beschwerdeführerin die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchmarke, da diese ausschliess- lich als Firmenkennzeichnung und daher als Dienstleistungsmarke und nicht als Warenmarke verwendet werde. Sie sei zu löschen und der Wider- spruch abzuweisen. Hilfsweise beantragte die Beschwerdeführerin, der Widerspruch sei abzuweisen, da die Zeichen nur schwach ähnlich seien. Das Element "Pic" sei beschreibend und kennzeichnungsschwach.

B-4849/2020 Seite 3 D. Mit Entscheid vom 1. September 2020 bejahte die Vorinstanz eine mittel- bare Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen, hiess den Widerspruch gut und widerrief die angefochtene Marke. E. Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 1. Oktober 2020 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte die Verfü- gung der Vorinstanz vom 1. September 2020 sei aufzuheben und der Wi- derspruch abzuweisen. Die angefochtene Marke sei für alle beanspruchten Waren der Kl. 10 im Schweizerischen Markenregister einzutragen. Die Be- schwerdeführerin hielt darüber hinaus an ihren Ausführungen und Beweis- mittelofferten im vorinstanzlichen Verfahren fest. F. Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 16. November 2020 auf eine Vernehmlassung und beantragte unter Hinweis auf die Begründung im an- gefochtenen Entscheid die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. G. Die Beschwerdegegnerin hielt mit Beschwerdeantwort vom 15. Januar 2021 an ihrer Auffassung fest und beantragte, die Beschwerde sei unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzu- weisen. H. Auf die Durchführung einer Parteiverhandlung haben die Parteien still- schweigend verzichtet. I. Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Ak- ten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen ein- gegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. 1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz zuständig (Art. 31, 32 und 33 VGG). Als

B-4849/2020 Seite 4 Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin be- schwerdelegitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG), sie hat den Kostenvorschuss fristgerecht geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG). 1.2 Die angefochtene Marke wurde am 5. April 2019 im Schweizer Marken- register eingetragen (vgl. oben, B.). Soweit die Beschwerde ihre Eintra- gung begehrt, die aber schon besteht, basiert dieses Begehren auf keinem schutzwürdigen Interesse (Art. 48 Abs. 1 Bst. c VwVG). Der durch die an- gefochtene Verfügung angeordnete Widerruf der Marke wird durch die auf- schiebende Wirkung der Beschwerde gehemmt (Art. 55 Abs. 1 VwVG). Auf das Beschwerdebegehren 2 ist daher nicht einzutreten. Auf die Be- schwerde ist somit teilweise einzutreten, soweit sie die Aufhebung der an- gefochtenen Verfügung und Abweisung des Widerspruchs verlangt. 2. 2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen die Eintra- gung einer jüngeren Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so- dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11] i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung bei der Vorinstanz schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Wider- spruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). 2.2 Die ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend gebraucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Inhaber seine Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach Ablauf der Wider- spruchsfrist oder Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht vorbehältlich wichtiger Gründe für den Nichtge- brauch nicht mehr geltend machen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Behauptet eine Widerspruchsgegnerin im Widerspruchverfahren den Nichtgebrauch der älteren Marke, so hat die Widersprechende den Gebrauch oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG). 2.3 Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhalts- punkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 120 II 393 E. 4c; 88 I 11

B-4849/2020 Seite 5 E. 5.a). Es braucht keine volle Überzeugung des Gerichts, doch muss es die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, zumindest hö- her einschätzen als das Gegenteil (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Swatch Uhr- band"; Urteile des BVGer B-3261/2020 vom 28. Oktober 2021 E. 2.3 "Ap- ple/APPLiA Home Appliance Europe [fig.]"; B-7210/2017 vom 9. Mai 2018 E. 3.3 "Schellen-Ursli/Schellenursli"). 2.4 Der rechtserhaltende Gebrauch muss ernsthaft, das heisst wirtschaft- lich sinnvoll sein und nicht bloss zum Schein erfolgen. Dabei genügt in quantitativer Hinsicht auch ein geringer Umsatz von Waren, wenn der Be- rechtigte den ernsthaften Willen hat, jedes auftretende Bedürfnis des Mark- tes zu befriedigen, und sich dies in einer minimalen Marktbearbeitung über eine längere Zeitspanne manifestiert. Wann die erforderliche Ernsthaf- tigkeit erreicht ist, kann nicht schematisch festgelegt werden. Massgebend sind die branchenüblichen Gepflogenheiten wirtschaftlich sinnvollen Han- delns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs so- wie die besonderen Umstände des Einzelfalls wie beispielsweise Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (BGE 102 II 111 E. 3 "Silva II"; Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.5 "Life- tec/Life Technologies"; B-892/2009 vom 19. Juli 2010 E. 5.1 "Heidiland/ Heidi-Alpen"; B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 "fünf Streifen [fig.]/ fünf Streifen [fig.]"; MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Mar- kenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, Art. 11 N. 68 f.). 2.5 Das Zeichen muss weiter in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein, sodass es vom Verkehr als kennzeichnender Hinweis ver- standen wird. Hierzu braucht die Marke nicht auf der Ware oder deren Ver- packung angebracht zu sein, sondern kann auch in anderer Weise im Zu- sammenhang mit den beanspruchten Produkten gebraucht werden, sofern der Verkehr die Verwendung konkret als Kennzeichnung versteht, z.B. in Angeboten, Rechnungen, Katalogen oder Ähnlichem (Urteile des BGer 4C.159/2005 vom 19. August 2005 E. 2.2 "Voodoo Dolls/Voodoo"; 4A_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.1 "Gallup"; 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 5.3 "Abanca [fig.]/Abanka [fig.]" m.w.H.). 2.6 Eine Marke gilt grundsätzlich nur für jene beanspruchten Waren und Dienstleistungen als rechtserhaltend gebraucht, für die sie tatsächlich ver- wendet wird. Die Obliegenheit des Markengebrauchs besteht grundsätzlich für alle Waren und Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke einge- tragen ist (BGE 91 II 4 E. 2 "Colux/Pollux"; Urteil des BVGer B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 "Maxx/max Maximum + value"; WANG, a.a.O., Art. 11

B-4849/2020 Seite 6 N. 26 f.). Doch wird der rechtserhaltende Gebrauch für einen ganzen ein- getragenen Oberbegriff anerkannt, wenn die verkauften Produkte typische Waren dieses Oberbegriffs sind und ins gängige Sortiment eines branchen- typischen Anbieters gehören (Urteile des BVGer B-5543/2012 vom 12. Juni 2013 E. 7.1.6 "six/Sixx"; B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 2.6 "Camille Bloch mon Chocolat Suisse [fig.]/my swiss chocolate.ch [fig.]"; B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 "Gadovist/Gadogita"). Der Eindruck eines zusammenhängenden Warenbereichs besteht insbesondere, wenn die Waren oder Dienstleistungen unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im Wesentlichen übereinstimmen. 2.7 Als rechtserhaltend gilt auch der Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE], in: sic! 2004, E. 5 "Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.]"). Die Rechtspre- chung pflegt Abweichungen durch Weglassen oder Verändern eingetrage- ner Markenbestandteile strenger zu beurteilen als Abweichungen bei de- nen Elemente hinzugefügt werden. Entscheidend ist, dass der kennzeich- nungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, nicht seiner Identität beraubt wird (BGE 130 III 267 E. 2.4 "Tripp Trapp"; Urteil des BVGer B-7439/2006 vom 6. Juli 2007 E. 4.1 "Kinder/Kin- der Party [fig.]"). 2.8 Nach dem Territorialitätsprinzip muss der Markengebrauch in der Schweiz erfolgt sein (BGE 107 II 356 E. 1.c; 102 II 111 E. 3 "Silva II"; Urteil des BVGer B-1755/2007 vom 14. Februar 2008 E. 4 "No Name/No Name"). 3. 3.1 Die Verwechslungsgefahr als Rechtsbegriff bedeutet, dass ein Kenn- zeichen im Schutzbereich des Markenrechts durch ein gleiches oder ähn- liches Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung bestimmter Waren und/oder Dienstleistungen mit Bezug auf ihre betriebliche Herkunft gefähr- det wird. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn ein Zei- chen für das andere gehalten wird. Bei der mittelbaren Verwechslungsge- fahr können die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinan- derhalten, vermuten aber fälschlicherweise wirtschaftliche Zusammen- hänge (Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/

B-4849/2020 Seite 7 Yellow Lounge"; B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; STÄDELI/BRAUCHBAR-BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 26 f.). 3.2 Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken hinterlegt sind, der Zei- chenähnlichkeit der Marken, der Kennzeichnungskraft der älteren Marke (BGE 128 III 441 E. 3.2 "Appenzeller Natural [fig.]"; 126 III 315 E. 6.b-c "Rivella/Apiella [fig.]") sowie der Wechselwirkungen zwischen diesen drei Elementen (Urteil des BVGer B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 2 "Credit Suisse/UniCredit Suisse"). Eine Verwechslungsgefahr wird weder dadurch ausgeschlossen, dass alle Bestandteile der zu vergleichenden Marken ver- schieden sind, noch ist sie ohne Weiteres gegeben, wenn einzelne von ihnen übereinstimmen (BGE 78 II 379 E. 1 "Alucol/Aludrox"). 3.3 Waren und Dienstleistungen sind gleichartig, wenn die angesproche- nen Verkehrskreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwen- dung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienst- leistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebs- stätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder aber unter Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unterneh- men hergestellt werden (Urteile des BVGer B-87/2020 vom 26. April 2021 E. 2.2 "e [fig.]/pick e bike [fig.]"; B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 "Qnective und Qnective [fig.]/Q qnnect [fig.]"). Für Gleichartigkeit spricht auch ein aus Sicht des Abnehmers sinnvolles Leistungspaket der zu ver- gleichenden Waren (Urteil des BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode"). 3.4 Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter- lassen (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; 121 III 377 E. 2.a "Boss/ Boks"; 119 II 473 E. 2.d "Radion/Radomat"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄU- SER, a.a.O., Art. 3 N. 41). Hierfür ist der Registereintrag massgeblich (Ur- teile des BVGer 5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/advista [fig.]"; B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"). Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend, wobei die Übereinstimmung auf einer Ebene zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit genügt (BGE 127 III 160 E. 2.b.cc "Securitas"; Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Calyana"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt; das Schriftbild durch die Anordnung

B-4849/2020 Seite 8 und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radomat"). Überein- stimmungen im Wortanfang haben im Erinnerungsbild ein besonderes Ge- wicht (vgl. BGE 122 III 382 E. 5.b "Kamillosan"; Entscheid der RKGE, in: sic! 2002, S. 756 E. 7 "Bally/Ball [fig.]"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 6.5 "Gallo/Gallay [fig.]"). Aber auch die Endung findet, insbesondere wenn sie bei der Aussprache betont wird, grössere Beach- tung als unbetonte Mittelsilben (BGE 126 III 315 E. 6.c "Rivella/Apiella [fig.]"; 122 III 382 E. 5.a "Kamillosan"). Der Verkehr fokussiert sich bei der Wahrnehmung von Wörtern nicht alleine auf deren Anfang, sondern merkt sich den Anfang und das Ende und erkennt diese wieder, während die Mitte eines Wortes ausgetauscht werden könnte, wodurch zwar die Lesege- schwindigkeit, nicht aber der Wiedererkennungswert leidet (vgl. GRAHAM RAWLINSON, Summary of "The Significance of Letter Position in Word Recognition, abrufbar unter < https://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/pe- ople/matt.davis/Cmabridge/rawlinson/ > [zuletzt abgerufen am 11. Ja- nuar 2022]; "MRC Cognition and Brain Sciences Unit" abrufbar unter < https://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/people/matt.davis/cmabridge/ > [zuletzt abgerufen am 11. Januar 2022]; vgl. auch STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄU- SER, a.a.O., Art. 3 N. 67). Reine Wortmarken geniessen Schutz für jede verkehrsübliche bildliche Wiedergabeform, was gängige Schrifttypen und -grössen, Fett- und Kursiv- schrift, Gross- und Kleinbuchstaben, gesperrte und schmale Laufweiten einschliesst (vgl. CAROLA ONKEN, in: Kur/v. Bomhard/Albrecht [Hrsg.], Kommentar zum Markengesetz [MarkenG] und der Verordnung über die Unionsmarke [UMV], 3. Aufl. 2020, § 14 MarkenG N. 361), sodass in Bezug auf die Zeichenähnlichkeit reiner Wortmarken nicht auf die Gross- und Kleinschreibung zu achten ist. Doch kann die im Register eingetragene Gross- und/oder Kleinschreibung helfen, einen von mehreren Sinngehalten anzuzeigen. 3.5 Zur Bestimmung des Sinngehalts der Marke, der sowohl die Ähnlichkeit wie die Unterscheidung der Marken begünstigen kann, ist zu prüfen, ob und wie der Verkehr die Marken gedanklich segmentiert oder sie als Einheit versteht (vgl. BGE 127 III 160 E. 2.b.bb "Securitas"; 118 II 322 E. 2.b "Fer- trans/Ferosped"). Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen ist erst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamt- eindruck entweder ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender oder ein vom Sinngehalt der anderen Marke abweichender, unmittelbar

B-4849/2020 Seite 9 verständlicher Sinn ergibt (Urteile des BVGer B-6246/2010 vom 28. Juli 2011 E. 4.5 "JumboLine"; B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 "Peach Mallow"). Auch verkürzte, "mutilierte" Markenbestandteile können von den massgeblichen Verkehrskreisen mit dem Sinngehalt verstanden werden, den sie andeuten (vgl. BGE 127 III 33 E. 1 "Brico"; Urteile des BVGer B-2102/2016 vom 27. März 2018 E. 5.5.2 "Norma [fig.]"; B-5451/2013 vom 4. Juni 2014 E. 4.3 "Firenza"). Ob in der mutilierten Form der Vollbegriff erkannt wird, hängt von dessen Bekanntheit und Häufigkeit, dem Grad und der Art der Verkürzung, dem Einfluss weiterer Bestandteile sowie allfälligen Sinnvarianten ab. 3.6 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, ist auch nach dem Schutzum- fang der Widerspruchsmarke zu prüfen (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]"), der von ihrer Kenn- zeichnungskraft bestimmt wird. Bei Marken mit mehreren Bestandteilen ist die Wirkung jedes Bestandteils auf die Kennzeichnungskraft zu bestimmen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 81). Eine Marke gilt als stark, wenn sie aufgrund ihres prägenden Ausdrucks oder fantasiehaften Gehalts auffällt oder dank intensiven Gebrauchs eine überdurchschnittliche Bekanntheit geniesst (statt vieler: BGE 122 III 382 E. 2.a "Kamillosan"). 3.7 Schwache Marken kennzeichnet insbesondere der beschreibende Charakter der prägenden Elemente (Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera") und ihre Unauffälligkeit im Aus- druck. Als ursprünglich schwach gelten Marken, deren wesentliche Be- standteile gemeinfrei sind oder sich eng an gemeinfreie Bestandteile, das heisst an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs oder andere nichtkennzeichnende Zeichen, anlehnen (BGE 122 III 382 E. 2.a "Kamil- losan"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 89 ff.). Für schwache Marken ist der ge- schützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke Marken, da letztere das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit darstel- len (BGE 126 III 315 E. 6.b.cc "Rivella/Apiella [fig.]"; 122 III 382 E. 2.a "Ka- millosan"). Bei schwachen Marken genügen demnach bereits kleine Ab- weichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. 4. Zunächst sind ausgehend vom Warenverzeichnis der älteren Marke die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (RAPHAEL M. NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, 2015, N. 13.02 ff.; EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic!

B-4849/2020 Seite 10 2007, S. 3 ff., S. 6). Auf medizinische Spritzen zur Selbstinjektion bestimm- ter Arzneien sind ausnahmsweise Patienten mit regelmässigen spezifi- schen medizinischen Bedürfnissen als (erwachsene) Konsumenten ohne Fachkenntnisse angewiesen. Auch Betäubungsmittel werden teilweise mit Hilfe von Spritzen konsumiert. Den höchsten Verbrauch medizinischer Spritzen aber weisen Spitäler, Kliniken, Arztpraxen, Apotheken und Selbst- hilfeeinrichtungen mit medizinischem Fachwissen auf. Als aktuelle und po- tenzielle Abnehmerkreise von medizinischen Spritzen sind darum vor allem medizinische Fachkreise und in geringem Mass erwachsene Patienten mit regelmässigem Bedarf zu bezeichnen. Fachkreise als auch Personen der breiten Öffentlichkeit, die Spritzen als Medizinalprodukte zur Selbstabgabe von Arzneimitteln erwerben, werden Spritzen mit fachkundiger Sorgfalt verwenden. Es kann somit entgegen der Auffassung der Vorinstanz und mit der Beschwerdeführerin nicht von einer durchschnittlichen oder nur "teils [...] leicht erhöhten" Aufmerksamkeit aus- gegangen werden. Bezüglich der Zeichenähnlichkeit kann ein relativ gutes Erinnerungsbild angenommen werden. Da die massgeblichen Verkehrs- kreise hier neben Fachkreisen auch ein nichtausgebildetes Publikum um- fassen, sind an ihre Englischkenntnisse keine hohen Erwartungen zu stel- len (Urteile des BVGer B-87/2020 vom 26. April 2021 E. 5.3 "e [fig.]/pick e bike [fig.]"; B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.3.1. "Stingray/Roamer Stingray). 5. 5.1 Es ist strittig, ob die Widerspruchsmarke in den letzten fünf Jahren vor Erhebung der Nichtgebrauchseinrede im Zusammenhang mit den Waren, für die sie beansprucht wird, ernsthaft gebraucht worden ist. Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, die vier Rechnungen, die vier Lie- ferungen von insgesamt 18'600 Spritzen mit der Bezeichnung PIC SOLU- TION im Wert von EUR 3'906.– an einen einzigen Schweizer Kunden do- kumentieren, genügten nicht, um einen ernsthaften Gebrauch der Marke glaubhaft zu machen. Die Beschwerdegegnerin ist hingegen der Meinung, ein ernsthafter Gebrauch in der Schweiz werde durch diese Rechnungen ausgewiesen, selbst wenn der Stückpreis nur Fr. 0.21 pro Spritze betrage. Die Vorinstanz erwog, bei "Lieferungen in dieser Grössenordnung" sei auch mit einem geringen Stückpreis von einem rechtserhaltenden Ge- brauch auszugehen.

B-4849/2020 Seite 11 5.2 Die Einrede des Nichtgebrauchs wurde in der ersten Stellungnahme zum Widerspruch am 8. Oktober 2019 (datiert auf den 9. Oktober 2019) rechtzeitig erhoben. Es wurden keine wichtigen Gründe für den Nichtge- brauch geltend gemacht. Somit hat die Beschwerdegegnerin den Ge- brauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs glaubhaft zu machen. Berechnet sich eine Frist nach Mo- naten oder Jahren, endet sie im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem sie zu laufen begann (Art. 2 MSchV). Um dem Widerspruchsgegner die frühe Erhebung der Einrede zu ermöglichen, ist für den Fristbeginn auf den Tag abzustellen, an dem die Nichtge- brauchseinrede versendet wird (vgl. CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Büh- ler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, Art. 32 N.14 ff.). 5.3 Vorliegend wurde die Stellungnahme inkl. Einrede des Nichtgebrauchs am 8. Oktober 2019 bei der Vorinstanz eingereicht. Der massgebende Zeitraum ist somit die Zeitspanne vom 8. Oktober 2014 bis zum 8. Oktober 2019 und nicht, wie im angefochtenen Entscheid erwogen, vom 20. August 2014 bis zum 20. August 2019. In diesem Sinne ist der Vorinstanz und der Beschwerdeführerin zuzustimmen, dass die Auszüge der Webseite des Onlinehändlers eBay vom 13. Januar 2020 nicht geeignet sind, den ver- langten Gebrauch zu belegen. Dasselbe gilt für die undatierte Wiedergabe einer Verpackung in der Stellungnahme vom 13. Januar 2020 (Rz. 11) und in der Beschwerdeantwort (Rz. 10). 5.4 Die Beschwerdegegnerin hat vier Rechnungen ins Recht gelegt, die Warenlieferungen der italienischen Pikdare S.r.l. an die schweizerische Sa- nitex S.A. in der relevanten Zeitspanne ausweisen  Rechnung vom 5. Februar 2018 über 12'000 Spritzen "Seringue Pic Solu- tion 50 ML CAT" zum Preis von EUR 2'520.–;  Rechnung vom 5. April 2018 über 1'800 Spritzen "Seringue Pic Solution 50L.L S/Aiguille" zum Preis von EUR 378.–;  Rechnung vom 27. November 2018 über 1'800 Spritzen "Seringue Pic So- lution 50ML EXC.S/Aiguill" zum Preis von EUR 378.– sowie von 1'800 Sprit- zen "Seringue Pic Solution 50L.L S/Aiguille" zum Preis von EUR 378.–;  Rechnung der Beschwerdeführerin vom 15. Juli 2019 über 1'200 Spritzen "Seringue Pic Solution 50ML EXC.S/Aiguill" zum Preis von EUR 252.–.

B-4849/2020 Seite 12 Wie die Vorinstanz zutreffend feststellt, ist glaubhaft und wird von der Be- schwerdeführerin auch nicht in Frage gestellt, dass die fakturierten Waren vor Rechnungstellung in die Schweiz geliefert wurden und auffällig mit ei- nem kreisrunden, roten Logo "PIC solution" der Beschwerdeführerin ge- kennzeichnet sind. Da die PIKDARE S.r.l. im Jahr 2019 durch Fusion in der Beschwerdegegnerin als Rechtsnachfolgerin aufgegangen ist, erscheint eine Importlieferung von Originalware und die Zustimmung der Beschwer- degegnerin zu diesem Gebrauch glaubhaft (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Dass auch die fünfte Rechnung vom 17. Oktober 2019 sich auf eine Lieferung bezog, die vor dem 20. August 2019 stattgefunden hat und deshalb entge- gen der Würdigung der Vorinstanz zu berücksichtigen wäre, wird von der Beschwerdegegnerin nicht vorgetragen und kann, wie sich noch zeigt, offenbleiben. 5.5 Zu prüfen bleibt, ob der glaubhaft gemachte Gebrauch auch quantitativ ausreicht. Die Beschwerdeführerin argumentiert, es könne kein ernsthafter Gebrauch vorliegen (vgl. E. 5.1). Der Beschwerdeführerin ist einzuräumen, dass die Schutzvoraussetzung des ernsthaften Gebrauchs grundsätzlich nicht bloss die subjektive Ge- brauchsabsicht des Inhabers impliziert, die den blossen Scheingebrauch vom Schutz ausschliesst ("ernsthaft" im Sinn von "ernst gemeint"; vgl. Ur- teile des BVGer B-6505/2017 vom 21. Oktober 2019 E. 6.2 "Puma [fig.]/ MG Puma"; B-6986/2014 vom 2. Juni 2016 E. 3.4 "Eluage/Yaluage und Yaluage [fig.]"; Entscheid der RGKE vom 26. Oktober 2001, in: sic! 2002, S. 53 E. 3 "Express/Express clothing [fig.]"), sondern darüber hinaus die öffentliche Wahrnehmbarkeit der Marke als Orientierungsmittel und mate- rielle Rechtfertigung des Ausschlusses der Marke für andere Marktteilneh- mer voraussetzt ("ernsthaft" im Sinn von "ernstzunehmend" bzw. engl. "ge- nuine use"). Indessen darf dies nicht im Sinn von ökonomischen Marktan- teilen, als Erfordernis eines notwendig schweizweiten oder mindestens mehrjährigen Gebrauchs missverstanden werden, da bereits eine mini- male Marktbearbeitung genügt (vgl. WANG, a.a.O., Art. 11 N. 71 f; BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, 39 f). 5.6 Der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke im relevanten Zeitraum erscheint im Ergebnis glaubhaft und die Ausführungen der Vor- instanz hierzu sind nicht zu beanstanden.

B-4849/2020 Seite 13 5.7 Zu klären bleibt, für welche Waren der rechtserhaltende Gebrauch glaubhaft gemacht wurde. Die Widerspruchsmarke ist, ins Deutsche über- setzt, für Medizinische Instrumente; Subkutanspritzen; Einwegspritzen; In- jektionsnadeln; Spritzen aller Art für medizinische Zwecke und Stiftspritzen für medizinische Zwecke eingetragen. Vorliegend ist der Gebrauch gemäss den Rechnungen für Einwegspritzen ohne Nadel (in den Rechnungen als "S/Aiguille" bezeichnet) und Katheter- spritzen (in den Rechnungen als "CAT" bezeichnet) glaubhaft gemacht. Es ist aber gerechtfertigt, die rechtserhaltende Wirkung der Gebrauchshand- lung auf den Begriff der Nizza-Klassifikation Nr. 100'164 "Spritzen aller Art für medizinische Zwecke" ("seringues à usage médical", "syringes for me- dical purposes") auszuweiten, da die vorstehenden Untertypen von medi- zinischen Spritzen prototypisch für den Oberbegriff der Spritzen aller Art für medizinische Zwecke stehen und der Eindruck eines zusammenhängen- den Warenbereichs nicht von der Hand zu weisen ist. Von einem Hersteller eines Untertyps medizinischer Spritzen wird mit anderen Worten auch die Herstellung und der Vertrieb von medizinischen Spritzen aller Art erwartet. Die verkauften Produkte sind typische Waren des Begriffs der oben ge- nannten Nizza-Klassifikation und gehören in das gängige Sortiment eines branchentypischen Anbieters. Nicht wesentlich ist, ob es sich um Einmal- spritzen oder mehrfach verwendbare Spritzen handelt und ob die Lieferung mit oder ohne vormontierter Nadel ("aiguille", "spilla", "needle") erfolgt. 6. Es ist nun zu prüfen, ob zwischen den Zeichen eine Verwechslungsgefahr besteht, was von der Vorinstanz bejaht wurde. 6.1 Die Beschwerdeführerin verneint eine Verwechslungsgefahr, da keine Warenidentität und nur eine schwache Zeichenähnlichkeit vorliege, und das dreibuchstabige Element "Pic" als beschreibende Angabe und somit als kennzeichnungsschwach einzustufen sei. Auch der Zeichenbestandteil "SOLUTION" der Widerspruchsmarke sei nur schwach kennzeichnungs- kräftig. Darüber hinaus seien Endverbraucher nur in geringem Umfang Ab- nehmer von Einwegspritzen und es sei jedenfalls von einer grösseren Auf- merksamkeit beim Erwerb dieser auszugehen. 6.2 Die Beschwerdegegnerin ist hingegen der Meinung, dass unter An- nahme einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine hochgradige Zeichenähnlichkeit gegeben sei, da "Pic" den kennzeich- nungskräftigen Bestandteil der Widerspruchsmarke PIC SOLUTION bilde

B-4849/2020 Seite 14 und die angefochtene Marke SYRIPIC dieses Element aufgrund der grafi- schen Hervorhebung mittels P als Grossbuchstabe in "Pic" als selbständi- ges, das Kennzeichen prägende Element, übernehme. "SOLUTION" und "SYRI" werden von der Beschwerdegegnerin als nicht unterscheidungs- kräftige Bestandteile der Marken sowie als beschreibend angesehen. Sie geht zudem von Warenidentität aus, was zu einem besonders strengen Massstab bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr führe. 7. Zunächst ist die Warengleichartigkeit zu prüfen. Die angefochtene Marke wurde für die Kennzeichnung für "[M]edizinische Spritzen mit Hohlnadel für Injektionen" eingetragen. Dabei handelt es sich um einen Untertyp des Be- griffs der Nizza-Klassifikation Nr. 100'164 "Spritzen aller Art für medizini- sche Zwecke" ("seringues à usage médical", "syringes for medical purpo- ses"), der mit diesem wirtschaftlich ein kompaktes Angebot bildet, wie es aus einer Hand bzw. betrieblichen Herkunft erwartet wird. Die Wider- spruchsmarke ist für verschiedene weitere Warengattungen registriert. Ei- nerseits sind dies abstrakte Oberbegriffe wie "medizinische Instrumente" sowie "Spritzen aller Art für medizinische Zwecke" und andererseits spezi- fischere Einträge wie "Subkutanspritzen", "Einwegspritzen", "Injektionsna- deln" sowie "Stiftspritzen für medizinische Zwecke". Der Gebrauch der Marke wurde für Spritzen aller Art für medizinische Zwecke glaubhaft ge- macht (vgl. E. 5.7). In Bezug auf die vorliegend fraglichen medizinischen Spritzen können eine einheitliche Wertschöpfungskette, fabrikationsspezi- fisches Know-how und gleiche Abnehmerkreise sowie Vertriebswege an- genommen werden, was zur Identität oder zumindest hohen Gleichartigkeit der Waren führt. Der Vorinstanz ist daher zuzustimmen, dass es sich um identische oder zumindest hochgradig gleichartige Waren handelt. 8. Nachfolgend ist sodann die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. 8.1 Die zu vergleichenden Zeichen sind reine Wortmarken. Als erstes ist auf den Wortklang einzugehen. Beide Marken enthalten den Bestandteil "Pic". Die Widerspruchsmarke PIC SOLUTION ist viersilbig (PIC-SO-LU- TION), die Akzentuierung liegt auf "Pic". Die angefochtene Marke SYRIPIC ist dreisilbig (SY-RI-PIC), wobei "Pic" die letzte, unbetonte Silbe bildet und weniger prägend wirkt. Phonetisch sind die Zeichen nur schwach ähnlich. 8.2 Als zweites ist das Schriftbild zu vergleichen. Die Widerspruchsmarke besteht aus zwei Wörtern mit insgesamt 11 Buchstaben. Die angefochtene

B-4849/2020 Seite 15 Marke besteht – wie auch der Bestandteil "SOLUTION" der Widerspruchs- marke, der mit dem gleichen Buchstaben anfängt – aus sieben Buchsta- ben. "SyriPic" enthält stilistisch einen Grossbuchstaben in der Wortmitte, die Gross- und Kleinschreibung ist bei reinen Wortmarken bezüglich die Ausdrucksebenen aber irrelevant (vgl. E. 3.4). Die beiden Zeichen stimmen schriftbildlich sowohl im Zeichenbestandteil "Pic", mit Ausnahme von des- sen Position innerhalb der Marke, wie auch in der Verwendung des Buch- stabens "S", einmal am Wortanfang von "SYRI", und einmal am Wortan- fang von "SOLUTION", sowie bei der Verwendung des Buchstabens "I" am Ende von "SYRI" und als Bestandteil von "SOLUTION" überein. Visuell sind sich die Zeichen zwar ähnlich, aber nur im verminderten Masse. Dies gilt insbesondere auch aufgrund der Auffälligkeit des Buchstabens "Y" im Schriftbild von SYRIPIC (vgl. Urteil des BVGer B-4714/2020 vom 5. Okto- ber 2020 E. 7 "Dolocyl/Dolocan"). 8.3 Zu prüfen bleibt, ob die Zeichen auf sinngehaltlicher Ebene überein- stimmen. 8.3.1 Im Französischen bedeutet "Pic": "Spitzhacke", "Pickel", "Specht", "Gipfel", "Höhepunkt" oder "Spitze" (Wörterbuch Dictionnaire de l'Académie française Online; Wörterbuch Petit Robert Online; Wörterbuch Leo Online, alle abgerufen am 10. Januar 2022). Ferner kann dazu ge- danklich die Verbindung mit ''pique" (für das deutsche Wort "Pike", "Spiess" oder "Lanze") gemacht oder daraus eine Anspielung auf das Verb "se piquer" für "sich spritzen" ("percer la peau, entamer superficiellement la chair", "spécialement pour percer la peau avec une aiguille pour faire une injection") verstanden werden (Wörterbuch Dictionnaire de l'Académie française Online/mots proche à "pic", abgerufen am 10. Januar 2022). Der gemeinsame Zeichenbestandteil "Pic" beider Marken kann aus franzö- sischsprachiger Sicht nicht als Mutilation von "se piquer" angesehen wer- den, da diesbezüglich nicht nur eine Verkürzung um Buchstaben oder Sil- ben vorliegt. Hingegen übernimmt "Pic" direkt den Vollbegriff "pic" für "Spitze", was im Branchenzusammenhang von den massgebenden Ver- kehrskreisen in Bezug auf die gekennzeichneten Waren zusammen mit der sinngehaltlichen Nähe von "Pic" zu "se piquer" überwiegend sowie ohne besondere Denkarbeit als beschreibender Hinweis auf "Spitze" oder "ste- chen" resp. "mit einer Spitze Löcher in etwas stechen" verstanden wird. Die Mehrdeutigkeit von "Pic" im Französischen spielt darum vorliegend keine Rolle.

B-4849/2020 Seite 16 In der deutschen Schriftsprache kommt "Pic" keine eigenständige Bedeu- tung zu. Als Mutilation bzw. Anspielung auf "picken", "piksen" oder "Pike" kann "Pic" aber trotzdem eine Sinnvorstellung bewirken. "Picken" steht für "mit dem Schnabel in kurzen, schnellen Stössen (Nahrung) aufnehmen, zu sich nehmen" und "mit spitzem Schnabel [leicht] schlagen" (Duden Online, abgerufen am 10. Januar 2022). Synonyme für "picken" sind "aufpicken", "aushacken", oder "[ein-]hacken" (Duden Synonymwörterbuch, abgerufen am 10. Januar 2022). "Piksen" steht für "brennen", "prickeln" oder "ste- chen" (Duden Online; Duden Synonymwörterbuch, beide abgerufen am 10. Januar 2022). Die Pike steht unter anderem für "Spiess des Fussvol- kes" (Duden Online, abgerufen am 10. Januar 2022). Es kann insgesamt aus deutschsprachiger Sicht nicht unterstellt werden, dass der massgebende Verkehrskreis ohne weiteres die Verbindung zwi- schen "Pic" und "mit einer Spritze einstechen" macht. Eine gedankliche Verbindung von "Pic" zu "piksen" resp. "mit einer Spitze Löcher in etwas stechen" ist dennoch möglich. Auf Italienisch kommt "Pic" keine vorliegend relevante Bedeutung oder An- deutung zu. Es kann auch keine Anspielung erkannt werden. Auf Englisch ist "Pic" eine Kurzform für das Verb "to pick" oder das Nomen "picture". "To pick" entspricht dem Deutschen Verb "picken" und wird ver- wendet für "detach and remove from where it is growing", "choose (some- one or something) from a number of alternatives" oder "make (a hole) in fabric by pulling at it with one's fingers" (Wörterbuch Oxford Dictionaries Online, abgerufen am 10. Januar 2022). "Picture" steht für ein Foto oder einen Kinofilm (Wörterbuch Oxford Dictionaries Online, abgerufen am 10. Januar 2022). Von medizinischen Fachkreisen können die notwendi- gen Fremdsprachenkenntnisse im Englischen vorausgesetzt werden, um diese beiden Begriffe einordnen zu können. Die Bekanntheit von Wörtern des englischen Grundwortschatzes, zu dem "to pick" und "picture" gehö- ren, ist auch in Bezug auf die relevanten Durchschnittsabnehmerkreise im Publikum anzunehmen (vgl. E. 4). "Pic" kann als naheliegende Anspielung zum englischen Verb "pick" ange- sehen werden. Im Branchenzusammenhang erscheint es wahrscheinlich, dass die massgebenden Verkehrskreise in Bezug auf die gekennzeichne- ten Waren unter "Pic" eine gedankliche Verbindung zu "picken" resp. "mit

B-4849/2020 Seite 17 einer Spitze Löcher in etwas stechen" oder "piksen" machen. Aus englisch- sprachiger Sicht muss der Zeichenbestandteil "Pic" in Bezug auf die mass- gebenden Waren demnach ebenfalls als beschreibend angesehen werden. Insgesamt kann dem Zeichenelement "Pic" ein die Ware beschreibendes Attribut im Sinne von "mit einer Spitze Löcher in etwas stechen" zuerkannt werden. "Pic" wird sinngehaltlich für die Beschreibung des Einstechens durch feine Spitzen, z.B. durch medizinische Spritzen oder auch durch Stechinstrumente von Insekten verstanden. 8.3.2 Der Widerspruchsmarkenbestandteil "SOLUTION" steht im Franzö- sischen als auch im Englischen für die deutschen Wörter "Lösung", "Lö- sungsweg" oder "Auflösung" (Wörterbuch Dictionnaire de l'Académie française Online; Wörterbuch Oxford Dictionaries Online; Wörterbuch Leo Online, alle abgerufen am 10. Januar 2022). Im Deutschen wird "SOLU- TION" in diesem Sinne als Synonym für "Arzneimittellösung" verwendet (Duden Online, abgerufen am 10. Januar 2022). Im Italienischen hat "SO- LUTION" keine eigene Bedeutung, aber entspricht fast dem italienischen Wort "soluzione" (Wörterbuch Leo Online, abgerufen am 10. Januar 2022). Das englische Wort "solution" zählt zum Grundwortschatz und wird von den vorliegend einschlägigen Abnehmerkreisen verstanden. Auf semantischer Ebene kann für die massgebenden Verkehrskreise be- treffend die beanspruchten Waren denn auch eine Verbindung der beiden Zeichenbestandteile der Widerspruchsmarke "Pic" und "SOLUTION" un- terstellt werden. Insgesamt kann der Widerspruchsmarke eine gedankliche Anspielung als "Lösung" für "mit einer Spitze Löcher in etwas stechen" resp. als "Lösung für Spritzen" entnommen werden. Diese Anspielung wird durch die Ware selbst bestätigt und verstärkt. 8.3.3 Das Zeichen "SYRIPIC" teilt sich gedanklich in SYRI und Pic auf. SYRI kommt in keiner der Prüfungssprachen eine eigentliche Bedeutung zu. Es kann aber als unmittelbare Anspielung auf das englische Wort "sy- ringe", zu Deutsch "Spritze", auf Französisch "seringue" (Wörterbuch Leo Online, abgerufen am 10. Januar 2022) und auf Italienisch "siringa" (Wör- terbuch Leo Online, abgerufen am 10. Januar 2022), gesehen werden. Für Fachpersonen und den (Gross-)Teil der Abnehmer, die Englisch spre- chen, erinnert das Zeichenelement SYRI- aufgrund der Nähe zum engli- schen Wort "syringe" (Spritze) unmittelbar an die einschlägige Ware, me-

B-4849/2020 Seite 18 dizinische Spritzen. SYRI- wird daher unmittelbar als Aussage über be- stimmte Eigenschaften respektive die Art der zu kennzeichnenden Waren verstanden und für die Abnehmerschaft erkennbar als mutilierte Sachbe- zeichnung für medizinische Spritzen verwendet. Eine ähnliche sinngehalt- liche Mitteilung kann aufgrund der Nähe von SYRI zu "siringa" auch für italienischsprachige Verkehrskreise unterstellt werden. SYRI ist somit im vorliegenden Zusammenhang ein die Ware beschreibender Markenbe- standteil. Die angefochtene Marke "SyriPic" wird auf semantischer Ebene im Bran- chenkontext demzufolge als "Spritze", "mit einer Spitze Löcher in etwas stechen" bzw. "Stechen mit Spritzen" verstanden. Das Zeichenelement SYRI verstärkt respektive überholt die gedankliche Verbindung von "Pic" zum Stechen mit medizinischen Spritzen. Beide Markenbestandteile der angefochtenen Marke SYRIPIC sind demnach beschreibend, wobei "Pic" wenig beschreibend ist. Ob "SYRI" oder "Pic" für das Zeichen prägender ist, kann offengelassen werden. 8.3.4 Im Ergebnis ist auf sinngehaltlicher Ebene eine Zeichenähnlichkeit gegeben. Semantisch handelt es sich bei allen drei Zeichenbestandteilen und bei beiden Marken um beschreibende Zeichen. 8.4 Es besteht somit zwischen den fraglichen Marken sowohl auf den Aus- drucksebenen des Wortklangs wie des Schriftbilds je eine schwache Zei- chenähnlichkeit und auf der Ebene des Sinngehalts eine normale Zeichen- ähnlichkeit. 9. Im nächsten Schritt ist auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchs- marke einzugehen. SOLUTION als zweiter Bestandteil der Widerspruchs- marke ist gemeinfrei oder zumindest eng an den gemeinfreien respektive beschreibenden Begriff der "Lösung" ("solution", "soluzione", "solution") angelehnt (vgl. E. 8.3.2). Auch der Bestandteil "Pic" kann aufgrund der An- lehnung an die Verben "piksen", "se piquer" und "to pick" als nicht sehr fantasievoll für die Kennzeichnung von medizinischen Spritzen und somit im Branchenzusammenhang ebenfalls als beschreibend angesehen wer- den. Die Widerspruchsmarke als Ganzes kann denn auch die Ware be- schreibend als "Lösung für Spritzen" verstanden werden. Insgesamt ist demnach von einer schwachen Kennzeichnungskraft der Widerspruchs- marke für medizinische Spritzen auszugehen, wobei der Bestandteil "Pic" das prägendere Element der gesamten Marke ist.

B-4849/2020 Seite 19 10. Schliesslich ist vor dem Hintergrund der gesamten Umstände über die Ver- wechslungsgefahr zu befinden. 10.1 In der hier zu entscheidenden Konstellation sind die Waren, für die die Marken eingetragen sind, zumindest hochgradig gleichartig. Der strenge anzuwendend Massstab in Bezug auf die Zeichenähnlichkeit wird aber durch die erhöhte Aufmerksamkeit der massgeblichen Abnehmerkreise und die unterschiedlichen Wortanfänge der fraglichen Marken abge- schwächt. Dies spricht grundsätzlich für einen genügenden Zeichenab- stand und gegen die Gefahr von Fehlzurechnungen. Dagegen ist vorzu- bringen, dass sich die Abnehmer bei der Wahrnehmung von Wörtern nicht alleine auf deren Anfang fokussieren, sondern auch das Ende wiederer- kennen. Die Inversion von Anfangssilbe zu Endsilbe kann Verwechslungen entscheidend begünstigen. 10.2 Ferner steht die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit in einer Wechsel- wirkung mit der Beurteilung der Kennzeichnungskraft der gemeinsamen wie auch der unterschiedlichen Markenbestandteile. Die beiden zu beurtei- lenden Marken sind sowohl phonetisch als auch visuell nur schwach ähn- lich. Sinngehaltlich liegt aber eine normale Zeichenähnlichkeit vor. Demge- genüber weisen sowohl die Widerspruchsmarke als auch die angefochtene Marke nur eine schwache Kennzeichnungskraft auf. Entscheidend ist in diesem Sinne der doch ein wenig grössere Schutzumfang der angefochte- nen Marke im Vergleich zu jenem der Widerspruchsmarke. SYRI ist als Mutilation weniger beschreibend als SOLUTION. Die Zeichenähnlichkeit wird vorliegend durch die Kennzeichnungsschwäche der beiden Marken relativiert. Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke ist insgesamt nicht gross genug, sodass es – trotz einer gewissen Zeichenähnlichkeit und zu- mindest hochgradigen Warengleichheit – nicht zu Fehlzurechnungen sei- tens der massgebenden Abnehmerkreise kommen kann. Eher gering ist die Gefahr, die massgebenden Abnehmerkreise könnten SYRIPIC als ein Serienzeichen von PIC SOLUTION missdeuten und die entsprechenden Produkte als austauschbare Ersatzprodukte auffassen. 10.3 Im Ergebnis besteht keine Verwechslungsgefahr zwischen PIC SO- LUTION und SYRIPIC. Die Vorinstanz stellte die Verwechslungsgefahr so- mit zu Unrecht fest. Die Beschwerde ist gutzuheissen und der Widerspruch abzuweisen.

B-4849/2020 Seite 20 11. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung sowie finanzieller Lage der Parteien zu bemessen (Art. 63 Abs. 4 bis VwVG; Art. 63 Abs. 5 VwVG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 Bst. a VGG i.V.m. Art. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsge- richt ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (vgl. Art. 4 VGKE). Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Tur- binenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfah- ren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen und der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. 12. Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 5 VwVG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 Bst. a VGG i.V.m. Art. 7 VGKE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der ein- gereichten Kostennote oder, sofern keine solche eingereicht wird, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdeführerin hat für das Beschwerdeverfahren eine Honorarnote über Fr. 4'308.– (inkl. Mehrwertsteuerzuschlag im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE) einge- reicht. Dieser Betrag erscheint aufgrund des aktenkundigen Aufwands an- gemessen. Für das vorinstanzliche Verfahren ist die Beschwerdeführerin von der Beschwerdegegnerin mit Fr. 2'400.– zu entschädigen. 13. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es wird mit Eröffnung rechtskräftig.

B-4849/2020 Seite 21 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist. Die Zif- fern 1 und 2 der Verfügung der Vorinstanz vom 1. September 2020 werden aufgehoben und der Widerspruch Nr. 100854 wird abgewiesen. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt und sind innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. 3. Der Beschwerdeführerin wird der Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– aus der Gerichtskasse nach Retournierung des Rückerstattungsformulares zurück- erstattet. 4. Ziffer 4 der Verfügung der Vorinstanz vom 1. September 2020 wird aufge- hoben. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das erst- instanzliche Verfahren mit Fr. 2'400.– zu entschädigen. 5. Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Beschwerdegegnerin eine Par- teientschädigung von Fr. 4'308.– zugesprochen. 6. Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin

David Aschmann Katherina Schwendener Versand: 19. Januar 2022

B-4849/2020 Seite 22 Zustellung erfolgt an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben mit Rückschein; Beilagen: Beilagen zurück und Rückerstattungsformular) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben mit Rückschein; Beilagen: Beilagen zurück und Einzahlungsschein) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 100854; Einschreiben mit Rückschein; Vorakten zurück)