B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-4763/2012
U r t e i l v o m 1 6 . D e z e m b e r 2 0 1 3 Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz), Richterin Vera Marantelli, Richter Pascal Richard, Gerichtsschreiber Salim Rizvi.
Parteien
Pino Albanese, Amelenweg 16, 8400 Winterthur, vertreten durch Patentanwalt Hans Rudolf Gachnang, c/o Gachnang AG Patentanwälte, Badstrasse 5, Postfach 323, 8501 Frauenfeld und Rechtsanwalt lic. iur. Peter Volkart, Bratschi Wiederkehr & Buob, Vadianstrasse 44, Postfach 262, 9001 St. Gallen, Beschwerdeführer,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Schweizer Markeneintragungsgesuch Nr. 54053/2011 BETONHÜLSE.
B-4763/2012 Seite 2 Sachverhalt: A. Der Beschwerdeführer meldete bei der Vorinstanz am 4. April 2011 das Zeichen BETONHÜLSE für Dübel zur Eintragung ins schweizerische Markenregister an, nämlich: Klasse 6: Dübel aus Metall. Klasse 20: Dübel nicht aus Metall. B. Die Vorinstanz beanstandete das Gesuch mit Schreiben vom 3. Au- gust 2011. Das Zeichen sei für Dübel direkt beschreibend. Es fehle ihm die konkrete Unterscheidungskraft. Das Zeichen gehöre deshalb zum Gemeingut. C. Mit Schreiben vom 30. September 2011 machte der Beschwerdeführer geltend, das Zeichen gehöre nicht zum Gemeingut. Zudem beantragte er für den Fall, dass das Zeichen Gemeingut sei, dieses als durchgesetzte Marke einzutragen. D. Mit Antwortschreiben vom 22. Dezember 2011 hielt die Vorinstanz an ih- rer Zurückweisung fest. Die Verkehrskreise würden das Zeichen ohne Gedankenaufwand als Bezeichnung für eine steife Hülle verstehen, wel- che im Zusammenhang mit Beton Verwendung finde. Das Freihaltebe- dürfnis sei gar ein absolutes, weil das Zeichen nicht durch gleichwertige Alternativbezeichnungen ersetzt werden könne. Ohnehin machten die vom Beschwerdeführer eingereichten Belege eine Verkehrsdurchsetzung des Zeichens aber nicht glaubhaft. E. Der Beschwerdeführer bestritt mit Schreiben vom 16. April 2012, dass das Zeichen direkt beschreibend sei. Die von ihm vertriebenen Waren würden nicht wie für Dübel üblich in Bohrlöcher eingeführt und liessen sich nicht spreizen. Auch bestehe am Zeichen kein absolutes Freihalte- bedürfnis. Er hielt daran fest, die Durchsetzung des Zeichens erscheine durch die eingereichten Beweismittel (drei Werbeanzeigen im Schweizer Baublatt [1991 und 1992] für "Uni-Betonhülse"; Rechnungen und Ver- kaufszahlen für Betonhülsen [1998 bis 2012]) glaubhaft.
B-4763/2012 Seite 3 F. Mit Verfügung vom 18. Juli 2012 wies die Vorinstanz das Gesuch ab und führte aus, das Zeichen sei für die bezeichneten Waren direkt beschrei- bend. Zwar könne es verschiedene Sinngehalte haben, nämlich eine Hül- se aus Beton oder eine Hülse zum Gebrauch im Zusammenhang mit Be- ton. Die Verkehrskreise würden es aber ohne Weiteres dahingehend ver- stehen, dass es eine Hülle aus festem Material zur Verwendung im Zu- sammenhang mit Beton bezeichne, und aufgrund dieses direkt beschrei- benden Charakters keinen betrieblichen Herkunftsnachweis darin erken- nen. Weil die erforderliche Unterscheidungskraft fehle, sei das Zeichen für die beanspruchten Waren Gemeingut. Überdies sei es absolut freihal- tebedürftig, da Konkurrenten auf seine Verwendung angewiesen seien. Selbst wenn die absolute Freihaltebedürftigkeit des Zeichens verneint würde, wären die eingereichten Durchsetzungsbelege allerdings ungenü- gend, weil sie keine Rückschlüsse auf die Bekanntheit des Zeichens bei den Verkehrskreise zuliessen. G. Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer am 13. September 2012 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit den Rechtsbegeh- ren: "Der Beschwerdeführer beantragt, die Verfügung des EIGE vom 18. Juli 2012 im Prüfverfahren aufzuheben und das Zeichen 'BETONHÜLSE' einzutragen. Der Beschwerdeführer beantragt weiter, eine öffentliche Verhandlung durch- zuführen, sollte Ihr Gericht die Beschwerde nicht bereits im schriftlichen Ver- fahren gutheissen. Der Beschwerdeführer beantragt, hilfsweise das Warenverzeichnis auf 'Dübel nicht aus Metall, insbesondere nicht aus Beton' (Kl. 20) einzuschränken." Der Beschwerdeführer erläuterte, das Zeichen sei nicht Gemeingut, weil die für das beanspruchte Zeichen verwendeten Waren nicht aus Beton bestünden und es sich nicht um eine Hülse im technischen Sinn, sondern um ein becherförmiges Element mit einem Innengewinde handle. Auch weise das Zeichen weder auf einen Dübel hin, denn Betonhülsen liessen sich nicht wie ein solcher spreizen, noch habe es eine Doppel- oder Mehrfachbedeutung. Die Verkehrskreise würden darunter keinen Dübel, sondern vielmehr ein Betonrohr verstehen. Das Zeichen sei auch nicht absolut freihaltebedürftig, weil die Konkurrenten weder aktuell noch zu- künftig darauf angewiesen seien. Es habe sich im Verkehr durchgesetzt, weil die Waren, für die es beansprucht werde, seit seiner Einführung mil-
B-4763/2012 Seite 4 lionenfach verkauft worden seien. Dies sei mittels der eingereichten Un- terlagen (Rechnungen, Verkaufszahlen, etc.) glaubhaft gemacht. Die Auf- fassung der Vorinstanz, wonach die Belege für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung einen Rückschluss der Verkehrskreise auf das Zeichen erlauben müssten, sei falsch. H. Mit Vernehmlassung vom 22. November 2012 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung die Beschwerde ab- zuweisen. I. Am 5. Februar 2013 wurde eine mündliche und öffentliche Verhandlung durchgeführt, an welcher der Beschwerdeführer seine Anträge wie folgt präzisierte: "1. Der Beschwerdeführer beantragt, die Verfügung des EIGE vom 18. Juli 2012 im Prüfverfahren aufzuheben und das Zeichen 'BETONHÜLSE' einzutragen. 2. Der Beschwerdeführer beantragt, eventualiter das Warenverzeichnis auf 'Dübel nicht aus Metall, insbesondere nicht aus Beton' (Kl. 20) einzu- schränken. 3. Der Beschwerdeführer beantragt, subeventualiter das Warenverzeichnis auf 'vorgängig zum Betonieren an die Schalhaut einer Schalung zu be- festigen bestimmter zweiteiliger Dübel aus Metall mit einem Innengewin- de für einen Spannstab' (Kl. 6) sowie 'vorgängig zum Betonieren an die Schalhaut einer Schalung zu befestigen bestimmter zweiteiliger Dübel, nicht aus Metall oder Beton, mit einem Innengewinde für einen Spann- stab' (Kl. 20) einzuschränken." Der Beschwerdeführer erläuterte, der Eventual- und insbesondere der Subeventualstandpunkt bedeute eine erhebliche Einschränkung der für das beanspruchte Zeichen verwendeten Waren und reichte eine Produkt- beschreibung der von ihm vertriebenen "UNI-Betonhülse" als weiteren Durchsetzungsbeleg ein. Die Vorinstanz verzichtete auf eine Teilnahme an der Verhandlung. J. Mit Stellungnahme vom 6. März 2013 beantragte die Vorinstanz, das Subeventualbegehren Nr. 3 abzuweisen. Die Umformulierung des Wa-
B-4763/2012 Seite 5 renverzeichnisses ändere nichts am direkt beschreibenden Charakter des Zeichens. K. Mit (unverlangtem) Schreiben vom 19. März 2013 widersprach dem der Beschwerdeführer. L. Mit Schreiben vom 4. Juni 2013 verzichtete der Beschwerdeführer auf ei- ne Wiederholung der mündlichen Verhandlung trotz eines Wechsels im Spruchkörper. M. Auf weitere Vorbringen der Beteiligten wird, soweit erforderlich, im Rah- men der folgenden Urteilserwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Eintragungs- verfügungen der Vorinstanz in Markensachen sind Verfügungen im Sinne von Art. 5 VwVG. Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 2. 2.1 Zeichen, die zum Gemeingut gehören, sind vom Markenschutz aus- geschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht wer- den (Art. 2 Bst. a des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11]). Der Gemeingutcharakter beurteilt sich nach den für die Marke im Register eingetragenen Waren und Dienstleistungen, nicht nach dem konkreten Gebrauch einzelner unter dem Zeichen vermarkteter Produkte (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1580/2008 vom
B-4763/2012 Seite 6 19. Mai 2009 E. 2.5 A-Z und B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 4.2 terroir [fig.]; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 40). 2.2 Als Gemeingut gelten einerseits diejenigen Zeichen, die für den Wirt- schaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits solche, welchen die für die individuelle Zurechnung der Ware oder Dienstleistung des Markenin- habers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (Urteil des Bundesge- richts 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 2 Wilson; BGE 131 III 126 E. 4.1 Smarties; WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 34 ff.; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett- bewerbsrecht, Bd. III/1, 2. Aufl., Basel 2009, S. 35 ff., N. 116 ff.). Ein Frei- haltebedürfnis besteht an Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr wesent- lich sind (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3269/2009 vom 25. März 2011 E. 2.1 und 6.2 Grand Casino Luzern; MARBACH, a.a.O., N. 257, WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 42). Ist ein Zeichen für den Verkehr unent- behrlich, ist das Freihaltebedürfnis gar absolut (BGE 134 III 320 E. 2.3.2 M/M-Joy; Urteile des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 Radio Suisse Romande und 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5.1 Post). Zu den Zeichen mit fehlender Unterscheidungskraft zählen unter anderem Sachbezeichnungen und Hinweise auf Merkmale wie die Beschaffenheit, die Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleis- tungen, für welche das Zeichen eingetragen worden ist (Urteil des Bun- desgerichts vom 23. März 1998, sic! 1998, S. 397 Avantgarde; BGE 128 III 447 E. 1.5 Première, BGE 127 III 160 E. 2b/aa Securitas; LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Mus- ter- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2, N. 5 und 10 ff.). Ein Zeichen muss, um als Unterscheidungsmittel erkannt zu werden, über ei- ne minimale ursprüngliche Unterscheidungskraft verfügen. Diese Eigen- schaft fehlt Zeichen, die sich in einer Aussage über den Kennzeich- nungsgegenstand erschöpfen (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 39). Das Fehlen der Unterscheidungskraft beurteilt sich aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B- 3812/2008 vom 6. Juli 2009 E. 4.2 Radio Suisse Romande). Die Frage der Freihaltebedürftigkeit ist aus der Sicht der Konkurrenten zu beurteilen (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 42).
B-4763/2012 Seite 7 2.3 Ausnahmsweise können Marken, die sich in einem beschreibenden Sinngehalt erschöpfen, dennoch ursprünglich unterscheidungskräftig wir- ken, da der Markeninhaber oder die Markeninhaberin einen ausschliessli- chen Anspruch auf den Gegenstand hat, den die Marke bezeichnet. Bei- spielsweise wurde am Zeichen "Swiss Army" für typische Armeeaufgaben durch die Schweizer Armee und im Fall eines königlichen Privilegs einer Bank eine Unterscheidungskraft entsprechender Zeichen bejaht (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3553/2007 vom 26. August 2008 E. 7.2 Swiss Army und B-7426/ 2006 vom 30. September 2008 E. 3.3 The Royal Bank of Scotland). Im Regelfall wird die originäre Unterscheidungskraft jedoch nur nach dem allgemeinen Sprachgebrauch, ohne Berücksichti- gung einer allfälligen Bekanntheit des Zeichens als Marke, geprüft (Urtei- le des Bundesverwaltungsgerichts B-3553/2007 vom 26. August 2008 E. 6 Swiss Army und B-4519/2011 vom 31. Oktober 2012 E. 3.8 Rhäti- sche Bahn). 2.4 Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammen- gesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamt- eindruck ein die Waren oder Dienstleistungen beschreibender, unmittel- bar verständlicher Sinn ergibt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B- 516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 3 After hours), wobei die Sinngehalte der Einzelwörter sich zunächst zu einem Gesamtsinn kombinieren und semantisch verbinden oder auch je einzeln auf die gekennzeichneten Wa- ren oder Dienstleistungen beziehen können (Urteil des Bundesverwal- tungsgerichts B-4848/2009 vom 14. April 2010 E. 2.5 Trendline). Auf jeder Stufe dieser Sinnermittlung, sei es der Einzelwörter oder des Zeichens im Gesamteindruck, können mehrere Sinngehalte zur Auswahl stehen. Eine solche Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann zur Schutzfähigkeit als Marke führen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.3 Total Trader). Vorausgesetzt ist, dass im konkreten Zusam- menhang mit den gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen entwe- der ein nicht beschreibender Sinngehalt im Vordergrund steht, und den beschreibenden Sinngehalt verdrängt (BGE 128 III 451 E. 1.6 Premiere; Urteile des Bundesgerichts 4A.1/2005 vom 8. April 2005, sic! 2005, S. 650 f. E. 2.3 Globale Post, 4A.6/1998 vom 10. September 1998, sic! 1999, S. 30 E.3 Swissline) oder keine der möglichen Bedeutungen domi- niert, so dass die Marke unbestimmt wirkt (Urteil des Bundesverwal- tungsgerichts B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 7 Projob). An die Stelle der bei abstrakter Betrachtung vorhandenen Mehrdeutigkeit eines Zei- chens kann aber auch ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charak-
B-4763/2012 Seite 8 ter treten, wenn das Zeichen gedanklich zu einer bestimmten Ware oder Dienstleistung in Beziehung gesetzt wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004, sic! 2005, S. 279 E. 3.3 Firemaster). Wenn mehrere Sinngehalte eines Zeichens gleich naheliegen, für die ent- sprechenden Waren oder Dienstleistungen aber alle beschreibend sind, fehlt ihm die Unterscheidungskraft dennoch (BGE 118 II 182 E. 3b Duo, BGE 54 II 407 Rachenputzer; Urteil des Bundesgerichts 4A.492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 Gipfeltreffen; Urteil des Bundesverwal- tungsgerichts B-4519/2011 vom 31. Oktober 2012 E. 5.3.3 Rhätische Bahn). 2.5 Soweit Wortneuschöpfungen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen als Aus- sage über bestimmte Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung aufge- fasst werden, können auch neue, bislang ungebräuchliche Ausdrücke di- rekt beschreibend sein. Für den beschreibenden Charakter reicht es aus, wenn das Wort beziehungsweise dessen Bedeutung, für die Verkehrs- kreise auf der Hand liegt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B- 2680/2012 vom 19. Juni 2013 E. 4 Nanowolle und B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.5 Noblewood). 3. Der Beschwerdeführer macht geltend, seine Wortmarke sei nicht direkt beschreibend. Wie erwähnt ist dieses Vorbringen allerdings nicht zu hö- ren, soweit er es auf die konkret unter der Marke vertriebene Ware und nicht auf die allgemeine Warenbezeichnung "Dübel" bezieht, für welche die Marke eingetragen ist (E. 2.1). Der Beschwerdeführer argumentiert zudem, dass die massgeblichen Verkehrskreise den Sinngehalt des Zei- chens nicht verstünden, das erst in Gebrauch sei, seit er es kreiert habe. Sprachlich ergebe das Zeichen keinen beschreibenden Sinn, da die damit versehenen Waren fachtechnisch korrekt unter Anderem als "Abschalge- windedübel" oder "Abschalanker" bezeichnet würden. Die Marke habe auch keine Doppel- oder Mehrfachbedeutung, weil sie keinen Hinweis auf die Beschaffenheit oder die Wirkung von Dübeln enthalte. Namentlich sei der Zeichenbestandteil "Hülse" kein Hinweis auf Dübel, das Zeichen eine Wortneuschöpfung und darum zu schützen. Die Vorinstanz hält dem entgegen, das Zeichen sei für die bezeichneten Waren im deutschen Sprachgebrauch direkt beschreibend und nicht un- terscheidungskräftig. "Hülse" diene als Synonym für eine steife Hülle oder einen Behälter aus festem Material. Als Dübel würden auch als Hülsen
B-4763/2012 Seite 9 bezeichnet. Der Wortteil "Beton-" werde für Gegenstände in jeglichem Zusammenhang mit Beton verwendet. Die Verkehrskreise würden die be- schreibende Bedeutung ohne Gedankenaufwand erkennen, weil das Zei- chen direkt die Zweckbestimmung der Waren beschreibe. Es sei im Bau- wesen sogar eine gebräuchliche Sachbezeichnung. Zwar könne es für die bezeichneten Waren mehrere Bedeutungen haben (eine Hülse aus Beton oder eine Hülse zum Gebrauch im Zusammenhang mit Beton), doch spiele dies für die Wahrnehmung als beschreibendes Zeichen keine Rolle. Ferner ändere die Umformulierung des Warenverzeichnisses ge- mäss dem Subeventualantrag nichts am direkt beschreibenden Charakter des Zeichens. Auch ein vorgängig zum Betonieren an die Schalung an- gebrachter zweiteiliger Dübel mit einem Gewinde für einen Spannstab, einerlei ob aus Metall, Holz oder nicht aus Metall, bleibe ein Dübel, der in Verbindung mit Beton verwendet werde. 4. 4.1 Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist, ohne die Auffassung speziali- sierter Verkehrskreise oder Zwischenhändler und -händlerinnen aus den Augen zu verlieren, besonders die Auffassung der Endabnehmer und - abnehmerinnen massgebend, wenn diese die grösste Teilmenge bilden (vgl. EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 3 [hiernach: sic! 2007]; WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 41; vgl. Urteil des Bundes- verwaltungsgerichts B‑3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 Lumi- nous). Im Einzelfall ist somit zu fragen, an welche Abnehmerkreise sich das fragliche Produkt richtet (Urteil des Bundesgerichts 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 f. Wilson und Urteil des Bundesverwaltungsge- richts B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 4 Schweizer Fernsehen). 4.2 Ein Dübel ist ein hohles Werkstück, meist aus faserverstärktem Kunststoff oder Metall (vgl. RONALD MIHALA/KONRAD BERGMEISTER, Befes- tigungstechnik – einbetonierte und eingemörtelte Bewehrungsstäbe sowie Gewindestangen, in: Bergmeister/Fingerloos/Wörner [Hrsg.], Beton- Kalender 2012, Band 2, S. 177; ULF NÜRNBERGER, Korrosionsverhalten von verzinkten Dübeln bei Anwendung im Aussenbereich, in: Werner Fuchs/Jan Hofmann [Hrsg.], Befestigungstechnik, Bewehrungstechnik und... II, Stuttgart 2012, S. 223 ff.), das in ein vorgebohrtes Loch in einer Wand oder Decke gesteckt wird und in festen oder porösen Untergründen (hölzernen, gemauerten oder betonierten Flächen) festhält (vgl. RAINER MALLÉE/WERNER FUCHS/ROLF ELIGEHAUSEN, Bemessung von Veranke-
B-4763/2012 Seite 10 rungen in Beton nach CEN/TS 1992-4, in: Bergmeister/Fingerloos/Wörner [Hrsg.], a.a.O., S. 97; NÜRNBERGER, a.a.O., S. 224; <www.mer- cateo.com>, Schlagwort: "Dübel" > Stoff- und Reibschluss [besucht am 20. November 2013]; Brockhaus, Wahrig, Deutsches Wörterbuch, Renate Wahrig-Burfeind, 9. Aufl., Gütersloh/München 2011, Schlagwort "Dübel"). Etymologisch leitet sich das Wort Dübel (auch "Dolle") von einem ge- schlagenen Holzpflock als nichtspreizende Balkenverzapfung her (vgl. Duden, Das Herkunftswörterbuch, 7. Aufl., Mannheim, 2013, Schlagwort "Dübel"; http://de.wikipedia.org, Schlagwort "Dübel" [besucht am 20. November 2013]). Heute gelten im Fachjargon dagegen namentlich spreizende Dübel zum Eindrehen von Schrauben ("Schraubdübel") als begriffstypisch, während für nichtspreizende Zapfen ("Holzdübel"), Verbund- oder Holraumdübel im Fels oder Beton, nur zum Teil noch der Begriff "Dübel", verwendet wird (THILO PREGARNTER, Bemessung von Befestigungen in Beton, Berlin 2009, S. 164; WERNER FUCHS, Geschichtliche Entwicklung der Bemes- sungsmethoden für Dübel in Deutschland, in: Thilo Pregarnter, Bemes- sung von Befestigungen in Beton, Berlin 2009, S. 6; MALLÉE/FUCHS/ELI- GEHAUSEN, a.a.O., S. 96; JAN HOFMANN/CAROLIN KURZ, Tragfähigkeit von Kunststoffdübeln in Vollsteinen unter Berücksichtigung der Materialeigen- schaften und Materialzusammensetzung, Stuttgart 2012, S. 95; http://de.wikipedia.org, Schlagwort "Dübel" [besucht am 20. November 2013]). Spreizdübel lassen sich technisch weiter unterteilen ("drehmo- mentkontrolliert spreizender Dübel", "wegkontrolliert spreizender Dübel", "Hinterschnittdübel", "Verbundspreizdübel", vgl. MALLÉE/FUCHS/ ELIGE- HAUSEN, a.a.O., S. 96; REINHOLD WÜRTH, Der "Dübelpapst – Ein Phäno- men", in: Fuchs/Hofmann a.a.O., S. 25 f.; vgl. auch MARKUS BRUCK- NER/STEFFEN LETTOW/UTZ MAYER, Befestigungstechnik ist Käse, in: Fuchs/Hofmann, a.a.O., S. 34 und NÜRNBERGER, a.a.O., S. 225 f.; <www.fischer.de>, Schlagwort "Spreizdübel"). In allen Fällen halten die Reibungskräfte zwischen der Wand, dem Dübel und der Schraube den Dübel im Bohrloch (Wirkprinzip "Reibschluss"; MALLÉE/FUCHS/ELIGE- HAUSEN, a.a.O., S. 96; <www.mercateo.com>, Schlagwörter "Dübel", "Reibschluss" [besucht am 20. November 2013]). Des für Spreizdübel gängigen Sprachgebrauchs zum Trotz werden aller- dings auch moderne Dübel fabriziert, die sich nicht spreizen lassen, zum Beispiel Verbunddübel, die für poröses Material bestimmt sind. Sie beste- hen aus einer Gewindestange, Mutter und Unterlegescheibe oder einer Innengewindehülse zur Aufnahme von Gewindeteilen sowie dem Mörtel
B-4763/2012 Seite 11 als Bindemittel ("Wirkprinzip Stoffschluss"; MALLÉE/FUCHS/ELIGEHAUSEN, a.a.O., S. 97 und CARSTEN BÖHME, Fachverband Dübel- und Befesti- gungstechnik, Verankerungen mit Verbunddübel, Technisches Merkblatt, <www.bv-bausysteme.de> > Downloads > Verankerungen mit Verbund- dübelsystemen, S. 4 f.; <www.mercateo.com>, Schlagwort "Dübel", Stoff- schluss [alle besucht am 20. November 2013]). Auch Hohlraumdübel (Federklappendübel, Kippdübel und Klappdübel) spreizen sich nicht und werden überall dort eingesetzt, wo sich genügend Raum hinter dem Bau- stoff befindet. Diese Dübel finden meist im Innenausbau ihre Verwen- dung, zum Beispiel für Gipskartonplatten. Der Dübel klappt oder kippt im Hohlraum hinter dem Bohrloch auf; damit bildet sich eine Sperre, die die Verbindung festhält (<www.mercateo.com>, Schlagwort "Dübel" > Hohl- raumdübel; <www.duebel-shop.at>, Schlagwort "Federklappdübel" [alle besucht am 20. November 2013]). Der Begriff "Dübel" geht also über Betonbefestigungselemente hinaus, die er bloss als eine mögliche seiner Funktionen umfasst. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers fallen also nicht nur Abschalgewindedü- bel und Abschalanker, aber auch diese, technisch unter den Begriff "Dü- bel" (zur Abschalung im Betonbau vgl. HARALD S. MÜLLER/HANS-WOLF REINHARDT/UDO WIENS, Beton, in: Bergmeister/Fingerloos/Wörner, a.a.O., Band 1, S. 403 f.). 4.3 Dübel werden nach dieser Begriffsdefinition einerseits für zum Teil spezialisierte Anwendungen – unter anderem den Halt in Betonwänden – von Baufachleuten erworben und andererseits von privaten Heimwerkern nachgefragt, die gewöhnlichen Schrauben Halt in Wänden verschaffen möchten. 5. Im Hauptpunkt der Beschwerde ist zu prüfen, ob das strittige Zeichen für Dübel unterscheidungskräftig ist. 5.1 Die Marke BETONHÜLSE wird ohne Weiteres als Verbindung der bei- den Wortteile "Beton" und "Hülse" erkannt. Beton ist ein Baustoff aus Zement, Gesteinskörnungen und Wasser, der in Schalen oder Formen eingebracht wird (MÜLLER/REINHARDT/WIENS, a.a.O., S. 305 und 310 ff.; Brockhaus, Wahrig, a.a.O., Schlagwort "Beton" und Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 25. Aufl., Mann- heim/Wien/Zürich, 2009, Schlagwort "Beton"). Im deutschen Sprach-
B-4763/2012 Seite 12 gebrauch dient "Beton" einerseits als Wortteil, um Gegenstände aus Be- ton zu umschreiben ("Betonbau", "Betonblock", vgl. Duden, , Schlagworte "Betonbau" und "Betonblock"); anderseits zur Bezeichnung von Dingen, die in anderem Sinn mit Beton in Beziehung stehen. Beispielsweise dient der Betonmischer dazu, Beton herzustellen, und gibt das Fachbuch "Be- tonkalender" über Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten von Be- ton Aufschluss, ohne dass diese Gegenstände selbst aus Beton beste- hen. Eine Hülse ist eine röhrenförmige, längliche, feste Hülle, in die man etwas hineinstecken kann oder die einen Gegenstand fest umschliesst (zum Beispiel die Patronenhülse das Projektil; vgl. Duden, a.a.O., Schlagwort "Hülse"). Das Wort ist eine Substantivbildung vom Verb "hehlen" (ur- sprünglich für bedecken, verbergen, umhüllen, schützen; vgl. Duden, Das Herkunftswörterbuch, a.a.O., Schlagwort "Hülse" und "hehlen"). Semanti- sches Hauptmerkmal der Hülse ist somit, dass sie sich öffnen lässt und etwas freigeben kann. Als "Hülse" wird eine steife Hülle, ein Behälter, Fut- teral, eine Kapsel oder Röhre bezeichnet (Brockhaus, Wahrig, a.a.O., Schlagwort "Hülse"). "Hülsenfrüchte", zum Beispiel Erbsen oder Bohnen, sind Streufrüchte, die aus einem Fruchtblatt bestehen, sich bei der Reife an der Bruchnaht öffnen und ihren Inhalt freigeben (Brockhaus, Wahrig, a.a.O., Schlagwort "Hülsenfrucht"; und "Hülsenfrüchtler"; <http://de.wiki- pedia.org>, Schlagwort "Hülse" [besucht am 20. November 2013]). Nach dem allgemeinen Sprachverständnis bezeichnet das Wort "Hülse" einen Gegenstand, der eine Sache fest umschliesst, um ihm Halt oder Schutz zu geben (zum Beispiel "Patronen- oder Bleistifthülse"; "Hülsenfrüchte"). 5.2 Die beiden Sinngehalte von "Beton" und "Hülse" lassen sich auf ver- schiedene Art zu einem beschreibenden Gesamtsinn kombinieren. Einer- seits kann das bezeichnete Produkt selbst, die Hülse, aus Beton gefertigt sein. Hersteller von Bodenbeleuchtungen beispielsweise verwenden den Begriff "Betonhülse" in der Befestigungstechnik ("Der Einbau erfolgt über eine Betonhülse, in die der Scheinwerfer eingesetzt wird", vgl. <www.ldde.com> > Produkte > SpectraWow+Inground [besucht am 20. November 2013]). Auch im Zusammenhang mit Mastfundamenten wird auf die vorgenannte Bedeutung des Zeichens zurückgegriffen ("[Fer- tigteilfundamente] werden industriell vorgefertigt und per Kran in ein vor- bereitetes Loch beziehungsweise in eine Betonhülse [...] gesetzt", vgl. <www.rbd-breslau.de> > Fahrleitungsbauarten > Fundamente [besucht am 20. November 2013]). Gleiches gilt im Zusammenhang mit der Be- schreibung von Patenten (Hochsitz für Jäger, "damit die in den Boden
B-4763/2012 Seite 13 eingelassene [...] Betonhülse nicht verschmutzt [...], ist die Öffnung die- ser Betonhülse mit einem Abschlussdeckel [...] abgedeckt", <www.patent- de.com/20001005/DE19914381A1.html>, [besucht am 20. November 2013]). Andererseits kann jeder gewöhnliche Dübel aus Plastik in Beton fixiert werden und dadurch als "Betonhülse" dienen (Coop Bau + Hobby, <www.coop.ch> > Bau & Handwerk > Sortiment > Kleineisenwaren; <www.gooster.ch> > Haus & Garten > Heimwerkerbedarf > Eisenwaren & Co. > Schraube & Dübel [alle besucht am 20. November 2013]). In die- sem Fall besteht nicht die Betonhülse selbst aus Beton, sondern sie dient lediglich der Haltgebung im Beton (vgl. E. 4.2). 5.3 Wird die Bezeichnung "Betonhülse" für Dübel verwendet, ist mithin nach allgemeinem Sprachverständnis davon auszugehen, dass die mass- geblichen Verkehrskreise darunter ohne besondere Denkarbeit eine Ver- ankerungsmöglichkeit im Zusammenhang mit Beton verstehen. Das Zei- chen beschreibt damit eine mögliche Art und Zweckbestimmung der be- zeichneten Waren unmittelbar. Dass innerhalb dieser Zweckbestimmung zwei Verständnismöglichkeiten zur Auswahl stehen, spielt nach dem Ge- sagten keine Rolle (E. 2.4). Auch dass Betondübel häufig zur untypischen Kategorie von Dübeln zählen, die sich nicht spreizen (E. 4.2), wird dem Heimwerker nicht bekannt sein, seine Spracherwartung also nicht beein- flussen. Dass dieser Sachbezug gedanklich naheliegt, offenbart sich un- ter anderem darin, dass auch andere Hersteller als der Beschwerdeführer das Zeichen für ihre Verankerungsprodukte verwenden, zum Beispiel:
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6.1 Der Beschwerdeführer behauptet, die Marke habe sich für seine Wa- ren im Verkehr durchgesetzt. Dies habe er insbesondere mit Rechnungs- kopien über eine Periode von mehr als zehn Jahren glaubhaft dargelegt. Seine Dübel seien unter der strittigen Marke millionenfach verkauft wor- den. Anfänglich habe er sie in Bauzeitschriften beworben; seit sie sich am Markt durchgesetzt habe, seien weitere Anzeigen unnötig geworden. Er habe sie auch in Nachbarländer geliefert, wobei die Benutzung des Zei- chens in Deutschland auch als Benutzung in der Schweiz zähle. Für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung sei das Verständnis der Verkehrskreise allerdings unmassgeblich. An der Hauptverhandlung prä- zisierte der Beschwerdeführer, der Fachhandel habe das Zeichen über Jahrzehnte verwendet, nachdem er es in den Neunzigerjahren kreiert ha- be. Die Verkehrskreise identifizierten es mit seinem Produkt, von dem sich im Übrigen auf jeder Rechnung eine grafische Darstellung wiederfin- de. Die Vorinstanz hat eine Verkehrsdurchsetzung der Marke verneint. Die eingereichten Unterlagen liessen zwar den Schluss eines langjährigen Gebrauchs des Zeichens in allen Sprachregionen der Schweiz zu, beleg- ten dessen kennzeichnungsmässigen Gebrauch jedoch nicht. Insbeson- dere sei keine Wiedererkennung – kein Rückschluss – der Verkehrskreise auf das Zeichen glaubhaft. 6.2 Verkehrsdurchsetzung bedeutet, dass eine ursprünglich nicht unter- scheidungskräftige Marke dadurch Unterscheidungskraft erlangt, dass sie von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als indi-
B-4763/2012 Seite 15 vidualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte eines Unternehmens verstanden wird (BGE 130 III 331 E. 3.1 Swatch; Urteil des Bundesver- waltungsgerichts B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 6 Schweizer Fernsehen). Zeichen, die Gemeingut sind, können dadurch nachträglich markenrechtlichen Schutz erlangen, sofern an ihnen kein absolutes Frei- haltebedürfnis besteht (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 M/M-joy; Urteil des Bun- desverwaltungsgerichts B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.5 Okto- berfest-Bier). Ein solches kann insbesondere verneint werden, wenn den Konkurrenten eine Vielzahl gleichwertiger Alternativen zur Verfügung steht, so dass die Bezeichnung für den Verkehr nicht unentbehrlich ist (BGE 137 III 82 E. 3.3 Hotel-Sterne mit Verweis auf BGE 134 III 321 E. 2.3.3 M/M-Joy und BGE 131 III 130 E. 4.4 Smarties; Urteil des Bundesge- richts 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5.1 Post). Bei der Beurtei- lung der Unentbehrlichkeit ist nicht nur auf die Bedürfnisse der aktuellen, sondern auch auf jene von potentiellen Konkurrenten des Markenhinter- legers abzustellen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.5 Vuvuzela). 6.2.1 Die Durchsetzung eines Kennzeichens kann aus Tatsachen abgelei- tet werden, die einen Rückschluss auf seine Wahrnehmung durch das Publikum erlauben, zum Beispiel langjährige, bedeutsame Umsätze und intensive Werbeanstrengungen. Sie kann auch durch eine repräsentative Befragung des massgebenden Publikums belegt werden (BGE 130 III 332 E. 3.1 Swatch Uhrband, BGE 131 III 131 E. 6 Smarties). Da die Be- hörde in ihrer Beweiswürdigung frei ist, gelten keine festen Beweismittel- vorgaben. Deshalb wäre zum Beispiel die Vorgabe unzulässig, ein Nach- weis könne in jedem Fall nur mittels eines demoskopischen Gutachtens erbracht werden. Stattdessen sind alle Beweismittel erlaubt, die geeignet sind, die Verkehrsdurchsetzung nachzuweisen (Urteile des Bundesver- waltungsgerichts B-3538/2011 vom 14. Juli 2012 E. 3.3 MediData [fig.] und B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 6 Schweizer Fernsehen; AND- RÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, N. 3.124; CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich 2008, Art. 12, N. 18; MARBACH, a.a.O., N. 466). 6.2.2 Je weniger unterscheidungskräftig ein Zeichen ursprünglich ist, des- to dichter müssen die Indizien für die Verkehrsdurchsetzung dargelegt werden (BGE 128 III 441 E. 1.4 Appenzeller, BGE 117 II 321 E. 3.a Val- ser), ohne dass dafür ein höherer Beweisgrad oder eine stärkere Verbrei-
B-4763/2012 Seite 16 tung des Zeichens erforderlich wird. Eine Verkehrsdurchsetzung glaub- haft zu machen, kann schwierig sein (vgl. Urteile des Bundesgerichts vom 30. November 2009 4A_434/2009 E. 3 Radio Suisse Romande und B- 2609/2012 vom 28. August 2013 E. 6 f. Schweizer Fernsehen). 6.2.3 Vorliegend kann offen bleiben, ob am Zeichen BETONHÜLSE ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, da die eingereichten Belege, wie nachfolgend gezeigt wird, die Verkehrsdurchsetzung ohnehin nicht glaub- haft machen. 6.3 Die Annahme des Beschwerdeführers ist unzutreffend, er habe nicht darzutun, dass das Zeichen von den massgeblichen Verkehrskreisen für die bezeichneten Waren erkannt werde (vgl. E. 6.2). Der Beschwerdeführer hat der Vorinstanz mit Eingabe vom 30. Septem- ber 2011 Fachzeitschriften und Rechnungskopien als Durchsetzungsbe- lege eingereicht. In der Fachzeitschrift "Schweizer Baublatt" warb er in Ausgaben aus dem Jahr 1991 und 1992 mit insgesamt drei Werbeanzei- gen für die "Uni-Betonhülse". Eingereichte Rechnungskopien stammen aus den Jahren 1998 bis 2012. Die Belege zeigen, dass während jener Zeit jeweils zwischen 100 bis 6'000 Betonhülsen, Kartons à 100 Stück, an unterschiedliche Schweizer Abnehmer geliefert wurden. Anlässlich der mündlichen Verhandlung reichte der Beschwerdeführer einen Ausdruck des Produktblatts für die "UNI-Betonhülse" ein (Auszug aus der Internet- seite des Beschwerdeführers). Dieser zeigt für die Verankerungstechnik ein Bild der "UNI-Betonhülse"; daneben findet sich der Beschrieb: "Aus Spezialkunststoff, kompl. mit vormontiertem Nagel und Verschlusskappe. 65mm Innengwinde für Spannstäbe DW 15 Zugkraft: 2'800 Kilogramm, Karton à 100 Stk., Kübel à 150 Stk." Diese Durchsetzungsbelege zeigen das strittige Zeichen allerdings nur in beschreibenden Vermerken auf Rechnungen in Alleinstellung, zum Bei- spiel im Vermerk: "1'000 Betonhülsen, Karton à 100 Stück". Alle übrigen Belege betreffen die Wortkombination "Uni-Betonhülse", womit aufgrund des auffälligeren, vorangestellten Bestandteils "Uni-" keine Durchsetzung des schwächeren Restelements "Betonhülse" glaubhaft gemacht werden kann. Auch die eingereichten Rechnungen machen nicht glaubhaft, dass das Zeichen von den Verkehrskreisen in der erwähnten Gebrauchsform als Hinweis auf die Produkte des Beschwerdeführers aufgefasst und er- kannt wird. Belege für den behaupteten Exportgebrauch und für den
B-4763/2012 Seite 17 Gebrauch der Marke in Deutschland hat der Beschwerdeführer nicht vor- gelegt. 6.4 Im Ergebnis vermag der Beschwerdeführer die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens für die bezeichneten Waren in den Klassen 6 und 20 nicht glaubhaft zu machen. 7. Nachdem die Beschwerde im Hauptpunkt abzuweisen ist, sind der Even- tual- und Subeventualantrag zu prüfen: 7.1 Der Beschwerdeführer beantragt eventualiter das Warenverzeichnis auf "Dübel nicht aus Metall, insbesondere nicht aus Beton" (Kl. 20) und subeventualiter, das Warenverzeichnis auf "vorgängig zum Betonieren an die Schalhaut einer Schalung zu befestigender bestimmter zweiteiliger Dübel aus Metall mit einem Innengewinde für einen Spannstab" (Kl. 6) sowie "vorgängig zum Betonieren an die Schalhaut einer Schalung zu be- festigender bestimmter zweiteiliger Dübel, nicht aus Metall oder Beton, mit einem Innengewinde für einen Spannstab" (Kl. 20), einzuschränken. Mit diesen Begehren möchte der Beschwerdeführer die Warenklassen enger umschreiben, weil damit eine Einschränkung auf Produkte in unmit- telbarer Nähe seiner Fabrikate (Betonhülsen) erfolge. 7.2 Auch diese Einschränkungen der Warenliste beziehen sich auf Dübel, die im Zusammenhang mit Beton verwendet werden können. Unverän- dert beschreibt das Zeichen damit unmittelbar eine mögliche und typische Zweckbestimmung dieser Waren. Letztere wird durch den Subeventual- antrag gar vorgeschrieben. Auch ein vorgängig zum Betonieren an die Schalhaut zu befestigender, zweiteiliger Dübel aus Metall, Holz oder nicht aus Metall, mit einem Innengewinde für einen Spannstab, wird als Dübel im Zusammenhang mit Beton verwendet, den die Marke beschreibt. 7.3 Die Beschwerde erweist sich aus den vorgenannten Erwägungen auch im Eventual- und Subeventualstandpunkt als unbegründet und ist abzuweisen. 8. Angesichts dieses Verfahrensausgangs sind die Kosten des Beschwer- deverfahrens dem Beschwerdeführer aufzuerlegen und von dem geleiste- ten Kostenvorschuss zu beziehen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichts- gebühr ist nach dem Streitwert zu berechnen (Art. 4 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
B-4763/2012 Seite 18 desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Schätzung des Streit- wertes hat sich nach Rechtsprechung und Lehre an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– an- zunehmen ist (BGE 133 III 490 E. 3.3 Turbinenfuss [3D]). Von diesem Er- fahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es spre- chen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Die Verfahrenskosten sind demzufolge auf 3'500. – festzulegen. Eine Parteientschädigung ist weder dem unterliegenden Beschwerdefüh- rer noch der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 3'500.– werden dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.– ver- rechnet. 3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
B-4763/2012 Seite 19 4. Dieses Urteil geht an: – den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde) – die Vorinstanz (Markengesuch Nr. 54053/2011; Gerichtsurkunde) – das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichts- urkunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Salim Rizvi
Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer- den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Be- gründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG). Versand: 17. Dezember 2013