B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-4669/2019
Urteil vom 25. November 2021 Besetzung
Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), Richterin Maria Amgwerd, Richter Martin Kayser, Gerichtsschreiberin Katharina Niederberger.
Parteien
A.Ltd., vertreten durch Y. und/oder Z._______, Beschwerdeführerin,
gegen
B._______, Beschwerdegegner,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 100361, CH 492'956 Carglass (fig.) / CH 719'899 CARGEST.
B-4669/2019 Seite 2 Sachverhalt: A. Auf Gesuch von B._______ (nachfolgend: Beschwerdegegner) veröffent- lichte das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vo- rinstanz) am 14. August 2018 die Wortmarke Nr. 719'899 "Cargest" im Schweizer Markenregister. Die Marke ist – soweit hier interessierend – für folgende Dienstleistungen der Klasse 37 der Nizza-Klassifikation eingetra- gen: Services de garages pour l'entretien et la réparation de véhicules automo- biles; entretien et réparation d'automobiles; entretien de véhicules automo- biles; services de garages pour la réparation d'automobiles. B. A._______ Ltd. (nachfolgend: Beschwerdeführerin) ist Inhaberin der re- gistrierten Wort-/Bildmarke Nr. 492'956 "CARGLASS (fig.)".
Diese Marke wurde am 22. Januar 2001 hinterlegt und beansprucht in den Klassen 12, 21 und 37 Schutz für die nachfolgend aufgeführten Waren und Dienstleistungen: Klasse 12 Pare-brise, vitres, toits ouvrants, miroirs, tous ces produits destinés aux véhicules.
Klasse 21 Verres pour les vitres de véhicules; verre brut ou semi-ouvré (autre que verre de construction); verrerie, comprise dans cette classe; verres pour les lampes de véhicules; fibres de verre sous forme de feuilles (non textile), blocs ou baguettes, toutes destinées à être utilisées dans l'industrie; ins- truments et matériels non-électriques inclus dans la classe 21 pour le net- toyage.
Klasse 37 Services d'installation de pare-brise, d'articles en verre et vitrifiés, de vitres,
B-4669/2019 Seite 3 de verres de carrosserie, d'instruments d'alarme, d'installations acous- tiques et parties et accessoires pour véhicules compris dans cette classe; entretien et rapportant à tous les services précités. C. Am 14. November 2018 erhob die Beschwerdeführerin gegen die Eintra- gung Wortmarke Nr. 719'899 "Cargest" gestützt auf ihre prioritätsältere Wort-/Bildmarke Nr. 492'956 "CARGLASS (fig.)" einen Teilwiderspruch. Sie beantragte den Widerruf der Marke "Cargest" für sämtliche in der Klasse 37 registrierten Dienstleistungen. D. Nach einem einfach geführten Schriftenwechsel schloss die Vorinstanz mit Verfügung vom 9. April 2019 die Verfahrensinstruktion ab. Am 25. April 2019 liess die Beschwerdeführerin der Vorinstanz eine unaufgeforderte Replik zukommen, welche dem Beschwerdegegner am 29. April 2019 zu- gestellt worden ist. Mit Verfügung vom 10. Juli 2019 wies die Vorinstanz den Widerspruch vollumfänglich ab und sprach dem Beschwerdegegner eine Parteientschädigung im Betrag von Fr. 1'200.– zu. Die Vorinstanz er- wog, eine bloss entfernte phonetische und schriftbildliche Ähnlichkeit der Vergleichszeichen reiche nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu be- gründen. Die Vorinstanz erwog weiter, die Beschwerdeführerin habe die behauptete hohe Bekanntheit ihrer Marke nicht glaubhaft dargelegt. E. Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 12. September 2019 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Auf- hebung der vorinstanzlichen Verfügung vom 10 Juli 2019 und die Gutheis- sung des Widerspruchs Nr. 100'361, unter Kosten- und Entschädigungs- folgen zu Lasten des Beschwerdegegners, eventualiter zu Lasten der Vor- instanz. In ihrem Eventualbegehren stellt die Beschwerdeführerin den An- trag, die zugesprochene Parteientschädigung sei aufzuheben. Die Beschwerdeführerin rügt zunächst eine Verletzung ihres Gehörsan- spruchs. In materieller Hinsicht beanstandet die Beschwerdeführerin die vorinstanzliche Feststellung, wonach nur eine entfernte Zeichenähnlichkeit bestehe und der Widerspruchsmarke aufgrund ihres direkt beschreibenden Gehalts nur ein geringer Schutzumfang zukomme. Die Beschwerdeführe- rin macht weiter geltend, die Vorinstanz versage der Widerspruchsmarke die Anerkennung einer erhöhten Verkehrsbekanntheit, obschon dies hin- reichend glaubhaft gemacht worden sei.
B-4669/2019 Seite 4 F. Der Beschwerdegegner liess die Frist zur Einreichung einer Beschwerde- antwort unbenutzt verstreichen. Mit Eingabe vom 29. Januar 2020 er- suchte er um einen Wechsel der Verfahrenssprache auf Französisch. G. Mit Verfügung vom 11. Februar 2020 ergänzte die Vorinstanz ihre Sachver- haltsdarstellung in Bezug auf die unaufgefordert eingereichte Replik und widerrief die in der angefochtenen Verfügung vom 10. Juli 2019 zugespro- chene Parteientschädigung an den Beschwerdegegner. H. Am 12. Februar 2020 reichte die Vorinstanz innert zweimal erstreckter Frist ihre Vernehmlassung ein. Die Vorinstanz erklärt darin, sie habe die ange- fochtene Verfügung im Kostenpunkt wegen offensichtlicher Fehlerhaftigkeit teilweise in Wiedererwägung gezogen. Soweit weitergehend, beantragt sie die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. I. Nachdem die Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 12. Februar 2020 er- sucht wurde, zum beantragten Wechsel der Verfahrenssprache Stellung zu nehmen, sprach sie sich am 21. Februar 2020 gegen einen solchen Wech- sel aus. J. Am 25. Februar 2020 verfügte die Instruktionsrichterin die Weiterführung des Beschwerdeverfahrens auf Deutsch. K. Mit Verfügung vom 4. März stellte das Bundesverwaltungsgericht fest, die am 11. Februar 2020 in Wiedererwägung gezogene Parteientschädigung lasse den Streitgegenstand nicht dahinfallen, weswegen das Beschwerde- verfahren B-4669/2019 nicht gegenstandslos geworden sei. Die Beschwer- deführerin und der Beschwerdegegner wurden eingeladen, eine Replik ein- zureichen. L. Am 16. März 2020 erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde gegen den vorinstanzlichen Wiedererwägungsentscheid vom 11. Februar 2020. Die- ses Beschwerdeverfahren wurde unter der Nummer B-1566/2020 ans Re- gister genommen und am 18. März 2020 mit dem Beschwerdeverfahren
B-4669/2019 Seite 5 B-4669/2019 vereinigt. Die Verfahrensbeteiligten wurden eingeladen, eine allfällige Stellungnahme einzureichen. M. Mit Schriftsatz vom 25. März 2020 verzichtete die Vorinstanz auf eine Stel- lungnahme zur Vereinigung der Beschwerdeverfahren B-4669/2019 und B-1566/2020. N. Mit Replik vom 20. April 2020 ersuchte die Beschwerdeführerin um Durch- führung einer öffentlichen Parteiverhandlung. Sie beantragt, die Verfügung vom 11. Februar 2020 sei aufzuheben und dem Widerspruch stattzugeben, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerdegeg- ners, eventualiter zu Lasten der Vorinstanz. O. Der Beschwerdegegner liess die Frist zur Einreichung einer Replik unbe- nutzt verstreichen. P. Die Vorinstanz verzichtete am 18. Mai 2020 auf die Einreichung einer Dup- lik. Q. Auf Antrag der Beschwerdeführerin wurde am 4. November 2020 am Sitz des Bundesverwaltungsgerichts eine mündliche und öffentliche Parteiver- handlung in Anwesenheit der Vorinstanz und der Beschwerdeführerin durchgeführt. Der Beschwerdegegner erschien nicht zur Verhandlung.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, ist als Verfügungsadres- satin besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an der Auf-
B-4669/2019 Seite 6 hebung oder Änderung der Verfügung. Sie ist somit zur Beschwerdefüh- rung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist sowie unter Einhaltung der erforderlichen Formvorschriften einge- reicht und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten. 2. Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtli- ches Gehör. Die Vorinstanz habe sich weder mit ihrer Replik auseinander- gesetzt noch sei diese dem Beschwerdegegner zugestellt worden. 2.1 Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) verlangt von der Behörde, dass sie die Vorbringen der Betroffenen tatsächlich hört, ernsthaft prüft und in ihrer Entscheidfindung angemessen berücksichtigt. Nicht erforderlich ist, dass sich die Begründung mit allen Parteistandpunk- ten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrück- lich widerlegt (BGE 142 II 49 E. 9.2; 137 II 266 E. 3.2; 136 I 184 E. 2.2.1; 134 I 83 E. 4.1; je mit Hinweisen). 2.2 Die Vorinstanz ergänzte mit Verfügung vom 11. Februar 2020 ihre un- vollständige Sachverhaltsdarstellung um die nach Abschluss des Schriften- wechsels unaufgefordert eingereichte Replik der damaligen Widerspre- chenden und heutigen Beschwerdeführerin. Dieser Schriftsatz ist dem Be- schwerdegegner ordnungsgemäss zugestellt worden (Vernehmlassungs- beilage 8). Die hier nicht besonders schwerwiegende Verletzung des recht- lichen Gehörs wegen der unvollständigen Sachdarstellung kann als geheilt gelten, zumal die Beschwerdeführerin die Möglichkeit wahrgenommen hat, sich vor der Beschwerdeinstanz hierzu zu äussern und die Vorinstanz ihren offensichtlichen Fehler umgehend korrigiert hat (vgl. BGE 142 II 218 E. 2.8.1; 135 I 279 E. 2.6.1; 133 I 201 E. 2.2; je mit Hinweisen). Die Vor- instanz hat im Weiteren zu Recht erkannt, dass die unaufgefordert einge- reichte Replik keine entscheidwesentlichen Argumente enthält. Im ange- fochtenen Entscheid werden sämtliche rechtserheblichen Einwände der Beschwerdeführerin hinlänglich geprüft und gewürdigt. Die Rüge, die Vor- instanz habe sich nicht mit der Replik auseinandergesetzt und dadurch ihre Begründungspflicht verletzt, erweist sich damit als unbegründet.
B-4669/2019 Seite 7 3. 3.1 Die Gefahr der Verwechslung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 des Marken- schutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11] besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion be- einträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, falls zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit des Zeichens irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zei- chen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Pub- likum die Zeichen zwar auseinander zu halten vermag, aufgrund ihrer Ähn- lichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serien- marken denkt, welche verschiedene Produktelinien des gleichen Unterneh- mens oder von mehreren, wirtschaftlich verbundenen Unternehmen kenn- zeichnen (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzel- ler Natural [fig.]"; 128 III 96 E. 2a "Orfina"). Für die Verwechselbarkeit von Marken ist der Gesamteindruck massgebend, den sie in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller Switzer- land [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]"; 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kenn- zeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-1064/2019 vom 28. Januar 2021 E. 2.1 "Ecowater/Ecoaqua; je mit Hinweisen). 3.2 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an- hand eines Vergleichs zwischen den Registereinträgen der Widerspruchs- marke und der angefochtenen Marke, soweit wie hier keine frist- und form- gerecht erhobene Einrede des Nichtgebrauchs entgegensteht (Urteile des BVGer B-2165/2018 vom 26. Juni 2019 E. 4.1 "Hero [fig.]/Heera [fig.]"; B- 6783/2017 vom 18. März 2019 E. 2.2, "uber/uberall"; je mit Hinweisen). Gleichartigkeit kann nicht nur zwischen Waren oder Dienstleistungen je un- tereinander bestehen, sondern auch zwischen diesen beiden Kategorien (Urteile des BVGer B-7220/2014 vom 1. September 2016 E. 4.2 "GEO/Geo Influence"; B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding"; EUGEN MARBACH, in: von Büren/ David [Hrsg.], SIWR, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009 [hiernach: MARBACH, SIWR III/1], Rz. 853 ff.; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz. Kommentar zum schweizerischen Marken- recht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Mar- kenrechts, 2002, N. 35 zu Art. 3 MSchG). Ein besonders strenger Mass- stab ist anzulegen, wenn beide Marken für identische Warengattungen be- stimmt sind (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan/Kamillan, Kamillon").
B-4669/2019 Seite 8 3.3 Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend, wobei die Übereinstim- mung auf einer Ebene in der Regel zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit genügt (Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Calyana"; MARBACH, SIWR, Bd. III/1, 872 ff.). Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Hingegen treten nur wenig kennzeichnungskräftige Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Urteile des BVGer B-6456/2019 vom 13. Juli 2021 E. 2.4 "Giardino/giardino [fig.]; B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 3.3 "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ ZURICH ECO- NOMIC FORUM [fig.]"; je mit Hinweisen). 3.4 Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und verdienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbe- reich (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"). Je stärker sich ein Zeichen im Verkehr durchgesetzt hat, desto grösser ist sein Schutzumfang und je näher sich die Waren sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan/Ka- millan, Kamillon"; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yello/Yellow Access AG"). 4. 4.1 Zunächst sind die relevanten Verkehrskreise und deren Aufmerksam- keitsgrad zu bestimmen. Die Beschwerdeführerin vertritt den Standpunkt, der Aufmerksamkeitsgrad der Verkehrskreise sei gering, weil die Marke von den Autofahrern im Vorbeifahren nur für Sekundenbruchteile wahrge- nommen werde. 4.2 Die von der Widerspruchsmarke "CARGLASS (fig.)" beanspruchten Windschutzscheiben, Fenster, Schiebedächer und Spiegel für Fahrzeuge der Klasse 12 richten sich an spezialisierte Zwischenhändler, Reparatur- dienstleister und an Fahrzeughalter. Aus Gründen der Verkehrstauglichkeit und Verkehrssicherheit von Fahrzeugen sind die Anforderungen an pass- genaue Fahrzeuggläser hoch. Entgegen der Auffassung der Beschwerde- führerin dürften solche sicherheitsrelevanten Produkte daher mit einer er- höhten Aufmerksamkeit nachgefragt werden. Dies gilt in der Regel auch für die dazugehörenden Service- und Reparaturdienstleistungen der
B-4669/2019 Seite 9 Klasse 37. Die zur Verwendung in der Industrie vorgesehenen Halb- und Fertigfabrikate sowie nichtelektrische Instrumente und Geräte für deren Reinigung (Klasse 21) werden von Fachkreisen nachgefragt. Diese prüfen gemäss ständiger Rechtsprechung die angebotenen Waren und Dienst- leistungen mit einem erhöhten Grad an Aufmerksamkeit (vgl. Urteil des BVGer B-2191/2018 vom 25. Februar 2020 E. 5.2 "SMAC/LISSMAC", mit Hinweisen; GALLUS JOLLER, in; Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Marken- schutzgesetz, Handkommentar, 2. Aufl. 2019, N. 63 zu Art. 3 MSchG). 5. 5.1 Eine Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt vor- aus, dass die sich gegenüberstehenden Marken für gleiche oder gleichar- tige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. 5.2 Die Vorinstanz erwog, soweit die Dienstleistungen der angefochtenen Marke (Klasse 37 der Nizza-Klassifikation) jene der Widerspruchsmarke umfassten, liege Identität vor. Die Waren der Klasse 12 und 21 der Wider- spruchsmarke seien im Verhältnis zu den eingetragenen Dienstleistungen der angefochtenen Marke hingegen als gleichartig einzustufen. Dieses Er- gebnis wird von der Beschwerdeführerin nicht in Frage gestellt. 5.3 Die vorinstanzliche Beurteilung zur Dienstleistungsidentität (Klasse 37) und Warengleichartigkeit für die Klasse 12 ist nicht zu beanstanden. Für einen Teil der in Klasse 21 eingetragenen Waren bedarf sie jedoch einer Korrektur. Denn in Lehre und Rechtsprechung wird die Warengleichartig- keit im Verhältnis zwischen Rohstoff und Endprodukt grundsätzlich mit der Begründung verneint, Verwendungszweck, Abnehmer und Verkaufsstellen seien unterschiedlich (Urteil des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 7.4 "7seven [fig.]/sevenfriday", mit Hinweisen; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 845 f.). Soweit es sich bei den Waren der Klasse 21 um Rohstoffe oder Rohfabrikate aus Glasfasern für die Industrie handelt (verre brut ou semi- ouvré [autre que verre de construction]; fibres de verre sous forme de feuilles [non textile], blocs ou baguettes, toutes destinées à être utilisées dans l'industrie), ist eine Gleichartigkeit zu den Servicedienstleistungen der beschwerdegegnerischen Marke folglich zu verneinen.
B-4669/2019 Seite 10 6. 6.1 Nachfolgend ist über den Grad der Ähnlichkeit zwischen den Ver- gleichszeichen "CARGLASS [fig.]" und "Cargest" zu befinden. 6.1.1 Die Vorinstanz erkennt zwischen den Vergleichszeichen "CAR- GLASS (fig.)"und "Cargest" eine entfernte schriftbildliche, phonetische und sinngehaltliche Ähnlichkeit (Widerspruchsverfügung, Rz. 6). 6.1.2 Demgegenüber vertritt die Beschwerdeführerin die Auffassung, die sich gegenüberstehenden Zeichen seien sich im Schriftbild, Klang und Sinngehalt hochgradig ähnlich. In der englischen Sprache existiere der Ausdruck "CARGLASS" nicht und selbst englischsprachige Personen könnten diesem Wort keinen klaren Sinngehalt zuordnen. Der aus der Ra- dio- und Fernsehwerbung bekannte Slogan "Carglass repariert – Carglass tauscht aus" ergäbe keinen Sinn, wenn "CARGLASS" mit "Autoglas" über- setzt werde. Denn eine Windschutzscheibe könne sich nicht selber austau- schen. 6.2 Die Widerspruchsmarke ist als Wort-/Bildmarke eingetragen. Das Bildelement des kombinierten Zeichens "CARGLASS [fig.]" ist horizontal über dem Wortbestandteil positioniert. Durch die Aneinanderreihung von zwei Dreiecken und drei Quadraten entsteht im Umriss ein Rhomboid. Die ersten zwei geometrischen Elemente sind hell, die folgenden drei dunkel, wobei das Zeichen im Register ohne Farbanspruch eingetragen ist. Das Bildelement erzielt durch seine Grösse, Position und den Hell-Dunkel-Kon- trast eine optische Wirkung, welche den Gesamteindruck mitbeeinflusst. Die unauffällige Typografie des Wortbestandteils bietet sich demgegenüber nicht als Unterscheidungsmerkmal an, weil diese den Gesamteindruck nicht eigenständig prägt und die Wortmarke "Cargest" unabhängig von ih- rer grafischen Gestaltung geschützt ist (vgl. JOLLER, a.a.O., N. 142 zu Art. 3 MSchG; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 483). Die Vergleichszeichen wei- sen eine ähnliche Wortlänge auf und stimmen in den ersten vier von sieben bzw. acht Buchstaben überein, woraus sich eine mittlere Ähnlichkeit im Schriftbild ergibt. Unter Einbezug des mitprägenden Bildbestandteils der Widerspruchsmarke reduziert sich diese aber entsprechend. 6.3 Auf der klanglichen Ebene liegt die Betonung bei beiden zweisilbigen Zeichen auf der ersten, gleichlautenden Silbe "Car-". In der Vokalfolge be- steht eine Übereinstimmung im ersten von zwei Vokalen (A-A / A-E). Wer- den die Wortglieder "-GLASS" mit "-gest" verglichen, stimmen zwei von vier
B-4669/2019 Seite 11 Konsonanten überein (G-L-S-S / G-S-T). Die Verkehrskreise werden die Widerspruchsmarke in naheliegender Weise als englisches und die ange- fochtene Marke allenfalls als zusammengesetztes englisch-französisches bzw. englisch-italienisches Wort erkennen und entsprechend aussprechen (['kɑ:ʳglɑ:s] bzw. [''kɑ:ʳʒɛst]). Sofern sich ein Teil der Verkehrskreise der amerikanischen Aussprache bedient und das zweite Wortglied der Wider- spruchsmarke als [glæs] anstelle von [glɑ:s] artikuliert, führt dies zu einer höheren klanglichen Ähnlichkeit. Anders als im Fall B-4829/2012 "Land Ro- ver/Land Glider", in welchem eine hohe Klangähnlichkeit bejaht worden ist, weisen die Wortendungen hier aber einen zusätzlichen Unterschied in der Aussprache auf ("ss" / "st"). 6.3.1 Weder "Carglass" noch "Cargest" bilden einen festeren Bestandteil des deutschen, französischen, italienischen oder englischen Wortschat- zes. Die angesprochenen Abnehmer werden daher in einem nächsten Schritt versuchen, sich aus den Teilen des Zeichens einen Sinn zu er- schliessen, bevor sie von einem reinen Fantasienamen ausgehen (Urteile des BVGer B-1064/2019 vom 28. Januar 2021 E. 5.3.1 "Ecowater/ Ecoaqua"; B-1228/2010 vom 15. November 2010 E. 2.3 "Ontarget"; je mit Hinweisen). Der Begriff "Car" wird im deutschschweizerischen Sprachraum als Kurzform für "Autocar" verwendet (https://www.duden.de). Der engli- sche Begriff "Car" bedeutet "Auto(mobil)", "Wagen" oder "Fahrzeug" (https://de.pons.com; https://de.langenscheidt.com). Die französische Konjunktion "car" hat die Bedeutung von "denn" (https://de.pons. com; https://de.langenscheidt.com; vgl. Urteil des BVGer B-3751/2015 vom 21. September 2016 E. 4.5 "CAR-NET"). Der englische Begriff "glass" be- deutet "Glas", "Glas(scheibe)" oder "Spiegel" (https://de.pons.com; https://de.langenscheidt.com). Beide Glieder des Kompositums zählen zum englischen Grundwortschatz (Langenscheidt, Grundwortschatz Eng- lisch, 2009, S. 284, 348). 6.3.2 Gemäss Gutachten des Linguisten Prof. em. David Denison vom 16. November 2016 ist ein Hinweis von "CARGLASS" auf "car windows" [Autofenster] nicht grundsätzlich ausgeschlossen: "car glass could in prin- ciple refer to car windows, but it could also refer to material used to make car bodies, to a glass kept in a car, to the drink in a glass waiting in the cooler of a car, to a particular glass smashed by a passing car, to a baro- meter mounted in a car, and so on." (Beschwerdebeilage 9, Rz. 4b). Die- sem Gutachten liegt allerdings das Sprachverständnis von native English speakers in Grossbritannien zugrunde, weswegen die darin getroffenen Schlussfolgerungen nicht unbesehen auf die Schweiz übertragen werden
B-4669/2019 Seite 12 können. Sinngehalte wie beispielsweise "Material zur Herstellung von Au- tokarosserien" oder "ein Getränk in einem Glas, das sich in der Kühlbox eines Autos" befindet, erscheinen für schweizerische Verkehrskreise nicht naheliegend. Denn ein solches Verständnis setzt mehrere gedankliche Zwischenschritte und ein erhebliches Mass an Fantasie voraus. 6.3.3 Im Urteil des BVGer B-3920/2011 vom 29. Januar 2013 "GLASS FI- BER NET" wurde festgehalten, sofern der Sinngehalt des Zeichens offen- kundig sei im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienst- leistungen, ändere auch die Kenntnis des korrekten Fachausdrucks nichts am Verständnis (E. 9.1). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin wird auch hier die naheliegende Bedeutungszuschreibung nicht dadurch verunmöglicht, dass die Verkehrskreise mit einem entsprechenden Fach- wortschatz den Begriff "Windschutzscheibe" richtigerweise mit windscreen oder windshield übersetzen. Soweit bei den schweizerischen Verkehrskrei- sen englische Grundkenntnisse vorausgesetzt werden dürfen, wird "CAR- GLASS" vielmehr ohne gedankliche Zwischenschritte oder Fantasieauf- wand als Einheit aufgefasst und im Sinne von "Autoglas" oder "Glas(scheibe) für ein Auto, Fahrzeug bzw. für einen Autocar oder einen Wagen" verstanden. Davon scheint im Ergebnis auch die Beschwerdefüh- rerin selbst auszugehen, zumal sie diesen Sinngehalt auch in ihrer auf Eng- lisch präsentierten Marktumfrage, in Werbeanzeigen und -artikeln, auf ihrer in Deutsch verfassten Homepage sowie ihrem Plädoyer zugrunde legt (Be- schwerdebeilagen 10 Q06/Q07,13, 18, 19, 21; www.carglass.ch: "Repara- tur & Austausch von Autoglas" [abgerufen am 25.10.2021]; Plädoyer, S. 7). 6.3.4 In gleicher Weise werden die Markenadressaten versuchen, sich durch eine Aufgliederung von "Cargest" in "Car" und "gest" einen Sinngeh- alt zu erschliessen. Für deutschsprachige Verkehrskreise ergibt "Cargest" im Zusammenhang mit der Abkürzung für "gestorben" keinen Sinn. Anders als im Deutschen ist "gest" in der französischen oder italienischen Sprache keine übliche Abkürzung und auch kein bekanntes Kurzwort der gespro- chenen Sprache (wie Lok für Lokomotive oder Auto für Automobil). Die Vor- instanz legt ihrer Beurteilung die Annahme zugrunde, die Abnehmer wür- den im Wortbestandteil "-gest" "gestion" (frz.) bzw. "gestione" (ital.) erken- nen, was "Geschäftsführung", "Verwaltung", "Führung" oder "Manage- ment" bedeutet (<https://www. pons.de>, abgerufen am 25.10.2021). Ein Verständnis im Sinne von "Autoverwaltung" oder "Geschäftsführung für Au- tomobile" setzt aber eine Wortergänzung und damit einen weiteren Gedan- kenschritt im konkreten Verwendungszusammenhang mit den registrierten Dienstleistungen für véhicules (automobiles) voraus. Selbst wenn der vor-
B-4669/2019 Seite 13 instanzlichen Annahme gefolgt würde und die angesprochenen Verkehrs- kreise nicht von einem Fantasienamen ausgingen, ruft die Buchstaben- folge "-gest" bzw. "gestion" bzw. "gestione" jedenfalls keine Gedankenver- bindung zu "Glas" hervor. Die Übereinstimmung im Sinngehalt beschränkt sich vorliegend auf den beidseitigen Gebrauch des semantisch unterge- ordneten Bestimmungsworts "Car-" (vgl. Dudenredaktion [Hrsg.], Die Grammatik, 8. Aufl. 2009, Rz. 1002). 6.4 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die angefochtene Marke "Cargest" von der Widerspruchsmarke "CARGLASS (fig.)" den zweiglied- rigen Zeichenaufbau des Wortbestandteils, dessen erstes Wortglied sowie den ersten Buchstaben des zweiten Wortglieds unverändert übernimmt. Unter Einbezug des zweiten Wortgliedes ist eine mittlere Zeichenähnlich- keit namentlich im Klang zu bejahen (6.3) und in geringerem Umfang in den Merkmalen Bild (E. 6.2) und Sinngehalt (E. 6.3.4). 7. 7.1 Nachfolgend ist im Rahmen einer Gesamtabwägung über die Kenn- zeichnungskraft und den Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu befin- den. 7.1.1 Die Vorinstanz vertritt den Standpunkt, "CARGLASS" sei für die im Register eingetragenen Waren und Dienstleistungen direkt beschreibend. Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke sei aufgrund dessen einge- schränkt. Während die Vorinstanz in ihrer Verfügung eine hohe Markenbe- kanntheit noch verneinte, schloss sie diese im Beschwerdeverfahren nicht mehr aus. Unter Hinweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-681/2016 vom 23. Januar 2018 ("FACEBOOK/Stressbook") begründet sie den schmalen Schutzbereich der Widerspruchsmarke mit dem Argu- ment, den Belegen könne nicht entnommen werden, dass der gemeinfreie Bestandteil "Car" am angeblich erweiterten Schutz des Gesamtzeichens teilnehme. Die Vorinstanz ist sodann der Ansicht, dass selbst wenn von einer erhöhten Markenbekanntheit ausgegangen würde, dies nicht zu einer Bejahung der Verwechslungsgefahr führte. Denn die Endungen "-glass" und "-gest" würden sich selbst unter der Annahme einer hohen Markenbe- kanntheit genügend unterscheiden. 7.1.2 Die Beschwerdeführerin widerspricht dieser Rechtsauffassung und rügt, die Vorinstanz verkenne die Bekanntheit und den Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Sie sei Inhaberin von über 50 eingetragenen CAR-
B-4669/2019 Seite 14 GLASS-Wortmarken in weltweit über 30 Ländern (Beschwerdebeilage 8). Die Feststellung der Vorinstanz, CARGLASS sei unmittelbar und direkt be- schreibend, erscheine bereits aus diesem Grund befremdlich und sei schlichtweg unhaltbar. Nach Ansicht des Linguisten Prof. em. Denison werde "CARGLASS" vorherrschend im Sinne einer Marke, d.h. als Unter- nehmenshinweis, verstanden. Die Beschwerdeführerin erhebt zur vorin- stanzlichen Argumentation weiter den Einwand, eine eigenständige Be- kanntheit des Bestandteils "Car-" bzw. "Carg-" lasse sich bereits deshalb nicht nachweisen, weil sie diesen Bestandteil der Marke nicht in Alleinstel- lung verwende. Ausserdem mache sie auch kein Monopol am Element "Car-" oder Carg-" geltend (Replik Rz. 15). 7.2 Für die Bestimmung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist zunächst die Rechtspraxis zu vergleichbaren Fällen heranzuziehen. Das Bundesgericht stellte hinsichtlich der Marke "CAR-NET" fest, dass der Bestandteil "Car" die Produkte Autos und Automobile direkt beschreibe und dem Gemeingut zugehöre (Urteil des BGer 4A_618/2016 vom 20. Januar 2017 E. 4). Nicht anders verhält es sich bei der Widerspruchsmarke "CAR- GLASS [fig.]". Im Verwendungszusammenhang mit den Waren der Klasse 12 und den Dienstleistungen der Klasse 37 für Fahrzeuge enthält der Be- standteil "Car-" aus Verkehrssicht nicht nur eine entfernte Sachaussage, sondern einen direkt beschreibenden Aussagegehalt. Obschon es sich bei der Wortzusammensetzung "CARGLASS" nicht um eine lexikalisch nach- weisbare Sachbezeichnung handelt, weisen beide Teile des Kompositums "CARGLASS" für Windschutzscheiben, Fenster, Schiebedächer sowie Spiegel (Klasse 12) – alle für Fahrzeuge bestimmt – sowie für die mitre- gistrierten Dienstleistungen (Klasse 37) einen engen Sachbezug auf. Die- ser liegt klarerweise ausserhalb einer Anspielung und beschreibt direkt den Inhalt der Dienstleistung bzw. die Beschaffenheit und den Verwendungs- zweck der angebotenen Waren (zu Sachbezeichnungen: BGE 127 III 160 E. 2.b/aa "Securitas" BVGE 2010/32 E. 7.3.1 "Pernaton/Pernadol 400"; Ur- teil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aroma- thera"). Hingegen ist die Widerspruchsmarke "CARGLASS (fig.)" zumin- dest für die Produkte d'instruments d'alarme, d'installations acoustiques et parties et accessoires pour véhicules (Klasse 12) jedenfalls nicht als rein beschreibend und gänzlich kennzeichnungsschwach anzusehen. Für die registrierten instruments et matériels non-électriques inclus dans la classe 21 pour le nettoyage sind hingegen keine Anhaltspunkte ersichtlich, die auf eine geschwächte Kennzeichnungskraft hinweisen. Mit Blick auf die Beur- teilung der Verwechslungsgefahr ist damit festzuhalten, dass die Wider- spruchsmarke namentlich für die registrierten Glaswaren der Klasse 12
B-4669/2019 Seite 15 und die dazugehörenden Dienstleistungen der Klasse 37 ursprünglich kennzeichnungsschwach ist. Die Widerspruchsmarke ist nicht als reine Wortmarke geschützt, sondern als kombinierte Wort-/Bildmarke eingetragen (E. 6.2). Der Bildbestandteil setzt sich aus üblichen geometrischen Grundelementen zusammen, wel- che aufgrund ihrer Abstraktheit keine Hinweise auf das Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke liefern. Auch wenn diese gemeinfreien Elemente den Gesamteindruck mitbeeinflussen (E. 6.2), vermag ein solchermassen schwacher Bildbestandteil das Zeichen in seiner Gesamtheit nicht aus sei- ner Kennzeichnungsschwäche herauszuführen (vgl. HGer Zürich HE04001 vom 29. Oktober 2004, in: sic! 2005 S. 288, 289 "Aim/Scalis"; Urteil des BVGer B-8242/2010 E. 5.1.1 "LOMBARD ODIER & CIE./Lombard NET- WORK [fig.]). Schliesslich entsteht die Übereinstimmung zwischen den streitbetroffenen Zeichen im Wesentlichen aus dem gemeinfreien Element "Car-", das für sich alleine keine Verwechslungsgefahr zu begründen ver- mag (vgl. BGE 127 III 160 E. 2.b/bb "Securitas"; JOLLER, a.a.O., N. 131 ff. zu Art. 3 MSchG). 7.3 In der Rechtsprechung und Literatur ist anerkannt, dass auch schwach kennzeichnungskräftige Marken durch eine intensive Benutzung eine er- höhte Bekanntheit und einen erweiterten Schutzumfang erlangen können (BGE 126 III 315 E. 6b/cc "Rivella/Apiella"; 122 III 382 E. 2b "Kamil- losan/Kamillan, Kamillon"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRK- HÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz/Wappenschutzge- setz. Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N. 52 zu Art. 3 MSchG; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 979 f.). Folglich ist zu prüfen, ob die Widerspruchsmarke durch eine intensive Benutzung in der Schweiz ihre ursprünglich geringe Kennzeichnungskraft überwunden hat. 7.3.1 Aufgrund der hohen Gebrauchsintensität der Widerspruchsmarke spricht vieles dafür, deren Bekanntheit im Zusammenhang mit Fahrzeug- glas (Klasse 12) sowie für die damit zusammenhängenden Dienstleistun- gen (Klasse 37) als gerichtsnotorisch zu betrachten. 7.3.2 Die hohe Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke ist aber auch im Beschwerdeverfahren glaubhaft dargelegt worden. Für die Jahre 2016– 2020 belegt die Beschwerdeführerin schweizweite, intensive Werbean- strengungen auf diversen Medienkanälen, mehrere Publireportagen, zeit- lich eng getaktete Promotionen vor Ort sowie Factsheets mit den weltweit
B-4669/2019 Seite 16 erzielten Umsätzen sowie mehrfach erhaltene Auszeichnungen als "Busi- ness Super Brand" in der Republik Österreich (Beschwerdebeilagen 1–4, 11–12, 13–28; Beilagen zum Plädoyer 5–6; Vernehmlassungsbeilagen 3/3- 13). Nachweise aus dem Ausland sind zwar nicht unmittelbar massgeblich, können als Indiz jedoch in die Beurteilung einfliessen (Urteil des BVGer B-7439/2006 vom 6. Juni 2007 E. 6.1.2 "Kinder/kinder Party"). Weiter liegt eine repräsentative Online-Marktumfrage aus dem Jahr 2019 vor. Mögliche Limitationen (z.B. selection bias) werden im Methodenteil allerdings nicht diskutiert (IPSOS Carglass ® Online-Survey in Switzerland; Beschwerde- beilage 10). Gemäss dieser Marktumfrage erzielte die ungestützte Be- kanntheit von "CARGLASS" im Jahr 2019 den hohen Wert von 68%, mit steigender Tendenz gegenüber den Vorjahren (n=1000; Frage 6). 7.3.3 Die Argumentation der Vorinstanz, es sei nicht erstellt, dass der ge- meinfreie Bestandteil "Car-" am angeblich erweiterten Schutz des Gesamt- zeichens teilnehme, stützt sich im Wesentlichen auf das Urteil des Bundes- verwaltungsgerichts B-681/2016 vom 23. Januar 2018 "FACEBOOK/ StressBook (fig.)". In diesem Urteil wird eine demoskopische Umfrage der beschwerdeführenden Partei zitiert, wonach 76% der aktuellen und poten- ziellen Nutzer von sozialen Netzwerken in der Lage waren, den Wortanfang "FACE-" und 62% das Wortende "-BOOK" zu "FACEBOOK" zu ergänzen (E. 9.1.4). Eine solche Fragestellung ist hier für die Ermittlung der Marken- bekanntheit indessen nicht zielführend. Denn auch wenn "CARGLASS" eine Wortzusammensetzung ist, wird im Markenrecht grundsätzlich auf den Gesamteindruck abgestellt, wie er in der Erinnerung der Adressaten haften bleibt (BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks", mit Hinweisen). Zu dieser Frage hat sich das Bundesverwaltungsgericht bereits geäussert und im Urteil BVGE 2014/34 "LAND ROVER/LAND GLIDER" erstens festgestellt, dass die zur Rede stehenden Fahrzeuge nicht als "Rover" sondern als "Land Rover" bekannt seien. Zweitens schade die Tatsache, dass der einzelne Begriff "Land" für Landfahrzeuge möglicherweise als beschreibend qualifi- ziert werden könnte, der Bekanntheit der Marke als Ganzes nicht (E. 7.1.3). Diese Erwägung steht in Einklang mit der ständigen Rechtsprechung zu Marken mit einer erhöhten Verkehrsbekanntheit und ist auch hier massge- blich (BGE 127 III 160 E. 2d/bb "Securitas"; 122 III 382 E. 5b "Kamil- losan/Kamillan, Kamillon"; Urteil des BVGer B-720/2017 vom 6. Dezember 2018 E. 3.7 "BLACKBERRY/BLACKPHONE"). 7.4 Zusammenfassend ergibt sich, dass zwischen den Vergleichsmarken eine Dienstleistungsidentität in der Klasse 37 bzw. eine Gleichartigkeit hin- sichtlich der in Klasse 12 registrierten Waren für Fahrzeuge besteht. Die
B-4669/2019 Seite 17 Vergleichsmarken sind sich zudem in Bild, Klang und Sinngehalt in unter- schiedlich starker Ausprägung ähnlich (E. 6.4). Unter solchen Vorausset- zungen ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein strenger Massstab anzuwenden (E. 3.2). Die Marke "CARGLASS (fig.)" hat für ihr Stammgeschäft, namentlich für Fahrzeuggläser (Klasse 12) und die dazu- gehörenden Dienstleistungen (Klasse 37) eine erhöhte Verkehrsbekannt- heit erlangt, weswegen sich die ursprünglich kennzeichnungsschwache Marke über die Jahre zu einem starken Zeichen entwickelt hat (E. 7.3.1 ff.). Ein erheblicher Teil der schweizerischen Verkehrskreise versteht das Zei- chen daher über seinen direkt beschreibenden Gehalt hinaus als Unter- nehmenshinweis und damit markenmässig. Der Widerspruchsmarke "CARGLASS (fig.)" kann unter solchen Umständen ein erhöhter Schutz- umfang zuerkannt werden, zumal für die Mitbewerber auch Ausweichmög- lichkeiten bestehen (E. 6.3.1; vgl. MARBACH, SIWR III/1, Rz. 987). Unter solchen Voraussetzungen ist der Zeichenabstand selbst bei einem erhöh- ten Aufmerksamkeitsgrad nicht ausreichend, um bei den Verkehrskreisen eine unternehmensbezogene Gedankenverbindung zwischen "Cargest" und dem bekannten Zeichen "CARGLASS (fig.) auszuschliessen. Zwi- schen den streitbetroffenen Marken besteht folglich eine mittelbare Ver- wechslungsgefahr. 7.5 Im Ergebnis ist die Beschwerde gutzuheissen und Dispositiv-Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung vom 10. Juli 2019, ersetzt durch Dispositiv- Ziffer 2 der Verfügung vom 11. Februar 2020 (Widerrufsverfügung betr. Än- derung der Parteikostenverlegung), sowie deren Dispositiv-Ziffer 4 sind aufzuheben. 8. 8.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdegegner kos- ten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streit- sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzu- setzen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundes- verwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten mit Vermö- gensinteresse bemisst sich die Gebühr nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Der Streitwert eines Widerspruchsbeschwerdeverfahrens richtet sich nach dem Interesse an der Löschung beziehungsweise am Bestand der ange- fochtenen Marke, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden
B-4669/2019 Seite 18 darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Die Beschwerdeführerin hat die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung im Sinne von Art. 6 Ziff. 1 EMRK verlangt. In Anwendung der gesetzlichen Bemessungs- faktoren sind die Gerichtskosten insgesamt auf Fr. 5'000.– festzusetzen und angesichts des Verfahrensausgangs dem Beschwerdegegner aufzu- erlegen. Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.– hat der unterliegende Be- schwerdegegner innert 30 Tagen nach Versand dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Der von der Beschwerdeführerin geleis- tete Kostenvorschuss ist ihr zurückzuerstatten. 8.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteient- schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not- wendige Auslagen der Partei (Art. 8 Abs. 1 VGKE). Gemäss Art. 14 Abs. 2 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer detaillier- ten Kostennote fest. Auch bei der Festsetzung der Parteientschädigung auf Basis einer Kostennote sind die ausgewiesenen Kosten jedoch nicht unbe- sehen zu ersetzen. Es ist vielmehr zu prüfen, in welchem Umfang diese als für die Vertretung notwendig anerkannt werden können (MICHAEL BEUSCH, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar VwVG, 2. Aufl. 2019, N. 17 zu Art. 64 VwVG, mit Hinweis). 8.3 Vorliegend ist die Parteientschädigung der Beschwerdeführerin auf der Grundlage der eingereichten Kostennoten vom 21. Februar 2020, 20. April 2020 und 20. November 2020 festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die geltend gemachten Vertretungskosten im Gesamtbe- trag von Fr. 15'423.40 (inkl. MWST) erscheinen auch angesichts des dop- pelt geführten Schriftenwechsels und der durchgeführten öffentlichen Par- teiverhandlung als zu hoch und sind angemessen zu reduzieren. 8.4 Die Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin hat am 21. Februar 2020 eine Kostennote eingereicht und machte für ihre bisherigen anwaltli- chen Bemühungen im Beschwerdeverfahren, namentlich für das Akten- und Rechtsstudium sowie für die Erstellung der Beschwerdeschrift pau- schal Fr. 5'000.– zuzgl. Fr. 385.– MWST geltend. An den Detaillierungs- grad der Kostennote sind gewisse Anforderungen zu stellen, damit über- prüft werden kann, ob der geltend gemachte Aufwand vollumfänglich not- wendig und damit entschädigungsberechtigt ist. Daher soll aus der Kosten- note nicht nur ersichtlich sein, welche Arbeiten durchgeführt worden sind
B-4669/2019 Seite 19 und wer wie viel Zeit zu welchem Ansatz aufgewendet hat, sondern auch, wie sich der geltend gemachte Aufwand auf die einzelnen Arbeiten verteilt (Urteile des BVGer B-4992/2015 vom 6. September 2017 E. 5.3.4 und B- 4637/2016 vom 17. März 2017 E. 7). Die pauschale Kostennote vom 21. Februar 2020 genügt diesen Anforderungen nicht. Der im Rahmen der Parteientschädigung zu vergütende Stundensatz für Anwälte beträgt min- destens Fr. 200.– und höchstens Fr. 400.– (Art. 10 Abs. 2 VGKE). In Wi- derspruchsbeschwerdeverfahren wird praxisgemäss von einem Stunden- ansatz von Fr. 300.– ausgegangen (Urteil des BVGer B-4829/2012 vom 28. Juli 2014 E. 9.3 "Land Rover/Land Glider", mit Hinweis). Für das Akten- und Rechtsstudium und die Erstellung der weniger als 20 Seiten umfas- senden Beschwerdeschrift erscheint ein Honorar im Betrag von Fr. 3'000.– angemessen. 8.5 Am 20. April 2020 reichte die die Rechtsvertreterin der Beschwerde- führerin eine zweite, detaillierte Kostennote ein für die Ausarbeitung der Beschwerde gegen den vorinstanzlichen Wiedererwägungsentscheid im Betrag von Fr. 1'110.– (3 Stunden à Fr. 370.– zuzgl. MWST) und der Replik im Betrag von Fr. 2'035.– (5.5 Stunden à Fr. 370.– zuzgl. MWST). Insoweit die Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin für das mit den vorliegenden Beschwerdeverfahren vereinigte Verfahren B-1566/2020 eine Entschädi- gung im Betrag von Fr. 1'110.– verlangt, ist diesem Begehren nicht zu ent- sprechen. Die Beschwerdeführerin hat dieses Verfahren am 16. März 2020 eingeleitet, obschon das Bundesverwaltungsgericht bereits mit Verfügung vom 4. März 2020 erwogen hat, beim Wiedererwägungsentscheid vom 12. Februar 2020 sei der Sachverhalt ergänzt und die zugesprochene Par- teientschädigung an den Beschwerdegegner (Dispositivziffer 3) in Wieder- erwägung gezogen worden, weshalb der Streitgegenstand nicht dahinge- fallen und das Beschwerdeverfahren B-4669/2019 nicht gegenstandslos geworden sei. Diese Kosten gelten folglich nicht als notwendigen Kosten im Sinne von Art. 8 Abs. 1 VGKE. Für die Ausarbeitung der Replik ist die Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin mit einem Honorar von Fr. 1'650.– (5.5 Stunden à Fr. 300.–) zu entschädigen. 8.6 Für die öffentliche Parteiverhandlung vom 4. November 2020 hat die Beschwerdeführerin am 20. November 2020 eine detaillierte Kostennote im Betrag von Fr. 6'651.20 eingereicht. Sie macht für die Ausarbeitung des Plädoyers ein Honorar von Fr. 2'960.– (8 Stunden à Fr. 370.–), Reisekos- ten für den Zug von Fr. 16.70 und für das Auto von Fr. 190.– sowie Anwalts- honorare für zwei Rechtsvertreterinnen von je 3.5 Stunden im Betrag von Fr. 1'785.– und Fr. 1'295.–, im Total Fr 6'175.70 zuzüglich Fr. 475.50
B-4669/2019 Seite 20 MWST geltend. Angesichts der durchschnittlichen Komplexität des Falles erscheint die Anwesenheit von zwei Rechtsvertreterinnen an der öffentli- chen Parteiverhandlung nicht als notwendig. Die geltend gemachten Rei- sekosten von Fr. 190.– sind nach Art. 11 Abs. 1 Bst. a VGKE zu berechnen und auf Fr. 110.– zu reduzieren. Für die öffentliche Parteiverhandlung ist die Beschwerdeführerin somit mit einem Anwaltshonorar von Fr. 3'450.– (11.5 Stunden à Fr. 300.–) zuzgl. Fr. 110.– Auslagen zu entschädigen. 8.7 Unter Berücksichtigung des Umfangs und der durchschnittlichen Kom- plexität der Streitsache, der im Streit liegenden Interessen sowie in Würdi- gung vergleichbarer Fälle erscheint eine Parteientschädigung im Betrag von insgesamt Fr. 8'210.– als angemessen. Weil der Sitz der Beschwerdeführerin als Empfängerin der anwaltlichen Dienstleistung im Ausland liegt, ist mit der Pateientschädigung kein Zu- schlag für die Mehrwertsteuer geschuldet (Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE i.V.m. Art. 1 Abs. 2 i.V.m. i.V.m. Art. 8 Abs. 1 und Art. 18 Abs. 1 des Bundesgeset- zes 8.8 Da der Widerspruch vollständig gutzuheissen ist, sind auch die vor- instanzlichen Kosten neu zu verlegen. Der anwaltlich vertretenen Be- schwerdeführerin ist für das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschä- digung von Fr. 1'200.– zu Lasten des Beschwerdegegners zuzusprechen (vgl. Richtlinien in Markensachen des Eidgenössischen Instituts für Geisti- ges Eigentum vom 1. Januar 2019, S. 48). Die Widerspruchsgebühr ver- bleibt bei der Vorinstanz (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. GebV-IGE und An- hang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE). Angesichts des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerdeführerin auch in Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu gelten, weshalb ihr die vor- geleistete Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– zu ersetzen ist. Damit sind dem Beschwerdegegner für das vorinstanzliche Widerspruchsverfahren insgesamt Fr. 2'000.– aufzuerlegen. 9. Gegen dieses Urteil ist die Beschwerde an das Bundesgericht nicht gege- ben (Art. 73 BGG). Das Urteil erwächst mit Eröffnung in Rechtskraft.
B-4669/2019 Seite 21 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Dispositiv-Ziffern 2 und 4 der Verfügung vom 11. Februar 2020 werden aufgehoben. Die Vorinstanz wird angewiesen, die Schweizer Marke Nr. 719'899 für die Dienstleistungen "Services de garages pour l'entretien et la réparation de véhicules automo- biles; entretien et réparation d'automobiles; entretien de véhicules automo- biles; services de garages pour la réparation d'automobiles" der Klasse 37 aus dem Markenregister zu löschen. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 5'000.– werden dem Beschwerdegegner auf- erlegt und sind innert 30 Tagen nach Versand dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. 3. Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– aus der Gerichtskasse zurückerstattet. 4. Der Beschwerdegegner hat der Beschwerdeführerin für das Beschwerde- verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 8'210.– zu entrichten. 5. Der Beschwerdegegner hat der Beschwerdeführerin für das vorinstanzli- che Verfahren eine Entschädigung von Fr. 2'000.– zu entrichten.
B-4669/2019 Seite 22 6. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular und Beweisakten zurück) – den Beschwerdegegner (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 100361; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)
Die Einzelrichterin: Die Gerichtsschreiberin:
Vera Marantelli Katharina Niederberger
Versand: 30. November 2021