B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-459/2023
Urteil vom 22. Mai 2024 Besetzung
Richterin Chiara Piras (Vorsitz), Richter David Aschmann, Richter Pietro Angeli-Busi, Gerichtsschreiber Selim Haktanir.
Parteien
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, DE-55218 Ingelheim, vertreten durch die Rechtsanwälte Bernard Volken und/oder Nicolas Bischoff, Troller Hitz Troller, Münstergasse 38, 3011 Bern, Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Internationale Registrierung IR 875'396 [Inhalator] (3D).
B-459/2023 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung (IR) Nr. 875'396 mit Basiseintragung in Deutschland. Das beanspruchte Zei- chen hat folgendes Erscheinungsbild:
Das Zeichen ist als dreidimensionale Marke hinterlegt. Es wird für folgende Waren beansprucht: Klasse 5: Préparations pharmaceutiques. Klasse 10: Instruments et appareils utilisés pour l'inhalation de préparations pharmaceutiques. B. Mit Notifikation vom 3. Oktober 2019 teilte die Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) der Vorinstanz die am 13. September 2019 von der Inhaberin beantragte nachträgliche Schutzausdehnung auf die Schweiz der oben abgebildeten internationalen Registrierung für die bean- spruchten Waren mit ("Désignation postérieure"). C. Die Vorinstanz erklärte mit Schreiben vom 11. September 2020, sie verwei- gere dem Zeichen vorläufig die Schutzausdehnung auf die Schweiz ("No- tification de refus provisoire total [d'office]"). Es handle sich beim Zeichen um eine gewöhnliche Darstellung eines Inhalationsgeräts, welches für die Inhalation von pharmazeutischen Präparaten verwendet werde. Das Zei- chen sei im Hinblick auf die strittigen Waren der Klassen 5 und 10 banal und weiche nicht genügend vom üblichen Formenschatz ab. Die Abneh-
B-459/2023 Seite 3 merinnen und Abnehmer würden im Zeichen keinen Herkunftshinweis er- kennen. Zudem gehe aus der Abbildung der dreidimensionale Charakter der Marke nicht genügend hervor. D. Mit Stellungnahme vom 11. Februar 2021 bestritt die Beschwerdeführerin die von der Vorinstanz vorgebrachten Zurückweisungsgründe und bean- tragte, dem Zeichen sei für die Waren der Klassen 5 und 10 der Marken- schutz in der Schweiz zu gewähren. Das vorliegende Zeichen sei eine un- übliche Formgebung für Inhalatoren. Die Gestaltung des Zeichens sei für ihre Einzigartigkeit ausgezeichnet worden und werde auch Jahre später in Designzeitschriften positiv erwähnt. Das Produkt hebe sich klar auffällig von den üblichen Formen ab, so dass die Gestaltung als Hinweis auf die Markeninhaberin verstanden werde. Die Unterscheidungskraft der fragli- chen Form sei daher gegeben. E. Mit Schreiben vom 25. Mai 2022 hielt die Vorinstanz an der vollumfängli- chen vorläufigen Schutzverweigerung der internationalen Registrierung fest. Die Zurückweisung hinsichtlich der Wiedergabe der dreidimensiona- len Marke wurde nicht aufrechterhalten. Zur Begründung führte sie aus, das strittige Zeichen stelle die Abbildung der beanspruchten Waren in den Klassen 5 und 10 dar und bezeichne somit deren Natur und Hilfsmittel zur Anwendung. Es unterscheide sich nicht genügend von banalen und übli- chen Ausgestaltungen in diesem Warenbereich. Das Zeichen werde daher nicht als betrieblicher Herkunftshinweis, sondern als Ausgestaltung der Waren und deren Inhaltsstoffe wahrgenommen, womit es zum Gemeingut gehöre. In der Folge liess die Beschwerdeführerin die von der Vorinstanz gesetzte Frist zur Stellungnahme unbenutzt verstreichen. F. Mit Verfügung vom 12. Dezember 2022 bestätigte die Vorinstanz ihre ma- terielle Beurteilung und verweigerte der internationalen Registrierung Nr. 875'396 den Schutz in der Schweiz für alle beanspruchten Waren. G. Mit Eingabe vom 26. Januar 2023 erhob die Beschwerdeführerin dagegen Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die Verfügung der Vorinstanz sei aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, die
B-459/2023 Seite 4 IR-Marke Nr. 875'396 in der Schweiz für sämtliche beanspruchten Waren zum Schutz zuzulassen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin liege eine unübliche Formgebung vor. Das hinterlegte Zeichen unterscheide sich durch konkrete Besonderheiten klar von der üblichen Formgebung für Inhalatoren. H. Mit Vernehmlassung vom 11. März (recte: April) 2023 beantragt die Vor- instanz die kostenpflichtige Abweisung der Beschwerde. Bezüglich des Sachverhaltes und der materiellrechtlichen Begründung verweist sie auf die angefochtene Verfügung. Zusätzlich führt sie aus, dass für die relevan- ten Waren eine relativ grosse Formenvielfalt vorhanden sei. Die Abneh- merkreise würden die Gestaltung des Produktes der Beschwerdeführerin nicht als Herkunftshinweis wahrnehmen. I. Mit Replik vom 13. Juni 2023 hält die Beschwerdeführerin fest, dass die Funktionalität der Gestaltungselemente nicht gegen die Unterscheidungs- kraft spreche. Die Elemente seien in einer aussergewöhnlichen Formge- bung umgesetzt und als Gesamtes in der optischen Erscheinung unge- wohnt. Sodann sei die eiförmige Formgebung des Zeichens mit dem her- ausstehenden Knopf einzigartig. J. Die Parteien liessen sich in der Folge nicht mehr vernehmen. K. Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge- gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [VGG, SR 173.32]). Als Verfügungsadressatin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwal- tungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerde wurde frist- und
B-459/2023 Seite 5 formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss fristgerecht geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Be- schwerde ist somit einzutreten. 2. 2.1 Strittig ist vorliegend, ob die Vorinstanz zu Recht der internationalen Registrierung Nr. 875'396 für alle beanspruchten Waren den Schutz in der Schweiz verweigert hat. 2.2 Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Deutschland. Zwischen Deutschland und der Schweiz gelten das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) sowie die Pariser Übereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04). Nach Art. 5 Abs. 1 MMP i.V.m. Art. 6 quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ darf einer in- ternationalen Registrierung der Schutz verweigert werden, wenn ihr jegli- che Unterscheidungskraft fehlt oder sie "ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ur- sprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und stän- digen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz bean- sprucht wird, üblich sind". Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), wonach Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen sind, sofern sie sich nicht für Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben. Rechtsprechung und Lehre zu dieser Norm können somit herangezogen werden (Urteile des BGer 4A_330/2009 vom 3. September 2009 E. 2.3.1 "MAGNUM" [fig.]; 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 "Gipfeltreffen"; Urteil des BVGer B-4493/2022 vom 26. Juli 2023 E. 3.2 "[Apfel] [fig.]"). 2.3 2.3.1 Marken können in dreidimensionalen Formen bestehen (Art. 1 Abs. 2 MSchG). Als Formmarken im engeren Sinn handelt es sich um die kenn- zeichnende Formgebung der Ware selbst oder ihrer Verpackung, d.h. um
B-459/2023 Seite 6 kennzeichnende Formen, die unmittelbar in der Ware oder in der Verpa- ckung verkörpert sind (BGE 129 III 514 E. 2.1 "Lego III [3D]"; Urteil des BVGer B-7547/2015 vom 13. November 2017 E. 5.1.2.1 m.w.H. "[bouteille] [3D]"). Zu beachten ist, dass die Abnehmerinnen und Abnehmer konkrete Formen von Waren oder Verpackungen in der Regel nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, sondern lediglich als besondere Gestaltung des Produktes (oder seiner Verpackung) selbst wahrnehmen (BGE 143 III 127 E. 3.3.4 "[Rote Damenschuhsohle] [Position]"; 137 III 403 E. 3.3.3 und 3.3.5 "[Wellenverpackung] [3D]"; 134 III 547 E. 2.3.4 "Freischwinger Pan- ton [3D]"). Dennoch sind auch Warenformen und Verpackungen als Form- marken grundsätzlich geeignet, als Unterscheidungsmittel zu dienen und auf die betriebliche Herkunft hinzuweisen (MICHAEL NOTH, in: Noth/Büh- ler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzge- setz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 Bst. b N 1; vgl. Art. 1 Abs. 2 MSchG). Ein betrieblicher Herkunftshinweis wird im Zeichen indes erst erkannt, wenn er über funktionale oder ästhetische Aspekte der gezeigten Waren- form hinausgeht. Formen, die das Publikum aufgrund der Funktion oder ästhetischen Attraktivität des Produktes erwartet, erreichen die erforderli- che Unterscheidungskraft nicht (BGE 120 II 307 E. 3b "The Original [3D]"; Urteile des BVGer B-3904/2021 vom 29. August 2023 E. 5.1.4 "[embal- lage] [3D]"; B-3981/2021 vom 6. April 2022 E. 2.2 "Nemiroff [3D]"; B-1920/2014 vom 1. September 2015 E. 3.3 "[Nilpferd] [fig.]"). 2.3.2 Spezifisch zu beachten ist für Formmarken, dass ein absolutes Frei- haltebedürfnis für Formen besteht, die das Wesen der Ware ausmachen, und für Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind (Art. 2 Bst. b MSchG; vgl. BGE 129 III 514 E. 2.4.1 f. "Lego III [3D]"). So- fern die absoluten Ausschlussgründe nach Art. 2 Bst. b MSchG nicht ein- schlägig sind, ist die Schutzfähigkeit von Waren- und Verpackungsformen nach denselben Kriterien zu beurteilen wie diejenige anderer Markenarten (BGE 137 III 403 E. 3.3.2 "[Wellenverpackung] [3D]"; vgl. BGE 131 III 121 E. 2 "Smarties [3D]/M&M's [3D]"). Insbesondere ist die Vereinbarkeit des Markeneintragungsgesuches mit Art. 2 Bst. a MSchG zu prüfen. 2.4 2.4.1 Zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG gehören Zeichen ohne Unterscheidungskraft, d.h. Zeichen, die vom Publikum nicht als Hin- weis auf die Betriebsherkunft der Ware oder Dienstleistung aufgefasst wer- den (Art. 1 Abs. 1 MSchG), sowie Zeichen, die für den Handel wesentlich oder sogar unerlässlich sind und daher für Konkurrenten freizuhalten sind,
B-459/2023 Seite 7 wobei die beiden Fallgruppen eine gewisse Schnittmenge aufweisen (BGE 148 III 257 E. 6.2.2 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 143 III 127 E. 3.3.2 "[Rote Damenschuhsohle] [Position]"; 139 III 176 E. 2 "YOU"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄU- SER, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N 34 ff.). 2.4.2 Erweist sich ein Zeichen auch nur für bestimmte Waren bzw. Dienst- leistungen, die unter einen Oberbegriff zu subsumieren sind, als dem Ge- meingut zugehörig und damit unzulässig, so ist es regelmässig für den ge- samten Oberbegriff zurückzuweisen. Dies gilt selbst dann, wenn der Ge- meingutcharakter für einen Teil der darunterfallenden Waren bzw. Dienst- leistungen nicht zutreffend sein sollte (Urteile des BGer 4A_178/2023 vom 8. August 2023 E. 6.5 "Truedepth"; 4A_483/2019 vom 6. Januar 2020 E. 3.5.2 "[Hund] [fig.], [Pelzfigur] [fig.], [Elfe] [fig.]"; 4A_618/2016 vom 20. Januar 2017 E. 4.3 m.w.H. "Car-net"; Urteil des BVGer B-3651/2022 vom 11. Dezember 2023 E. 2.2 "CoolFlex"). 2.4.3 Als Gemeingut gelten vor allem einfache geometrische Grundele- mente und Formen, die weder in ihren Einzelheiten noch in Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und daher mangels Originali- tät im Gedächtnis der Abnehmerinnen und Abnehmer nicht haften bleiben (BGE 133 III 342 E. 3.1 "[Trapezförmiger Verpackungsbehälter] [3D]"; 129 III 514 E. 4.1 "Lego III [3D]"). Als erwartet in diesem Sinne gilt, was das Publikum für die Funktion des Produktes voraussetzt (BGE 120 II 307 E. 3b "The Original [3D]"; Urteil des BVGer B-227/2018 vom 8. Mai 2019 E. 2.1 "[Ovale Dose] [3D]"). Dabei sind die Merkmale nicht einzeln, sondern im Gesamteindruck der Marke zu gewichten (BGE 133 III 342 E. 4 "[Trapez- förmiger Verpackungsbehälter] [3D]"; Urteile des BVGer B-3904/2021 vom 29. August 2023 E. 5.1.4 "[emballage] [3D]"; B-3981/2021 vom 6. April 2022 E. 2.2 "Nemiroff [3D]"; B-2828/2010 vom 2. April 2011 E. 4.2 "[Roter Koffer] [3D]"). Daraus folgt, dass ein Zeichen nicht bereits deshalb vom Markenschutz ausgeschlossen ist, weil es einen gemeinfreien Bestandteil enthält. Entscheidend ist vielmehr, dass die Marke als Ganzes (in Kombi- nation aller Elemente) nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird (BGE 120 II 307 E. 3b "The Original [3D]"). Bei einer aus gemeinfreien Ele- menten zusammengesetzten Marke muss die Originalität zumindest in der Verbindung der einzelnen Elemente liegen, und zwar indem diese in über- raschender Weise kombiniert werden (Urteil des BGer 4A.6/1999 vom 14. Oktober 1999 E. 3c "[Runde Tablette]", in: Zeitschrift für Immaterialgü- ter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2000 S. 286 f.; Urteile des
B-459/2023 Seite 8 BVGer B-649/2018 vom 9. Dezember 2019 E. 3.1 m.w.H. "[Küchenma- schine] [fig.]"; B-6201/2017 vom 16. November 2018 E. 2.1 "1800 Cristalino [fig.]"; B-1722/2016 vom 28. März 2018 E. 3.1 "[emballage] [fig.]"). 2.5 2.5.1 Auch bei Formmarken beurteilt sich die Unterscheidungskraft nach dem Gesamteindruck, den das Zeichen bei den massgebenden Adressa- ten hinterlässt (vgl. BGE 133 III 342 E. 4 "[Trapezförmiger Verpackungsbe- hälter] [3D]"; Urteil des BGer 4A_301/2019 vom 24. September 2019 E. 3.1 "[Ovale Dose] [3D]"). Für die erforderliche Unterscheidungskraft müssen die Adressaten die da- mit gekennzeichneten Produkte eines bestimmten Unternehmens in der Fülle des Angebots jederzeit wiederfinden bzw. wieder erkennen (BGE 137 III 403 E. 3.3.2 "[Wellenverpackung] [3D]"; 134 III 547 E. 2.3 "Freischwin- ger Panton [3D]"; 133 III 342 E. 4 "[Trapezförmiger Verpackungsbehälter] [3D]"). Damit ein dreidimensionales Zeichen im engeren Sinne als betrieb- licher Herkunftshinweis wahrgenommen wird, muss es sich zum Zeitpunkt der Entscheidung über seine Eintragung klar von der Gesamtheit der ge- wohnten und erwarteten Formen der Waren des fraglichen Bereiches auf- fällig unterscheiden (BGE 137 III 403 E. 3.3.3 und 3.3.5 "[Wellenverpa- ckung] [3D]"; 134 III 547 E. 2.3.4 "Freischwinger Panton [3D]"; 133 III 342 E. 3.3 "[Trapezförmiger Verpackungsbehälter] [3D]"; Urteil des BGer 4A_301/2019 vom 24. September 2019 E. 2.1 "[Ovale Dose] [3D]"). Dies ist regelmässig nicht der Fall, wenn eine grosse Formenvielfalt auf dem Markt vorhanden ist. In einem solchen Kontext ist es schwierig, eine nicht banale, sondern unterscheidungskräftige Form zu schaffen (vgl. BGE 137 III 403 E. 3.3.5 in fine "[Wellenverpackung] [3D]"; 134 III 547 E. 2.3.4 "Frei- schwinger Panton [3D]"; Urteile des BVGer B-3981/2021 vom 6. April 2022 E. 4.3 "Nemiroff [3D]"; B-3612/2014 vom 14. September 2016 E. 5.5 "[Kap- sel] [3D]"), die sich von den üblicherweise verwendeten Formen abhebt und als tauglicher Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen wahrgenommen werden kann. 2.5.2 Bei der Beurteilung, ob die Formmarke vom Gewohnten und Erwar- teten abweicht, hat sie sich von den im beanspruchten Segment zu diesem Zeitpunkt "üblichen Formen" zu unterscheiden. Dagegen wird nicht ver- langt, dass sich das hinterlegte Zeichen von "trivialen Formen" unterschei- den muss (Urteil des BGer 4A_301/2019 vom 24. September 2019 E. 3.1 "[Ovale Dose] [3D]").
B-459/2023 Seite 9 2.5.3 Um festzustellen, ob ein dreidimensionales Zeichen im engeren Sinne vom Schutz nach Art. 2 Bst. a MSchG ausgeschlossen ist, müssen zunächst die im Eintragungszeitpunkt gewohnten und erwarteten Formen der Waren ermittelt und damit der Grad der Formenvielfalt in diesem Be- reich bestimmt werden. Sodann ist zu prüfen, ob sich das fragliche dreidi- mensionale Zeichen klar von den hervorgehobenen gewohnten und erwar- teten Formen unterscheidet (Urteile des BVGer B-3904/2021 vom 29. Au- gust 2023 E. 5.1.6 "[emballage] [3D]"; B-7547/2015 vom 13. November 2017 E. 6.1.5.5 "[bouteille] [3D]"); B-5341/2015 vom 29. September 2017 E. 7.2.3.1 ff. "[instrument d’écriture] Montblanc-Meisterstück [3D]"). 3. 3.1 Nach Ansicht der Vorinstanz würden im relevanten Warensegment für Inhalatoren verschiedene Systeme bestehen; die Formgebung falle unter- schiedlich aus. Im Bereich der Pulverinhalatoren sei eine relativ grosse Formenvielfalt vorhanden. Die Abnehmerkreise würden mit der hinterleg- ten Form keinen betrieblichen Herkunftshinweis auf die Markeninhaberin wahrnehmen. Entsprechend fehle ihr (der Form) die Unterscheidungskraft, weshalb sie zum Gemeingut gehöre. 3.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass für Inhalatoren eine übli- che Formgebung bestehe. Das hinterlegte Zeichen unterscheide sich da- von durch eine besondere Formgebung. Es würden keine Inhalatoren in vergleichbarer Form existieren. Die eiförmige Formgebung des hinterleg- ten Zeichens sei einzigartig. Unabhängig von einem funktionalen Zweck könnten Gestaltungselemente zum Gesamteindruck einer unterschei- dungskräftigen Gestaltung beitragen. 4. Zunächst sind die vorliegend massgeblichen Verkehrskreise zu bestim- men. Unter die beanspruchten Waren der Klassen 5 (Préparations phar- maceutiques) und 10 (Instruments et appareils utilisés pour l'inhalation de préparations pharmaceutiques) fallen sowohl rezeptpflichtige Waren, wel- che Patientinnen und Patienten erst auf Anraten einer medizinischen Fach- person abgegeben werden, als auch frei erhältliche Waren. So sind die beanspruchten pharmazeutischen Präparate in der Klasse 5 nicht auf re- zeptpflichtige Medikamente eingeschränkt und die Warengruppe ist als sol- che breit erfasst. Entsprechend umfassen die Verkehrskreise sowohl me- dizinisch fachkundige Abnehmerinnen und Abnehmer als auch das breite Publikum, welches beim Erwerb der betreffenden Waren eine grössere
B-459/2023 Seite 10 Aufmerksamkeit an den Tag legt als beim Erwerb von Gütern des täglichen Gebrauches (Urteile des BVGer B-4103/2021 vom 17. März 2023 E. 3.2 "Vyquelvo/Fydenvo"; B-5404/2021 vom 16. August 2022 E. 4 "Vifor/Vitop"; B-5119/2014 vom 17. März 2016 E. 4.2 "Visudyne/Vivadine"; B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 4.1 f. m.w.H. "Ironwood"). Die zur medizinischen In- halation verwendeten Instrumente und Geräte in der Klasse 10 richten sich an Fachkreise aus dem Gesundheitswesen sowie an gut informierte fach- kundige Endabnehmerinnen und -abnehmer (Urteil des BVGer B-5637/2023 vom 2. April 2024 E. 4.2 "Oxycare"). Sie werden ebenfalls mit einer zumindest erhöhten Aufmerksamkeit nachgefragt (vgl. Urteil des BVGer B-1776/2023 vom 19. Februar 2024 E. 3 m.w.H. "ID NOW"). 5. 5.1 Die Schutzfähigkeit des Zeichens ist nach Massgabe des Hinterle- gungsgesuches zu prüfen (BGE 120 II 307 E. 3a "The Original [3D]"; Ur- teile des BVGer B-3981/2021 vom 6. April 2022 E. 4 "Nemiroff [3D]"; B-649/2018 vom 9. Dezember 2019 E. 5 "[Küchenmaschine] [fig.]"). 5.2 Beim angemeldeten Zeichen handelt es sich um eine dreidimensionale Marke, die eine Ware bzw. Verpackung aus verschiedenen Blickwinkeln abbildet. Dies wird in der Anmeldung durch sechs Fotografien dargestellt. Die Abnehmerinnen und Abnehmer erkennen aufgrund des mundgerecht geformten und mit einer Öffnung versehenen Innenelements, dass das be- anspruchte Zeichen einen Inhalator wiedergibt. Dieser weist in geschlos- senem Zustand eine ovale Grundform auf und besteht aus zwei Bestand- teilen, wobei sich der obere Teil wie eine Schutzkappe seitlich aufklappen lässt und Zugang zum inneren Mundstück gibt. An einer der Seiten des Inhalators ist ein Scharnierverschluss angebracht, welcher den oberen und den unteren Bestandteil verbindet. Auf der anderen kurzen Seite ist ein hervorstehendes Bedienungselement angebracht, welches als Druckknopf ausgestaltet ist. Vorderseitig ist auf der unteren Hälfte des Inhalators ein wiederum ovalförmiges (fensterähnliches) Element erkennbar. Aufgrund der Abbildungen könnte es sich dabei um ein auf dem Inhalator angebrach- tes grafisches Element handeln. In Zusammenhang mit Inhalationsgeräten ist eine ästhetische Gestaltung jedoch wenig naheliegend; die Verkehrs- kreise werden vielmehr von einer funktionellen Anzeige (z.B. zum Füll- stand) ausgehen.
B-459/2023 Seite 11 5.3 Die Abbildung ist in schwarzweiss und somit ohne Farbanspruch. Ent- gegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist unbeachtlich, ob andere In- halatoren regelmässig aus zweifarbigen Elementen, nämlich aus einem Hauptstück und einer anders gefärbten Schutzkappe für das Mundstück, bestehen. Eine unübliche Formgebung ist damit nicht geltend gemacht. Entscheidend ist das Zeichen, wie es angemeldet ist. Mit der Anmeldung ohne Farbanspruch wird für das Zeichen Schutz in jeder denkbaren farbli- chen Ausgestaltung bzw. in allen Farbkombinationen beansprucht (BGE 134 III 406 E. 6.2.2 "VSA"; Urteil des BVGer B-429/2022 vom 12. De- zember 2022 E. 2.4.4 "[Zwei Kreise] [fig.]/Savl [fig.]"). Da die streitgegen- ständliche Marke auch für zwei beliebige Farben geschützt wäre, kann die Beschwerdeführerin mit dem Argument, dass andere übliche Inhalatoren häufig in zwei verschiedenen Farben produziert würden, nichts zu ihren Gunsten ableiten. 5.4 5.4.1 Zu klären ist weiter, welche Formen typisch für Inhalatoren sind. Das Zeichen beansprucht markenrechtlichen Schutz im Zusammenhang mit Waren der Klassen 5 (Préparations pharmaceutiques) und 10 (Instruments et appareils utilisés pour l'inhalation de préparations pharmaceutiques). 5.4.2 Inhalatoren sind medizinische Hilfsmittel, die dazu dienen, die At- mung zu erleichtern und Atemwegserkrankungen zu behandeln. Bei der Auswahl von Inhalatoren stehen Nachfragerinnen und Nachfragern ver- schiedene Inhalationssysteme zur Verfügung. So können die entsprechen- den Geräte als Sprühvernebler, Dosieraerosole und Pulverinhalatoren un- terschieden werden. Inhalatoren werden insbesondere bei der Behandlung von obstruktiven Atemwegserkrankungen wie Asthma oder chronisch ob- struktive Lungenerkrankungen (COPD) eingesetzt (vgl. Wikipedia, Eintrag zu: "Inhalator", abrufbar unter https://de.wikipedia.org/wiki/Inhalator, zu- letzt abgerufen am 16.05.2024). Die unterschiedlichen Systeme von Inha- latoren begründen sich aus den verschiedenen Funktionsweisen. Neben persönlichen Präferenzen sind bei der Auswahl eines Systems die krank- heitsbedingten, motorischen und kognitiven Fähigkeiten der Patientinnen und Patienten zu berücksichtigen. Nicht jedes Medikament steht in jedem beliebigen Inhalationssystem zur Verfügung (vgl. Deutsche Atemwegsliga e.V., Inhalieren, abrufbar unter <https://www.atemwegsliga.de/richtig-inha- lieren.html>, zuletzt abgerufen am 16.05.2024).
B-459/2023 Seite 12 5.4.3 Die Beurteilung der Formenvielfalt hat unter Berücksichtigung aller im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungssegment im Zeitpunkt des Eintragungsentscheides auffindbarer und üblicher Formen zu erfolgen (vgl. E. 2.5.3 hiervor). Dementsprechend sind für die Beurteilung der Formen- vielfalt in der Klasse 10 nicht nur Pulverinhalatoren (vgl. Vernehmlassung, Beilage 14) heranzuziehen, sondern es sind sämtliche medizinische Inha- latoren (vgl. Vernehmlassung, Beilage 13) relevant. Aufgrund der unter- schiedlichen Systeme ist auf eine eher grosse Formenvielfalt im bean- spruchten Warensegment zu schliessen (vgl. auch Videoanleitungen unter Lungenliga Schweiz, Asthma: richtig inhalieren, abrufbar unter <https://www.lungenliga.ch/krankheiten-therapien/asthma/asthma-richtig- inhalieren>, zuletzt abgerufen am 16.05.2024). 5.4.4 Für die in Frage stehenden Waren der Klasse 5 ist festzustellen, dass Abnehmerinnen und Abnehmer von pharmazeutischen Präparaten sich eine grosse Vielfalt an unterschiedlichsten Formen gewohnt sind. So sind Arzneimittel je nach Beschaffenheit namentlich als Tabletten, Kapseln, Pul- verbeutel, Salben, Gels oder Flüssigform vorstellbar (Urteil des BVGer B-3650/2009 vom 12. April 2010 E. 5.4 "5 am Tag - 5 par jour - 5 al giorno
B-459/2023 Seite 13 hiervor) und erkennen, um welches Inhalationssystem (vgl. E. 5.4.2 hier- vor) es sich bei der Abbildung handelt. 5.5 5.5.1 Weiter ist zu untersuchen, ob sich die angemeldete Form aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise deutlich von den gewohnten und er- warteten Formen unterscheidet. 5.5.2 Wenn eine grosse Formenvielfalt besteht, ist umso mehr ausschlag- gebend, dass sich die beanspruchte Form von den anderen – gewohnten und erwarteten – Gestaltungen deutlich abhebt, um als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen zu taugen (vgl. E. 2.5.1 hiervor). Zu be- rücksichtigen ist somit, ob die Besonderheiten der hier hinterlegten Form, nämlich im Wesentlichen die eiförmige Formgebung und der herausste- hende Druckknopf, ausreichend vom bekannten Formenschatz abwei- chen. 5.5.3 Die Beschwerdeführerin bringt zunächst vor, die besondere Formge- bung des Zeichens zeige sich auch darin, dass das Design des Inhalators ausgezeichnet worden sei. Design- und Markenschutz sind indes vonei- nander abzugrenzen und verfolgen unterschiedliche Zielsetzungen. Die unterschiedliche Beurteilung der Schutzvoraussetzungen entsprechend der jeweiligen Funktion der immateriellen Rechte schliesst aus, dass jede als Design geschützte Gestaltung auch als Marke eingetragen werden kann (vgl. BGE 137 III 403 E. 3.3.6 in fine "[Wellenverpackung] [3D]"; 134 III 547 E. 2.1 f. und 2.3.1 "Freischwinger Panton [3D]"). Die Tatsache, dass das angemeldete Zeichen für Designpreise nominiert und mit solchen ausgezeichnet wurde, spricht daher nicht für die markenrechtliche Unter- scheidungskraft. Denn damit hebt sich das Zeichen noch nicht vom übli- chen Formenschatz in den beanspruchten Waren- und Dienstleistungsbe- reichen ab. Damit ein designerischer Erfolg bei der Beurteilung der Unter- scheidungskraft Berücksichtigung finden kann, müssen die sie als Design charakterisierenden Merkmale vielmehr darüber hinaus auch Wirkung als Herkunftshinweis im markenrechtlichen Sinn entfalten (Urteil des BVGer B-6313/2009 vom 15. Oktober 2010 E. 4.2 "[Wellenverpackung] [3D]"). 5.5.4 Losgelöst von einem möglichen Designcharakter, bleibt massge- bend, dass die Form der Ware im beanspruchten Warensegment sich nicht nur durch die besondere Gestaltung in ihrer Originalität von anderen Waren abhebt, sondern auch als Hinweis auf eine bestimmte Unternehmung
B-459/2023 Seite 14 wahrgenommen wird. Indem eine Formenvielfalt besteht, muss sich die Formgebung des vorliegenden Zeichens so sehr von anderen Gestaltun- gen abheben, dass sie von den Abnehmerinnen und Abnehmern als Hin- weis auf ein Unternehmen haften bleibt (BGE 134 III 547 E. 2.3.3 und 2.3.5 "Freischwinger Panton [3D]"). 5.5.5 Sofern die Form, wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht, ein "Ei" wiedergibt, ist festzuhalten, dass die Eiform für sich nicht als triviale geometrische Form gilt, sondern eine eigenständige Form darstellt (Ent- scheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 18. Februar 2004 E. 4 "Eiform [3D]", in: sic! 2004 S. 674 ff.; vgl. auch Urteil des BVGer B-227/2018 vom 8. Mai 2019 E. 4 "[Ovale Dose] [3D]"). Für die beanspruchten Waren ist die Eiform an sich nicht unmittelbar sinngehaltlich beschreibend. Im geschlossenen Zustand bildet die beanspruchte Form durch ihre abgerundete ovale Form die äussere Erscheinung eines Eies zumindest nach. Aufgrund der seitlich abgeflachten und nicht gebauchten Form ist jedoch fraglich, ob in der Darstellung noch eine Eiform erkannt wird. Aber selbst davon ausgehend, dass es sich bei der Gestaltung um eine eigenständige Eiform oder zumindest um eine eiähnliche Form han- delt, stellt diese entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin keine unter- scheidungskräftige Darstellung für einen Inhalator dar. Entscheidend ist das Zeichen in seinem Gesamtbild. Selbst wenn der vorliegenden Form eine gewisse gestalterische Qualität nicht abgesprochen werden kann, weicht diese nicht auffällig genug vom gewohnten und erwarteten Formen- schatz ab. Dieser umfasst auch ovalförmige Inhalatoren. Eine für den grif- figen Handgebrauch ovalförmige oder zumindest ergonomisch abgerun- dete Grundform mit einer seitlich aufklappbaren, oberen Schutzkappe mit einem darunterliegenden Mundstück fällt unter den typischerweise erwar- teten Formenschatz von Inhalatoren (vgl. Replik, S. 4, Beilagen 1 und 2). Die zu beurteilende Gestaltung wird nicht als derart ungewöhnlich wahrge- nommen, um als Herkunftshinweis auf die Markeninhaberin zu taugen. 5.5.6 Für den Druckknopf gilt, dass dieser dazu dient, bei Betätigung die Kapsel zu durchstechen, so dass der Wirkstoff inhaliert werden kann. Auch wenn die Abnehmerinnen und Abnehmer diesen Mechanismus nicht auf Anhieb erkennen sollten, wird ihnen dennoch klar sein, dass der Knopf eine Funktion erfüllt. Insofern dient der Druckknopf für die Abnehmerinnen und Abnehmer erkennbar einem funktionellen Zweck. Er stellt keine ausserge- wöhnliche Eigenheit dar, der über das für die Funktion des Produktes Er- wartete hinausgeht (vgl. E. 2.4.3 hiervor). Auch davon abgesehen wird mit
B-459/2023 Seite 15 diesem Element kein Bezug zur betrieblichen Herkunft der Ware geschaf- fen und dieses stellt kein unterscheidungskräftiges Merkmal dar, welches im Gedächtnis der Abnehmerinnen und Abnehmer haften bleibt. 5.5.7 Die ovale Formgebung und der herausstehende Druckknopf unter- scheiden sich nicht auffällig von dem, was für die Gestaltung der bean- spruchten Waren handelsüblich ist. Die beanspruchte Form weist für Inha- lationsgeräte der Klasse 10 keine auffälligen Eigenheiten auf. Zudem wer- den diese auf nicht besonders originelle Weise kombiniert. Sowohl die ein- zelnen Formelemente als auch deren Kombination weicht nicht vom Ge- wohnten oder Erwarteten ab. Es bestehen in der Gestaltung keine beson- deren Details oder Elemente, welche das Zeichen als Ganzes erheblich von dem abweichen lassen, was eine übliche Formgebung von Inhalatoren ist. Wenn überhaupt werden die Abnehmerinnen und Abnehmer lediglich eine besondere Gestaltung eines Inhalators und keinen Herkunftshinweis erkennen (vgl. E. 2.3.1 hiervor). Das Argument der Beschwerdeführerin greift daher zu kurz, wenn sie behauptet, dass eine originelle Form vor- liege. Damit ein Zeichen unterscheidungskräftig ist, müssen die relevanten Abnehmerinnen und Abnehmer die Produkte nach ihrer Herkunft und nicht anhand einer gefälligen Gestaltung unterscheiden können (vgl. BGE 137 III 403 E. 3.3.5 "[Wellenverpackung] [3D]"). Sofern in der Gestaltung der hier beanspruchten Form eine Besonderheit erblickt werden kann, so ist diese teilweise aufgrund der Funktion des Produktes zu erwarten oder nicht derart prägnant, dass diese vom Publikum als Kennzeichen für Produkte eines bestimmten Unternehmens erkannt und diesem zugerechnet werden kann. Die Form gehört für die beanspruchten Inhalatoren der Klasse 10 zum gewohnten und erwarteten Formenschatz und ist diesbezüglich als Gemeingut nicht originär unterscheidungskräftig. 5.5.8 Für die Waren der Klasse 5 wird der Inhalator als Hilfsmittel zur Ver- abreichung der pharmazeutischen Präparate verwendet (vgl. E. 5.4.4 hier- vor). Die für die Klasse 10 dem Gemeingut zugehörige Form ist deshalb auch in dieser Beziehung nicht unterscheidungskräftig. Da ein Gemein- gutcharakter für Inhalatoren festgestellt worden ist, erstreckt sich diese Feststellung zugleich auf den gesamten Oberbegriff der pharmazeutischen Präparate (vgl. E. 2.4.2 hiervor). 5.6 Sodann weist die beanspruchte Form auch kein zusätzliches zweidi- mensionales Element auf, womit ein Bezug zur betrieblichen Herkunft ge- schaffen und die Form deshalb unterscheidungskräftig würde. Dies schliesst somit eine Eintragung unter diesem Gesichtspunkt aus (vgl. dazu
B-459/2023 Seite 16 Urteil des BVGer B-3981/2021 vom 6. April 2022 E. 5.2 ff. "Nemiroff [3D]"). Eine allfällige Verkehrsdurchsetzung der Marke ist schliesslich weder be- hauptet noch dargelegt, weshalb sich Ausführungen hierzu erübrigen. 5.7 Nach dem Gesagten ist der Vorinstanz zuzustimmen, dass das bean- spruchte Zeichen sich nicht derart auffällig von den im beanspruchten Seg- ment gewohnten und erwarteten Formen unterscheidet. Die Abnehmerin- nen und Abnehmer erkennen mangels auffälliger Eigenheiten in der Form keinen Herkunftshinweis, sondern eine Ausgestaltung unter vielen. Die äs- thetischen und funktionellen Merkmale reichen nicht aus, um dem Zeichen in seiner Gesamtheit eine Wirkung auf die betriebliche Herkunft zu verlei- hen und sich im Gedächtnis der Abnehmerinnen und Abnehmer zu veran- kern. Damit fehlt es dem Zeichen an der erforderlichen Unterscheidungs- kraft und die hinterlegte Form gehört zum Gemeingut. Aufgrund des Ge- meingutcharakters ist das Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen (Art. 2 Bst. a MSchG). 6. Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die Vorinstanz die Eintra- gung des strittigen Zeichens in Bezug auf Waren der Klassen 5 und 10 zu Recht verweigert hat. Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet und ist abzuweisen. 7. 7.1 Bei diesem Verfahrensausgang sind die Kosten der Beschwerdeführe- rin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4 bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Ent- schädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen sind Vermögensinteres- sen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich an den Erfahrungswerten der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeu- tenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind mit Fr. 3'000.– zu beziffern und dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleis- tetem Kostenvorschuss zu entnehmen.
B-459/2023 Seite 17 7.2 Eine Parteientschädigung ist weder der unterliegenden Beschwerde- führerin (Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 7 Abs. 1 VGKE) noch der Vorinstanz als Bundesbehörde (Art. 7 Abs. 3 VGKE) zuzusprechen.
(Dispositiv nächste Seite)
B-459/2023 Seite 18 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdeführerin auf- erlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe ent- nommen. 3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4. Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz und das Eid- genössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD.
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Chiara Piras Selim Haktanir
B-459/2023 Seite 19 Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begrün- dung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die be- schwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 30. Mai 2024
B-459/2023 Seite 20 Zustellung erfolgt an: – die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 718314; Gerichtsurkunde) – das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)