B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-4511/2012
U r t e i l v o m 8 . A u g u s t 2 0 1 4 Besetzung
Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richterin Vera Marantelli, Richter Pietro Angeli-Busi, Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.
Parteien
Novartis AG, 4002 Basel, vertreten durch Schneider Feldmann AG, Patent- und Markenanwälte, Beethovenstrasse 49, Postfach 2792, 8022 Zürich, Beschwerdeführerin,
gegen
Drossapharm Holding AG, Steinengraben 22, Postfach 2660, 4002 Basel, vertreten durch Dr. Matthias Häuptli, Malzgasse 15, 4052 Basel, Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Verfügung vom 27. Juni 2012 im Widerspruchsverfahren Nr. 12045, CH-Nr. 604'520 DROSSARA /CH-Nr. 617'796 DROSIOLA.
B-4511/2012 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Schweizer Wortmarke Nr. 617'796 "DROSIOLA" der Novartis AG wurde am 2. August 2011 hinterlegt und erstmals auf Swissreg am 10. August 2011 veröffentlicht. Die Marke beansprucht Schutz im Zu- sammenhang mit folgenden Waren: Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse. B. Gegen diese Eintragung erhob die Drossapharma Holding AG am 10. November 2011 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) vollumfänglich Widerspruch. Sie stützte sich dabei auf ihre Schweizer Marke Nr. 604'520 "DROSSARA", welche am 30. August 2010 auf Swissreg veröffentlicht und für die nachfolgenden Waren hinterlegt wurde: Klasse 5: Pharmazeutische Produkte. Zur Begründung des Widerspruchs führte die Widersprechende im We- sentlichen aus, beide Marken seien aufgrund identischer Wortanfängen sowie einer gemeinsamen Endung auf "a" visuell und phonetisch sehr ähnlich. Weiter würden sich die Zeichen nicht durch einen klar abwei- chenden Sinngehalt unterscheiden. Zudem stelle die Silbe "Drossa" der Widerspruchsmarke eine Serienmarke dar: Die Widersprechende sei In- haberin diverser Marken, deren Anfangssilbenfolge "Drossa" sei. Dieses Serienelement werde von der angefochtenen Marke nahezu ganz über- nommen. Da die beanspruchten Waren beider Marken gleichartig seien, müsse die Verwechslungsgefahr streng beurteilt und angesichts dessen bejaht werden. Die Abnehmer würden nämlich aufgrund der Gemeinsam- keiten beider Marken fälschlicherweise zumindest eine wirtschaftliche Verbindung vermuten. C. Am 14. Mai 2012 reichte die Widerspruchsgegnerin innert zweifach er- streckter Frist ihre Widerspruchsantwort ein. Darin ersuchte sie um die Abweisung des Widerspruchs mangels Verwechslungsgefahr. Zur be- haupteten Serienmarke hielt sie fest, dass diese dem Abnehmer nicht be- kannt sei.
B-4511/2012 Seite 3 D. Mit Verfügung vom 14. Mai 2012 schloss die Vorinstanz den Schriften- wechsel im Widerspruchsverfahren. E. Am 27. Juni 2012 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut und widerrief die Eintragung der angefochtenen Marke CH-Nr. 617'796 "DROSIOLA" vollständig. Sie bejahte eine Zeichenähnlichkeit aufgrund der identischen Anfangssilben sowie der gemeinsamen Endung auf "a". Unter Berück- sichtigung des strengen Massstabs angesichts der Warengleichartigkeit, würde der vorhandene Unterschied in der Mittelsilbe nicht ausreichen um die Gefahr von Verwechslungen vollständig zu bannen. F. Gegen diese Verfügung erhob die Widerspruchsgegnerin (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 29. August 2012 Beschwerde beim Bundesver- waltungsgericht und beantragte, der Widerspruch sei unter Aufhebung der angefochtenen Verfügung sowie unter Kostenfolge zu Lasten der Be- schwerdegegnerin gutzuheissen. Zur Begründung führt sie unter anderem aus, die Vorinstanz habe eine Zeichenähnlichkeit und in Folge auch eine Verwechslungsgefahr zu Un- recht bejaht. Die Marken würden sich klanglich und schriftbildlich derart voneinander unterscheiden, dass die massgebenden Abnehmer aufgrund ihrer erhöhten Aufmerksamkeit die Zeichen nicht verwechseln würden. Die mittlere Silbe der angefochtenen Marke weiche dermassen von der Widerspruchsmarke ab, dass damit eine Zeichenähnlichkeit und schliess- lich auch eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sei. G. Mit Beschwerdeantwort vom 1. November 2012 beantragte die Be- schwerdegegnerin die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Im We- sentlichen bejahte sie eine Zeichenähnlichkeit aufgrund der identischen Anfangssilbe und der gemeinsamen Endung auf den Vokal A. Dadurch entstünden, trotz unterschiedlicher Mittelsilbe, Ähnlichkeiten im Schriftbild und in der Aussprachekadenz. Angesichts der Warenidentität und Zei- chenähnlichkeit sei eine Verwechslungsgefahr manifest. H. Unter Einreichung aller Vorakten verzichtete die Vorinstanz am
B-4511/2012 Seite 4 nehmlassung und beantragte die kostenfällige Abweisung der Beschwer- de. I. Mit Replik vom 6. Dezember 2012 hielt die Beschwerdeführerin ihre Rechtsbegehren aufrecht. Namentlich stellte sie fest, dass die Wider- spruchsmarke sich aus der Firma der Beschwerdegegnerin, "Drossa", und der Endung "ra" zusammensetze. Unabhängig davon, dass die be- hauptete Serienmarke der Beschwerdegegnerin im vorinstanzlichen Ver- fahren nicht rechtsgenüglich nachgewiesen worden sei, befand die Be- schwerdeführerin weiter, dass dieses Firmenelement mangels Ähnlichkeit mit der Firma der Beschwerdeführerin klar nicht verwechselbar sei. Ent- sprechend schliesst die Beschwerdeführerin, dass die Unterschiede in beiden Marken derart deutlich seien, dass die Zeichen weder als ähnlich noch als verwechselbar erachtet würden. J. Auch die Beschwerdegegnerin hielt in ihrer Duplik vom 4. März 2013 in- nert erstreckter Frist ihr Rechtsbegehren aufrecht. Sie führte aus, die Be- schwerdeführerin sei auf ihren Aussagen zum Markenbestandteil "Dros- sa" sowie zur branchenüblichen Markenzusammensetzung zu behaften. Die Beschwerdeführerin habe die Zugehörigkeit des Zeichenelements "Drossa" zu einer Serienmarke bejaht. Da die angefochtene Marke der Beschwerdeführerin aber mit deren Firma nichts gemein habe, und statt- dessen stark jener der Beschwerdegegnerin ähnle, sei eine Verwechs- lungsgefahr angesichts der Warengleichartigkeit offenkundig. K. Mit Verfügung vom 5. März 2013 schloss das Bundesverwaltungsgericht den Schriftenwechsel im Beschwerdeverfahren. L. Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentli- chen Parteiverhandlung verzichtet. M. Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
B-4511/2012 Seite 5 Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist des Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) erhoben und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widerspruchsgegnerin ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders be- rührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist dem- nach einzutreten. 2. 2.1 Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unter- nehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). 2.2 Gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der älteren Marke gegen eine jüngere Markeneintragung innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung deren Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG). Vorliegend erfolgte der am 10. November 2011 von der älteren Marke CH-Nr. 604'520 "DROSSARA" erhobene Widerspruch frist- und formgerecht (vgl. Art. 31 MSchG und Art. 20 MSchV). 3. 3.1 Zeichen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der Ver- wechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erin- nerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a "BOSS/BOKS", BGE 119 II 473 E. 2d "Radion/Radiomat"; Urteile des Bundesverwal- tungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 "Fructa/Fructaid",
B-4511/2012 Seite 6 B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2 "Focus/Pure Focus", B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 "Aromata/Aromathera"; siehe auch EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: MARBACH, SIWR III/1], N. 867) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleis- tungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwir- kung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderun- gen zu stellen, je ähnlicher die Waren und/oder Dienstleistungen sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Pri- vatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8). 3.2 Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurech- nungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a "Se- curitas"). Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Ver- wechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrs- kreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirt- schaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stam- men ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 128 III 97 f. E. 2a "Orfi- na/Orfina", BGE 127 III 166 E. 2a "Securitas", Urteil des Bundesgerichts 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b "Stoxx/StockX [fig.]", in: sic! 2002 S. 99, BGE 122 III 382 ff. "Kamillosan"). 3.3 Weiter sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft der Zei- chen, da diese massgeblich den Schutzumfang einer Marke bestimmt, zu berücksichtigen (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Büh- ler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45; siehe auch CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kom- mentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.). Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon be- scheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteile des Bundesverwal-
B-4511/2012 Seite 7 tungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 3.3 "R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]", B-2653/2008 vom
In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Ver- kehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangs- punkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 49). 4.1 Nach der jüngeren Rechtsprechung ist in Fällen, bei welchen ein Zei- chen allgemein für pharmazeutische Präparate registriert ist, vom Ver- ständnis der entsprechenden Fachkreise auszugehen, aber (unabhängig von einer allfälligen Rezeptpflicht) auch die Sichtweise des Endverbrau- chers zu beachten (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesverwaltungsge- richts B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 4.1 "Zurcal/Zorcala", mit Recht- sprechungshinweisen). 4.2 Vorliegend ist die Widerspruchsmarke für "pharmazeutische Produk- te" in Klasse 5 eingetragen. Als massgebende Verkehrskreise sind daher Fachkreise wie Apotheker und Ärzte sowie das allgemeine Publikum, d.h. der erwachsene Endabnehmer, zu betrachten (vgl. Urteil des Bundesver-
B-4511/2012 Seite 8 waltungsgerichts B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 4.2 "Zur- cal/Zorcala"). 4.3 Es ist schliesslich davon auszugehen, dass das allgemeine Publikum beim Kauf eines Medikaments bzw. eines pharmazeutischen Produktes regelmässig aufmerksamer ist als beim Kauf eines anderen Produktes (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 4.2 "Zurcal/Zorcala", mit Rechtsprechungshinwei- sen). 5. In Bezug auf die Gleichartigkeit der beanspruchten Waren der Klasse 5 der sich gegenüberstehenden Marken ist festzustellen, dass diese un- bestrittenermassen gleichartig sind. Während die Widerspruchsmarke Markenschutz im Zusammenhang mit "Pharmazeutische Erzeugnisse" beansprucht, hat die angefochtene Marke ihr Zeichen für "Pharmazeuti- sche Produkte" hinterlegt. Ungeachtet ihrer jeweiligen besonderen Indika- tion gelten pharmazeutische Präparate als hochgradig gleichartig (vgl. Entscheid der RKGE vom 15. März 2005 "Silkis/Sipqis", veröffentlicht in: sic! 2005, 576 E. 6). Es ist deshalb – auch ungeachtet einer allfälligen Rezeptpflicht – davon auszugehen, dass eine Warengleichartigkeit vor- liegt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 5.2 "Zurcal/Zorcala"). 6. Angesichts der Gleichartigkeit zwischen den in Klasse 5 beanspruchten Waren gilt es nun zu prüfen, ob vorliegend eine Zeichenähnlichkeit be- steht. Wird eine solche bejaht, so ist zu klären, welche Kennzeichnungs- kraft der Widerspruchsmarke zukommt und damit, wie ähnlich die Marken sein dürfen, die jene neben sich zu dulden hat. 6.1 6.1.1 Entscheidend bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Zeichen ist der Gesamteindruck, den die Zeichen bei den massgebenden Verkehrs- kreisen hinterlassen (MARBACH, SIWR III/1, N. 864). Beim Zeichenver- gleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des Bun- desverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Ad- wista/ad-vista" mit Hinweisen; siehe auch MARBACH, SIWR III/1, N. 705), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches die Abnehmer von den einge-
B-4511/2012 Seite 9 tragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April 2006 E. 6 "O [fig.]", in: sic! 2006 S. 673 f.). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangs- läufig eine gewisse Verschwommenheit an (MARBACH, SIWR III/1, N. 867 f.), weshalb es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kenn- zeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a "Kamillosan"). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dür- fen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach aus- geblendet werden (MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan"; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 65). Vielmehr ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und inwieweit dieselben das Markenbild un- geachtet ihrer Kennzeichnungsschwäche beeinflussen (MARBACH, SIWR III/1, N. 865 mit Hinweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B- 1085/2008 vom 13. November 2008 "Red Bull/Stierbräu"). Eine Differen- zierung und damit eine Gewichtung der Zeichenelemente ist zulässig (MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 II 400 "Eden Club"). 6.1.2 Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch Klang, Schriftbild und Sinngehalt geprägt (MARBACH, SIWR II/1, N. 872 ff.). Den Wortklang prägen insbesondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz und das Aufeinanderfolgen der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der Buchstaben gekennzeichnet ist (BGE 122 III 382 S. 388 E. 5a "Kamillosan"; BGE 121 III 377 S. 379 E. 2b "Boss/Boks"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2235/2008 vom 2. März 2010 E. 5 "DERMOXANE/DERMASAN"). 6.2 Im vorliegenden Fall stehen sich die Zeichen "Drossara" und "Drosio- la" gegenüber. Beide Zeichen sind mit 8 Buchstaben gleich lang und ha- ben – entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin, welche die ange- fochtene Marke in DRO-SI-O-LA aufteilt – drei Silben. Die Vokalfolge der Widerspruchsmarke lautet "O-A-A", jene der angefochtenen Marke "O-I- O-A". Dagegen stehen sich bei der Konsonantenfolge "D-R-S-S-R" und "D-R-S-L" gegenüber, wobei sich gleich viele Konsonanten gegenüber- stehen, denn das doppelte "s" wird nicht als einzelner Buchstabe gezählt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 5.2 "CIZELLO/SCIELO"). Gemeinsam sind beiden Zeichen die Anzahl Buchstaben und Silben, sowie der Wortanfang "Dros" und die Endung auf "A". Es liegen dadurch schriftbildliche und klangliche Gemeinsamkeiten vor, wobei letztere vor allem bezüglich den Anfangskonsonanten und dem Endvokal "-A" bestehen. Schliesslich sind beide Zeichen lexikalisch nicht erfasst und weisen – unstreitig – keinen bestimmbaren Sinngehalt auf.
B-4511/2012 Seite 10 6.3 Damit ist eine Zeichenähnlichkeit, welche durch die klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit im jeweiligen Zeichenanfang begründet wird, zu bejahen. Zwar besteht keine sinngehaltliche Übereinstimmung, doch genügt bei reinen Wortmarken grundsätzlich schon eine Übereinstim- mung unter einem der drei Gesichtspunkte Klang, Schriftbild und Sinnge- halt um die Zeichenähnlichkeit zu bejahen (vgl. Urteil des Bundesverwal- tungsgericht B-6375/2011 vom 12. August 2013 E. 7.5 "FUCIDIN/Fusi- derm"). Die Vorinstanz hat die Zeichenähnlichkeit zu Recht bejaht. 7. Abschliessend ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichti- gung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie des Auf- merksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren walten lassen, über die Verwechs- lungsgefahr zu urteilen. 7.1 Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen mehrsilbigen Wortmar- ken, die beide für Pharmazeutika registriert sind, hat die Rechtsprechung wiederholt beschäftigt. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr wurde gewöhnlich bejaht, wenn die Marken sich entweder nur in ihrer End- oder nur in ihrer Mittelsilbe voneinander unterschieden (BGE 78 II 381 E. 1 "Alucol/Aludrox", Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-953/2013 E. 2.5 "CIZELLO/SCIELO", mit weiteren Hinweisen). Dabei kommt dem Wortanfang in der Regel eine erhöhte Bedeutung zu, weil er besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas/Securicall", BGE 122 III 382 E. 5 "Kamillosan"; Urteile des Bundesverwaltungsge- richts B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally", B- 6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex [fig.]" und B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 6.3 "Fructa/Fructaid"). Unbetonte Wortendungen fallen bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in der Regel weniger ins Gewicht (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 153; BGE 112 II 362 E. 2 "Seccolino/Escolino"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B- 2380/2010 vom 7. Dezember 2011 E. 7.3 "Lawfinder/Lexfind.ch [fig.]"; RKGE in sic! 2003 S. 973 ff. E. 4 "Seropram/Citopram"). 7.2 Bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft eines Zeichens ist zu- nächst festzuhalten, dass sich diese nach der Unterscheidungskraft der Marke bzw. ihrer Bestandteile bestimmt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 81). Die Widerspruchsmarke "Drossara" ist lexikalisch nicht erfasst und kann auch nicht in lexikalisch bestimmbare Elemente unterteilt werden. Es handelt sich um ein Fantasiezeichen, dessen Sinngehalt unbestrittenermassen im
B-4511/2012 Seite 11 Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 5 keinen Ge- meingutscharakter hat. Die Kennzeichnungskraft einer derartigen Marke und ihr Schutzumfang sind daher grundsätzlich normal (Urteil des Bun- desverwaltungsgerichts B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 6.2 "Zur- cal/Zorcala"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rn. 81). 7.3 7.3.1 In diesem Zusammenhang machte die Beschwerdegegnerin in ih- rem Widerspruch geltend, dass die Widerspruchsmarke bzw. dessen Zei- chenelement "DROSSA" Seriencharakter aufweise und aus diesem Grund einen erweiterten Schutzbereich habe (vgl. Widerspruchschrift vom 10. November 2011, Rn. 8 ff.). Sie behauptete, die Widerspruchs- marke bilde zusammen mit ihren schweizerischen Voreintragungen, wel- che allesamt den Bestandteil "Drossa" im Zeichenanfang aufführen und Schutz für das von der Widerspruchsmarke beanspruchte "Pharmazeuti- sche Produkt" der Klasse 5 beanspruchen, eine Markenserie. Es sind dies die Marken Drossadin (Nr. 2P-276541), Drossafol (Nr. 500862), Drossa (Nr. 520787), Drossadinetten (Nr. 564332), Drossadinol (Nr. 564333), Drossadolor (Nr. 569455), Drossax (Nr. 604521), Drossant (Nr. 604522) und Drossandia (Nr. 604523). Die Vorinstanz kam in ihrem Widerspruchsentscheid vom 27. Juni 2012 zum Schluss, dass sich die Beschwerdegegnerin nicht auf den erweiterten Schutzumfang einer Se- rienmarke berufen könne, da sie die Bekanntheit der Serie beim Publikum nicht hinreichend substantiiert habe (vgl. Ziff. D4 der angefochtenen Ver- fügung vom 27. Juni 2012). Daraufhin hat die Beschwerdegegnerin im Beschwerdeverfahren ihre Zugehörigkeit zu einer Markenserie von sich aus nicht mehr thematisiert. Hingegen griff die Beschwerdeführerin diese Thematik in ihrer Beschwerdereplik dahingehend wieder auf, dass sie feststellte, dass der Markenbestandteil "Drossa" dem Hauptbestandteil der Firma der Beschwerdegegnerin entspreche, was "branchenüblich" sei (vgl. Beschwerdereplik vom 6. Dezember 2012, Rn. 5). Damit sei es – "obschon es der Widersprechenden im erstinstanzlichen Verfahren nicht gelungen ist, die behauptete Serienmarke genügend darzulegen" – für die massgeblichen Verkehrskreise naheliegend die Widerspruchsmarke in "Drossa + irgendwas" aufzuteilen (vgl. Beschwerdereplik vom 6. Dezember 2012, Rn. 5). An diese Feststellung knüpfte die Beschwer- degegnerin wiederum an, und beantragte, dass die Beschwerdeführerin auf ihre Aussage behaftet werde und entsprechend Einigkeit über das Vorliegen einer Markenserie bestehe (vgl. Beschwerdeduplik vom 4. März 2013, Rn. 3 f.).
B-4511/2012 Seite 12 7.3.2 Hierzu ist zunächst festzuhalten, dass die Kennzeichnungskraft ei- ner Marke durch deren Verwendung in einer Markenserie gestärkt werden kann (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 101; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 116). Die Zugehörigkeit einer Widerspruchsmarke zu einer Markenserie kann im Widerspruchsverfahren zugunsten ihres Schutzumfangs berücksichtigt werden. Dies setzt jedoch voraus, dass die weiteren Serienmarken nicht nur im Register aufgenommen, sondern dem massgebenden Publikum aufgrund ihres Gebrauchs tatsächlich bekannt sind (vgl. Urteil des Bun- desverwaltungsgerichts B-5076/2011 E. 9.1 "Doppelrhombus [fig.]/UNLIMITED [fig.]", mit Hinweisen). Die Serie muss dem Publikum als solche bekannt bzw. im Verkehrsverständnis verankert sein, dass der In- haber den gemeinsamen Markenbestandteil für eine Vielzahl von Marken benützt (vgl. MARBACH, SIWR III/1, N. 966; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 116). 7.3.3 Nun ist die Beschwerdegegnerin der Ansicht, dass die Beschwerde- führerin das Bestehen einer Serienmarke sowie insbesondere deren Be- kanntheit beim Publikum anerkannt habe. Dieser Einschätzung kann sich das Gericht nicht anschliessen: Wohl besteht im Widerspruchsverfahren trotz Untersuchungsmaxime eine Mitwirkungspflicht der Parteien und da- mit die Möglichkeit, Sachverhalte – analog einem Zivilverfahren – als zwi- schen den Parteien anerkannt festzustellen (Urteil des Bundesverwal- tungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"). Allerdings besteht zwischen der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin vorliegend einzig dahingehend eine Über- einstimmung, dass in Pharmamarken häufig die Firma der Herstellerin – oder einen Teil dessen – integriert, und diese Tatsache den massgeben- den Abnehmern bekannt ist. Mehr und insbesondere nicht das Bestehen und die Bekanntheit einer Serienmarke, hat die Beschwerdeführerin aber entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin nicht zugestanden. Ganz abgesehen davon, ob eine Parteianerkennung alleine zur Bejahung des Bestehens einer Markenserie überhaupt herangezogen werden könnte, was gegenwärtig offen bleiben kann, ist vorliegend einzig darauf abzustel- len, dass bei Marken für Pharmazeutika die Firma der Herstellerin häufig Markenbestandteil ist. Daraus kann die Beschwerdeführerin allerdings nichts mehr zu ihren Gunsten ableiten. Die "marktübliche" Zusammenset- zung der Widerspruchsmarke schmälert deren Kennzeichnungskraft näm- lich jedenfalls nicht, wenn "Drossa" dem Publikum als Bestandteil der Firma der Beschwerdegegnerin bekannt ist. 7.3.4 Schliesslich hat die Beschwerdegegnerin die angebliche Bekannt- heit der Markenserie im Beschwerdeverfahren selber nicht weiter sub-
B-4511/2012 Seite 13 stantiiert, selbst als sie in der Beschwerdeduplik die entsprechende Be- merkung der Beschwerdeführerin aufnahm (vgl. E. 7.3.1 hiervor). Wie be- reits im vorinstanzlichen Verfahren, beschränkte sie sich auf die Angabe der Registereinträge der Voreintragungen. Es ist daher im Einklang mit der Vorinstanz festzustellen, dass mit diesen Angaben allein die Bekannt- heit der Serie beim Publikum nicht hinreichend substantiiert wird. 7.3.5 Damit steht fest, dass das Bestehen einer Markenserie weder von der Beschwerdeführerin anerkannt noch von der Beschwerdegegnerin rechtsgenüglich dargelegt wurde. Die Beschwerdegegnerin kann sich in der Folge nicht auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft aufgrund einer Zu- gehörigkeit zu einer Serienmarke berufen. Es ist daher von einem Zei- chen mit gesamthaft normaler Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. E. 7.2 hiervor). 7.4 Im Sinne einer gesamthaften Würdigung kann nach dem Gesagten festgestellt werden, dass die Vergleichszeichen bezüglich den ersten drei (bzw. rein optisch bei Trennung des Doppel-S vier) Buchstaben und dem Endbuchstaben "A" übereinstimmen. Diesbezüglich besteht grundsätzlich eine klangliche Ähnlichkeit. Auch ist zu berücksichtigen, dass die Waren- identität einen strengen Beurteilungsmassstab nahelegt (Urteil des Bun- desverwaltungsgerichts B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 6 "Gado- vist/Gadogita"). Indessen ist festzustellen, dass zwischen den Vergleichs- zeichen keine Übereinstimmung in den weiteren Silben besteht. So un- terscheidet sich "ssara" klanglich wie schriftbildlich in nicht unerheblicher Weise von "siola". Dies gilt umso mehr, wenn nur die letzen vier Buchsta- ben "sara" und "iola" verglichen werden. Während die Widerspruchsmar- ke mit einem scharfen "s" ausgesprochen wird und als Vokal einzig ein "a" hat, enthält die angefochtene Marke mit "i" und "o" unterscheidbare Vokale und das "s" weich wird ausgesprochen. Angesichts der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer ist davon auszugehen, dass die Abneh- mer die beiden Marken aufgrund der unterschiedlichen Mittel- und End- silben voneinander unterscheiden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsge- richts vom 15. Oktober 2013 E. 5.7 "CIZELLO/SCIELO"). 7.5 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde gutzuheissen und die angefochtene Verfügung aufzuheben ist. 8. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kos-
B-4511/2012 Seite 14 ten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG). 8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa- che, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien fest- zulegen (Art. 63 Abs. 4 bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun- desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschla- gen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprecherin an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu ver- anschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhält- nis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschre- ckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachwei- se verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss", mit Hinweisen). Von diesem Er- fahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.– festzulegen. Da diese der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen sind, ist der Beschwerdeführerin der in dieser Höhe geleistete Kostenvor- schuss zurückzuerstatten. 8.2 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie aber nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsie- gend zu gelten. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden auf Fr. 800.– festgelegt und von der Beschwerdeführerin vorgeleistet. Sie verbleiben bei der Vorinstanz. Der unterliegenden Beschwerdegegnerin werden die Kosten für das erstinstanzliche Verfahren auferlegt und sie hat diese der Beschwerdeführerin zu ersetzen. 8.3 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten des Beschwerdeführers zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Ver- bindung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE.). Vorliegend verlangt die Beschwerde- führerin eine Parteientschädigung, reicht aber keine Kostennote ein. Mangels Kostennote ist die Parteientschädigung zugunsten der Be- schwerdeführerin auf Grund der Akten festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Beschwerdeverfahren wurde über zwei
B-4511/2012 Seite 15 Schriftenwechsel geführt, ging aber gleichwohl nicht wesentlich über den vorinstanzlichen Aufwand hinaus, weshalb die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädi- gung von Fr. 3'000.– (inkl. MWST) auszurichten hat. 8.4 Gemäss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei im vorinstanzlichen Verfahren von der unterliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz sprach der Beschwerde- gegnerin für das erstinstanzliche Verfahren eine Entschädigung von Fr. 1'000.– (inkl. MWST) zu. Angesichts des Verfahrensausgangs ist die- se Regelung aufzuheben. Entsprechend setzt das Bundesverwaltungsge- richt die Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren auf Fr. 1'000.– (inkl. MWST) zugunsten der Beschwerdeführerin fest. 9. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Ziffern 1 und 2 der Verfügung der Vorinstanz vom 27. Juni 2012 im Widerspruchsverfahren Nr. 12045 wer- den dahingehend abgeändert, dass der Widerspruch vollumfänglich ab- gewiesen wird. Die Vorinstanz wird angewiesen, die Schweizer Marke Nr. 617 796 DROSIOLA im Register zu belassen. 2. 2.1 Die Kosten des vorliegenden Verfahrens von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Sie hat diese innert 30 Tagen ab Eröff- nung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. 2.2 Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– aus der Gerichtskasse zurückerstattet.
B-4511/2012 Seite 16 2.3 Die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens werden der Beschwerde- gegnerin auferlegt. Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin die geleisteten Fr. 800.– zu erstatten. 3. 3.1 Der Beschwerdeführerin wird für das vorliegende Verfahren zulasten der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.– (inkl. MWST) zugesprochen. 3.2 Die Ziffer 4 der Verfügung der Vorinstanz vom 27. Juni 2012 im Wi- derspruchsverfahren Nr. 12045 wird aufgehoben. Die Beschwerdegegne- rin hat die Beschwerdeführerin als Parteientschädigung für das erstin- stanzliche Verfahren mit Fr. 1'000.– (inkl. MWST) zu entschädigen. 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreterin; Einschreiben; Rückerstattungsformular sowie Beschwerdebeilagen zurück) – die Beschwerdegegnerin (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein) – die Vorinstanz (Ref-Nr. W12045; Einschreiben; Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner Sabine Büttler
Versand: 11. August 2014