T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Entscheid bestätigt durch BGer mit Urteil vom 03.01.2019 (4A_489/2018)
Abteilung II B-446/2017
Urteil vom 30. Juli 2018 Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Francesco Brentani, Richterin Maria Amgwerd, Gerichtsschreiberin Claudia Walz.
Parteien
Advanced Digital Broadcast S.A., Avenue de Tournay 7, 1292 Chambésy, vertreten durch Patrick Degen, Fürsprecher, Schluep | Degen Rechtsanwälte, Falkenplatz 7, Postfach 8062, 3001 Bern, Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Markeneintragungsgesuch CH 63209/2015 adb (fig.).
B-446/2017 Seite 2 Sachverhalt: A. Am 23. Oktober 2015 ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz um Eintragung der Wort-/Bildmarke Nr. 63209/2015 adb (fig.) mit Farban- spruch: Rot, türkis, blau für folgende Waren und Dienstleistungen: Klasse 9: Fernsehdekoder; Software für das interaktive Fernsehen; Fernbedie- nungen; Bedienungshandbücher in elektronischem Format.
Klasse 35: Kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienst- leistungen für Dritte; Vorführung von Waren für Werbezwecke.
Klasse 42: Design von Computer-Software; Wartung von Computersoftware; Aktualisieren von Computer-Software; Computerhardware- und -softwarebera- tungsdienstleistungen; Design von Computersystemen. B. Mit Schreiben vom 27. Oktober 2015 beanstandete die Vorinstanz das Ein- tragungsgesuch mit der Begründung, das Zeichen übernehme das Sigel „ADB“ der Asian Development Bank, welches seit dem 12. Mai 2009 im Sinne des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 1961 zum Schutz von Na- men und Zeichen der Organisation der Vereinigten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen (NZSchG, SR 232.23) geschützt sei. Das hinterlegte Zeichen verstosse daher gegen geltendes Recht und sei gestützt auf Art. 2 Bst. d des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) in Verbindung mit aArt. 6 NZSchG ohne Zustimmung der betroffenen internationalen Organisation vom Markenschutz ausge- schlossen. C. Mit Stellungnahmen vom 23. Dezember 2015 hielt die Beschwerdeführerin an ihrem Eintragungsgesuch fest. In ihrer Begründung machte sie geltend, die Abkürzung ADB schon lange vor 2009 gewerblich genutzt und als ein- getragene Marke CH 541‘930 ADB (fig.) verwendet zu haben. Ihr stehe da- her ein Weiterbenützungsrecht gemäss Art. 5 NZSchG am hinterlegten Zeichen zu, weshalb dieses nicht von der Eintragung im Markenregister ausgeschlossen sei.
B-446/2017 Seite 3 D. Nach mehrfacher Korrespondenz zwischen den Parteien – im Wesentli- chen zur Frage der Auslegung von aArt. 6 NZSchG in Verbindung mit Art. 5 NZSchG – wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch Nr. 63209/2015 adb (fig.) mit Verfügung vom 6. Dezember 2016 für sämt- liche beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 42 gestützt auf Art. 2 Bst. d MSchG in Verbindung mit aArt. 6 Abs. 2 NZSchG ab. Die Beschwerdeführerin könne aus Art. 5 NZSchG keinen Anspruch auf Eintragung des hinterlegten Zeichens ableiten. Dieses stelle eindeutig ein neues Zeichen dar, mit dessen Eintragung neue Rechte begründet würden. Es sei im Vergleich zur vormals eingetragenen Marke CH 541‘930 ADB (fig.) in unterschiedlicher grafischer Ausgestal- tung, sowie für eine erweiterte Waren- und Dienstleistungsliste angemel- det worden. Die Eintragung einer neuen Marke, welche aus einem ge- schützten Sigel besteht, sei nach aArt. 6 NZSchG ausgeschlossen, un- abhängig davon, ob deren Inhaberin zur Weiterbenützung der wegen Nichtverlängerung gelöschten Marke CH 541‘930 ADB (fig.) im Sinne von Art. 5 NZSchG berechtigt sei. Ein Ausnahme vom Schutzausschluss sei nicht möglich, da das Zeichen unbestrittenermassen weder eine im Vor- dergrund stehende generische Bezeichnung der Alltagssprache darstelle, noch besitze es eine weitere eigenständige Bedeutung. E. Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 20. Januar 2017 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit folgendem Rechtsbegehren: „1. Die Schutzverweigerungsverfügung des IGE vom 6.12.2016 sei aufzuhe- ben und das Zeichen „adb“ (fig.) gemäss Markeneintragungsgesuch CH Nr. 63209/2015 sei als Marke für alle gemäss Gesuch beanspruchten Wa- ren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 42 im schweizerischen Mar- kenregister einzutragen. Eventualiter: Das Markeneintragungsgesuch CH Nr. 63209/2015 sei mit geän- dertem Zeichen „ADB“ (reine Wortmarke) für alle gemäss Gesuch bean- spruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 42 im schwei- zerischen Markenregister einzutragen. 2. Das Verfahren sei auf dem schriftlichen Weg zu erledigen.
B-446/2017 Seite 4 Subeventualiter beantragte die Beschwerdeführerin sinngemäss die Rückweisung des im Eventualstandpunkt geänderten Eintragungsge- suchs an die Vorinstanz. In formaler Hinsicht geht die Beschwerdeführerin davon aus, dass Art. 6 NZSchG, welcher seit 1. Januar 2017 in Kraft ist, im vorliegenden Be- schwerdeverfahren anzuwenden sei. Inhaltlich rügte sie, sie habe das Zeichen „ADB“ unbestrittenermassen vor dem 12. Mai 2009 verwendet. Seit 1995 habe sie das aus den ersten Buchstaben ihres Namens beste- hende Akronym „ADB“ in Grossbuchstaben, zum Teil mit Wort- oder gra- fischen Zusätzen, als Kennzeichen für sämtliche der beantragten Wa- ren- und Dienstleistungsbereiche verwendet. Die kleingeschriebene Vari- ante „adb“ habe sie in Form der Domainnamen „adb.cc“, „adbge- neva.com“, „adbholdings.com“, „adbdenver.com“, „adbdesmoines.com“ und „adbglobal.com“ – alle mit Registerdatum zwischen August 1999 und April 2009 – verwendet, wobei letzterer Domainname seit seiner Regist- rierung im Jahr 2000 regelmässig auf Werbematerialien auftauche. Die diesbezüglich eingereichten Vorbenützungsbelege habe die Vorinstanz jedoch nicht berücksichtigt. Ihr stehe dadurch für das Zeichen „ADB“ ein Weiterbenützungsrecht im Sinne von Art. 5 NZSchG zu. Dieses erstrecke sich auf das hinterlegte Zeichen. Das Weiterbenützungsrecht sei im Gegensatz zu Art. 14 MSchG nicht auf die Nutzung im bisherigen Umfang beschränkt. Ferner sei es unlogisch, wenn das nach NZSchG geschützte Sigel „ADB“ in Gross- buchstaben die Variante in Kleinbuchstaben mitumfasse, das Weiterbe- nützungsrecht der Beschwerdeführerin für ihr gleiches Zeichen ADB je- doch Kleinbuchstaben gerade nicht umfassen solle. Zumal dies der kenn- zeichenrechtlichen Praxis wiederspreche, dass die Gross- bzw. Klein- schreibung keinen Einfluss auf die Unterscheidungskraft eines Zeichens habe. Am 7. Dezember 2015 sei der Schutz für ihre vormalige Wort-Bildmarke CH 541‘930 für Waren der Klasse 9 geschützten Kennzeichen ausgelau- fen:
Statt diesen zu verlängern habe die Beschwerdeführerin in gutem Glau- ben das streitgegenständliche Eintragungsgesuch Nr. 63209/2015 für ihr
B-446/2017 Seite 5 grafisch modernisiertes Logo „adb“ (fig.) mit erweitertem Waren- und Dienstleistungsbereich eingereicht. Die Beschwerdeführerin rügte auch einen unzulässigen Eingriff in die Ei- gentumsgarantie gemäss Art. 26 BV. Ihr Eventualbegehren begründet sie damit, das Eintragungsverfahren sei noch nicht rechtskräftig abgeschlos- sen, weshalb die Marke nach Art. 29 Abs. 2 MSchG noch geändert wer- den dürfe. Sollte der Streitgegenstand dadurch ausgedehnt werden, dann höchstens auf eine spruchreife Frage, welche mit dem bisherigen Streit- gegenstand derart eng zusammenhänge, dass von einer Tatsachenge- samtheit gesprochen werden könne. Daher sei auf das Eventualbegeh- ren einzutreten. F. Mit Vernehmlassung vom 12. Mai 2017 beantragt die Vorinstanz, das Hauptbegehren sei kostenpflichtig abzuweisen und auf das Eventualbe- gehren sei nicht einzutreten. Sie hielt an der Begründung ihrer streitge- genständlichen Verfügung fest. Ergänzend führte sie an, Art. 5 NZSchG impliziere eine Benutzung im bisherigen Umfang, wie ihn beispielsweise Art. 14 Abs. 1 MSchG vorsehe. G. Mit Replik vom 9. August 2017 bekräftigte die Beschwerdeführerin innert erstreckter Frist ihre bisherigen Argumente. H. Mit Schreiben vom 6. September 2017 verzichtete die Vorinstanz auf eine Duplik. I. Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet. J. Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den folgenden Erwägungen eingegangen.
B-446/2017 Seite 6 Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. 1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 VGG). Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Be- schwerdeführerin besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Änderung. Sie ist daher zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und –form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG). Der Rechtsvertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewie- sen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). Auf das Hauptbegehren der Beschwerde ist da- her einzutreten. 1.2 1.2.1 Streitgegenstand im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren sind Rechtsverhältnisse zu welchen die zuständige Verwaltungsbehörde in Form einer Verfügung nach Art. 5 VwVG Stellung genommen hat, und zwar im Umfang in welchem diese angefochten wird (BGE 122 V 34 E. 2a). Er wird folglich durch den Anfechtungsgegenstand und das Beschwerdebe- gehren bestimmt (Urteil des BVGer B-3311/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 1.3; Urteil des BVGer B-6390/2015 vom 18. Juli 2016 E. 1.4; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., 1983, S. 42 ff.). Im Laufe des Be- schwerdeverfahrens darf der Streitgegenstand nicht erweitert und qualita- tiv verändert werden. Er kann sich gegenüber dem Streitgegenstand einer früheren Instanz verengen und um nicht mehr strittige Punkte reduzieren, nicht aber ausweiten. Gegenstände, über welche die erstinstanzlich verfü- gende Behörde nicht entschieden hat, darf die zweite Instanz nicht beur- teilen; sonst würde in die funktionelle Zuständigkeit der ersteren eingegrif- fen (BGE 131 II 200 E. 3.2; Urteil des BVGer A-1393/2006 vom 10. Dezem- ber 2007 E. 2.2.2; vgl. auch ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungs- verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, Rz. 403 ff.). 1.2.2 Das Eventualbegehren der Beschwerdeführerin lautet auf Änderung des hinterlegten Zeichens in eine Wortmarke im Sinne von Art. 29 Abs. 2 MSchG. Wird die Marke nach der Hinterlegung ersetzt oder in wesentlichen Teilen geändert oder wird das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen
B-446/2017 Seite 7 erweitert, so gilt als Hinterlegungsdatum der Tag, an dem diese Änderun- gen eingereicht werden (Art. 29 Abs. 2 MSchG; vgl. Urteil des BVGer B-1409/2007 vom 12. Dezember 2007 E. 3.3 „Meditrade [fig.]“). Dem Hin- terlegungszeitpunkt kommen weitreichende materiellrechtliche Wirkungen zu, wie die Bestimmung des Zeitrangs einer Marke (Hinterlegungspriorität nach Art. 6 MSchG) und der Beginn der zehnjährigen Schutzfrist (Art. 10 Abs. 1 MSchG). Jede spätere Veränderung des angemeldeten Schutzge- genstands bewirkt darum auch eine Verschiebung des Hinterlegungszeit- punktes des Gesuchs (vgl. Urteil B-1409/2007 E. 3.2 „Meditrade [fig.]“). Ist die Marke eingetragen, kann der Schutzgegenstand nicht mehr verändert werden. Art. 29 Abs. 2 MSchG äussert sich nicht zur Frage, bis zu welchem Zeitpunkt eine Zeichenänderung zulässig ist. WILD spricht sich dafür aus, dass mit der Rückweisungsverfügung eine – sogar vom Eintritt der Rechts- kraft unabhängige – Fixationswirkung eintritt mit der Begründung, die Ver- fügung schliesse das erstinstanzliche Prüfungsverfahren ab und fixiere da- mit den im Beschwerdeverfahren zu prüfenden Sachverhalt (vgl. GREGOR WILD, in: Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 29 N. 29 S. 856). 1.2.3 Gegenstand der angefochtenen Verfügung ist das Markeneintra- gungsgesuch, wie es von der Beschwerdeführerin am 23. Oktober 2015 an die Vorinstanz eingereicht worden ist. Ein Antrag auf Änderung des hinter- legten Zeichens in eine Wortmarke wurde damals noch nicht gestellt. Das Eventualbegehren ist folglich nicht vom Anfechtungsobjekt umfasst und liegt, wie die Vorinstanz zu Recht vorbringt, ausserhalb des Streitgegen- stands. 1.2.4 Zwar beruft sich die Beschwerdeführerin auf die auf der Rechtspre- chung des ehemaligen Eidgenössischen Versicherungsgerichts basie- rende Praxis, nach der das verwaltungsgerichtliche Verfahren aus prozess- ökonomischen Gründen auf eine ausserhalb des Anfechtungsgegenstan- des, d.h. ausserhalb des durch die Verfügung bestimmten Rechtsverhält- nisses liegende spruchreife Frage ausgedehnt werden kann, wenn diese mit dem bisherigen Streitgegenstand derart eng zusammenhängt, dass von einer Tatbestandsgesamtheit gesprochen werden kann, und wenn sich die Verwaltung zu dieser Streitfrage mindestens in Form einer Prozesser- klärung geäussert hat (BGE 130 V 501 E. 1.2, mit Verweis auf BGE 122 V 34 E. 2a; Urteil des BVGer B-4818/2010 vom 23. Mai 2011 E.8 „Duft von gebrannten Mandeln“). Die Voraussetzungen für eine Ausdehnung des An- fechtungsgegenstandes sind vorliegend aber nicht erfüllt. Insbesondere liegt keine ausdrückliche Prozesserklärung der Vorinstanz zur Änderung
B-446/2017 Seite 8 des hinterlegten Zeichens in eine Wortmarke im Sinne von Art. 29 Abs. 2 MSchG vor. Auf den Eventualantrag ist daher nicht einzutreten. 1.3 Als Subeventualbegehren beantragt die Beschwerdeführerin sodann die Rückweisung ihres als Eventualbegehren gestellten Antrags an die Vor- instanz. Beschwerdehalber ist darauf nicht einzutreten (E. 1.2.4). Eine Überweisung an die Vorinstanz (Art. 8 Abs. 1 VwVG) erübrigt sich. 2. 2.1 Zeichen, die geltendes Recht verletzen, sind vom Markenschutz aus- geschlossen und als Marken zurückzuweisen (Art. 2 Bst. d, Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG). Hierzu zählen unter anderem Zeichen, die bundesrechtlich geschützte Kennzeichen internationaler Organisationen enthalten (vgl. STÄDELI/BRAUCHAR BRINKHÄUSER, in: Basler Kommentar, Markenschutz- gesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 MSchG N. 362). 2.2 Auf der Ebene des Staatsvertragsrechts sieht Art. 6 ter Abs. 1 Bst. a und b Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigen- tums (PVÜ, SR 0.232.04, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) vor, dass staatliche Hoheitszeichen der Mitgliedstaaten (u.a. Wappen, Fahnen, amtliche Prüf- und Gewährzeichen) und Kennzeichen (Namen, Abkürzungen, Flaggen, Wappen) zwischenstaatlicher internatio- naler Organisationen vor Nachahmung geschützt sind und als Marke we- der eingetragen noch kennzeichenmässig benutzt werden dürfen. Das NZSchG verfolgt in Ausführung dieser Bestimmung den Schutz der Tätig- keit der Organisation der Vereinten Nationen (Art. 1 NZSchG), der mit die- ser verbundenen oder dieser angeschlossenen zwischenstaatlichen Orga- nisationen (Art. 2 NZSchG), sowie aller anderen zwischenstaatlichen Or- ganisationen, welchen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der PVÜ angehö- ren (Art. 3 NZSchG) in der Schweiz, und des diesen Organisationen von der Öffentlichkeit entgegengebrachten Vertrauens (BBl 1961 I 1330, 1332). 2.3 In diesem Bestreben ist es nach Art. 1 Abs. 1 NZSchG untersagt, ohne ausdrückliche Ermächtigung des Generalsekretärs der Organisation der Vereinten Nationen folgende, der Schweiz mitgeteilte Kennzeichen dieser Organisation zu benützen: a) ihren Namen (in irgendwelcher Sprache); b) ihre Sigel (in den schweizerischen Amtssprachen oder in englischer Sprache); c) ihre Wappen, Flaggen und andere Zeichen. Dieses Verbot er- streckt sich auch auf die Nachahmung dieser Kennzeichen (Art. 1 Abs. 2 NZSchG; vgl. Botschaft des Bundesrates zum Entwurf des NZSchG vom
B-446/2017 Seite 9 5. Juni 1961, BBl 1961 I 1330 f.). Die Art. 2 und 3 NZSchG dehnen das Benutzungsverbot auf Kennzeichen von Spezialorganisationen der Verein- ten Nationen sowie andere zwischenstaatliche Organisationen aus, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der PVÜ angehören. Erforderlich ist je- doch die vorgängige Publikation im Bundesblatt (Art. 4 Abs. 1 NZSchG). 2.4 2.4.1 Nach Art. 6 NZSchG dürfen Zeichen, deren Gebrauch nach den Art. 1 bis 3 NZSchG unzulässig ist, oder ein mit diesen verwechselbares Zeichen nicht als Marke, Design, Firma, Vereins- oder Stiftungsname oder als Be- standteil davon eingetragen werden. Diese Bestimmung trat am 1. Januar 2017 im Rahmen der Swissness-Vorlage in Kraft (AS 2015 3679; BBl 2009 8533). In der streitgegenständlichen Verfügung stütze sich die Vorinstanz auf die damals gültige Fassung von aArt. 6 Abs. 2 NZSchG: aArt. 6 2 Ebenso sind Fabrik- und Handelsmarken und gewerbliche Muster und Mo- delle, die gegen dieses Gesetz verstossen, von der Hinterlegung ausgeschlos- sen. 2.4.2 Zwar gehen die Parteien übereinstimmend davon aus, dass Art. 6 NZSchG im vorliegenden Beschwerdeverfahren anzuwenden sei. Fehlt je- doch wie vorliegend eine gesetzliche Übergangsregelung, so entscheidet das Gericht über die zu treffende Übergangsordnung aufgrund allgemein gültiger intertemporalrechtlicher Grundätze – wie sie in Art. 1 und 2 ZGB kodifiziert wurden, aber auch über das Zivilrecht hinaus Gültigkeit besit- zen (vgl. BGE 143 V 446 E. 3.3 m.H). Nach Art. 1 SchlT ZGB werden die rechtlichen Wirkungen von Tatsachen, die vor dem Inkrafttreten einer Ge- setzesänderung eingetreten sind, auch nachher gemäss den Bestimmun- gen beurteilt, die zur Zeit des Eintritts dieser Tatsachen gegolten haben (Abs. 1). Demgemäss unterliegen die vor diesem Zeitpunkt vorgenomme- nen Handlungen in Bezug auf ihre Verbindlichkeit und ihre rechtlichen Fol- gen auch in Zukunft den bei ihrer Vornahme geltenden Bestimmungen (Abs. 2). Eine Ausnahme gilt für Gesetzesnormen, die um der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit willen aufgestellt sind (Art. 2 SchlT ZGB; vgl. Urteil des BGer 4A_576/2017 vom 11. Juni 2018 E. 3.3). Vorliegend geht es um den Ausschlussgrund des Verstosses gegen geltendes Recht und nicht um ein fundamentales Prinzip der aktuellen Rechtsordnung, welches grundle- gende sozialpolitische und ethische Anschauungen verkörpert, Art. 2 SchlT
B-446/2017 Seite 10 ZGB ist somit nicht anwendbar (vgl. BGE 141 III 1 E. 4 m.H). Im vorliegen- den Beschwerdeverfahren ist daher der im Zeitpunkt der Ausfällung der angefochtenen Verfügung geltende aArt. 6 Abs. 2 NZSchG anzuwenden. 2.4.3 Im Übrigen ist die vorliegende Problematik sowohl unter altem wie auch unter neuem Recht gleich zu beurteilen. Da Art. 6 NZSchG im Ver- gleich zu aArt. 6 Abs. 2 NZSchG keine mildere Regelung enthält, drängt sich eine Anwendung des mittlerweile in Kraft getretenen Art. 6 NZSchG nicht auf. Gemäss Botschaft wiederholt aArt. 6 NZSchG den bereits im Zeitpunkt der Einführung des NZSchG geltenden marken- und modellge- setzlichen Grundsatz, nach dem Fabrik- und Handelsmarken, welche den Vorschriften der Bundesgesetzgebung wiedersprechen, die Registrierung oder Hinterlegung zu verweigern ist (BBl 1961 I 1337). Insofern statuierte aArt. 6 NZSchG kein über das MSchG hinausgehendes Eintragungshin- dernis. In gleicher Weise wiederholt auch Art. 6 NZSchG den nach Art. 2 Bst. d MSchG geltenden Grundsatz, nach dem rechtwidrige Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen sind. Beide Bestimmungen dienen dem Schutz der in den Art. 1 bis 3 NZSchG genannten internationalen Organi- sationen und des diesen von der Öffentlichkeit entgegengebrachten Ver- trauens. Zudem kann nicht Sinn und Zweck von Art. 6 NZSchG sein, die Rechtswidrigkeit einer nach aArt. 6 Abs. 2 NZSchG unzulässigen Hinterle- gung zu perpetuieren, indem das betroffene Zeichen ins Markenregister eingetragen wird. 3. 3.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, ihr stehe gemäss Art. 5 NZSchG ein Weiterbenützungsrecht für die Buchstabenfolge ADB zu, wel- ches sich auf das hinterlegte Zeichen erstrecke. Es umfasse einerseits gra- fisch neu gestaltete Varianten des gleichen Zeichens und andererseits das Recht zur Verwendung dieses Zeichens in den im Eintragungsgesuch be- anspruchten sowie in allen anderen denkbaren Waren- und Dienstleis- tungsbereichen; soweit der Asian Development Bank daraus kein Nachteil im Sinne einer Verwechslungsgefahr entstehe. Zeichen, für die nach Art. 5 NZSchG ein Weiterbenützungsrecht bestehe, seien vom Eintragungshin- dernis nach Art. 6 NZSchG respektive aArt.6 Abs. 2 NZSchG ausgenom- men. 3.2 Die Vorinstanz hält dem entgegen, das Weiterbenützungsrecht nach Art. 5 NZSchG derogiere nicht das in Art. 6 NZSchG statuierte Eintra- gungsverbot. Ferner impliziere der Gesetzeswortlaut von Art. 5 NZSchG
B-446/2017 Seite 11 lediglich eine Benützung im bisherigen Umfang, wie ihn beispielsweise Art. 14 Abs. 1 MSchG vorsehe. Da die Beschwerdeführerin ein neues Zei- chen hinterlegt habe, können sie sich in Bezug auf dieses nicht auf das Weiterbenützungsrecht für eine andere, mittlerweile aus dem Markenregis- ter gelöschte Marke berufen. Darüber hinaus sei die Definition des Um- fangs eines Weiterbenützungsrechts nach Art. 5 NZSchG, welches nicht auf einer Markeneintragung basiere, nicht Gegenstand des Markeneintra- gungsverfahrens, weshalb die von der Beschwerdeführerin eingereichten Benützungsbelege nicht zu prüfen seien. 3.3 Das Sigel „ADB“, welches für die Asian Development Bank steht, ist in der Schweiz aufgrund seiner Publikation im Bundesblatt vom 12. Mai 2009 nach dem NZSchG geschützt (BBl 2009 3190). Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass das hinterlegte Zeichen das nach dem NZSchG ge- schützte Sigel mit unveränderter Buchstabenfolge in Kleinschreibung und Farbe ohne Ergänzungen übernimmt. Nach der Rechtsprechung schützt das NZSchG das Sigel “ADB“ in Gross- und Kleinschreibung (vgl. Urteil des BVGer B-7207/2009 vom 18. Oktober 2010 E. 3.4 "DeeCee style [fig.]"). Ein Einfluss der farblichen Ausgestaltung auf den Gesamteindruck ist nicht zu berücksichtigen (BGE 135 III 648 E. 2.4 "UNOX [fig.]"). 3.4 Vom Gebrauchsverbot nach NZSchG besteht immerhin dann eine Aus- nahme, wenn das Zeichen zwar eine geschützte Abkürzung unverändert übernimmt, dies jedoch nicht erkennbar ist, weil die entsprechende Buch- stabenfolge in einem ganzen Wort oder einer Fantasiebezeichnung einge- bettet ist und darin gewissermassen "untergeht" (z.B. "OIL" bei "étoile"; vgl. für dieses und andere Beispiele JOSEPH VOYAME, La protection des noms et emblèmes des organisation intergouvernementales en droit suisse, in: Mélanges en l'honneur d'Alfred von Overbeck, Fribourg 1990, S. 650) oder weil dieser im Rahmen der gesamten Ausgestaltung des Zeichens eine weitere eigenständige Bedeutung – sei es als beschreibender Begriff oder generische Bezeichnung der Alltagssprache – zukommt (vgl. BGE 135 III 648 E. 2.5 "UNOX [fig.]"; Urteil des BVGer B-278/2013 vom 2. September 2014 E. 2.5. "Studio Coletti [fig.]"). Die Vorinstanz ging zu Recht und von der Beschwerdeführerin unbestritten davon aus, dass diese Ausnahme vorliegend nicht anwendbar ist. Folglich ist der Gebrauch des hinterlegten Zeichens grundsätzlich rechtswidrig und eine Eintragung im Schweizer Markenregister grundsätzlich ausgeschlossen.
B-446/2017 Seite 12 3.5 Gemäss Art. 5 NZSchG darf, wer in gutem Glauben Namen, Sigel, Wappen, Flaggen oder andere nach dem NZSchG geschützte Kennzei- chen vor der Veröffentlichung im Bundesblatt zu benützen begonnen hat, die Benützung fortsetzen, sofern daraus der betroffenen zwischenstaatli- chen Organisation kein Nachteil erwächst. Die streitgegenständliche Ver- fügung gesteht der Beschwerdeführerin folgende Ansprüche nach Art. 5 NZSchG zu: Sie sei erstens berechtigt, ihre am 17. Januar 2006 für Waren der Klasse 9 im Markenregister eingetragene und am 11. Juli 2016 wegen Nichtverlängerung gelöschte Schweizer Marke CH 541‘930 ADB (fig.) wei- ter im Geschäftsverkehr zu benützen. Zweitens wäre sie berechtigt gewe- sen, den Markenschutz dieser Marke zu verlängern, da bei einer reinen Verlängerung die Schutzfähigkeit der Marke nicht erneut geprüft werde. Darauf habe die Beschwerdeführerin jedoch verzichtet. Sie sei drittens be- rechtigt, die Abkürzung ihrer Firmenbezeichnung „Advanced Digital Brodcast SA“ weiter im Geschäftsverkehr zu benützen, soweit der Asian Development Bank daraus kein Nachteil erwachse. Insoweit trägt die Vor- instanz den von der Beschwerdeführerin unter Berufung auf Art. 5 NZSchG geltend gemachten wohlerworbenen Rechte am Zeichen ADB Rechnung. Strittig und zu prüfen ist somit, ob darüber hinaus aus dem Weiterbenüt- zungsrecht gemäss Art. 5 NZSchG ein Anspruch auf Eintragung des von der Beschwerdeführerin hinterlegten Zeichens folgt. 3.6 3.6.1 Das NZSchG räumt jüngeren Hoheitszeichen auch im Konflikt mit vorbestehender Marken Vorrang ein (vgl. Urteil des BVGer B-3766/2007 vom 30. Januar 2009 E. 8 „Galileo/Galileo Joint Undertaking [fig.]“). Teile der Lehre gehen zwar – ohne nähere Begründung – mit der Beschwerde- führerin davon aus, dass Art. 5 NZSchG einen Vorbehalt gegenüber dem Eintragungshindernis von Art. 6 NZSchG mache (vgl. STÄDELI/BRAUCHAR BRINKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 MSchG N. 262; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Mo- dellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 2 MSchG N. 83). Dies entspricht der im Mar- kenrecht – ausser bei Gemeingut – geltenden Regel, dass Zeichen, deren Gebrauch erlaubt ist, auch als Marke registriert werden dürfen. Vorliegend stellt sich allerdings die Frage, ob dies auch für Zeichen gilt, deren Ge- brauch ausnahmsweise aufgrund eines Weiterbenützungsrechts gestattet ist, ihm aber ein Ausschlussgrund entgegensteht. Diesbezüglich bringt die Beschwerdeführerin zwar zu Recht vor, dass sich das Weiterbenützungs- recht nach Art. 14 MSchG von demjenigen nach Art. 5 NZSchG unterschei- det. Nach der gesetzlichen Terminologie handelt es sich einmal um einen
B-446/2017 Seite 13 relativen und einmal um einen absoluten Ausschlussgrund. Unabhängig davon kann allerdings keine dieser beiden Bestimmungen die Entstehung doppelter Abwehrrechte am gleichen Zeichen bezwecken. Andernfalls könnte die Ausübung der gestützt auf Art. 5 NZSchG oder Art. 14 MSchG begründeten markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechte mit dem Ge- brauch des geschützten Zeichens durch die internationale Organisation bzw. der Inhaberin der Widerspruchsmarke und insbesondere deren Hilfs- personen, Lieferanten, Produzenten und Abnehmer kollidieren. Insofern geht das Freihalteinteresse der internationalen Organisation bzw. der In- haberin der älteren Marke weiter als ihr Interesse, das nach NZSchG bzw. MSchG geschützte Zeichen selber zu benützen. Der Markenrechtsinhaber könnte seine Ansprüche Dritten gegenüber, die von der internationalen Or- ganisation bzw. dem zeichenälteren Inhaber zur Verwendung des nach NZSchG bzw. MSchG geschützten Zeichens berechtigt sind, geltend ma- chen wollen. Damit würde der Zweck des NZSchG (vgl. E. 2.2 f.) unterlau- fen und trotz dem Vorbehalt von Art. 5 a.E. NZSchG eine unsichere Rechts- lage geschaffen. Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Gründe für eine weite Auslegung von Art. 5 NZSchG verfangen deshalb nicht. 3.6.2 Die Beschwerdeführerin vermag auch aus ihrem Hinweis darauf, dass das NZSchG den seinem Schutz unterliegenden Zeichen einen im Vergleich zu den europäischen Nachbarstaaten weiter gehenden Schutz- umfang zukommen lässt, nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Etwas ande- res ergibt sich auch nicht aus ihrem Verweis auf das Europäische Marken- register. Wie die Beschwerdeführerin selbst vorbringt, gewährt der Schwei- zer Gesetzgeber den nach NZSchG geschützten Zeichen einen besonders weiten Schutzbereich, der über den Umfang der Verwechslungsgefahr hin- aus alle Zeichen erfasst, in welchen das Zeichen der internationalen Orga- nisation erkennbar ist. Der Schweizer Gesetzgeber gewährt damit – be- wusst im Unterschied zu anderen Staaten – einen weitergehenden Schutz als Art. 6 ter PVÜ. Letztere Bestimmung kann nach konstanter Praxis nicht zugunsten einer einschränkenden Anwendung des Bundesgesetzes ange- rufen werden (BGE 105 II 135 E. 2; Urteil B-3766/2007 E. 8 „Galileo / Ga- lileo Joint Undertaking [fig.]“). 3.7 Es besteht insbesondere kein vertretbarer Grund, den bloss aus- nahmsweise zugelassenen Anspruch auf Weiterbenützung eines vorbe- nützten Zeichens auf einen Anspruch zur Eintragung weiterer Zeichen aus- zudehnen, die so stark modifiziert wurden, dass sie neben dem bisher be- nützten Zeichen als neues Zeichen gelten müssen. Vielmehr muss die ge-
B-446/2017 Seite 14 nannte Rechtsprechung zum Vorrang der nach NZSchG geschützten jün- geren Hoheitszeichen vor vorbestehenden Marken (vgl. E. 3.6.1) umso mehr für vormals eingetragene Markenrechte gelten, die mittlerweile ge- löscht wurden, sowie für neue Zeichen. 3.8 Damit hat die Vorinstanz die von der Beschwerdeführerin eingereichten Benützungsbelege zurecht nicht geprüft. 4. 4.1 Die Beschwerdegegnerin rügt weiter, die Nichteintragung des von ihr hinterlegten Zeichens stelle einen unzulässigen Eingriff in die Eigentums- garantie (Art. 26 BV) dar. 4.2 In der Tat stellt das Bundesgericht Immaterialgüterrechte unter den Schutz der Eigentumsgarantie (BGE 140 III 297 E. 5.1 „Keytrader“ m.w.H.). Gleichzeitig hält es aber auch fest, dass die Eigentumsgarantie keine Rechtsbeständigkeit verspricht und sich die Gewährleistung der Eigen- tumsgarantie nach dem Inhalt der jeweiligen Rechtsordnung richtet (BGE 123 III 454 E. 5 b m.w.H.; Urteil des BVGer B-850/2016 vom 22. Januar 2018 E. 8.1 „Swiss Military / Swiss Military“). Das Markenschutzgesetz sieht mit Art. 52 MSchG eine Möglichkeit der Löschung einer Marke vor, soweit gewisse Voraussetzungen gegeben sind. Das Bundesgericht sieht daher in einer Markenregistrierung kein wohlerworbenes Recht am Aus- schliesslichkeitsanspruch (BGE 140 III 297 E. 5.1 „Keytrader“; Urteil B-850/2016 E. 8.1 „Swiss Military / Swiss Military“; anders noch Urteil B-3766/2007 E. 8 „Galileo / Galileo Joint Undertaking [fig.]“). Die Argumen- tation der Beschwerdegegnerin verfängt demnach nicht. 5. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz das Markeneintra- gungsgesuch Nr. 63209/2015 adb (fig.) für alle beanspruchten Waren- und Dienstleitungen der Klassen 9, 35 und 42 zu Recht zurückgewiesen hat. Die Beschwerde ist daher als unbegründet abzuweisen, soweit darauf ein- zutreten ist. 6. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdever- fahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4 bis VwVG; Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über
B-446/2017 Seite 15 die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen sind Vermögensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folg- lich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.− und Fr. 100'000.− ange- nommen wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind total mit Fr. 3'000.− zu beziffern und werden dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss entnommen. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist, und die Verfügung der Vorinstanz vom 6. Dezember 2016 wird bestätigt. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdeführerin auf- erlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss entnommen. 3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
B-446/2017 Seite 16 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 63209/2015; Gerichtsurkunde) – das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsur- kunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Claudia Walz
Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die be- schwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 7. August 2018