B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-3920/2011
U r t e i l v o m 2 9 . J a n u a r 2 0 1 3 Besetzung
Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter David Aschmann, Richter Claude Morvant, Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.
Parteien
upc cablecom GmbH, Zollstrasse 42, 8005 Zürich, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Robert G. Briner, CMS von Erlach Henrici AG, Dreikönigstrasse 7, 8002 Zürich, Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Verfügung vom 10. Juni 2011 betreffend das schweizerische Markeneintragungsgesuch Nr. 59808/2010 GLASS FIBER NET.
B-3920/2011 Seite 2 Sachverhalt: A. Am 16. September 2010 meldete die upc cablecom GmbH (nachfolgend: Beschwerdeführerin) mit dem Gesuch Nr. 59808/2010 die Wortmarke "GLASS FIBER NET" zur Eintragung in das schweizerische Markenregis- ter an. Sie wurde für die folgende Waren und Dienstleistungen hinterlegt: Klasse 9: Herunterladbare Publikationen; Datenverarbeitungsgeräte und Computer. Klasse 35: Werbung; Werbung mittels elektronischer Medien; Marketing. Klasse 36: Geldgeschäfte, nämlich elektronischer Zahlungsverkehr. Klasse 38: Telekommunikation, einschliesslich Telekommunikation und Senden über Telefon, Kabel, Glasfaser, Draht, Satelliten, Strom sowie drahtlose Telekommunikation und Senden; elektronische Übermittlung von Daten, Bildern, Dokumenten, Nachrichten und Mitteilungen über Computerterminals und Computernetzwerke; Senden und Übermitteln mittels oder mit Unterstützung von Computern; Verbinden von Netzwer- ken (Interkonnektion) und Ausstrahlung im gesamten Netzbereich (Net- working); Computer- und TV-Netzwerksverbindungsdienstleistungen; Dienstleistungen eines Betreibers von Computernetzwerken, nämlich Verschaffen von Zugangsmöglichkeiten und Zugriffszeiten für eine Viel- zahl von Benutzern zu digitalen Netzen, Datennetzen und globalen Computernetzwerken (insbesondere Internet) zur Übermittlung, Verbrei- tung sowie zum Herunterladen von Informationen; interaktives Senden und Telekommunikation; interaktive Videotext-Dienste; Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken mit Informationen, Text, Ton, Bildern und Da- ten durch Kommunikations- und Computernetzwerke (insbesondere In- ternet); fliessende Echtzeitübertragung (Streaming) von Daten, Bildern, Dokumenten, Nachrichten und Mitteilungen in Computernetzwerken (insbesondere Internet). Klasse 41: Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten; Vermieten von Filmen über Internet und Kabel (einschliesslich Pay-per-View und Video on Demand Dienstleistungen). Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; kosten- loses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informationen (Informatik- dienstleistungen). B. Mit Schreiben vom 20. September 2010 beanstandete das Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) das Markeneintra- gungsgesuch sowohl formell als auch materiell. So erachtete es das Zei- chen lediglich für die in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen "sport- liche und kulturelle Aktivitäten" eintragungsfähig und wies das Gesuch im Zusammenhang mit den restlichen Waren und Dienstleistungen als dem Gemeingut zugehörend zurück. Gleichzeitig beanstandete die Vorinstanz das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis und verlangte die Umklassie-
B-3920/2011 Seite 3 rung der Dienstleistung "kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informationen (Informatikdienstleistungen)" von der Klasse 42 in die 38 sowie die Präzisierung des Begriffs "Senden", welcher im Zusammen- hang mit diversen in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen verwen- det wurde. C. Mit Schreiben vom 29. September 2010 antwortete die Beschwerdeführe- rin, sie könne nicht nachvollziehen, inwiefern "GLASS FIBER NET" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen be- schreibender Natur und damit schutzunfähig sei. Zur Beanstandung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses hielt sie mit Verweis auf 21 eigene Voreintragungen fest, sie sehe sich zu keiner Umformulierung veranlasst, da die strittigen Formulierungen in eben diesen Voreintragun- gen wie hinterlegt eingetragen wurden. Sie verzichtete jedoch auf die in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen "Telekommunikation und Sen- den über Glasfaser" und verlangte die Eintragung der Marke in der nun- mehr angepassten Fassung. Weiter forderte sie den Erlass einer be- schwerdefähigen Verfügung, sollte die Vorinstanz an einer Zurückwei- sung aus formellen und materiellen Gründen festhalten. D. Bezugnehmend auf ein gleichentags zwischen ihr und der Beschwerde- führerin geführtes Telefonat hielt die Vorinstanz mit Schreiben vom 18. November 2010 fest, dass sie den Begriff "Senden" in der hinterlegten Form nun akzeptiere, hingegen an der Umklassierung der in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistung sowie der materiellen Zurückweisung der Marke festhalte. E. Mit Antwortschreiben vom 11. Januar 2011 nahm die Beschwerdeführerin zur Kenntnis, dass die Vorinstanz formell an ihrer Beanstandung bezüg- lich Klasse 42 sowie materiell an der Zurückweisung festhalte, den Begriff "Senden" indessen akzeptiere. Mit Verweis auf 61 eigene Voreintragun- gen in welchen die strittige Formulierung in Klasse 42 eingetragen wur- den, beantragte die Beschwerdeführerin erneut, die Marke möge wie hin- terlegt eingetragen werden. Sie erklärte sich aber eventualiter bereit, die strittige Dienstleistung wie folgt abzuändern: "Informatikdienstleistungen bezüglich kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffs- möglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informa-
B-3920/2011 Seite 4 tionen". Sollte die Vorinstanz in der Folge dennoch an einer formellen und materiellen Zurückweisung festhalten wollen, ersuchte die Beschwerde- führerin die Vorinstanz erneut um Erlass einer beschwerdefähigen Verfü- gung. F. Mit Schreiben vom 14. März 2011 teilte die Vorinstanz der Beschwerde- führerin mit, dass an der materiellen und formellen Zurückweisung fest- gehalten werde, wobei die Marke neu auch für die bis anhin zugelassene Dienstleistung "kulturelle Aktivitäten" in Klasse 41 als Gemeingut zurück- gewiesen werde. Im Gegenzug sei die Marke im Zusammenhang mit der in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen "Telekommunikation und Senden über Strom" – entgegen der ersten Beanstandung – zum Schutz zuzulassen. G. In der Folge ersuchte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 14. April 2011 um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung und verwies auf ihre mit Eingaben vom 29. September 2010 und 11. Januar 2011 vorgebrach- ten Ausführungen. H. Mit Verfügung vom 10. Juni 2011 hiess die Vorinstanz das Markeneintra- gungsgesuch Nr. 59808/2010 "GLASS FIBER NET" einerseits für die Wa- ren "Datenverarbeitungsgeräte und Computer" in Klasse 9 sowie die Dienstleistungen "Telekommunikation und Senden über Strom" in Klasse 38 und "sportliche Aktivitäten" in Klasse 41 gut, und wies es andererseits im Zusammenhang mit den nachfolgenden Waren und Dienstleistungen ab: Klasse 9: Herunterladbare Publikationen. Klasse 35: Werbung; Werbung mittels elektronischer Medien; Marketing. Klasse 36: Geldgeschäfte, nämlich elektronischer Zahlungsverkehr. Klasse 38: Telekommunikation, einschliesslich Telekommunikation und Senden über Telefon, Kabel, Draht, Satelliten sowie drahtlose Telekom- munikation und Senden; elektronische Übermittlung von Daten, Bildern, Dokumenten, Nachrichten und Mitteilungen über Computerterminals und Computernetzwerke; Senden und Übermitteln mittels oder mit Unterstüt- zung von Computern; Verbinden von Netzwerken (Interkonnektion) und Ausstrahlung im gesamten Netzbereich (Networking); Computer- und TV-Netzwerksverbindungsdienstleistungen; Dienstleistungen eines Betreibers von Computernetzwerken, nämlich Verschaffen von Zu- gangsmöglichkeiten und Zugriffszeiten für eine Vielzahl von Benutzern zu digitalen Netzen, Datennetzen und globalen Computernetzwerken
B-3920/2011 Seite 5 (insbesondere Internet) zur Übermittlung, Verbreitung sowie zum Herun- terladen von Informationen; interaktives Senden und Telekommunikation; interaktive Videotext-Dienste; Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken mit Informationen, Text, Ton, Bildern und Daten durch Kommunikations- und Computernetzwerke (insbesondere Internet); fliessende Echtzeit- übertragung (Streaming) von Daten, Bildern, Dokumenten, Nachrichten und Mitteilungen in Computernetzwerken (insbesondere Internet). Klasse 41: Unterhaltung, kulturelle Aktivitäten; Vermieten von Filmen über Internet und Kabel (einschliesslich Pay-per-View und Video on De- mand Dienstleistungen). Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; kosten- loses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informationen (Informatik- dienstleistungen). I. Mit Eingabe vom 11. Juli 2011 erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit den Rechtsbegehren: "Es sei die angefochtene Verfügung aufzuheben und das Zeichen "GLASS FIBER NET" für folgende Waren und Dienstleistungen ins Schweizer Markenregister einzutragen: Klasse 9: Herunterladbare Publikationen; Datenverarbeitungsgeräte und Computer. Klasse 35: Werbung; Werbung mittels elektronischer Medien; Marketing. Klasse 36: Geldgeschäfte, nämlich elektronischer Zahlungsverkehr. Klasse 38: Telekommunikation, einschliesslich Telekommunikation und Senden über Telefon, Kabel, Draht, Satelliten, Strom sowie drahtlose Te- lekommunikation und Senden; elektronische Übermittlung von Daten, Bildern, Dokumenten, Nachrichten und Mitteilungen über Computerter- minals und Computernetzwerke; Senden und Übermitteln mittels oder mit Unterstützung von Computern; Verbinden von Netzwerken (Interkon- nektion) und Ausstrahlung im gesamten Netzbereich (Networking); Com- puter- und TV-Netzwerksverbindungsdienstleistungen; Dienstleistungen eines Betreibers von Computernetzwerken, nämlich Verschaffen von Zu- gangsmöglichkeiten und Zugriffszeiten für eine Vielzahl von Benutzern zu digitalen Netzen, Datennetzen und globalen Computernetzwerken (insbesondere Internet) zur Übermittlung, Verbreitung sowie zum Herun- terladen von Informationen; interaktives Senden und Telekommunikation; interaktive Videotext-Dienste; Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken mit Informationen, Text, Ton, Bildern und Daten durch Kommunikations- und Computernetzwerke (insbesondere Internet); fliessende Echtzeit- übertragung (Streaming) von Daten, Bildern, Dokumenten, Nachrichten und Mitteilungen in Computernetzwerken (insbesondere Internet). Klasse 41: Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten; Vermieten von Filmen über Internet und Kabel (einschliesslich Pay-per-View und Video on Demand Dienstleistungen).
B-3920/2011 Seite 6 Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; kosten- loses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informationen (Informatik- dienstleistungen).
EVENTUALITER: Informatikdienstleistungen bezüglich kostenloses Zur- verfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffs- zeiten auf Computerdatenbanken mit Informationen. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegeg- nerin." Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin an, die Vorinstanz habe bezüglich der Ausschlussgründe aufgrund ihrer wiederholt inkonsistenten Prüfungspraxis gegen rechtsstaatliche Grundsätze, insbesondere Treu und Glauben, verstossen. So habe die Beschwerdeführerin aufgrund ihrer 61 Voreintragungen, welche allesamt mit dem nunmehr beanstandeten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingetragen wurden, berechtig- terweise vertrauen können, dass dieses Verzeichnis korrekt formuliert sei. Die vorinstanzliche Begründung zur formellen Zurückweisung wonach die Nizza Klassifikation zwischenzeitlich eine neue Auflage erhalten habe und deshalb eine Umklassierung nötig sei, kann die Beschwerdeführerin nicht nachvollziehen, zumal die jüngste Voreintragung nach Inkrafttreten dieser Auflage erfolgte. Auch bezüglich der materiellen Zurückweisung kann die Beschwerdeführerin nicht nachvollziehen, inwiefern das Zeichen "GLASS FIBER NET" im Zusammenhang mit den strittigen Waren und Dienstleis- tungen überhaupt beschreibender Natur sei. Einerseits erfinde die Vorin- stanz beschreibende Sachverhalte frei und andererseits ziehe sie gar nicht in Betracht, dass die Beschwerdeführerin nicht mehr explizit Schutz für Dienstleistungen bezüglich Glasfasernetze bzw. –netzwerke bean- spruche. Der an sich unbestrittene Sinngehalt des Zeichens sei im Zu- sammenhang mit allen Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend. Schliesslich bemängelt die Beschwerdeführerin auch das Verhalten der Vorinstanz bei der materiellen Prüfung des Markeneintragungsgesuchs, welche bis zum Erlass der anfechtbaren Verfügung Waren und Dienstleis- tungen zum Schutz zugelassen und/oder ausgeschlossen habe. Ein sol- ches Verhalten sei willkürlich. Ihr Eventualbegehren begründete die Beschwerdeführerin damit, es sei ihr daran gelegen, ein mit den Voreintragungen möglichst identisches Wa- ren- und Dienstleistungsverzeichnis zu registrieren. Da die Beschwerde- führerin im Zusammenhang mit der strittigen Dienstleistung klar keine
B-3920/2011 Seite 7 Übermittlungsdienstleistung beanspruchen wolle, habe sie an einer Um- formulierung ein rechtlich schützenswertes Interesse. J. In ihrer Vernehmlassung vom 1. September 2011 beantragte die Vorin- stanz, die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde vom 11. Juli 2011 unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin. Zur Begründung verwies sie grundsätzlich auf die bisherige Korrespon- denz und insbesondere auf die angefochtene Verfügung vom 10. Juni 2011. Zu einzelnen Punkten nahm sie jedoch ergänzend Stellung. So hielt sie zum Vorwurf, ihr Handeln im Laufe des Eintragungsverfahrens verlet- ze das Gebot von Treu und Glauben, fest, Beanstandungen seien keine rechtlich verbindlichen Zusicherungen, welche ein Anmelder als Vertrau- ensgrundlage anrufen könne, weshalb insbesondere bei komplexen Sachverhalten wie vorliegend, im Laufe des Eintragungsverfahrens diffe- rierende Beurteilungen vorgenommen werden können. Dieser Umstand sei insbesondere den spezialisierten Anwälten, wie dem Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin, bekannt. Weiter sei die Forderung zur Umklas- sierung der von der Beschwerdeführerin in Klasse 42 eingeteilten stritti- gen Dienstleistungen nicht auf eine Praxisänderung sondern eine Ände- rung der Rechtsgrundlage zurückzuführen, weshalb der Vertrauensschutz diesbezüglich nicht verletzt wurde. Bezüglich der materiellen Zurückwei- sungen hielt die Vorinstanz ergänzend fest, dass eine Gleichbehandlung mit den von der Beschwerdeführerin angegebenen Voreintragungen auf- grund offensichtlicher Unterschiede zu verneinen sei. Auch lasse sich aus der Streichung des Begriffs "Glasfaser" im Waren- und Dienstleistungs- verzeichnis nicht schliessen, dass die Oberbegriffe "Kabel", "Draht" und "Satellit" bzw. "drahtlose Kommunikation" eine Anwendung von Glasfa- sern nicht beinhalten, denn die Glasfasertechnologie sei mittlerweile auch in diesen Bereichen Voraussetzung zur Telekommunikationsart. K. In ihrer Replik vom 5. Oktober 2011 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Rechtsbegehren fest und führte zur Vernehmlassung der Vorinstanz aus, das Gebot von Treu und Glauben sei sehr wohl verletzt worden, denn ein dreifaches Ändern der Sachverhaltsbeurteilung sowie einer Umklassie- rungsforderung trotz 61facher Voreintragungen führe unweigerlich zur Frage, worauf sich der Bürger im Verkehr mit der Vorinstanz verlassen könne. Unter Verweis auf diverse Urteile des Bundesverwaltungsgerichts hielt die Beschwerdeführerin fest, dass zwischen dem Sinngehalt des hin-
B-3920/2011 Seite 8 terlegten Zeichens und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine direkte Verbindung bestehe. Weder werde mit "GLASS FIBER NET" der Wareninhalt noch ein Hilfsmittel der Dienstleistungserbringung, geschweige denn deren Zweck, beschrieben. Es genüge nicht, dass das Zeichen bezüglich der Waren und Dienstleistungen "gewisse Assoziatio- nen" wecke. Um einen beschreibenden Sinngehalt zu bejahen, müssten diese direkt sein. L. Mit Eingabe vom 14. November 2011 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Duplik und beantragte unter Hinweis auf die Begrün- dung in der angefochtenen Verfügung sowie in ihrer Stellungnahme vom
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. 1.1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zustän- dig (Art. 31 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Ein Ausnahmefall nach Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist somit für die Beurteilung der vor- liegenden Beschwerde zuständig. 1.2. Auf die Beschwerde ist einzutreten, sofern die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1 Bst. b und Bst. c VwVG). Dabei handelt es sich um Verfah- rensvoraussetzungen, ohne die die Beschwerdeinstanz auf ein Rechts- begehren nicht eintritt (vgl. RENÉ RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA
B-3920/2011 Seite 9 KISS/DANIELA THURNHERR/DENISE BRÜHL-MOSER, Öffentliches Prozess- recht, 2. Aufl., Basel 2010, Rz. 1035 f., 1097). Mit der vorliegend angefochtenen Verfügung vom 10. Juni 2011 hat die Vorinstanz das Markenhinterlegungsgesuch der Beschwerdeführerin vom 16. September 2010 lediglich teilweise zurückgewiesen. In ihrer Be- schwerde vom 11. Juli 2011 hat die Beschwerdeführerin erneut die Ein- tragung des strittigen Zeichens für alle gemäss Waren- und Dienstleis- tungsverzeichnis vom 29. September 2010 aufgeführten Waren und Dienstleistungen begehrt. Soweit die Vorinstanz der strittigen Markenhin- terlegung bereits in der angefochtenen Verfügung Schutz gewährt hat, ist die Beschwerdeführerin weder beschwert, noch hat sie in diesem Umfang ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung. Auf das Hauptbegeh- ren ist demnach nur einzutreten, soweit es auf die Erteilung des Marken- schutzes für Teile des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses abzielt, für die die Beschwerdeführerin nicht bereits aufgrund der angefochtenen Verfügung Markenschutz geniesst. 1.3. Die Beschwerdeführerin hat gegenüber der Vorinstanz ergänzend zur ursprünglich beantragten Eintragung einer ihrer Auffassung nach der Klasse 42 zugehörigen Dienstleistung "kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Compu- terdatenbanken mit Informationen (Informatikdienstleistungen)" eventuali- ter eine Umformulierung der strittigen Dienstleistung in "Informatikdienst- leistungen bezüglich kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informationen" vorgeschlagen, was ihrer Meinung nach zu einem Verbleib der Dienstleistung in Klasse 42 führen sollte. Die Vorinstanz hat zwar nicht im Rahmen des Dispositivs, wohl aber im Rahmen der Erwägungen auch den Eventualantrag behandelt und auch in Bezug auf diesen fest- gestellt, er sei bereits aus formellen Gründen zurückzuweisen (angefoch- tene Verfügung, S. 5 f.). Angesichts dieser Ausgangslage hat die Beschwerdeführerin einerseits jedenfalls Anspruch darauf, dass im Rahmen der Beurteilung der ange- fochtenen Verfügung beide soeben erwähnten Formulierungen erörtert werden, nachdem sie auch im Beschwerdeverfahren ausdrücklich ein entsprechendes Eventualbegehren gestellt hat. Andererseits scheint es auch sachgerecht, die Klassierung zu beurteilen, selbst wenn diese auf- grund der möglicherweise unabhängig von der Zuordnung zu bejahenden
B-3920/2011 Seite 10 beschreibenden Natur der verlangten Eintragungen allenfalls offen blei- ben könnte. 1.4. Die Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. De- zember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) einge- reicht, und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Demnach ist auf die Beschwerde der Beschwerdeführerin im vorstehend genannten Umfang einzutreten (vgl. E. 1.2 und E. 1.3). 2. Marken sind Zeichen, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen ei- nes Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Rechtlich betrachtet dienen Marken also der Individualisie- rung von Waren und Dienstleistungen (BGE 129 III 514 E.2 LEGO [3D]). Zum Schutz einer Marke bedarf es grundsätzlich einer Registrierung (Art. 5 MSchG; vgl. KAMEN TROLLER, Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, 2. Aufl., Basel 2005, S. 62). Die Vorinstanz weist ein Eintragungsgesuch unter anderem zurück, wenn es den formalen Er- fordernissen des Markenschutzgesetzes oder der Markenschutzverord- nung nicht entspricht (Art. 30 Abs. 2 Bst. a MSchG). Für eine Markenhin- terlegung ist beim Institut unter anderem das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einzureichen, für die die Marke beansprucht wird (Art. 28 Abs. 2 Bst. c MSchG). Die Waren und Dienstleistungen, sind präzise zu bezeichnen (Art. 11 Abs. 1 Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Die Waren und Dienstleistun- gen sind in Gruppen zusammenzufassen, die den internationalen Klassen nach dem Abkommen von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationa- le Klassifikation von Waren und Dienstleistungen (SR 0.232.112.7) ent- sprechen (Art. 11 Abs. 2 MSchV). Den Gruppen ist die Nummer der jewei- ligen Klasse dieser Klassifikation voranzustellen, und jede Gruppe ist in der Reihenfolge der Klassen dieser Klassifikation anzuordnen (vgl. Art. 9 Abs. 1 des Markenrechtsvertrags von Singapur vom 27. März 2006 [SR 0.232.112.11]). 3. Vorliegend wurde das Markeneintragungsgesuch bezüglich der Dienst- leistung "kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffs- möglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informa- tionen (Informatikdienstleistungen)" in Klasse 42 auch aus formellen
B-3920/2011 Seite 11 Gründen zurückgewiesen. Die Beschwerdeführerin beantragt in ihrem Hauptbegehren die Markenhinterlegung Nr. 59808/2010 "GLASS FIBER NET" sei auch für die strittige Formulierung in Klasse 42 zu registrieren. Eventualiter verlangt die Beschwerdeführerin die Registrierung der Mar- kenhinterlegung in Klasse 42 für "Informatikdienstleistungen bezüglich kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkei- ten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informationen". Vor diesem Hintergrund ist als Erstes zu prüfen, ob die formelle Zurückwei- sung der vorliegend strittigen Markenhinterlegung im genannten Umfang durch die Vorinstanz einer korrekten Auslegung und Anwendung der ein- schlägigen Normen (vgl. oben unter E. 2) entspricht. 3.1. Verweigert hat die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung den Markenschutz aus formellen Gründen für die Dienstleistung "kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informationen (Informatik- dienstleistungen)" in Klasse 42. Sie begründete dies im Wesentlichen damit, dass die Zurverfügungstellung bzw. Vermietung von Zugriffsmög- lichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken Dienstleistungen seien, welche den Zugang zu Datenbanken verschaffen, und als solche zu den Telekommunikationsdienstleistungen der Klasse 38 gezählt wür- den (angefochtene Verfügung, Teil II, Ziff. 4). Dem hält die Beschwerde- führerin entgegen, durch den Zusatz "Informatikdienstleistungen" seien die Dienstleistungen klar als solche eines Informatikers gekennzeichnet, weshalb sie ihrer Meinung nach in die Klasse 42 eingeteilt werden. 3.2. Dazu ist zunächst festzuhalten, dass am 1. Januar 2012 die 10. Auf- lage der Nizzaer Klassifikation in Kraft getreten ist und diese im Eintra- gungsverfahren rückwirkend auch auf jene Markeneintragungsgesuche Anwendung findet, welche vor deren Inkrafttreten hinterlegt aber noch nicht registriert wurden (vgl. Newsletter 2011/12 Marken des Eidg. Institut für Geistiges Eigentum, abrufbar unter http://www.ige.ch). Da die vorlie- gende Beschwerde am 11. Juli 2011 eingereicht wurde, trat die Rechts- änderung während des Beschwerdeverfahrens ein. Mangels ausdrückli- cher gesetzlicher Ordnung, ist zur Festlegung des anwendbaren Rechts auf die allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsätze zurückzugreifen (PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 24 Rz. 18 und 20). Da die Nizza Klassifikation keine Vorschrift "um der öffentlichen Ordnung willen" oder "zur Durchsetzung erheblicher öffentlicher Interessen" erlassen wurde,
B-3920/2011 Seite 12 und deren Neuauflage ebenso wenig ein milderes Recht darstellt, ist folg- lich die 9. Auflage anzuwenden. 3.3. Eine Dienstleistung wird grundsätzlich nach den Dienstleistungsbe- reichen klassifiziert, die in der Klasseneinteilung und den erläuternden Anmerkungen enthalten sind oder in Analogie zu anderen vergleichbaren Dienstleistungen (vgl. Allgemeine Anmerkungen zur Nizzaer Klassifikati- on, 9. Auflage, lit. a, S. 4, abrufbar unter http://www.wipo.int/classifica- tions/nivilo/nice9/index.htm?lang=DE#). Dienstleistungen im Bereich der Vermietung werden grundsätzlich den Klassen zugeordnet, wie die mithil- fe der vermieteten Gegenstände erbrachten Dienstleistungen (vgl. Allge- meine Anmerkungen zur Nizzaer Klassifikation, 9. Auflage, a.a.O., lit. b, S. 4). 3.3.1. Die strittige Formulierung "kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerda- tenbanken mit Informationen" ist als Ganzes nicht in der alphabetischen Liste der Nizzaer Klassifikation aufgeführt. Zwecks Eruierung der korrek- ten Einteilung können aber die Einteilung der Dienstleistungen "Bereitstel- len des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk; Vermietung von Zugriffszeit auf globale Computernetzwerke; Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken" analog herangezogen werden. Diese sind allesamt in der Klasse 38 eingeteilt (vgl. alphabetische Auflistung der Nizzaer Klassifika- tion, 9. Auflage, a.a.O.; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B- 2380/2010 vom 7. Dezember 2011 E. 6.3 lawfinder/LexFind.ch [fig.]). Die Beschwerdeführerin beansprucht ihrerseits sowohl das "Zurverfü- gungstellen von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerda- tenbanken" als auch deren Vermietung, so dass im Zusammenhang mit diesem Teil der Dienstleistungsformulierung auf eine Einteilung in die Klasse 38 zu bestehen ist. 3.3.2. Weiter enthält die Klasse 42 gemäss den erläuternden Anmerkun- gen der Nizzaer Klassifikation in der 9. Auflage "im Wesentlichen einzeln oder gemeinsam erbrachte Dienstleistungen, die sich auf theoretische und praktische Aspekte komplexer Gebiete beziehen; derartige Dienst- leistungen werden erbracht durch Angehörige von Berufen wie Chemiker, Physiker, Ingenieure, Programmierer usw." (vgl. Erläuternde Anmerkun- gen zu der Klasse 42 der Nizzaer Klassifikation, 9. Auflage, a.a.O.). Da- gegen umfasst die Klasse 38 "im Wesentlichen Dienstleistungen, die es zumindest einer Person ermöglichen, mit einer anderen durch ein sin- nesmässig wahrnehmbares Mittel in Verbindung zu treten" (vgl. Erläu-
B-3920/2011 Seite 13 ternde Anmerkungen zu der Klasse 38 der Nizzaer Klassifikation, 9. Auf- lage, a.a.O.). Darunter fallen insbesondere Dienstleistungen, welche es einer Person gestatten, mit einer anderen zu sprechen, oder solche durch welche Botschaften von einer Person an eine andere übermittelt werden können, aber auch welche akustische oder visuelle Übermittlungen von einer Person an eine andere gestatten (z.B. Rundfunk und Fernsehen) (vgl. Erläuternde Anmerkungen zu der Klasse 38 der Nizzaer Klassifikati- on, 9. Auflage, a.a.O.). Daraus lässt sich entgegen der Ansicht der Be- schwerdeführerin durchaus schliessen, dass in Klasse 42 eingeteilte Dienstleistungen gerade nicht die Kommunikation bzw. das "Miteinander- in-Verbindung-treten" bezwecken. Vielmehr sind in Klasse 42 jene infor- matikrelevanten Dienstleistungen eingeteilt, welche im Zusammenhang mit Software (deren Erstellung, Installation, Wartung, Design) oder einer Systemanalyse stehen (vgl. Alphabetische Auflistung der Nizzaer Klassifi- kation, 9. Auflage, a.a.O.). 3.3.3. Zudem ist der Begriff "Informatiker", welcher unter der 8. Auflage noch in der Beschreibung der Klasse 42 aufgeführt wurde, mit der neun- ten Auflage klar durch "Programmierer" ersetzt worden – wie von der Vor- instanz zu Recht bemerkt (angefochtene Verfügung, Teil B1/II, Ziff. 5). Dies und die Tatsache, dass – wie unter E. 3.3.2 aufgeführt – einzig Pro- grammierrelevante Dienstleistungen noch in Klasse 42 eingeteilt sind, zeigen deutlich, dass in der 9. Auflage die Dienstleistungen eines Infor- matikers nicht mehr zwingend in Klasse 42 eingeteilt sind. Entsprechend verlangt die Vorinstanz bei der Beanspruchung des Begriffs auch eine Präzisierung (angefochtene Verfügung, Teil B1/II, Ziff. 5). 3.4. Aus dem Gesagten ist daher zu folgern, dass die grundsätzlich be- anspruchten Dienstleistungen "kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerda- tenbanken mit Informationen" von der Klasse 42 analog zu den Dienst- leistungen "Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetz- werk; Vermietung von Zugriffszeit auf globale Computernetzwerke; Ver- schaffen des Zugriffs zu Datenbanken" der Klasse 38 zugehörend sind (vgl. angefochtene Verfügung, Teil B1/II, Ziff. 5; Urteil des Bundesverwal- tungsgerichts B-2380/2010 vom 7. Dezember 2011 E. 6.3 lawfin- der/LexFind.ch [fig.]). Die von der Beschwerdeführerin gewählte Präzisie- rung ist zwar zulässig, ändert aber an der Natur der beanspruchten Dienstleistung nichts: selbst als Informatikdienstleistung handelt es sich um eine in ihrer Natur der Klasse 38 zugehörende Dienstleistung. Es ist der Vorinstanz demnach zu folgen, wenn diese die Umteilung der in Klas-
B-3920/2011 Seite 14 se 42 beanspruchten Dienstleistung "kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Compu- terdatenbanken mit Informationen (Informatikdienstleistungen)" verlangt und das Zeichen hierfür aus formellen Schutzausschlussgründen vom Markenschutz ausschliesst. 3.5. Eventualiter verlangt die Beschwerdeführerin die Umformulierung der strittigen Dienstleistung in "Informatikdienstleistungen bezüglich kostenlo- ses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informationen", was ihrer Meinung nach zu einem Verbleib der Dienstleistung in Klasse 42 führen sollte. Hierzu ist im Einklang mit der Vorinstanz (angefochtene Verfügung, Teil B1/II, Ziff. 5) festzustellen, dass diese nicht in die Klasse 42 einzutei- len sind, denn vorliegend ändert auch die ausdrückliche Erwähnung des Begriffs "Informatikdienstleistung" an der Einteilung nichts. Die Informa- tikdienstleistung wird nämlich bezüglich dem Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten auf Computerdatenbanken, d.h. ei- ner Dienstleistung der Klasse 38, erbracht. Es ist daher übereinstimmend mit der Vorinstanz festzustellen, dass die eventualiter beantragte Umfor- mulierung ebenso der Klasse 38 zugehörend ist. 3.6. Damit ist zur formellen Zurückweisung der Marke festzuhalten, dass die Vorinstanz zu Recht die Umklassierung in Klasse 38 der in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistung "kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerda- tenbanken mit Informationen (Informatikdienstleistungen)" verlangt hat. Dies gilt auch für den Formulierungsvorschlag gemäss dem Eventualbe- gehren der Beschwerdeführerin. 4. 4.1. Weiter stützt die Beschwerdeführerin ihr Begehren bezüglich der formellen Zurückweisung u.a. auf das in Art. 8 Abs. 1 der Bundesverfas- sung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) verankerte Gleichbehandlungsprinzip. Aus dieser Verfassungs- norm bzw. aus dem Umstand, dass die Vorinstanz ihre 61 Voreintragun- gen mit einem entsprechend formulierten Waren- und Dienstleistungsver- zeichnis zum Markenschutz zugelassen hat, leitet die Beschwerdeführe- rin einen Rechtsanspruch auf die Registrierung der vorliegend strittigen Markenhinterlegung mit dem entsprechenden Waren- und Dienstleis- tungsverzeichnis ab.
B-3920/2011 Seite 15 4.2. Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Dieselbe Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte un- terschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch sind (CHRISTOPH WILLI, Marken- schutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Be- rücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zü- rich 2002, Art. 2, N. 28). Demgegenüber besteht grundsätzlich kein An- spruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, selbst wenn eine bisher abwei- chende Praxis bestanden haben sollte. Frühere – allenfalls fehlerhafte – Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (Urteil des Bundesgerichts 4A_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 3 Doppelhelix [fig.] mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2419/2008 vom 12. April 2010, auszugsweise publiziert in: BVGE 2010/47, E. 10.1 Madonna mit Hinweisen). Nach Rechtsprechung von Bundesgericht und Bundesverwaltungsgericht wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des Bundesgerichts 4A_250/2009 vom 10. September 2009 E. 4 UNOX [fig.]; Urteil des BVGer B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9.1 Chocolat Pavot I [fig.]). Ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht im beschriebenen Sinne kann sich nicht nur in Bezug auf materielle (absolute) Ausschlussgründe, sondern auch betreffend formelle Schutzanforderungen ergeben (vgl. PHILIPP DANNACHER, Der allgemeine Gleichheitssatz im Markenprüfungs- verfahren bei Gemeinschaftsmarken der EU sowie im deutschen und im schweizerischen Markenprüfungsverfahren, Basel 2012, S. 4 i.V.m. S. 169). Verletzungen des Gleichbehandlungsgebots müssen sodann im Rechtsmittelverfahren grundsätzlich ausdrücklich gerügt werden, was auch die Obliegenheit einschliesst, entsprechende Vergleichsfälle an- zugeben (vgl. etwa BVGE 2007/16 E. 6.4 S. 198, mit weiteren Hinwei- sen). 4.3. Das Bundesgericht hat festgehalten, das Gleichbehandlungsgebot des Art. 8 Abs. 1 BV beziehe sich grundsätzlich nur auf die Gleichbehand- lung verschiedener Personen (Urteil des Bundesgerichts 4A_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 3 "Doppelhelix" [fig.]). Soweit die Beschwerdeführe- rin demnach geltend macht, weitere von ihr hinterlegte Marken seien mit dem von ihr vorliegend angestrebten Waren- und Dienstleistungsver- zeichnis bzw. mit der gewünschten Klassierung akzeptiert worden, kann
B-3920/2011 Seite 16 sie daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten, da sie gegenüber sich selbst von vornherein keinen Anspruch auf Gleichbehandlung hat. Da die Be- schwerdeführerin keine Vergleichsfälle anführt, in denen die Vorinstanz vergleichbar formulierte Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse zu Gunsten Dritter akzeptiert hat, dringt sie mit ihrem Vorbringen, die Vorin- stanz habe in der angefochtenen Verfügung das Gleichbehandlungsgebot verletzt, nicht durch. Damit ist auch nicht weiter zu prüfen, welch Bedeu- tung der in Erwägung 3 hiervor dargestellten Rechtsänderung in Bezug auf die Klassifizierung zukommt (vgl. Vernehmlassung, S. 3). 5. Die Beschwerdeführerin beruft sich ausserdem auf den in Art. 9 BV ver- ankerten Grundsatz von Treu und Glauben, weil die Vorinstanz das vor- liegende Markeneintragungsgesuch bis zum Erlass der angefochtenen Verfügung sowohl formell als auch materiell mehrfach neu beurteilt habe. Anfänglich beanstandete Waren und Dienstleistungen seien im Laufe des Prüfungsverfahrens doch zugelassen (sowohl formell als auch materiell) und andere anfänglich zugelassene Waren und Dienstleistungen seien kurz vor Erlass der vorinstanzlichen Endverfügung vom Schutz ausge- nommen worden. Darin erblickt die Beschwerdeführerin eine Verletzung von Treu und Glauben, da diverse behördliche Zusicherungen – seien diese nun positiv oder negativ – im Laufe des Verfahrens widerrufen wor- den seien. 5.1. Der Grundsatz von Treu und Glauben verleiht einer Person einen Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusiche- rungen oder sonstiges, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten einer Behörde. Vorausgesetzt ist, dass die Person, die sich auf Vertrau- ensschutz beruft, berechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig machen kann; schliesslich scheitert die Berufung auf Treu und Glauben dann, wenn ihr überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen (BGE 129 I 170 E. 4.1, mit weiteren Hinweisen; BVGE 2010/31 E. 7 "Kugelschreiber [3D]"; vgl. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜL- LER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/ St. Gallen 2010, Rz. 622 ff.). 5.2. Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz in ihrer ersten Beanstandung vom 20. September 2010 formelle und v.a. materielle Schutzausschluss- gründe geltend gemacht (vgl. E. B hiervor), wobei sie das Zeichen insbe- sondere materiell einzig im Zusammenhang mit den in Klasse 41 bean-
B-3920/2011 Seite 17 spruchten Dienstleistungen "sportliche und kulturelle Aktivitäten" als schutzfähig erachtete. Im weiteren Verlauf des Prüfungsverfahrens hiess die Vorinstanz eine vormals beanstandete Formulierung nunmehr gut, hielt aber an der materiellen Zurückweisung gemäss Beanstandung vom 20. September 2010 fest. In der Folge nahm die Vorinstanz mit Schreiben vom 14. März 2011 eine erneute Prüfung des Gesuches vor. Dabei hielt sie einerseits an den formellen Beanstandungspunkten fest, hiess aber andererseits das Markeneintragungsgesuch bezüglich der bis anhin vom Schutz ausgeschlossenen Dienstleistung "Telekommunikation und Sen- den über Strom" (Klasse 38) gut und wies es hingegen für die bis anhin zum Markenschutz zugelassene Dienstleistung "kulturelle Aktivitäten" ab. Zu jedem Schreiben wurde der Beschwerdeführerin das rechtliche Gehör gewährt. 5.3. Sinngemäss erblickt die Beschwerdeführerin in sämtlichen vo- rinstanzlichen Schreiben, welche im Laufe des Prüfungsverfahrens ergin- gen, eine Vertrauensgrundlage. Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die unbestrittenen Neubeurteilungen in Bezug auf die dargestellten Punkte jedenfalls insoweit ohne Belang sind, als sie sich zugunsten der Beschwerdeführerin ausgewirkt haben. Es ist jedenfalls nicht Sache des Gerichts, aufsichtsrechtliche Feststellungen zum der Vorinstanz seitens der Beschwerdeführerin vorgeworfenen "Hüst und Hott" zu treffen (vgl. dazu Beschwerde, S. 7). Zudem verkennt sie die Natur der Korrespon- denz mit der Vorinstanz bzw. jene des Prüfungsverfahrens. Das Marken- prüfungsverfahren ist mehrstufig und führt nur im Idealfall ohne Bean- standung direkt zu einer Eintragung. Bestehen aber wie vorliegend mate- rielle und/oder formelle Schutzausschlussgründe, eröffnet die erste vo- rinstanzliche Beanstandung einen Schriftenwechsel (vgl. Art. 30 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 17 MSchV), in welchem dem Hinterleger stets das rechtliche Gehör gewährt wird (Art. 17 Abs. 2 MSchV). Faktisch wird das Gesuch daher bis zum Erlass der anfechtbaren Verfügung mehrmals ge- prüft, was aber insbesondere einem rechtsvertretenen Hinterleger be- wusst sein muss. Demnach kann sich höchstens in Bezug auf das letzte Schreiben der Vorinstanz vor Erlass einer anfechtbaren Verfügung die Frage stellen, ob diesem der Charakter einer behördlichen Auskunft zu- kommt, auf welche ein Hinterleger berechtigterweise vertrauen kann (vgl. zum Ganzen BVGE 2010/31 E. 7 "Kugelschreiber [3D]", mit Hinweis auf BGE 121 II 479 E. 2c). Dies ist indessen zu verneinen, da die Beschwer- deführerin aufgrund der verwendeten Formulierungen keine der einschlä- gigen Ausführungen der Vorinstanz als Zusicherungen verstehen durfte. Erst die Eintragung (Art. 30 Abs. 3 MSchG i.V.m. Art. 19 Abs. 1 MSchV)
B-3920/2011 Seite 18 oder die anfechtbare Endverfügung besiegelt das vorinstanzliche Prü- fungsverfahren (Art. 30 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 17 Abs. 2 MSchV). Da- mit kann die Beschwerdeführerin aus der Korrespondenz mit der Vorin- stanz vor Ergehen des angefochtenen Entscheides nichts zu ihren Guns- ten ableiten. 5.4. Als weitere mögliche Vertrauensgrundlage, auf die sich die Be- schwerdeführerin zumindest bezüglich der Frage der Notwendigkeit einer Umklassierung beruft, ist der gewährte Markenschutz für die schweizeri- sche Marke Nr. 603 239 "FIBRE POWER" mit einem entsprechenden Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Diese eigene Voreintragung ist nach Inkrafttreten der 9. Auflage der Nizzaer Klassifikation hinterlegt wor- den. Inwieweit das Verhalten der Vorinstanz generell eine genügende Vertrauensgrundlage bildet, damit sich die Beschwerdeführerin auf den Vertrauensschutz berufen kann, steht angesichts der einschlägigen Rechtsprechung nicht eindeutig fest (vgl. hierzu ausführlich E. 5.2 des Ur- teils des Bundesverwaltungsgerichts B-619/2011 vom 19. Dezember 2011 "Doppelhelix" [fig.]). Indessen kommt einer einzelnen Markeneintragung in Bezug auf ein neues Eintragungsgesuch grundsätzlich nicht der Cha- rakter einer Vertrauensgrundlage zu. Demnach kann die Beschwerdefüh- rerin allein aus der Tatsache, dass ein einzelnes Gesuch unter Geltung der gleichen Klassifikationsauflage ein Jahr vorher mit dem von der Vor- instanz in casu beanstandeten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingetragen worden ist, nichts zu ihren Gunsten ableiten (Urteil des Bun- desgerichts 4A_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 4 "Doppelhelix" [fig.]; vgl. auch in diesem Sinne Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-848/2010 vom 4. August 2010 E. 6.2 Wild Bean Café, mit weiteren Hinweisen; B- 1611/2001 vom 7. Oktober 2008 E. 7.2 Laura Biagiotti Acqua di Roma [fig.]). Alle älteren Marken fallen aufgrund der Anwendbarkeit der alten Nizza-Klassifikation diesbezüglich ohnehin ausser Betracht. Inwieweit un- ter Berufung auf den Vertrauensgrundsatz in besonders qualifizierten Fäl- len im Ergebnis (auch) eine Gleichbehandlung im Unrecht in Bezug auf eigene Voreintragungen erreicht werden kann, kann demnach vorliegend offen bleiben (vgl. diesbezüglich zur Rechtsprechung der RKGE PHILIPP DANNACHER, a.a.O., S. 174 f.). 5.5. Zusammenfassend ergibt sich, dass der Beschwerdeführerin zwar dahingehend zuzustimmen ist, dass die zweifache Änderung bezüglich der zugelassenen bzw. zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen nicht dem idealen Verlauf der Korrespondenz während dem Markenprü- fungsverfahren entspricht. Indessen kommt den Verlautbarungen der Vor-
B-3920/2011 Seite 19 instanz im Rahmen dieses Verfahrens regelmässig und auch im vorlie- genden Fall nicht der Charakter einer Vertrauensgrundlage zu (vgl. E. 5.3). Auch aus einer eigenen Voreintragung kann die Beschwerdefüh- rerin in diesem Zusammenhang nichts zu ihren Gunsten ableiten (vgl. E. 5.3). Damit erweist sich die Rüge, die Vorinstanz habe gegen Treu und Glauben verstossen, in beiden Punkten als unbegründet. 6. Materiell weist die Beschwerdeführerin die vorinstanzliche Beurteilung des hinterlegten Zeichens, wonach es sich um eines in Verbindung mit den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen beschreibendes und freihaltebedürftiges Zeichen handle, von sich. Es gilt demnach im Nach- folgenden zu prüfen, ob diese Zurückweisung zu Recht erfolgte. 7. Nach Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Marken- schutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die Wa- ren und Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. 7.1. Der Begriff Zeichen des Gemeinguts ist ein Sammelbegriff für be- schreibende Angaben, Freizeichen sowie für elementare Zeichen. Der Grund für den Schutzausschluss ist im Freihaltebedürfnis oder in der feh- lenden Unterscheidungskraft des Zeichens begründet (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Imma- terialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, [hiernach: MARBACH, SIWR III/1], N. 247). Als Gemeingut sind unter anderem die in Art. 6 quinquies B Ziff. 2 PVÜ erwähnten Zeichen anzusehen, die spezifische Merkmale der entsprechenden Produkte bezeichnen und daher nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen dienen können und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Be- triebsherkunft verstanden werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4854/2010 vom 29. November 2010 E. 3 Silacryl). Nicht kennzeich- nungskräftig sind demnach insbesondere Sachbezeichnungen und Hin- weise auf Eigenschaften wie beispielsweise die Beschaffenheit, Bestim- mung oder Wirkung der Waren oder Dienstleistungen, sofern solche Hin- weise vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen An- spielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 – akustische Marke, mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 Felsenkeller, BGE 129 III 514 E. 4.1 Lego [3D], und BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon). Beschreibende Angaben
B-3920/2011 Seite 20 können sich auch auf die Inhaltsstoffe der beanspruchten Waren be- ziehen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4854/2010 vom 29. No- vember 2010 E. 5.3 Silacryl) und auf diese Weise die Gemeingutzugehö- rigkeit des Zeichens begründen. Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die ausschliesslich aus allgemeinen Qualitätshinweisen oder re- klamehaften Anpreisungen bestehen (Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 we make ideas work; BGE 129 III 225 E. 5.1 Masterpiece I). Massgeblich für die naheliegende Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters sind die im Registereintrag erwähnten Waren und Dienst- leistungen (MARBACH, SIWR III/1, Rn. 209 ff.). 7.2. Auch englische Ausdrücke können Gemeingut sein, wenn sie von ei- nem erheblichen Teil der Verkehrskreise verstanden werden (BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece, Urteil des Bundesgerichts, veröffentlicht in sic! 2004, 401 f. E. 3.1-3.2 Discovery Travel & Adventure Channel; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.3 NOBLEWOOD; B-4762/2011 vom 28. November 2012 E. 3.3 MYPHO- TOBOOK). Nach der Rechtsprechung können vom breiten Publikum al- lerdings nur ein Grundwortschatz englischer Vokabeln und keine perfek- ten Englischkenntnisse erwartet werden (BGE 125 III 203 E. 1c Budwei- ser, BGE 108 II 489 E. 3 Vantage, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-684/2009 vom 24. Juni 2009 E. 3.2 Outperform. Outlast [mit Hinwei- sen], und B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 4.2 Total Trader). Fachkreise verfügen dagegen in ihrem Fachgebiet oft über gute Englischkenntnisse (Urteil des Bundesgerichts 4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 AdRank, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4.2 Salesforce.com und B-7204/2007 vom
B-3920/2011 Seite 21 (Urteil des Bundesgerichts 4A_330/2009 vom 3. September 2009 E. 2.3.2 Magnum). Auch das Verständnis betroffener Fachkreise ist zu berücksich- tigen (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, [hiernach: DAVID, Kommentar] MSchG Art. 2 Rn. 18). Dem Gemeingut zugehörig sind zudem Zeichen, bei denen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen von einem Freihaltebedürfnis auszugehen ist (BVGE 2010/32 E. 7.3. Pernaton/Pernadol 400; Urteil des Bundesverwal- tungsgericht B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.2 A-Z). Bei der Beur- teilung der Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens ist auf das Bedürfnis der Verkehrsteilnehmer, allen voran den Konkurrenten des Hinterlegers, ab- zustellen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 11). 8. Die Marke "GLASS FIBER NET" beansprucht Schutz für Waren der Klas- se 9 und Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38, 41 und 42. Die in Klas- se 9 beanspruchten "herunterladbaren Publikationen" richten sich an alle und damit auch an den Durchschnittskonsumenten, was weder von der Beschwerdeführerin noch von der Vorinstanz bestritten wird. Die in Klas- se 35 beanspruchten Dienstleistungen "Werbung; Werbung mittels elek- tronischer Medien; Marketing" richten sich nicht an das breite Publikum, obschon sie von jedermann in Anspruch genommen werden können, denn sie decken keine alltäglichen Bedürfnisse ab, sondern werden im Zusammenhang mit spezifischen Fragen des wirtschaftlichen Verkehrs erbracht. Deren Verkehrskreise setzen sich daher grundsätzlich aus Per- sonen zusammen, die versiert bzw. darin professionell tätig sind, worun- ter sowohl Privat- als auch Fachpersonen zu zählen sind (Urteil des Bun- desverwaltungsgerichts B-1009/2010 vom 14. März 2011, E. 3.2, Credit Suisse/UniCredit Suisse Bank [fig.]). Demgegenüber stellt die in Klasse 36 beanspruchte Dienstleistung "Geldgeschäfte, nämlich elektronischer Zahlungsverkehr" zwar eine Dienstleistung des wirtschaftlichen Verkehrs dar, deckt jedoch alltägliche Bedürfnisse ab, weshalb sie sich nicht nur an Fachkreise sondern auch an das breite Publikum richtet (Urteile des Bun- desverwaltungsgerichts B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 3 TOTAL TRADER; B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 5 Hofer/Höfer Family Office [fig.]; B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 4, Sansan/Santasana; B- 5188/2010 vom 27. Mai 2011 E 6.1 M&G [fig.]/MG International; B- 38+39+40/2011 vom 29. April 2011 E. 7.3.2 IKB/ICB [fig.] et al.; B- 1009/2010 vom 14. März 2011 E. 3.3.2 Credit Suisse/UniCredit Suisse Bank [fig.]). Die in Klasse 38 beanspruchten Telekommunikations- und
B-3920/2011 Seite 22 Übermittlungsdienstleistungen sowie Rundfunk- bzw. Ausstrahlungs- dienstleistungen richten sich sowohl an Fachkreise wie Telematiker, In- formatiker und Journalisten als auch an Durchschnittskonsumenten (Ur- teile des Bundesverwaltungsgerichts B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 6 Home Box Office/Box Office, B-2380/2010 vom 7. Dezember 2011 E. 5 lawfinder/LexFind.ch [fig.]). Gleiches gilt für die in Klasse 41 beanspruch- ten Unterhaltungs-, Kultur- und Vermietungsdienstleistungen, sowie den Software-Entwicklungsdienstleistungen der Klasse 42, welche sich v.a. an den Endverbraucher und damit den Durchschnittskonsumenten richten aber auch von Fachkräften wie etwa Informatiker und Journalisten in An- spruch genommen werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B- 2380/2010 vom 7. Dezember 2011 E. 5 lawfinder/LexFind.ch [fig.]). 9. 9.1. Die strittige Wortmarke besteht aus der englischen Wortfolge "GLASS FIBER NET", welche wortwörtlich auf Deutsch mit "Glas Faser Netzwerk" bzw. "Glas Faser Netz" übersetzt wird (vgl. PONS Online Wör- terbuch Englisch-Deutsch, abrufbar unter http://www.pons.de, [hier- nach: PONS], zuletzt besucht am 12.09.2012). Da sich das hinterlegte Zeichen aus Begriffen des englischen Grundwortschatzes zusammen- setzt, werden es sowohl Fachkreise als auch Durchschnittsabnehmer oh- ne Gedankenaufwand als "Glasfasernetzwerk" bzw. "Glasfasernetz" ver- stehen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3377/2010 vom 27.07.2010 E. 5.2 RADIANT APRICOT, B-1364/2008 vom 24. Juni 2009 E. 5.3 On the Beach). Am Verständnis ändert auch nicht, dass Fachkräfte wissen, dass die Begriffe "Glasfasernetz" bzw. "Glasfasernetzwerk" mit "glass fiber network" oder "optic fibre cable network" übersetzt werden (vgl. Eintrag zu "Glasfasernetz" und "Glasfaser" in: Fachwörterbuch Deutsch-Englisch des grossen Online-Lexikon für Informationstechnolo- gie, abrufbar unter http://www.itwissen.info > Verzeichnisse > Fachwörter DE-EN, [hiernach: ITWissen], zuletzt besucht am 12.09.2012). Denn der Sinngehalt des Zeichens ist im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen offenkundig. Die Tatsache, dass der deut- sche Begriff "Glasfasernetz" bzw. "Glasfasernetzwerk" praktisch mit der Marke identisch und diese zudem für Waren und Dienstleistungen bezüg- lich dieser Technologie hinterlegt ist, verstärkt die Annahme, dass das strittige Zeichen zumindest von den deutschsprachigen Abnehmern im dargelegten Sinne verstanden wird. Die Beschwerdeführerin bestreitet dieses Verständnis im Übrigen nicht.
B-3920/2011 Seite 23 9.2. Ein Glasfasernetz bzw. Glasfasernetzwerk ist ein Netzwerk in wel- chem die Signale optisch durch Infrarotlicht übertragen werden, wobei als Übertragungsmedium Lichtwellenleiter benutzt und mit optischen Vermitt- lungstechniken gearbeitet wird (ITWissen, a.a.O., zuletzt besucht am 12.09.2012). Die Glasfasern werden zu Glasfaserkabeln zusammenge- fasst (Glossar des Glasfasernetz der Stadt St. Gallen, abrufbar unter http://www.glasfasernetz.sgsw.ch > Projekt > Glossar, zuletzt besucht am 12.09.2012; Bundesamt für Telekommunikation, Glasfaser und Fiber to the Home, abrufbar unter: http://www.bakom.admin.ch > Themen > Tech- nologie > Telekommunikation > Glasfaser und FTTH > Häufige Fragen > Glasfaser und FTTH, zuletzt besucht am 12.09.2012). Vorteil dieser Technologie sind stark erhöhte Bandbreiten, was die Internetverbindun- gen, die Netzwerkzugriffe und gleichzeitige Benutzung (durch Telefonie, Fernsehen, Radio) gegenüber dem heutigen Standard massiv erhöhen (vgl. Glasfasernetz der Stadt St. Gallen, Vorteile, abrufbar unter http://www.glasfasersnetz.sgsw.ch/vorteile; Glasfasernetz der Stadt Basel, Vorteile, abrufbar unter http://www.glasfasernetz-basel.ch > Index
Vorteile Glasfasern; Business Services der EWB Energie Wasser Bern, abrufbar unter http://www.ewb.ch/index.php?id=1331&L=0; alle zuletzt besucht am 12.09.2012). Damit werden u.a. die Möglichkeit im Bereich der Kommunikation, des E-Business, des E-Learnings sowie der Unter- haltung vergrössert und verbessert (vgl. Glasfasernetz der Stadt St. Gallen, Vorteile, a.a.O.; Business Services der EWB Energie Wasser Bern, a.a.O.).
Im Folgenden ist nun zu prüfen, ob das Zeichen in Bezug mit den bean- standeten Waren und Dienstleistungen dem Gemeingut zuzurechnen ist. 10.1. Im Zusammenhang mit den in Klasse 9 beanspruchten "herunter- ladbaren Publikationen" hielt die Vorinstanz fest, das Zeichen werde vom Abnehmer als direkten Inhaltsbeschrieb der Publikationen verstanden (angefochtene Verfügung, Teil B2/II, Ziff. 4). Dem hält die Beschwerdefüh- rerin diverse Eintragungen entgegen, welche ihrer Meinung nach den In- halt der beanspruchten Bücher und Zeitschriften beschreiben könnten, und erachtet die Argumentation der Vorinstanz als verfehlt und freie Er- findung (Beschwerde, Ziff. 24 f.). Worin die Verfehlung der Vorinstanz be- stehe, erläutert die Beschwerdeführerin nicht. Es ist der Beschwerdeführerin insofern Recht zu geben, als die Grenze zwischen direktem und indirektem Beschrieb eines Publikationsinhaltes
B-3920/2011 Seite 24 fein sein kann. Vorliegend ist der vorinstanzlichen Feststellung jedoch beizupflichten: Glasfasern und deren Netzwerke sind ein hoch aktuelles Thema (vgl. E. 9.2 hiervor) und daher auch möglicher Publikationsinhalt. Wird eine Publikation mit der Kennzeichnung "GLASS FIBER NET" auf dem Markt angeboten, erkennen die Abnehmer darin lediglich eine direk- te Beschreibung des Inhalts, da sie im Kennzeichen einen klar definierba- ren Inhalt verstehen. Das hinterlegte Zeichen stellt als reine Sachbe- zeichnung keine Anspielung oder gar diffuse Inhaltsangabe dar (DAVID ASCHMANN, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. a, N. 170). Dabei spielt es für die Beurteilung des Gemeingutcharakters eines Zeichens entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin keine Rolle, ob die damit gekennzeichnete Ware diesen thematischen Inhalt im Endeffekt tatsäch- lich hat. 10.2. Bezüglich der Dienstleistungen "Werbung; Werbung mittels elektro- nischer Medien; Marketing" in Klasse 35, "Geldgeschäfte, nämlich elekt- ronischer Zahlungsverkehr" in Klasse 36 sowie "Unterhaltung, kulturelle Aktivitäten; Vermieten von Filmen über Internet und Kabel (einschliesslich Pay-per-View und Video on Demand Dienstleistungen)" in Klasse 41 weist die Vorinstanz die Marke im Sinne eines Hilfsmittels zur Erbringung der Dienstleistungen zurück (angefochtene Verfügung, Ziff. 5). Tatsächlich ermöglicht ein Glasfasernetz bzw. –netzwerk, wie unter E. 10.2 ausge- führt, aufgrund der Bandbreite eine deutlich leistungsfähigere und schnel- le Datenübertragung. Damit können gleichzeitig Audio-, Video- und Text- dateien in grösseren Mengen übertragen und empfangen werden, was den Anbietern insbesondere im Werbe-, Marketing- und Unterhaltungsbe- reich neue, teils interaktivere Möglichkeiten eröffnen (vgl. EWB, Business Services, a.a.O.). Dass grössere Datenvolumen dank Glasfasernetzwer- ke übertragen werden können, hat auch auf den elektronischen Zah- lungsverkehr einen Einfluss: Die Sicherheitskomponenten sowie z.B. die Möglichkeit diese Daten dank Glasfasern über grössere Distanzen schneller zu übermitteln, sind auch für Banken und Börsen von Nutzen (vgl. Interview vom 25. Juli 2012 mit Herrn Tempini, Leiter Netzwerke der Schweizerischen Nationalbank SNB, in: Glasklar, Magazin der St. Gal- lisch-Appenzellische Kraftwerke AG, abrufbar unter http://glasklar.saknet.ch > Glasfaser > Anwendungen > Im Interview mit Herrn Tempini, Leiter Netzwerke und Speichersysteme bei der Schweize- rischen Nationalbank; HANNAH WICK, Börsen im Geschwindigkeitsrausch, in: Neue Zürcher Zeitung, Ausgabe vom 25. Januar 2012, abrufbar unter <http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/boersen-im-geschwindigkeitsrausch-
B-3920/2011 Seite 25 1.14503581#>; alle vorgenannten Artikel zuletzt am 20. November 2012 besucht). Bereits heute wird die Abwicklung des elektronischen Zah- lungsverkehrs an die technologischen Möglichkeiten, welche Glasfaser- netzwerke bieten, angepasst (vgl. Glasklar Magazin, a.a.O.; WICK, a.a.O.). Verschiedene Bankinstitute bieten an die Datenvolumen ange- passte Zahlungsverkehrsdienste an (vgl. zum Beispiel das Angebot der Credit Suisse, abrufbar unter: https://www.credit-suisse.com/ch > Unter- nehmen und Institutionen > Unternehmen > Zahlungsverkehr > Zahlun- gen; Angebot der Migros Bank, abrufbar unter: http://www.migrosbank.ch
Firmen > Karten/Zahlungsverkehr > Zahlungsverkehr; Angebot der Raif- feisen, abrufbar unter: http://www.raiffeisen.ch > Firmenkunden > Zah- lungsverkehr und Konten). Die Abnehmer dieser Dienstleistungen, welche – wie aufgezeigt – bereits heute an Datenvolumen angepasste Dienstleis- tungen in Anspruch nehmen, wissen angesichts der Aktualität des The- mas "Glasfasernetz", dass dieses auch im Zusammenhang mit den in Klasse 35 und 36 beanspruchten Dienstleistungen von grosser techni- scher Wichtigkeit sein wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B- 181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.7.2 Vuvuzela). Damit beschreibt "Glass Fiber Net" zwar nicht die Art oder den Inhalt der beanspruchten Dienst- leistungen, aber direkt deren Hilfsmittel bzw. Erbringungsweise, nämlich die angewendete Technologie. Mangels eines individualisierenden Ele- ments, kann der Abnehmer im Zusammenhang mit diesen Dienstleistun- gen der Klassen 35 und 36 keinen betrieblichen Herkunftshinweis erken- nen (Urteil des Bundesgerichts 4A.6/2003 vom 14. Januar 2004 E. 2.3 BahnCard). Die Beschreibung der Erbringungsweise bzw. des benutzten Hilfsmittels ist entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin, welche hierzu auf den Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE) vom 13. August 2004 Natura Güggeli (in: sic! 2005, 19) und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7405/2006 vom 21. September 2007 mobility hinweist, mehr als blosse Assoziation. Da es die Erbrin- gungsweise bzw. das Hilfsmittel direkt beschreibt, erkennen die Abneh- mer den beschreibenden Sinngehalt ohne Gedankenaufwand. 10.3. Im Zusammenhang mit den in Klasse 38 beanspruchten Dienstleis- tungen ist mit der Vorinstanz einig zu gehen, dass diese alle im Zusam- menhang mit einem möglichen Glasfasernetzwerk stehen. So schliesst – entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin – die Tat- sache, dass sie auf die Dienstleistung "Telekommunikation und Senden über Glasfaser" verzichtet habe, den beschreibenden Sinngehalt des Zei- chens im Zusammenhang mit den weiteren Dienstleistungen nicht aus.
B-3920/2011 Seite 26 Demgemäss ist einerseits im Oberbegriff "Telekommunikation" auch die Telekommunikation über Glasfasern enthalten, da diese in der gewählten Formulierung durch die alleinige Streichung der Formel "einschliesslich Telekommunikation und Senden über Glasfasern" nicht explizit vom Oberbegriff ausgenommen wurde. Andererseits ist unter dem Begriff "Ka- bel" – wie die Beschwerdeführerin selber aufführt (Beschwerde, Rz. 33.2) – auch das optische Kabel zu subsumieren, weshalb das Zeichen "GLASS FIBER NET" im Zusammenhang mit der Dienstleistung "Tele- kommunikation, einschliesslich Telekommunikation und Senden über Ka- bel" direkt deren Erbringungsweise beschreibt, nämlich Telekommunikati- on und Senden über ein solches Glasfaserkabelnetz. Dies gilt entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin auch für die Telekommunikation über Draht, Satelliten und der drahtlosen: Zum einen dienen Glasfasern auch der Satellitentechnologie zu, in dem die beiden Techniken miteinan- der verbunden werden können (vgl. EG Satellitenanlagen, abrufbar unter: http://www.eg-sat.net/index.php/cat/c267_sat-glasfaser-technik.html, zu- letzt besucht am 20. November 2012). Andererseits wird bereits an der drahtlosen Telekommunikation über Glasfasernetze geforscht (vgl. FRANK GROTELÜSCHEN, Datenstrom im Deckenlicht, in: Technology Review 6/2010, abrufbar unter http://heise.de/-1033245, zuletzt besucht am 20. November 2012). Zwar sind diese Übertragungsmöglichkeiten noch nicht marktfähig, doch die bereits erzielten Erfolge zeigen, dass sich drahtlose Kommunikation und Glasfasernetze nicht ausschliessen. Ana- log zu den Satelliten können auch die Funkmaste mittels Glasfasern an ein Netz angeschlossen werden (vgl. zum Beispiel http://www.kabel- internet-telefon.de/news/26455-das-internet-der-zukunft-glasfaser-lte- funk-und-breitbandkabel). Es ist daher nicht auszuschliessen, dass Glas- fasern wenn nicht schon heute so doch in naher Zukunft als Zuleitungs- kabeln der Satelliten und Funkkommunikation eingesetzt werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.7.2 Vuvuzela). Bereits angeboten wird die Telefonie über Glasfasern (vgl. z.B. Angebote der Beschwerdeführerin [http://www.upc-cablecom.ch/ b2c/kabelanschluss/ kabelanschluss_alles_zum_kabel/ glasfaser.htm], der Swisscom [http://www.swisscom.ch/de/privatkunden /mehr/- glasfasernetz.html] und von Quickline [http://www.quickline.com/ privat- kunden/all-in-one/angebot-bern.html]). 10.3.1. Im Zusammenhang mit den ebenfalls in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen "elektronische Übermittlung von Daten, Bildern, Doku- menten, Nachrichten und Mitteilungen über Computerterminals und Computernetzwerke; Senden und Übermitteln mittels oder mit Unterstüt-
B-3920/2011 Seite 27 zung von Computern; Verbinden von Netzwerken (Interkonnektion) und Ausstrahlung im gesamten Netzbereich (Networking); Computer- und TV- Netzwerkverbindungsdienstleistungen; Dienstleistungen eines Betreibers von Computernetzwerken, nämlich Verschaffen von Zugangsmöglichkei- ten und Zugriffszeiten für eine Vielzahl von Benutzern zu digitalen Net- zen, Datennetzen und globalen Computernetzwerken (insbesondere In- ternet) zur Übermittlung, Verbreitung sowie zum Herunterladen von In- formationen; interaktives Senden und Telekommunikation; interaktive Vi- deotext-Dienste; interaktives Senden und Telekommunikation; interaktive Videotext-Dienste; Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken mit Infor- mationen, Text, Ton, Bildern und Daten durch Kommunikations- und Computernetzwerke (insbesondere Internet); fliessende Echtzeitübertra- gung (Streaming) von Daten, Bildern, Dokumenten, Nachrichten und Mit- teilungen in Computernetzwerken (insbesondere Internet)" wendet die Beschwerdeführerin ein, dass diese aufgrund ihres Verzichts auf die Dienstleistung "Telekommunikation und Senden über Glasfaser" nicht mit- tels Glasfasern erbracht würden (Beschwerde, Rz. 37.4). Dazu ist einer- seits festzuhalten, dass der Verzicht auf besagte Dienstleistung keine Auswirkung auf die nun in Frage stehenden Dienste hat, da dieser Ver- zicht nicht als negative Einschränkung im Waren- und Dienstleistungsver- zeichnis formuliert wurde (vgl. E. C hiervor), weshalb auch hier nicht ex- plizit auf deren Erbringung mittels Glasfasern verzichtet wurde. Anderer- seits bestreitet die Beschwerdeführerin den beschreibenden Charakter des Zeichens im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen e contrario zu Recht nicht. Es ist der Vorinstanz nämlich beizupflichten wenn diese schliesst, das Zeichen "GLASS FIBER NET" beschreibe deren Erbrin- gungsmittel direkt, nämlich Datenübermittlung und -verbreitung über bzw. anhand eines Glasfasernetzes. Glasfasern und deren Netzwerke dienen naturgemäss der Vernetzung und Übermittlung, so dass es sich beim Sinngehalt entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin (Replik, Ziff. 17) gerade nicht um eine entfernte Assoziation, sondern um eine direkte Be- schreibung handelt, welche für die Abnehmer ohne Gedankenaufwand erkennbar ist (vgl. auch die Zeichenbeurteilung im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 41 unter E. 11.2 hiervor). Aufgrund des beschreibenden Sinngehalts des Zeichens erkennen die Abnehmer darin im Zusammenhang mit den Eingangs aufgeführten Dienstleistungen der Klasse 38 keinen betrieblichen Herkunftshinweis. 10.4. Schliesslich hat die Vorinstanz das Zeichen auch im Zusammen- hang mit der Dienstleistung der Klasse 42, nämlich "Erstellen von Pro- grammen für die Datenverarbeitung; kostenloses Zurverfügungstellen und
B-3920/2011 Seite 28 Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerda- tenbanken mit Informationen (Informatikdienstleistungen)" als direkt be- schreibend zurückgewiesen, da diese mit Hilfe eines Glasfasernetzes bzw. -netzwerkes erbracht werden können. Die Beschwerdeführerin führt unter Hinweis auf den Entscheid der RKGE vom 13. August 2004 Natura Güggeli (in: sic! 2005, 19) und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7405/2006 vom 21. September 2007 mobility aus, die Abnehmer wür- den im Zeichen "GLASS FIBER NET" keinen direkten Bezug zu diesen Dienstleistungen erkennen. Bezüglich der Dienstleistung "kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informationen (Informatik- dienstleistungen)" ist – unabhängig ihrer Klassierung (vgl. hierzu E. 3 hiervor) – im Einklang mit der Vorinstanz festzuhalten, dass ein Glasfa- sernetzwerk das Erbringungsmittel dieser Dienstleistung sein kann, was eine direkte Verbindung zwischen der Marke und der Dienstleistung her- stellt. Weiter ist der Beschwerdeführerin im Einklang mit der Vorinstanz entgegenzuhalten, dass Glasfasernetzwerke auch Software enthalten, sodass die Abnehmer im Zeichen sehr wohl einen Bezug zu "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" erkennen, und zwar die Be- schreibung der Zweckbestimmung des hergestellten Datenverarbeitungs- programms. Bereits angeboten werden Datenverarbeitungsprogramme zur Planung und Pflege von Glasfasernetzwerken (vgl. z. B. die Software cableScout ®, abrufbar unter: http://www.josoftware.com/de/cable- scout/ftth-fttx.php>; die Software FibreSuite ®, abrufbar unter: http://www.fibresuite.de/). Damit steht ausser Frage, dass die Abneh- mer eine mit "GLASS FIBER NET" gekennzeichnete Dienstleistung zur Herstellung von Datenverarbeitungsprogrammen nur in dem Sinne ver- stehen, dass die hergestellten Programme Daten von Glasfasernetzwer- ken verarbeiten können. Folglich liegt eine direkte und v.a. beschreibende Verbindung zwischen dem strittigen Zeichen und den in Klasse 42 bean- spruchten Dienstleistungen vor, wohingegen ein betrieblicher Herkunfts- hinweis fehlt. 10.5. Als Zwischenergebnis kann infolgedessen festgehalten werden, dass die Marke "GLASS FIBER NET" im Zusammenhang mit allen stritti- gen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 36, 38, 41 und 42 beschreibend und damit nicht unterscheidungskräftig ist.
B-3920/2011 Seite 29 11. Die Vorinstanz bejaht schliesslich auch ein Freihaltebedürfnis der Marke für alle vom Markenschutz zurückgewiesenen Waren und Dienstleistun- gen. 11.1. Das Freihaltebedürfnis an einer Marke ist unter Bezugnahme auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen (Urteil des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 Radio Su- isse Romande). Entscheidend ist dabei der Gesamteindruck, den die Marke hinterlässt (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 "Freischwinger Panton" [3D]). Das Bestehen eines Freihaltebedürfnisses ist im Licht der erwarteten Marktentwicklung zu prüfen (MARBACH, SIWR III/1, Rn. 258 mit Hinweis auf B-7427/2006 E. 6 Chocolat Pavot). Schützenswert ist daher nicht nur ein aktuelles, sondern auch ein potentielles Interesse der Konkurrenten. Gleichwertige Alternativen schliessen ein Freihaltebedürfnis nicht zwin- gen aus (MARBACH, SIWR III/1, Rn. 259). Vielmehr ist die Knappheit ver- gleichbarer Zeichen als Massstab zu nehmen. Als Gemeingut zurückzu- weisen sind daher alle Zeichen, an deren Mitgebrauch Konkurrenten ein legitimes Interesse haben können. Vorbehalten ist die Durchsetzung im Verkehr, wenn kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht. 11.2. Vorliegend bezeichnet das hinterlegte Zeichen "GLASS FIBER NET" eine Technologie, welche längst in einigen Schweizer Gemeinden erhältlich ist (vgl. dazu die Karte des nationalen Glasfasernetz "Swiss Fibre Net", abrufbar unter: http://www.swissfibrenet.ch/sfm-de.html). Es handelt sich aber insbesondere um jene Technologie, welche die Zukunft der elektronischen Kommunikation darstellt (vgl. Bundesamt für Kommu- nikation, Verlegung der Glasfaser in der Schweiz, abrufbar unter: http://www.bakom.admin.ch/themen/technologie/01397/03044/index.html ?lang=de). Von allen Seiten (Bund, Kantone, Gemeinden und Privaten) werden bereits heutzutage Milliarden in den Ausbau eines schweizweiten Glasfasernetzwerkes investiert (vgl. Informationen zum nationalen Glas- fasernetz "Swiss Fibre Net", abrufbar unter: http://www.swissfibrenet.ch/; Medienmitteilung des EWZ zum Test der Sunrise auf dem Stadtzürcher Glasfasernetz, abrufbar unter: <http://www.stadt-zuerich.ch/content/mobile/ewz/de/index/aktuell/medien- mitteilungen.reference.html/content/ewz/de/index/ewz/medien/2012/- telecom/sunrise-tv-neu-auf-dem-stadtzuercher-glasfasernetz.html>; FLO- RIAN SORG, Winterthur baut ein flächendeckendes Glasfasernetz, in: Neue Zürcher Zeitung online vom 25. November 2012, abrufbar unter: <http://www.nzz.ch/aktuell/zuerich/stadt_region/winterthur-baut-ein-
B-3920/2011 Seite 30 flaechendeckendes-glasfasernetz-1.17845474>; JANINE HOSP, Wenn die Glasfaser pro Person plötzlich 50'000 Franken kostet, in: Tages-Anzeiger online vom 6. September 2012, abrufbar unter: <http://www.tages anzei- ger.ch/zuerich/region/Wenn-die-Glasfaser-pro-Person-ploetzlich-50-000- Franken-kostet/story/29535008>). Von Glasfasern ist insbesondere im Zusammenhang mit Telefonie, Internet und Fernsehen häufig die Rede. Etliche Gemeinden haben aktuell kommunale Abstimmungen über den Ausbau dieser Netze (vgl. z.B. die Gemeinde Zürich <http://www.nzz.ch/aktuell/zuerich/stadt_region/glasklares-resultat- 1.17637616>, die Gemeinde Gossau SG <http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/gossau/tb-go/Glasfasern-fuer- Gossau;art191,3231331>, die Gemeinde Winterthur <http://stadtwerk.winterthur.ch/angebot/glasfaser/projekte/glasfasernetz- fiber-to-the-home-winterthur/>). Entsprechend ist der Begriff zumindest in den Landessprachen allgegenwärtig und darf im Zusammenhang mit Wa- ren und Dienstleistungen für die er beschreibend ist, selbst in seiner eng- lischen Übersetzung, nicht von einem Einzelnen monopolisiert werden (Urteil des Bundesverwaltungsgericht vom 26. Februar 2008 E. 4, 6 und 7 Pirates of the Caribbean). Zieht man ausserdem die zukünftige techni- sche Entwicklung in Betracht, ist davon auszugehen, dass die Schweiz ein landesweites Glasfasernetz haben wird, weshalb der Begriff als Sachbezeichnung umso mehr der Allgemeinheit zur Verfügung stehen muss (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.7.2 Vuvuzela), zumal die Alternativen zur Benennung dieser Technologie rar sind. Die Bezeichnung "GLASS FIBER NET" ist daher für die strittigen Waren und Dienstleistungen auch anderen Anbietern zur Kennzeichnung ihrer Produkte und Dienstleistungen freizuhalten. Aus diesem Grund ist ein Freihaltebedürfnis am hinterlegten Zeichen im Zu- sammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu be- jahen. 12. Im Ergebnis ist die Beschwerde abzuweisen, soweit drauf einzutreten ist. 13. 13.1. Angesichts dieses Verfahrensausgangs sind die Kosten des Be- schwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Ge- richtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4 bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
B-3920/2011 Seite 31 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwal- tungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- anzunehmen ist (BGE 133 III 490 E. 3.3 [Turbinenfuss] [3D]). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die daher auf Fr. 2'500.- festzusetzenden Gerichtskosten sind angesichts des Verfah- rensausgangs der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 2'500.- zu verrechnen. 13.2. Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführe- rin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).
B-3920/2011 Seite 32 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Ur- teils mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- verrechnet. 3. Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet. 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde) – die Vorinstanz (Ref. hor; Gerichtsurkunde) – das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichts- urkunde
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner Sabine Büttler
Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer- den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Ent- scheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG). Versand: 8. Februar 2013