B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-3756/2015
Urteil vom 14. November 2016 Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Marc Steiner, Gerichtsschreiberin Agnieszka Taberska.
Parteien
Motorola Trademark Holdings, LLC, Suite 1800, 222 West Merchandise Mart Plaza, US-IL 60654 Chicago, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Kikinis und/oder Rechtsanwältin Dr. Melanie Bosshart, KIKINIS Anwaltskanzlei, Waffenplatzstrasse 10, 8002 Zürich, Beschwerdeführerin,
gegen
Shenzhen Motoma Power Co., Ltd., 12/F, Shenmao Building, Xinwen Road, Futian, CN-518000 Shenzhen, Guangdong, Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 13980, CH 662'395 MOTO / IR 1'213'556 Motoma (fig.); Widerspruchsverfahren Nr. 13981, IR 1'164'419 MOTO X / IR 1'213'556 Motoma (fig.).
B-3756/2015 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Schweizer Wortmarke Nr. 662'395 MOTO, die am 14. August 2014 ins Markenregister eingetra- gen wurde und unter anderem für folgende Waren eingetragen ist: 9 Batterien, Batterieladegeräte, Stromladegeräte (Adapter); alle vorge- nannten Waren nicht für Motorräder bestimmt. Weiter ist sie Inhaberin der internationalen Wortmarke Nr. 1'164'419 MOTO X, deren Schutzausdehnung in der Schweiz am 4. Juli 2013 publi- ziert wurde und die für folgende Waren geschützt ist: 9 Téléphones portables, smartphones et leurs accessoires, à savoir chargeurs de batterie et adaptateurs de courant. B. Die internationale Wortbildmarke Nr. 1'213'556 MOTOMA (fig.) der Be- schwerdegegnerin wurde am 17. März 2014 im internationalen Markenre- gister eingetragen und von der Vorinstanz am 21. August 2014 veröffent- licht. Sie präsentiert sich wie folgt:
Sie beansprucht Schutz für folgende Waren: 9 Accumulateurs électriques pour véhicules; batteries d'accumulateurs électriques pour véhicules; bacs d'accumulateurs; bacs de batterie; batteries pour l'éclairage; batteries d'anodes; piles galvaniques; cel- lules photovoltaïques; piles solaires; batteries électriques; accumula- teurs électriques; chargeurs de batterie. C. Gegen die Schutzausdehnung dieser Marke auf das Gebiet der Schweiz erhob die Beschwerdeführerin am 1. Dezember 2014 gestützt auf ihre bei- den vorstehend genannten Marken vollumfänglich Widerspruch. Sie machte eine hochgradige Zeichenähnlichkeit und Gleichartigkeit
B-3756/2015 Seite 3 bzw. Gleichheit der beanspruchten Waren geltend, woraus sich eine Ver- wechslungsgefahr ergebe. D. Die Vorinstanz erliess am 4. Dezember 2014 eine provisorische Schutzver- weigerung betreffend die angefochtene Marke und forderte die Beschwer- degegnerin auf, bis 4. März 2015 eine Zustelladresse oder einen Rechts- vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen, unter der Androhung des Ausschlusses vom Widerspruchsverfahren bei Nichtbeachten der Frist. Da sich die Beschwerdegegnerin innerhalb der angesetzten Frist nicht vernehmen liess, wurde sie mit Verfügung vom 16. März 2015 vom Verfahren ausgeschlossen und das Instruktionsverfah- ren beendet. E. Mit Entscheid vom 7. Mai 2015 wies die Vorinstanz beide Widersprüche ab. Sie bejahte zwar sowohl eine Gleichartigkeit der gegenüberstehenden Waren als auch eine Zeichenähnlichkeit. Das Bestehen einer Verwechs- lungsgefahr verneinte sie jedoch mit der Begründung, der allen Zeichen gemeinsame Bestandteil "Moto" sei als Kurzform für "Motorrad" im Zusam- menhang mit den Waren der angefochtenen Marke direkt beschreibend und gemeinfrei, weshalb sich der Schutzumfang der Widerspruchsmarken nicht auf diesen erstrecke. Somit genügten, wie vorliegend, bereits gering- fügige Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaf- fen. F. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Eingaben vom 12. Juni 2015 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (Verfahren B-3756/2015, B-3757/2015) und beantragte, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben, die Widersprüche Nr. 13980 und 13981 seien vollumfäng- lich gutzuheissen und die Vorinstanz sei anzuweisen, der internationalen Registrierung MOTOMA (fig.) den Schutz für sämtliche beanspruchten Wa- ren der Klasse 9 zu verweigern. Eventualiter beantragte die Beschwerde- führerin die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz. Subeventualiter be- antragte sie, die Vorinstanz sei anzuweisen, die internationale Registrie- rung MOTOMA (fig.) für die beanspruchten Waren der Klasse 9 nur mit der Einschränkung "alle vorgenannten Waren im Zusammenhang mit Motorrä- dern" bzw. "tous les produits précités pour motocyclettes" zuzulassen, alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegeg- nerin, eventualiter zu Lasten der Vorinstanz.
B-3756/2015 Seite 4 Zur Begründung brachte sie vor, die Vorinstanz habe eine Verwechslungs- gefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken zu Unrecht verneint, insbesondere da den Widerspruchsmarken aufgrund ihrer Be- kanntheit ein überdurchschnittlicher Schutzumfang zukomme, es sich zu- dem um Serienmarken handle und der Zeichenbestandteil "Moto" für die beanspruchten Waren nicht beschreibend sei. Zudem habe die Vorinstanz das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin verletzt, da sie dieser keine Gelegenheit zur Stellungnahme zu ihren Argumenten eingeräumt und die notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarken missachtet habe. G. Mit Verfügung vom 16. Juni 2015 wurden die Verfahren B-3756/2015 und B-3757/2015 vereinigt und unter der Verfahrensnummer B-3756/2015 wei- tergeführt. H. In ihrer Vernehmlassung vom 21. Oktober 2015 beantragte die Vorinstanz die kostenpflichtige Abweisung der Beschwerden. Das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin sei nicht verletzt worden und dieser sei der Nach- weis einer gesteigerten Bekanntheit der Widerspruchsmarken nicht gelun- gen. Der Eventualantrag, die angefochtenen Marken seien mit einer Ein- schränkung zum Schutz für Waren der Klasse 9 zuzulassen, sei im Wider- spruchsverfahren unzulässig. I. Die Beschwerdeführerin hielt in ihrer Replik vom 11. Januar 2016 an ihren Rechtsbegehren und Ausführungen fest. Sie brachte ergänzend vor, die Vorinstanz habe die Begründungspflicht verletzt, indem sie im Entscheid nicht ausreichend dargelegt habe, weshalb der Zeichenbestandteil "Moto" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren gemeinfrei sei. Ferner reichte sie weitere Belege zum Nachweis des Vorliegens einer Markense- rie ein. J. Die Beschwerdegegnerin wurde mit Verfügung vom 12. August 2015 auf- gefordert, ein Zustelldomizil in der Schweiz zu bezeichnen. Nachdem sie sich während des ganzen Verfahrens nicht hatte vernehmen lassen, wurde sie mit im Bundesblatt publizierter Verfügung vom 14. Januar 2016 erneut aufgefordert, innert 30 Tagen ab Veröffentlichung ein Zustelldomizil zu be- zeichnen, mit der Androhung, ohne Meldung werde auf weitere Mitteilun- gen verzichtet. Es folgte keine Meldung seitens der Beschwerdegegnerin.
B-3756/2015 Seite 5 K. Die Parteien verzichteten stillschweigend auf die Durchführung einer öf- fentlichen Verhandlung. L. Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, so- weit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat als Widersprechende am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 des Verwal- tungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurde (Art. 63 Abs. 4 VwVG), ist auf die Beschwerden einzutreten. 2. 2.1 In formeller Hinsicht rügt die Beschwerdeführerin eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör durch die Vorinstanz, da diese sich im angefochtenen Entscheid auf Annahmen gestützt habe, zu welchen sich die Beschwerdeführerin nicht habe äussern können. So gehe die Vorin- stanz davon aus, dass "Moto" die Kurzform respektive die französische und italienische Bezeichnung für "Motorrad" sei, welche die massgeblichen Waren der Klasse 9 beschreibe, und dass zudem den Widerspruchsmar- ken nur dank eingeschränktem Warenverzeichnis eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukomme. Da es jedoch gerichtsnotorisch sei, dass die Marke "Moto" der Beschwerdeführerin aufgrund ihrer Bekanntheit über einen grösseren Schutzbereich verfüge, hätte die Vorinstanz der Be- schwerdeführerin vor Erlass der angefochtenen Verfügung die Möglichkeit einräumen müssen, sich zur Bekanntheit der Widerspruchsmarken und der Hausmarke "Motorola" zu äussern. Zudem habe die Vorinstanz die Begrün- dungspflicht verletzt, da sie im angefochtenen Entscheid keine ausreichen-
B-3756/2015 Seite 6 de Begründung dafür nenne, weshalb der Begriff "Moto" im Zusammen- hang mit den beanspruchten Waren direkt beschreibend und gemeinfrei sei, sodass sich der Schutzumfang der Widerspruchsmarken nicht auf die- sen erstrecke. Dadurch habe sie der Beschwerdeführerin eine sinnvolle Anfechtung verunmöglicht. Die Verfügung sei aus formellen Gründen auf- zuheben und an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Vorinstanz bringt dagegen vor, dass der Beschwerdeführerin bereits seit Beanstandung vom 31. Januar 2014 im Prüfungsverfahren betreffend die Widerspruchsmarke MOTO bekannt gewesen sei, wie sie diese beur- teile. Die Rechtsfragen der Verwechselbarkeit und damit auch des Schutz- umfangs eines Zeichens seien im Widerspruchsverfahren von Amtes we- gen zu prüfen und hierzu sei der Beschwerdeführerin das rechtliche Gehör nicht zu gewähren gewesen, zumal die Vorinstanz sich nicht auf unübliche oder unvorhersehbare Rechtsgründe gestützt habe. Die Beschwerdefüh- rerin habe das erstinstanzliche Verfahren initiiert und um die sich stellen- den Rechtsfragen gewusst. 2.2 Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV [SR 101]) ge- währleistet der betroffenen Person insbesondere das Recht, sich vor Er- lass des Entscheids zur Sache zu äussern, erhebliche Beweise beizubrin- gen, Einsicht in die Akten zu nehmen, mit erheblichen Beweisanträgen ge- hört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise entweder mit- zuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn es geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen (BGE 132 V 368 E. 3.1). Er verpflichtet die Behörde, die Vorbringen der betroffenen Person auch tat- sächlich zu hören, zu prüfen und in der Entscheidfindung zu berücksichti- gen, weshalb sie den Entscheid zu begründen hat (BGE 134 I 83 E. 4.1). Dabei muss die Begründung einer Verfügung – im Sinne einer Minimalan- forderung – so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über deren Trag- weite Rechenschaft geben und sie sachgerecht anfechten kann. Es sind wenigstens kurz die Überlegungen zu nennen, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt. Welchen Anforderun- gen eine Begründung zu genügen hat, ist im Einzelfall anhand der konkre- ten Umstände und der Interessen der Betroffenen festzulegen (vgl. BGE 129 I 232 E. 3; 112 Ia 107 E. 2b; Urteile des BVGer A-3593/2014 vom 13. April 2015 E. 3.2; A-6377/2013 vom 12. Januar 2015 E. 3.3). Dies bedeutet indessen nicht, dass sie sich ausdrücklich mit jeder Behauptung und jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen muss. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschrän- ken (BGE 136 I 229 E. 5.2; Urteil des BGer 9C_257/2011 vom 25. August
B-3756/2015 Seite 7 2011 E. 5.1; Urteil des BVGer C-4400/2014 vom 26. Mai 2016 E. 3.2). An die Begründung sind umso strengere Anforderungen zu stellen, je stärker ein Entscheid in die individuellen Rechte eingreift, je grösser der Ermes- sensspielraum der Behörde ist und je komplexer die tatsächlichen Voraus- setzungen sind, die bei der Betätigung des Ermessens berücksichtigt wer- den müssen (BGE 129 I 232 E. 3.3; 112 Ia 107 E. 2b; 104 Ia 201 E. 5g). 2.3 Im Widerspruchsverfahren ist die Untersuchungsmaxime von Art. 12 VwVG durch die Mitwirkungspflicht der Parteien eingeschränkt (Art. 13 Abs. 1 VwVG). Die Bekanntheit einer Marke mit dem daraus folgenden erweiterten Schutzbereich wird nicht von Amtes wegen angenommen, son- dern muss von der widersprechenden Partei glaubhaft gemacht werden (GREGOR WILD, in: Michael Noth et. al. [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 31 N. 31; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 31 N. 4 ff.; Ent- scheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 22. September 1997, in: sic! 1997 S. 582 E. 5 "The Beatles"). Weil im Widerspruchsverfahren grundsätzlich nur ein Schriftenwechsel durchgeführt wird, sind alle relevanten Behauptungen bereits mit der Wi- derspruchsschrift aufzustellen und mit den entsprechenden Beweismitteln zu belegen (CHRISTOPH WILLI, a.a.O., Art. 31 N. 45). 2.4 Die Beschwerdeführerin hat in ihrem Widerspruch vom 1. Dezember 2014 weder behauptet, die Widerspruchsmarken seien bekannt, noch Be- lege zum Nachweis der Bekanntheit eingereicht. Ihre Ausführungen be- schränken sich auf die Zeichenähnlichkeit und die Gleichartigkeit der von den Marken beanspruchten Waren, während Ausführungen zur Kennzeich- nungskraft der Widerspruchsmarken gänzlich fehlen. Der Vorinstanz kann folglich keine Verletzung des rechtlichen Gehörs der Beschwerdeführerin durch Nichtberücksichtigung einer von dieser gar nicht geltend gemachten notorischen Bekanntheit der Widerspruchsmarken vorgeworfen werden. Zum einen musste die Vorinstanz die angebliche Bekanntheit nicht von Amtes wegen berücksichtigen, zum anderen kann es sich bei den Wider- spruchsmarken nicht um notorisch bekannte Marken im Sinne von Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des ge- werblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.01/.04) handeln, da diese im schweizerischen Markenregister eingetragen sind. Auch im Übrigen ist keine Gehörsverletzung durch die Vorinstanz ersichtlich, da die Beschwer-
B-3756/2015 Seite 8 deführerin Gelegenheit hatte, sich zu äussern. Ihr Versäumnis, in ihrer Wi- derspruchsschrift alle ihr relevant erscheinenden Behauptungen aufzustel- len und zu belegen, kann der Vorinstanz nicht angelastet werden. 2.5 Auch der Vorwurf der ungenügenden Begründung kann nicht nachvoll- zogen werden. Die Vorinstanz bestimmt in ihrer Verfügung vom 7. Mai 2015 zunächst die Bedeutung des allen Marken gemeinsamen Bestandteils "Moto" als Kurzform bzw. italienische und französische Bezeichnung für "Motorrad" oder "Moped", was sie mit entsprechenden Fundstellen belegt. Weiter führt sie aus, dass die Bedeutung des Bestandteils "Moto" auch in der angefochtenen Marke "Motoma" erkennbar bleibe, da die Verbindung der Bestandteile "Moto" und "Ma" keinen erkennbaren Sinngehalt ergebe. "Moto" sei für die beanspruchten Waren der Klasse 9 – verschiedene Bat- teriearten, Batteriegefässe, [recte] photovoltaische Zellen und Batteriela- degeräte – beschreibend, da diese sämtlich für Motorräder bestimmt sein könnten. Entsprechend verfüge die Widerspruchsmarke MOTO nur dank der Einschränkung des Warenverzeichnisses, wonach sämtliche bean- spruchten Waren der Klasse 9 nicht für Motorräder bestimmt seien, über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutz- umfang; bei der Widerspruchsmarke MOTO X ergebe sich die durch- schnittliche Kennzeichnungskraft aus dem Zusatz "X", welchem die Bedeu- tung von "extra" oder "cross" zukomme. Das sämtlichen Marken gemein- same Element "Moto" sei in Bezug auf die beanspruchten Waren jedoch gemeinfrei, weshalb sich der Schutzumfang der Widerspruchsmarken nicht auf dieses erstrecken könne. Damit ist die Entscheidfindung der Vorinstanz nachvollziehbar und die Verfügung wenn auch knapp, so doch hinreichend begründet, um die Beschwerdeführerin in die Lage zu versetzen, sich sub- stantiiert dagegen wehren zu können. Das beweist auch deren ausführli- che Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht. Zudem hat die Beschwer- deführerin durch die Vernehmlassung der Vorinstanz im Beschwerdever- fahren vertiefte Kenntnis von deren Entscheidgründen enthalten. Auch hin- sichtlich der Beschwerdepflicht erweist sich die Rüge der Beschwerdefüh- rerin somit als nicht stichhaltig und kann der Vorinstanz keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vorgeworfen werden. 3. 3.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für glei- che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass
B-3756/2015 Seite 9 sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Ver- bindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 99 E. 2.c "Orfina"; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellge- setz, 2. Aufl. 1999, Art. 3 N. 8). Dabei sind die Aufmerksamkeit der mass- gebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchs- marke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 mit Hinweisen "Gallo/Gallay (fig.)"; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 17 ff.). 3.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an- hand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay (fig.)"), soweit aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede keine Einschränkung gegeben ist (Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD (fig.); GALLUS JOLLER, in: Michael Noth et. al. [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, [nachfolgend: MSchG], Art. 3 N. 235; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 37). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleis- tungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstät- ten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.5 "Lido Champs-Elysées Paris (fig.)/Lido Exclusive Escort (fig.)"; B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 5.1 "fünf Streifen (fig.)/fünf Streifen (fig.)"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 35). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how, die marktübliche Verknüp- fung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abneh- merkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "Bonewelding (fig.)"; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 221 ff.). Die Zugehö- rigkeit zum gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation bildet ein Indiz für Gleichartigkeit (Urteil des BVGer B-5073/2011 E. 2.6 Lido Champs-Elysées Paris (fig.)/Lido Exclusive Escort (fig.); JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 242). 3.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der Marken (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 11) sowie, weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden,
B-3756/2015 Seite 10 basierend auf dem Erinnerungsbild der Abnehmer (BGE 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 119 II 476 E. 2.d "Radion/Radiomat"; MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett- bewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009. N. 867 [nachfolgend: SIWR]; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 15). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (Ur- teile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex (fig.)"). 3.4 Eine Zeichenähnlichkeit kann auch zwischen einer Wortmarke und ei- ner aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marke vorliegen. Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamt- eindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kennzeich- nungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen. Ent- sprechend wird durch die Beifügung eines Bildelementes nur dann ein un- terschiedlicher Gesamteindruck erzielt, wenn dieses Bildelement dominiert und dem Wortbestandteil nur ein untergeordneter Stellenwert zukommt (BGE 96 II 248 E. 1; Entscheid der RGKE vom 23. Juni 1999 in: sic! 1999 S. 648 E. 4 "theWave (fig.)/Wave Rave"; Urteil des BVGer B-4026/2015 vom 19. Juli 2016 E.2.4 "Heimat Online/Die Heimat (fig.)"). Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve"; B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 2.3 "Gridstream AIM/aim (fig.)"). Für die Ähnlichkeit von Wortelementen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; MARBACH, SIWR, N. 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein genügt in der Regel (Entscheid der RKGE vom 5. Juli 2006, in: sic! 2006 S. 761 E. 4 "McDonald's/McLake"; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silben- zahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale be- stimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillon/Kamil- losan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion"). 3.5 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu- rechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen ver- sehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zuge-
B-3756/2015 Seite 11 rechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn ei- nes der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mit- telbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar ausei- nanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Marken- inhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-531/2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay (fig.)"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 22 f.). 3.6 Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad ei- ner Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD (fig.)"). Starke Marken sind das Er- gebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und ver- dienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2.a "Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/Yellow Lounge"; vgl. GALLUS JOLLER, Ver- wechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Eine rechtsvergleichende Unter- suchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Schriften zum Me- dien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 53, 2000, S. 204). 3.7 Die Kennzeichnungskraft einer Marke kann insbesondere durch deren Verwendung in einer Markenserie gestärkt werden. Eine Markenserie ba- siert auf einem gemeinsamen Stammbestandteil. Es wird vorausgesetzt, dass der gemeinsame Bestandteil kennzeichnungskräftig ist. Zudem müs- sen die Serienmarken dem Publikum durch tatsächlichen Gebrauch be- kannt geworden sein, während der blosse Hinweis auf die Eintragung einer Markenserie nicht genügt und keine Rückschlüsse auf den Gebrauch der Marken zulässt (JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 24, 101 m.w.H.; WILLI, a.a.O, Art. 3 N. 116; Urteil des BVGer B-626/2015 vom 6. Juni 2016 E 6.4 "Kali- san/Kalisil"). 3.8 Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheide- nere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Ur- teile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump (fig.)/Jump- man", B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3 pH/Regu-
B-3756/2015 Seite 12 lat (fig.)"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigen- schaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungs- weise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskrei- sen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. De- zember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Ihr Schutzumfang ist in der Regel schon eingeschränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff umfassten Wa- ren oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetragen sind (Ur- teile des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 "Ergo"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo" m.w.H.). 4. Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen. Die von den Widerspruchsmarken bean- spruchten Batterien, Batterieladegeräte, Stromladegeräte (Adapter), Mo- biltelefone, Smartphones und deren Zubehör richten sich an die breite Be- völkerung mit Ausnahme von Kindern. Batterien und Ladegeräte werden im Hinblick auf ihre Zweckbestimmung gekauft, wobei die Aufmerksamkeit der Verbraucher aufgrund der notwendigen Kompatibilität mit dem batte- riebetriebenen oder aufzuladenden Gerät sowie des spezifischen Verwen- dungszwecks – entgegen Ansicht der Beschwerdeführerin – erhöht ist. Von einer grossen Aufmerksamkeit ist beim Erwerb von Mobiltelefonen und des damit kompatiblen Zubehörs auszugehen, da es sich hierbei um aufwändi- gere Anschaffungen handelt, die gewöhnlich für eine längere Einsatzdauer bestimmt sind und die vor dem Erwerb auf ihre Funktion und Ausstattung hin überprüft werden. 5. Weiter ist über die Gleichartigkeit der beanspruchten Waren zu befinden. Die von den Widerspruchsmarken beanspruchten Batterien sowie Batterie- und Stromladegeräte (mit Ausschluss der Verwendung als Motorradzube- hör) einerseits und die von der angefochtenen Marke beanspruchten elektrischen Akkumulatoren und elektrischen Akkumulatorbatterien, Batte- riekästen, Licht- und Anodenbatterien, galvanischen und photovoltaischen Zellen, Solarzellen, elektrischen Batterien sowie Batterieladegeräte ande- rerseits fallen unter den gleichen Oberbegriff der Batterien und dienen demselben Verwendungszweck (JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 242 ff.). Sie sind folglich hochgradig gleichartig und teilweise identisch, wie die Vo- rinstanz zurecht festgestellt hat. Die von der Widerspruchsmarke bean-
B-3756/2015 Seite 13 spruchten Batterien, Ladegeräte und Akkumulatoren bilden sodann ergän- zendes Zubehör zu den von der Widerspruchsmarke MOTO X beanspruch- ten Mobiltelefonen und Smartphones. Da ein Mobiltelefon zwangsläufig mit einem Ladegerät und einer integrierten Batterie erworben werden muss, bilden diese Waren ein einheitliches Leistungspaket, sodass auch diesbe- züglich Gleichartigkeit vorliegt (JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 266 f. m.w.H.). 6. 6.1 Das Vorliegen einer Zeichenähnlichkeit wurde von der Vorinstanz mit der Begründung bejaht, die angefochtene Marke sei aufgrund der margi- nalen grafischen Ausgestaltung wie eine Wortmarke zu behandeln. Auf- grund des übereinstimmenden Bestandteils "Moto" bestehe eine visuelle, klangliche und sinnbildliche Ähnlichkeit. Die Bedeutung von "Moto" als schweizerische Kurzform bzw. italienische und französische Bezeichnung für "Motorrad" bleibe in der angefochtenen Marke erkennbar. Die Beschwerdeführerin stimmt der Vorinstanz darin zu, dass zwischen den Marken Zeichenähnlichkeit bestehe. Sie bestreitet jedoch die von der Vorinstanz angenommene Bedeutung des Bestandteils "Moto" als "Motor- rad" und stellt sich auf den Standpunkt, dieser werde von den Abnehmern in der Schweiz als Kurzform der berühmten Hausmarke "Motorola" der Be- schwerdeführerin verstanden. Die Beschwerdeführerin habe ihre Marken- serie mit gemeinsamem Bestandteil "Moto" weltweit so benutzt und ver- marktet, dass diese wirtschaftlich als zusammengehörend und in Anleh- nung an "Motorola" verstanden würden. So würden die "Moto"-Serienmar- ken immer in Verbindung mit "Motorola" verwendet, was dazu führe, dass "Moto" als Kurzform für "Motorola" verstanden und mit der Beschwerdefüh- rerin in Verbindung gebracht werde. 6.2 "Moto" wird in der Schweiz als Kurzform für "Motorrad" verwendet, wie die Vorinstanz richtig festgestellt hat (Duden, Das Fremdwörterbuch, 11. Aufl. 2015). Im Französischen und Italienischen hat "moto" ebenfalls die Bedeutung von "Motorrad" oder "Bewegung" (de.pons.com, abgerufen mit dem Suchbegriff "Moto" am 28. Oktober 2016). Dass diese Bedeutung des Begriffs "Moto" wie von der Beschwerdeführerin behauptet aus Sicht der massgeblichen Abnehmer durch die Kurzform für "Motorola" in den Hin- tergrund treten soll, überzeugt nicht und wird durch die von der Beschwer- deführerin eingereichte, nicht auf die Schweiz beschränkte und auch im Übrigen wenig aussagekräftige Google-Suche mit den Begriffen "Moto
B-3756/2015 Seite 14 Handy" oder "Moto Tablet" nicht glaubhaft gemacht. Eine mit den Suchwör- tern "Moto Batterie" und "Moto" durchgeführte Recherche bringt demge- genüber fast ausnahmslos Resultate betreffend Motorräder sowie Motor- radbatterien zutage und führt zu Motorrad-, Motorradbedarf- und Batterie- händlern (durchgeführt am 26.10.2016). Mangels anderweitiger Hinweise, namentlich einer Umfrage unter den massgeblichen Abnehmern, kann nicht ernsthaft angenommen werden, dass "Moto" von den Schweizer Ab- nehmern als Abkürzung für "Motorola" statt für "Motorrad" verstanden wird. 6.3 Die Bedeutung des Bestandteils "Moto" als "Motorrad" bleibt in allen drei gegenüberstehenden Zeichen erkennbar. In der Widerspruchsmarke MOTO X wird "Moto" mit dem Akronym "X" kombiniert, welchem eine Viel- zahl von Bedeutungen zukommt. Im Zusammenhang mit "Moto" sticht die Bedeutung als "Extra" oder "Cross" hervor (http://www.acronymfin- der.com/X.html, abgerufen am 28. Oktober 2016). Auch im angefochtenen Zeichen MOTOMA bleibt die Bedeutung von "Moto" als "Motorrad" erkenn- bar, da der Zusatz "Ma" dem Zeichen keine davon abweichende, eigen- ständige Bedeutung verleiht. Folglich ist eine Übereinstimmung im Sinn- gehalt zu bejahen. Durch die vollständige Übernahme des Bestandteils liegt zudem, wie die Vorinstanz richtig festgestellt hat, eine klangliche und visuelle Ähnlichkeit vor. Weder der Zusatz "Ma" am Zeichenende noch die marginale grafische Gestaltung durch den leicht gewölbten Strich unter dem in unauffälligen Grossbuchstaben gehaltenen Wort "Motoma" vermö- gen im angefochtenen Zeichen einen abweichenden Gesamteindruck zu erzielen, vielmehr bleibt "Moto" als prägender Bestandteil erkennbar. Im Ergebnis ist aufgrund der Übereinstimmungen auf den drei Ebenen Sinn- gehalt, Wortklang und Schriftbild eine stark ausgeprägte Zeichenähnlich- keit zu bejahen. 7. Sodann ist in einer Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung der Kenn- zeichnungskraft der Widerspruchsmarken die Verwechslungsgefahr zu prüfen. 7.1 Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, der Bestandteil "Moto" mit der Bedeutung von "Motorrad" wäre für die beanspruchten Waren der Klasse 9 an sich beschreibend, da diese für Motorräder bestimmt sein könnten. Die Widerspruchsmarke MOTO verfüge nur dank der Einschrän- kung des Warenverzeichnisses, wonach die beanspruchten Waren nicht für Motorräder bestimmt seien, über eine durchschnittliche Kennzeich-
B-3756/2015 Seite 15 nungskraft und einen gewöhnlichen Schutzumfang. Bei der Widerspruchs- marke MOTO X ergebe sich die durchschnittliche Kennzeichnungskraft aus dem Zusatz "X". Der Schutz der Widerspruchsmarken könne sich nicht auf den allen Zeichen gemeinsamen Bestandteil "Moto" erstrecken, da die- ser im Zusammenhang mit den von der angefochtenen Marke beanspruch- ten Waren gemeinfrei sei. Es gebe keine Anhaltspunkte für eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarken in der Schweiz, welche dennoch zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr führen könnte. Der Nachweis einer Serienmarke mit Bestandteil "Moto" sei der Beschwerdeführerin nicht ge- lungen. Die Beschwerdeführerin wendet ein, bei ihrem Konzern handle es sich um ein weltweit, auch in der Schweiz, bekanntes Unternehmen und einen der führenden Anbieter im Telekommunikationsbereich. Den Widerspruchs- marken komme eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu. Sie gehörten zur Markenserie der Beschwerdeführerin mit dem Bestandteil "Moto" und seien, infolge langer intensiver Benutzung und Bewerbung sowie aufgrund der Berühmtheit der Hausmarke "Motorola", welche immer in Verbindung mit der "Moto"-Markenserie verwendet werde und deren Berühmtheit auf diese ausstrahle, in der Schweiz überaus bekannt und berühmt i.S.v. Art. 15 MSchG. Die Beschwerdeführerin habe in den letzten Jahren über 3.3 Millionen Telefone unter der Marke MOTO verkauft. Die grosse Bekanntheit und Berühmtheit der Widerspruchsmarken bzw. der Serien- marken mit Bestandteil "Moto" sei zudem als gerichtsnotorisch zu betrach- ten. Folglich verfügten die Widerspruchsmarken über einen erweiterten Schutzumfang. Da dem Bestandteil "Moto" nicht die Bedeutung von "Mo- torrad" zukomme, sei er im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 9 nicht beschreibend. Zwischen den Marken bestehe neben ei- ner unmittelbaren auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr, da die Ab- nehmer die angefochtene Marke fälschlicherweise der Markenserie der Beschwerdeführerin zuordnen könnten. 7.2 Zum Nachweis des Vorliegens einer Markenserie mit dem Bestandteil "Moto" hat die Beschwerdeführerin Unterlagen zu Werbemassnahmen, Rechnungen, Zeitungsartikeln und Lieferungen betreffend Mobiltelefone und Smartphones der Jahre 2007-2015 sowie eine Übersicht aus dem schweizerischen Markenregister eingereicht. Aus den Unterlagen geht her- vor, dass die Beschwerdeführerin Inhaberin von über 20 Marken ist, die mit dem Bestandteil "Moto" beginnen und für Waren der Klasse 9 registriert sind. Dass die Markenserie auch tatsächlich benutzt und bei den Abneh- mern in der Schweiz bekannt ist, geht aus den eingereichten Unterlagen –
B-3756/2015 Seite 16 welche sich nur teilweise auf die Schweiz und einen erkennbaren Zeitraum beziehen und keine Schlüsse auf die mit den Marken erzielten Umsätze zulassen – indessen nicht hervor. Zwar hat die Beschwerdeführerin in den letzten Jahren eine Serie von Mobiltelefonen unter Produktnamen mit dem Bestandteil "Moto" wie "MOTO SLVR, "MOTO RAZR", "MOTO KRZR", "MOTO U9", "MOTO G" usw. beworben, nicht alle dieser Produktnamen sind jedoch als Marken registriert. Die eingetragenen und benutzten Mar- ken werden zudem nicht in Alleinstellung, sondern in Kombination mit der Hausmarke "Motorola" gebraucht. Anhand dieser Unterlagen wäre allen- falls eine Bekanntheit der Marke "Motorola" glaubhaft gemacht, während es fraglich ist, ob die Abnehmer die "Moto"-Serienmarken im Allgemeinen und die Widerspruchsmarken im Besonderen in Alleinstellung und ohne Kombination mit der Marke "Motorola" der Beschwerdeführerin zuordnen würden. Eine entsprechende Umfrage unter den relevanten Verkehrskrei- sen hat die Beschwerdeführerin nicht durchgeführt. Auffallend viele der ein- gereichten Unterlagen beziehen sich weder auf die Widerspruchsmarken noch auf eine weitere Serienmarke, sondern auf die Hausmarke "Mo- torola". Die Beschwerdeführerin hat die Widersprüche jedoch nicht auf die Marke "Motorola" gestützt, sodass die Ausführungen zu deren Bekanntheit unbeachtlich sind. Auch aus ausländischen Markeneintragungen, Werbe- unterlagen und Berichterstattungen vermag die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten abzuleiten, da diese keine Bekanntheit der Wider- spruchsmarken in der Schweiz zu belegen vermögen. Somit ist es der Be- schwerdeführerin nicht gelungen, das Vorliegen einer Markenserie nach- zuweisen oder darzulegen, dass es sich bei den Widerspruchsmarken um bekannte Marken handelt (vgl. E. 3.7). Inwiefern die diesbezügliche Be- streitung der Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung im Rahmen des Be- schwerdeverfahrens den Anspruch auf rechtliches Gehör der Beschwerde- führerin verletzen soll, wie diese vorbringt, ist nicht nachvollziehbar, zumal sie das Vorliegen einer Markenserie nicht bereits im Widerspruch, sondern erst in ihrer Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht behauptet hat. 7.3 Auch die Ausführungen der Beschwerdeführerin zu der angeblichen – anhand der eingereichten Unterlagen jedoch nicht nachgewiesenen – Be- rühmtheit der Marke "Motorola" sowie der Widerspruchsmarken sind irre- levant, da sich die Markeninhaberin im Widerspruchsverfahren nicht auf den erweiterten Schutz der berühmten Marke i.S.v. Art. 15 MSchG berufen kann. Dies ergibt sich aus dem klaren Wortlaut des Art. 31 Abs. 1 MSchG, wonach ein Widerspruch einzig auf Art. 3 Abs. 1 MSchG gestützt werden kann (FLORENT THOUVENIN, in: Michael Noth et. al. [Hrsg.], Markenschutz- gesetz [MSchG], 2009, Art. 15 MSchG N 68 m.w.H.; Urteile des BVGer
B-3756/2015 Seite 17 B-7437/2006 vom 5. Oktober 2007 E. 8 "Old Navy/Old Navy"; B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 2 "Red Bull/Stierbräu"; Entscheid der RKGE vom 22. September 1997, in: sic! 1997 S. 582 E. 5 "The Beatles"). Unver- ständlich ist schliesslich, warum sich die Beschwerdeführerin angesichts der Tatsache, dass die Widerspruchsmarken im schweizerischen Marken- register eingetragen sind, auf den Schutz der notorisch berühmten Marke i.S.v. Art. 6bis PVÜ als Ausnahme vom Eintragungsprinzip beruft. 7.4 Indessen ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr auch bei Annah- me einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmar- ken zu bejahen. Da die Widerspruchsmarken Schutz für Smartphones, Mo- biltelefone und deren Zubehör sowie Batterien und Ladegeräte beanspru- chen, die im Allgemeinen nicht für Motorräder bestimmt und den Verkehrs- kreisen jedenfalls nicht mit einer Zweckbestimmung für Motorräder be- kannt sind, kommt dem Bestandteil "Moto" kein gemeinfreier oder be- schreibender Charakter zu. Dass das angefochtene Zeichen von der Vo- rinstanz auch ohne entsprechende Einschränkung des Warenverzeichnis- ses in Klasse 9 zugelassen wurde und für Motorräder beschreibend ist, schmälert die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken darum nicht. Der unverändert und auffällig in die angefochtene Marke übernommene Bestandteil "Moto" tritt gegenüber dem Zusatz "-ma" am Zeichenende und der marginalen grafischen Gestaltung nicht in den Hintergrund. Der von der Warengleichartigkeit geforderte Zeichenabstand wird dabei von der an- gefochtenen Marke nicht eingehalten. Bei bestehender Warengleichartig- keit und teilweiser Warenidentität, ausgeprägter Zeichenähnlichkeit und gewöhnlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist das Vorlie- gen einer Verwechslungsgefahr vielmehr selbst unter Berücksichtigung der erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zu bejahen. Es besteht die Gefahr, dass die Abnehmer das angefochtene Zeichen der Beschwerde- führerin zuordnen, indem sie fälschlicherweise wirtschaftliche Zusammen- hänge vermuten oder davon ausgehen, die unter dem angefochtenen Zei- chen vertriebenen Batterien und Ladegeräte dienten als Zubehör zu den von der Beschwerdeführerin angebotenen Mobiltelefonen oder als Ersatz zu deren Batterien und Ladegeräten. Im Ergebnis sind die Beschwerden gutzuheissen, der angefochtene Ent- scheid aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, dem angefochtenen Zeichen für sämtliche Waren in Klasse 9 den Schutz zu versagen.
B-3756/2015 Seite 18 8. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG). 9. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs- gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes- verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widerspre- chenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgeg- nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Tur- binenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfah- ren auszugehen, da keine Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrige- ren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des vereinigten Beschwerdeverfahrens auf Fr. 5'000.– festzulegen und der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Der Beschwerdeführerin ist der von ihr geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe zurückzuerstatten. 9.1 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugespro- chen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Partei- entschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kosten- note festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Das von der Beschwerdefüh- rerin geltend gemachte Honorar von insgesamt Fr. 7'000.– zuzüglich Fr. 3'190.– für die Abklärungen der Media Focus Schweiz GmbH erscheint für das Beschwerdeverfahren als zu hoch, zumal sich die Beschwerdegeg- nerin nicht hat vernehmen lassen und die Beschwerdeführerin folglich nicht auf deren Vorbringen hat replizieren müssen. Ausgehend von einem übli- chen Stundenansatz von Fr. 300.– sowie dem Grundsatz, dass unnötiger Aufwand nicht entschädigt wird (Art. 8 Abs. 2 VGKE), ist die Parteientschä- digung auf Fr. 8'000.– festzulegen. 10. 10.1 Die ordentliche Eröffnung von Verfügungen erfolgt grundsätzlich durch Zustellung an die Parteien (Art. 34 Abs. 1 VwVG). Als Ausnahme von
B-3756/2015 Seite 19 dieser Regel kann die Behörde ihre Verfügungen gegenüber einer Partei, die sich im Ausland aufhält und keinen erreichbaren Vertreter hat, durch Veröffentlichung in einem amtlichen Blatt eröffnen, wenn die Zustellung an ihren Aufenthaltsort unmöglich ist oder wenn die Partei kein Zustellungs- domizil in der Schweiz bezeichnet hat, obwohl sie nach Art. 11b VwVG dazu verpflichtet wäre (Art. 36 Bst. b VwVG; vgl. FELIX UHLMANN/ ALEXANDRA SCHILLING-SCHWANK, Praxiskommentar Verwaltungsverfah- rensgesetz [VwVG], 2. Aufl. 2016, Art. 36 N. 1; Urteil des BVGer C-6991/2008 vom 1. September 2010 E. 6.2). Diese Sonderregelung für die Zustellung an Parteien trägt der Tatsache Rechnung, dass der Erlass einer Verfügung einen Hoheitsakt darstellt, der die Souveränität des aus- ländischen Staates berührt. Die Zustellung von Verwaltungsakten ins Aus- land gilt als völkerrechtswidrig, es sei denn, die Zulässigkeit ergäbe sich ihrerseits aus dem Völkerrecht (UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK, a.a.O., Art. 36 N. 15; BGE 124 V 47 E. 3a). Die Zustellung von Verfügungen und Entscheiden an Parteien mit Wohnsitz im Ausland hat deshalb grundsätz- lich auf diplomatischem oder konsularischem Weg zu erfolgen. Dieses Vor- gehen ist in der Regel zeit- und kostenintensiv (Urteil des BVGer A-5540/2013 vom 6. Januar 2014 E. 2.1.2 m.w.H.). 10.2 Gemäss Art. 11b VwVG haben im Ausland wohnende Parteien der Behörde ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen, es sei denn, das Völkerrecht gestatte der Behörde, Mitteilungen im betreffenden Staat durch die Post zuzustellen. Der dieser Regelung als lex specialis vorge- hende Art. 42 MSchG verpflichtet die im Ausland wohnende Partei zur Be- zeichnung eines Zustelldomizils in der Schweiz, ohne diese Verpflichtung von der Unmöglichkeit der postalischen Zustellung abhängig zu machen. Nach Art. 5 des Haager Übereinkommens über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssa- chen (SR 0.274.131) ist die postalische Zustellung von Schriftstücken nach China jedoch ohnehin ausgeschlossen. Der mit Verfügung vom 12. August 2015 gestellten Aufforderung des Bundesverwaltungsgerichts zur Bezeich- nung eines Zustelldomizils in der Schweiz ist die Beschwerdegegnerin nicht nachgekommen. Die Zustellung an den Aufenthaltsort, wie er sich aus dem Internationalen Markenregister ergibt, erwies sich des Weiteren nicht nur aus rechtlichen (vgl. BGE 119 Ib 429 E. 2b; Urteil des BVGer A-2468/2011 vom 5. Juni 2012 E. 3.4), sondern auch aus tatsächlichen Gründen als unmöglich. So scheiterte die Zustellung der Empfangsverfü- gung im Beschwerdeverfahren am unbekannten Aufenthaltsort der Be- schwerdegegnerin und hat sich die Angabe ihrer Adresse im internationa-
B-3756/2015 Seite 20 len Markenregister als falsch erwiesen. Die Anstellung aufwändiger Nach- forschungen über den Aufenthalt der Beschwerdegegnerin in China ist dem Gericht nicht zuzumuten (Urteil des BVGer C-1685/2014 vom 13. Januar 2015 E. 7.3). Aus diesem Grund erweist sich auch die Zustellung des Ur- teils auf diplomatischem Weg als nicht innerhalb einer nützlichen Frist rea- lisierbar und mit einem unverhältnismässig hohen Aufwand verbunden, weshalb vorliegend davon abzusehen ist (vgl. UHLMANN/SCHILLING- SCHWANK, a.a.O., Art. 36 N. 17; Urteil des BVGer A-5540/2013 vom 6. Ja- nuar 2014 E. 2.1.2 f.). Im Ergebnis sind die Voraussetzungen von Art. 36 Bst. b VwVG erfüllt und ist das Urteilsdispositiv der Beschwerdegegnerin durch Publikation im Bundesblatt zu eröffnen. 11. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerden werden gutgeheissen. In Aufhebung von Ziffer 2 der Ver- fügung der Vorinstanz vom 7. Mai 2015 werden die Widersprüche Nr. 13980 und 13981 gutgeheissen. Die Vorinstanz wird angewiesen, der internationalen Registrierung Nr. 1'213'556 MOTOMA (fig.) für sämtliche beantragten Waren den Schutz in der Schweiz zu verweigern. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 5'000.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Sie hat diese innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. 3. Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 5'000.– aus der Gerichtskasse zurückerstattet. 4. Die Beschwerdegegnerin wird verpflichtet, der Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 8'000.– zu leisten.
B-3756/2015 Seite 21 5. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungs- formular, Beschwerdebeilagen zurück) – die Beschwerdegegnerin (Eröffnung durch Publikation im Bundesblatt) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 13980 und 13981; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Agnieszka Taberska
Versand: 5. Dezember 2016