B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-371/2023
Urteil vom 29. November 2023 Besetzung
Richter Daniel Willisegger (Vorsitz), Richter David Aschmann, Richter Marc Steiner, Gerichtsschreiber Pascal Waldvogel.
Parteien
NIO (Anhui) Co., Ltd., Building F, Hengchuang Intelligent Technology Park, Economic and Technological, Development Area, Susong Rd. 3963, CN-Hefei City, Anhui Province, vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. Peter Schramm und/oder Dr. Andrea Schäffler, MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach, 8031 Zürich, Beschwerdeführerin,
gegen
Audi AG, DE-85045 Ingoldstadt, vertreten durch Ramin Shafai, Rechtsanwalt, E. Blum & Co. AG, Patentanwälte und Markenanwälte VSP, Vorderberg 11, 8044 Zürich, Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 102166, IR 649'025 S8 / CH 764'299 ES8.
B-371/2023 Seite 2 Sachverhalt: A. A.a Am 8. Februar 2021 wurde die Schweizer Marke Nr. 764'299 "ES8" der Beschwerdeführerin im Swissreg veröffentlicht. Sie ist unter anderem für folgende Waren eingetragen: Klasse 12: Sportwagen; Automobile; Motoren für Landfahrzeuge; Fahrräder; Rei- fen für Fahrzeugräder; Wasserfahrzeuge; Steuerräder für Fahrzeuge; Elektrofahr- zeuge; Kleinstwagen; Motorräder; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; Fahrzeuge; Kraftfahrzeuge; Landvehikel; Elektro- motoren für Landfahrzeuge; Fahrzeugachsen; Karosserien für Elektrofahrzeuge; Bremsschuhe und Bremsbeläge für Fahrzeuge; Bremssättel, Bremsanlagen, Stossstangen, Kupplungen, Differenzialgetriebe, Antriebe, Antriebswellen, Moto- ren, Wechselgetriebe-Wahlschalter, Getriebe, Kardanwellen, Hydraulikzylinder und -motoren, Kupplungen, Traglager, alle für Landfahrzeuge; Fahrgestelle für Fahrzeuge; Manuelle und Servolenkapparate, Sicherheitsrückhaltevorrichtungen, Sitze, Schiebedächer, Lenksäulen, alles für Fahrzeuge; Naben für Fahrzeugräder; Fahrzeugräder; Abweiser, Fahrtrichtungsanzeiger, Türen, Heckklappen, Polster- material, Türgriffe, Hupen, Spiegel [Rückspiegel], Gepäckträger, Skiträger, Schutzbleche, Schnee- und Gleitschutzketten, Kopfstützen, Sicherheitsgurte, Si- cherheitssitze für Kinder, Schmutzfänger, Dachgepäckträger, Stossdämpfer, Fe- dern, Stabilisatoren, Anlasser, Lenkräder, Lenkgestänge, Aufhängungen, Torsi- onswellen, Stangen, Fenster, Fensterheber, Scheibenwischer, alle für Fahrzeuge; Armstützen für Fahrzeuge; Plomben zum Auswuchten von Fahrzeugrädern; Schutzabdeckungen, Kühlergrills, Flüssigkeitsbehälter, Aufbewahrungskästen und Kästen, Ersatzradhalter, alles als Teile von Fahrzeugen; Verkleidungsbleche für Fahrzeugkarosserien; Teile und Bestandteile für Fahrzeuge, insbesondere Elektrofahrzeugen und Kraftfahrzeuge. A.b Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der internationalen Registrie- rung Nr. 6490258 "S8" mit Eintragungsdatum 9. Dezember 1995. Sie er- hob am 4. August 2021 gegen obgenannte Eintragung Widerspruch und ist für folgende Waren eingetragen: Klasse 12: Véhicules automobiles et leurs parties constitutives. A.c Mit Verfügung vom 6. Dezember 2022 hiess die Vorinstanz den Wider- spruch teilweise gut (Dispositiv-Ziffer 1). Sie widerrief die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 764'299 "ES8" für folgende Waren (Dispositiv-Ziffer 2):
B-371/2023 Seite 3 Klasse 12: Sportwagen; Automobile; Motoren für Landfahrzeuge; Fahrräder; Rei- fen für Fahrzeugräder; Steuerräder für Fahrzeuge; Elektrofahrzeuge; Kleinstwa- gen; Motorräder; Apparate zur Beförderung auf dem Lande; Fahrzeuge; Kraftfahr- zeuge; Landvehikel; Elektromotoren für Landfahrzeuge; Fahrzeugachsen; Karos- serien für Elektrofahrzeuge; Bremsschuhe und Bremsbeläge für Fahrzeuge; Bremssättel, Bremsanlagen, Stossstangen, Kupplungen, Differenzialgetriebe, An- triebe, Antriebswellen, Motoren, Wechselgetriebe-Wahlschalter, Getriebe, Kar- danwellen, Hydraulikzylinder, Kupplungen, Traglager, alle für Landfahrzeuge; Fahrgestelle für Fahrzeuge; Manuelle und Servolenkapparate, Sicherheitsrückhal- tevorrichtungen, Sitze, Schiebedächer, Lenksäulen, alles für Fahrzeuge; Naben für Fahrzeugräder; Fahrzeugräder; Abweiser, Fahrtrichtungsanzeiger, Türen, Heckklappen, Polstermaterial, Türgriffe, Hupen, Spiegel [Rückspiegel], Gepäck- träger, Skiträger, Schutzbleche, Schnee- und Gleitschutzketten, Kopfstützen, Si- cherheitsgurte, Sicherheitssitze für Kinder, Schmutzfänger, Dachgepäckträger, Stossdämpfer, Federn, Stabilisatoren, Anlasser, Lenkräder, Lenkgestänge, Auf- hängungen, Torsionswellen, Stangen, Fenster, Fensterheber, Scheibenwischer, alle für Fahrzeuge; Armstützen für Fahrzeuge; Plomben zum Auswuchten von Fahrzeugrädern; Schutzabdeckungen, Kühlergrills, Flüssigkeitsbehälter, Aufbe- wahrungskästen und Kästen, Ersatzradhalter, alles als Teile von Fahrzeugen; Ver- kleidungsbleche für Fahrzeugkarosserien; Teile und Bestandteile für Fahrzeuge, insbesondere Elektrofahrzeugen und Kraftfahrzeuge. Sie führte aus, das Publikum werde annehmen, dass es sich bei der ange- fochtenen Marke um eine weitere, mit Elektromotor ausgestattete Produkt- linie der widersprechenden Partei handle. Eine mittelbare Verwechslungs- gefahr sei damit zu bejahen. B. Mit Eingabe vom 23. Januar 2023 erhob die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Sie beantragte, der Entscheid der Vorinstanz vom 6. Dezember 2022 im Widerspruchsverfahren Nr. 102'166 sei aufzuheben und die CH-Marke Nr. 764'299 "ES8" sei für sämtliche be- anspruchten Waren zum Markenschutz zuzulassen. Sie führte im Wesentlichen aus, sofern die Widerspruchsmarke überhaupt rechtserhaltend gebraucht worden sei, sei eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. C. Mit Beschwerdeantwort vom 2. März 2023 beantragte die Beschwerdegeg- nerin die Abweisung der Beschwerde.
B-371/2023 Seite 4 Sie brachte im Wesentlichen vor, es sei dargetan, dass die Widerspruchs- marke "S8" in der Schweiz rechtserhaltend benutzt sei. Zwischen der Wi- derspruchsmarke "S8" und der angefochtenen Marke "ES8" bestehe eine erhebliche Verwechslungsgefahr. D. Mit Eingabe vom 6. März 2023 reichte die Vorinstanz die Vernehmlassung ein und beantragte die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde. E. Mit Eingaben vom 16. März 2023 und 11. April 2023 (Beschwerdeführerin) sowie vom 29. März 2023 und 17. April 2023 (Beschwerdegegnerin) reich- ten die Parteien weitere Stellungnahmen ein. Beide hielten an ihren Anträ- gen fest.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Be- schwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdefüh- rerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG), hat den Kostenvorschuss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten. 2. 2.1 Eine Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines unun- terbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Wi- derspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht ge- braucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). 2.2 Die Einrede des Nichtgebrauchs muss mit der ersten Stellungnahme vor der Vorinstanz geltend gemacht werden, da die Einrede sonst verwirkt
B-371/2023 Seite 5 (Art. 22 Abs. 3 der Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunfts- angaben vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Der Zeitraum, für den der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen ist, be- stimmt sich rückwärts gerechnet vom Zeitpunkt, an dem die Widerspruchs- gegnerin den Nichtgebrauch der Marke geltend macht. Die Berechnung dieses Zeitraums richtet sich nach Art. 2 MSchV (Urteil des BVGer B-6505/2017 vom 21. Oktober 2019 E. 4.1 "Puma [fig.]/MG Puma" m.w.H.). 2.3 Die Widersprechende muss den Gebrauch ihrer Marke in der Schweiz im relevanten Zeitraum nicht beweisen, sondern lediglich glaubhaft ma- chen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen bedeutet, dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die glaubhaft zu machenden Tatsachen spricht, auch wenn die entschei- dende Behörde noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie tatsächlich nicht vorhanden sein könnten (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Uhrenarmband [3D]"; CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutz- gesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 32 N. 22). Als mögliche Belege für das Glaub- haftmachen des Gebrauchs dienen Urkunden (Rechnungen, Liefer- scheine) oder Augenscheinobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kata- loge, Prospekte). Alle Beweismittel müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was voraussetzt, dass sie einwandfrei dem Gebrauchszeitraum zugeordnet werden können. Undatierte Belege können aber unter Umständen in Kombination mit an- deren, datierbaren Gebrauchsbelegen berücksichtigt werden (Urteil des BVGer B-6222/2019 vom 17. Juni 2020 E. 2.4 "Crunch/Tiffany Crunch n Cream" m.w.H.). 2.4 Als rechtserhaltend gilt auch der Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG; Urteile des BVGer B-6557/2017 vom 2. Dezember 2019 E. 2.4 "Salvador Dali/Salvador Dali [fig.]"; B-7562/2016 vom 4. Dezember 2018 E. 2.5 "Merci/Merci [fig.]"). Hinzufügungen, die über grafisches Beiwerk hinaus- gehen, hindern den rechtserhaltenden Gebrauch dann, wenn die Marke nicht mehr als unabhängiges Zeichen wahrgenommen wird, sondern als Teil eines umfassenderen Zeichens erscheint (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.6 "Lifetec/Life Technologies"; B-648/2008 vom 27. Januar 2009 E. 5.1, 5.5 "Hirsch [fig.]/Hirsch [fig.]"). Rein beschreibende Zusätze verändern den Gesamteindruck in der Regel nicht (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.6 "Life- tec/Life Technologies"; B-2678/2012 vom 7. März 2013 E. 6.2.2.2
B-371/2023 Seite 6 "Omix/Onyx pharmaceuticals"). Entscheidend ist, dass der kennzeich- nungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, nicht seiner Identität beraubt wird (BGE 130 III 267 E. 2.4 "Tripp Trapp"; Urteil des BVGer B-7562/2016 vom 4. Dezember 2018 E. 2.5 "Merci/Merci [fig.]"). 2.5 Der Markeninhaber kann sich den Gebrauch der Marke durch Dritte anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zustimmung erfolgt ist (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Gemäss ständiger Rechtsprechung gilt als stellvertreten- der Gebrauch etwa die Markenbenutzung durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundenen Gesell- schaften oder durch Lizenznehmer, Alleinvertreiber und Wiederverkäufer (BGE 107 II 356 E. 1c "La San Marco"; Urteil des BVGer B-4552/2020 vom 7. Juli 2021 E. 2.6 "E*trade [fig.]/e trader [fig.]" m.w.H.). 3. 3.1 Die Publikation der angefochtenen Marke auf Swissreg erfolgte am 26. Mai 2021. Der Widerspruch ist am 4. August 2021 rechtzeitig innert der Widerspruchsfrist eingereicht worden. 3.2 Die Beschwerdeführerin reichte am 10. November 2021 eine Wider- spruchsantwort ein, mit der sie die Nichtgebrauchseinrede erhob. Damit wurde die Einrede mit der ersten Rechtsschrift und folglich rechtzeitig er- hoben. 3.3 Die Beschwerdegegnerin hat den rechtserhaltenden Gebrauch der Wi- derspruchsmarke beziehungsweise wichtige Gründe für deren Nichtge- brauch für den Zeitraum zwischen dem 10. November 2016 und dem 10. November 2021 glaubhaft zu machen. Wichtige Gründe für den Nicht- gebrauch hat die Beschwerdegegnerin nicht vorgebracht. 4. 4.1 Die Beschwerdeführerin erhob vor Vorinstanz rechtzeitig die Einrede des Nichtgebrauchs. An diesem Vorbringen hält sie auch auf Beschwerde- ebene fest. 4.2 4.2.1 Die Vorinstanz führt hierzu in der angefochtenen Verfügung aus, ein Gebrauch wie hinterlegt sei nicht überall auszumachen. Hingegen störe
B-371/2023 Seite 7 der Gebrauch in Kombination mit den Elementen "Audi", "Plus" oder "TFSI" den rechtserhaltenden Gebrauch nicht. Das Zeichen "S8" werde auf An- hieb erkannt. Die Widerspruchsmarke werde im Sinne einer Typenbezeich- nung gebraucht. Der Gebrauch als Fahrzeugmodellbezeichnung funktio- niere als betrieblicher Herkunftshinweis. Es liege somit ein Gebrauch nach Art einer Marke vor. Die Belege würden einen Gebrauch in der Schweiz wie auch in Deutschland nachweisen. Bei fünf verkauften Fahrzeugen und einem Preis von mindestens Fr. 170'000.– könne nicht von einem Schein- gebrauch gesprochen werden. Es sei institutsnotorisch, dass die Marken- inhaberin die AMAG Import AG für Fahrzeuge in der Schweiz brauche und es könne davon ausgegangen werden, dass diese die Marke mit der Zu- stimmung der Inhaberin gebrauche. Ein Grossteil der eingereichten Belege beziehe sich auf verschiedene Personenkraftwagen. Es könne von einem Gebrauch der Marke für Personenwagen ausgegangen werden. Ein Ge- brauch der Marke für "leurs parties constitutives" sei nicht glaubhaft ge- macht. 4.2.2 Die Beschwerdeführerin entgegnet, es liege kein rechtserhaltender Gebrauch vor. Keiner der eingereichten Belege sei geeignet, eine Verwen- dung der Widerspruchsmarke in der eingetragenen Form beziehungsweise in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form darzule- gen. "S8" werde lediglich als Typenbezeichnung neben der Marke "Audi" gebraucht, nicht aber als Marke. Der Buchstabe "S" stehe für "Sportwagen" und die Ziffer "8" weise auf die Anzahl Zylinder hin, womit eine glatt be- schreibende Typenbezeichnung vorliege. Eine Verwendung nach Art einer Marke sei daher nicht dargelegt. Eine allfällige Benutzung in Deutschland sei grundsätzlich unbeachtlich, da das entsprechende Abkommen Ende 2021 von Deutschland gekündigt worden sei. Werde alleine auf die Ver- käufe in der Schweiz abgestellt, liege kein ernsthafter Markengebrauch vor. Der Beschwerdegegnerin sei es somit nicht gelungen, den Gebrauch der Marke glaubhaft zu machen. 4.2.3 Die Beschwerdegegnerin bringt diesbezüglich vor, es würden zwei- fellos Benutzungsbelege vorliegen, welche die Widerspruchsmarke in Al- leinstellung zeigen würden. Im Übrigen störe der Gebrauch des Zeichens in Kombination mit den Elementen "Audi", "Plus" oder "TFSI" die rechtser- haltende Benutzung nicht, zumal das Zeichen "S8" auf Anhieb als eigen- ständige Marke erkannt werde. Der Gebrauch einer Marke als Fahrzeug- modellbezeichnung funktioniere durchaus als betrieblicher Herkunftshin- weis. Es liege zweifellos ein Gebrauch nach Art einer Marke vor. Da das
B-371/2023 Seite 8 Abkommen mit Deutschland ex nunc gekündigt worden sei, seien die ein- gereichten Belege, welche den Zeitraum vor dem 31. Mai 2022 betreffen, einschlägig. Ungeachtet dieser Situation habe sie hinreichend dargelegt, dass die beigebrachten Benutzungsbelege zur Schweiz den rechtserhal- tenden Gebrauch glaubhaft machen würden. Von einem Scheingebrauch könne keine Rede sein. 4.3 Die Beschwerdegegnerin reichte neben den bei der Vorinstanz ins Recht gelegten Belegen (vgl. hierzu die angefochtene Verfügung S. 3 f.) im Beschwerdeverfahren weitere Dokumente ein. Es handelt sich dabei um 35 Rechnungen der Schweizer Generalimporteurin AMAG aus dem Zeit- raum von Januar 2017 bis Oktober 2021, mit welchen die Beschwerdegeg- nerin die Lieferung von 35 Fahrzeugen des Modells "S8" in die Schweiz belegen will (vgl. Beilagen 7 und 8 zur Eingabe der Beschwerdegegnerin vom 2. März 2023). 4.4 Die Vorinstanz stellt in der angefochtenen Verfügung fest, dass der Ge- brauch der Widerspruchsmarke für die Ware "Véhicules automobiles" in der Klasse 12 glaubhaft gemacht worden sei, da sich der Grossteil der ein- gereichten Belege auf verschiedene Personenwagen beziehe. Sie führt weiter aus, die Frage, ob unter Anwendung der erweiterten Minimallösung der Gebrauch von Personenwagen auch rechtserhaltende Wirkung für wei- tere, unter den beanspruchten Oberbegriff "Véhicules automobiles" fal- lende Waren habe, könne offengelassen werden. Dies, weil sich daraus keine Auswirkungen auf den Warenvergleich ergeben würden. Da das Bundesverwaltungsgericht, wie nachfolgend zu zeigen sein wird, ebenfalls davon ausgeht, dass dies keine Rolle spielt, wird nachfolgend lediglich geprüft, ob die Beschwerdegegnerin den Gebrauch der Marke "S8" für "Véhicules automobiles" hat glaubhaft machen können. 4.5 Strittig ist, ob die Widerspruchsmarke so wie registriert beziehungs- weise in einer nicht wesentlich von der Registrierung abweichenden Form gebraucht wird. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, wird das Zeichen der Beschwerde- gegnerin vorwiegend in den Formen "S8 Plus", "S8 TFSI", "Audi S8" und "Audi S8 plus" gebraucht. Zudem wird der Schriftzug "S8" am Heck von Autos als Bildzeichen mit einem roten Balken hinter der Hälfte des Buch- stabens "S" gebraucht (vgl. Abbildung in der angefochtenen Verfügung S. 5).
B-371/2023 Seite 9 Durch den Abstand zwischen den Wörtern bleibt das Zeichen "S8" ohne weiteres als selbstständiges Zeichen wahrnehmbar. Auch ein veränderter Sinngehalt durch das Hinzufügen der weiteren Elemente ist nicht erkenn- bar. Der Gebrauch in Kombination mit den erwähnten zusätzlichen Wort- elementen stört den rechtserhaltenden Gebrauch entsprechend nicht. Gleiches gilt auch für den Gebrauch als Bildzeichen mit dem roten Balken hinter dem Buchstaben "S". Dieser ist rein dekorativ und verfügt über keine beziehungsweise nur sehr geringe Kennzeichnungskraft. Das Zeichen wird somit in einer nur unwesentlich von der Registrierung abweichenden Form gebraucht (vgl. oben E. 2.4). 4.6 Die Beschwerdeführerin bringt vor, dass das Zeichen der Beschwerde- gegnerin nicht nach Art einer Marke gebraucht werde. Es werde lediglich als Typenbezeichnung gebraucht. Inwiefern eine Typenbezeichnung nicht als Marke gebraucht werden kann, substantiiert die Beschwerdeführerin nicht weiter. Wie die Vorinstanz zu- treffend ausführt, funktioniert eine Fahrzeugmodellbezeichnung ohne wei- teres als betrieblicher Herkunftshinweis. Sie dient den Abnehmern als Mit- tel zur Unterscheidung von den Waren (vorliegend Fahrzeugen) der Kon- kurrenz. Das Zeichen wird daher nach Art einer Marke gebraucht. 4.7 Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Beschwerdegegnerin habe einen ernsthaften Gebrauch der Marke in der Schweiz nicht glaubhaft ma- chen können. Es liegen Preislisten für die Schweiz für die Jahre 2016, 2017 und 2021 vor (Beilagen 12-17 zur Eingabe vom 10. Februar 2022 der Beschwerdegeg- nerin bei der Vorinstanz). Für das Jahr 2021 hat die Beschwerdegegnerin diese in allen drei Landessprachen eingereicht. Die Preislisten betreffen unter anderem die Modelle "Audi S8" und "Audi S8 plus". Ebenfalls bereits im vorinstanzlichen Verfahren reichte die Beschwerdegegnerin an Schwei- zer Abnehmer gerichtete Rechnungen für Fahrzeuge mit der Bezeichnung "Audi S8" für den massgebenden Zeitraum ein (Beilagen 20-24 zur Ein- gabe vom 10. Februar 2022). Weiter liegen Auszüge aus dem Archiv von "www.audi.ch" für die Jahre 2016, 2019 und 2020 vor, in welchen die Mo- delle "S8" oder "S8 plus" angeboten werden (Beilagen 5-7 zur Eingabe vom 10. Februar 2022). Im Beschwerdeverfahren reichte die Beschwerdegegnerin weitere Belege nach. Es handelt sich dabei um 35 Rechnungen der Beschwerdegegnerin
B-371/2023 Seite 10 an die Schweizer Generalimporteurin AMAG aus dem Zeitraum von Januar 2017 bis Oktober 2021 (Beilage 8 zur Eingabe der Beschwerdegegnerin vom 2. März 2023). Da aus den Rechnungen nicht hervorgeht, welche Mo- delle verkauft wurden, hat die Beschwerdegegnerin eine Referenzliste mit Modell- und Fahrgestellnummern der entsprechenden Fahrzeuge beige- legt (Beilage 7 zur Eingabe der Beschwerdegegnerin vom 2. März 2023). Daraus ergibt sich der Verkauf von insgesamt 35 Fahrzeugen des Modells "Audi S8 Limo". Insgesamt liegen somit zahlreiche Belege vor, welche einen Gebrauch der Marke "S8" in der Schweiz im relevanten Zeitraum glaubhaft machen. Ent- sprechend kann offenbleiben, ob der Gebrauch der Marke in Deutschland angerechnet werden kann. 4.8 Schliesslich bringt die Beschwerdeführerin vor, es liege kein ernsthafter Gebrauch vor. Zwölf verkaufte Fahrzeuge über vier Jahre könne kaum als ernsthafter Gebrauch gelten. Vielmehr handle es sich dabei um einen Scheingebrauch. Die Beschwerdegegnerin hat im vorinstanzlichen Verfahren Verkäufe von fünf Fahrzeugen mit der Marke "S8" nachgewiesen. Im Beschwerdeverfah- ren hat sie zusätzlich Rechnungen über den Verkauf von 35 Fahrzeugen eingereicht. In Anbetracht dessen, dass es sich bei diesen Fahrzeugen um teure Fahrzeuge handelt, kann der Gebrauch ohne weiteres als ernsthaft bezeichnet werden. Von einem blossen Scheingebrauch kann keine Rede sein. 4.9 Zusammenfassend ist es der Beschwerdegegnerin gelungen, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke im relevanten Zeit- raum für die Ware "Véhicules automobiles" glaubhaft zu machen. 5. 5.1 Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG sind Zeichen unter anderem dann vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechs- lungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienst- leistungen, für welche die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Zwischen der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen und der
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Seite 11
Zeichenähnlichkeit besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit
der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die
Produkte sind, und umgekehrt (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in:
David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutz-
gesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154).
5.2 Wenn die massgeblichen Verkehrskreise annehmen können, die unter
Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen
würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus
demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kon-
trolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt, liegt Gleichartigkeit
vor (Urteile des BVGer B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 "Qnective/
Q qnnect [fig.]"; B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 2.2 "Nivea [fig.]/Neauvia";
STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 117). Gleichartig be-
deutet nicht von ähnlicher innerer Beschaffenheit, sondern von ähnlicher
Erwartung im Verkehr, was Angebot und Vertrieb der Waren und Leistun-
gen betrifft (Urteile des BVGer B-259/2017 vom 19. März 2019 E. 3.2
"Tesla Powerwall/Tesla Powerwall"; B-3209/2017 vom 2. April 2019
Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der glei-
che Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-
how, Substituierbarkeit, das Verhältnis von Hauptware und Zubehör sowie
die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit glei-
chen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer
B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode"; B-341/2013 vom
B-371/2023 Seite 12 zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit (Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.3 "Calida/Calyana"). Der Wortklang wird im Wesentli- chen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinander- folge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und opti- sche Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; BGE 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radio- mat"). 5.4 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt unter anderem vom Schutzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]" m.w.H.). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich ist für schwache Marken kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"). Schwach sind namentlich Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Cha- rakter haben (BVGE 2010/32 E. 7.3.1 "Pernaton/Pernadol 400"; Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera") oder die aufgrund ihrer Banalität nur über eine geringe Kennzeichnungskraft verfügen (vgl. BGE 134 III 314 E. 2 ff. "M"; Urteil des BGer 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 2 ff. "V"). Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan" m.w.H.; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/ Army tex [fig.]"; EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizeri- sches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009 [zit. SIWR III/1], Rz. 979 m.w.H.). 5.5 Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach einem strengen Mass- stab, wenn die strittigen Marken für Massenartikel des täglichen Gebrauchs hinterlegt sind (BGE 117 II 321 E. 4 "Valser"), weil diese mit einem weniger hohen Aufmerksamkeitsgrad nachgefragt werden. Nebst der Häufigkeit des Konsums hängt der Aufmerksamkeitsgrad auch von den massgebli- chen Verkehrskreisen im Einzelfall ab (BGE 126 III 315 E. 6 b bb "Ri- vella"). 6. 6.1 Für die im Widerspruch stehenden Waren und Dienstleistungen sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007 S. 1, 6 f. und 11). Ausgangs- punkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Waren- und Dienst- leistungsverzeichnis der älteren Marke (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 51).
B-371/2023 Seite 13 6.2 Der Gebrauch der Widerspruchsmarke ist in Klasse 12 für "Véhicules automobiles" glaubhaft gemacht. Diese Waren richten sich vor allem an Autofahrer, Autohändler und auch Autovermieter. Es sind eher hochprei- sige und langlebige Güter, welche mit einem höheren Grad an Aufmerk- samkeit erworben werden (Urteil des BVGer B-87/2020 vom 26. April 2021 E. 3.2 "e [fig.]/Pick e bike [fig.]" m.w.H.). 7. 7.1 Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt voraus, dass die Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (1. Satz, 2. Teil). 7.2 Die Vorinstanz führt hierzu aus, bezüglich der von der Beschwerdefüh- rerin beanspruchten Waren "Wasserfahrzeuge, Apparate zur Beförderung in der Luft oder auf dem Wasser und Hydraulikmotoren" sei die Gleichar- tigkeit mit "Personenwagen" zu verneinen. Die weiteren von der Beschwer- deführerin beanspruchten Waren seien entweder gleich oder gleichartig zu "Véhicules automobiles". Weder die Beschwerdeführerin noch die Beschwerdegegnerin äussern sich zur Gleichartigkeit der Waren. 7.3 7.3.1 Zutreffend führt die Vorinstanz aus, dass "Sportwagen, Automobile, Elektrofahrzeuge, Kleinstwagen, Apparate zur Beförderung auf dem Lande, Fahrzeuge, Kraftfahrzeuge, Landvehikel" mit "Véhicules automobi- les" identisch oder zumindest hochgradig gleichartig sind. 7.3.2 Aufgrund der gleichen Zweckbestimmung und des Erfordernisses ei- nes ähnlichen Knowhows bei der Fertigung besteht zwischen "Véhicules automobiles" und "Motorrädern" Gleichartigkeit (Entscheid der RKGE vom 19. Oktober 2005, in: sic! 2006 S. 88 E. 4 "Corsa/MotoCorsa Moto Parts [fig.]"). 7.3.3 Ebenfalls korrekt sind die Ausführungen der Vorinstanz zur Gleichar- tigkeit zwischen Personenwagen und Motoren (vgl. Urteil des BVGer B-7485/2006 vom 4. Februar 2008 E. 6.2 "Booster/Turbo Booster [fig.]" m.w.H.). So wird im zitierten Entscheid ausgeführt, dass die fraglichen Wa- ren (Motorroller [Scooter] und Motoren) eng miteinander verbunden seien. Die Verbraucher würden daher dazu verleitet, zu glauben, dass die eng
B-371/2023 Seite 14 miteinander verbundenen Waren aus demselben Unternehmen stammen würden. Entsprechend sind die Waren "Motoren für Landfahrzeuge, Elekt- romotoren für Landfahrzeuge, Motoren, Antriebe" des angefochtenen Zei- chens gleichartig mit "Véhicules automobiles". Gleiches gilt für die Waren "Kupplungen, Differenzialgetriebe, Antriebswellen, Wechselgetriebe-Wahl- schalter, Getriebe und Kardanwellen". 7.3.4 Ebenfalls gleichartig mit "Véhicules automobiles" sind Pneus für Mo- torfahrzeuge, da ein Motorfahrzeug ohne Pneus nicht verkäuflich ist. Wür- den Autopneus das gleiche Kennzeichen wie die Motorfahrzeuge tragen, würde der Interessent unwillkürlich davon ausgehen, dass die Pneus unter einer Eigenmarke vertrieben oder unter Aufsicht und Spezifikation des Mo- torfahrzeugproduzenten hergestellt worden seien (Entscheid der RKGE vom 19. Oktober 2005, in: sic! 2006 S. 88 E. 4 "Corsa/MotoCorsa Moto Parts [fig.]"). Entsprechend sind die Waren "Reifen für Fahrzeugräder und Fahrzeugräder" gleichartig zu den für die Widerspruchsmarke beanspruch- ten Waren. Das Gleiche gilt für die Waren "Steuerräder für Fahrzeuge, Fahrzeugachsen, Karosserien für Elektrofahrzeuge, Bremsanlagen, Fahr- gestelle für Fahrzeuge; Manuelle und Servolenkapparate, Lenksäulen, Lenkräder, Lenkgestänge". Auch ohne sie würde ein Personenwagen nicht funktionieren. Entsprechend besteht Gleichartigkeit zu "Véhicules automo- biles". 7.3.5 Die Vorinstanz geht zutreffend davon aus, dass Zubehör häufig auch vom Hersteller der Hauptware angeboten wird. Entsprechend stellt dies ein Indiz für die Gleichartigkeit dar. Bezüglich "Véhicules automobiles" stellen folgende Waren Zubehör dar: "Gepäckträger, Skiträger, Schnee- und Gleit- schutzketten, Sicherheitssitze für Kinder, Dachgepäckträger und Schei- benwischer". Sie werden häufig vom Fahrzeugbauer hergestellt und unter der gleichen Marke vertrieben. Es ist deshalb von Gleichartigkeit auszuge- hen. 7.3.6 Die Vorinstanz führt sodann weiter aus, dass im Bereich von Perso- nenwagen und deren Bestandteilen, die auch als Ersatzteile von den Fahr- zeugherstellern angeboten werden würden, die Situation differenziert be- trachtet werden müsse. Sie zeigt sodann mit Links zu mehreren Fahrzeug- herstellern auf, dass diese das Angebot und die Lieferung von Originaler- satzteilen garantieren würden. Diese Ausführungen sind für das Gericht nachvollziehbar. Entsprechend wird der Verbraucher davon ausgehen, dass im Bereich von Personenwagen auch Ersatzteile, welche mit der glei- chen Marke angeboten werden, vom selben Unternehmen stammen. Dies
B-371/2023 Seite 15 führt dazu, dass für folgende Waren von Gleichartigkeit zu "Véhicules au- tomobiles" auszugehen ist: "Bremsschuhe und Bremsbeläge für Fahr- zeuge, Bremssättel, Stossstangen, Traglager, alle für Landfahrzeuge, Si- cherheitsrückhaltevorrichtungen, Sitze, Schiebedächer, Naben für Fahr- zeugräder, Abweiser, Fahrtrichtungsanzeiger, Türen, Heckklappen, Pols- termaterial, Türgriffe, Hupen, Spiegel [Rückspiegel], Schutzbleche, Kopf- stützen, Sicherheitsgurte, Schmutzfänger, Stossdämpfer, Federn, Stabi- lisatoren, Hydraulikzylinder, Anlasser, Aufhängungen, Torsionswellen, Stangen, Fenster, Fensterheber, alle für Fahrzeuge, Armstützen für Fahr- zeuge, Plomben zum Auswuchten von Fahrzeugrädern, Schutzabdeckun- gen, Kühlergrills, Flüssigkeitsbehälter, Aufbewahrungskästen und Kästen, Ersatzradhalter, alles als Teile von Fahrzeugen; Verkleidungsbleche für Fahrzeugkarosserien, Teile und Bestandteile für Fahrzeuge, insbesondere Elektrofahrzeugen und Kraftfahrzeuge". 7.3.7 Die Vorinstanz führt aus, zwischen "Personenwagen" und "Fahrrä- dern" bestehe Gleichartigkeit. Die Waren würden eine ähnliche Zweckbe- stimmung verfolgen. Da unter "Fahrräder" auch Fahrzeuge mit Elektromo- tor fallen würden, gebe es auch bezüglich des Antriebs Überschneidungen im herstellungstechnischen Knowhow. Zudem würden sich die Waren an die gleichen Abnehmerkreise richten. Diesen Ausführungen kann das Gericht nicht zustimmen. So werden Fahr- räder und Personenwagen grossmehrheitlich nicht im selben Unternehmen hergestellt und vertrieben. Zudem richten sich die Waren nicht an die glei- chen Abnehmer (vgl. oben E. 6.2). Auch das herstellungstechnische Knowhow ist sehr unterschiedlich. Selbst bei elektrisch betriebenen Fahr- rädern und Personenwagen unterscheiden sich die Antriebssysteme er- heblich, zumal mit einer Batterie für ein Fahrrad kaum ein Personenwagen bewegt werden kann und zur Fortbewegung mit dem Fahrrad (auch mit dem E-Bike) zusätzlich Muskelkraft erforderlich ist. Entsprechend ist zwi- schen "Fahrrädern" und "Véhicules automobiles" die Gleichartigkeit zu ver- neinen. 7.4 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die von der Be- schwerdeführerin für ihr Zeichen beanspruchten Waren gleich oder zumin- dest gleichartig zur von der Beschwerdegegnerin für ihre Marke bean- spruchten "Véhicules automobiles" sind. Einzig zwischen Fahrrädern und "Véhicules automobiles" besteht keine Gleichartigkeit.
B-371/2023 Seite 16 8. 8.1 Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt voraus, dass die Zeichen ähnlich sind (1. Satz, 1. Teil). 8.2 8.2.1 Die Vorinstanz führt hierzu aus, aufgrund der Übernahme der Wider- spruchsmarke in der älteren Marke sei zumindest von einer entfernten Ähn- lichkeit im Schriftbild auszugehen. Auch die Ähnlichkeit im Klang sei trotz unterschiedlicher Anfangssilbe gegeben. Der Widerspruchsmarke komme keine offensichtliche Bedeutung zu. Dem Buchstaben "E" komme gemäss der Praxis des Instituts die Bedeutung "elektronisch" oder "Elektrizität" zu. Eine Kompensation der in Klang und Schriftbild festgestellten Ähnlichkei- ten aufgrund eines klar unterschiedlichen Sinngehaltes liege nicht vor. Ins- gesamt sei trotz unterschiedlichem Sinngehalt von Zeichenähnlichkeit auf- grund der Übereinstimmung im Klang und im Schriftbild auszugehen. 8.2.2 Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, es bestehe zwischen den Zeichen keine Zeichenähnlichkeit. Bei Kurzzeichen würden schon ge- ringfügige Unterschiede eine Zeichenähnlichkeit ausschliessen. Die Zei- chen hätten eine unterschiedliche Anzahl Buchstaben, einen unterschied- lichen Wortanfang und würden sich auf phonetischer Ebene auch in der Folge der Vokale sowie im Silbenmass unterscheiden. Ihre Marke werde vom Verbraucher als "E-S-8" ausgesprochen und unterscheide sich somit akustisch von der Widerspruchsmarke "S8". Die Zeichen seien somit we- der visuell noch akustisch ähnlich. 8.2.3 Die Beschwerdegegnerin führt zur Zeichenähnlichkeit aus, die sich gegenüberstehenden Zeichen seien in der Schweizer Nationalsprache Deutsch in phonetischer Hinsicht identisch. Die Schreibweise spiele nur eine marginale Rolle, da sie nicht geeignet sei, die beiden Zeichen genü- gend voneinander zu unterscheiden. Auch bei einer in einzelne Silben auf- gegliederter Aussprache sei mindestens von einer entfernten Ähnlichkeit auszugehen. In visueller Hinsicht seien die beiden Marken praktisch iden- tisch. Die zwei Buchstaben "S8" seien integral übernommen worden und würden den wesentlichen Bestandteil der angefochtenen Marke bilden. 8.3 Gegenüber stehen sich die beiden Wortmarken "S8" und "ES8". Es handelt sich dabei um zwei Kurzzeichen, bestehend aus zwei respektive drei Buchstaben/Zahlen. Die jüngere Marke übernimmt dabei die ältere komplett und stellt dieser den Buchstaben "E" vor. Entsprechend sind die
B-371/2023 Seite 17 Zeichen sowohl schriftbildlich als auch phonetisch (egal, ob die beiden Buchstaben beim jüngeren Zeichen einzeln oder zusammen ausgespro- chen werden) sehr ähnlich, auch wenn der zusätzliche Buchstabe aufgrund der Kürze der Zeichen ins Gewicht fällt. 8.4 Während ein Zeichen, das vom Verkehr als Typenbezeichnung ver- standen wird, bezüglich vieler Waren dadurch die Unterscheidungskraft als Marke verliert (vgl. Urteil des BGer vom 12. Oktober 1974, in: PMMBl 1975 I 9, zur Zahl "61" für Füllfederhalter; Entscheid der RKGE vom 21. Januar 2002, in: sic! 2002 S. 248 ff. "555 [fig.]/S55" E. 6; Marbach, a.a.O., SIWR III/1, Rz. 333 f.; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 2 N. 79), ist für Motorfahrzeuge und ihre Hilfswaren in Klasse 12 auch in Liebhaber- und Amateurkreisen ein abgekürzter Sprachgebrauch verbreitet, mit dem ne- ben generischen Bezeichnungen ("V8", "GTI") auch bestimmte Fahrzeug- linien, -typen und -ausrüstungen, ohne den Bezug zur Marke zu verlieren, nur mit der Typenangabe benannt werden (Entscheid der RKGE vom 21. Januar 2002, in: sic! 2002 S. 248 ff. "555 [fig.]/S55" E. 6 und 8). Von diesem Sprachgebrauch machen Kombinationen von Buchstaben mit Zif- fern keine Ausnahme. In der Regel wirken sie für solche Waren daher un- terscheidungskräftig. 8.5 Bezüglich des Sinngehaltes kommt den beiden Zeichen als Ganzes keine lexikalische Bedeutung zu. Allerdings ist im gesamten Mobilitätsbereich der Anfangsbuchstabe "E" ein Hinweis auf eine elektronische Mobilitätslösung als Oberbegriff für Fahr- zeuge mit elektronischem beziehungsweise elektrischem Antrieb (bspw. E-Scooter resp. E-Tretroller, E-Bike, E-Roller, E-Motorräder, E-Auto für Elektroautomobil, E-Lieferwagen, E-Boote, E-Busse, E-LKW etc.). Dies gilt auch mit Bezug auf die vorliegend fraglichen Waren der Klasse 12, ohne dass es dabei auf eine bestimmte Schreibweise ankommt (Urteile des BVGer B-1306/2021 vom 1. Februar 2022 E. 6.3.1 "YT/EYT [fig.]"; B-3264/2020 vom 26. Januar 2022 E. 5.3.1 ff. "EQ/EQART"; B-87/2020 vom 26. April 2021 E. 5.3 und 6.2 "e [fig.]/pick e bike [fig.]"; B-2557/2017 vom 31. Juli 2018 "Eprimo"; vgl. auch Urteil des BGer 4A_528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.2.1.1, nicht veröffentlicht in BGE 140 III 109 "ePostSel- ect [fig.]"). Dies führt zu Unterschieden im Sinngehalt der beiden Zeichen, zumal die massgeblichen Verkehrskreise den Anfangsbuchstaben "E" im Zeichen "ES8" als elektronisch oder elektrisch wahrnehmen.
B-371/2023 Seite 18 8.6 Aufgrund der vollständigen Übernahme der Widerspruchsmarke durch die angefochtene Marke ist vorliegend von einer Zeichenähnlichkeit im Schriftbild und auf phonetischer Ebene auszugehen. Der wahrnehmbare Unterschied im Sinngehalt vermag dies nicht zu kompensieren. 9. 9.1 Die Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ist vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (2. Satz). 9.2 9.2.1 Die Vorinstanz führt zur Verwechslungsgefahr aus, der Wider- spruchsmarke "S8" komme originär eine durchschnittliche Kennzeich- nungskraft zu. Die Bekanntheit der Marke, wie sie die Beschwerdegegnerin behaupte, könne jedoch nicht bejaht werden. Auch von einer Serienmarke können nicht gesprochen werden. Es sei damit von einem normalen Schutzumfang auszugehen. Die neuere Marke übernehme die Wider- spruchsmarke und stelle ihr den Buchstaben "E" voran. Da der Buchstabe "elektronisch" bedeute, bestehe die Gefahr, dass das angesprochene Pub- likum die angefochtene Marke als elektronische Version des "S8" wahr- nehme. Unter diesen Voraussetzungen halte die angefochtene Marke trotz Vorliegens von Kurzwörtern den gebotenen Zeichenabstand nicht ein. Ob- wohl ein Teil der Waren nur entfernt gleichartig sei und die Abnehmer die Waren mit erhöhter Aufmerksamkeit erwerben würden, sei unter Berück- sichtigung des normalen Schutzumfanges zumindest von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr auszugehen. 9.2.2 Die Beschwerdeführerin entgegnet, beim Zeichen der Beschwerde- gegnerin handle es sich um eine sogenannte "todschwache" Marke. "S8" sei eine beschreibende Typenbezeichnung und stehe für einen Sportwa- gen mit acht Zylindern. Das Zeichen werde daher nicht als Marke wahrge- nommen. Der geschützte Ähnlichkeitsbereich sei deshalb klein und es ge- nüge bereits eine bescheidene Abweichung, um eine hinreichende Unter- scheidbarkeit zu schaffen. Inwiefern der Buchstaben "E" für elektronisch stehe, sei nicht nachvollziehbar. Da "S8" auf einen Achtzylinder-Motor und damit auf einen Verbrennungsmotor hinweise, könne "E" nicht für "elektro- nisch" stehen. Die Annahme einer Verwechslungsgefahr entspreche auch nicht der Praxis zu Kurzzeichen in ähnlich gelagerten Fällen. Zusammen-
B-371/2023 Seite 19 fassend sei aufgrund der vorliegend relevanten überdurchschnittlich auf- merksamen Verkehrskreise, der schwachen Kennzeichnungskraft der Wi- derspruchsmarke und der offensichtlich fehlenden Zeichenähnlichkeit zwi- schen den beiden Marken eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Auch das EUIPO habe festgestellt, dass zwischen den beiden Zeichen aufgrund des abweichenden Gesamteindrucks keine Verwechslungsgefahr bestehe. 9.2.3 Die Beschwerdegegnerin macht geltend, es sei nicht zutreffend, dass "S8" beschreibend für "Sportwagen mit acht Zylindern" sei. Das widerspro- chene Zeichen reihe sich in die Modellkonzeption der Audi AG ein. Durch die integrale Übernahme der Widerspruchsmarke "S8" und das Voranstel- len des Vokals "E" bestehe die Gefahr, dass das angesprochene Publikum die angefochtene Marke als elektronische Version des "S8" wahrnehme. Es bestehe also die Gefahr, dass das Publikum falsche Zusammenhänge vermute. Eine Verwechslungsgefahr sei damit gegeben. 9.3 Die Beschwerdeführerin beruft sich unter anderem auf einen Entscheid des EUIPO (Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum), wonach zwischen den strittigen Zeichen keine Verwechslungsgefahr bestehe. Ent- scheide des EUIPO sind jedoch für das vorliegende Widerspruchsverfah- ren nicht bindend (vgl. Urteil des BVGer B-444/2022 vom 11. Januar 2023 E. 7.4 "Red Bull/Red Dragon" m.w.H.). Ausserdem ist darauf hinzuweisen, dass sich die bundesverwaltungsgerichtliche Praxis zum Buchstaben "E" offensichtlich von der Rechtsprechung des EUIPO unterscheidet (vgl. oben E. 8.5). Darüber hinaus ist der zitierte Entscheid noch nicht rechtskräftig. Die Beschwerdeführerin kann aus der Entscheidpraxis des EUIPO nichts zu ihren Gunsten ableiten. Gleiches gilt im Übrigen für den von der Be- schwerdegegnerin zitierten Entscheid des DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt). 9.4 Die Vorinstanz geht von einer normalen Kennzeichnungskraft der Wi- derspruchsmarke aus. Eine Bekanntheit der Marke "S8" wird auf Beschwerdeebene nicht mehr geltend gemacht und geht aus den eingereichten Belegen auch nicht her- vor. Die Beschwerdeführerin bringt vor, dass die Widerspruchsmarke beschrei- bend für einen Sportwagen mit acht Zylindern sei. Die Beschwerdegegne- rin legt jedoch überzeugend dar, dass dies unzutreffend ist. So ist zwar naheliegend, dass das "S" bei Modellbezeichnungen von Fahrzeugen für
B-371/2023 Seite 20 Sport oder ähnliches steht. Die darauffolgende Zahl hat jedoch nichts mit der Anzahl Zylindern zu tun (vgl. hierzu Eingabe der Beschwerdegegnerin vom 2. März 2023 N. 16 f.). Zudem kann auch nicht von einem banalen Zeichen ausgegangen werden, da die vorliegende Buchstaben-/Zahlen- kombination für Motorfahrzeuge und ihre Hilfswaren in Klasse 12 unter- scheidungskräftig wirkt (vgl. E. 8.4 oben). Das Widerspruchszeichen "S8" ist als Ganzes somit weder direkt beschreibend noch banal, weshalb von einem normalen oder allenfalls leicht reduzierten Schutzumfang der Marke auszugehen ist. 9.5 Die angefochtene Marke übernimmt die Widerspruchsmarke integral und stellt ihr den für die massgeblichen Waren beschreibenden Buchsta- ben "E" voran. Insgesamt vermag der Zusatz trotz erhöhter Aufmerksam- keit der Verkehrskreise keinen genügenden Zeichenabstand zu bewirken. Obwohl die Waren teilweise nicht identisch (sondern "nur" gleichartig) sind, ist unter Berücksichtigung des normalen Schutzumfanges oder allenfalls leicht reduzierten der Widerspruchmarke zumindest von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr auszugehen. Wie bereits dargelegt, kommt dem An- fangsbuchstaben "E" die Bedeutung "elektronisch/elektrisch" zu (vgl. oben E. 8.5). Damit besteht die Gefahr, dass die massgeblichen Verkehrskreise das angefochtene Zeichen "ES8" als elektronische Variante des "S8" wahr- nehmen (vgl. auch Urteil des BVGer B-1306/2021 vom 1. Februar 2022 E. 7.4 f. "YT/EYT [fig.]"). 10. Im Ergebnis ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und die Verfügung der Vorinstanz ist insofern aufzuheben, als sie die Eintragung für die Ware "Fahrräder" in Dispositiv-Ziffer 2 widerruft. Hinsichtlich der übrigen Waren ist die Beschwerde abzuweisen. 11. 11.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin entsprechend der Gewichtung der Ware "Fahrräder" gegenüber den übri- gen angefochtenen Waren zu einem Zweiundachtzigstel. In diesem Ver- hältnis sind die Parteien kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG). 11.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa- che, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzu-
B-371/2023 Seite 21 legen (Art. 63 Abs. 4 bis VwVG; Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Feb- ruar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwal- tungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Wider- spruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwi- schen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Ver- fahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfer- tigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzu- legen. Der anteilsmässig auf die Beschwerdeführerin fallende Anteil von Fr. 4'445.– wird dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– entnommen; die Differenz von Fr. 55.– ist ihr aus der Gerichtskasse zu er- statten. Der verbleibende Verfahrenskostenanteil im Umfang von Fr. 55.– wird der Beschwerdegegnerin auferlegt. 11.3 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädi- gung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder falls, wie vorliegend, keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 und 14 Abs. 2 VGKE). Für die grösstenteils obsiegende Beschwerdegegnerin erscheint unter Berücksichtigung der gesetzlichen Berechnungsfaktoren (Art. 8, 9 und 11 VGKE) eine anteilsmässig redu- zierte Parteientschädigung von Fr. 8'000.– zu Lasten der Beschwerdefüh- rerin angemessen. 11.4 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen, weshalb die Vorinstanz ihr die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– aufer- legte. Angesichts des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerdegegnerin auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kos- ten als grösstenteils obsiegend zu gelten (bei 81 von 86 Waren). Da die Widerspruchsgebühr gemäss Ziffer 3 des angefochtenen Entscheids der Vorinstanz verbleibt, hat die Beschwerdeführerin diese der Beschwerde- gegnerin im Umfang von Fr. 753.– zu erstatten.
B-371/2023 Seite 22 11.5 Der obsiegenden Beschwerdegegnerin sprach die Vorinstanz gestützt auf ihre Richtlinien eine Parteientschädigung von Fr. 1'800.– zu. Gestützt auf das Ergebnis des vorliegenden Verfahrens hat die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin in Aufhebung von Dispositiv-Ziffer 4 der ange- fochtenen Verfügung eine anteilsmässig reduzierte Parteientschädigung von Fr. 1'695.– zu zahlen. 12. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es wird daher mit der Eröffnung rechtskräftig.
B-371/2023 Seite 23 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Die Dispositiv-Ziffern 2 und 4 der angefochtenen Verfügung werden aufgehoben. 2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 764298 "ES8" wird für folgende Waren widerrufen: Kl. 12: Sportwagen; Automobile; Motoren für Landfahrzeuge; Reifen für Fahrzeug- räder; Wasserfahrzeuge; Steuerräder für Fahrzeuge; Elektrofahrzeuge; Kleinstwa- gen; Motorräder; Apparate zur Beförderung auf dem Lande; Fahrzeuge; Kraftfahr- zeuge; Landvehikel; Elektromotoren für Landfahrzeuge; Fahrzeugachsen; Karos- serien für Elektrofahrzeuge; Bremsschuhe und Bremsbeläge für Fahrzeuge; Bremssättel, Bremsanlagen, Stossstangen, Kupplungen, Differenzialgetriebe, An- triebe, Antriebswellen, Motoren, Wechselgetriebe-Wahlschalter, Getriebe, Kar- danwellen, Hydraulikzylinder, Kupplungen, Traglager, alle für Landfahrzeuge; Fahrgestelle für Fahrzeuge; Manuelle und Servolenkapparate, Sicherheitsrückhal- tevorrichtungen, Sitze, Schiebedächer, Lenksäulen, alles für Fahrzeuge; Naben für Fahrzeugräder; Fahrzeugräder; Abweiser, Fahrtrichtungsanzeiger, Türen, Heckklappen, Polstermaterial, Türgriffe, Hupen, Spiegel [Rückspiegel], Gepäck- träger, Skiträger, Schutzbleche, Schnee- und Gleitschutzketten, Kopfstützen, Si- cherheitsgurte, Sicherheitssitze für Kinder, Schmutzfänger, Dachgepäckträger, Stossdämpfer, Federn, Stabilisatoren, Anlasser, Lenkräder, Lenkgestänge, Auf- hängungen, Torsionswellen, Stangen, Fenster, Fensterheber, Scheibenwischer, alle für Fahrzeuge; Armstützen für Fahrzeuge; Plomben zum Auswuchten von Fahrzeugrädern; Schutzabdeckungen, Kühlergrills, Flüssigkeitsbehälter, Aufbe- wahrungskästen und Kästen, Ersatzradhalter, alles als Teile von Fahrzeugen; Ver- kleidungsbleche für Fahrzeugkarosserien; Teile und Bestandteile für Fahrzeuge, insbesondere Elektrofahrzeugen und Kraftfahrzeuge. 3. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen. 4. Der Beschwerdeführerin werden die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 4'500.– im Umfang von Fr. 4'445.– auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– verrechnet. Der Betrag von Fr. 55.– wird ihr aus der Gerichtskasse zurückerstattet.
B-371/2023 Seite 24 Der Beschwerdegegnerin werden die Verfahrenskosten im Umfang von Fr. 55.– auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. 5. Der Beschwerdegegnerin wird für das Beschwerdeverfahren vor Bundes- verwaltungsgericht eine reduzierte Parteientschädigung zu Lasten der Be- schwerdeführerin in Höhe von Fr. 8'000.– zugesprochen. 6. Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Daniel Willisegger Pascal Waldvogel
Versand: 7. Dezember 2023
B-371/2023 Seite 25 Zustellung erfolgt an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück und Rückerstattungsformular) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Beilagen zurück und Einzahlungsschein) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 102166; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)