B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-3706/2016
Urteil vom 20. Juli 2018 Besetzung
Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), Richter Marc Steiner, Richterin Maria Amgwerd, Gerichtsschreiber Lukas Abegg.
Parteien
MICYS COMPANY S.P.A., Via Andrea Appiani 25, IT-20900 Monza, vertreten durch Weinmann Zimmerli AG, Apollostrasse 2, Postfach 1021, 8032 Zürich, Beschwerdeführerin,
gegen
Fashionpupa by Mureddu, Residenza Cyros New, 6950 Tesserete, vertreten durch Cattaneo Bionda Mazzucchelli, Studio legale e notarile, Via E. Bossi 1, 6900 Lugano, Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 13918 – IR 922'098 PUPA / CH 661'700 Fashionpupa.
B-3706/2016 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Schweizer Marke Nr. 661 700 „Fashionpupa“ wurde am 29. Juli 2014 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen registriert: Klasse 3: Wimpernkosmetika; Tierkosmetika; Spielkosmetika für Kinder; Sonnen- schutzöle (Kosmetika); Sonnenschutzmittel enthaltender Kosmetik- schaum; Schminkprodukte und Kosmetika; Reinigungstupfer getränkt mit Kosmetika; Reiniger für Kosmetikbürsten; mit Kosmetika getränkte Reini- gungstupfer; Kosmetikstifte; Kosmetikpads; Kosmetiknecessaires (gefüllt); Kosmetika und Schminkprodukte; Kosmetika und Pflegemittel für den per- sönlichen Gebrauch; Kosmetika und kosmetische Präparate; Kosmetika und Körperpflegemittel; Kosmetika mit medizinischer Zusatzwirkung (Cos- meceuticals); Kosmetika für Körper- und Schönheitspflege; Kosmetika für die Hautpflege und Hautbehandlung; Kosmetika; Kosmetik- und Schön- heitspflegemittel; Kölnisch Wasser, Parfums und Kosmetika; Henna (Fär- bemittel für die Kosmetik); Hautpflegelotionen (Kosmetika); Gesichtswäs- ser (Kosmetika); Gesichtswaschmittel (Kosmetika); Feuchtigkeitspflege- mittel (Kosmetik); feuchte Kosmetiktücher; Farbstoffe für die Kosmetik; Er- frischungsmittel für die Haut (Kosmetika); entfernbare Tattoos für Kosme- tikzwecke; dekorative Kosmetika; Bräunungsöle (Kosmetika); Bräunungs- gele (Kosmetika); Badepulver (Kosmetika); Augenbrauenkosmetika; After- Sun-Öle (Kosmetika); After-Sun-Gele (Kosmetika); Abdeckmittel (Kosme- tika); After-Sun-Milch (Kosmetika); Bräunungs- und After Sun Emulsionen, Gele und Öle (Kosmetika); Bräunungsmilch (Kosmetika). Klasse 18: Leere Kosmetikkoffer; Kosmetiktaschen ohne Inhalt; Kosmetikkoffer (leer); Kosmetikkoffer. Klasse 21: Tierborsten (Bürsten- und Pinselwaren); Rasierpinsel; Kalfaterpinsel; Bürs- ten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Rasierpinselhalter. Klasse 35: Versandhandelsdienstleistungen in den Bereichen Kosmetika, Schönheits- produkte, Kleidung und Accessoires; Versandhandelsdienstleistungen in
B-3706/2016 Seite 3 den Bereichen Kosmetika, Schönheitsprodukte, Bekleidung und Acces- soires; Versandhandelsdienstleistungen im Bereich Kosmetika, Schön- heitsprodukte, Kleidung und Accessoires; Versandhandelsdienstleistun- gen im Bereich Kosmetika, Schönheitsprodukte, Bekleidung und Acces- soires; Versandhandelsdienstleistungen für Kosmetika; Onlineversand- handelsdienstleistungen im Bereich Kosmetika; Online-Einzelhandels- dienstleistungen im Bereich Kosmetik- und Schönheitsprodukte, Beklei- dung und Accessoires; Online-Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich Kosmetika und Schönheitsprodukte; Einzel- oder Grosshandelsdienstleis- tungen in Bezug auf Kosmetik- und Toilettenartikel, Zahnputzmittel, Seifen und Wasch- und Reinigungsmittel; Online-Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich der Kosmetik- und Schönheitsprodukte, der Bekleidung und der Accessoires. Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten. Klasse 44: Online-Bereitstellung von Informationen via globalem Kommunikations- netzwerk über den Gebrauch von Körperpflegeprodukten und Schönheits- produkten, Kosmetika, Parfümeriewaren; kosmetische Analysedienstleis- tungen zur Bestimmung der geeignetsten Kosmetikprodukte für die Ge- sichtsform und Hautfarbe einer Person; Kosmetikbehandlungen für Ge- sicht und Körper; Dienstleistungen einer Kosmetikerin; Beratung im Be- reich Kosmetik. B. Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdeführerin am 29. Oktober 2014 Widerspruch und beantragte den vollständigen Widerruf der Marke. Sie stützt sich dabei auf die internationale Registrierung Nr. 922 098 „PUPA“. Diese wurde ursprünglich als dem Gemeingut zugehörig nicht zum Schutz in der Schweiz zugelassen. Nachdem die Beschwerdeführerin al- lerdings die Verkehrsdurchsetzung für die beanspruchten Waren glaubhaft machen konnte, wurde mit Mitteilung der Vorinstanz vom 21. Oktober 2014 der Schutz der Marke mit Basisregistrierung vom 9. Februar 2007 auf die Schweiz ausgedehnt. Registriert ist die Marke unter anderem für die fol- genden Waren: Klasse 3: Savons; désodorisants à usage personnel; parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices;
B-3706/2016 Seite 4 Klass 18 : Sacs de voyage, trousses à maquillage, vanity-cases, parapluies, mallettes « court séjour », valises, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, caisses, sacs à dos, pochettes à porter à la ceinture ; Klasse 25 : Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir vestes, tricots, che- mises, pardessus, imperméables, chapeaux, bas, collants, sous-vête- ments, bottes, souliers, chaussons, foulards, gants, vêtements de bain et de plage, vêtements de sport et de loisir, vêtements de nuit, uniformes. C. Mit Verfügung vom 10. Mai 2016 (versandt 11. Mai 2016) hiess die Vor- instanz den Widerspruch teilweise gut, nämlich für Tierkosmetika der Klasse 3 und für Rasierpinsel und Rasierpinselhalter der Klasse 21. Für die übrigen Waren wies sie den Widerspruch ab. Die Vorinstanz begründete ihren Entscheid im Wesentlichen damit, dass einerseits für die Waren Tierborsten (Bürsten und Pinselwaren); Kalfater- pinsel der Klasse 21, alle angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 35 sowie für die Dienstleistungen Unterhaltung; sportliche und kulturelle Akti- vitäten der Klasse 41 die Gleichartigkeit mit den Waren und Dienstleistun- gen der angefochtenen Marke nicht gegeben sei. Andererseits sei die Wi- derspruchsmarke „PUPA“ für die übrigen Waren – ausgenommen Tierkos- metika; Rasierpinsel und Rasierpinselhalter – beschreibend und daher von geringem Schutzumfang. Die geringe Abweichung durch die Ergänzung um das Wort Fashion bei der angefochtenen Marke sei demnach bereits genügend, um die Verwechslungsgefahr auszuschliessen. D. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 13. Juni 2016 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung und die Gutheissung des Widerspruchs gegen die Marke „Fashionpupa“ unter Kosten- und Entschä- digungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin. Die Beschwerdeführerin pflichtet zwar der von der Vorinstanz in den Klas- sen 21 und 41 nur teilweisen bejahten Gleichartigkeit zu, ist jedoch der Ansicht, dass die Gleichartigkeit auch zwischen den Dienstleistungen der Klasse 35 der angefochtenen Marke und den Waren der Klasse 3, 18 und
B-3706/2016 Seite 5 25 der Widerspruchsmarke gegeben sei. Sinngemäss argumentiert die Be- schwerdeführerin, dass der Inhaber einer Marke für Produkte, welche er über Details- und Versandhändler bzw. deren Onlineportalen vertreibt, nicht zuletzt aufgrund des aufwändigen Retourenmanagements auch geld- werte Leistungen im Sinne der Dienstleistungen der Klasse 35 erbringt und diese nicht lediglich auf Hilfsdienstleistungen, welche nicht gleichartig sind, zurückgestuft werden dürfen. Bezüglich der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wendet die Beschwerdeführerin ein, dass diese als durchgesetzte Marke für alle be- anspruchten Waren zumindest einen normalen Schutzumfang besässe und daher die Ergänzung durch das seinerseits kennzeichenschwache Element Fashion in der angefochtenen Marke „Fashionpupa“ nicht genü- gen könne, um die Verwechslungsgefahr auszuschalten. E. Mit Schreiben vom 26. August 2016 verzichtete die Vorinstanz auf eine Vernehmlassung und beantragt, unter Hinweis auf die Begründung im an- gefochtenen Entscheid, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. F. Mit Schriftsatz vom 8. September 2016 antwortete die Beschwerdegegne- rin. Sie beantragt die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Ent- schädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin. Sie begründet ihre Anträge im Wesentlichen damit, dass die Widerspruchs- marke i.S.v. junges Mädchen übersetzt bzw. verstanden würde und daher für die beanspruchten Produkte sehr schwach sei. Dies würde auch durch die ursprüngliche Rückweisung der Widerspruchsmarke durch die Vorinstanz bei deren Eintragungsverfahren belegt. Daher sei der Unter- schied der beiden Marken durch das Zeichenelement Fashion genügend gross, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Weiter habe die Beschwerdeführerin keine offizielle website in der Schweiz mit einer Schweizer top level domain .ch, keine Distributoren in der Schweiz und keine relevanten online, social media oder andere Werbeaktivitäten in der Schweiz vorzuweisen. Die von der Beschwerdeführerin im Rahmen der Eintragung der Widerspruchsmarke selber beigebrachten Umsatzzahlen für die Schweiz würden eine Verkaufstätigkeit zeigen, die nur als belanglos angesehen werden könne. Auch die Gleichartigkeit, wie sie die Beschwer- deführerin für die Waren der Klasse 35 sieht, bestreitet die Beschwerde- gegnerin und verweist auf die Ausführungen der Vorinstanz.
B-3706/2016 Seite 6 G. Eine Parteiverhandlung hat nicht stattgefunden (Art. 40 Abs. 1 des Bun- desgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Ver- waltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. 1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge- gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsge- richt vom 17. Juni 2005 [VGG], SR 173.32). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. De- zember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) einge- reicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Wider- sprechende ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). 1.2 Die Beschwerdeführerin hat indes in ihrem Rechtsbegehren die Aufhe- bung des vorinstanzlichen Entscheides beantragt. Da der Widerspruch für die Waren Tierkosmetika der Klasse 3 und Rasierpinsel; Rasierpinselhalter der Klasse 21 gutgeheissen wurde, ist die Beschwerdeführerin diesbezüg- lich nicht mehr beschwert. Auf die Beschwerde ist daher nur insofern ein- zutreten, als die Vorinstanz den Widerspruch abgewiesen hat. 2. 2.1 Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistun- gen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11]). Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG). 2.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich auf- grund der Registereinträge (Urteil des BVGer B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 2.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]", mit Hinweisen). Für die Annahme gleich-
B-3706/2016 Seite 7 artiger Waren und Dienstleistungen sprechen u.a. eine einheitliche Wert- schöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Wa- ren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]", B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode“; GALLUS JOLLER, in: Marken- schutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 306). 2.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter- lassen (BGE 121 III 377 E. 2a „Boss/Boks“) und nach dem Mass an Gleich- artigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung. An die Verschie- denheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnli- cher die Produkte sind, und umgekehrt (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzel- ler Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]", BGE 128 III 99 E. 2c "Or- fina", BGE 126 III 320 E. 6b/bb "Apiella"). Eine Verwechslungsgefahr be- steht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu be- fürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individuali- sierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 160 E. 2a „Securi- tas/Securicall“). 2.4 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Feb- ruar 2012 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]" mit Hinweisen). Der geschützte Ähn- lichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 II 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 78, mit Hinweisen). Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende Ele- mente beschreibenden Charakter haben (BGE 128 III E. 2.1 "Yukon"; Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera"). Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferi- schen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Ka- millosan/Kamillon, Kamillan", mit Hinweisen; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbe- werbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 979 mit Hinweisen). 2.5 Hat sich ein ursprünglich im Gemeingut stehendes Zeichen im Verkehr durchgesetzt, verfügt es grundsätzlich über eine normale Kennzeichnungs- kraft und einen normalen Schutzumfang. Aufgrund der Umstände kann der
B-3706/2016 Seite 8 Schutzumfang stark sein. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass er aus- nahmsweise schwach bleibt (vgl. GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 116 ff, EUGEN MARBACH, SIWR III/1, N. 983 ff. vgl. auch nachfolgend E. 8.2). Die Verkehrsdurchsetzung ist für die Eintragung einer zum Gemeingut ge- hörenden Marke gemäss Art. 2 Bst. a MSchG vorausgesetzt. Für das Wi- derspruchsverfahren verweist Art. 31 MSchG jedoch ausschliesslich auf Art. 3 Abs. 1 MSchG; im Rahmen des verwaltungsrechtlichen Wider- spruchsverfahrens prüft das Gericht deshalb lediglich das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr als relativen Ausschlussgrund, nicht auch die abso- luten Ausschlussgründe nach Art. 2 MSchG. Die Frage des erhöhten Schutzumfangs einer Marke infolge ihrer gesteigerten Bekanntheit ist als Tatbestand, wenn auch nicht als Rechtsfrage, mit jener verwandt, ob eine Marke durch Verkehrsdurchsetzung Schutz erlangt (vgl. BGE 130 III 267 E. 4.7.3 „Tripp Trapp“, wo die Notorietät einer Marke als Verkehrsgeltung im massgebenden Kreis beschrieben wird). Die Grundsätze von Art. 2 MSchG sind entsprechend auf die im Widerspruchsverfahren zu beurtei- lende Kennzeichnungskraft anwendbar (GREGOR WILD, in: Markenschutz- gesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 31 N. 16, mit Hinweisen; vgl. zum Gan- zen: Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 5.2 „Plus/Plusplus [fig.]“). 2.6 Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebe- nenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc „Securitas“; BGE 121 III 377 E. 2b „Boss/Boks“). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die opti- sche Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a „Kamillosan/Kamil- lon, Kamillan“, BGE 119 II 473 E. 2c „Radion/Radomat“). 2.7 Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein, liegt keine markenrechtliche Zeichenähnlichkeit vor (Urteil des BVGer B-3508/2008 vom 9. Februar 2008 E. 9.3 „KaSa/Biocasa“; GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 131 f., mit Hinweisen). Im Gemeingut stehende Markenelemente sind bei der Beurteilung der Ver- wechslungsgefahr jedoch nicht einfach wegzustreichen, sondern in An- rechnung ihrer für sich genommen geringen oder fehlenden Kennzeich-
B-3706/2016 Seite 9 nungskraft dennoch im Gesamteindruck der Marke zu berücksichtigen (Ur- teil des BVGer B-7346/2009 vom 27. September 2010 E. 2.5 „Murino/Muro- lino“, mit Hinweisen). 3. 3.1 Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 1, 6 f. und 11). Die vorliegend relevanten Waren richten sich an das allgemeine Publikum, wobei bezüglich der Kos- metikartikel der Klasse 3 sowie des Schminkkoffers der Klasse 18 ein kla- rer Fokus auf der weiblichen Bevölkerung liegt. 3.2 Weiter ist der Aufmerksamkeitsgrad dieser Verkehrskreise zu definie- ren. Die Waren der Klasse 3 und 18 sind Massenartikel des täglichen Be- darfs und werden mit einer verminderten Aufmerksamkeit gekauft, wohin- gegen Kleider der Klasse 25 mit etwas mehr Aufmerksamkeit begutachtet werden, da diese in der Regel vor dem Kauf auch anprobiert werden (BGE 121 III 377 E. 3d „Boss/Boks“). 4. 4.1 Weiter ist die Gleichartigkeit der strittigen Waren zu beurteilen. Sowohl die Beschwerdeführerin als auch die Beschwerdegegnerin sind mit den Ausführungen der Vorinstanz im Grundsatz einig und folgen deren Argu- mentation, wonach ausser bei den Waren Tierborsten (Bürsten- und Pin- selwaren); Kalfaterpinsel der Klasse 21, sämtliche angefochtenen Waren der Klasse 35 sowie bezüglich der Dienstleistungen Unterhaltung; sportli- che und kulturelle Aktivitäten der Klasse 41 eine Gleichartigkeit der stritti- gen Waren und Dienstleistungen gegeben sei. Die Beschwerdeführerin ist lediglich in Bezug auf die fehlende Gleichartigkeit zwischen den Waren der Widerspruchsmarke aus den Klassen 18 und 25 einerseits sowie den Ver- sandhandelsdienstleistungen der Klasse 35 der angefochtenen Marke an- dererseits nicht der gleichen Ansicht wie die Vorinstanz und sieht die ge- nannten Waren und Dienstleistungen durchaus als gleichartig an. 4.2 Die Vorinstanz argumentiert, dass eine Gleichartigkeit zwischen den zu verkaufenden Waren an und für sich, in casu Kleider und Accessoires, und der eigentlichen Dienstleistung des Verkaufens von Waren keine Gleichar- tigkeit bestehen könne, da ansonsten das System der Waren und Dienst- leistungsklassifikation und damit das markenrechtliche Spezialitätsprinzip
B-3706/2016 Seite 10 untergraben würde. Zwar sei es korrekt, dass Kosmetikartikelhersteller ihre Waren in der Regel auch selber online anbieten würden, was aber lediglich als Hilfsdienstleistung zu qualifizieren sei. Die Beschwerdeführerin ist in- dessen der Ansicht, dass der Verkauf von Waren über das Internet nicht zuletzt aufgrund des nicht zu unterschätzenden Retourenmanagements weit mehr als eine Hilfsdienstleistung sei. Dies ergebe sich auch aus der Tatsache, dass dieses Know How rund um den Versand und das Retou- renmanagement als geldwerte Leistung angeboten und damit als verlet- zungsfähige Wirtschaftstätigkeiten angesehen werde müsse. Der Beschwerdeführerin ist beizupflichten, dass der online Handel mit Gü- ter für den Endverbraucher keine triviale Hilfsdienstleistung ist und diese als geldwerte Wirtschaftstätigkeit schützenswert ist. Daraus lässt sich ent- gegen der Annahme der Beschwerdeführerin aber gerade nicht ableiten, dass der Inhaber einer Marke mit Schutz für Waren auch gleichzeitig einen allumfassenden Schutz für deren Verkauf erhält. Ein solcher Schutz von Verkaufstätigkeit des Warenproduzenten ist gerade beschränkt auf den Verkauf im Sinne einer Hilfsdienstleistung (RKGE in sic! 2007, 39 E. 6 „Sud Express/Expressfashion“). Denn aufgrund des Spezialitätsprinzips des Markenrechts werden eigenständige Wirtschaftsgüter auch eigenständig geschützt, was sich diesbezüglich in einer differenzierenden Beurteilung in der Nizzaklassifikation niederschlägt. Der Gleichartigkeitsbereich der Dienstleistungen der Klasse 35 soll sich demnach auf jene Dienstleistun- gen beschränken, welche sich hinreichend vom Verkauf von Waren der Klassen 1-34 unterscheidet, insbesondere das Anbieten dieser Dienstleis- tungen an Produzenten und Handelsunternehmen (RKGE in sic! 2007, 39 E. 10 „Sud Express/Expressfashion“). Der Umstand, dass der online Ver- trieb von Kleidern und Accessoires nicht trivial ist, spricht daher viel eher dafür, dass die Gleichartigkeit mit Waren der Klasse 18 und 25 nicht gege- ben ist. Insgesamt dringt die Argumentation der Beschwerdeführerin nicht durch und die vorinstanzliche Beurteilung der Gleichartigkeit ist somit als korrekt anzusehen. Entsprechend ist die Gleichartigkeit der strittigen Wa- ren und Dienstleistungen gegeben, ausser bei den Waren Tierborsten (Bürsten- und Pinselwaren); Kalfaterpinsel der Klasse 21, sämtliche ange- fochtenen Waren der Klasse 35 sowie bezüglich der Dienstleistungen Un- terhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten der Klasse 41. 5. Nachfolgend ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Es stehen sich die Wi- derspruchsmarke „Pupa“ und die angefochtene Marke „Fashionpupa“ ge- genüber.
B-3706/2016 Seite 11 5.1 Sofort augenfällig ist die Tatsache, dass die Widerspruchsmarke als Ganzes in der angefochtenen Marke verwendet und lediglich der Zusatz Fashion vorangestellt wird. Gemäss ständiger Rechtsprechung ist die un- veränderte Übernahme einer älteren Marke in eine jüngere Marke unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr grundsätzlich unzulässig, wenn die ältere Marke nicht wesentlich verändert wird (Urteile des BVGer B-433/2013 vom 18. Februar 2014 E. 5.1 „Metro/Metropool“, B-4772/2012 vom 12. August 2012 E. 5.2 „Mc [fig.]/MC2[fig.]“ und B-3118/2007 vom
Weiter ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu prüfen 6.1 Die Vorinstanz erachtete die Widerspruchsmarke als kennzeichen- schwach. Denn „Pupa“ werde im Sinn von giovane donna bzw. junge Frau verstanden und sei im Zusammenhang mit Kosmetikprodukten, deren Zu- behör sowie Dienstleistung im Bereich Kosmetik zwar noch nicht als direkt beschreibend, jedoch als stark allusiv zu qualifizieren. 6.2 Bei dieser Einschätzung liess die Vorinstanz den Umstand, dass es sich vorliegend bei der Widerspruchsmarke um eine im Verkehr durchge- setzte Marke handelt, allerdings ausser Acht. Die Widerspruchsmarke wurde im Jahre 2008 provisorisch zurückgewiesen, im Jahr 2014 allerdings aufgrund der Durchsetzung im Verkehr zum Markenschutz zugelassen. Die Frage, inwiefern sich die Verkehrsdurchsetzung einer Marke auf ihren
B-3706/2016 Seite 12 Schutzumfang auswirkt, wird zwar in der Lehre und Rechtsprechung kont- rovers diskutiert (eine Übersicht findet sich bei ADRIAN P. WYSS, Die Ver- kehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht, Stämpfli 2013, S. 261 ff.) für ein Nichtbeachten der Verkehrsdurchsetzung spricht sich so- weit ersichtlich allerdings keine Meinung aus. Entsprechend sind diese Auswirkungen der Verkehrsdurchsetzung auf die Widerspruchsmarke vor- liegend zu prüfen. 7. 7.1 Vorab stellt sich die Frage, ob die im Eintragungsverfahren von der Be- hörde festgestellte Verkehrsdurchsetzung im vorliegenden Kollisionsver- fahren nach wie vor Gültigkeit hat. Denn gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung und einem grossen Teil der Lehre gilt die Registervermu- tung nach Art. 9 ZGB für durchgesetzte Marken nicht (BGE 130 III 478 E. 3.3 „Lernstudio“; eine Übersicht zu den Lehrmeinungen findet sich bei ADRIAN P. WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Marken- recht, Stämpfli 2013, S. 256 ff.). Daraus abzuleiten, dass eine als durchge- setztes Zeichen eingetragene Marke aber nun bei jedem Streitfall wieder der Prüfung der Verkehrsdurchsetzung unterzogen werden müsste, ginge indes zu weit. Denn unter einer solchen Annahme liefe die Markeneintra- gung schlicht leer und hätte kaum mehr Bedeutung. Sinnvoller erscheint daher Ansicht, dass eine durchgesetzte Marke solange als rechtsbeständig angesehen werden kann, wie nicht derjenige, welcher sie für nichtig erklä- ren möchte, seinerseits glaubhaft macht, dass die Verkehrsdurchsetzung nicht mehr gegeben sei (für das zivilrechtliche Massnahmeverfahren: Urteil des BGer 4A_508/2012 vom 9. Januar 2013 E- 4.2 [3D] Nespresso III; LU- KAS DAVID, AJP 2004, 1413 f.; BSK, MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Art. 2 N. 232; MARKUS KAISER/DAVID RUETSCHI, in: Marken- schutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Beweisrecht Rz. 113). 7.2 Es ist somit an der Beschwerdegegnerin, glaubhaft zu machen, dass die Verkehrsdurchsetzung der Widerspruchsmarke nicht mehr gegeben sei. Die Beschwerdegegnerin macht denn auch geltend, dass die Be- schwerdeführerin keine offizielle website in der Schweiz (gemeint ist wohl eine website mit der top level domain .ch), keine Distributoren in der Schweiz und keine relevanten Marketing-,Werbe- und/oder social media Aktivitäten in der Schweiz habe. Konkret führt die Beschwerdegegnerin an, dass die von der Beschwerdeführerin genannte website www.magendo.ch nicht existiere, die website www.parfumidee.ch nicht mehr existiere bzw. von der website www.geschenkidee.ch übernommen wurde und keine
B-3706/2016 Seite 13 „Pupa“ Produkte verkaufe. Zudem seien die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Umsatzzahlen bestritten und so gering, das sie belang- los seien. Als weiterer Beweis fordert die Beschwerdegegnerin die Be- schwerdeführerin zur Edition von allen Dokumenten bezüglich Verkaufs-, Marketing-, und Werbeaktivitäten in der Schweiz bezüglich der Marke „Pupa“ auf und macht noch konkretere Ausführungen, welche Beweismittel eingereicht werden sollten. 7.3 Eine Beurteilung der Vorbringen der Beschwerdegegnerin zur Glaub- haftmachung der fehlenden Verkehrsdurchsetzung ergibt folgendes Bild. 7.3.1 In der Tat ist die website www.parfumidee.ch nicht mehr online bzw. wurde mit der website www.geschenkidee.ch, auf welcher keine „Pupa“ Produkte verkauft werden, zusammengelegt. Dass die von der Beschwer- deführerin angegebenen website www.magendo.ch nicht abrufbar ist, kann wohl auf einen Flüchtigkeitsfehler bei der Benennung der URL seitens der Beschwerdeführerin zurückgeführt werden, denn eine einfache Abfrage bei Google und Bing mit den Stichworten Pupa und Kosmetik ergab, dass Pupa Produkte auf der website www.magando.ch (www.magando.ch > brand > pupa, abgerufen am 31. Mai 2018) und nicht www.magendo.ch verkauft werden. Weiter werden „Pupa“ Produkte unter www.galaxus.ch www.amazon.de und www.pupa-makeup.de (alle abgerufen am 31. Mai 2018) beworben und angeboten, wobei die beiden letztgenannten webs- hops gemäss deren eigenen Angaben auch in die Schweiz liefern. Dass die Beschwerdeführerin keine eigene website mit einer top level domain .ch betreibt wie das die Beschwerdegegnerin moniert, sondern ihre Pro- dukte über Drittanbieter, welche teilweise aus dem Ausland in die Schweiz liefern, den relevanten Verkehrsreisen anbietet, gereicht ihr vorliegend nicht zum Nachteil. 7.3.2 Die von der Beschwerdeführerin in einem Affidavit genannten Um- satzzahlen werden von der Beschwerdegegnerin als zu gering bezeichnet, um für eine Verkehrsdurchsetzung erheblich zu sein. Allerdings hat die Vor- instanz sich schon bei der erstmaligen Beurteilung der Verkehrsdurchset- zung im Jahre 2012 auf diese Zahlen – d.h. auf die entsprechenden Zahlen für die Jahre 2009 bis 2011 – abgestützt und diese schon damals für eine Verkehrsdurchsetzung als genügend angesehen. Von der Annahme der Verkehrsdurchsetzung wurde dannzumal aus anderen Gründen abgese- hen. Sie wurde erst bei einer zweiten Beurteilung 2014 für gegeben erach- tet. Die von der Beschwerdeführerin nun vorliegend zusätzlich eingereich- ten Umsatzzahlen der Jahre 2012 bis 2015 sind teilweise sogar erheblich
B-3706/2016 Seite 14 höher, als jene, welche die Vorinstanz für den Nachweis der Verkehrs- durchsetzung hat genügen lassen. Zwar kommen Affidavits grundsätzlich gegenüber einer Parteiaussage keine erhöhte Beweiskraft zu, allerdings dürfen sie insbesondere im Zusammenhang mit weiteren Beweismitteln nicht einfach ignoriert werden und müssen in die Beurteilung der Beweis- lage integriert werden (Urteil des BVGer B-3294/2013 vom 1. April 2014 E. 5.2 „Koala [fig.]/Koala’s March [fig.]“). Im Zusammenhang mit den be- schriebenen Verkaufsaktivitäten über das Internet erscheinen die Ver- kaufszahlen denn auch plausibel und stützen damit die Annahme, dass die Widerspruchsmarke nach wie vor von den relevanten Verkehrskreisen am Markt wahrgenommen wird. 7.3.3 Die Beschwerdegegnerin verlangt mittels Editionsbegehren von der Beschwerdeführerin, weitere Nachweise des Gebrauchs der Marke ins Recht zu legen. Diesem Begehren kann aus zweierlei Gründen nicht statt- gegeben werden. Einerseits hat die Beschwerdegegnerin aufgrund der ge- nannten Umsatzzahlen und Verkaufs- sowie Marketingaktivitäten gerade nicht glaubhaft machen können, dass die Widerspruchsmarke nicht mehr im Verkehr erscheint. Daher kann von der Abnahme weiterer Beweise, wel- che diese Erkenntnis lediglich noch verstärken, abgesehen werden. Ande- rerseits liegt die Beweislast der Glaubhaftmachung bei der Beschwerde- gegnerin. Diese kann nicht ohne weitere Gründe mittels Editionsbegehren umgekehrt und der Beschwerdeführerin auferlegt werden (zu den Möglich- keiten der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs vgl. MARKUS KAISER/DA- VID RÜETSCHI, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Beweisrecht Rz. 98; BSK, UELI BURI, Art. 35b N. 5; EUGEN MARBACH, in: Schweizeri- sches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 1360f.). 7.3.4 Zusammenfassend kann damit gesagt werden, dass die von der Be- schwerdegegnerin angeführten Punkte, welche die fehlende Verkehrs- durchsetzung der Widerspruchsmarke nachweisen sollten, entweder gar nicht zutreffen oder ungeeignet sind, die fehlende Verkehrsdurchsetzung glaubhaft zu machen. Für die weitere Beurteilung ist damit die Marke „Pupa“ als für die beanspruchten Waren indirekt im Verkehr durchgesetzt zu betrachten. 8. Nach dem Gesagten gilt es weiter die Kennzeichenkraft der Widerspruchs- marke zu bestimmen.
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8.1 Die bundesgerichtliche Rechtsprechung hat wohl zurückgehend auf
den Entscheid BGE 122 III 382 E. 2b „Kamillosan/Kamillon, Kamillan“
mehrfach erkannt, dass ein indirekt im Verkehr durchgesetztes Zeichen
eine starke Marke sei (Urteil des BGer 4C.79/2000 vom 16. Juni 2000
renzierter erläutert das Bundesgericht allerdings in BGE 128 III 441 E. 3.1
„Appenzeller”, dass der Schutzumfang eines Zeichens umso stärker sei, je
stärker sich ein Zeichen im Verkehr durchgesetzt habe. Diese Ansicht er-
gänzt sich mit der in BGE 134 III 321 E. 2.3.5 „M/M-Joy (fig.)“ geäusserten
Auffassung, wonach die Anforderungen an den Nachweis der Verkehrs-
durchsetzung eines Zeichens umso höher seien, je banaler das Zeichen
erscheine.
8.2 In der jüngeren Lehre wird diesbezüglich ebenfalls die Ansicht vertre-
ten, welche sich gegen einen Automatismus zur starken Marke, mehr hin
zu einer Einzelfallbeurteilung bewegt, wobei eine indirekt durchgesetzte
Marke von schwach über normal bis stark sein könne (vgl. EUGEN MAR-
BACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 984 ff.; DAVID ASCHMANN, in: Mar-
kenschutzgesetz [MSchG], 2017, Art. 2 lit. a Rz. 316 ff.; zumindest für eine
Unterscheidung zwischen normaler und starker Kennzeichnungskraft BSK,
MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Art. 2 N. 230; vermit-
telnd ADRIAN P. WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Mar-
kenrecht, Stämpfli 2013, S. 261 ff.). Insgesamt erscheint ein vermittelnder
Ansatz angemessen, wonach die indirekte Verkehrsdurchsetzung eines
Zeichens durchaus Auswirkungen auf den Schutzumfang der durchgesetz-
ten Marke hat, dieser Schutzumfang aber vom Grad der Verkehrsdurchset-
zung bzw. spiegelbildlich vom Grad der Banalität des Zeichens abhängig
zu machen ist.
8.3 Die Widerspruchsmarke „Pupa“ beansprucht Waren im Bereich von
Kosmetik und Bekleidung. Die Vorinstanz beurteilte dabei das Zeichen für
diese Waren als stark allusiv, da Pupa auf Italienisch junge Frau bedeute
und eine starke Nähe zum deutschen Puppe und französischen poupée
habe. Mit diesem Sinngehalt ist „Pupa“ für Kosmetikprodukte und Kleider
in der Tat zwar noch nicht direkt beschreibend aber dennoch stark anleh-
nend. Für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft heisst das im Gegen-
zug, dass „Pupa“ als nicht übermässig banal gelten kann, da doch noch
eine gewisse gedankliche Arbeit für eine Assoziation zwischen Kosmetik-
produkten bzw. Kleidern und einer jungen Frau geleistet werden muss. Den
B-3706/2016 Seite 16 Beilagen der Beschwerdeschrift und den vorgängigen Erläuterungen ist weiter zu entnehmen, dass die Belege für die indirekte Durchsetzung als Marke sowie die Belege für den aktuellen Gebrauch der Marke weder als besonders knapp noch als besonders stark zu werten sind. Die Verkehrs- durchsetzung ist daher auch weder besonders gering noch besonders aus- geprägt anzunehmen. Unter diesen Vorzeichen ist für die Widerspruchs- marke im vorliegenden Verfahren von einem normalen Schutzumfang aus- zugehen. 9. Nach der Bestimmung der Gleichartigkeit und der Zeichenähnlichkeit der strittigen Marken, des Aufmerksamkeitsgrades der Verkehrskreise sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke muss nun eruiert wer- den, ob eine Verwechslungsgefahr besteht. 9.1 Vorliegend übernimmt die angefochtene Marke „Fashion Pupa“ die Wi- derspruchsmarke „Pupa“ vollständig, was, wie in E. 5 bereits ausgeführt, aus markenrechtlicher Sicht grundsätzlich unzulässig ist. 9.2 Eine vollständige Übernahme kann allerdings dann gerechtfertigt sein, wenn der übernommene Bestandteil derart mit der neuen Marke ver- schmolzen wird, dass er seine Individualität verliert (vgl. E. 5.2) oder wenn ein unterschiedlicher Sinngehalt besteht (vgl. BGE 112 II 362 E. 2 „Esco- lino/Seccolino“, BGE 121 III 377 E. 2b „Boss/Boks“ sowie Urteil des BVGer B-433/2013 vom 18. Februar 2014 E. 5.3 „Metro/Metropool“) oder wenn die Übereinstimmung sich auf einen gemeinfreien Zeichenbestandteil be- schränkt (vgl. BGE 122 III 382 E. 5b „Kamillosan/Kamillon, Kamillan“ sowie Urteil des BVGer B-3119/2013 vom 12. Juni 2014 E. 6.2.1 und E. 7 „SWISSPRIMBEEF/Appenzeller Prim(e) Beef [fig.]“). 9.3 Vorliegend ist indes keine dieser Ausnahmen gegeben. Die Verschmel- zung von Pupa und Fashion zu einem Zeichen, bei welchem der Bestand- teil Pupa seine Individualität verlöre und nicht mehr erkannt würde, ist klar nicht gegeben. Auch der Sinngehalt von Pupa und Fashion Pupa ist ledig- lich nuanciert verschieden. Das englische Wort Fashion dürfte im allgemei- nen Sprachgebrauch liegen und von allen Verkehrskreisen als mo- disch/Mode verstanden werden. Entsprechend ist das Verständnis der Wi- derspruchsmarke als junge Dame (italienisches Verständnis) oder Puppe (deutsches/französisches Verständnis) nicht wesentlich anders als das Verständnis der angefochtenen Marke als modische junge Dame bzw. mo-
B-3706/2016 Seite 17 dische Puppe. Der sinngehaltliche Unterschied ist zu gering, um die voll- ständige Übernahme der älteren Marke zu kompensieren. Auch ist die Kennzeichnungsstärke der Widerspruchsmarke nicht geschwächt und die Ausnahme, wonach eine Übereinstimmung in gemeinfreien Teilen zulässig ist, kommt ebenfalls nicht zum Tragen. Entsprechend ist die Verwechs- lungsgefahr vorliegend gegeben. 9.4 Zusammenfassend ist daher der Widerspruch für die von der angefoch- tenen Marke „Fashionpupa“ beanspruchten Waren der Klasse 35, für die Waren Tierborsten (Bürsten- und Pinselwaren); Kalfaterpinsel der Klasse 21 sowie für die Dienstleistungen Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten der Klasse 41 der Widerspruch aufgrund fehlender Gleichartig- keit abzuweisen. Für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 18, und 44 sowie die Waren Rasierpinsel; Bürsten (mit Ausnahme von Pin- seln); Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Rasierpinselhal- ter der Klasse 21 und die Dienstleistungen Erziehung und Unterhaltung der Klasse 41 ist der Widerspruch hingegen gutzuheissen und der angefoch- tenen Marke „Fashionpupa“ der Schutz zu verweigern. Die Beschwerde wird, soweit darauf eingetreten wird, teilweise gutgeheis- sen, der angefochtene Entscheid ist entsprechend anzupassen. 10. Bei diesem Ausgang des Verfahrens unterliegt die Beschwerdegegne- rin zu zwei Dritteln und ist in diesem Verhältnis kosten- und entschädi- gungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG). 10.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa- che, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4 bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Feb- ruar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwal- tungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das In- teresse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der Wi- derspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschla- gen ist. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis abschre- ckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels anderer relevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 50'000.– bis Fr. 100'000.–
B-3706/2016 Seite 18 10.2 festzulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss mit Hinweisen). Von diesen Erfahrungswerten ist auch im vorliegenden Verfahren auszu- gehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Die Verfahrenskosten sind somit auf Fr. 4'500.– festzulegen und nach Massgabe des Obsiegens bzw. Unterlie- gens zu verlegen. Der auf die Beschwerdeführerin entfallende Anteil von Fr. 1'500.– ist dem Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– zu entnehmen und der überschüssige Kostenvorschussanteil von Fr. 2'500.– ist ihr zurückzuer- statten. Die Beschwerdegegnerin hat den verbleibenden Verfahrenskos- tenanteil von Fr. 3'000.– innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. 10.3 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 und 4 VGKE). Die Beschwerdeführerin hat Anspruch auf die Erstattung von zwei Dritteln und die Beschwerdegegnerin auf Erstattung von einem Drittel ihrer Kosten. Die Rechtsvertreterin der Beschwerdegegnerin hat eine pauschale Kosten- note aller erbrachten Dienste in der Höhe von Fr. 6'500.– eingereicht. Die vom Vertreter oder der Vertreterin eingereichte Kostennote muss allerdings detailliert und nicht lediglich pauschal beschreibend sein (vgl. Art. 14 Abs. 1 VGKE). An den Detaillierungsgrad sind zwecks Überprüfbarkeit der Not- wendigkeit gewisse Anforderungen zu stellen. So hat aus der Kostennote nicht nur ersichtlich zu sein, welche Arbeiten durchgeführt worden sind und wer wie viel Zeit zu welchem Ansatz aufgewendet hat, sondern auch wie sich der geltend gemachte Aufwand auf die einzelnen Arbeiten verteilt (vgl. ANDRE MOSER et al., Prozessieren vor Bundesverwaltungsgericht, Basel 2013 zweite Auflage, S. 271, Rz. 4.85). Diesen Anforderungen genügt die eingereichte Kostennote nicht und kann vom Bundesverwaltungsgericht entsprechend nicht direkt berücksichtigt werden. In Würdigung der Akten- lage sowie dem nicht sonderlich hohen Schwierigkeitsgrad der Materie scheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'100.– angemessen, wobei nach Massgabe des Obsiegens nur ein Drittel davon zu entrichten ist. Die von der Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin eingereichte Kostennoten von Fr. 4'529.– bei einem Aufwand von 11 Stunden und einem Stundenan- satz von Fr. 360.– bzw. Fr. 420.– erscheint angesichts des einfachen Schriftenwechsels und der viereinhalb Textseiten umfassenden Beschwer- deschrift ebenfalls als hoch. Aufgrund des beschränkten Umfangs und der durchschnittlichen Komplexität der Streitsache sowie in Würdigung ver- gleichbarer Fälle erscheint eine Parteientschädigung von ebenfalls
B-3706/2016 Seite 19 Fr. 2'100.– als angemessen, wobei nach Massgabe des Obsiegens nur zwei Drittel davon zu entrichten sind. Die gegenseitig zu entrichtenden Par- teientschädigungen von zwei Dritteln und einem Drittel werden teilweise wettgeschlagen, sodass die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 700.– zu bezahlen hat. 10.4 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Die Vorinstanz auferlegte ihr die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– und sprach der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.– zu. Angesichts des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerdeführerin nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzli- chen Kosten als zu zwei Dritteln und die Beschwerdegegnerin als zu einem Drittel obsiegend zu gelten. In Aufhebung von Ziffer 4 der angefochtenen Verfügung und unter Verrechnung gegenseitiger Kosten- und Entschädi- gungsansprüche hat die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin für das vorinstanzliche Verfahren den Betrag von Fr. 1'200.– (1/3 Parteient- schädigung und 2/3 bereits bezahlte Widerspruchsgebühr) zu erstatten. 10.5 Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirt- schaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 MWSTG i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Monza, Italien. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Sie ist somit für die Parteientschädigungen nicht MWST-pflichtig, weshalb diese exklusive MWST aufzufassen sind. 11. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Ver- fügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Das Urteil ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.
B-3706/2016 Seite 20 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird, soweit darauf eingetreten wird, teilweise gutgeheis- sen. Ziff. 1 und 2 des Entscheids des Eidgenössischen Instituts für Geisti- ges Eigentum vom 5. Mai 2016 werden insoweit ergänzt, als dass der Wi- derspruch zusätzlich für folgende Waren und Dienstleistungen der ange- fochtenen Marke gutgeheissen wird: Alle übrigen beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 18, und 44 sowie die Waren Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Mal- zwecke) der Klasse 21 und die Dienstleistungen Erziehung; Ausbildung der Klasse 41. Die Eintragung der angefochtenen Marke ist zusätzlich zu den im vorinstanzlichen Entscheid genannten Waren zu widerrufen. 2. Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum wird angewiesen, der Marke CH 661'700 „Fashionpupa“ für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35, für die Waren Tierborsten (Bürsten- und Pinselwaren); Kal- faterpinsel der Klasse 21 sowie den Dienstleistungen Unterhaltung; sport- liche und kulturelle Aktivitäten der Klasse 41 Schutz zu gewähren. 3. Der Beschwerdeführerin werden Verfahrenskosten von Fr. 1'500.– aufer- legt und dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– entnommen. Der Betrag von Fr. 2'500.– wird ihr aus der Gerichtskasse zurückerstattet. 4. Der Beschwerdegegnerin werden Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– aufer- legt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Guns- ten der Gerichtskasse zu überweisen. 5. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das Beschwerde- verfahren mit einer Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 700.– (exkl. MWST) zu entschädigen. 6. Ziff. 4 des Entscheids des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigen- tum vom 11. Mai 2016 wird aufgehoben. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für die vorinstanzlichen Verfahrenskosten sowie als Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren mit total Fr. 1'200.– (exkl. MWST) zu entschädigen.
B-3706/2016 Seite 21 7. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungs- formular, Beilagen der Beschwerde zurück) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein, Beilagen der Beschwerdeantwort zurück) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 13918; Einschreiben, Vorakten zurück)
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Vera Marantelli Lukas Abegg
Versand: 25. Juli 2018