B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-3663/2011
U r t e i l v o m 17. A p r i l 2 0 1 3 Besetzung
Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter Pietro Angeli-Busi, Richterin Vera Marantelli; Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.
Parteien
Intel Corporation, Mission College Boulevard, CA 95052-8119 Santa Clara, USA, vertreten durch Advokat Daniel Plüss, ThomannFischer, Elisabethenstrasse 30, Postfach 632, 4010 Basel, Beschwerdeführerin 1 / Beschwerdegegnerin 2,
gegen
e-mediat AG, Untermattweg 8, 3027 Bern, vertreten durch Rechtsanwalt Philipp Dreier, EDB Rechtsanwälte, Rämistrasse 40, 8001 Zürich, Beschwerdeführerin 2 / Beschwerdegegnerin 1,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Verfügung vom 25. Mai 2011 im Widerspruchsverfahren Nr. 11006-11007 – INTEL INSIDE und intel inside (fig.) / GALDAT INSIDE.
B-3663/2011 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Schweizer Wortmarke Nr. 594 988 "GALDAT INSIDE" der e-mediat AG wurde am 24. April 2009 hinterlegt und erstmals auf Swissreg am 21. Dezember 2009 veröffentlicht. Die Marke beansprucht Schutz für di- verse Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5, 9, 16, 35, 38, 41, 42, 44 und 45. Vorliegend relevant sind die nachstehenden Waren und Dienstleistungen: Klasse 9: Computerprogramme, Software; elektronische, magnetische und optische Datenträger. Klasse 35: Zusammenstellen, Systematisieren und Analysieren von Wa- ren und Warenbeschreibungen für Dritte; Zusammenstellen, Systemati- sieren und Verwalten von Daten mittels Computer, insbesondere in Computerdatenbanken; Erstellen von Statistiken. Klasse 38: Bereitstellen des Zugriffs auf Computernetzwerke, Internet- plattformen, Datenbanken und elektronische Publikationen. Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware; Entwurf, Entwicklung und Aktualisierung von Computersoftware; Erstellen von Da- tenbanksoftware; Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und Technologie sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienst- leistungen. B. Am 19. März 2010 erhob die Intel Corporation beim Eidgenössischen In- stitut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz), beschränkt auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38 und 42 zwei Wi- dersprüche gegen diese Eintragung, die sie auf folgende Marken stützte: – CH-Nr. 543 347 "intel inside (fig.)" (Widerspruch Nr. 11006): – CH-Nr. 589 343 "INTEL INSIDE" (Widerspruch Nr. 11007) C. Die erste Widerspruchsmarke CH-Nr. 543 347 "intel inside (fig.)", hinter- legt am 21. Dezember 2005, ist für folgende Waren der Klasse 9 im schweizerischen Markenregister eingetragen: Klasse 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura- ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
B-3663/2011 Seite 3 d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc- tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, dis- ques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa- reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équi- pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; ordinateurs; ordinateurs notebooks; ordinateurs portables; ordinateurs portatifs; ordinateurs à main; assistants digitaux personnels; lec- teurs/baladeurs multimédia personnels (Personal Media Players - PMP); téléphones mobiles; téléphones intelligents (smart phones); appareils photos digitaux; caméras digitales; stations de travail informatiques; ser- veurs; matériel d'ordinateur; matériel pour réseaux informatiques et de communications; adaptateurs de réseau informatiques, commutateurs, routeurs et concentrateurs (hubs); modems, dispositifs et cartes de communication sans fils et câblés; microprogrammes d'ordinateur pour exploiter et maintenir le système informatique; logiciels d'ordinateur; semi-conducteurs; microprocesseurs; circuits intégrés; unités de traite- ment centrales; micro-ordinateurs; ensemble de puces d'ordinateur; car- tes mères et cartes filles d'ordinateur; cartes graphiques d'ordinateur; pé- riphériques d'ordinateur et appareils électroniques destinés à être utilisés avec les ordinateurs; parties, accessoires (compris dans cette classe) et appareils d'essai/de test pour tous les produits précités; publications électroniques téléchargeables dans le domaine des ordinateurs, des té- lécommunications, de la téléphonie et des communications sans fil. Die zweite Widerspruchsmarke CH-Nr. 589 343 "INTEL INSIDE", hinter- legt am 10. März 2009, ist für folgende Waren der Klasse 9 im schweize- rischen Markenregister eingetragen: Klasse 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura- ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc- tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, dis- ques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa- reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équi- pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; ordinateurs; ordinateurs portables; ordinateurs de poche; ordinateurs portatifs; ordinateurs mobiles; assistants digitaux personnels; lecteurs multimédias personnels; téléphones portables; téléphones multifonc- tions; appareils photo numériques; serveurs; matériel d'ordinateur; maté- riel informatique de mise en réseau de télécommunications et d'ordina- teurs; adaptateurs de réseaux informatiques, commutateurs, routeurs et concentrateurs; dispositifs et cartes de communication, ainsi que mo- dems avec et sans fil; micrologiciels servant à exploiter et entretenir un système informatique; logiciels informatiques; semiconducteurs; micro-
B-3663/2011 Seite 4 processeurs; circuits intégrés; unités centrales de traitement; micro ordi- nateurs; jeux de puces informatiques; cartes mères d'ordinateurs; cartes graphiques d'ordinateurs; périphériques d'ordinateurs et appareils élec- troniques destinés à être utilisés avec les ordinateurs; parties, garnitures et appareils d'essai pour tous les produits susmentionnés; publications électroniques téléchargeables dans le domaine des ordinateurs, des té- lécommunications, de la téléphonie et des communications sans fil; en- registreurs vidéo numériques; décodeurs et set back boxes; télévisions. Zur Begründung der Widersprüche führte die Intel Corporation im We- sentlichen aus, durch die Übernahme ihres Markenbestandteils "inside" sowie der gleichartigen Zeichenzusammensetzung "Begriff + INSIDE" be- stünde eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken. Da die bean- spruchten Waren und Dienstleistungen aller Marken gleichartig seien und es sich bei den Widerspruchsmarken zudem um bekannte Marken hand- le, müsse die Verwechslungsgefahr streng beurteilt werden. Die in der angefochtenen Marke vorhandenen kleinen Unterschiede reichten nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen. D. Am 5. Juli 2010 bezog die e-mediat AG zu den Widersprüchen Stellung. Sie bestritt den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarken sowie das Bestehen einer Verwechslungsgefahr. Für die Abnehmer sei sofort erkennbar, dass die angefochtene Marke nichts mit den Wider- spruchsmarken gemein habe, da die Marken einzig im gemeinfreien Ele- ment "inside" übereinstimmen und die Zusatzelemente "Galdat" und "In- tel" sich deutlich voneinander unterscheiden würden. E. Die Widersprechende bestritt mit Schreiben vom 14. September 2010 die Gemeingutszugehörigkeit ihres Zeichenelementes "inside". Weiter wies sie auf die grosse Bekanntheit der Markenfamilie "intel inside", weshalb die Übernahme des Zeichenaufbaus sowie des Wortes "inside" die Ge- fahr erhöhe, dass der Abnehmer fälschlicherweise unternehmerische Alli- anzen vermute. Damit sei eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu beja- hen. F. Mit Schreiben vom 8. November 2010, hielt die Widerspruchsgegnerin fest, dass die Widersprechende sich im Widerspruchsverfahren nicht auf den Schutz der berühmten Marke berufen könne. Ausserdem würden die ins Recht gelegten Belege nicht den Gebrauch der Widerspruchsmarken so wie hinterlegt zeigen, denn stets seien weitere Zeichenelemente darin
B-3663/2011 Seite 5 enthalten. Schliesslich verneinte sie weiterhin eine Gleichartigkeit zwi- schen den von den Widerspruchsmarken in Klasse 9 beanspruchten Wa- ren und von ihr beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38 und 42. G. Mit Verfügung vom 25. Mai 2011 hiess die Vorinstanz beide Widersprüche für folgende Waren und Dienstleistungen teilweise gut: Klasse 9: Computerprogramme, Software; elektronische, magnetische und optische Datenträger. Klasse 38: Bereitstellen des Zugriffs auf Computernetzwerke, Internet- plattformen, Datenbanken und elektronische Publikationen. Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware; Entwurf, Entwicklung und Aktualisierung von Computersoftware; Erstellen von Da- tenbanksoftware; Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und Technologie sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienst- leistungen. Hinsichtlich der von beiden Widerspruchsmarken beanspruchten Waren der Klasse 9 und jenen der von der angefochtenen Marke in Klasse 9, 38 und 42 beanspruchten Waren und Dienstleistung ist die Vorinstanz von Identität bzw. Gleichartigkeit ausgegangen. Sie bejahte die Zeichenähn- lichkeit, da ein Zeichenbestandteil der Widerspruchsmarken vollständig und unverändert in die jüngere Marke übernommen wurde. In der Folge bejahte sie die Verwechslungsgefahr, da die festgestellten Unterschiede angesichts der gesteigerten Kennzeichnungskraft und des strengen Massstabs aufgrund der Waren- und Dienstleitungsgleichartigkeit nicht ausreichten, um eine Verwechslungsgefahr vollständig zu bannen. H. Gegen diese Verfügung erhob die Intel Corporation (Beschwerdeführerin 1/Beschwerdegegnerin 2) am 27. Juni 2011 Beschwerde an das Bundes- verwaltungsgericht. Die Rechtsbegehren lauten wie folgt: “ 1. In Gutheissung der Beschwerde sei die Eintragung der Marke Nr. 594 988 «GALDAT INSIDE» in der Dienstleistungsklasse 35 für «Zu- sammenstellen, Systematisieren und Verwalten von Daten mittels Com- puter» zu widerrufen. 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerde- gegnerin.”
B-3663/2011 Seite 6 Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin 1 aus, die Vorinstanz habe zu Unrecht die Gleichartigkeit zwischen den von ihren Widerspruchsmar- ken beanspruchten Waren der Klasse 9 und den von der angefochtenen Marke in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen "Zusammenstellen, Systematisieren und Verwalten von Daten mittels Computer" verneint. Zwischen Computer-Hardware und Computer-Software bestehe ein en- ger Sachzusammenhang. Bezugnehmend auf einen Entscheid der Re- kurskommission für geistiges Eigentum (RKGE) vom 27. April 2005 Glo- bal Sources/Global Source (sic! 2005 S. 580 ff.), in welchem sich die glei- chen Waren- und Dienstleistungsklassen wie im vorliegenden Fall gege- nüberstanden und eine Gleichartigkeit bejaht wurde, schliesst die Be- schwerdeführerin 1 analog auf Gleichartigkeit. Zudem sei die Dienstleis- tung "Zusammenstellen, Systematisieren und Verwalten von Daten mit- tels Computer" ohne Computersoftware gar nicht erbringbar, was eben- falls für eine Gleichartigkeit spreche. Schliesslich bestreitet die Be- schwerdeführerin 1, dass das Spezialitätsprinzip durch die Löschung der computerspezifischen Eintragung in Klasse 35 gesprengt würde. Dem- nach hätte die Vorinstanz aufgrund ihrer unbestrittenen Beurteilung der Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr den Widerspruch auch in diesem Punkt gutheissen sollen. I. Auch die e-mediat AG (Beschwerdeführerin 2/Beschwerdegegnerin 1) er- hob gegen diese Verfügung am 27. Juni 2011 Beschwerde an das Bun- desverwaltungsgericht. Die Rechtsbegehren lauten wie folgt: “ 1. Ziff. 1 und Ziff. 2 Verfügung seien aufzuheben, weshalb die angefochte- ne Marke Nr. 594 988 auch für die in den Klassen 9, 38, und 42 einge- tragenen Waren und Dienstleistungen im CH-Markenregister zu bestäti- gen sei; 2. Die Widerspruchsgebühren und die Gebühren für das vorliegende Be- schwerdeverfahren seien der Beschwerdegegnerin vollumfänglich auf- zuerlegen; 3. Ziff. 4 Verfügung sei aufzuheben und es sei der Beschwerdeführerin eine angemessene Parteientschädigung für das Widerspruchs- und Be- schwerdeverfahren zuzusprechen.” Zur Begründung führt sie unter anderem aus, die Vorinstanz sei bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zu Unrecht davon ausgegangen, beim Bestandteil "INSIDE" der Widerspruchsmarken handle es sich um ein Zeichen in Alleinstellung. Dabei sei übersehen worden, dass dieses Ele-
B-3663/2011 Seite 7 ment lediglich Teil einer Kombinationsmarke sei und das weitere Element "INTEL" mit dem weiteren Element der angefochtenen Marke "GALDAT" nicht verwechselbar sei. Wie von der Vorinstanz festgestellt, sei das Zei- chenelement "inside" beschreibend und daher gemeinfrei, sodass die strittigen Marken lediglich in einem dem Gemeingut zugehörenden Ele- ment übereinstimmten. Mit Hinweis auf den Entscheid der Vorinstanz vom 14. Mai 2005 in den Widerspruchsverfahren Nr. 6830, 6831 und 6832 IN- TEL INSIDE/TAXINSIDE hält die Beschwerdeführerin fest, dass gemäss konstanter Rechtsprechung die Übernahme eines schwachen Marken- elementes keine Verwechslungsgefahr begründe. Weiter bestreitet sie ei- ne Zeichenähnlichkeit sowie die Bekanntheit der Widerspruchsmarken. Schliesslich verneint die Beschwerdeführerin 2 eine Gleichartigkeit zwi- schen all den von ihrer Marke beanspruchten Dienstleistungen in den Klassen 35, 38 und 42 sowie den von den Widerspruchsmarken bean- spruchten Waren der Klasse 9. Weder seien diese substituierbar, noch bestünden gleiche Vertriebskanäle. J. Mit Verfügung vom 29. Juni 2011 stellte das Bundesverwaltungsgericht fest, dass im vorliegenden Falle prima facie eine Verfahrensvereinigung angezeigt erscheine, und gewährte den Parteien hierzu das rechtliche Gehör. K. Mit Verfügung vom 1. September 2011 wurden die Beschwerdeverfahren im Einverständnis der Parteien unter der Nummer B-3663/2011 vereinigt und der Schriftenwechsel eröffnet. L. Die Beschwerdegegnerin 1 erstattete mit Schreiben vom 13. September 2011 fristgerecht ihre Beschwerdeantwort. Darin beantragte sie die kos- tenfällige Abweisung der Beschwerde der Intel Corporation. Zur Begrün- dung führte sie an, das Markenelement "INSIDE" der Widerspruchsmar- ken sei gemeinfrei, weshalb die Marken einzig in einem gemeinfreien Element übereinstimmten. Da die Begriffe "GALDAT" und "INTEL" mitein- ander nicht verwechselbar seien, könne eine Verwechslungsgefahr aus- geschlossen werden. Desweiteren verwies sie auf ihre Beschwerdeschrift vom 27. Juni 2011. M. Mit Eingabe vom 3. Oktober 2011 sandte die Vorinstanz sämtliche Vorak-
B-3663/2011 Seite 8 ten ein und verzichtete im gleichen Schreiben auf Einreichung einer Stel- lungnahme zu den beiden Beschwerden. N. Mit Schreiben vom 17. Oktober 2011 berichtigte die Beschwerdegegne- rin 1 ihre Beschwerdeantwort bezüglich der darin benannten Marken. O. Innert zweifach erstreckter Frist reichte die Beschwerdegegnerin 2 ihre Beschwerdeantwort vom 18. November 2011 ein. Darin beantragte sie die kostenfällige Abweisung der Beschwerde der Beschwerdeführerin 2. Be- züglich der von der Vorinstanz und der Beschwerdeführerin 2 verneinten Gleichartigkeit zwischen den von den Widerspruchsmarken in Klasse 9 beanspruchten Waren und den von der angefochtenen Marke in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen, verwiese sie auf ihre Beschwerde- schrift vom 27. Juni 2011. Demnach bejaht sie eine Zeichenähnlichkeit al- ler Marken im Zusammenhang mit sämtlichen der von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen, da die jüngere Marke das Markenelement "INSIDE" übernommen habe. Als "institutsnotorisch bekannte" Marken spreche die Vorinstanz den Widerspruchsmarken zu Recht eine erhöhte Kennzeichnungskraft zu. Weiter sei die Bekanntheit der Widerspruchsmarken inhärent mit dem Zeichenaufbau "{unbestimm- ter Firmenname} INSIDE" – was im Übrigen mit der Zeichenbeurteilung vieler europäischer Gerichte und Registerbehörden übereinstimme. Demnach sei die Vorinstanz zu Recht von mittelbarer Verwechslungsge- fahr ausgegangen. P. Nach erstreckter Frist reichte die Beschwerdeführerin 2 am 20. Januar 2012 ihre Replik ein. Darin hielt sie ihre Rechtsbegehren aufrecht. Sie schloss aus der Tatsache, dass beide Beschwerdeführerinnen in ver- schiedenen Marktsektoren tätig seien, eine Gefahr von Fehlzurechnun- gen aus. Dies u.a. auch, weil eine Zeichenähnlichkeit ihrer Meinung nach nicht bestehe. Doch selbst wenn diese von der Beschwerdeinstanz bejaht würde, sei zumindest eine Verwechslungsgefahr zu verneinen, denn die Elemente "GALDAT" und "INTEL" würden sich hinreichend voneinander unterscheiden. Q. Mit Schreiben vom 23. Januar 2012 ersuchte die Beschwerdeführerin 2 um eine Vereinigung des vorliegenden Verfahrens mit den Verfahren B-
B-3663/2011 Seite 9 5026/2011 und B-5659/2011, da alle drei Verfahren die Marken "INTEL INSIDE" und "intel inside (fig.)" auf der einen und jeweils "GALDAT IN- SIDE", "careINDEX galdat inside (fig.)" sowie "swissINDEX galdat inside (fig.)" auf der anderen Seite betreffen. Ausserdem befanden sich alle drei Verfahren zu diesem Zeitpunkt im gleichen Verfahrensstadium, weshalb auch keine Verzögerungen zu befürchten seien. Aufgrund dessen und der nahezu identische Sachverhalte, erschien ihr eine Verfahrensvereinigung als angezeigt. R. Mit Verfügung vom 30. Januar 2012 gewährte das Bundesverwaltungsge- richt den Parteien das rechtliche Gehör, wobei sich prima facie aus pro- zessökonomischer Sicht die Frage stellte, ob aufgrund der Tatsache, dass die angefochtenen Marken jeweils nur im Zeichenelement "galdat inside" übereinstimmen und jene Kombination "{Begriff} INSIDE" von der Wider- spruchsmarken jeweils als ähnlich und verwechselbar erachtet wurden, es nicht sinnvoller wäre, das vorliegende Verfahren B-3663/2011 als Pi- lotverfahren zu wählen und die zwei anderen, welche nebst diesem Zei- chenkern jeweils noch weitere Zeichenelemente, die prima facie zur Un- terscheidung dienen können, aufweisen, einstweilen zu sistieren. Ausser- dem wurde der Beschwerdeführerin 1 die Frist zur Einreichung einer Rep- lik abgenommen. S. Die Beschwerdeführerin 1 beantragte mit Stellungnahme vom 14. Februar 2012 die Abweisung des Vereinigungsgesuches. Sie erklärte sich allerdings bereit, das Beschwerdeverfahren B-3663/2011 betreffend der angefochtenen Marke "GALDAT INSIDE" als Pilotverfahren vorzuzie- hen. T. Am 15. Februar 2012 erklärte sich e-mediat AG, handelnd durch ihre Rechtsvertreterin, auf telefonische Nachfrage des Instruktionsrichters hin als mit dem Vorschlag des Bundesverwaltungsgerichts einverstanden, wonach das Beschwerdeverfahren B-3663/2011 als Pilot durchgeführt und die Verfahren B-5026/2011 und B-5659/2011 einstweilen sistiert wer- den sollen. U. Mit Verfügung vom 16. Februar 2012 verzichtete das Bundesverwal- tungsgericht auf die Verfahrensvereinigung und setzte der Beschwerde-
B-3663/2011 Seite 10 führerin 1 erneut Frist zur Einreichung einer Replik an. Die Parallelverfah- ren B-5026/2011 und B-5659/2011 wurden mit Verfügungen vom 16. Feb- ruar 2012 sistiert. V. Fristgerecht reichte die Beschwerdeführerin 1 mit Schreiben vom 19. März 2012 ihre Replik ein. Darin hielt sie ihre Rechtsbegehren auf- recht und bestritt die von der Beschwerdegegnerin 1 vorgebrachten Ein- wände, zumal diese ihrer Meinung nach nicht hinreichend substantiiert waren. Zur Beurteilung der von ihr angenommenen Gleichartigkeit der Waren der Klasse 9 und den von der Beschwerdegegnerin 1 beanspruch- ten Dienstleistungen der Klasse 35 verwies sie auf ihre Beschwerde- schrift. Dadurch, dass die angefochtene Marke sowohl den Markenbe- standteil "INSIDE" sowie den Markenaufbau von den Widerspruchsmar- ken übernommen habe, und den Widerspruchsmarken aufgrund ihrer Be- kanntheit je ein erhöhter Schutzumfang zukomme, bestehe eine Ver- wechslungsgefahr. W. Mit Duplik vom 24. April 2012 hielt die Beschwerdegegnerin 1 an ihren Anträgen fest. Sie bestritt die Übernahme eines angeblich von der Be- schwerdeführerin 1 geprägten Markenaufbaus "{unbestimmtes Zeichen} INSIDE". Im Übrigen sei im Widerspruchsverfahren auch eine allfällige Bekanntheit der Widerspruchsmarken unbeachtlich. Schliesslich bestritt sie die Gleichartigkeit der Waren der Klasse 9 sowie die von ihr in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen. X. In ihrer Duplik vom 31. Mai 2012 hielt die Beschwerdegegnerin 2 innert erstreckter Frist ihre bisherige Position aufrecht, reichte jedoch eine neue Beilage ein, welche beweisen soll, dass sie ebenfalls im Bereich des Ge- sundheitswesens tätig sei. Y. Mit Eingabe vom 15. Juni 2012 nahm die Beschwerdeführerin 2 Stellung zu der mit der Duplik eingereichten Beilage. Z. Der Schriftenwechsel wurde mit Verfügung vom 18. Juni 2012 geschlos- sen.
B-3663/2011 Seite 11 AA. Die Parteien verzichteten stillschweigend auf die Durchführung einer öf- fentlichen Parteiverhandlung. BB. Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge- gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerden wurden innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfah- ren (VwVG, SR 172.021) am 27. Juni 2011 frist- und formgerecht einge- reicht (Art. 52 Abs. 1 VwVG) und die verlangten Kostenvorschüsse recht- zeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Als Adressatinnen der angefochtenen Verfügung sind die Beschwerdefüh- rerinnen beschwert und haben je ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie sind somit zur Beschwerdeführung legiti- miert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Ebenso liegen die übrigen Sachurteilsvor- aussetzungen gemäss Art. 48 ff. VwVG vor. Auf die Beschwerden ist daher einzutreten. 2. 2.1 Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unter- nehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG).
B-3663/2011 Seite 12 2.2 Gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der älteren Marke Widerspruch gegen entsprechende jüngere Markeneintragungen erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Vorliegend erhob die Inhaberin der älteren schweizerischen Marken Nr. 543 347 "intel inside (fig.)", hinterlegt am 21. Dezember 2005, und Nr. 589 343 "INTEL INSIDE", hinterlegt am 10. März 2009, gestützt darauf je Widerspruch gegen die am 24. April 2009 hinterlegte und damit jüngere schweizerische Marke Nr. 594 988 "GALDAT INSIDE". Die am 19. März 2010 erhobenen Widersprüche er- folgten rechtzeitig (vgl. Art. 31 Abs. 2 MSchG). 3. 3.1 Zeichen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der Ver- wechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erin- nerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a BOSS/BOKS, BGE 119 II 473 E. 2d Radion/Radiomat; Urteile des Bundesverwaltungs- gerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 Fructa/Fructaid, B- 3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2 Focus/Pure Focus, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 Aromata/Aromathera; siehe auch EUGEN MAR- BACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schwei- zerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: MARBACH, SIWR III/1], N. 867) und nach dem Mass an Gleich- artigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwi- schen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren und/oder Dienstleistungen sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Marken- schutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8). 3.2 Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurech- nungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a Se- curitas). Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Ver- wechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrs- kreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirt- schaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass
B-3663/2011 Seite 13 beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stam- men ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 128 III 97 f. E. 2a Orfi- na/Orfina, BGE 127 III 166 E. 2a Securitas, Urteil des Bundesgerichts 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b Stoxx/StockX [fig.], in: sic! 2002 S. 99, BGE 122 III 382 ff. Kamillosan). 3.3 Weiter sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft der Zei- chen, da diese massgeblich den Schutzumfang einer Marke bestimmt, zu berücksichtigen (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Büh- ler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45; siehe auch CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kom- mentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.). Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon be- scheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a Kamillosan; Urteile des Bundesverwal- tungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 3.3 R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.], B-2653/2008 vom
B-3663/2011 Seite 14 4. 4.1 Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Wider- spruch stehenden Waren und Dienstleistungen zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Wa- ren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 49). Dabei spielt es entgegen der Meinung der Be- schwerdeführerin 2 keine Rolle, welche marketingmässige Positionierung die Hinterlegerin mit ihrer Waren und Dienstleistungen bezweckt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 49). Aus diesem Grund sind ihre diesbezüglichen Ein- wendungen nicht zu hören (vgl. Ziff. 19 der Beschwerde 2 mit Verweis auf Ziff. 10 ff. der Widerspruchsantwort). 4.1.1 Die von den Widerspruchsmarken beanspruchten Waren der Klasse 9 sind Produkte aus dem Bereich Elektronik, Musik- bzw. Datenspeiche- rung und IT. Hard- und Software, Datenübertragungs- und Aufnahmege- räte, sowie Datenträger richten sich sowohl an Spezialisten als auch an den Durchschnittskonsumenten (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B- 8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 4.1.1 VIEW/SWISSVIEW [fig.]). 4.1.2 Angesichts der Tatsache, dass der Widerspruch der Beschwerde- führerin 1 sich auch gegen Dienstleistungen richte, für welche ihre Mar- ken keinen Schutz beanspruchen, sind die Verkehrskreise der von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen hilfsweise eben- falls zu bestimmen. Die angefochtene Marke ist nebst den in Klasse 9 beanspruchten Waren auch für Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 42 hinterlegt. Die in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen "Zusammenstellen, Systema- tisieren und Verwalten von Daten mittels Computer, insbesondere in Computerdatenbanken" sind kaufmännische Dienstleistungen, welche zwar keine alltäglichen Bedürfnisse abdecken, aber auch nicht nur im Zu- sammenhang mit spezifischen Fragen des wirtschaftlichen Verkehrs er- bracht werden. Solche Dienste werden daher in erster Linie von Fachper- sonen in Anspruch genommen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B- 1398/2011 vom 25. September 2012 E. 5.4 ETAVIS/ESTAVIS [fig.], B- 1009/2010 vom 14. März 2011 E. 3.1 CREDIT SUISSE/UniCredit Suisse Bank [fig.]). Die in der Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen der Te- lekommunikation richten sich sowohl an Fachkreise als auch an Durch- schnittskonsumenten (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B- 8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 4.1.2 VIEW/SWISSVIEW [fig.], B-
B-3663/2011 Seite 15 2380/2010 vom 7. Dezember 2011 E. 5 lawfinder/LexFind.ch [fig.]). Glei- ches gilt auch für die jeweils in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistun- gen: Während vor allem die wissenschaftlichen und industriellen Dienst- leistungen sich vornehmlich an Fachkreise richten, werden Software- und Hardware-Entwicklungsdienstleistungen auch von Durchschnittskonsu- menten in Anspruch genommen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2380/2010 vom 7. Dezember 2011 E. 5 lawfinder/LexFind.ch [fig.]). Es sind daher für einen Teil der beanspruchten Dienstleistungen in den Klas- sen 38 und 42 vornehmlich Fachkreise und für den anderen Teil auch Durchschnittskonsumenten als massgebende Verkehrskreise anzusehen, wobei vorliegend aufgrund der nachstehenden Erwägungen offen bleiben kann, wie die beanspruchten Dienstleistungen zu differenzieren sind. 4.2 Die Bestimmung der massgeblichen Verkehrskreise ist im Rahmen der Prüfung einer allfälligen Verwechslungsgefahr zweier Marken, vor al- lem in Bezug auf die Frage der Aufmerksamkeit der Abnehmer, von Be- deutung. Je höher die Aufmerksamkeit bei der Inanspruchnahme der fraglichen Dienstleistungen, desto höher ist das Unterscheidungsvermö- gen der angesprochenen Abnehmerkreise (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 52). 4.2.1 Wie bereits dargelegt, bildet sich der massgebliche Verkehrskreis der in Klasse 9 beanspruchten Waren aus Endabnehmer, d.h. Durch- schnittskonsumenten, und Fachpersonen aus der IT- und Elektronikbran- che. Die betroffenen Waren werden zwar mit einer bestimmten Regel- mässigkeit, aber doch nicht täglich erworben, so dass angenommen wer- den muss, dass der vorliegende Abnehmer den Markeninhaber bewuss- ter, und daher zumindest mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit aus- sucht (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3920/2011 vom 29. Januar 2013 E. 8 GLASS FIBER NET, B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 4.2.1 VIEW/SWISSVIEW [fig.]). 4.2.2 Auch in Bezug auf die in den Klassen 35, 38 und 42 beanspruchten Dienstleistungen ist festzustellen, dass diese nicht nur alltägliche Bedürf- nisse abdecken und daher grundsätzlich eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen. Es ist demach anzunehmen, dass die Abneh- mer bei der Inanspruchnahme besagter Dienstleistungen einen leicht er- höhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen (vgl. auch Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3920/2011 vom 29. Januar 2013 E. 8 GLASS FIBER NET, B-1398/2011 vom 25. September 2012 E. 5.4 ETA- VIS/ESTAVIS [fig.], B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 4.2.2
B-3663/2011 Seite 16 VIEW/SWISSVIEW [fig.], B-1009/2010 vom 14. März 2011 E.3.3.1 CRE- DIT SUISSE/UniCredit Suisse Bank [fig.]). 5. In einem weiteren Schritt ist zu überprüfen, ob die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Verkehrskreise identisch oder zumindest gleichartig sind. 5.1 Als markenrechtlich identisch gelten Waren, wenn die von der ange- fochtenen Marke beanspruchte Ware unter den von der älteren Marke geschützten Oberbegriff fällt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 242). Ist die Ware nicht unter den von der älteren Marke beanspruchten Begriff subsumier- bar, ist zu prüfen, ob zumindest eine Gleichartigkeit vorliegt. Dabei spricht für deren Vorliegen, wenn sich die Waren unter den gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation subsumieren lassen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 246). 5.2 Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen wür- den angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unter- nehmen hergestellt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B- 2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 [fig.]/BoneWelding [fig.], B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 5.1 HOME BOX OFFICE/Box Office, B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 EFE [fig.] / EVE, mit Verweis u.a. auf DA- VID, a.a.O., Art. 3 N. 35). Für die Warengleichartigkeit sprechen unter an- derem gleiche Herstellungsstätten, gleiches fabrikationsspezifisches Know-how, ähnliche Vertriebskanäle, ähnliche Abnehmerkreise oder das Vorliegen eines ähnlichen Verwendungszweckes (Urteil des Bundesver- waltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 [fig.]/BoneWelding [fig.] mit weiteren Hinweisen) 5.3 Gleichartigkeit kann auch zwischen Waren und Dienstleistungen be- stehen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 [fig.]/BoneWelding [fig.]; MARBACH, SIWR III/1, N. 853 ff.; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 299). Bei deren Bejahung ist indes eine gewisse Zurückhaltung angezeigt, denn viele Dienstleistungen sind im Zusam- menhang mit vielen Warenkategorien praktisch, was umgekehrt ebenso gilt. Daher kann allein die funktionelle Verwendungsmöglichkeit keine
B-3663/2011 Seite 17 Gleichartigkeit begründen. Vielmehr müssen Ware und Dienstleistung ein sinnvolles Leistungspaket abgeben. Zu bejahen ist die Gleichartigkeit da- her insbesondere dann, wenn Ware und Dienstleistung eine einheitliche Wertschöpfungskette bilden. Starke Indizien für die Gleichartigkeit sind daher insbesondere die Konstellationen "service après vente", "Zweitver- wertung des eigenen Angebotes" und "Dienstleistungen zur Produk- teimplementierung" (MARBACH, SIWR III/1, N. 854 ff.). In diesen Fällen besteht zwischen Ware und Dienstleistung eine vom Verkehr erwartete Koppelbeziehung respektive das eine Angebot wird als marktlogische Folge des anderen wahrgenommen (MARBACH, SIWR III/1, N. 858; JOL- LER, a.a.O., Art. 3 N. 299). Weiter ist auch dann auf Gleichartigkeit zu schliessen, wenn zwischen Waren und Dienstleistungen eine marktübli- che Verknüpfung besteht, d.h. wenn der Verkehr gewohnt ist, dass beide Produkte typischerweise vom gleichen Unternehmen als einheitliches Leistungspaket angeboten werden (MARBACH, SIWR III/1, N. 859, mit zahlreichen Hinweisen auf die Rechtsprechung). 5.4 Beide Widerspruchsmarken sind in Klasse 9 u.a. für die Waren "sup- ports d'enregistrement magnétiques" hinterlegt, welche identisch bzw. hochgradig gleichartig sind mit den Waren "elektronische, magnetische und optische Datenträger" für welche die angefochtene Marke in Klasse 9 hinterlegt ist. Weiter sind die Widerspruchsmarke 1 in Klasse 9 auch für die Waren "logiciels d'ordinateur" und die Widerspruchsmarke 2 für "logi- ciels informatiques" hinterlegt, welche mit den von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren "Computerprogramme, Software" identisch sind. Damit kann bezüglich den in Klasse 9 vom Widerspruch betroffenen Waren wenn nicht auf Identität so doch auch hochgradige Gleichartigkeit mit den von den Widerspruchsmarken beanspruchten Waren geschlos- sen werden. 5.5 5.5.1 Von der Beschwerde betroffen sind die Dienstleistungen "Zusam- menstellen, Systematisieren und Verwalten von Daten mittels Computer, insbesondere in Computerdatenbanken" in Klasse 35. Die Vorinstanz verneinte dabei die Gleichartigkeit zwischen diesen Dienstleistungen und den von der Widersprechenden in Klasse 9 jeweils beanspruchten Waren (vgl. angefochtene Verfügung; Teil III/C, Ziff. 6), was von der Beschwerde- führerin 1 gerügt wurde (vgl. Beschwerde 1). Die Beschwerdegegnerin 1 bestreitet eine Gleichartigkeit (vgl. Beschwerdeantwort 1, Ziff. 6 mit Ver- weis auf Beschwerde 2, Ziff. 22 ff.).
B-3663/2011 Seite 18 5.5.2 Die von der angefochtenen Marke in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen sind – wie die Vorinstanz zu Recht feststellt – grundsätz- lich kaufmännische Dienstleistungen. Die Datenverwaltung ist per se kei- ne computerspezifische Dienstleistung. Zwar bedingt die gewählte For- mulierung, dass diese "mittels Computer" erbracht werden. Daher wendet die Beschwerdeführerin 1 auch ein, dass diese Dienstleistungen ohne ei- nen Computer und entsprechender Software gar nicht erbringbar seien, was ihrer Meinung nach für eine Gleichartigkeit spricht (vgl. Beschwerde 1, Ziff. 7 f.). Doch gerade aus der Tatsache, dass bei der Durchführung dieser Handlungen die beanspruchten Waren verwen- det werden, kann nicht auf eine Gleichartigkeit geschlossen werden (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 303). Um eine Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen zu bejahen, müssen diese als "marktlogische Fol- gen" des anderen wahrgenommen werden oder zumindest als marktüb- lich miteinander verknüpft (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 299). Der in die- sem Zusammenhang von der Beschwerdeführerin 1 vorgebrachte Ent- scheid der RKGE vom 25. April 2005 bejahte zwischen den Waren "elekt- ronische Schaltungen, Kommunikationskabel und optische Faserkabel" der Klasse 9 und den Dienstleistungen "Zusammenstellung von Informa- tionen in einer Computerdatenbank; computerisierte Datenverwaltung" der Klasse 35 eine Gleichartigkeit, da die Abnehmer der Waren einen wirtschaftlichen Zusammenhang zu den unter derselben Marke angebo- tenen Dienstleistungen vermuten würden, zumal Letztere "ausgespro- chen computerspezifisch" seien (vgl. Entscheid der RKGE vom 27. April 2005 E. 4 "Global Sources [fig.]/Global Source", in: sic! 2005 S. 580 ff.). Die Beschwerdegegnerin 1 gibt hier zu Recht zu bedenken, dass heutzu- tage mit "fast allen Aktivitäten der Einsatz von Informationstechnologien verbunden ist" (vgl. Duplik der Beschwerdegegnerin 1, Rz. 13). Es liegt daher tatsächlich in der Natur der Sache, dass eine computerisierte Da- tenverwaltungsdienstleistung den Einsatz eines Computers und einer Software bedingt. Heutzutage kann dem von der Beschwerdeführerin 1 vorgebrachten Präjudiz daher aufgrund der stärkeren Durchdringung mit IT nicht mehr dieselbe Bedeutung zukommen. In seiner Natur bleibt die vorliegend beanspruchte Dienstleistung eine Datenverwaltungsdienstleis- tung und keine IT-Dienstleistung, so dass die Abnehmer darin keine marktlogische Folge erkennen. Im Einklang mit der Vorinstanz ist eine Gleichartigkeit zwischen den von den Widerspruchsmarken beanspruch- ten Waren der Klasse 9 und den von der angefochtenen Marke bean- spruchten Dienstleistungen "Zusammenstellen, Systematisieren und Ver- walten von Daten mittels Computer, insbesondere in Computerdatenban- ken" in Klasse 35 zu verneinen.
B-3663/2011 Seite 19 5.6 Die angefochtene Marke ist in Klasse 38 für die Dienstleistungen "Be- reitstellen des Zugriffs auf Computernetzwerke, Internetplattformen, Da- tenbanken und elektronische Publikationen" hinterlegt. Die Beschwerde- gegnerin 1 macht die Gleichartigkeit zu den von ihr in Klasse 9 bean- spruchten Waren "logiciels d'ordinateur" bzw. "logiciels informatiques" gel- tend, was von der Vorinstanz auch bejaht wurde (vgl. angefochtene Ver- fügung, Teil III/C, Ziff. 5). Diese Einschätzung wird von der Beschwerde- führerin 2 gerügt (vgl. Beschwerde 2, Ziff. 22 ff.). Die in Klasse 38 beanspruchte Dienstleistung gilt grundsätzlich als eine "Service Provider"-Dienstleistung (vgl. Einteilung der Dienstleistung ge- mäss Basisnummer 380040 in 10. Auflage der Nizzaer Klassifikation, ab- rufbar unter: http://www.wipo.int > Trademarks > International Classificati- ons > Nice > NCL [10-2013] > Search, zuletzt besucht am 10. Januar 2012). Die Dienstleistung des Service Providers unterscheidet sich je nach Angebot (vgl. Definition des Begriffs 'service provider' in: ITWissen Online Lexikon für Informationstechnologie, abrufbar unter: http://www.itwissen.info/definition/lexikon/service-provider-Dienstanbieter- SP.html). Gemäss dem freiwilligen internationalen Standard ITIL 2011 (Glossary auf Deutsch und Englisch abrufbar unter: http://www.itil- officialsite.com/InternationalActivities/ITILGlossaries_2.aspx) werden Ser- vice Provider-Dienste in drei Typen unterteilt: Type I (Ein interner Service Provider, der Teil eines Geschäftsbereichs ist), Type II (Ein interner Ser- vice Provider, der gemeinsam genutzte [Shared] IT Services für mehr als einen Geschäftsbereich bereitstellt) und Type III (Ein Service Provider, der IT Services für externe Kunden bereitstellt, z.B. ein Application Servi- ce Provider). Nicht in allen Bereichen spielt Software eine Rolle (vgl. De- finition 'service provider' in: ITWissen Online Lexikon, a.a.O.) und – wie die Beschwerdegegnerin 1 zu Recht bemerkt (vgl. Beschwerde 2, Ziff. 22) – ein Service Provider-Dienst kann, wie von ihr angeboten, auch einzig darin bestehen, intern einen technischen Zugriff auf die Datenbank bzw. ein Netzwerk anzubieten wofür aber keine Software im eigentlichen Sinne benötigt wird (vgl. Beschwerde 2, Ziff. 22). Fest steht aber, dass "Service Provider"-Dienste u.a. auch die sog. "Application Service Provider" bein- halten, welche komplette Anwendungslösungen (und daher auch Soft- ware) anbieten. Ein Service Provider kann alle drei Typen anbieten, wes- halb zwischen der Ware "Software" und dem technisch vage formulierten Dienstleistungsbegriff "Bereitstellen des Zugriffs auf Computernetzwerke, Internetplattformen, Datenbanken und elektronische Publikationen" für die Abnehmer ein funktionaler Zusammenhang erkennbar ist. Sie haben demnach Grund zur Annahme, dass Ware und Dienstleistung vom selben
B-3663/2011 Seite 20 Anbieter stammen (vgl. in diesem Sinn auch den Entscheid der RKGE vom 9. April 2003 YOUNET/Y YOUNET [fig.], in: sic! 2003 S. 714, wobei die beanspruchten Waren und Dienstleistung mit den vorliegenden nur vergleichbar sind). 5.7 Auch zwischen den von den Widerspruchsmarken beanspruchten Waren der Klasse 9, insbesondere "logiciels d'ordinateur" bzw. "logiciels informatiques", "ordinateurs" und "microprocesseurs", und den mit der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42, "Entwurf und Entwicklung von Computerhardware; Entwurf, Entwicklung und Aktualisierung von Computersoftware; Erstellen von Datenbanksoft- ware", ist eine Gleichartigkeit zu bejahen, da die Abnehmer Ware und Dienstleistung als wirtschaftlich sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen bzw. das eine Angebot als die marktlogische Folge des anderen betrach- ten können (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/GMODE"). Ob sich auch zwischen den von der angefochtenen Marke in Klasse 42 beanspruchten "Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und Technologie sowie diesbezügliche For- schungs- und Entwicklungsdienstleistungen" Berührungspunkte zu den in Klasse 9 jeweils beanspruchten Waren ergeben kann angesichts der nachfolgenden Feststellungen (vgl. E. 7.4.4 ff. hiernach) offen gelassen werden. 6. Angesichts der Gleichartigkeit zwischen den in Klasse 9, 38 und 42 be- anspruchten Waren und Dienstleistungen gilt es nun zu prüfen, ob vorlie- gend eine Zeichenähnlichkeit besteht. Wird eine solche bejaht, so ist zu klären, welche Kennzeichnungskraft den Widerspruchsmarken zukommt und damit wie ähnlich die Marken sein dürfen, die jene neben sich zu dulden haben. 6.1.1 Entscheidend bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Zeichen ist der Gesamteindruck, den die Zeichen bei den massgebenden Verkehrs- kreisen hinterlassen (MARBACH, SIWR III/1, N. 864). Beim Zeichenver- gleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des Bun- desverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 Ad- wista/ad-vista mit Hinweisen; siehe auch MARBACH, SIWR III/1, N. 705), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches die Abnehmer von den einge- tragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April 2006 E. 6
B-3663/2011 Seite 21 O [fig.], in: sic! 2006 S. 673 f.). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläu- fig eine gewisse Verschwommenheit an (MARBACH, SIWR III/1, N. 867 f.), weshalb es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungs- kräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a Kamillo- san). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach ausgeblendet werden (MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 122 III 382 E. 5b Ka- millosan; WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 65). Vielmehr ist im Einzelfall zu ent- scheiden, ob und inwieweit dieselben das Markenbild ungeachtet ihrer Kennzeichnungsschwäche beeinflussen (MARBACH, SIWR III/1, N. 865 mit Hinweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1085/2008 vom 13. November 2008 Red Bull/Stierbräu). Eine Differenzierung und damit eine Gewichtung der Zeichenelemente ist zulässig (MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 II 400 Eden Club). 6.1.2 Für Kollisionsfälle zwischen komplexen Marken, beispielsweise kombinierten Wort-/Bildmarken, können keine absoluten Regeln darüber aufgestellt werden, welchem Zeichenelement auf der einen oder anderen Seite die für den Gesamteindruck prägende Bedeutung zukommt. Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (MAR- BACH, SIWR III/1, N. 930 f.). Sind die Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zei- chenvergleich in den Hintergrund (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5390/2009 vom 17. August 2010 E. 6 ORPHAN EUROPE [fig.]/ ORPHAN INTERNATIONAL). 6.1.3 Die Wortelemente von Marken sind nach folgenden Kriterien mitein- ander zu vergleichen. Zu beachten sind ihr Klang und ihr Schriftbild, ge- gebenenfalls auch ihr Sinngehalt. Das Silbenmass, die Ausspracheka- denz und die Aufeinanderfolge der Vokale prägen insbesondere den Klang, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben bestimmt wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 4 Aroma- ta/Aromathera mit Hinweisen). Bei reinen Wortmarken genügt grundsätz- lich schon eine Übereinstimmung unter einem der drei genannten Ge- sichtspunkten um die Zeichenähnlichkeit zu bejahen. Ein klar erkennba- rer, unterschiedlicher Sinngehalt im Widerspruch stehender Marken kann eine festgestellte visuelle oder akustische Ähnlichkeit jedoch wettmachen.
B-3663/2011 Seite 22 Dazu reicht es aber nicht aus, dass der Sinngehalt der einen Marke dem- jenigen der anderen nicht entspricht, sondern es ist ein Sinngehalt erfor- derlich, der sich den Wahrnehmenden sofort und unwillkürlich aufdrängt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7460/2006 vom 6. Juli 2007 E. 6 Adia/Aida Jobs, Aida Personal; Entscheid der RKGE vom 10. März 2006 E. 7 Minergie/Sinnergie mit weiteren Hinweisen, in: sic! 2006 S. 413). Diese Kriterien sind im Folgenden bezogen auf die im Streit stehenden Marken zu untersuchen. 6.2 Im vorliegenden Fall stehen sich die Zeichen "INTEL INSIDE" bzw. "intel inside (fig.)" und "GALDAT INSIDE" gegenüber. Während es sich bei der angefochtenen Marke um eine reine Wortmarke handelt, weist die Widerspruchsmarke 1 auch ein figuratives Element auf, nämlich eine el- lipsenförmige Umrundung des Wortes "intel". Beide Widerspruchsmarken stimmen allerdings in den Wortelementen überein, wobei das Wort "in- side" in der Wort-/Bildmarke versetzt angeordnet ist. Die grafische Gestal- tung der Wort-/Bildmarke "intel inside (fig.)" ist schlicht und prägt den Ge- samteindruck nicht in massgebender Weise. Es sind daher – im Einklang mit den Parteien – vorwiegend die Wortelemente miteinander zu verglei- chen (vgl. angefochtene Verfügung, Teil III/D, Ziff. 5; Beschwerde 2, Rz. 28; Beschwerdeantwort 2, Teil B). 6.3 Die Widerspruchsmarken und die angefochtene Marke bestehen in ih- ren Wortelementen aus viersilbigen Wortkombinationen, bei welchen die Betonung auf der ersten Silbe liegt. Die Vokalfolge der Widerspruchsmar- ken lautet "I-E I-I-E", jene der angefochtenen Marke "A-A I-I-E". Dagegen stehen sich bei der Konsonantenfolge "N-T-L N-S-D" und "G-L-D-T N-S- D" gegenüber. Die Marken stimmen also einzig im Wort "INSIDE" überein, was zu einer klanglichen Übereinstimmung im Endteil bezüglich Vokal- und Konsonantenfolge hat. Die Anfangswörter der Marken haben hinge- gen ausser der Anzahl Vokale und Silben nichts gemeinsam. 6.4 Weiter weisen die Marken fast die gleiche Buchstabenanzahl auf, nämlich 11 (Widerspruchsmarken) bzw. 12 (angefochtene Marke). Iden- tisch sind die Endbegriffe und der Zeichenaufbau, nämlich "{Begriff} IN- SIDE". Trotz erkennbarer Unterschiede bestehen im Schriftbild auch Ge- meinsamkeiten. 6.5 6.5.1 Das allen Marken gemeinsame Zeichenelement "inside" gehört zum englischen Grundwortschatz und wird auf Deutsch mit "hinein; in; inner-
B-3663/2011 Seite 23 halb; innen; drinnen; im Inneren" bzw. "das Innere" übersetzt (GERNOT HÄUBLEIN, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 1. Aufl., Stuttgart 1987, S. 277; Eintrag zu "inside" in: Pons Wörterbücher, Deutsch-Englisch, abrufbar unter http://www.pons.de). Als Begriff des englischen Grundwortschatzes, wird das Zeichenelement sowohl von den Fachkreisen als auch von den Durchschnittsabnehmern ohne Gedanken- aufwand im dargelegten Sinn erkannt (Urteile des Bundesverwaltungsge- richts B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 6.3.1.1 VIEW/SWISSVIEW [fig.], B-3377/2010 vom 27.07.2010 E. 5.2 RADIANT APRICOT, B-1364/2008 vom 24. Juni 2009 E. 5.3 On the Beach). Die angefochtene Marke über- nimmt dieses Element der Widerspruchsmarken. 6.5.2 Als weiteres Wortelement führen die beiden Widerspruchsmarken den Begriff "INTEL" auf. Dieser kann als Hinweis auf "intelligence" ver- standen werden, doch ist dieser Sinngehalt nicht ohne Gedankenaufwand erkennbar. Der Begriff wird vom Abnehmer daher grundsätzlich als Fan- tasiebegriff wahrgenommen. 6.5.3 Auch das in der angefochtenen Marke enthaltene "GALDAT" ist für den Abnehmer ohne sofort erkennbare Bedeutung, selbst wenn er die Silbe "DAT" als einen Hinweis auf "Daten" verstehen sollte. Woher sich das Zeichen herleiten lässt, ist – wie bei den Widerspruchsmarken – inso- fern nicht von Belang, als dass der neugeschaffene Begriff für den Ab- nehmer erst mit Gedankenaufwand (und Vorkenntnissen) einen bestimm- baren Sinn hat. Daher wird auch dieses Zeichenelement als unbestimm- ter Fantasiebegriff wahrgenommen. 6.5.4 Aus dem Gesagten kann geschlossen werden, dass eine tatsächli- che Übereinstimmung im Sinngehalt der Marken nur bezüglich dem Ele- ment "INSIDE" vorliegt. Eine sinngehaltliche Nähe besteht einzig in die- sem Element und der Tatsache, dass der jeweilige erste Zeichenbestand- teil unbestimmt ist. 6.6 Was die Wortelemente der betroffenen Marken betrifft, kann somit festgehalten werden, dass sich diese bezüglich des ersten Begriffes un- terscheiden. Unbestrittenermassen besteht zwischen diesen Einzelele- menten keine Ähnlichkeit. Daraus kann aber entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin 2 nicht geschlossen werden, dass damit eine Zei- chenähnlichkeit vollkommen wegfällt, denn die Zeichenähnlichkeit be- stimmt sich aus dem Vergleich der gesamten Zeichen. Eine mosaikartige Betrachtungsweise der Markenelemente ist unzulässig (DAVID, a.a.O.,
B-3663/2011 Seite 24 Art. 3 N. 11). Demzufolge ist festzustellen, dass die angefochtene Marke den Zeichenaufbau und das zweite Wortelement der Widerspruchsmar- ken vollständig übernimmt, woraus Ähnlichkeiten im Klang und im Schriftbild entstehen. Die festgestellten Unterschiede vermögen nichts an der Zeichenähnlichkeit zu ändern. Damit hat die Vorinstanz eine Zeichen- ähnlichkeit zu Recht bejaht. 7. Abschliessend ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichti- gung der Kennzeichnungskraft beider Marken sowie des Aufmerksam- keitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren und Dienstleistungen walten lassen, über die Verwechslungsgefahr zu urteilen. 7.1 Vorliegend kam die Vorinstanz zum Schluss, bei den Widerspruchs- marken handle es sich, soweit "Prozessoren und Chipssätze" in Frage stehen, um bekannte Marken; diese Bekanntheit sei zumindest im Zu- sammenhang mit "Prozessoren und Chipssätzen" institutsnotorisch (an- gefochtene Verfügung, S. 9). Weiter schliesst sie aus einem Eintrag in der Online-Enzyklopädie Wikipedia, dass den Abnehmern auch der Marken- aufbau bekannt sei, so dass diese aus der Kombination "{Begriff} INSIDE" sofort auf eine betriebliche Gemeinsamkeit schliessen würden. Dieser Auffassung schliesst sich die Beschwerdegegnerin 2 an und fügt hinzu, ihre Widerspruchsmarken "INTEL INSIDE" seien genauso wie der Stamm "Intel" plus "inside" weltweit bekannt. 7.2 Die Beschwerdeführerin 2 lehnt diese Auffassung ab. Sie ist der Mei- nung, dass "inside" aufgrund seines beschreibenden Sinngehalts ein schwaches Zeichenelement sei. Da die Marken einzig im Begriff "inside" und damit in einem schwachen Markenelement übereinstimmen würden, reiche die Verwendung des nicht verwechselbaren Begriffs "GALDAT" aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Zur gesteigerten Kennzeichnungskraft der Marken "INTEL INSIDE" hält sie fest, dass die- se vorliegend einzig im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 9 be- jaht werden könne und sich die jüngere Marke selbst dann noch dank dem Element "GALDAT" hinreichend von den Widerspruchsmarken un- terscheiden würde. 7.3 Bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft eines Zeichens ist zu- nächst festzuhalten, dass sich diese nach der Unterscheidungskraft der Marke bzw. ihrer Bestandteile bestimmt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 81).
B-3663/2011 Seite 25 Diese wiederum ist dadurch zu bestimmen, dass das Zeichen in Relation mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen gesetzt wird (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 82). Daraus ergibt sich, dass aus der Tatsache allein, dass einem Zeichen eine Bedeutung zukommt, nicht automatisch auf dessen Schwäche geschlossen werden kann. Geschwächt wird ein Zei- chen erst, wenn dieser Sinngehalt im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen beschreibend ist. 7.3.1 Die Vorinstanz hat in den Widerspruchsmarken bzw. dem Begriff "inside" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren keine be- schreibende Bedeutung erkannt (Ziffer D.4 der angefochtenen Verfü- gung). Dessen Kennzeichnungskraft erachtet sie als normal. Dieser Ein- schätzung schliesst sich auch das Bundesverwaltungsgericht an: Ein Sinngehalt wie "innen; drinnen; drin" ist verbunden mit dem unbestimm- ten Begriff "INTEL" im Zusammenhang mit den in Klasse 9 beanspruch- ten Waren nicht beschreibend. Ohne Präzisierung mittels eines beschrei- benden Zeichenelements ist der Begriff "inside" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren vage. Er deutet einzig darauf hin, dass etwas in den Waren ist: im Falle der Widerspruchsmarken Intel. Die Wider- spruchsmarken sind als originär unterscheidungskräftig zu bezeichnen, weshalb ihnen grundsätzlich eine normale Kennzeichnungskraft und ein entsprechender Schutzumfang zuzusprechen sind. 7.4 Die Beschwerdeführerin 1 macht indessen geltend, dass ihre Wider- spruchsmarken eine überragende Verkehrsgeltung geniessen, da sie auf dem Markt eine hohe Bekanntheit erlangt haben. Diese gesteigerte Kennzeichnungskraft ihrer Widerspruchsmarken sei aufgrund deren ho- hen Bekanntheit auch im Zusammenhang mit den lediglich von der ange- fochtenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu bejahen. Die Vorinstanz folgt der Beschwerdeführerin 1 und bejaht eine notorisch erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarken insbesondere im Zusam- menhang mit den Waren "Prozessoren; Chipssätze", wobei sie die ge- steigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken im Ergebnis auf alle von der Beschwerdegegnerin 1 beanspruchten Waren und Dienstleis- tungen ausgedehnt hat (vgl. Titel D, Ziff. 5 der angefochtenen Verfügung). Die Beschwerdeführerin 2 ihrerseits bestreitet hingegen einen gesteiger- ten Gebrauch der Widerspruchsmarken für mehr als nur "Prozessoren; Chipssätze". 7.4.1 Macht ein Markeninhaber die gesteigerte Kennzeichnungskraft gel- tend, hat er hierzu grundsätzlich entsprechende Belege einzureichen (Ur-
B-3663/2011 Seite 26 teil des Bundesverwaltungsgerichts vom 8. Februar 2012 E. 6.4 "5TH AVENUE" [fig.]/"AVENUE" [fig.]). Um eine erhöhte Verkehrsbekannt- heit zu bejahen, müssen die Belege in der Schweiz einen langjährigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung ausweisen (Urteil des Bun- desverwaltungsgerichts vom 8. Februar 2012 E. 6.4 mit Hinweisen "5TH AVENUE" [fig.]/"AVENUE" [fig.]; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 100). 7.4.2 Im Einklang mit allen Verfahrensbeteiligten ist festzuhalten, dass Beschwerdeführerin 1 eine intensive Werbepräsenz der Widerspruchs- marke 1, d.h. der Wort-/Bildmarke, im Zusammenhang mit "Prozessoren" und "Chipssätzen" belegt (vgl. Beilagen 11-26 der Widerspruchsreplik). Obschon diese Belege einzig das Jahr 2010 abdecken und die Wortmar- ke nicht aufzeigen, ist der Vorinstanz zuzustimmen, wenn diese die er- höhte Verkehrsgeltung beider Widerspruchsmarken im Zusammenhang mit den Waren "Prozessoren" und "Chipssätze" als notorisch gegeben erachtet (vgl. Titel D, Ziff. 5 der angefochtenen Verfügung). Denn einer- seits sind die Widerspruchsmarken auf sehr vielen PC bzw. Laptops di- verser Marken aufgeklebt, so dass deren Bekanntheit, und dabei insbe- sondere jene des Markenbestandteils "Intel", unbestritten ist. Weiter ist die grafische Gestaltung der Wort-/Bildmarke banal und verändert die Kennzeichnungskraft der Wortkombination nicht (vgl. e contrario Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 8. Februar 2012 E. 6.5.1 mit Hin- weisen "5TH AVENUE" [fig.]/"AVENUE" [fig.]), sodass v.a. die Wortelemen- te im Vordergrund stehen. Insofern ist die Bejahung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken im Zusammenhang mit den Waren "Prozessoren" und "Chipssätze" durch die Vorinstanz schlüs- sig. 7.4.3 Es stellt sich aber im Einklang mit der Beschwerdeführerin 2 tat- sächlich die Frage, ob die gesteigerte Kennzeichnungskraft – wie von der Beschwerdeführerin 1 verlangt – auch auf die weiteren in Klasse 9 bean- spruchten Waren sowie die von den Widerspruchsmarken nicht bean- spruchten Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 übertragen werden kann. Im Ergebnis bejaht die Vorinstanz eine notorisch erhöhte Verkehrs- geltung der Widerspruchsmarken gegenüber allen von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen bei denen sie die Gleichartigkeit bejaht hat (vgl. Titel D, Ziff. 5 der angefochtenen Verfü- gung). 7.4.4 Dieser Einschätzung kann sich das Gericht nicht anschliessen, denn selbst innerhalb des Gleichartigkeitsbereichs der sich gegenüber-
B-3663/2011 Seite 27 stehenden Waren und Dienstleistungen führt die Bejahung der erhöhten Verkehrsgeltung bezüglich der einen Waren oder Dienstleistungen nicht automatisch zu einem Analogieschluss bezüglich der weiteren bean- spruchten Waren und Dienstleistungen (Urteil des Bundesverwaltungsge- richts B-1085/2008 vom 13. November 2009 E. 7 "RED BULL/Stierbräu" und "BULL/Stierbräu"; WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 130). Selbst wenn den Wi- derspruchsmarken also eine Bekanntheit zugesprochen wird, bedeutet dies nicht, dass sie im Widerspruchsverfahren einen erhöhten Schutz im Sinne einer berühmten Marke beanspruchen können. Der Schutz der be- rühmten Marke im Sinne von Art. 15 MSchG findet im Widerspruchsver- fahren keine Beachtung (FLORENT THOUVENIN, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 15 N. 68). Entsprechend ist eine Ausdehnung der erhöhten Verkehrsgeltung der Widerspruchsmarken – wenn überhaupt – nur ge- genüber Waren und Dienstleistungen zu bejahen, für welche eine enge Gleichartigkeit besteht. In casu sind dies die Waren "elektronische, mag- netische und optische Datenträger" (Klasse 9) und die Dienstleistungen "Entwurf und Entwicklung von Computerhardware" (Klasse 42), da in die- sen Waren Chips oder Prozessoren enthalten sein können und die Dienstleistungen u.a. die Entwicklungen von Chips und Prozessoren zum Inhalt haben. Die Bejahung des intensiven Gebrauchs- und Werbeauf- wands (vgl. E. 7.4.1 und 7.4.2 hiervor) bezüglich der Waren "Prozesso- ren; Chipssätze" kann damit einzig auf deren Herstellung bzw. Waren, welche sie enthalten, übertragen werden. In der Folge muss eine derart enge Gleichartigkeit im Zusammenhang mit den in Klasse 9 beanspruch- ten Waren "Computerprogramme, Software" sowie deren Pendants in Klasse 42, nämlich "Entwurf, Entwicklung und Aktualisierung von Compu- tersoftware; Erstellen von Datenbanksoftware; Dienstleistungen im Be- reich der Wissenschaft und Technologie sowie diesbezügliche For- schungs- und Entwicklungsdienstleistungen", verneint werden. Wohl be- steht zwischen Software und Prozessoren eine Verbindung, doch ist die nicht derart eng wie bei den vorerwähnten Waren und Dienstleistungen. Ausserdem wurden vorliegend diesbezüglich keine Gebrauchs- oder Werbebelege eingereicht, weshalb eine Ausweitung des Schutzumfangs für jene Waren und Dienstleistung einer im Widerspruchsverfahren verbo- tenen Erweiterung im Sinne einer berühmten Marke zukäme. 7.4.5 In einem Zwischenschritt kann demnach festgehalten werden, dass eine erhöhte Verkehrsgeltung der Widerspruchsmarken einzig gegenüber den von der angefochtenen Marke in Klasse 9 beanspruchten Waren so- wie den in Klasse 42 beanspruchten bejaht werden kann, so dass der
B-3663/2011 Seite 28 Schutzumfang der Widerspruchsmarken nur in deren Zusammenhang er- höht ist. Gegenüber den restlichen von der angefochtenen Marke bean- spruchten Dienstleistungen können die Widerspruchsmarken eine norma- le Kennzeichnungskraft und einen entsprechenden Schutzumfang gel- tend machen (vgl. E. 7.3.1 hiervor). 7.5 Im Sinne einer gesamthaften Würdigung kann nach dem Gesagten festgestellt werden, dass in Bezug auf die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren "elektronische, magnetische und optische Daten- träger" in Klasse 9 sowie der in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistung "Entwurf und Entwicklung von Computerhardware" aufgrund der engen Gleichartigkeit, der vorhandenen Ähnlichkeiten im Zeichenvergleich sowie des erhöhten Schutzumfanges der Widerspruchsmarken im Zusammen- hang mit diesen Waren und Dienstleistungen sich die Anforderungen an den Zeichenabstand erhöhen. Zwar ist davon auszugehen, dass die massgeblichen Abnehmer bei der Betrachtung der Marken im Zusam- menhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen teils eine erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen (vgl. Erwägungen 4.2.1 und 4.2.2 hiervor). Dieses Kriterium und die festgestellten Unterschiede genügen aber aufgrund des erhöhten Schutzumfanges der Widerspruchszeichen nicht, um eine Verwechslungsgefahr bezüglich dieser Waren und Dienst- leistungen der Klassen 9 und 42 zu bannen (Urteil des Bundesverwal- tungsgerichts B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 6.1 CREDIT SUIS- SE/UniCredit Suisse Bank [fig.]). Hingegen ist in Bezug auf die restlichen von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen, da die Wider- spruchsmarken diesbezüglich über einen normalen Schutzumfang verfü- gen und die angefochtene Marke mit "GALDAT" ein deutlich unterscheid- bares Element enthält, so dass die Abnehmer die Marken aufgrund ihres leicht erhöhten Aufmerksamkeitsgrades nicht verwechseln werden. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist in diesem Fall zu verneinen, da die angefochtene Marke einzig das Element "INSIDE" übernimmt. Dieses Element ist einerseits schwächer als der Fantasiebegriff "INTEL" (vgl. E. 6.5.1 hiervor) und andererseits stellt es nicht das Stammelement der Marke dar. Aus den eingereichten Belegen geht hervor, dass die Mar- kenfamilie sich v.a. auf den Begriff "Intel" stützt (vgl. Beilagen 11-26 der Widerspruchsreplik). Die angefochtene Marke übernimmt gerade dieses Element nicht und enthält mit "Galdat" ein sich hinreichend von besagtem Zeichenbestandteil unterscheidendes Element, so dass die angefochtene
B-3663/2011 Seite 29 Kombination "GALDAT INSIDE" im Zusammenhang mit den Waren "Computerprogramme, Software" in Klasse 9 sowie den in Klasse 38 be- anspruchten Dienstleistungen und "Entwurf, Entwicklung und Aktualisie- rung von Computersoftware; Erstellen von Datenbanksoftware; Dienst- leistungen im Bereich der Wissenschaft und Technologie sowie diesbe- zügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen" der Klasse 42 einen genügenden Zeichenabstand zu den Widerspruchsmarken herstellt (MARBACH, SIWR III/1, N. 964). In diesem Zusammenhang sind auch die vorgebrachten Argumente der Beschwerdegegnerin 2 betreffend Wert- schätzung der Widerspruchsmarken im IT-Bereich und den angeblichen Nachahmungsabsichten der Widerspruchsgegnerin, weil sie den Zei- chenaufbau übernahm, bei der vorliegenden Beurteilung – anders als im auf Art. 15 MSchG gestützten Zivilverfahren – nicht zu berücksichtigen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1085/2008 vom 13. November 2009 E. 7 "RED BULL/Stierbräu" und "BULL/Stierbräu"). Die teils bejahte erhöhte Verkehrsgeltung der Widerspruchsmarken ist nicht auch noch auf den Zeichenaufbau zu übertragen. Entsprechend sagen auch die einge- reichten und offenbar erfolgreichen Abmahnungsschreiben der Be- schwerdegegnerin 2 nichts über eine Verwechslungsgefahr aus: Sie zei- gen lediglich auf, dass die abgemahnten Parteien sich aus dem Gericht nicht bekannten Gründen unterworfen haben (vgl. Beilagen 18 und 19 zur Widerspruchsreplik). 7.6 Auch der Verweis der Beschwerdegegnerin 2 auf vier Entscheide in Widerspruchsverfahren vor verschiedenen europäischen Markenämter (Spanien, Deutschland und HABM), welche sie als Indiz für die erhöhte Bekanntheit des Zeichenaufbaus der vorliegenden Marken in der Schweiz anführt (vgl. Beilagen 6-10 zur Widerspruchsreplik), muss unbeachtet bleiben. Massgeblich sind einzig die Verhältnisse in der Schweiz. Auslän- dischen Eintragungsentscheiden wird grundsätzlich keine Präjudizwir- kung zugesprochen (BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori", BGE 129 III 225 E. 5.5 "Masterpiece I"). Entsprechend sagen diese nichts über den vorliegenden Zeichenvergleich und insbesondere auch nichts über den Gebrauch der Widerspruchsmarken sowie deren Bekanntheit in der Schweiz aus. 7.7 Schliesslich kann auch das von der Beschwerdeführerin 2 geltend gemachte Argument, die Gefahr einer Verwechslung könne ausgeschlos- sen werden, weil im schweizerischen Register weitere Marke eingetragen seien, welche den Begriff "INSIDE" enthielten, nicht gehört werden. Ihrer Meinung nach deutet dies darauf, dass die Widerspruchsmarken deren
B-3663/2011 Seite 30 Existenz geduldet haben und das Element "inside" somit verwässert wor- den sei. Diesem Einwand kann nicht gefolgt werden, denn die mehrfache Registrierung eines Zeichenelementes führt noch nicht zu einer Verwäs- serung (MARBACH, SIWR III/1, N. 982). Vielmehr muss diese in der Wahr- nehmung der Abnehmer nachgewiesen sein (MARBACH, SIWR III/1, N. 980 mit Hinweis auf den Entscheid der RKGE vom 16. November 2006 Médecins sans frontières/Homéopathes sans frontières II, in: sic! 2007, S. 533 ff.). Vorliegend fehlt ein solcher Nachweis. Auch ist irrelevant, ob es bisher zu konkreten Verwechslungen zwischen den Widerspruchsmar- ke und der angefochtenen Marke gekommen ist oder nicht (vgl. BGE 126 III 315 E. 4b Apiella; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 38 ff.). Die diesbezüglichen Umstände haben demnach keinen Einfluss auf das Bestehen oder Nicht- bestehen einer Verwechslungsgefahr. 7.8 Aus den oben dargelegten Gründen ist die Beschwerde der Be- schwerdeführerin 1 abzuweisen und jene der Beschwerdeführerin 2 teil- weise gutzuheissen. Die Entscheidungen der Vorinstanz sind aufzuhe- ben, soweit sie die Löschung der angefochtenen Marke für mehr als die in Klassen 9 und 42 beanspruchten Waren "elektronische, magnetische und optische Datenträger" und Dienstleistungen "Entwurf und Entwick- lung von Computerhardware" vorsehen. Soweit weitergehend sind die Beschwerden abzuweisen. 8. 8.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens unterliegt die Beschwerdeführe- rin 1 in Bezug auf ihre Rechtsbegehren vollständig, wogegen die Be- schwerdeführerin 2 mit ihren Anträgen teilweise durchdringt, womit sie mit Blick auf die Verlegung der Kosten in Bezug auf ihre Beschwerde als zu zwei Dritteln obsiegend zu beurteilen ist. Damit obsiegt die Beschwerde- führerin 2 insgesamt zu fünf Sechsteln. Entsprechend sind beide Parteien grundsätzlich in diesem Umfang kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG). 8.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa- che, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien fest- zulegen (Art. 63 Abs. 4 bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun- desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschla- gen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprecherin an der Löschung, beziehungsweise
B-3663/2011 Seite 31 der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu ver- anschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhält- nis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschre- ckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachwei- se verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss mit Hinweisen). Von diesem Erfah- rungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten des vereinigten Ver- fahrens insgesamt auf Fr. 6'500.– festzulegen. Da der Aufwand primär im Rahmen der Beurteilung der Begehren der Beschwerdeführerin 2 ange- fallen ist, rechtfertigt es sich, der Beschwerdeführerin 1 einerseits Kosten von Fr. 2'000.– für die Beurteilung der Beschwerde 1 und andererseits zwei Drittel der Kosten der Beurteilung der Beschwerde 2 von insgesamt Fr. 4'500.–, d.h. Fr. 3'000.– aufzuerlegen. Damit hat die Beschwerdefüh- rerin 1 insgesamt Verfahrenskosten von Fr. 5'000.– und die Beschwerde- führerin 2 solche im Umfang von Fr. 1'500.– zu tragen. Diese Beträge sind mit den geleisteten Vorschüssen von je Fr. 4'000.– zu verrechnen. Die Beschwerdeführerin 1 hat demnach Fr. 1'000.– nachzuzahlen. Der Beschwerdeführerin 2 ist der darüber hinausgehende Betrag von Fr. 2'500.– aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten. 8.3 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin 2 unter- legen. Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie indessen mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als zu fünf Sechsteln obsiegend zu gelten, weshalb die Beschwerdeführerin 2 anzu- weisen ist, der Beschwerdeführerin 1 einen Sechstel der gemäss Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung beim IGE verbleibenden Widerspruchsge- bühren von Fr. 1'600.– im Umfang von Fr. 266.65 zu erstatten. 8.4 Gemäss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz hatte der Beschwerdeführerin 1 als der im vor- instanzlichen Verfahren obsiegenden Partei eine Entschädigung in Höhe von Fr. 4'600.– (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühren) zulasten der Be- schwerdeführerin 2 zugesprochen (Ziffer 4 der angefochtenen Verfü- gung). Angesichts des Verfahrensausgangs vor dem Bundesverwal- tungsgericht ist Ziffer 4 der vorinstanzlichen Verfügung jedoch aufzuhe- ben und der Beschwerdeführerin 2 für das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.– zuzuerkennen.
B-3663/2011 Seite 32 8.5 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten der unterliegenden Partei zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung für das Ver- fahren vor dem Bundesverwaltungsgericht umfasst die Kosten der Vertre- tung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Wird – wie vorliegend – keine Kostennote eingereicht, hat das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Angesichts des Umstands, dass die Beschwerdeführerin 1 mit ihrer Be- schwerde ganz unterliegt, und die Beschwerdeführerin 2 mit ihrer Be- schwerde zu zwei Drittel obsiegt, hat die Beschwerdeführerin 1 grund- sätzlich fünf Sechstel aller Parteikosten und damit per Saldo die Partei- kosten der Beschwerdegegnerin 2 in der Höhe von zwei Dritteln zu tra- gen. Dabei ist indessen wiederum zu berücksichtigen, dass sich die Ar- gumentation betreffend die Begehren der Beschwerdeführerin 2 als auf- wändiger erweist. Angesicht des doppelten Schriftenwechsels zuzüglich verfahrensrechtlicher Korrespondenz erscheint in Anwendung des übli- chen Stundensatzes von Fr. 300.- eine Parteientschädigung von Fr. 9'000.– (inkl. MWSt) als angemessen. Demnach hat die Beschwerde- führerin 1 der Beschwerdeführerin 2 eine Parteientschädigung in der Hö- he von Fr. 6'000.– (inkl. MWSt) zu entrichten. 9. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft.
B-3663/2011 Seite 33 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. 1.1 Die Beschwerde der Beschwerdeführerin 2 wird teilweise gutgeheis- sen. Die Ziffern 2 und 4 der Verfügung der Vorinstanz in den Wider- spruchsverfahren Nr. 11006-11007 vom 25. Mai 2011 werden aufgehoben und die Widersprüche teilweise gutgeheissen. Die Vorinstanz wird ange- wiesen, die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 594 988 "GALDAT IN- SIDE" für folgende Waren und Dienstleistungen zu widerrufen: Klasse 9: Elektronische, magnetische und optische Datenträger. Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware. 1.2 Soweit weitergehend werden die Beschwerden und die Widersprüche abgewiesen. 2. Die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 6'500.– werden der Beschwerde- führerin 1 in Höhe von Fr. 5'000.- und der Beschwerdeführerin 2 in der Höhe von Fr. 1'500.- auferlegt und mit den von den Parteien geleisteten Kostenvorschüssen von je Fr. 4'000.- verrechnet. Die Beschwerdeführe- rin 1 hat den ihren einbezahlten Kostenvorschuss übersteigenden Betrag von Fr. 1'000.- innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Der Beschwerdeführerin 2 ist der ge- leistete Kostenvorschuss im Umfang von Fr. 2'500.– zurückzuerstatten. 3. Die Beschwerdeführerin 2 hat der Beschwerdeführerin 1 einen Sechstel der von dieser geleisteten Widerspruchsgebühr, d.h. Fr. 266.65, zu erstat- ten. 4. Für das vorinstanzliche Verfahren wird der Beschwerdeführerin 2 zulas- ten der Beschwerdeführerin 1 eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.– (inkl. MWSt) zugesprochen.
B-3663/2011 Seite 34 5. Für das Beschwerdeverfahren wird der Beschwerdeführerin 2 zulasten der Beschwerdeführerin 1 eine Parteientschädigung von Fr. 6'000.– (inkl. MWSt) zugesprochen. 6. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin 1 / Beschwerdegegnerin 2 (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein sowie Beschwerdebeila- gen zurück) – die Beschwerdeführerin 2 / Beschwerdegegnerin 1 (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular und Beschwerdebei- lagen zurück) – die Vorinstanz (Ref-Nr. Nr. 11006 und 11007; Einschreiben; Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner Sabine Büttler
Versand: 29. April 2013