B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-3640/2018
Urteil vom 30. Juli 2019 Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz), Richterin Vera Marantelli, Richter Daniel Willisegger, Gerichtsschreiberin Katherina Kreter.
Parteien
GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Strasse 21-29, DE-71229 Leonberg, vertreten durch Keller & Partner Patentanwälte AG, Bahnhofplatz 18, 8401 Winterthur, Beschwerdeführerin,
gegen
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH, Bildstockstrasse 20, DE-72458 Albstadt, vertreten durch Weinmann Zimmerli AG, Apollostrasse 2, Postfach 1021, 8032 Zürich, Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 14045, 14047, 14048, 14049, 14050; IR 1'034'661 FIX, IR 882'824 PROFIX, IR 1'034'654 VARIOFIX, IR 1'034'580 AUTOFIX, IR 1'034'584 MULTIFIX / CH 664'866 I.S.T. KINGFIX.
B-3640/2018 Seite 2 Sachverhalt: A. A.a Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der internationalen Wortmarke Nr. 1'034'661 Fix, die am 10. März 2010, gestützt auf eine Basiseintragung als Unionsmarke mit Prioritätsdatum vom 12. November 2009, in der Ga- zette OMPI des marques internationales Nr. 14/2010 veröffentlicht wurde und für folgende Waren registriert ist: Klasse 9 Ouvre-portes électriques; dispositifs électriques pour la fermeture de portes; installations électriques de contrôle d'accès; ouvre-portes électriques équipés de gâches réglables, gâches correspondantes; ouvre-portes électriques équi- pés de gâches de portes réglables au moyen de pièces vissables, en particu- lier avec mécanismes de réglage continu ou non, pièces vissables correspon- dantes; ouvre-portes électriques équipés de gâches de portes automatiques avec réglage automatique des ouvertures; ouvre-portes électriques sous forme d'ouvre-portes vissables, ouvre-portes électriques vissables avec unité de montage, unité de fixation, unité de réglage; unités de montage, unités de fixation, unités de réglage, boîtiers pour ouvre-portes vissables électriques. A.b Die Beschwerdegegnerin ist ausserdem Inhaberin der internationalen Wortmarke Nr. 882'824 ProFix. Die Marke wurde am 19. Dezember 2005, gestützt auf eine deutsche Basiseintragung mit Prioritätsdatum vom 5. September 2005, in der Gazette OMPI des marques internationales Nr. 20/2006 veröffentlicht. Sie ist, soweit vorliegend relevant, für die folgen- den Waren registriert: Klasse 9 Dispositifs de sécurité électriques et électroniques pour portes; équipements de verrouillage de portes (électriques, électroniques); commandes de portes; dispositifs d'itinéraire de secours, se composant d'appareils de surveillance (électriques, électroniques), d'appareils de commande locale, d'appareils de commande centrale et/ou d'éléments de verrouillage commandés électrique- ment; verrouillages de portes (électriques); dispositifs de blocage de portes (électriques, électroniques, électro-magnétiques, magnétiques); serrures électriques; serrures panique/anti-panique (électriques); aimants pour portes; détecteurs d'incendie; détecteurs de fumée; serrures à codes (électriques, électroniques); dispositifs électriques pour sas de portes (commandés électri- quement); équipements de contrôle d'accès (électriques, électroniques), se composant de digicodes pour portes, d'appareils de commande de digicodes, d'éléments de réglage, de ferrures de digicodes, de ferrures de contrôle d'ac- cès, d'appareils de lecture d'autorisation et/ou d'éléments de verrouillage com- mandés électriquement; équipements de détection d'incendie (électriques, électroniques), se composant de détecteurs d'incendie, de détecteurs de fu- mée, d'appareils de commande locale, d'appareils de commande centrale, de
B-3640/2018 Seite 3 dispositifs d'alarme et/ou d'éléments de verrouillage commandés électrique- ment; équipements d'identification de personnes (électriques, électroniques); ouvre-porte et ferme-porte électriques, y compris leurs parties constitutives et les équipements y relatifs; fermetures de portes de secours, à savoir ferme- tures de portes panique/anti-panique et fermetures d'issues de secours, les- dites fermetures étant commandées électriquement; équipements de portes de secours (commandés électriquement); équipements panique/anti-panique (commandés électriquement); équipements d'issues de secours (commandés électriquement). A.c Weiter ist die Beschwerdegegnerin Inhaberin der internationalen Wort- marke Nr. 1'034'654 VarioFix, die am 10. März 2010, gestützt auf eine Ba- siseintragung als Unionsmarke mit Prioritätsdatum vom 12. November 2009, in der Gazette OMPI des marques internationales Nr. 14/2010 ver- öffentlicht wurde. Sie ist für die folgenden Waren registriert: Klasse 9 Ouvre-portes électriques; ferme-porte électriques; installations électriques de contrôle d'accès; ouvre-portes électriques équipés de gâches réglables, gâches correspondantes; ouvre-portes électriques équipés de gâches de portes réglables au moyen de pièces vissables, en particulier avec méca- nismes de réglage continu ou non, pièces vissables correspondantes; ouvre- portes électriques équipés de gâches de portes automatiques avec réglage automatique des ouvertures; ouvre-portes électriques sous forme d'ouvre- portes vissables, ouvre-portes électriques vissables avec unité de montage, unité de fixation, unité de réglage; unités de montage, unités de fixation, unités de réglage, boîtiers pour ouvre-portes vissables électriques. A.d Die Beschwerdegegnerin ist auch Inhaberin der internationalen Wort- marke Nr. 1'034'580 AutoFix, die, gestützt auf eine Basiseintragung als Uni- onsmarke vom 12. November 2009, am 10. März 2010 in der Gazette OMPI des marques internationales Nr. 14/2010 veröffentlicht wurde. Re- gistriert ist sie für die folgenden Waren: Klasse 9 Ouvre-portes électriques; dispositifs électriques pour la fermeture de portes; installations électriques de contrôle d'accès; ouvre-portes électriques avec vertevelle réglable, leurs vertevelles; ouvre-portes électriques avec loquets ré- glables via une pièce boulonnée, en particulier à réglage avec et sans paliers, leurs pièces boulonnées; ouvre-portes électriques à réglage automatique du loquet d'ouvre-porte; ouvre-portes électriques en tant qu'ouvre-portes boulon- nés, ouvre-portes boulonnés électriques avec unité de montage, unités de fixation, unités de réglage; unités de montage, unités de fixation, unités de réglage, boîtiers à monter pour ouvre-portes vissables électriques. A.e Sodann ist die Beschwerdegegnerin Inhaberin der internationalen Wortmarke Nr. 1'034'584 MultiFix, die am 10. März 2010, gestützt auf eine
B-3640/2018 Seite 4 Basiseintragung als Unionsmarke mit Prioritätsdatum vom 12. November 2009 in der Gazette OMPI des marques internationales Nr. 14/2010 veröf- fentlicht wurde. Sie ist für die folgenden Waren registriert: Klasse 9 Ouvre-portes électriques; ferme-porte électriques; installations électriques de contrôle d'accès; ouvre-portes électriques avec vertevelle réglable, leurs ver- tevelles; ouvre-portes électriques avec loquets réglables via une pièce bou- lonnée, en particulier à réglage avec et sans paliers, leurs pièces boulonnées; ouvre-portes électriques à réglage automatique du loquet d'ouvre-porte; ouvre-portes électriques en tant qu'ouvre-portes boulonnés, ouvre-portes bou- lonnés électriques avec unité de montage, unités de fixation, unités de ré- glage; unités de montage, unités de fixation, unités de réglage, boîtiers à mon- ter pour ouvre-portes vissables électriques. B. Die Beschwerdeführerin hinterlegte am 17. Juli 2014 die Schweizer Wort- marke CH 664'866 I.S.T. Kingfix, deren Eintragung am 14. Oktober 2014 auf Swissreg veröffentlicht wurde. Soweit vorliegend interessierend, ist die Marke für die folgenden Waren eingetragen: Klasse 7 Elektrisch betätigte Öffner und Schliesser für Türen, Tore, Fenster, Oberlich- ter, Lichtkuppeln und Klappen.
Klasse 9 Elektrische, elektronische, elektromechanische und elektrohydraulische Steu- erungen und Regelungen für das Öffnen und/oder Schliessen von Türen, Toren, Fenstern, Flügeln, Oberlichtern, Lichtkuppeln, Klappen und Fassaden- elementen; elektrische Schliessfolgeregler; elektrische und elektronische Schlösser; selbstverriegelnde Panikschlösser (elektrisch), Motorschlösser (elektrisch), Drückersperrschlösser (elektrisch); Verriegelungen, nämlich elektrische Verriegelungen für Türen in Flucht- und Rettungswegen; elektri- sche Feuerschutzverschlüsse; elektrische Panikverschlüsse; elektrische und elektronische Zutrittskontrollapparate; angepasste Gehäuse für elektrische und elektronische Rettungswege- und Zutrittskontrollapparate (soweit in Kl. 9 enthalten), insbesondere für elektrische Verriegelungen. C. Gestützt auf ihre älteren Marken erhob die Beschwerdegegnerin am 14. Januar 2015 jeweils teilweise Widerspruch gegen die Eintragung der Marke der Beschwerdeführerin. Die Widersprüche beschränkten sich auf die unter Bst. B genannten Waren und wurden mit der hochgradigen Wa- rengleichartigkeit bzw. teilweisen Identität der sich gegenüberstehenden Waren und der Zeichenähnlichkeit aufgrund des übernommenen Wortelements "fix" begründet. Während die weiteren Bestandteile lediglich
B-3640/2018 Seite 5 schwach kennzeichnungskräftig seien, bilde "fix" den unterscheidungskräf- tigen Kern des Zeichens, was eine Verwechslungsgefahr mit sämtlichen Widerspruchsmarken begründe. Diese bildeten im Übrigen eine Marken- serie und hätten daher erhöhte Kennzeichnungskraft. D. Mit Widerspruchsantworten vom 18. September 2015 beantragte die Be- schwerdeführerin die Abweisung aller Widersprüche mit der Begründung, ihre Marke weiche im Gesamteindruck massgeblich von den Wider- spruchsmarken ab. "Fix" sei ein verbreiteter Begriff für die beanspruchten Waren und erwecke in deren Sinnzusammenhang Assoziationen zu "Fixie- rung". Die Zeichen seien daher für diese Waren beschreibend. Die mass- geblichen Fachkreise würden kaum einer Verwechslungsgefahr unterlie- gen, da ihnen bereits geringe Abweichungen auffielen. Schliesslich habe die Widersprechende nicht glaubhaft dargelegt, dass ihre Marken als Mar- kenserie wahrgenommen würden, sodass nicht von einem erhöhten Schutzumfang auszugehen sei. E. Die Vorinstanz hiess die teilweisen Widersprüche mit Verfügung vom 24. Mai 2018 gut und widerrief die Eintragung der angefochtenen Marke für die beanstandeten Waren der Klassen 7 und 9. Diese Waren seien hochgradig gleichartig bzw. teilweise identisch, was vor dem Hintergrund der Zeichenähnlichkeit und unter Annahme eines gewöhnlichen Schutzum- fangs der Widerspruchsmarken zur Bejahung der Verwechslungsgefahr führe. F. Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 22. Juni 2018 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die angefochtene Verfügung aufzuheben, die Widersprüche abzuweisen und die Eintragung der angefochtenen Marke unter Kosten- und Entschä- digungsfolge zu bestätigen. Sie macht im Wesentlichen geltend, das jüngere Zeichen hebe sich mit seinen Bestandteilen "I.S.T." und "King" hinreichend von den Wider- spruchsmarken ab. Eine Verwechslungsgefahr sei auszuschliessen, da die gegenüberstehenden Zeichen lediglich im kennzeichnungsschwachen Element "fix" übereinstimmten. Dieses werde von den Verkehrskreisen nicht als gemeinsames Merkmal einer Markenserie erkannt, sodass auch nicht von einem erweiterten Schutzumfang ausgegangen werden könne.
B-3640/2018 Seite 6 Zudem sei angesichts der beanspruchten Spezialprodukte von einer höhe- ren Aufmerksamkeit der Verkehrskreise auszugehen. Zur Stützung ihrer Argumente verweist sie auf einen – zum gegebenen Zeitpunkt noch ange- fochtenen – Entscheid des EUIPO. G. Mit Vernehmlassung vom 13. September 2018 beantragte die Vorinstanz die kostenfällige Abweisung der Beschwerde, wobei sie zur Begründung auf die angefochtene Verfügung verwies. Sie betonte, ausländischen Ent- scheiden komme keine präjudizielle Wirkung für die Schweiz zu, zumal der von der Beschwerdeführerin zitierte Entscheid noch nicht rechtskräftig sei. H. Mit Beschwerdeantwort vom 15. Oktober 2018 beantragte die Beschwer- degegnerin die Abweisung der Beschwerde und die Bestätigung des ange- fochtenen Entscheids unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. Sie machte geltend, die angefochtene Marke sei kennzeichnungsschwach, da es sich bei "King" um eine Qualitätsanpreisung handle, während "fix" den Kennzeichnungsschwerpunkt des Zeichens bilde, was sich auch durch Vo- ranstellung des Akronyms "I.S.T." nicht ändere. Vor dem Hintergrund der Warengleichheit bzw. teilweisen Identität würden die lediglich minimen Zei- chenunterschiede eine Verwechslungsgefahr nicht ausschliessen. Insbe- sondere handle es sich bei den Widerspruchsmarken um Serienmarken mit dem Stamm "fix", sodass die massgeblichen Verkehrskreise fälschli- cherweise annehmen könnten, beim angefochtenen Zeichen handle es sich um eine weitere Variation der Markenserie. Sie verwies sodann auf eine Abgrenzungsvereinbarung mit der Beschwerdeführerin hinsichtlich di- verser "Kingfix"-Markeneintragungen, die ein Vorrecht der Beschwerde- gegnerin an der Markenserie mit dem Stamm "fix" im Zusammenhang mit Türsystemen indiziere. I. Mit Replik vom 15. November 2018 hielt die Beschwerdeführerin an ihrer Argumentation fest. J. An ihrem bisherigen Standpunkt festhaltend, nahm die Beschwerdegegne- rin mit Duplik vom 1. Februar 2019 erneut Stellung.
B-3640/2018 Seite 7 K. Die Parteien verzichteten stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung. L. Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, so- weit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Be- schwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdefüh- rerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung beschwerdelegitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG), hat den Kostenvorschuss fristgerecht geleistet (Art. 63. Abs. 4 VwVG) und die Beschwerde frist- und formgerecht einge- reicht (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten. 2. 2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen die Eintra- gung einer jüngeren Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche und gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11] i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken hinter- legt sind (GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Marken- schutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Als eine Wechselwir- kung zwischen der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit sind an die Verschiedenheit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154). Bei Massenprodukten des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerk- samkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen zu rechnen als bei Spezialprodukten (BGE 126 III 315 E. 6b/bb "Rivella/Apiella"; Urteil des BVGer B-234/2014 vom 4. Juli 2015 E. 3.4 "Juke/Jook Video [fig.]"). Die massgebenden Verkehrskreise sind stets vorab zu bestimmen (EUGEN
B-3640/2018 Seite 8 MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007 S. 1, 6 f. und 11). Ausgangspunkt ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (Urteil des BVGer B-7202/2014 vom 1. September 2016 E. 5 "GEO/Geo influence"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 51). 2.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an- hand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"). Für die Annahme gleicharti- ger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöp- fungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspe- zifisches Know-how, Substituierbarkeit, das Verhältnis von Hauptware und Zubehör sowie die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehö- rigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "Bonewelding [fig.]"; B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 5.1 "Victorinox/Miltrorinox"). Die Zugehörigkeit zum gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation indiziert Gleichartigkeit (Urteil des BVGer B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.6 "Lido Champs-Elysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]"). 2.3 Ob die Zeichen ähnlich sind, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hin- terlassen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; BGE 119 II 473 E. 2d "Ra- dion/Radiomat"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 41). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securi- tas"; Urteile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex [fig.]"). Bei reinen Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und ein allfälliger Sinngehalt massgebend, wobei die Übereinstimmung auf ei- ner Ebene zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit genügt (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Calyana"; EUGEN MARBACH, in: Schweizeri- sches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 872 ff.). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan"; BGE 119 II 473 E. 2c "Radion/Radiomat"). 2.4 Für die Beurteilung, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, ist auch der Schutzumfang der Widerspruchsmarke von Belang. Für schwache Marken
B-3640/2018 Seite 9 ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke Marken. Bei schwachen Marken genügen daher bereits bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidungskraft zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentli- che Bestandteile sich eng an Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump [fig.]/Jumpman"; B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3 ph/Regulat [fig.]"). Dazu gehö- ren Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Be- stimmung, die Beschaffenheit, der Verwendungszweck oder die Wirkungs- weise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskrei- sen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. De- zember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). 2.5 Hingegen gilt eine Marke als stark und verdient daher einen weiten Ähnlichkeitsbereich, wenn sie aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auf- fällt oder aufgrund ihres intensiven Gebrauchs eine überdurchschnittliche Bekanntheit geniesst (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteile des BVGer B-3706/2016 vom 20. Juli 2018 E. 2.4 "Pupa/Fashionpupa"; B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/Plusplus [fig.]"; B-5692/2012 vom 17. März 2014 "Yello/Yellow Lounge"; MARBACH, a.a.O., N. 979). Weist eine Marke eine starke Kennzeichnungskraft und einen ho- hen Bekanntheitsgrad auf, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit von Assozi- ationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 97 E. 2a "Or- fina"). Die Kennzeichnungskraft einer Marke kann insbesondere durch de- ren Verwendung in einer Markenserie gestärkt werden. Eine Markenserie basiert auf einem gemeinsamen Stammbestandteil, der kennzeichnungs- kräftig sein muss. Zudem müssen die Serienmarken dem Publikum durch tatsächlichen Gebrauch bekannt geworden sein, während der blosse Hin- weis auf die Eintragung einer Markenserie nicht genügt und keine Rück- schlüsse auf den Gebrauch zulässt (JOLLER, a.a.O., N. 25, 105). 2.6 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu- rechnungen zu befürchten sind. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr bedeutet, dass ein Zeichen für das andere gehalten wird. Bei einer mittel- baren Verwechslungsgefahr können die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, vermuten aber wirtschaftliche Zusam-
B-3640/2018 Seite 10 menhänge zwischen den Markeninhabern (BGE 102 II 122 E. 2 "Anna- belle"; Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/ Yellow Lounge"; B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 26 f.). 3. Vorab sind die Verkehrskreise zu bestimmen, auf deren Verständnis für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr abzustellen ist. Die Beschwerdefüh- rerin geht davon aus, die Verkehrskreise bestünden ausschliesslich aus Fachkreisen, die die Waren mit erhöhter Aufmerksamkeit nachfragten. Die Beschwerdegegnerin bringt sinngemäss vor, zu den massgeblichen Ver- kehrskreisen gehörten sowohl Fachkreise als auch Laien. Ohne die Ver- kehrskreise einzugrenzen geht die Vorinstanz davon aus, dass die stritti- gen Waren mit einem normalen, allenfalls leicht erhöhten Aufmerksam- keitsgrad erworben würden. Die älteren Widerspruchsmarken werden für Waren der Klasse 9 bean- sprucht, die sich in folgende drei Kategorien einteilen lassen: (1) elektri- sche Türsteuerungsmechanismen und deren Zubehör (z.B. elektrische Türöffner und Türschliesser verschiedener Art sowie deren Befestigungs- mechanismen, Panikschlösser), (2) Überwachungseinrichtungen (z.B. elektrische Zugangskontrollanlagen inkl. Geräte zur Identifikation von Per- sonen und Fluchtwegvorrichtungen) und (3) elektrische Sicherheitseinrich- tungen (z.B. Rauch- und Brandmelder). Es handelt sich um Produkte für spezielle Bedürfnisse, die sowohl zu privaten als auch geschäftlichen Zwe- cken erworben werden. Sie kommen etwa bei Renovierungsarbeiten zum Einsatz oder dienen der Erhöhung des Sicherheits- und Überwachungs- standards der Wohnung bzw. des Hauses. Beachtlich ist, dass ein Gross- teil der Waren im Bereich der Schliessmechanismen und Sicherheitselekt- ronik für Fenster, Türen und allgemeinen Zutritt zu Gebäuden angesiedelt ist. In diesem Bereich werden sowohl Fachkreise als auch Laien die Waren mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit nachfragen. 4. Nach der Feststellung der Vorinstanz sind die einander gegenüberstehen- den Waren teilweise identisch und im Weiteren hochgradig gleichartig. Diese Einschätzung wird von den Parteien weder bestritten, noch drängt sich eine abweichende Beurteilung auf, sodass sich weitere Ausführungen hierzu erübrigen.
B-3640/2018 Seite 11 5. Sodann ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. 5.1 Die Vorinstanz bejaht diese auf schriftbildlicher, phonetischer und be- grifflicher Ebene mit Bezug auf alle Widerspruchsmarken, da das ange- fochtene Zeichen diese mit dem Bestandteil "fix" ganz bzw. teilweise über- nehme. Die Vorsilben Vario-, Auto-, Pro- und Multi- träten aufgrund ihres beschreibenden Charakters in den Hintergrund, während "fix" das kenn- zeichnende Hauptelement der Zeichen bilde. Die Beschwerdegegnerin fügt an, weder der anpreisende Zusatz "King" noch das vernachlässigbare Akronym "I.S.T." vermöchten die Zeichenähnlichkeit bei Übernahme des Serienstamms bzw. der Widerspruchsmarke "fix" zu beseitigen. Die Be- schwerdeführerin bestreitet hingegen das Vorliegen einer Zeichenähnlich- keit. Ihrer Ansicht zufolge vermag der übereinstimmende Bestandteil "fix" keine solche zu begründen, da er zum Gemeingut gehöre. 5.2 Die Wortmarke der Beschwerdeführerin setzt sich aus den Bestandtei- len "I.S.T." und "Kingfix" zusammen. Das Akronym I.S.T. vermittelt keinen direkt erkennbaren Sinngehalt. Das Element "Kingfix" lässt sich ohne Ge- dankenaufwand in die Begriffe "King" und "fix" aufteilen. Bei "King" handelt es sich um einen geläufigen Begriff des englischen Grundwortschatzes, der jedermann – auch Personen mit marginalen Englischkenntnissen – aufgrund seiner Übernahme auch in die hiesige Werbesprache geläufig ist (Urteil des BVGer B-528/2016 vom 17. Mai 2017 E. 4.1 und 5.1 "Muffin King"). Die massgeblichen Verkehrskreise werden "King" daher den Sinn- gehalt "König" oder "Marktführer" beimessen und superiore Waren assozi- ieren. "Fix" kommt einerseits in der deutschen Sprache vor und bedeutet lexikalisch so viel wie "fest, feststehend, unverändert", aber auch (umg.) "flink, behände, schnell, rasch". Beide Bedeutungen werden in der Schweiz verstanden. In der englischen Sprache ist "fix" als Verb und als Nomen zu finden. Als Nomen bedeutet es "Klemme" oder "Patsche", als Verb lässt es sich mit "fixieren", "etwas festmachen", "etwas festlegen", "etwas arrangie- ren" (PONS Online-Wörterbuch, http://www.pons.com) übersetzen. Da es dem deutschen Wort "fixieren" ähnelt, werden die massgeblichen Ver- kehrskreise diesen Begriff des englischen Basiswortschatzes in der ent- sprechenden Bedeutung verstehen. Im Zusammenhang mit den bean- spruchten Waren wird der Bestandteil "Kingfix" somit dahingehend verstan- den, es werde etwas königlich oder meisterhaft fixiert bzw. befestigt. Selbst wenn "fix" vom schweizerischen Publikum auch als "schnell" verstanden wird, ist hinsichtlich der beanspruchten Waren auszuschliessen, dass es derart interpretiert wird.
B-3640/2018 Seite 12 5.3 Das angefochtene Zeichen übernimmt die Widerspruchsmarke "fix" in- tegral und ergänzt es mit dem anpreisenden Bestandteil "King" sowie dem Akronym "I.S.T.". Trotz Unterschieden in Schriftbild, Aussprache und Sinn- gehalt bleibt die Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke als ei- genständiges Element erkennbar, sodass der Vorinstanz in der Feststel- lung einer Zeichenähnlichkeit zuzustimmen ist. 5.4 Weiter ist die angefochtene Marke den Widerspruchsmarken ProFix, VarioFix, MultiFix und AutoFix gegenüberzustellen. Die Widerspruchsmar- ken und die angefochtene Marke unterscheiden sich in ihren Zeichenan- fängen. Die Vorsilbe "Pro-" bedeutet "für". Im französischen Sprachge- brauch wird sie ausserdem als Abkürzung für "professionell" gebraucht (vgl. BGer 4A_648/2010 vom 28. Februar 2011 E. 3.3.3 "PROLED (fig.)"). ProFix kann daher als "für die Fixierung" oder "professionelle Fixierung" verstanden werden und zwar in dem Sinne, dass durch die beanspruchten Waren ein besserer oder professioneller Halt gefördert wird. "Vario" kommt aus dem Italienischen und bedeutet "verschieden, vielfältig, unterschied- lich" (PONS Online-Wörterbuch, http://www.pons.com). Gleichermassen leitet sich das Präfix "Multi-" vom lateinischen "multus" ab und bedeutet "viel, zahlreich". Die Zeichen VarioFix und MultiFix deuten somit an, dass die Waren für verschiedenartige oder mehrere Arten Fixierung gebräuch- lich sind. Die Vorsilbe "Auto-" kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie "selbst", "eigen" (https://www.duden.de/). Der Begriff AutoFix wird etwa dahingehend verstanden, dass eine Fixierung von alleine und ohne fremdes Zutun hält. Die ähnliche Zeichenkonstruktion, nämlich die Kombination des Bestandteils "fix" mit einem darauf Bezug nehmenden, vorangestellten Kurzwort, führen zu Ähnlichkeiten auf akustischer, schrift- bildlicher und begrifflicher Ebene. Die Vorinstanz hat damit zurecht eine Zeichenähnlichkeit zwischen den Wi- derspruchsmarken und der angefochtenen Marke angenommen. 6. Die Verwechslungsgefahr zwischen den Widerspruchsmarken und der an- gefochtenen Marke ist sodann vor dem Hintergrund der gesamten Um- stände zu beurteilen. 6.1 Die Vorinstanz bejaht die Verwechslungsgefahr mit der Begründung, dass der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch sei. Trotz allenfalls erhöhter Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrs- kreise und vor dem Hintergrund einer normalen Kennzeichnungskraft der
B-3640/2018 Seite 13 Widerspruchsmarken sei daher die Gefahr von Fehlzurechnungen gege- ben. Die Beschwerdegegnerin geht ebenfalls von einer gewöhnlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken aus, da diese, insbeson- dere der gemeinsame Bestandteil "fix", im Zusammenhang mit den bean- spruchten Waren keinen beschreibenden Sinngehalt aufwiesen. Durch die Markenserie werde die Gefahr einer irrtümlichen Zuordnung der angefoch- tenen Marke zur Beschwerdegegnerin erhöht. Eine registrierte Markense- rie stelle von Beginn an eine schützenswerte Rechtsposition dar, selbst wenn diese noch nicht publikumswirksam im Gebrauch stehe. Die Beschwerdeführerin wendet ein, die streitgegenständlichen Marken würden lediglich im Zeichenelement "fix" übereinstimmen. Dieser Bestand- teil beschreibe die beanspruchten Waren und unterliege aufgrund intensi- ven Gebrauchs in der Branche der Verwässerung. Mangels hinreichenden Nachweises der geltend gemachten Markenserie seitens der Beschwerde- gegnerin könne für den Bestandteil "fix" keine erhöhte Kennzeichnungs- kraft angenommen werden. Da es sich bei den Abnehmern der Waren aus- schliesslich um Fachleute handle, die die Produkte mit erhöhter Aufmerk- samkeit nachfragten, unterlägen diese nicht der Gefahr von Fehlzurech- nungen. 6.2 Die Widerspruchsmarke Fix wird von den massgeblichen Verkehrskrei- sen in der Schweiz ohne Weiteres im Sinne von "Fixierung" verstanden (vgl. E. 5.2). Für einige der beanspruchten Waren, namentlich für "Unités de montage, unités de fixation, unités de réglage, boîtiers pour ouvre-por- tes vissables électriques", ist der Begriff unmittelbar beschreibend und da- her kennzeichnungsschwach. Hinsichtlich der gleichen Waren sind auch die Widerspruchsmarken VarioFix, AutoFix und MultiFix lediglich schwach, da eine variable, vielfache bzw. selbstständige Möglichkeit der Fixierung beschrieben wird. Die Beschwerdegegnerin beansprucht das Zeichen sodann für eine Reihe von Waren, die der Öffnung von Türen dienen. Im Umkehrschluss halten diese Waren die Türen mit Ausnahme der einzelnen Öffnungsvorgänge verschlossen und öffnen sie lediglich punktuell, ausgelöst durch einen sig- nalisierten Zutrittswunsch. Durch die Fixierung der Tür wird vermieden, dass Unbefugten Zutritt gewährt wird, sonst bewegliche Türen werden ar- retiert. Fix ist daher für diese Warengruppe beschreibend und geschwächt. Gleiches gilt hinsichtlich sämtlicher Waren zur Türöffnung auch für die Wi- derspruchsmarken ProFix, VarioFix, AutoFix und MultiFix.
B-3640/2018 Seite 14 Schliesslich wird Fix für "installations électriques de contrôle d'accès" beansprucht. Elektrische Zugangskontrollanlagen sorgen dafür, dass erst dann Zugang gewährt wird, wenn eine Person sich als berechtigt identifi- ziert hat (bspw. mittels eines Schlüssels oder einer Schlüsselkarte) und eine Schranke oder Tür sich sodann öffnet. Hauptzweck dieser Waren ist es, individuelle Zutritte zu überwachen, zu steuern und zu kontrollieren. Im Vordergrund steht zwar der Zutritt durch Öffnung fixierter Eingänge, die Fi- xierung steht bei solchen Anlagen aber im Hintergrund, sodass die Wider- spruchsmarken für diese Waren nicht beschreibend sind. Gleiches gilt auch, wenn "fix" als "schnell" verstanden würde, denn bei elektrischen Zu- trittskontrollanlagen geht es gerade nicht darum, Zutritt besonders rasch zu gewähren, soll dieser doch kontrolliert und überwacht erfolgen. "Fix" wird für diese Waren somit nicht als beschreibend wahrgenommen. Eine Verwässerung des Bestandteils "fix" hat die Beschwerdeführerin diesbe- züglich nicht dargelegt. Die Widerspruchsmarke ProFix beansprucht ausserdem Schutz für Schlösser verschiedener Art. Schlösser sind gemeinhin dafür gedacht, et- was, das sich sonst öffnen oder jedenfalls bewegen liesse, gut verschlos- sen, also fixiert, zu halten. Für diese Waren ist die Widerspruchsmarke be- schreibend. Es bleibt anzumerken, dass ProFix z.B. auch für "Rauchmel- der" und Brandmelder" eingetragen ist, für diese Waren aber nicht be- schreibend, sondern kennzeichnungskräftig ist. 6.3 Die Berufung der Beschwerdegegnerin auf ihre Markenserie mit daraus folgender erhöhter Kennzeichnungskraft scheitert einerseits am fehlenden Nachweis des tatsächlichen Gebrauchs, andererseits am kennzeichnungs- schwachen Stammbestandteil "fix" (E. 2.5). Überschneidungen in gemein- freien oder kennzeichnungsschwachen Bestandteilen genügen nicht (Urteil des BVGer vom 3. Oktober 2007 E. 6.4 "Street Parade/Summer Parade"; Entscheid der RKGE in sic! 2005 S. 199 E. 4 "Lipton Ice Tea Fusion/Nes Fusion"). 6.4 Da die Widerspruchsmarken hinsichtlich eines Grossteils der Waren aufgrund ihres beschreibenden Charakters geschwächt sind, besteht le- diglich hinsichtlich der identischen bzw. gleichartigen Waren, für die die Wi- derspruchsmarken kennzeichnungskräftig sind, eine Verwechslungsge- fahr, nämlich "installations électriques de contrôle d'accès". Die von der Widerspruchsmarke ProFix beanspruchten Waren zur Brandprävention bzw. -alarmierung finden sich nicht im Warenverzeichnis der angefochte- nen Marke. Aufgrund der Warenidentität und der Zeichenähnlichkeit ist
B-3640/2018 Seite 15 eine Verwechslungsgefahr zwischen den Widerspruchsmarken und I.S.T. Kingfix lediglich hinsichtlich "installations électriques de contrôle d'accès" zu bejahen. Die Beschwerde ist daher teilweise, hinsichtlich aller angefochtenen Waren mit Ausnahme von "elektrische und elektronische Zutrittskontrollapparate" gutzuheissen und die Widersprüche sind in diesem Umfang abzuweisen. 7. Die Beschwerdeführerin beruft sich auf den Widerspruchsentscheid der EUIPO betreffend ihre Unionsmarkenanmeldung. Ausländische Entschei- dungen haben aber keine präjudizielle Wirkung, sondern können allenfalls im Rahmen einer rechtsvergleichenden Auslegung berücksichtigt werden, sofern die Rechtslage vergleichbar ist und die ausländische Rechtspre- chung sich auf dieselbe Marke bezieht (BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montes- sori"; Urteil des BVGer B-6219/2013 vom 27. April 2016 E. 6.2 "Rote Da- menschuhsohle"). Da die Beschwerde der Beschwerdeführerin überwie- gend gutzuheissen ist, erübrigen sich weitere Ausführungen zu diesem Punkt. 8. 8.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin zu neun Zehnteln. In diesem Verhältnis sind die Parteien kosten- und ent- schädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG). 8.2 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4 bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs- gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes- verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Lehre und Rechtsprechung zufolge hat sich die Schätzung des Streitwerts an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbe- deutenden Zeichen von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marken sprechen, ist von diesem Erfahrungswert auszuge- hen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfah- rens auf Fr. 4'500.– festzulegen. Der anteilsmässig auf die Beschwerde- führerin fallende Teil von Fr. 450.– wird dem geleisteten Kostenvorschuss
B-3640/2018 Seite 16 von Fr. 4'500.– entnommen, die Differenz von Fr. 4'050.– ist ihr aus der Gerichtskasse zu erstatten. Die Beschwerdegegnerin hat den verbleiben- den Verfahrenskostenanteil von Fr. 4'050.– innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. 8.3 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Mangels eingereichter Kostennote ist der notwendige Aufwand aufgrund der Akten festzusetzen. Unter Berücksichtigung der massgebenden Berechnungs- faktoren (Art. 8, 9 und 11 VGKE) ist die Parteientschädigung vorliegend bei zweimaligem Schriftenwechsel auf Fr. 4'000.– festzusetzen. Die gegensei- tig zu entrichtenden Parteientschädigungen von einem Zehntel und neun Zehnteln werden teilweise wettgeschlagen, sodass die überwiegend unter- liegende Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin eine Parteient- schädigung von vier Fünfteln, d.h. insgesamt Fr. 3'200.– zu zahlen hat. 8.4 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Die Vorinstanz auferlegte ihr die Widerspruchsgebühren von Fr. 4'000.– und sprach der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'400.– zu. Angesichts des Verfahrensausgangs vor Bundesverwal- tungsgericht hat die Beschwerdeführerin auch mit Bezug auf die vor- instanzlichen Kosten als zu neun Zehnteln obsiegend zu gelten. Da die Widerspruchsgebühr gemäss Ziffer 3 des angefochtenen Entscheids der Vorinstanz verbleibt, hat die Beschwerdegegnerin diese der Beschwerde- führerin im Umfang von neun Zehnteln, d.h. Fr. 3'600.– zu erstatten. Da auch die von der Vorinstanz zugesprochene Parteientschädigung gegen- seitig teilweise wettgeschlagen wird, hat die Beschwerdegegnerin der Be- schwerdeführerin zudem eine anteilsmässig reduzierte Parteientschädi- gung von Fr. 1'920.– zu zahlen. 9. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Das Urteil ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.
B-3640/2018 Seite 17 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziffer 1, 2 und 4 der Verfü- gung vom 24. Mai 2018 werden aufgehoben und die Widersprüche, be- schränkt auf folgende Waren, teilweise abgewiesen:
Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen. 3. Der Beschwerdeführerin werden die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 4'500.– im Umfang von Fr. 450.– auferlegt und mit dem geleisteten Kos- tenvorschuss von Fr. 4'500.– verrechnet. Der Betrag von Fr. 4'050.– wird ihr aus der Gerichtskasse zurückerstattet. Der Beschwerdegegnerin werden die Verfahrenskosten im Umfang von Fr. 4'050.– auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. 4. Der Beschwerdeführerin wird für das Beschwerdeverfahren vor Bundes- verwaltungsgericht eine reduzierte Parteientschädigung zu Lasten der Be- schwerdegegnerin in Höhe von Fr. 3'200.– zugesprochen. 5. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das erstinstanzli- che Verfahren mit Fr. 5'520.– (inkl. Widerspruchsgebühr) zu entschädigen.
B-3640/2018 Seite 18 6. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerde- beilagen zurück und Rückerstattungsformular) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Beilagen zurück und Einzahlungsschein) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 14045, 14047, 14048, 14049 und 14050; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Katherina Kreter
Versand: 5. August 2019