B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-362/2016
Urteil vom 13. September 2017 Besetzung
Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter David Aschmann, Richter Daniel Willisegger, Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.
Parteien
BODEGAS CONDANDA DE HAZA S.L., Cazo, 21, ES-47315 Pesquera de Duero, vertreten durch Patentanwaltsbureau Jean Hunziker AG, Schwäntenmos 14, 8126 Zumikon, Beschwerdeführerin,
gegen
St. Jakobskellerei Schuler & Cie AG Schwyz, ehemals Johann Jakob Castell & Cie, Franzosenstrasse 14, 6423 Seewen SZ, vertreten durch Weinmann Zimmerli AG, Apollostrasse 2, Postfach 1021, 8032 Zürich, Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 14088 – CH-Nr. 450'249 DOÑA ESPERANZA / CH-Nr. 665'640 ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA.
B-362/2016 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Schweizer Wortmarke Nr. 665'640 "ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA" der Bodegas Condanda de Haza S.L. wurde am 3. Novem- ber 2014 im schweizerischen Markenregister eingetragen sowie in Swiss- reg publiziert. Sie beansprucht Markenschutz im Zusammenhang mit den Waren "Weine" in Klasse 33. B. Gegen diese Eintragung erhob die St. Jakobskellerei Schuler & Cie AG Schwyz beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfol- gend: Vorinstanz) am 3. Februar 2015 Widerspruch. Sie stützte sich dabei auf ihre am 23. März 1998 im Schweizerischen Markenregister eingetra- gene Marke Nr. 450'249 "DOÑA ESPERANZA", welche für "Weine" in Klasse 33 hinterlegt wurde. Zur Begründung des Widerspruchs führte die Widersprechende im Wesentlichen aus, dass die angefochtene Marke durch die Übernahme des weiblichen Vornamens "Esperanza" mindestens eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffe. C. Nachdem die Widerspruchsgegnerin mit Schreiben vom 9. April 2015 ihre Widerspruchsantwort einreichte und auf Abweisung des Widerspruchs schloss, wurde der Schriftenwechsel im Widerspruchsverfahren mit Verfü- gung vom 16. April 2015 geschlossen. D. Am 30. November 2015 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut. Sie be- jahte das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr aufgrund der identischen Waren und der Übernahme des Begriffs "Esperenza". Angesichts der Wa- renidentität, müsse die Verwechslungsgefahr streng beurteilt werden. Auf- grund der durchschnittlichen Aufmerksamkeit der Abnehmer würden die vorhandenen Unterschiede nicht ausreichen, um eine Verwechslungsge- fahr vollständig zu bannen. E. Gegen diese Verfügung erhob die Widerspruchsgegnerin (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 18. Januar 2016 Beschwerde beim Bundesver- waltungsgericht und beantragte, der Widerspruch sei unter Aufhebung der angefochtenen Verfügung sowie unter Kostenfolge zu Lasten der Be- schwerdegegnerin abzuweisen.
B-362/2016 Seite 3 Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen aus, die angefochtene Marke enthalte mit "Alejandro Fernandez" einen sich stark von der Widerspruchsmarke unterscheidenden Zusatz, welcher eine Ver- wechslungsgefahr banne. Der Name dieses bekannten Winzers werde als Kern der angefochtenen Marke erkannt und diene der Unterscheidung. Die Widerspruchsmarke sei von der angefochtenen Marke nicht übernommen worden, da das die Widerspruchsmarke charakterisierende Element "Doña" im angefochtenen Zeichen fehle. Der Widerspruch sei bereits bei der Frage der Zeichenähnlichkeit, welche nicht vorliege, zu verneinen. Ausserdem machte die Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.– geltend. F. Unter Einreichung aller Vorakten teilte die Vorinstanz am 14. März 2016 in einem Schreiben mit, dass sie auf die Einreichung einer Vernehmlassung verzichte und die kostenfällige Abweisung der Beschwerde beantrage. G. Mit Beschwerdeantwort vom 14. April 2016 beantragte die Beschwerde- gegnerin innert zweifach erstreckter Frist die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Sich auf die Argumentation der Vorinstanz stützend bejahte sie eine Zeichenähnlichkeit sowie das Bestehen einer Verwechslungsge- fahr. H. Mit Replik vom 19. Mai 2016 hielt die Beschwerdeführerin ihre Rechtsbe- gehren aufrecht. Sie stellte namentlich fest, dass der mit der Widerspruchs- marke gekennzeichnete Wein anders als jener der Beschwerdegegnerin zum unteren Preissegment gehöre und Verwechslungen zwischen den Marken damit aufgrund der unterschiedlichen Preisgestaltungen beider Weine faktisch ausgeschlossen seien. I. Mit Schreiben vom 21. Juni 2016 ersuchte die Beschwerdegegnerin implizit um Sistierung des Beschwerdeverfahrens, da sich die Parteien in ausser- gerichtlichen Vergleichsverhandlungen befinden würden. Im Einverständ- nis mit den beteiligten Parteien wurde das Beschwerdeverfahren bis zum 23. September 2016 sistiert. Die Sistierung des Verfahrens wurde mit Ver- fügung vom 25. Oktober 2016 wieder aufgehoben und der Beschwerde- gegnerin erneut Frist zur Einreichung einer Duplik angesetzt.
B-362/2016 Seite 4 J. Innert erstreckter Frist hielt die Beschwerdegegnerin in ihrer Duplik vom 29. Dezember 2016 an ihrem mit Beschwerdeantwort vom 14. April 2016 gestellten Rechtsbegehren fest. K. Mit Verfügung vom 3. Januar 2017 stellte das Bundesverwaltungsgericht fest, dass der Schriftenwechsel im Beschwerdeverfahren ohne anders lau- tende Anträge geschlossen werden könne. L. Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung verzichtet. M. Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Ak- ten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen ein- gegangen. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist des Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. De- zember 1968 (VwVG, SR 172.021) erhoben und der verlangte Kostenvor- schuss rechtzeitig geleistet. Als Widerspruchsgegnerin ist die Beschwer- deführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und be- schwert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach einzutre- ten. 2. 2.1 Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unter- nehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Re- gister und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht, die Marke
B-362/2016 Seite 5 zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie bean- sprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). 2.2 Gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der älteren Marke gegen eine jüngere Marke innerhalb von drei Monaten nach der Veröffent- lichung deren Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG). Vorlie- gend erfolgte der am 3. Februar 2015 von der älteren Marke CH-Nr. 450'249 DOÑA ESPERANZA erhobene Widerspruch frist- und formgerecht (vgl. Art. 31 MSchG und Art. 20 MSchV). 3. 3.1 Zeichen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich da- raus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der Verwechslungs- gefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a "Boss/Boks", BGE 119 II 473 E. 2d "Radion/Radiomat"; Urteile des BVGer B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 "Fructa/Fructaid", B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2 "Focus/Pure Focus", B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 "Aromata/ Aromathera"; siehe auch EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett- bewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: MARBACH, SIWR III/1], N. 867) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso hö- here Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren und/oder Dienstleis- tungen sind, und umgekehrt (MATTHIAS STÄDELI / SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David / Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz / Wappen- schutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154). 3.2 Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnun- gen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a "Securitas"). Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu verglei- chenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechs- lungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftli- che Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide
B-362/2016 Seite 6 gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mit- telbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 128 III 97 f. E. 2a "Orfina/Orfina", BGE 127 III 166 E. 2a "Securitas", Urteil des Bundesgerichts 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b "Stoxx/StockX [fig.]", in: sic! 2002 S. 99, BGE 122 III 382 ff. "Kamillosan"). 3.3 Weiter sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft der Zeichen, da diese massgeblich den Schutzumfang einer Marke bestimmt, zu berück- sichtigen (STÄDELI / BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 160 ff.; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46; siehe auch CHRISTOPH WILLI, Marken- schutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Be- rücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.). Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlich- keitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheid- barkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteile des BVGer B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 3.3 "R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]", B-2653/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 3.3 "monari c./ANNA MOLINARI"). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des all- gemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/ Pernadol", Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/ Aromathera"). Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchge- setzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan", mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 "Yello"; MARBACH, SIWR III/1, N. 979 mit Hinweis auf Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]" und Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 26. Oktober 2006 E. 7 "Red Bull [fig.]; Red/Red Devil", in: sic! 2007 S. 531). Die Verwechselbarkeit zweier Zeichen ist daher nicht auf- grund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hinter- grund der gesamten Umstände zu beurteilen (Urteil des BVGer B-6046/2008 vom 3. November 2010 "R Rothmans [fig]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]").
B-362/2016 Seite 7 4. In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Ver- kehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangs- punkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (RAPHAEL NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, 2015, S. 145 f.; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 51). Die Widersprechende stützt ihren Widerspruch auf die in Klasse 33 beanspruchten Waren "Weine". Diese Waren richten sich sowohl an End- abnehmer (ab 16 Jahren; vgl. Art. 11 Abs. 1 der Lebensmittel- und Ge- brauchsgegenständeverordnung vom 23. November 2005 [LGV, SR 817.02]) als auch an Personen, welche sie für Dritte aus beruflichen (namentlich Zwischenhändler sowie Fachpersonen des Wein- und Geträn- kehandels bzw. der Gastronomie) oder auch privaten Gründen einkaufen (Urteil des BVGer B-159/2014 vom 7. Oktober 2016 E. 4.2.2 mit Hinweisen "Belvedere/CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]"). Während die Fachkreise sowie informierte Endabnehmer Weine durchaus mit erhöhter Aufmerk- samkeit erwerben, wird das breite Publikum die Waren mit normaler Auf- merksamkeit erwerben (Urteil des BVGer B-159/2014 vom 7. Oktober 2016 E. 4.2.4 mit Hinweisen "Belvedere/CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]"; SCHLOSSER/MARADAN, in : de Werra/Gilliéron [éd.], Propriété intel- lectuelle, Commentaire romand, 2013 [hernach : CR PI], Art. 3 LPM N. 38). 5. Zur Gleichartigkeit der beanspruchten Waren ist festzustellen, dass diese unbestrittenermassen identisch sind, nämlich "Weine" in Klasse 33. 6. Im Folgenden ist die Zeichenähnlichkeit unter den Aspekten Schriftbild, Klang und Sinngehalt zu beurteilen. 6.1 6.1.1 Entscheidend bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Zeichen ist der Gesamteindruck, den die Zeichen bei den massgebenden Verkehrs- kreisen hinterlassen (MARBACH, SIWR III/1, N. 864). Beim Zeichenver- gleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/ad-vista" mit Hinwei- sen; siehe auch MARBACH, SIWR III/1, N. 705), doch gilt es zu berücksich- tigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzu- stellen, welches die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren
B-362/2016 Seite 8 (Entscheid der RKGE vom 27. April 2006 E. 6 "O [fig.]", in: sic! 2006 S. 673 f.). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Ver- schwommenheit an (MARBACH, SIWR III/1, N. 867 f.), weshalb es wesent- lich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenele- mente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a "Kamillosan"). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach ausgeblendet werden (MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan"; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 65). Vielmehr ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und in- wieweit dieselben das Markenbild ungeachtet ihrer Kennzeichnungs- schwäche beeinflussen (MARBACH, SIWR III/1, N. 865 mit Hinweis auf das Urteil des BVGer B-1085/2008 vom 13. November 2008 "Red Bull/Stier- bräu"). Eine Differenzierung und damit eine Gewichtung der Zeichenele- mente ist zulässig (MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 II 400 "Eden Club"). 6.1.2 Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch Klang, Schriftbild und Sinngehalt geprägt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 140; MARBACH, SIWR II/1, N. 872 ff.). Während der Wortklang insbesondere vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und dem Aufeinanderfolgen der Vokale geprägt wird, ist das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der Buchstaben gekennzeichnet (BGE 122 III 382 S. 388 E. 5a "Kamil- losan"; BGE 121 III 377 S. 379 E. 2b "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-2235/2008 vom 2. März 2010 E. 5 "DERMOXANE/DERMASAN"). 6.2 Im vorliegenden Fall stehen sich die zwei Wortmarken "DOÑA ESPE- RANZA" und "ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA" gegenüber. Beide Marken sind in Spanisch geschrieben und stimmen einzig im jeweils letzten Zeichenelement, dem Begriff "ESPERANZA", überein. Im Übrigen unterscheiden sich die zwei Marken allerdings. Während die Wider- spruchsmarke aus zwei Wörtern besteht, setzt sich die angefochtene Marke aus drei Wörtern zusammen. Die Vokalfolge der Widerspruchs- marke lautet "O-A-E-E-A-A", jene der angefochtenen Marke "A-E-A-O-E- A-E-E-E-A-A". Weiter stehen sich die Konsonantenfolgen "D-Ñ-S-P-R-N- Z" und "L-J-N-D-R-F-R-N-N-D-Z-S-P-R-N-Z" gegenüber. Deutlich unter- scheiden sich die zwei Marken auch in Bezug auf die Buchstabenanzahl: Während die Widerspruchsmarke aus 13 Buchstaben besteht, hat die an- gefochtene Marke das Doppelte, nämlich 27 Buchstaben. Trotz bestehen- den Unterschiede liegt aufgrund der Übereinstimmung im letzten Zeichen- bestandteil "Esperanza" eine schriftbildliche Zeichenähnlichkeit vor.
B-362/2016 Seite 9 6.3 Die sich gegenüberstehenden Zeichen sind "Doña Esperanza" und "Alejandro Fernandez, Esperanza" sind schliesslich auch auf ihre Ähnlich- keit im Sinngehalt hin zu beurteilen. Dabei ist grundsätzlich auf die Lan- dessprachen abzustellen (Urteile des BVGer B-3000/2015 vom 14. De- zember 2016 E. 3.3 "Affiliated Managers Group", B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 6.2 "Gridstream AIM/aim [fig.]"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 171). Ist ein anderssprachiger Begriff bzw. dessen Sinngehalt für den relevanten Verkehrskreis – sei es auch nur in einem Sprachraum – jedoch verständlich, so sind auch weitere Sprachen zu berücksichtigen (Urteile des BVGer B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 6.2 "Gridstream AIM/aim [fig.]" sowie mutatis mutandis BVGer B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 2.6 "terroir [fig.]"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 64 f., 155 und 171). 6.3.1 Obschon es sich beim übereinstimmenden spanischen Zeichenbe- standteil "ESPERANZA" nicht um einen Begriff einer Landessprache han- delt, ist dieser hinreichend nahe an den gleichbedeutenden landessprach- lichen Wörtern "espérance" (Eintrag zu "espérance" in: LAROUSSE, Dictionnaire de français, <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais- monolingue>) sowie "speranza" (Eintrag zu "speranza" in: Dizionario di Italiano Garzanti, http://www.garzantilinguistica.it/), sodass zumindest die französisch- und italienischsprechenden Abnehmer keine Mühe haben werden, den Begriff im Sinne von "Hoffnung" zu verstehen. Dass es sich des Weiteren auch um einen weiblichen Vornamen handelt, wird dem schweizerischen Abnehmer gerade im Zusammenhang mit der Anrede "Doña" klar (vgl. E. 6.3.2 hiernach). Die Vorinstanz führt dazu zutreffend aus, dass der Begriff „Esperanza“ weder Eigenschaften von Weinen be- schreibt noch einen Qualitätshinweis darstellt (vgl. angefochtene Verfü- gung, S. 4). 6.3.2 Die Widerspruchsmarke führt als weiteres Wortelement den Begriff "Doña" auf. Dieses Substantiv wird auch im deutschsprachigen Raum – gerade im Zusammenhang mit einem weiblichen Vornamen – ohne weite- res als die spanische Bezeichnung für Frau verstanden (vgl. Eintrag zu "doña" in: DUDEN ONLINE, Deutsches Wörterbuch, abrufbar unter: http://www.duden.de). Für italophone Abnehmer drängt sich dieses Ver- ständnis bereits aufgrund seiner Ähnlichkeit zur italienischen Bezeichnung "donna", welche im Zusammenhang mit einem weiblichen Vornamen eben- falls "Frau" bedeutet, auf (Eintrag zu "donna" in: Dizionario di Italiano Garzanti, http://www.garzantilinguistica.it/). Entsprechend wird die Wi- derspruchsmarke in der Schweiz ohne Gedankenaufwand im Sinne von "Frau Esperanza" verstanden. Dieser Sinngehalt wirkt in Verbindung mit der beanspruchten Ware "Wein" fantasiehaft bzw. unbestimmt.
B-362/2016 Seite 10 6.3.3 In der angefochtenen Marke steht dem Begriff "Esperanza", getrennt durch ein Komma, der männliche Name "Alejandro Fernandez" vor. Alejandro ist ein männlicher Vorname (vgl. 77 Einträge zu "Alejandro" in: <www.tel.search.ch> [jeweils unter "Private" gesucht]), Fernandez ein selbst in der Schweiz häufig vorkommender spanischer Familienname (vgl. 1181 Einträge zu "Fernandez" in: <www.tel.search.ch> [jeweils unter "Private" gesucht]). Damit setzt sich die angefochtene Marke aus dem spa- nischen, männlichen Namen "Alejandro Fernandez" sowie dem spani- schen Begriff für Hoffnung bzw. dem weiblichen Vornamen "Esperanza" zusammen. Durch die Verwendung eines Kommas zwischen dem männli- chen Namen und dem weiblichen Begriff "Esperanza", werden die zwei Elemente sinngehaltlich und visuell getrennt. Mangels Präzisierung – wie z.B. Doña – bleibt der Begriff "Esperanza" im angefochtenen Zeichen in seiner Bedeutung vage. Gleich wie die Widerspruchsmarke wirkt dieser Sinngehalt im Zusammenhang mit "Wein" fantasiehaft bzw. unbestimmt. 6.3.4 Folglich ist festzustellen, dass die Sinngehalte beider Zeichen nicht übereinstimmen. Während in der Widerspruchsmarke das Zeichenelement "Doña" klarstellt, dass dem Begriff "Esperanza" die Bedeutung des weibli- chen Vornamens zukommt, fehlt der angefochtenen Marke ein solch klares Verständnis. Jedenfalls wird dem Abnehmer nicht sofort und ohne Gedan- kenaufwand klar, ob es sich in der angefochtenen Marke bei "Esperanza" um den Vornamen – und damit eine weitere Person – oder die Bezeich- nung für "Hoffnung" handelt. Dies ändert sich auch nicht, wenn man den Begriff in Zusammenhang mit den beanspruchten Weinen setzt: Mangels eines Bezugs zu den Waren steht ohne Präzisierung keine der Bedeutun- gen deutlich im Vordergrund. Folglich stehen sich die deutlich unterschied- lichen Sinngehalte "Frau Esperanza" und "Alejandro Fernandez, Espe- ranza" gegenüber. 6.4 Es trifft somit zu, dass die angefochtene Marke immerhin den Begriff "Esperanza" und damit die Zeichenendung vollkommen übernimmt, wes- halb eine Zeichenähnlichkeit zumindest im Gesamteindruck zu bejahen ist (Urteil des BVGer B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 6.6 "INTEL INSIDE, intel inside [fig.]/GALDAT INSIDE"). 7. Abschliessend ist die Verwechslungsgefahr in einer wertenden Gesamtbe- trachtung unter Berücksichtigung des Aufmerksamkeitsgrades der mass- geblichen Verkehrskreise und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchs- marke zu beurteilen.
B-362/2016 Seite 11 7.1 Der Schutzumfang des älteren Zeichens bestimmt sich nach dessen Kennzeichnungskraft (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillan"). Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren kommt der Widerspruchs- marke "Doña Esperanza" kein beschreibender Sinngehalt zu. Entspre- chend ist der Widerspruchsmarke ein durchschnittlicher Kennzeichnungs- grad und damit ein durchschnittlicher Schutzumfang zuzuerkennen (Urteil des BVGer B-3824/2015 vom 17. Mai 2017 E. 8.1 "Jean Leon/Don Leone [fig.]"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 45). 7.2 In casu liegen eine Warenidentität und eine Zeichenähnlichkeit vor. Zwar gilt der Grundsatz, dass je ähnlicher die Waren oder Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Zeichen sind, desto strengere Anforderun- gen an den Zeichenabstand zu stellen sind, um die Verwechslungsgefahr auszuschliessen (BGE 128 III 96 E. 2c "Orfina"; 128 III 441 E. 3.1 "Appen- zeller [fig.]"). Allerdings führen Warenidentität und Zeichenähnlichkeit nicht zwingend zu einer rechtserheblichen Verwechslungsgefahr (Urteil des BVGer B-7106/2014 vom 24. April 2017 E. 7.4 "F1 [fig.]/FiOne [fig.]"). Ebenso wenig kann allein aus der Tatsache, dass beide Marken in einem Bestandteil übereinstimmen, zwingend geschlossen werden, es liege eine Verwechslungsgefahr vor (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 43). 7.3 Auch wenn die angefochtene Marke den Bestandteil "Esperanza" der Widerspruchsmarke übernimmt, bestehen – insbesondere in Bezug auf den Klang sowie den Sinngehalt – deutliche Unterschiede zwischen den Marken (vgl. E. 6.2 f.). So setzt sich die Widerspruchsmarke aus der weib- lichen Anrede und damit dem Vornamen Esperanza zusammen, während in der angefochtenen Marke der männliche Name "Alejandro Fernandez", getrennt durch ein Komma, vom Substantiv "Esperanza" gefolgt wird. Ein- zig in der Widerspruchsmarke ist ohne Gedankenaufwand aufgrund der weiblichen Anrede "Doña" klargestellt, dass der Begriff "Esperanza" als weiblicher Vorname zu verstehen ist. Auf diese Weise wird die Wider- spruchsmarke auch als Einheit gelesen. Dieses klare Verständnis und diese Einheit bezüglich des Begriffs "Esperanza" fehlen der angefochtenen Marke. Gerade weil dem Begriff "Esperanza" ein in sich geschlossener männliche Name vorangestellt ist, wird der Begriff dort eher als Zusatz ver- standen. Dabei kann offengelassen werden, inwiefern der in der angefoch- tenen Marke verwendete Name "Alejandro Fernandez" ein – wie die Be- schwerdeführerin angibt (Beschwerde, S. 12, Rz. 38) – unter Weinkonsu- menten bekannter spanischer Winzer sei. Es ist der Beschwerdeführerin jedenfalls zuzustimmen, dass dieser Name in der angefochtenen Marke
B-362/2016 Seite 12 als deren Kern erkannt wird (Beschwerde, S. 12 f., Rz. 38). Damit unter- scheidet sich der Zeichenanfang bzw. der Kern der angefochtenen Marke, "Alejandro Fernandez", deutlich vom Anfang der Widerspruchsmarke bzw. der Widerspruchsmarke überhaupt, sodass die Abnehmer in der an- gefochtenen Marke "Alejandro Fernandez, Esperanza" trotz Übernahme des Begriffs "Esperanza" keine Verbindung zur Widerspruchsmarke erken- nen. Der Kern der angefochtenen Marke ist deutlich unterscheidbar von der Widerspruchsmarke und das übernommene Zeichenelement erscheint in der angefochtenen Marke unbestimmt und dermassen als Zusatz, dass keine wirtschaftlichen Verbindungen zwischen diesen Marken vermutet würden. In diesem Zusammenhang ist im Übrigen – entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin (Replik, S. 4) – unbeachtlich zu welchen Preisen die derart gekennzeichneten Weinen angeboten werden (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 124). Es erscheint daher nicht als wahrscheinlich, dass die Ver- kehrskreise, welche die beanspruchten Weine zumindest mit einem nor- malen Aufmerksamkeitsgrad erwerben (vgl. E. 4 hiervor), die Marken "Doña Esperanza" und "Alejandro Fernandez, Esperanza" mittelbar oder gar unmittelbar verwechseln (Urteil des BVGer B-3824/2015 vom 17. Mai 2017 E. 11.3.1 "Jean Leon/Don Leone [fig.]"). 8. Im Ergebnis ergibt sich somit, dass dem Rechtsbegehren der Beschwer- deführerin stattzugeben und die Beschwerde gutzuheissen ist. Soweit er die Gutheissung des Widerspruchs und den Widerruf der Eintragung der angefochtenen Marke sowie die Kostenfolge vorsieht, ist der angefochtene Entscheid der Vorinstanz vom 30. November 2015 aufzuheben und die Eintragung der Marke Nr. 665'640 "ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA" im schweizerischen Register zu bestätigen. 9. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG). 9.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4 bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs- gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes- verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Wi-
B-362/2016 Seite 13 dersprecherin an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgeg- nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinen- fuss" mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Kos- ten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen und der Be- schwerdegegnerin aufzuerlegen. Der von der Beschwerdeführerin in die- ser Höhe geleistete Kostenvorschuss ist ihr zurückzuerstatten. 9.2 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie aber nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsie- gend zu gelten. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden auf Fr. 800.– festgelegt und von der Beschwerdegegnerin vorgeleistet. Die Wi- derspruchsgebühr verbleibt gemäss der Ziffer 2 des angefochtenen Ent- scheids der Vorinstanz. Indessen sind der unterliegenden Beschwerdegeg- nerin die Kosten für das erstinstanzliche Verfahren aufzuerlegen und die Beschwerdeführerin hat ihr diese nicht zu ersetzen. 9.3 9.3.1 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten des Beschwerdeführers zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbin- dung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). 9.3.2 Die Partei, welche Anspruch auf eine Parteientschädigung erhebt, hat dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzu- reichen (Art. 14 Abs. 1 VGKE). An den Detaillierungsgrad sind zwecks Überprüfbarkeit der Notwendigkeit gewisse Anforderungen zu stellen. So hat aus der Kostennote nicht nur ersichtlich zu sein, welche Arbeiten durch- geführt worden sind und wer wie viel Zeit zu welchem Ansatz aufgewendet hat, sondern auch wie sich der geltend gemachte Aufwand auf die einzel- nen Arbeiten verteilt (ANDRE MOSER ET AL., Prozessieren vor Bundesver- waltungsgericht, Basel 2013, 2. Auflage, S. 271, Rz. 4.85). Vorliegend hat
B-362/2016 Seite 14 die obsiegende Beschwerdeführerin ihrer Beschwerde keine Kostennote beigelegt, sondern pauschal eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.– be- antragt (Beschwerde, S. 14, Rz. 45). Aus dem vom Vertreter der Be- schwerdeführerin gemachten Antrag geht einzig hervor, dass er den ge- nannten Betrag für die Beratung seiner Mandantin sowie die Vorbereitung und Einreichung der Beschwerde geltend macht. Weder führt er einen Stundenansatz auf, noch belegt er einen Aufwand. Einen solchen pauscha- len Antrag auf Parteientschädigung entspricht nicht den Anforderungen an eine detaillierte Kostennote gemäss Art. 14 Abs. 1 VGKE (Urteile des BVGer B-3824/2015 vom 17. Mai 2017 E. 14.2.1 "Jean Leon/Don Leone [fig.]", B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 8.3 "CARPE DIEM/carpe noctem"). Damit liegt keine Kostennote vor, weshalb das Gericht die Par- teientschädigung auf Grund der Akten festzulegen hat (Art. 14 Abs. 2 zwei- ter Satz VGKE). Im Beschwerdeverfahren wurde zwar ein doppelter Schrif- tenwechsel geführt, doch hat die Beschwerdeführerin in ihrer Replik im We- sentlichen ihre Argumentation aufrechterhalten. Damit erscheint eine Par- teientschädigung für das Beschwerdeverfahren in der Höhe von Fr. 2'700.– als angemessen. 9.4 Gemäss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei im vorinstanzlichen Verfahren von der un- terliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz sprach für das erstinstanzli- che Verfahren der Beschwerdegegnerin eine Entschädigung in der Höhe von Fr. 1'000.– zu. Angesichts des Verfahrensausgangs ist diese Regelung umzukehren. Entsprechend ist die Parteientschädigung für das erstin- stanzliche Verfahren zwar auf Fr. 1'000.– zu belassen, aber der Beschwer- deführerin zulasten der Beschwerdegegnerin zuzusprechen. 10. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Ver- fügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft.
B-362/2016 Seite 15 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. 1.1 Die Beschwerde wird gutgeheissen. 1.2 Ziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 30. November 2015 im Wi- derspruchsverfahren Nr. 14088 wird dahingehend abgeändert, dass der Widerspruch vollumfänglich abgewiesen wird. 1.3 Ziffer 2 der Verfügung der Vorinstanz vom 30. November 2015 im Wi- derspruchsverfahren Nr. 14088 wird aufgehoben. 2. 2.1 Die Kosten des vorliegenden Verfahrens von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Sie hat diese innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. 2.2 Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– aus der Gerichtskasse zurückerstattet. 2.3 Die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens in der Höhe von Fr. 800.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt und der von ihr bereits in dieser Höhe geleisteten Widerspruchsgebühr entnommen. 3. 3.1 Der Beschwerdeführerin wird für das vorliegende Beschwerdeverfah- ren zulasten der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'700.– zugesprochen. 3.2 Ziffer 4 der Verfügung der Vorinstanz vom 30. November 2015 im Wi- derspruchsverfahren Nr. 14088 wird dahingehend abgeändert, dass die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin als Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren mit Fr. 1'000.– zu entschädigen hat.
B-362/2016 Seite 16 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück und Rückerstattungsformular) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Beilagen zurück und Einzahlungsschein) – die Vorinstanz (Ref-Nr. W14088; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner Sabine Büttler
Versand: 19. September 2017