Abt ei l un g II B-35 7 8 /2 00 7 {T 0 /2 } U r t e i l v o m 3 1 . O k t o b e r 2 0 0 7 Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Hans Urech, Richter Bernard Maitre (Abteilungspräsident); Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher. P., vertreten durch A. W. Metz & Co. AG, Hottingerstrasse 14, Postfach, 8024 Zürich, Beschwerdeführerin, gegen Q., vertreten durch Dr. Urs Leu, Staiger, Schwald & Partner Rechtsanwälte, Postfach 281, 3000 Bern 6, Beschwerdegegnerin, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern, Vorinstanz. Entscheid vom 20. April 2007 im Widerspruchsverfahren Nr. 8523 - IR 663 349 FOCUS/CH-Marke 547 582 PURE FOCUS. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Be s e tzu n g Pa r te ie n Ge ge n s ta nd
B- 35 78 /2 0 0 7 Sachverhalt: A. Die Eintragung der schweizerischen Wortmarke Nr. 547'582 PURE FO- CUS der Beschwerdeführerin wurde am 18. Juli 2006 im Schweizeri- schen Handelsamtsblatt (SHAB) veröffentlicht. Die Marke wird für "Kosmetische Produkte und Schminkmittel" in Klasse 3 beansprucht. B. Am 17. Oktober 2006 erhob die Beschwerdegegnerin beim Eidgenös- sischen Institut für Geistiges Eigentum ("Vorinstanz") gegen diese Ein- tragung Widerspruch. Ihre Widerspruchsmarke IR 663'349 FOCUS war am 23. Mai 1996 unter anderem in Klasse 3 für "Savons, parfumerie, huiles essentielles, savons, fards, cosmétiques, lotions pour les che- veux, produits de soins corporels et de beauté, eaux et crèmes de ra- sage, désodorisants à usage personnel; produits de toilette tels que produits de nettoyage et dentifrices" registriert worden. Die Beschwer- degegnerin begründete den Widerspruch mit dem Bestehen einer Ver- wechslungsgefahr zwischen den Marken. Sie wies darauf hin, dass ein Widerspruchsbeschwerdeverfahren gegen die deutsche Basiseintra- gung der Widerspruchsmarke erst am 8. Oktober 2003 seinen Ab- schluss gefunden habe, weshalb der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke noch nicht aufgenommen worden sei. Die Ge- brauchsschonfrist für die Widerspruchsmarke habe erst an diesem Da- tum zu laufen begonnen. C. Mit Stellungnahme vom 23. November 2006 bestritt die Beschwerde- führerin den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke so- wie das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken. Sie machte geltend, dass der deutsche Widerspruch gegen die Basisregistrierung der Widerspruchsmarke, soweit er Waren der Klasse 3 betroffen habe, zusammen mit anderen Widersprüchen ge- gen diese Marke am 11. Januar 2001 abgewiesen worden sei. Die Be- schwerdegegnerin habe gegen diesen Entscheid vor dem deutschen Bundespatentgericht selber die Beschwerde eingereicht, die zum Ent- scheid vom 8. Oktober 2003 geführt habe. Sie habe sich damit aber nur gegen die Gutheissung von Widersprüchen in anderen Klassen ge- wehrt; die Abweisung in Bezug auf Waren der Klasse 3 sei nicht Ge- genstand dieses Beschwerdeverfahrens gewesen. Die Beschwerde- gegnerin habe somit schon am 11. Januar 2001 nicht mehr befürchten Se ite 2
B- 35 78 /2 0 0 7 müssen, ihre Basismarke in Klasse 3 zu verlieren, sondern den Ge- brauch der Marke an diesem Datum aufnehmen können. Dass die un- terlegene Widerspruchspartei nach der anwendbaren Verfahrensord- nung theoretisch noch bis zum Versand des Beschwerdeentscheids eine Anschlussbeschwerde gegen die Abweisung ihres Widerspruchs in Klasse 3 hätte einlegen dürfen, ändere daran nichts. D. Mit Replik vom 11. Januar 2007 und Duplik vom 1. Februar 2007 hiel- ten die Parteien an diesen Standpunkten fest. E. Die Vorinstanz hiess den Widerspruch mit Entscheid vom 20. April 2007 gut und verfügte die Löschung der Marke CH 547'582 PURE FO- CUS. F. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 24. Mai 2007 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Sie hielt an ihrer Ansicht fest, dass die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke im Zeitpunkt des Widerspruchs abgelaufen war, die Widerspruchsmar- ke nicht rechtserhaltend benützt worden sei und eine Verwechslungs- gefahr zwischen den Marken überdies durch das vorangestellte Ele- ment "PURE" verhindert werde. G. Mit Vernehmlassung vom 15. August 2007 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Sie verwies zur Begründung auf den angefochtenen Entscheid. H. Die Beschwerdegegnerin hielt in einer Stellungnahme vom 20. August 2007 daran fest, dass es ihr vor dem 8. Oktober 2003 nicht zumutbar gewesen sei, den Gebrauch der Widerspruchsmarke für Waren der Klasse 3 in der Schweiz aufzunehmen. Zwischen den Marken bestehe aufgrund des übereinstimmenden Elements "FOCUS" eine Verwechs- lungsgefahr. Die Beschwerde sei darum abzuweisen. I. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Verwal- tungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Se ite 3
B- 35 78 /2 0 0 7 Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 f. und 33 Bst. d VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzli- chen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG; SR 172.021) am 24. Mai 2007 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Be- schwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher ein- zutreten. 2. Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleis- tungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG; SR 232.11]). Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 377 E. 2a S. 378 Boss; BGE 119 II 473 E. 2d S. 477 Radion; Bundesverwaltungsgerichtsurteile B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 Aromata; B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 2 Feel 'n learn/See 'n learn; B-7504/2006 vom 8. März 2007 E. 2 Chip/Lip Chic) und nach der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleis- tungen, für die die Marken eingetragen sind. Zwischen diesen Elemen- ten besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Wa- ren sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutz- gesetz, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David (Hrsg.), Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 3 N. 8). Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die äl- tere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine sol- che Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder andere Zeichen tra- gen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (BGE 127 III 160 E. 2a S. 165 f. Securitas; BGE 122 III 382 E. 1 S. 384 Kamillosan). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist insbesondere die Kennzeich- nungskraft der Marken in Betracht zu ziehen, da schwache Marken Se ite 4
B- 35 78 /2 0 0 7 keinen grossen Schutzumfang verdienen (David, a.a.O., Art. 3 N. 13; BGE 122 III 382 E. 2a S. 385 f. Kamillosan; Bundesverwaltungsge- richtsurteile B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 2.2 Feel 'n learn/See 'n learn; B-7491/2006 vom 16. März 2007 E. 2 Yeni Raki/Yeni Efe). Die Beurteilung der Vorinstanz, zwischen den Wortmarken FOCUS und PURE FOCUS bestehe eine Verwechslungsgefahr, ist vorliegend ohne Zweifel zu bestätigen. "Savons, parfumerie, huiles essentielles, savons, fards, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits de soins corporels et de beauté, eaux et crèmes de rasage, désodori- sants à usage personnel; produits de toilette tels que produits de net- toyage et dentifrices" und "kosmetische Produkte und Schminkmittel" sind identisch. Das Wort "Focus" wird vom durchschnittlichen Publikum wegen seiner Entsprechung zu den deutschen und französischen Wör- tern "Fokus" bzw. "focus" ohne Weiteres verstanden, hat aber keinen direkt beschreibenden Charakter gegenüber den gekennzeichneten Waren. Es wirkt darum erinnerungsfähig und kennzeichnungskräftig. Die Übereinstimmung zwischen diesen Markenworten wird durch das nur verstärkende und ebenfalls leicht verständliche Adjektiv "pure", dem im Deutschen "pur" und im Französischen "pure" entsprechen, die etwa dasselbe bedeuten, nicht verfremdet oder verhindert. Eine Verwechslungsgefahr ist zwischen den Marken, entgegen den Vorbrin- gen der Beschwerdeführerin, mithin zu bejahen. 3. Diese Verwechslungsgefahr führt jedoch nur zum Schutz der Wider- spruchsmarke, wenn diese von der Beschwerdegegnerin entweder markenmässig gebraucht wird oder, während der fünfjährigen Benut- zungsschonfrist von Art. 12 Abs. 1 MSchG, ungebraucht geltend ge- macht werden darf. Die Beschwerdegegnerin hat anerkannt, die Wi- derspruchsmarke bisher weder in Deutschland noch in der Schweiz für Waren der Klasse 3 markenmässig zu gebrauchen. Sie macht jedoch geltend, dass sie bis 2003 aus wichtigen Gründen auf die Aufnahme des Markengebrauchs verzichtet habe. Die fünfjährige Benutzungs- schonfrist habe darum erst am 8. Oktober 2003 zu laufen begonnen. In BGE 130 III 371 Focus/Color Focus vom 20. Februar 2004 hatte das Bundesgericht die Frage des begründeten Gebrauchsverzichts zwi- schen denselben Parteien und mit Bezug auf die Widerspruchsmarke des vorliegenden Verfahrens bereits im Rahmen eines zivilgerichtli- chen Markennichtigkeitsverfahrens zu beurteilen. Es stellte in jenem Se ite 5
B- 35 78 /2 0 0 7 Entscheid fest, dass ein ausländisches Widerspruchsverfahren gegen die Basiseintragung einer Internationalen Marke mit Schutzwirkung für die Schweiz zwar nicht unter den Begriff des Widerspruchsverfahrens nach Art. 12 Abs. 1 MSchG falle. Doch sei dem klaren Willen des Ge- setzgebers, die Benutzung der Marke dem Inhaber erst dann zuzumu- ten, wenn ihre Eintragung durch keinen Widerspruch mehr in Frage gestellt sei, dahingehend Rechnung zu tragen, dass auch ein auslän- disches Widerspruchsverfahren ein "wichtiger Grund" im Sinne jener Bestimmung sei, sofern dieses Verfahren gegen eine ausländische Ba- siseintragung gerichtet sei und, als "zentraler Angriff" gemäss Art. 6 Abs. 3 des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken, revidiert am 14. Juli 1967 (SR 0.232.112.3), zugleich de- ren Schutzausdehnung auf die Schweiz in Frage stelle. Dieser "wichti- ge Grund" für den Nichtgebrauch bestehe jedenfalls so lange, als die Beschwerdegegnerin nicht über jenes Verfahren die Verfügungsmacht erlangt habe, indem sie die dortige Widerspruchsmarke erwarb, und zudem keine Anzeichen dafür bestünden, dass der Widerspruch rechtsmissbräuchlich erhoben worden sei, um die hiesige Benutzungs- schonfrist zu verlängern. Dagegen könne der Widersprechenden nicht zugemutet werden, den Ausgang eines noch hängigen Widerspruchs- verfahrens abzuschätzen und den Gebrauch des umstrittenen Zei- chens gestützt auf eine vorläufige Beurteilung bereits aufzunehmen, selbst wenn ihre Marke für andere Waren und Dienstleistungen regist- riert und eine Verwechslungsgefahr deshalb unwahrscheinlich erschei- ne (BGE 130 III 371 E. 1.3 S. 375 und E. 2.2 S. 378 f. Focus/Color Fo- cus). 4. Diese Ausführungen zum selben deutschen Widerspruchsbeschwerde- verfahren, auf welches sich die Beschwerdegegnerin im vorliegenden Fall beruft, sind hier analog anzuwenden. Sie widerlegen namentlich die Vorbringen der Beschwerdeführerin, wonach die Beschwerdegeg- nerin sich auf kein Widerspruchsbeschwerdeverfahren berufen dürfe, das sie obwohl teilweise mit Erfolg selbst in die Wege geleitet habe, und dass sie den Gebrauch ihrer Marke für Waren der Klasse 3 schon früher hätte aufnehmen müssen, da der auf Waren und Dienst- leistungen der Klassen 9, 16 und 42 gestützte Widerspruch in diesem Umfang "aussichtslos" gewesen sei. Dieselben Argumente hat das Bundesgericht, wie ausgeführt, in BGE 130 III 371 Focus/Color Focus bereits begründet verworfen. Se ite 6
B- 35 78 /2 0 0 7 Von BGE 130 III 371 Focus/Color Focus unterscheidet sich der vorlie- gende Sachverhalt mit Ausnahme der angefochtenen Marke einzig darin, dass die Beschwerdegegnerin den Nichtgebrauch ihrer Marke anstatt mit einem hängigen Löschungsbegehren gegen die Basismar- ke in Klasse 3 nur noch mit der prozessualen Möglichkeit eines Lö- schungsbegehrens gegen die Basismarke in Klasse 3 begründet. Nach dem anwendbaren deutschen Verfahrensrecht vor dem Bundespatent- gericht hätte die betreffende Widerspruchspartei als Antwort auf die Beschwerde der Beschwerdegegnerin bis zum Entscheid vom 8. Okto- ber 2003 Anschlussbeschwerde erheben und den Entscheid des Deut- schen Patent- und Markenamtes anfechten können, der den Wider- spruch abwies, soweit er die Waren der Klasse 3 betraf (PAUL STRÖBELE/FRANZ HACKER/IRMGARD KIRSCHNEK, Markengesetz, 8. Aufl., Mün- chen 2006, § 66 N. 44, CHRISTIAN DONLE, in: Detlef v. Schultz (Hrsg.), Markenrecht, Heidelberg 2002, § 66 N. 17). Eine solche Anschlussbe- schwerde wurde zwar letztlich nicht erklärt, und dem Entscheid des Bundespatentgerichts ist zu entnehmen, dass die betreffende Wider- spruchspartei sich stattdessen im Laufe des Verfahrens geäussert und nur die Abweisung der Beschwerde unter Kostenauflage beantragt hat. Auf die ihr zustehende Anschlussbeschwerde hatte sie aber nicht ver- zichtet. Auch wenn die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke damit im Endeffekt von fünf auf fast zwölf Jahre verlängert wird, war der Be- schwerdegegnerin im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung vor Erlass des Entscheids des Bundespatentgerichts nicht zuzumuten, den Gebrauch des umstrittenen Zeichens aufzunehmen. Die Frage, ob gegenüber einer überlangen Erstreckung der Benutzungsschonfrist auch Interessen von Mitbewerbern und anderer Marktteilnehmer be- rücksichtigt werden müssten, worauf das Bundesgericht im erwähnten Entscheid verzichtet hat, ist als ausserhalb des Verfahrens liegender Sachverhalt der Prüfung im Widerspruchsbeschwerdeverfahren entzo- gen. Eine derartige "Verwirkung" des Markenrechts infolge höherrangi- ger Drittinteressen nach einer allzu langen Verfahrensdauer des aus- ländischen Widerspruchsprozederes müsste erneut vor dem Zivilrich- ter geltend gemacht werden (vgl. DAVID, a.a.O., Art. 31 N. 5, CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Mar- kenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 31 N. 16, IVAN CHERPILLOD, Le droit su- isse des marques, Lausanne 2007, S. 152). Die Vorinstanz hat darum Se ite 7
B- 35 78 /2 0 0 7 vorliegend zurecht die Löschung der angefochtenen Marke angeord- net. 5. Die Beschwerde ist abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Der Beschwerdegegnerin ist eine angemessene Partei- entschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). 6. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4 bis VwVG, Art. 2 des Reglements über Kosten und Entschä- digungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren be- steht dieser Streitwert vor allem im Schaden der beschwerdeführenden Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ gerin- gen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 40'000.-- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, in sic! 7/8 2002, S. 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrech- te und Firmen, in sic! 6/2001, S. 559 ff., LUCAS DAVID, in: Roland von Bü- ren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbe- werbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, S. 29 f.). In Anwendung dieser Grundsätze wird vorliegend die Ge- richtsgebühr auf Fr. 4'000.-- festgesetzt. 7. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde am Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist rechtskräftig. Se ite 8
B- 35 78 /2 0 0 7 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die Verfügung des Eidgenössi- schen Instituts für Geistiges Eigentum vom 20. April 2007 wird bestä- tigt. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 5'000.-- verrechnet. Die Differenz von Fr. 1'000.-- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet. 3. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das Be- schwerdeverfahren mit Fr. 2'000.-- zu entschädigen. 4. Dieses Urteil geht an: -die Beschwerdeführerin (Eingeschrieben; mit Beilagen) -die Beschwerdegegnerin (Eingeschrieben) -die Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruch Nr. 8523; Eingeschrieben; mit Beilagen) Der Abteilungspräsident:Der Gerichtsschreiber: Bernard MaitrePhilipp J. Dannacher Versand: 6. November 2007 Se ite 9