Abt ei l un g II B-33 9 4 /2 00 7 {T 0 /2 } U r t e i l v o m 2 9 . S e p t e m b e r 2 0 0 8 Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz), Richter Hans Urech, Richter Francesco Brentani, Gerichtsschreiberin Barbara Aebi. X._______.Inc., vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Conrad Weinmann, Beschwerdeführerin, gegen Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Vorinstanz. Internationale Registrierung Nr. 831 947 SALESFORCE.COM. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Be s e tzu n g Pa r te ie n Ge ge n s ta nd
B- 33 94 /2 0 0 7 Sachverhalt: A. Am 5. März 2004 wurde die Wortmarke Nr. 831 947 SALESFORCE.COM im internationalen Register eingetragen, gestützt auf eine amerikanische Basisregistrierung der amerikanischen Anmel- derin und Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren. B. Am 7. Oktober 2004 teilte die Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), gestützt auf das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4), die Eintragung den benannten Schutzstaaten, darunter auch der Schweiz, mit. C. Die Marke ist für folgende Dienstleistungen registriert: Klasse 35: Services des gestion d'entreprise, à savoir prestation de services de gestion des relations avec la clientèle et de services de gestion de l'appui aux ventes; services de conseillers en gestion d'entreprise portant sur la gestion des relations avec la clientèle, sur la gestion des l'appui aux ventes, ainsi que sur l'automatisation en mati- ère de marketing; mise à disposition d'un site Web contenant des in- formations d'ordre général intéressant les domaines de la publicité, du marketing et des services commerciaux. Klasse 42: Mise à disposition d'un mode d'utilisation temporaire de lo- giciels en ligne non téléchargeables permettant de stocker, gérer, su- ivre, analyser et de synthétiser des données sur les domaines du mar- keting, de la promotion, des ventes, de l'information à la clientèle, de la gestion des relations avec la clientèle, de l'appui aux ventes et de l'efficacité du personnel; mise à disposition d'un mode d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant de fa- ciliter la communication entre professionnels opérant dans un même secteur dans les domaines de la publicité, du marketing et des servi- ces commerciaux. D. Mit einer Notification de refus provisoire total (sur motifs absolus) vom 8. September 2005 wies das Eidgenössische Institut für Geistiges Ei- Se ite 2
B- 33 94 /2 0 0 7 gentum (im Folgenden: die Vorinstanz) die Eintragung für alle Dienst- leistungen der Klassen 35 und 42 zurück. Zur Begründung führte es aus, die Marke beschreibe die Art, den Erbringer, das Zielpublikum und den vorgesehenen Zweck der Dienstleistungen. Sie werde von den Angesprochenen als Oberbegriff und nicht als Marke wahrgenom- men, weshalb dem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehle. Au- sserdem sei die internationale Registrierung SALESFORCE.COM frei- haltebedürftig. E. Weil die in der provisorischen Schutzverweigerung eingeräumte fünf- monatige Frist bis zum 8. Februar 2006 zur Einreichung einer Stellung- nahme ungenutzt verstrich, erliess die Vorinstanz am 9. Mai 2006 eine Déclaration de refus total (sur motifs absolus). F. Die OMPI teilte mit Schreiben vom 16. Juni 2006 der Vorinstanz mit, der refus provisoire total der Vorinstanz sei bei ihr fristgerecht einge- gangen, aber auf Grund eines Informatikproblems bei der OMPI der Hinterlegerin nicht weitergeleitet worden. G. Mit Schreiben vom 28. Juni 2006 beantragte die Beschwerdeführerin, die Marke zum Schutz in der Schweiz zuzulassen. Sie rügte, sie habe den refus provisoire total erst nach Ablauf der vom Madrider Protokoll vorgesehenen maximalen Frist von 18 Monaten erhalten. Deshalb müsse ihr die Möglichkeit geboten werden, auf der Basis der provisori- schen Zurückweisung gegenüber der Vorinstanz zu argumentieren, und es könne von ihr nicht verlangt werden, bereits eine Beschwerde bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen. In materieller Hinsicht führte sie aus, der zusammengesetzte Begriff "salesforce" gehöre einerseits nicht zum englischen Grundwortschatz, und weise andererseits nicht direkt auf die in Frage stehenden Dienstleistungen hin. Überdies dürfe der Bestandteil ".com" nicht einfach unberücksichtigt bleiben, zumal die übrigen Bestandteile nicht direkt beschreibend seien. Schliesslich verwies die Beschwerdeführerin auf die Eintragung in diversen Län- dern, was als Indiz für die Zulassung gelten könne. H. Mit Schreiben vom 25. September 2006 hielt die Vorinstanz vollum- fänglich an ihrer Beanstandung fest. In formeller Hinsicht erklärte die Vorinstanz, sie nehme im Sinne einer Wiedererwägung Stellung zu Se ite 3
B- 33 94 /2 0 0 7 den Argumenten der Beschwerdeführerin, da letztere die Frist zur Ein- reichung einer Antwort auf den refus provisoire auf Grund eines Feh- lers bei der OMPI unverschuldet habe verstreichen lassen. In materiel- ler Hinsicht führte sie aus, der Begriff „sales force“ im Verständnis von "Verkaufskraft" oder "Aussendienst" sei im ganzen deutschsprachigen Raum der Schweiz lexikalisch belegbar und werde von den interessier- ten Kreisen auch verwendet. Ein weiterer Beleg für die Verständlichkeit der englischen Sachbezeichnung stelle dessen Gebrauch in Stellenin- seraten dar. Dabei werde der Begriff nicht nur in Inseraten englischer, sondern auch in Inseraten deutscher Sprache verwendet. Als Fachbe- griff der Ökonomie, insbesondere des Marketings, stelle die „sales force“ zudem seit Jahrzehnten das Thema einer Vielzahl von Publikati- onen dar. Für Fachkreise der Ökonomie und interessierte Kreise stelle der englische Ausdruck „sales force“ somit auch in der Schweiz eine klar definierte Sachbezeichnung dar. Betrachte man die Aufgaben der "sales force", so stellten die Dienst- leistungen "prestation de services de gestion des relations avec la cli- entèle et de services de gestion de l'appui aux ventes; services de conseillers en gestion d'entreprise portant sur la gestion des relations avec la clientèle, sur la gestion des l'appui aux ventes, ainsi que sur l'automatisation en matière de marketing" der Klasse 35 Kerntätigkei- ten des Aussendienstes dar. Was die Dienstleistungen "mise à dispo- sition d'un site Web contenant des informations d'ordre général inté- ressant les domaines de la publicité, du marketing et des services commerciaux“ der Klasse 35 und die Dienstleistungen in Klasse 42 be- treffe, beschreibe SALESFORCE die Zweckbestimmung und/oder den Erbringer der Dienstleistungen. Interessierte Kreise im Bereich des Aussendienstes würden mittels der Bezeichnung SALESFORCE dar- auf aufmerksam gemacht, dass sie nützliche Informationen oder Infor- matikunterstützung unter dieser Kennzeichnung erhalten. Die internati- onale Registrierung erschöpfe sich somit in einer rein beschreibenden Angabe bezüglich der in Frage stehenden Dienstleistungen, weshalb ihr die nötige Unterscheidungskraft fehle. Daran ändere auch die Ver- wendung der generic Top Level Domain „.com“ nichts. Die lexikali- schen Einträge belegten, dass es sich beim Ausdruck SALESFORCE um einen auch in der Schweiz bekannten verwendeten Begriff handle, an welchem ein eindeutiges Freihaltebedürfnis bestehe. Se ite 4
B- 33 94 /2 0 0 7 I. Mit Schreiben vom 29. Januar 2007 hielt die Beschwerdeführerin an ih- rer Ansicht fest. Die strittige Marke könne bei korrekter Festlegung der Verkehrskreise nicht als beschreibend angesehen werden. Die Durch- schnittsabnehmer ihrer Produkte seien Informatiker, die keine Kennt- nisse von ökonomischen Fachtermini, geschweige denn von ökonomi- schen Fachtermini in englischer Sprache hätten. Weiter richteten sich die betreffenden Dienstleistungen an technisch ausgebildete Perso- nen, die zwar in der Wirtschaft tätig seien, denen aber die einschlägi- gen Kenntnisse im Bereich Marketing/Verkauf fehlten und die gerade deswegen ihre Dienstleistungen einkauften. Von diesen Durchschnitts- abnehmern werde die strittige Marke nicht unmittelbar und ohne weite- re Gedankenarbeit als beschreibend für die zu erbringenden Dienst- leistungen erkannt. Schliesslich sei im Rahmen der Prüfung des Freihaltebedürfnisses zu berücksichtigen, dass kein Konkurrent auf die Verwendung des Zei- chens SALESFORCE.COM angewiesen sei. Überdies erscheine die Praxis der Vorinstanz, wonach die Beifügung der Silbe ."com" im Rah- men der Prüfung der Unterscheidungskraft nicht als genügend gelte, im Lichte der sich durchsetzenden internationalen Praxis als zu rest- riktiv. J. Mit Verfügung vom 12. April 2007 erklärte die Vorinstanz die vollum- fängliche definitive Schutzverweigerung für sämtliche in Frage stehen- den Dienstleistungen der Klassen 35 und 42. Zur Begründung wieder- holte die Vorinstanz ihren bisher eingenommenen Standpunkt zum Ge- meingutcharakter von SALESFORCE.COM. Zusätzlich führte sie aus, die Argumentation der Beschwerdeführerin, wonach die Abnehmer der in Frage stehenden Dienstleistungen Informatiker seien, erweise sich als unzutreffend. Sämtliche in Frage stehende Dienstleistungen der Klasse 35 beträfen Angebote im Dienstleistungssegment der Betriebs- wirtschaft. Für die Beurteilung des Verständnisses des Ausdrucks SA- LESFORCE sei daher der Sprachschatz eines Ökonomen zu berück- sichtigen, für welchen die englische Bezeichnung für den Aussen- dienst eine weit verbreitete Sachbezeichnung darstelle. Daran vermö- ge auch der Umstand, dass die Kunden der Beschwerdeführerin vor- wiegend aus dem Informatikbereich stammten, nichts zu ändern. Auch die in Klasse 42 aufgeführten Dienstleistungen seien ihrem Zweck nach im Dienstleistungssegment der Betriebswirtschaft anzusiedeln. Se ite 5
B- 33 94 /2 0 0 7 Der Umstand, dass sie in einer anderen Klasse figurierten, sei der Systematik der Klassifikation von Nizza zuzuschreiben. Die zur Verfü- gung gestellte Software sei ein Hilfsmittel zur Erbringung der Dienst- leistungen der Klasse 35, weshalb die gleichen Abnehmer angespro- chen würden. Des Weiteren könne von einem fehlenden Bezug zwischen den in Fra- ge stehenden Dienstleistungen und dem Aussendienst keine Rede sein. Überdies bestehe bei der zunehmenden internationalen Verknüpfung der einzelnen Unternehmungen sowohl ein bereits vorhandenes als auch ein zukünftiges Freihaltebedürfnis an der englischen Sachbe- zeichnung für den Aussendienst. Die Ergänzung mit der Top Level Do- main ".com" vermöge daran nichts zu ändern. Die Alternativen bei Top Level Domain Names seien denn auch auf einige wenige beschränkt, was zusätzlich für ein Freihaltebedürfnis spreche. Die Frage, ob SALESFORCE.COM gar als absolut freihaltebedürftig zu qualifizieren sei, könne offen gelassen werden, da die Beschwerde- führerin die Verkehrsdurchsetzung nicht geltend mache und auch kei- ne Belege für deren Glaubhaftmachung vorlege. Schliesslich komme ausländischen Entscheiden gemäss ständiger Rechtsprechung keine präjudizielle Wirkung zu. K. Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 16. Mai 2007 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die Verfügung sei unter Kosten-und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz aufzuheben und die Marke SALESFORCE.COM (IR- Nr. 831 947) sei in der Schweiz vollumfänglich zum Markenschutz zu- zulassen. Im Wesentlichen wiederholt die Beschwerdeführerin ihren Standpunkt, wonach die aus zwei Teilen bestehende Wortkombination „sales force“ nicht zum englischen Grundwortschatz eines schweizerischen Durch- schnittsabnehmers gehöre und die Vorinstanz die massgeblichen Ver- kehrskreise nicht korrekt bestimmt habe. Bei den entsprechenden Dienstleistungen der Klasse 42 handle es sich um reine Informatik- dienstleistungen. Die massgeblichen Verkehrskreise seien daher Infor- matiker, bei denen die Kenntnis ökonomischer Fachtermini nicht vor- Se ite 6
B- 33 94 /2 0 0 7 ausgesetzt werden könne. Die in Frage stehenden Dienstleistungen der Klasse 35 richteten sich gerade nicht an Ökonomen, sondern an Personen, welche ohne die Möglichkeit, solche Website-Dienstleistun- gen zu beziehen, auf Ökonomen angewiesen wären. Die entsprechen- den Dienstleistungen stellten daher gerade einen Ersatz für die Leis- tungen von Ökonomen dar. Die weltweiten Registrierungen von SALESFORCE.COM belegten, dass das strittige Zeichen in englischsprachigen Ländern nicht als be- schreibend aufgefasst werde. Die Vorinstanz berücksichtige diese Be- weismittel jedoch auch im Hinblick auf diese Frage in keiner Art und Weise, was unzulässig sei und eine Rechtsverweigerung darstelle. Überdies sei auf die Benutzung des Zeichens SALESFORCE.COM niemand angewiesen, allenfalls auf die Benutzung der Wortkombinati- on „sales force“. Ein Freihaltebedürfnis bestehe daher nicht. Schliesslich dürfte in der Schweiz ohnehin eine Verkehrsdurchsetzung bestehen, da das Zeichen seit den 90er Jahren auch in der Schweiz benutzt werde. Es sei davon auszugehen, dass ein erheblicher Teil des jährlichen Umsatzes in Mitteleuropa von (...) USD auf die Schweiz ent- falle. Sie biete sämtliche nötigen Beweismittel an, um eine Verkehrs- durchsetzung nachzuweisen. L. Mit Vernehmlassung vom 17. September 2007 beantragt die Vorins- tanz, die Beschwerde sei unter Kostenfolgen zulasten der Beschwer- deführerin vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung verweist sie auf die im erstinstanzliche Verfahren und in der angefochtenen Verfü- gung vorgebrachten Argumente. Zusätzlich führt sie aus, bezüglich der in der Beschwerde angeführten Umsatzzahlen sei festzuhalten, dass diese allein keine Verkehrsdurchsetzung glaubhaft machten. M. Auf die Durchführung einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin stillschweigend verzichtet. N. Am 22. August 2007 reichte der Vertreter der Beschwerdeführerin eine Kostennote ein. Se ite 7
B- 33 94 /2 0 0 7 O. Mit Verfügung vom 24. April 2008 setzte das Bundesverwaltungsge- richt der Beschwerdeführerin Frist bis 14. Mai 2008, um Dokumente zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung einzureichen. P. Nach zweifacher Fristerstreckung reichte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 14. Juli 2008 Belege zur Glaubhaftmachung der Ver- kehrsdurchsetzung ein. Dazu führt sie aus, aus den eingereichten Do- kumenten ergebe sich, dass die Marke SALESFORCE.COM in der Schweiz umfassend beworben und benutzt werde. Der gesamte Um- satz der X._______ SARL, welche das Zeichen in der Schweiz kon- zernintern für die Markeninhaberin benutze, beruhe ausschliesslich auf SALESFORCE.COM-Produkten. Bei einem Umsatz im (...)- bzw. (...)stelligen CHF-Bereich müsse davon ausgegangen werden, dass die Marke in einschlägigen Verkehrskreisen bekannt sei. Dies zeigten auch die Dokumente über zahlreiche Publikumsveranstaltungen sowie die einschlägigen Artikel. Das Schreiben der Beschwerdeführerin vom 14. Juli 2008 und die ein- gereichten Belege wurden der Vorinstanz mit Verfügung des Bundes- verwaltungsgerichts vom 21. Juli 2008 zur Kenntnis gebracht. In der nach einmaliger Fristerstreckung eingereichten Stellungnahme vom 28. August 2008 führt die Vorinstanz dazu aus, die Mehrheit der nachgereichten Durchsetzungsbelege müsse bereits wegen ihrer Da- tierung unberücksichtigt bleiben. So seien viele der vorgelegten Bele- ge nach dem Prioritätsdatum vom 10. Februar 2004 datiert bzw. ohne Datum. Bei den verbleibenden Belegen handle es sich um eine Teil- nehmerliste vom "(...)". Aus diesen Unterlagen lasse sich kein marken- mässiger Gebrauch des Zeichens SALESFORCE.COM entnehmen. Beim Vermerk "Copyright (c) 2000-2008 X._______, inc. All rights re- served." handle es sich vielmehr um eine unternehmensbezogene Ver- wendung. Die Beschwerdeführerin scheine zu verkennen, dass die Übereinstimmung von Firma und Marke nichts über die mit der Marke verbundenen Herkunftserwartungen der massgeblichen Verkehrskreise aussage, zumal der Gebrauch einer Firma als Unternehmenskennzei- chen nicht im Zusammenhang mit Waren und Dientleistungen stehe, sondern lediglich einen Hinweis auf den Unternehmensträger darstel- le. Im Übrigen gelte für sämtliche der nachgereichten Belege, dass aus ihnen nicht hinreichend ersichtlich sei, für welche Waren und Dienst- Se ite 8
B- 33 94 /2 0 0 7 leistungen das beanspruchte Zeichen verwendet werde. Ausserdem erstrecke sich der von den Unterlagen abgedeckte Zeitraum auf weni- ge Jahre und liege damit unter der gemäss ständiger Praxis grund- sätzlich erforderlichen Mindestdauer markenmässigen Gebrauchs. Diese Stellungnahme wurde der Beschwerdeführerin mit Verfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 2. September 2008 zur Kenntnis gebracht. Q. Auf die dargelegten und weitere Vorbringen wird, soweit sie rechtser- heblich sind, in den Erwägungen eingegangen. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Der angefochtene Entscheid vom 12. April 2007 stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 20. Dezem- ber 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) dar. Das Bundesverwaltungsgericht, das gemäss Art. 31 des Verwaltungs- gerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) als Beschwer- deinstanz Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG beur- teilt, ist nach Art. 33 Bst. e VGG für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig, zumal keine Ausnahme nach Art. 32 VGG vor- liegt. Die Beschwerdeführerin, welche am Verfahren vor der Vorinstanz teil- genommen hat, ist durch die angefochtene Verfügung besonders be- rührt. Sie hat ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an de- ren Aufhebung oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (vgl. Art. 46 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 2. Innerhalb einer Frist von 18 Monaten ab Mitteilung einer internationa- len Markenregistrierung kann die Vorinstanz erklären, dass sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere (Art. 5 Abs. 2 Bst. b des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die inter- Se ite 9
B- 33 94 /2 0 0 7 nationale Registrierung von Marken [MMP, SR 0.232.112.4] und die entsprechende Erklärung der Schweiz; vgl. BGE 130 III 374 f. E. 1.2 Color Focus mit Hinweisen). Sie muss dafür mindestens einen in der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revi- diert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) erwähnten Grund angeben (Art. 5 Abs. 1 MMP). Mit der Mitteilung der Registrie- rung der Marke IR 831 947 SALESFORCE.COM am 7. Oktober 2004 und dem Versand der Notification de refus provisoire total am 8. Sep- tember 2005 wurde diese Frist eingehalten. 3. Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Mar- ke jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zei- chen oder Angaben zusammengesetzt sei, die im Verkehr zur Bezeich- nung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeu- gung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutz- lands üblich seien (Art. 6 quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Diesen Grund hat die Vorinstanz unter Hinweis auf den inhaltlich übereinstimmenden Tat- bestand von Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11), der "Zugehörigkeit zum Gemeingut", ange- rufen. Lehre und Praxis zu dieser Norm können damit herangezogen werden (BGE 128 III 457 E. 2 Yukon, BGE 114 II 373 E. 1 Alta tensio- ne). 4. Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Mar- kenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie bean- sprucht werden. Zum Gemeingut zählen unter anderem die auch in Art. 6 quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ erwähnten Zeichen oder Angaben, die spezifische Merkmale (Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung usw.) der entsprechenden Produkte bezeichnen. Ein solches Zeichen oder eine solche Angabe muss nach ständiger Rechtsprechung direkt auf die Ware oder Dienstleistung hinweisen und ohne Zuhilfenahme der Fantasie verstanden werden, um zum Gemeingut zu zählen (BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece, BGE 128 III 450 f. E. 1.5 Première). Die Be- urteilung ist aus der Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise dieser Waren oder Dienstleistungen vorzunehmen (BGE 128 III 451 E. 1.6 Première, BGE 116 II 611 f. E. 2c Fioretto). Auch englische Ausdrücke Se it e 10
B- 33 94 /2 0 0 7 können Gemeingut sein, falls sie von einem erheblichen Teil der Ab- nehmerkreise verstanden werden (BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece; BGer in sic! 2004, 401 f. E. 3.1-3.2 Discovery Travel & Adventure Channel, RKGE in sic! 2003, 806 SMArt). Auch Ausdrücke, die nur in Fachkreisen verständlich, dort aber üblich sind, gehören zum Gemein- gut (LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999 [hiernach: David, Kommentar MSchG], Art. 2 N. 18). Ob ein Zeichen Gemeingut bildet, beurteilt sich nach seinem Gesamt- eindruck. Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zu- sammengesetzen Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestan- teile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, unmittelbar ver- ständlicher Sinn ergibt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 2 Delight Aromas mit Verweis auf BGer in sic! 2000, 287 E. 3a Bioderma; RKGE in sic! 2003, 495 E. 2 Royal Comfort, RKGE in sic! 2003, 134 E. 2 Cool Action). 4.1Nach Auffassung der Vorinstanz stellt der Begriff "sales force" im Verständnis von "Verkaufskraft" oder "Aussendienst" zumindest für Fachkreise der Ökonomie und interessierte Kreise eine klar definierte Sachbezeichnung dar. Die Beschwerdeführerin wendet ein, das strittige Zeichen könne bei korrekter Festlegung der Verkehrskreise nicht als beschreibend ange- sehen werden. Die Durchschnittsabnehmer ihrer Produkte seien Infor- matiker, die keine Kenntnisse von ökonomischen Fachtermini, ge- schweige denn von ökonomischen Fachtermini in englischer Sprache hätten. Die aus zwei Teilen bestehende Wortkombination "sales force" gehöre nicht zum englischen Grundwortschatz eines schweizerischen Durchschnittsabnehmers. Es gilt daher in einem ersten Schritt zu prüfen, wie der massgebende Adressatenkreis für die beanspruchten Dienstleistungen abzugrenzen ist (vgl. BGE 133 III 347 E. 4 Verpackungsbehälter mit Verweis auf BGE 128 III 97 E. 2 Orfina; vgl. auch EUGEN MARBACH, Die Verkehrskrei- se im Markenrecht, sic! 2007, S. 3). 4.2Wie die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung zu Recht festhält, ist dabei vom Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auszugehen (vgl. Se it e 11
B- 33 94 /2 0 0 7 MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, a.a.O., S. 7). Nach der Klassifikation von Nizza (vgl. Marken Klassifikation, Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, Teil I, Vollversion, Neunte Ausgabe, gültig ab 1. Januar 2007) handelt es sich bei den in Frage stehenden Dienstleistungen in Klasse 35 eindeutig um Dienstleistungen, welche dem Bereich der Betriebs- wirtschaft zuzuordnen sind (vgl. dazu auch die erläuternden Anmer- kungen der Marken Klassifikation, S. 27). Bei den in Klasse 42 in Frage stehenden Dienstleistungen handelt es sich gemäss dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis um wissen- schaftliche und technologische Dienstleistungen, welche gemäss den erläuternden Anmerkungen der Marken Klassifikation (a.a.O., S. 32) durch Angehörige von Berufen wie Chemiker, Physiker, Ingenieure, Programmierer usw. erbracht werden. Bei den in Frage stehenden Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 handelt es sich um Aspekte des sog. "Customer Relationship Manage- ment (CRM)", auch Kundenbeziehungsmanagement genannt. Das Konzept des CRM bezeichnet die Dokumentation und Verwaltung von Kundenbeziehungen und ist ein wichtiger Bestandteil für Beziehungs- marketing. Da Kundenbeziehungen langfristig ausgerichtet sind, wird der Unternehmenserfolg durch die Aufzeichnung aller kundenspezifi- schen Unternehmensaktivitäten gesteigert (vgl. ALEX SCHWEIZER, Custo- mer Relationship Management, Datenschutz- und Privatrechtsverlet- zungen beim CRM, Bern 2007, S. 1 ff.). CRM deckt im Wesentlichen zwei zentrale Bereiche ab: Der erste Be- reich des CRM steht für die Entwicklung und Umsetzung einer kunden- zentrierten bzw. kundenorientierten (im Unterschied zur produktorien- tierten) Unternehmensstrategie. Hierzu werden abteilungsübergreifend und auf allen Unternehmensebenen sämtliche Geschäftsprozesse und Betriebsabläufe (wie z.B. Marketing, Vertrieb, Kundendienst, Logistik, Forschung und Entwicklung) sowie die angebotenen Produkte und Dienstleistungen auf die Kunden und ihre Bedürfnisse ausgerichtet und fortlaufend optimiert. Der zweite Bereich des CRM umfasst die technischen CRM-Systeme, d.h. die Informationstechnologien, welche für die Verwirklichung einer konsequent kundenorientierten Unterneh- mensstrategie notwendig sind (vgl. SCHWEIZER, a.a.O., S. 44). Mit den Dienstleistungen in Klasse 35 wird vor allem der erste Bereich des CRM, nämlich die kundenorientierte Unternehmensstrategie, an- Se it e 12
B- 33 94 /2 0 0 7 gesprochen. Die Geschäftsführung oder Geschäftsleitung (bzw. das Management: vgl. zu den Begriffen: Lexikon der Betriebswirtschaft, hrsg. von Ottmar Schneck, 4. völlig überarbeitete und erweiterte Aufla- ge, München 2000, S. 349, 603, 627), wird in der Regel entscheiden, welche Strategie sie verfolgen will und ob sie zur Verfolgung ihrer Stra- tegie solche Dienstleistungen in Anspruch nehmen will. Da CRM einen Teilbereich des Marketings darstellt, wird innerhalb der Geschäftslei- tung im Regelfall der Marketingleiter solche Dienstleistungen nachfra- gen und beanspruchen. Es ist daher mit der Vorinstanz davon auszu- gehen, dass zum massgeblichen Verkehrskreis der Dienstleistungen in Klasse 35 Ökonomen oder Personen mit guten betriebswirtschaftli- chen Kenntnissen gehören. Mit den in Frage stehenden Dienstleistungen in Klasse 42 wird der zweite Bereich des CRM angesprochen. Es handelt sich um Informati- onstechnologien, um Software, welche die in Klasse 35 in Frage ste- henden Dienstleistungen unterstützen. Zu Recht geht daher die Vorins- tanz davon aus, dass es sich bei den in Klasse 42 genannten Dienst- leistungen um Hilfsmittel zur Erbringung der Dienstleistungen in Klas- se 35 handle, weshalb die gleichen Abnehmer angesprochen würden. Der massgebliche Abnehmerkreis der in Klasse 42 in Frage stehenden Dienstleistungen darf indessen nicht auf Ökonomen und Personen mit betriebswirtschaftlichen Kenntnissen eingeschränkt werden. Es ist durchaus denkbar, dass zur Evaluation und Auswahl der Software, die an die konkrete Aufgabenstellung im Unternehmen angepasst sein muss, die Techniker bzw. Informatiker eines Unternehmens herangezo- gen werden. Der Kaufentscheid für die Software dürfte daher vielfach bei ihnen liegen oder zumindest von ihnen wesentlich beeinflusst wer- den (vgl. MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, a.a.O., S. 10 f.). Wie die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung zu Recht festgehalten hat, sind als massgebende Verkehrskreise für die in Frage stehenden Dienstleistungen daher sowohl Ökonomen und Personen, welche Kenntnisse und Entscheidkompetenzen in betriebswirtschaftlichen Fra- gen besitzen, als auch Informatiker anzusehen. Fachleute der Ökonomie verfügen über sehr gute Kenntnisse der engli- schen Sprache und über das relevante betriebswirtschaftliche Fachvo- kabular. Aber auch in den Bereichen Informatik, Technik und Computer dürfen gute Kenntnisse der englischen Sprache erwartet werden (vgl. dazu GALLUS JOLLER, Beschreibend oder anspielend? - Indizien für die Se it e 13
B- 33 94 /2 0 0 7 Zuverlässigkeit von Wortabwandlungen als Marken, sic! 2005 Sonder- heft, S. 47 ff., Ziff. II.2, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). 4.3Das zu beurteilende Zeichen setzt sich aus den zwei englischen Wörtern "sales" und "force", die ohne Abstand aneinandergeschrieben sind, sowie der Top Level Domain ."com" zusammen. Dabei lässt sich "sale" in Singular als auch in Plural ("sales") auf Deutsch mit "Verkauf", "Vertrieb", "Veräusserung", "Ausverkauf" und "Absatz" über- setzen (vgl. Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin und Mün- chen 2005 sowie http://dict.leo.org/ende ). Das Wort "force" wird mit "Kraft", "Stärke", "Gewalt", "Macht" und "Wirkung" übersetzt (vgl. Lan- genscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin und München 2005 sowie http://dict.leo.org/ende ). Die Bezeichnung "sale" ist in den Zeiten des Ausverkaufs in der Schweiz mittlerweile allgegenwärtig. Die Bedeu- tung des Wortes "force" ist wegen seiner Verwandtschaft mit den in den schweizerischen Landessprachen entsprechenden Wörtern "force" und "forza" ohne weiteres verständlich (vgl. Urteil des Bundesverwal- tungsgerichts B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 2 Delight Aromas mit zahlreichen Hinweisen). Die beiden Wörter dürften daher gar zum Grundwortschatz der englischen Sprache gerechnet und daher nicht nur von Fachkreisen, sondern auch von Durchschnittsabnehmern in der Schweiz als bekannt vorausgesetzt werden. Aus der Wortverbindung SALESFORCE ergibt sich somit als unmittel- bare wörtliche Übersetzung "Verkaufskraft" oder "Vertriebskraft". Die Wortverbindung "sales force", die im Englischen korrekterweise in zwei Wörtern geschrieben wird, kommt ferner – wie die Vorinstanz mit Verweis auf verschiedene Marketinglexika als auch auf allgemeine Le- xika (z.B. Der Brockhaus, Band 8, Leipzig 2005, S. 5416) zu Recht festhält – in der englischen Sprache auch als selbständiger Ausdruck mit der Bedeutung "Aussendienst" vor. Der Begriff "sales force" wird daneben indessen auch mit "alle zum Verkauf gehörigen Kräfte", "alle zum Verkauf gehörigen Personen", "die Verkaufsmannschaft", "das Verkaufspersonal", "das Vertriebsper- sonal", "der Verkaufsstab" und "der Vertreterstab" übersetzt (vgl. http:// dict.leo.org/ende sowie http://www.woerterbuch.info ). Der Sinngehalt dieser Bedeutungen ist dabei derselbe. Der Ausdruck "Aussendienst" dürfte aber im Zusammenhang mit CRM dominieren (vgl. RKGE in sic! 2000, 593 E. 4 Clearcut mit Hinweis) Dafür spricht auch der Umstand, dass computergestützte Vertriebstätigkeiten (Sales-Automation), wel- Se it e 14
B- 33 94 /2 0 0 7 che einen Bestandteil des CRM sind, auch unter der amerikanischen Bezeichnung "Sales Force Automation" zusammengefasst werden. Einer der klassischen Einsatzbereiche der Sales-Automation bzw. Sa- les Force Automation ist, den Verkäufer im Aussendienst bei seinen administrativen Aufgaben technisch zu unterstützen (vgl. SCHWEIZER, a.a.O., S. 68 f. mit Hinweisen; JEAN-PAUL THOMMEN, Lexikon der Betriebs- wirtschaft, Managementkompetenz von A bis Z, Zürich 2004, S. 550). Liegt – wie vorliegend – der beschreibende Sinn eines Zeichens offen auf der Hand, kann die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (Urteil des Bun- desgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 6.2 we make ideas work mit weiteren Hinweisen). Es ist daher mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass SALES- FORCE für die massgeblichen Abnehmerkreise im Sinne von "Aussen- dienst" eine klar definierte Sachbezeichnung darstellt. Wie die Beschwerdeführerin zu Recht einwendet, handelt es sich beim Begriff SALESFORCE in zusammengesetzter Form zwar nicht um ein bestehendes Wort der englischen Sprache. Die richtige Schreibweise wird in zwei Wörtern geschrieben. Diese Abwandlung der richtigen Schreibweise vermag jedoch den Gesamteindruck des Zeichens nicht wesentlich zu verändern, da es phonetisch unverändert klingt. Ob die Schreibweise korrekt ist spielt für das Verständnis des Zeichens beim Abnehmer letztlich auch keine Rolle (RKGE in sic! 2005, 468 E. 5 Boy- sworld; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 2 N. 10a). Obwohl SALESFORCE nicht mit einem Leerschlag (zwischen "sales" und "force"), sondern in einem Wort geschrieben ist, wird der Begriff von den Fachkreisen der Ökonomie und der Informatik im Sinne von "Aussendienst" verstanden. 5. Die Beschwerdeführerin spricht dem Zeichen den beschreibenden Charakter auch ab, weil dieser für das Zielpublikum nicht ohne beson- dere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sei. Es ist zu prüfen, wie es sich damit verhält. 5.1Nach dem Eintrag im Onlinewirtschaftslexikon "Wirtschaftslexikon24.net" wird als Aussendienst in der speziellen Be- Se it e 15
B- 33 94 /2 0 0 7 triebswirtschaftslehre, insbesondere im Vertrieb, die Tätigkeit von un- ternehmensinternen und/oder -externen Personen und Organisations- einheiten bezeichnet, deren Aufgabe die Gewinnung von Aufträgen und deren Abwicklung ausserhalb des eigentlichen Geschäftsbetrie- bes ist. Aussendienstmitarbeiter sind direkt beim Kunden beratend tä- tig, akquirieren Aufträge oder führen Serviceaufgaben aus. Im Wirtschaftslexikon24.net wird zudem darauf hingewiesen, dass die ge- samte Neukundengewinnung und Kundenbindung im Aufgabenbereich des Aussendienstes (im Zusammenspiel mit dem Innendienst) liegt. Aus Wettbewerbsgründen müssten die Kunden heute noch intensiver durch persönliche Kontakte gebunden werden (Quelle: http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/aussendienst/aussendienst.htm). Nach einer weiteren lexikalischen Definition vertritt der Aussendienst (sales force) das Unternehmen gegenüber dem Kunden. Er kommuni- ziert mit dem Kunden, liefert dem Unternehmen Marktinformation, sucht nach neuen Kunden, betreut neue Kunden und wickelt Verkäufe ab (Quelle: http://www.wiwi-treff.de/home/mlexikon.php ). 5.2Betrachtet man die lexikalische Definition des Aussendienstes, so beschreibt SALESFORCE bezüglich der prestation de services de gestion des relations avec la clientèle et de services des gestion de l'appui aux ventes in Klasse 35 Kerntätigkeiten des Aussendienstes. Es kann der Auffassung der Vorinstanz zugestimmt werden, wonach sich diese Dienstleistungen unter den Oberbegriff "sales force" subsu- mieren lassen. Der Aussendienst liefert dem Unternehmen die nötigen Marktinformationen über die potentiellen und bestehenden Kunden, verwaltet die Kundenbeziehungen und wickelt Verkäufe ab. SALES- FORCE beschreibt daher den Erbringer der entsprechenden Dienst- leistungen bzw. den Einsatzbereich. Was die services de conseillers en gestion d'entreprise portant sur la gestion des relations avec la clientèle, sur la gestion des l'appui aux ventes in Klasse 35 betrifft, beschreibt SALESFORCE direkt das Ziel- publikum. Der Aussendienst bzw. der Verkauf kann mit Hilfe dieser (Beratungs-)Dienstleistungen optimiert werden und profitiert schluss- endlich von diesen Dienstleistungen. 5.3Was die services de conseillers en gestion d'entreprise portant sur l'automatisation en matière de marketing betrifft, ergibt sich Fol- gendes: Die Funktion der Marketing-Automation als Instrument des operativen CRM besteht darin, die kundenbezogenen Geschäftspro- Se it e 16
B- 33 94 /2 0 0 7 zesse im Marketing informationstechnologisch zu steuern und zu un- terstützen. Das Ziel ist die ganzheitliche und logisch aufeinander auf- bauende Gestaltung der einzelnen Kundenkontakte. Die Kernaufgabe der Marketing-Automation ist das sog. Kampagnenmanagement (Cam- paign Management). Die Kontaktierung der bestehenden oder potenti- ellen Kunden ist dabei angepasst an ihre individuellen Bedürfnisse, Einstellungen und Verhalten sowie ihre voraussichtliche Rentabilität, was vorgängig im Rahmen einer eingehenden Kundenbewertung er- mittelt wird. So werden beispielsweise beim Eintreten bestimmter Er- eignisse (wie z.B. Geburtstag eines Kunden) Marketingmassnahmen automatisch ausgelöst (z.B. wird automatisch eine passende Glück- wunschkarte oder ein Geschenk zugesandt; vgl. dazu ausführlich SCHWEIZER, a.a.O., S. 62 ff., mit zahlreichen Hinweisen). Bezüglich dieser Dienstleistung liefert der Aussendienst dem Unter- nehmen die nötigen Marktinformationen (z.B. Kontaktdaten wie Kauf- historien, Gesprächsinhalte oder Angaben zu Kundenreaktionen), mit Hilfe derer die passenden Marketingmassnahmen ausgelöst werden. SALESFORCE beschreibt daher direkt den Erbringer der Informatio- nen, welche für die Marketing-Automation unabdingbar sind. SALES- FORCE beschreibt indessen auch direkt einen Kommunikationskanal (neben anderen Kanälen wie z.B. Internet, Telefon, Fax usw.; vgl. dazu SCHWEIZER, a.a.O., S. 65 f.), über welchen ausgewählte Kunden und mögliche Interessenten mit Hilfe von Marketing-Automation am ehes- ten erfolgsversprechend angesprochen werden können, und damit den Einsatzbereich bzw. Verwendungszweck der entsprechenden Dienst- leistung. 5.4Was die mise à disposition d'un site Web contenant des informa- tions d'ordre général intéressant les domaines de la publicité, du mar- keting et des services commerciaux in Klasse 35 und die dazugehöri- ge Software in Klasse 42 (mise à disposition d'un mode d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant de fa- ciliter la communication entre professionels opérant dans un même secteur dans les domaines de la publicité, du marketing et des servi- ces commerciaux) betrifft, beschreibt SALESFORCE auch wieder so- wohl den Erbringer der Informationen als auch das Zielpublikum und die Zweckbestimmung. Diese Dienstleistung ermöglicht dem Aussen- dienst bzw. dem Aussendienstmitarbeiter, sich über Produkte, Werbe- kampagnen, Marketingbroschüren usw. zu informieren und auszutau- schen. Se it e 17
B- 33 94 /2 0 0 7 5.5Die Dienstleistung mise à disposition d'un mode d'utilisation tem- poraire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant de sto- cker, gérer, suivre, analyser et de synthétiser des données sur les do- maines du marketing, de la promotion, des ventes, de l'information à la clientèle, de la gestion des relations avec la clientèle, de l'appui aux ventes et de l'efficacité du personnel in Klasse 42 unterstützt den Au- ssendienst technisch bei seinen Routinen- und Administrationsaufga- ben. Diese Dienstleistung versetzt den Aussendienst in die Lage, stets die aktuellsten Geschäfts- und Kundendaten abzurufen. Damit kann sich der Aussendienstmitarbeiter z.B. über kurzfristig abgesagte Termi- ne oder Liefertermine, Verfügbarkeit usw. informieren. Oder er kann damit auch neue Informationen wie Bestellungen, Reklamationen, ge- rade vorgenommene Reparaturarbeiten usw. erfassen (vgl. SCHWEIZER, a.a.O., S. 69). Aus den von den Aussendienstmitarbeitern eingegebe- nen und gespeicherten Informationen können zudem weiterführende Erkenntnisse generiert werden, womit wiederum der Verkauf bzw. der Aussendienst optimiert wird (vgl. SCHWEIZER, a.a.O., S. 79 f.). SALES- FORCE beschreibt daher bezüglich dieser Dienstleistung ebenfalls die Zweckbestimmung und das Zielpublikum bzw. den Erbringer der Infor- mationen. 5.6Selbst wenn die in Frage stehenden Dienstleistungen nicht nur vom oder für den Aussendienst, sondern auch für den Innendienst (vgl. dazu beispielsweise SCHWEIZER, a.a.O., S. 78 f. oder Lexikon der Betriebswirtschaft, a.a.O., S. 84) erbracht werden, ist die Bezeichnung SALESFORCE beschreibend. Für den Ausschluss genügt, wenn das Zeichen jedenfalls für die eine Hälfte der Erbringer der Informationen bzw. des Zielpublikums beschreibend und damit für die angesproche- nen Verkehrskreise insgesamt deskriptiv ist (vgl. RKGE in sic! 1997, 160 E. 4b Elle) 5.7Für Fachkreise der Ökonomie und der Informatik lässt sich daher der beschreibende Charakter des Zeichens in Bezug auf die Dienst- leistungen ohne Fantasieaufwand und ohne Mehrdeutigkeit erkennen. 5.8Die Beschwerdeführerin wendet weiter ein, die Top Level Domain ".com" dürfe nicht unberücksichtigt bleiben. Generische Top Level Domains wie ".com", ".org" oder ".net" und nati- onale Top Level Domains wie ".ch", ".de" etc. sind banale Angaben ohne konkrete Unterscheidungskraft. Sie sind weder in Alleinstellung noch in Kombination mit beschreibenden oder üblichen Angaben Se it e 18
B- 33 94 /2 0 0 7 schutzfähig (vgl. Richtlinien in Markensachen vom 1. Juli 2008, Ziff. 4.4.6, S. 75; RKGE in sic! 2005, 804 E. 6 Otto-Office.com/Otto, RKGE in sic! 2000, 700 E. 5 Internet.com/InternetCom (fig.); OGer BL vom 2. Mai 2000 in sic! 2000, 394 E. 8 hotmail.ch). Der Vorinstanz ist daher zuzustimmen, wonach die Bezeichnung ".com" eine generische Top Level Domain ohne kennzeichenrechtliche Unterscheidungskraft ist. 5.9Zudem ist das Zeichen SALESFORCE.COM im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Dienstleistungen auch freihaltebedürftig. Wie die Vorinstanz zu Recht festgehalten hat, besteht sowohl ein be- reits vorhandenes als auch ein zukünftiges Freihaltebedürfnis an der englischen Sachbezeichnung für den Aussendienst. Im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs müssen Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen und für den Wirtschaftsverkehr freigehalten werden, an denen ein überwiegendes Interesse der übrigen aktuellen und po- tenziellen Konkurrenten besteht. Ein einzelner Gewerbetreibender soll nicht ein Zeichen monopolisieren dürfen, das aufgrund seines Sinnge- halts für andere Gewerbetreibende von Bedeutung ist oder in Zukunft noch werden könnte (vgl. BGE 131 III 127 E. 4.1 ff. Smarties; CHRISTOPH WILLI, Kommentar Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internatio- nalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 42; EUGEN MARBACH, Marken- recht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Im- materialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III Kennzeichenrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1996 [hiernach: Marbach, SIWR III], S. 35). Eine Ausnahme käme nur in Betracht, wenn das Zeichen sich für die bean- spruchten Dienstleistungen bereits als Marke durchgesetzt hätte (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgericht B-600/2007 vom 21. Juli 2007 E. 2.4 volume up und B-7421/2006 vom 27. März 2007 E. 3.2 we make ideas work; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 152 ff.; MARBACH, SIWR III, S. 54). 6. Die Beschwerdeführerin bringt in ihrer Beschwerde vom 16. Mai 2007 erstmals vor, das Zeichen werde seit den 90er Jahren auch in der Schweiz benutzt, weshalb ohnehin eine Verkehrsdurchsetzung beste- hen dürfte. Im Beschwerdeverfahren können bisher nicht gewürdigte, bekannte wie auch bis anhin nicht bekannte Sachverhaltsumstände und neue Beweismittel vorgebracht werden (vgl. RKGE in sic! 2004, 38 E. 3 Bos- Se it e 19
B- 33 94 /2 0 0 7 ca/Luigi Bosca Vini Finos Argentinos). Dem Urteil des Bundesverwal- tungsgerichts ist demnach – gleich wie den Urteilen seiner Vorgänger- organisationen, hier insbesondere der RKGE – der Sachverhalt zu Grunde zu legen, wie er sich im Zeitpunkt der Entscheidung verwirk- licht hat und bewiesen ist (vgl. Art. 37 VGG i.V.m. Art. 12 und Art. 49 VwVG; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7419/2006 vom 5. De- zember 2007 E. 6.1; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, Rz. 615 mit Hinweis; VPB 61.31 E. 3.2.3). Die Verkehrdurchsetzung kann demnach auch noch im Rechtsmittelverfahren vor der Rekurs- kommission bzw. dem Bundesverwaltungsgericht geltend gemacht werden (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 187). 6.1Der Schutzausschlussgrund des Gemeinguts kann, soweit kein absolutes Freihaltebedürfnis zu bejahen ist, überwunden werden, wenn sich Zeichen als Marke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, durchgesetzt haben (vgl. Art. 2 Bst. a MSchG). Ein Kennzeichen ist im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem er- heblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisie- render Hinweis auf bestimmte Produkte oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens verstanden wird. Schranke der Verkehrs- durchsetzung bildet – wie erwähnt – das absolute Freihaltebedürfnis (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 7.1 Post, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7405/2006, a.a.O., E. 6.9.1 Mobility mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 4.2 Eurojobs; JÜRG MÜLLER: Zur ver- stärkten Rechtskraft des Markenregisters, AJP 2007 S. 27 ff.; WILLI, Art. 2 N. 152 ff., 164; ERIC MEIER: Motifs absolus d'exclusion: la notion du domaine public dans une perspective comparative, sic! 2005 Son- derheft, S. 67 ff., S. 69). Im Eintragungsverfahren nimmt die Vorinstanz nur eine formale Prü- fung der Verkehrsdurchsetzung vor und verlangt nur Glaubhaftma- chung der Verkehrsdurchsetzung (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 188 ff.; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 2 N. 42). Die Verkehrsdurchsetzung kann ent- weder mittels Belege oder durch eine repräsentative Umfrage glaub- haft gemacht werden (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 189; DAVID, Kommen- tar MSchG, Art. 2 N. 39 und 42; MARBACH, SIWR III, S. 56; BGE 130 III 332 E. 3.2 Swatch). Der Nachweis der Durchsetzung im Verkehr muss Se it e 20
B- 33 94 /2 0 0 7 daher nicht zur vollen Überzeugung der entscheidenden Behörde er- bracht werden, sondern es genügt – ist aber auch erforderlich –, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die glaubhaft zu machenden Tat- sachen spricht, auch wenn die entscheidende Behörde noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie tatsächlich nicht vorhanden sein könnten (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 7.1 Post mit Verweis auf BGE 130 III 333 E. 3.2 Swatch, BGE 125 III 372 E. 4, BGE 120 II 398 E. 4c). Die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung richtet sich im Eintragungs- verfahren nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung. Aufgrund des Eintra- gungsprinzips muss die Verkehrsdurchsetzung spätestens zum Zeit- punkt der Hinterlegung erfolgt sein (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 190; RKGE in sic! 2004, 99 E. 5 Diortasche, RKGE in sic! 2004, 224 E. 15 smart- Module und smartCore; RKGE in sic! 1997, 162 f. E. 2b Bienfait total; vgl. auch RKGE in sic! 2002, 247 E. 6 Die Post). Die Durchsetzung als Marke setzt nach geltendem Recht unter ande- rem deren markenmässigen Gebrauch voraus. Darunter wird der Ge- brauch einer Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen verstanden, das heisst der produktebezogene Gebrauch der Marke im Gegensatz zum rein unternehmensbezoge- nen, ausschliesslich firmenmässigen Gebrauch der Marke. Ein Anbrin- gen der Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst ist nicht er- forderlich. Der Zusammenhang von Marke und Produkt kann auch an- derweitig hergestellt werden, beispielsweise durch die Verwendung des Zeichens in Angeboten, Rechnungen, Katalogen, Prospekten und dergleichen, sofern der Adressat darin einen spezifischen Produktebe- zug und nicht bloss einen allgemeinen Unternehmensbezug erkennt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7405/2006 vom 21. Septem- ber 2007 E. 6.9.1 Mobility mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts 4C.229/2003 vom 20. Januar 2004 E. 5 Tripp Trapp, teilweise veröffent- licht in BGE 130 III 267). Insbesondere muss auf allfälligen Durchset- zungsbelegen ersichtlich sein, dass die Marke auf dem Markt als sol- chen und so in Erscheinung tritt, wie sie auch geschützt werden soll (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7405/2006 vom 21. Septem- ber 2007 E. 6.9.1 Mobility mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts vom 9. Oktober 1979 E. 4 Diagonal, veröffentlicht in PMMBl 1980, S. 10; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 7.3.1 Post mit Verweis auf EMMANUEL PIAGET in sic! 2007, S. 255, insbesondere S. 260). Se it e 21
B- 33 94 /2 0 0 7 6.2Auf Aufforderung des Bundesverwaltungsgerichts hin reichte die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 14. Juli 2008 die folgenden Bele- ge zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung ein:
B- 33 94 /2 0 0 7
B- 33 94 /2 0 0 7 die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung per Datum der Hinterlegung der vorliegenden Marke sind diese Belege daher unerheblich. Hinzu kommt, dass aus den Belegen Nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15 – wie die Vorinstanz zu Recht festhält – in keiner Weise ersichtlich ist, für welche Waren und/oder Dienstleistungen das beanspruchte Zeichen verwendet wird. Auch kann diesen Belegen nicht entnommen werden, (ob überhaupt und) wie die Marke auf dem Markt in Erschei- nung tritt. Aus den Belegen Nr. 2, 3 und 4 geht zwar – abgesehen da- von, dass sie nach dem 10. Februar 2004 datiert bzw. ohne Datum sind – zumindest hervor, dass die Beschwerdeführerin CRM-Software anbietet, doch steht in diesen Artikeln der Gebrauch der Firma im Vor- dergrund, mit welcher sich die Beschwerdeführerin ihren Kunden ge- genüber als Unternehmensträgerin und Geschäftspartnerin zu erken- nen gibt. Aus diesem firmenmässigen Gebrauch lässt sich nichts zu Gunsten der behaupteten Verkehrsdurchsetzung von SALESFORCE.COM als Wortmarke für die beanspruchten Dienstleis- tungen ableiten. Beleg Nr. 1 betrifft zwar einen Zeitpunkt vor der Hinterlegung, doch lässt sich auch diesem Beleg in keiner Art und Weise entnehmen, für welche Waren und/oder Dienstleistungen das beanspruchte Zeichen verwendet wird. Zudem steht mit dem Vermerk "Copyright (c) 2000-2008 X._______, inc. All rights reserved." wiederum der firmen- mässige Gebrauch im Vordergrund. Es kann daher der Argumentation der Vorinstanz gefolgt werden, wonach sich aus diesen Unterlagen kein markenmässiger Gebrauch des Zeichens "SALESFORCE.COM" entnehmen lasse. Die eingereichten Belege lassen somit nicht den Schluss zu, dass sich das Zeichen SALESFORCE.COM für die fraglichen Dienstleistungen in der Schweiz im Verkehr durchgesetzt hat. Damit kann offen bleiben, ob der gemäss ständiger Praxis der Vorinstanz verlangte, mindestens zehnjährige Markengebrauch im vorliegenden Fall sachbezogen wäre. 7. Die Beschwerdeführerin beruft sich ferner darauf, dass das Zeichen SALESFORCE.COM in einer Vielzahl von Ländern, als eintragungsfä- hig anerkannt worden sei. Indessen haben nach ständiger Praxis aus- ländische Eintragungsentscheide keine präjudizielle Wirkung (MARBACH, SIWR III, S. 30). Auch handelt es sich vorliegend nicht um einen Grenzfall, der es nahe legen würde, die ausländischen Entscheidun- Se it e 24
B- 33 94 /2 0 0 7 gen als Indizien zu berücksichtigen (vgl. Urteil des Bundesverwal- tungsgerichts B-1000/2007 vom 13. Februar 2008 E. 9 Viaggio mit Ver- weis auf BGer in sic! 2005, 280 Firemaster und RKGE in sic! 2003, 903 Proroot). Eine Rechtsverweigerung kann der Vorinstanz insofern nicht vorgeworfen werden. 8. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 831 947 SALESFORCE.COM die Eintragung für die beanspruchten Dienstleistungen zu Recht verweigert hat. Die Be- schwerdeführerin konnte im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsge- richt die Verkehrsdurchsetzung nicht glaubhaft machen. Die Beschwer- de ist daher als unbegründet abzuweisen. 9. Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozess- führung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4 bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsge- richt [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Ver- mögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu ori- entieren, wobei bei einem eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Erfah- rungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es spre- chen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrige- ren Wert der strittigen Marke. 10. Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 7 ff. VGKE). Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. Se it e 25
B- 33 94 /2 0 0 7 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- verrechnet. Der Beschwerdeführerin werden demnach Fr. 500.- nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zurückerstattet. 3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4. Dieses Urteil geht an: -die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde) -die Vorinstanz (Ref-Nr. Nr. 831 947 SALESFORCE.COM; Gerichts- urkunde) -dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsur- kunde) Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen. Die vorsitzende Richterin:Die Gerichtsschreiberin: Maria AmgwerdBarbara Aebi Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14 Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die Beschwerdeführerin in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). Se it e 26
B- 33 94 /2 0 0 7 Versand: 1. Oktober 2008 Se it e 27