B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-3261/2020
Urteil vom 28. Oktober 2021 Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz), Richterin Vera Marantelli, Richterin Maria Amgwerd, Gerichtsschreiberin Katherina Schwendener.
Parteien
Apple Inc., One Apple Park Way, US-95014 Cupertino, vertreten durch die Rechtsanwälte Prof. Dr. iur. Jürg Simon und/oder David Hitz, Lenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich, Beschwerdeführerin,
gegen
Conseil Européen de la Construction d'Appareils Domestiques - AISBL also trading as CEDCED, Boulevard Brand Whitlock 114, BE-1200 Brussels, vertreten durch Rechtsanwalt Stefan Day, Isler & Pedrazzini AG, Patent- und Markenanwälte, Giesshübelstrasse 45, Postfach, 8045 Zürich, Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 100262, CH Nr. 625'404 APPLE / IR Nr. 1'406'054 APPLiA Home Appliance Europe (fig.).
B-3261/2020 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Wortmarke CH 625'404 APPLE. Die Marke wurde am 7. März 2011 bei der Vorinstanz hinterlegt, am 1. Fe- bruar 2012 in Swissreg veröffentlicht und ist, soweit vorliegend interessie- rend, für die nachfolgenden Dienstleistungen eingetragen: Klasse 35 [...] über Kommunikationsnetzwerke erbrachte Dienstleistungen für den De- tailhandel im Bereich [...] Heimelektronikwaren [...]. B. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung Nr. 1'406'054 "APPLiA Home Appliance Europe (fig.)", die am 7. Juni 2018, gestützt auf eine Basiseintragung als Unionsmarke mit Prioritätsdatum vom 6. Februar 2018, in der Gazette OMPI des marques internationales Nr. 21/2018 veröffentlicht wurde. Die Marke sieht folgendermassen aus:
und ist für die folgenden Dienstleistungen registriert: Klasse 35 Services de lobbying commercial en rapport avec l'industrie des appareils ménagers.
Klasse 45 Services de lobbying politiques en rapport avec l'industrie des appareils Ménagers. C. C.a Gestützt auf ihre ältere Marke erhob die Beschwerdeführerin am 1. Ok- tober 2018 Widerspruch gegen die Schutzausdehnung dieser Marke und beantragte deren vollständigen Widerruf. Zur Begründung machte sie gel- tend, es bestehe aufgrund der starken Dienstleistungsgleichartigkeit sowie des identischen Wortanfangs "APPL-" eine begründete Gefahr von Fehl-
B-3261/2020 Seite 3 zurechnungen bei den massgeblichen Verkehrskreisen. Der Kleinbuch- stabe "i" in "APPLiA" erinnere ausserdem an das zur Kennzeichnung zahl- reicher Appleprodukte verwendete "i". C.b Am 9. Oktober 2018 erliess die Vorinstanz von Amtes wegen sowie auf Grundlage des Widerspruchs eine provisorische vollumfängliche Schutz- verweigerung gegen die angefochtene Marke. Sie forderte die Beschwer- degegnerin auf, innert drei Monaten ein schweizerisches Zustellungsdo- mizil zu bezeichnen (Art. 42 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]) oder einen Vertreter zu benennen. C.c Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Nachricht vom 7. November 2018, unter Bezeichnung eines hiesigen Vertreters, den Dienstleistungs- umfang ihrer Marke durch den Zusatz "tous les services précités provenant d'Europe" einzuschränken. C.d Mit Verfügung vom 15. November 2018 erklärte die Vorinstanz die ab- soluten Ausschlussgründe durch die angepasste Dienstleistungsliste als behoben und lud die Beschwerdegegnerin zur Stellungnahme ein. C.e Mit Widerspruchsantwort vom 27. Februar 2019 erhob die Beschwer- degegnerin die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke. C.f Mit Replik vom 17. Juni 2019 reichte die Beschwerdeführerin 20 Belege ein, um den Gebrauch der Widerspruchsmarke für "über Kommunikations- netzwerke erbrachte Dienstleistungen für den Detailhandel im Bereich Heimelektronikwaren" (Klasse 35) glaubhaft zu machen. Sie machte gel- tend, insbesondere durch Dienstleistungen wie Apple Pay, Apple at Work, Beratung für mobile Strategien, Support für App-Entwicklung, Back-End- Systemintegration, Netzwerkdienste für Unternehmen und die Program- miersprache Swift für Softwareerweiterungen habe sie das Zeichen im fraglichen Zeitraum in der Schweiz rechtserhaltend für die streitgegen- ständlichen Dienstleistungen gebraucht. C.g Mit Duplik vom 6. August 2019 bemängelte die Beschwerdegegnerin, es sei der Beschwerdeführerin nicht gelungen den rechtserhaltenden Ge- brauch mittels der eingereichten Belege glaubhaft zu machen, und bestritt eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken, da die Dienstleistungen nicht gleichartig seien.
B-3261/2020 Seite 4 C.h Am 23. Oktober 2019 nahm die Beschwerdeführerin zur Duplik unauf- gefordert Stellung und hielt unter Hinweis auf den Bekanntheitsgrad ihrer Marke an ihren Ausführungen fest. C.i Mit unaufgeforderter Stellungnahme vom 7. November 2019 hielt auch die Beschwerdegegnerin an ihrer geäusserten Auffassung fest. C.j Mit Verfügung vom 20. Mai 2020 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Sie führte aus, die Belege zum Nichtgebrauch seien nicht stichhaltig, da der behauptete Gebrauch in andere Dienstleistungsklassen gehöre. Doch wäre die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken aufgrund der Verschiedenartigkeit dieser Dienstleistungen mit Lobbying ohnehin zu ver- neinen. D. Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 26. Juni 2020 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und begehrte, der angefoch- tene Entscheid sei aufzuheben und die Angelegenheit zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr an die Vorinstanz zurückzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolge. Die Vorinstanz habe die eingereichten Belege nicht korrekt wiedergegeben und falsch interpretiert, denn die Wider- spruchsmarke sei für die fraglichen Dienstleistungen ernsthaft und funkti- onsgerecht gebraucht worden. Ausserdem beantragte sie die Durchfüh- rung einer mündlichen Verhandlung. E. Mit Beschwerdeantwort vom 2. September 2020 beantragte die Beschwer- degegnerin, die Beschwerde sei abzuweisen, unter Kosten- und Entschä- digungsfolge. Auf eine mündliche Verhandlung sei zu verzichten. Der Be- schwerdeführerin sei es nicht gelungen, den rechtserhaltenden Gebrauch glaubhaft zu machen. F. Mit Schreiben vom 9. September 2020 verzichtete die Vorinstanz auf eine Vernehmlassung und beantragt unter Hinweis auf die angefochtene Verfü- gung die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. G. Auf Antrag der Beschwerdeführerin wurde eine öffentliche mündliche Ver- handlung für den 18. November 2020 terminiert. Sie zog den Antrag am
B-3261/2020 Seite 5 5. November 2020 wieder zurück und nahm stattdessen schriftlich zur Be- schwerdeantwort Stellung. Auf eine öffentliche Parteiverhandlung wurde somit ausdrücklich verzichtet. H. In ihrer Duplik vom 4. Dezember 2020 hält die Beschwerdegegnerin an ihrer Argumentation fest. I. Die Vorinstanz verzichtet auf eine erneute Stellungnahme. J. Auf weitere Vorbingen der Parteien sowie die eingereichten Akten wird, so- weit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge- gen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Als Widersprechende und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese be- schwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 Bst. a-b VwVG). Eingabefrist und –form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 i.V.m. Art. 22a Abs. 1 Bst. b VwVG) und der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten. 2. 2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für glei- che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG). 2.2 Die ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen gebraucht wird (Art. 11 Abs. 1
B-3261/2020 Seite 6 MSchG). Hat der Inhaber seine Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder Ab- schluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, kann er sein Mar- kenrecht vorbehältlich wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch nicht mehr geltend machen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Behauptet eine Widerspruchs- gegnerin den Nichtgebrauch der älteren Marke, so hat die Widerspre- chende den Gebrauch oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaub- haft zu machen (Art. 32 MSchG). Die Einrede des Nichtgebrauchs ist in der ersten Stellungnahme vor dem IGE zu erheben, wobei sie weder begrün- det noch glaubhaft gemacht werden muss (Art. 22 Abs. 3 der Marken- schutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Der Zeitraum, für den der Gebrauch glaubhaft zu machen ist, bestimmt sich rückwärts gerechnet von der Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin an (MARKUS WANG, in: Noth et. al. [Hrsg.], Mar- kenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 12 N. 9; Urteil des BVGer B‑2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 4.2 "ebm [fig.]/EBM Ecotec"). 2.3 Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dem Gericht aufgrund ob- jektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tat- sachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 120 II 393 E. 4c; 88 I 11 E. 5a). Es braucht keine volle Überzeugung des Gerichts, doch muss es zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteile des BVGer B-7210/2017 vom 9. Mai 2018 E. 3.3 "Schellen-Ursli/Schellenursli"; B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 2.6 "Wheels/Wheely"; B-3547/2013 vom
B-3261/2020 Seite 7 cke von Internetseiten, die nach Geltendmachung des Nichtgebrauchs er- stellt wurden und keine Angaben enthalten, welche Rückschlüsse auf ei- nen rechtserhaltenden Gebrauch der Marke im relevanten Zeitraum zulas- sen (Urteil des BVGer B-892/2009 vom 19. Juli 2010 E. 6.5 "Heidiland/ Heidi-Alpen"). Die Zuordnung des Gebrauchs zu bestimmten Produkten kann gegebenenfalls auch mit Prospekten, Preislisten oder Rechnungen glaubhaft gemacht werden (Urteile des BVGer B-40/2013 vom 21. Okto- ber 2013 E. 2.5 "Egatrol/Egatrol"; B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.10 "Lifetec/Life Technologies"; B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.3 "my- life [fig.]/mylife [fig.]"). Die blosse Existenz einer Internetseite mit dem strit- tigen Zeichen genügt nicht (vgl. CHRISTOPH GASSER, in: Noth et al. [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 32 N. 25). Vielmehr muss konkret in Relation gesetzt werden, welche Waren wo, wann und wie an- geboten wurden (vgl. E. 2.5). Dasselbe gilt mit etwas geringeren Anforde- rungen für Dienstleistungen (vgl. E. 2.6). 2.5 Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechtserhal- tenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung (BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 9). Der rechtserhaltende Gebrauch muss ernsthaft, das heisst wirtschaftlich sinnvoll sein und nicht bloss zum Schein erfolgen. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umstände des Einzelfalls, wie beispielsweise Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (Urteile des BVGer B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 "fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.]"; B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.5 "Lifetec/Life Techno- logies"). Das Zeichen muss weiter in markenmässiger Art und Weise ge- braucht worden sein, sodass es vom Verkehr als kennzeichnender Hinweis verstanden wird. Hierzu braucht die Marke nicht auf der Ware oder deren Verpackung angebracht zu sein, sondern kann auch in anderer Weise im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten gebraucht werden, so- fern der Verkehr die Verwendung konkret als Kennzeichnung versteht, z.B. in Angeboten, Rechnungen, Katalogen oder Ähnlichem (Urteile des BGer 4C.159/2005 vom 19. August 2005 E. 2.2 "Voodoo Dolls/Voodoo"; 4A_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.1 "Gallup"; 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 5.3 "Abanca [fig.]/Abanka [fig.]" m.w.H.). 2.6 Aufgrund der Unkörperlichkeit von Dienstleistungen sind die Möglich- keiten eine Marke im Zusammenhang mit einer Dienstleistung zu verwen- den beschränkter als im Zusammenhang mit einer im Detailhandel vertrie- benen Ware (Urteil des BVGer B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 5.6 "Wheels/Wheely"). In der Lehre wird daher allgemein dafürgehalten, bei
B-3261/2020 Seite 8 Dienstleistungsmarken, die auch in der Firma des Erbringers erscheinen, eine gewisse Grosszügigkeit bei der Anerkennung des rechtserhaltenden Gebrauchs walten zu lassen (vgl. etwa WANG, a.a.O., Art. 11, Rz. 24; BERN- HARD VOLKEN, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kom- mentar, 3. Aufl. 2017, Art. 11, Rz. 23 und 28; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 16 f.). 2.7 Nur bezüglich derjenigen eingetragenen Waren oder Dienstleistungen, für die sie tatsächlich gebraucht wird (sofern nicht zureichende Gründe für den Nichtgebrauch bestehen), gilt die Marke als geschützt (Urteil des BVGer B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 "Maxx [fig.]/max Maximum + value [fig.]"). Einer Zweckmässigkeitsabwägung bedarf es, wenn der Ge- brauch einzelne Waren und Dienstleistungen auslässt, die unter einen brei- teneingetragenen Begriff fallen ("Teilgebrauch"). Gebrauchshandlungen für einen Teilbegriff gelten umso mehr auch für den registrierten Oberbegriff, je prototypischer sie für diesen stehen, je mehr Gebrauchshandlungen für unterschiedliche Waren des Oberbegriffs sich zum Eindruck eines zusam- menhängenden Warenbereichs unter der Marke verbinden und je enger und präziser der Oberbegriff als solcher ist. Ein dieserart erwartbares und homogenes Angebot steht im Gegensatz zu isolierten Gebrauchshandlun- gen, die untypisch und unspezifisch für den Oberbegriff sind und sich stär- ker von anderen im Oberbegriff enthaltenen Waren oder Dienstleistungen unterscheiden (Urteil des BVGer B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 "Gadovist/Gadogita"). 2.8 Nach dem Territorialitätsprinzip muss der Markengebrauch in der Schweiz erfolgt sein, wobei eine minimale Bearbeitung des schweizeri- schen Marktes verlangt wird (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 51). Als Ausnahme von diesem Grundsatz gilt der Gebrauch der Marke für den Export eben- falls als rechtserhaltend (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Art. 5 des Übereinkom- mens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betref- fend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136) stellt überdies den Markengebrauch in Deutschland dem Gebrauch in der Schweiz gleich. Relevanter inländischer Markengebrauch setzt nicht nur voraus, dass die Marke in der Schweiz benutzt wird, sondern auch,
B-3261/2020 Seite 9 2. und tatsächlich in der Schweiz erbrachten oder genutzten Dienstleistungen stehen 3. oder die Werbung hierfür speziell für die Schweiz konzipiert und hier gezielt und einigermassen regelmässig gestreut worden sein muss (vgl. RKGE in sic! 2004, 868 – "Globex/Globix"). 2.9 Das Anbieten bzw. Bewerben von Produkten im Internet stellt noch kei- nen inländischen Gebrauch dar, insbesondere dann nicht, wenn die rele- vanten Seiten unter einer generic Top Level Domain (z.B. ".com") abrufbar sind. Ein direkter Zusammenhang mit der Schweiz und die Eignung des Internetauftritts, in der Schweiz eine ernsthafte Nachfrage auszulösen, müssen auch hier zusätzlich bestehen. Es genügt beispielsweise nicht, wenn nur die Webseite in einer Landessprache abgefasst ist. Vielmehr müssten die übers Internet angebotenen Produkte entweder einigermas- sen regelmässig und gezielt unter der beanspruchten Marke in der Schweiz beworben oder von der Schweiz aus regelmässig bestellt werden (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 52). 3. Die Beschwerdegegnerin erhob vor der Vorinstanz mit Widerspruchsant- wort vom 27. Februar 2019 rechtzeitig die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke. Die Beschwerdeführerin hat somit den rechtserhal- tenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für den Zeitraum zwischen dem 27. Februar 2014 und dem 27. Februar 2019 glaubhaft zu machen (Art. 2 MSchV). Gründe für den Nichtgebrauch hat sie nicht vorgebracht. 4. 4.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie habe einen rechtserhalten- den Gebrauch für "über Kommunikationsnetzwerke erbrachte Dienstleis- tungen für den Detailhandel im Bereich Heimelektronikwaren" (Klasse 35) glaubhaft gemacht, nämlich die Widerspruchsmarke im Sinne dieses Ober- begriffs unter dem breiten Dienstleistungsspektrum "Apple at Work", durch Zurverfügungstellen der Programmiersprache "Swift" (mit den darunter möglichen individuellen Softwarelösungen) und durch den Bezahldienst "Apple Pay" in der Schweiz gebraucht. Unter "Apple at Work" biete sie massgeschneiderte integrale Software- und Dienstleistungslösungen passend zum Geschäftsmodell der Kunden, da- runter Detailhändler, an. Davon erfasst seien z.B. die Beratung für mobile Strategien, Support für die App-Entwicklung, Back-End Systemintegration
B-3261/2020 Seite 10 und Netzwerkdienste für Unternehmen. Erbracht würden diese Dienstleis- tungen über Kommunikationsnetzwerke, sofern sie unter Zuhilfenahme von Elektronikprodukten wie Mobiltelefonen oder Computern angeboten würden und ein Datenaustausch zwischen den Geräten stattfinde, was re- gelmässig zu bejahen sei (Beilagen 3 bis 10). Mit der Programmiersprache Swift werde privaten Nutzern wie auch Unter- nehmen ermöglicht, individuell Applikationen zu entwickeln und auf Apple- Endgeräten zu nutzen. Unter Verwendung des Zeichens APPLE in der Do- main werde dies auf der Webseite der Beschwerdeführerin beworben (Bei- lagen 11 bis 14). Diese Dienstleistung könne auch von Detaillisten im Be- reich Heimelektronikwaren genutzt werden, wobei das Herunterladen der benötigten Programme und Tools die Verwendung eines Kommunikations- netzwerkes voraussetze. Das blosse Zurverfügungstellen der Programme und Tools verkörpere bereits eine "über Kommunikationsnetzwerke er- brachte Dienstleistung für den Detailhandel im Bereich Heimelektronikwa- ren". Gemeinsam mit Softwareunternehmen wie Cisco entwickle sie mass- geschneiderte Applikationen für Unternehmen. Mit Swift können auch SAP- Erweiterungen für bestehende SAP-Systeme programmiert werden (Beila- gen 15 und 16). SAP werde zum Beispiel auch von Swisscom verwendet, die Heimelektronikwaren unter anderem im Detailhandel anbiete (Bei- lage 17). Unter der Marke APPLE werde seit Juli 2016 auch flächendeckend die Be- zahldienstleistung "Apple Pay" angeboten (Beilagen 18 bis 22), die eben- falls unter den eingetragenen Oberbegriff falle. Mit dieser Funktion könne ein Kunde, der seine Kreditkarten auf seinem Apple-Endgerät hinterlegt habe, im Detailhandel kontaktlos – also unter Verwendung von Datenüber- tragungsvorgängen und somit über Kommunikationsnetzwerke – an EC- Terminals bezahlen. Letztlich biete sie den sogenannten "HomePod" und die dazugehörige Software "HomeKit" an. Durch diese Dienste erhalte der Anwender die Möglichkeit, seine Geräte innerhalb seines Smarthome-Kosmos zu einer einzigen Softwareanwendung (HomePod) hinzuzufügen und über diese zentral zu steuern. Mittels dem Software-Framework "HomeKit" könne der Anwender die Geräte sodann konfigurieren, mit ihnen kommunizieren und sie steuern. Durch dieses Leistungspaket werde der Markt für Heimelekt- ronikwaren und elektronische Konsumgüter unteilbar miteinander ver- knüpft.
B-3261/2020 Seite 11 4.2 Die Beschwerdegegnerin ist der Ansicht, die Widerspruchsmarke sei für die streitgegenständliche Dienstleistung nicht rechtserhaltend ge- braucht worden. Die als Gebrauchsnachweis eingereichten Screenshots seien als Belege hierfür ungenügend und vermöchten keinen länderspezi- fischen Bezug zur Schweiz aufzuzeigen, da bei Aufruf der Domains www.apple.ch, www.apple.de und www.apple.fr jeweils bloss eine Umlei- tung auf eine Unterseite der Domain www.apple.com mit Sprach- und Wäh- rungsanpassungen erfolge. Es sei zwar denkbar, dass Detailhändler die Leistungen von "Apple at Work" bezögen. Diese Möglichkeit sei aber zu unspezifisch um glaubhaft zu machen, die Widerspruchsmarke sei dadurch für "über Kommunikationsnetzwerke erbrachte Dienstleistung für den De- tailhandel im Bereich Heimelektronikwaren" ernsthaft gebraucht worden. Bei der streitgegenständlichen Dienstleistung könne und müsse erwartet werden, dass sich die Leistung spezifisch an den Detailhandel richtet, an- derenfalls es sich nur um einen Streueffekt und keinen rechtserhaltenden Gebrauch handle. Die Beschwerdeführerin habe es vielmehr versäumt ihre Marke für die "Interoperabilität" zwischen Smartphones und Haushaltsge- räten schützen zu lassen und versuche nun über die Auslegung der Dienst- leistungsbezeichnungen einen solchen Schutz zu erlangen. 4.3 Die Vorinstanz geht im angefochtenen Entscheid davon aus, der rechtserhaltende Gebrauch in Bezug auf die Dienstleistungen "über Kom- munikationsnetzwerke erbrachte Dienstleistungen für den Detailhandel im Bereich Heimelektronikwaren" der Klasse 35 sei nicht glaubhaft gemacht worden. Sie erachtet die Belege als untauglich. 5. 5.1 Die Beschwerdeführerin hat mit ihrer vorinstanzlichen Replik folgende Beilagen ins Recht gelegt, die sie mit anderer Nummerierung als Be- schwerdebeilagen nochmals eingereicht hat. Nachfolgend wird die Num- merierung der Beschwerdebeilagen verwendet: – Bildschirmfoto 1 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 3) – Bildschirmfoto 2 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 4) – Bildschirmfoto 3 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 5) – Bildschirmfoto 4 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 6) – Bildschirmfoto 5 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 7) – Bildschirmfoto 6 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 8) – Bildschirmfoto 7 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 9) – Bildschirmfoto 8 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 10) – Bildschirmfoto 9 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 11)
B-3261/2020 Seite 12 – Bildschirmfoto 10 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 12) – Bildschirmfoto 11 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 13) – Bildschirmfoto 12 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 14) – Bildschirmfoto 13 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 15) – Bildschirmfoto 14 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 16) – Artikel von computerworld.ch vom 10. Mai 2019 (Beilage 17) – Bildschirmfoto 15 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 18) – Bildschirmfoto 16 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage19) – Bildschirmfoto 17 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 20) – Bildschirmfoto 18 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 21) – Artikel vom 7. Juli 2016 von comparis.ch (Beilage 22)
Im Beschwerdeverfahren legte die Beschwerdeführerin folgende neue Be- weismittel ins Recht: – Entscheid EUIPO B 2 526 252 vom 28. November 2018 (Beilage 23) – Entscheid EUIPO B 2 199 639 vom 16. April 2014 (Beilage 24)
5.2 Bei den Beilagen 3 bis 16 und 18 bis 21 handelt es sich um Screen- shots der Webseite der Beschwerdeführerin. Diese sind aus dem Zeitraum 6. Juli 2017 bis 3. Februar 2019 und fallen in den relevanten Zeitraum. Die Ausdrucke zeigen verschiedene von Apple angebotene Dienstleistun- gen (s.o. E. 4.1). Zum "HomePod" und zum "HomeKit" reichte die Be- schwerdeführerin keine Belege ein. Nach der Eingabe von "apple.ch" in den Internetbrowser wird man zu "apple.com/chde" der beschwerdeführe- rischen Internetpräsenz für schweizerische Kunden, weitergeleitet. Hier kann zwischen deutscher und französischer Sprache gewählt werden und werden die Preise sämtlicher Appleprodukte in Franken ausgewiesen. Die Screenshots zeigen das Angebot von Apple at Work, Apple Pay und der Programmiersprache Swift an schweizerische Kunden, wobei die Wort- marke in den ersten beiden Fällen auch als Kennzeichen verwendet wird. Ob der von der Beschwerdeführerin mittels Screenshots behauptete Ge- brauch des Zeichens APPLE auf ihrer Internetpräsenz als Nachweis zur Benutzung in der Schweiz genügt, kann vorliegend offengelassen werden, da, wie sich im Folgenden ergibt, ein Gebrauch für die streitgegenständli- chen Dienstleistungen nicht glaubhaft gemacht wurde. 5.3 Seit 2017 besteht in der Schweiz in vielen Unternehmen, darunter na- mentlich auch im Detailhandel, die Möglichkeit mit Apple Pay zu bezahlen.
B-3261/2020 Seite 13 Der Gebrauch in der Schweiz (ab 2016) kann ohne Weiteres bejaht wer- den. Fraglich ist, ob Apple Pay unter die Dienstleistung "über Kommunika- tionsnetzwerke erbrachte Dienstleistungen für den Detailhandel im Bereich Heimelektronikwaren" der Klasse 35 subsumiert werden kann. Apple at Work umfasst ein breites Leistungspaket für Unternehmen (Bei- lage 3 bis 10). Die Beschwerdeführerin macht geltend, durch die Verwen- dung der aufeinander abgestimmten Applehardware mit der vielfältig ver- fügbaren dazugehörigen Software seien Angestellte motivierter, flexibler und effizienter und die Arbeit werde erleichtert (z.B. Beilage 4, 6, 7). Auch für dieses Produkt aber ist unklar, ob es unter die streitgegenständliche Dienstleistung fällt (vgl. E. 5.5). 5.4 Unter "Detailhandel" ist das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern, gemeint. Diese Dienstleistung richtet sich an Grossisten, Handelsunternehmen, Importeure oder Produ- zenten. Detailhandel ist somit eine besondere Art der Warenpromotion (Ur- teile des BVGer B-1327/2019 vom 9. September 2016 E. 4.2 "Mobalpa/ Mobalpa"; B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 4 "The Body Shop und The Body Shop [fig.]/TheFaceShop [fig.]"; erläuternde Anmerkungen zu Kl. 35 der Nizza-Klassifikation; Richtlinien des IGE in Markensachen [Ziff. 4.13, Stand 1. Januar 2021]). Die Nizza Klasse 35 enthält die Ober- begriffe Werbung, Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung sowie Büroarbeiten (vgl. Markenklassifikation (Nizza-Klassifikation), Internatio- nale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, 11. Ausgabe, gültig ab 1. Januar 2021 [fortan: "Markenklassifika- tion"] S. 39). Demnach handelt es sich bei den streitgegenständlichen Dienstleistungen in Klasse 35 um Dienstleistungen, die dem Bereich der Betriebswirtschaft bzw. zuzuordnen sind (vgl. auch Urteil des BVGer B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4.2 "Salesforce.com"). Die Klasse 35 enthält insbesondere keine Finanzdienstleistungen, die in Klasse 36 einzuordnen sind (vgl. Markenklassifikation, S. 40). 5.5 Bei Apple Pay handelt es sich um eine Dienstleistung zur Bezahlung. Diese kommt zwar fraglos im Detailhandel zum Einsatz und kann auch von Detailhändlern über ihren Zahlungsanbieter zu den akzeptierten Zahlungs- methoden hinzugefügt werden. Nichtsdestotrotz wäre die Dienstleistung Apple Pay, wie die Vorinstanz korrekt ausführt, aber entweder in Klasse 42 (u.a. Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen) oder 36 (v.a.
B-3261/2020 Seite 14 Finanzdienstleistungen) einzuordnen und lässt sich nicht unter die streit- gegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 35 subsumieren. Auch aus dem Gebrauch von Apple Pay kann die Beschwerdeführerin für das vorlie- gende Verfahren somit nichts zu ihren Gunsten ableiten. Bei Apple at Work handelt es sich um eine vielschichtiges Software- und Dienstleistungspaket für Unternehmen, das sich auch an den spezialisier- ten Detailhandel richten kann, dies aber nicht ausschliesslich und eindeutig tut. Aus den eingereichten Unterlagen geht indes nicht hervor, welche Dienstleistungen im Einzelnen erbracht werden. Es dürfte sich vor allem um Software- und Hardwarelösungen handeln, die zu den Informatikdienst- leistungen zu zählen und der Klasse 42 zugehörig sind. Die Belege vermö- gen keinen Zusammenhang zwischen dem Zeichen APPLE und den streit- gegenständlichen Dienstleistungen zu demonstrieren. Die Beschwerde- führerin kann daher auch mit Bezug auf Apple at Work für das vorliegende Verfahren nichts zu ihren Gunsten ableiten. 5.6 Das Zeichen "Swift" wird gemäss den eingereichten Screenshots (Bei- lage 11 und 12) markenmässig für Dienstleistungen aus dem Bereich des Programmierens verwendet, wobei APPLE dort lediglich in der Internet- adresse des Browsers erscheint. Davon abgesehen, dass die eingereich- ten Belege auch in diesem Fall keinen Gebrauch (z.B. durch dargelegte Kundenzahlen, oder erfolgte Werbeanstrengungen) in der Schweiz darle- gen, fiele diese Dienstleistungen ebenfalls nicht unter die Klasse 35, son- dern wäre, wie die Vorinstanz zurecht festhält, in die Klasse 42 einzuord- nen, die unter anderem das Programmieren von Computern und weitere Softwaredienstleistungen beinhaltet. 5.7 Die als Beweismittel eingereichten Presseartikel "Apple Pay nun end- lich auch in der Schweiz" und "SAP zeichnet die Post, Swisscom und Coop aus" (Beilage 17 und 22) fallen ebenfalls in den relevanten Zeitraum. Sie sind aber darüber hinaus nicht geeignet, den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke APPLE für die streitgegenständlichen Dienstleistungen glaub- haft zu machen. Der Artikel über Apple Pay berichtet von der Markteinfüh- rung der Zahlungsdienstleistung. Der Artikel "SAP zeichnet Post, Swiss- com und Coop aus" berichtet ohne Erwähnung der Widerspruchsmarke oder eine Verbindung zur Beschwerdeführerin von der Verleihung von In- novationspreisen an zwei Schweizer Firmen. Die Beschwerdeführerin kann aus beiden Presseartikeln nichts zu ihren Gunsten ableiten.
B-3261/2020 Seite 15 5.8 Schliesslich reichte die Beschwerdeführerin zwei Entscheide des EUIPO ein. Auch die Beschwerdegegnerin reichte am 12. März 2021 einen Entscheid des EUIPO im europäischen Parallelverfahren ein. Ausländische Entscheide haben im Widerspruchsbeschwerdeverfahren allerdings keine präjudizielle Wirkung, sondern können nur im Rahmen einer rechtsverglei- chenden Auslegung berücksichtigt werden, sofern die Rechtslage ver- gleichbar ist und die ausländische Rechtsprechung sich auf dieselbe Marke bezieht (BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"; Urteil des BVGer B-6219/2013 vom 27. April 2016 E. 6.2 "Rote Damenschuhsohle"). In den ersten beiden eingereichten Entscheiden handelt es sich um andere Mar- ken betreffende Verfahren vor dem EUIPO, die für das vorliegende Verfah- ren nicht von Belang und daher unbeachtlich sind. Im von der Beschwer- degegnerin eingereichten Entscheid geht es vor allem um die vorliegend nicht zu behandelnde Verwechslungsgefahr. 5.9 Dass BGE 145 III 178 "Apple" der Marke APPLE eine überragende Be- kanntheit zuschreibt, vermag wohl ihre Eintragung für weitere Waren und Dienstleistungen zu begünstigen. Für die Glaubhaftmachung des Marken- gebrauchs im Zusammenhang mit den hier zu prüfenden Dienstleistungen lässt sich daraus allerdings nichts ableiten (vgl. Urteil des BVGer B-1342/2018 vom 30. September 2020 E. 7.6 "Apfel [fig.]/APPLE"). 5.10 Im Ergebnis hat die Beschwerdeführerin keine stichhaltigen Belege eingereicht, die den Gebrauch der Widerspruchsmarke APPLE für die streitgegenständlichen Dienstleistungen glaubhaft erscheinen lassen. Die Vorinstanz hat den Widerspruch mangels rechtserhaltenden Gebrauchs daher zu Recht abgewiesen. Ob sie die Gleichartigkeit mit den Dienstleis- tungen der angefochtenen Marke zurecht verneint hat, kann offenbleiben. Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet und ist abzuweisen. 6. 6.1 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs- gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Dafür ist im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Gemäss Lehre und Rechtsprechung hat sich die Schätzung des Streitwerts
B-3261/2020 Seite 16 an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbe- kannten Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 II 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrige- ren Wert der strittigen Marke sprechen, ist von diesem Erfahrungswert aus- zugehen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdever- fahrens auf Fr. 4'500.– festzusetzen und sie der Beschwerdeführerin auf- zuerlegen. 6.2 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Parteientschädigung für die ihr erwachsenen, notwen- digen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteient- schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not- wendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, falls keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 VGKE). Die Beschwerdegegnerin hat eine Honorarnote über Fr. 19'629.05 eingereicht. Die Parteientschädigung ist zwar grundsätzlich aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen, was aber nicht be- deutet, diese sei unbesehen zu übernehmen. Vielmehr sind nur die insge- samt notwendigen Kosten bzw. der notwendige Zeitaufwand zu ersetzen (Urteile des BVGer D-2527/2007 vom 4. Oktober 2007 E.4; B-87/2020 vom 26. April 2021 E. 8.2), wobei dem Bundesverwaltungsgericht ein erhebli- cher Ermessensspielraum zusteht (Urteil des BGer 8C_329/2011 vom 29. Juli 2011 E. 6.2). Anhand des aktenkundigen Aufwands bei zweimali- gem Schriftenwechsel im Beschwerdeverfahren erscheint eine von der Be- schwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin zu zahlende reduzierte Par- teientschädigung von Fr. 5'000.– als angemessen. 7. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Ver- fügung (Art. 73 BGG). Es erwächst daher mit Eröffnung in Rechtskraft.
B-3261/2020 Seite 17 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung wird bestätigt. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen. 3. Der Beschwerdegegnerin wird zulasten der Beschwerdeführerin eine Par- teientschädigung von Fr. 5'000.– zugesprochen. 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben mit Rückschein; Beschwerde- und Replikbeilagen zurück) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben mit Rückschein; Beschwerdeantwort- und Duplikbeilagen zurück) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 100262; Einschreiben; Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Katherina Schwendener
Versand: 29. Oktober 2021