B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-3050/2011
U r t e i l v o m 4 . S e p t e m b e r 2 0 1 2 Besetzung
Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter Hans Urech, Richter Francesco Brentani, Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.
Parteien
ROOM SEVEN BV, Houttil 3, NL-1811 JL Alkmaar Niederland, vertreten durch Dr. iur. Barbara K. Müller, Rechtsanwältin, meyerlustenberger│lachenal (Zürich) Rechtsanwälte, Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich, Beschwerdeführerin,
gegen
Seven S.p.A., via Italia 73, IT-10040 Leini, vertreten durch Avvocato Andrea Pozzi, studio legale e notarile, Pozzi e Galli-Widmer, Via G. B. Pioda 12, C.P. 6262, 6901 Lugano, Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Verfügung vom 28. März 2011 im Widerspruchsverfahren Nr. 10928 SEVEN (fig.) / ROOM SEVEN.
B-3050/2011 Seite 2 Sachverhalt: A. Die internationale Registrierung IR 1'014'081 ROOM SEVEN der Be- schwerdeführerin wurde am 22. Oktober 2008 in der Gazette OMPI des marques internationales Nr. 40/2009 veröffentlicht. Sie beansprucht Mar- kenschutz unter anderem Schutz für die nachfolgenden Waren in Klasse 18: "Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces matières non com- pris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie." B. Gegen deren Zulassung zum Markenschutz in der Schweiz für die in Klasse 18 beanspruchten Waren erhob die Beschwerdegegnerin am 29. Januar 2010 Widerspruch. Sie stützte sich dabei auf ihre internationa- le Registrierung IR 720'998 "SEVEN" (fig.), welche am 19. Januar 1999 in der Schweiz zum Markenschutz zugelassen wurde und Schutz für Waren der Klassen 3, 14, 16, 18 und 25 beansprucht. Die internationale Regist- rierung hat folgendes Aussehen
und ist in Klasse 18 die nachstehenden Waren hinterlegt: "Articles en cuir et imitations du cuir non compris dans d'autres classes; sacs à dos, petits sacs à dos, serviettes d'écoliers, bourses, sacoches pour porter les enfants, gros sacs de voyage, sacs et gros sacs pour le sport; sacs à main, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs d'alpinistes, sacs d'écoliers, serviettes (maroquinerie), portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à porter à la ceinture, vali- ses; parapluies et parasols; malles, cannes; fouets et sellerie; étuis pour clés (maroquinerie), mallettes en matières plastiques." Zur Begründung des Widerspruchs führte die Beschwerdegegnerin im Wesentlichen aus, die Widerspruchsmarke sei von der jüngeren Marke vollständig übernommen worden. Der Gesamteindruck der Wider- spruchsmarke werde vom Wortbestandteil "SEVEN" dominiert, weil die grafischen Bestandteile lediglich dekorativer Natur seien. Da die bean- spruchten Waren beider Marken identisch bzw. gleichartig seien, müsse die Verwechslungsgefahr streng beurteilt werden. Angesichts dessen rei-
B-3050/2011 Seite 3 che das zusätzliche Wortbestandteil "Room" – welches im Übrigen am Sinngehalt nichts massgebendes ändere – im jüngeren Zeichen nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen, da der Hauptbestandteil der Widerspruchsmarke übernommen wurde. C. Am 8. Februar 2010 erliess das Institut für Geistiges Eigentum in der Fol- ge einen Refus provisoire und setzte der Beschwerdeführerin aufgrund ihres ausländischen Sitzes, unter Androhung des Ausschlusses vom Wi- derspruchsverfahren, eine dreimonatige Frist um in der Schweiz einen Rechtsvertreter zu bestellen. Diese Frist liess die Beschwerdeführerin unbenutzt verstreichen, weshalb das Institut für Geistiges Eigentum die Beschwerdeführerin formell vom Widerspruchsverfahren aus- und den Schriftenwechsel im Verfahren mit Verfügung vom 26. Juli 2010 ab- schloss. D. Mit Verfügung vom 28. März 2011 hiess das Institut für Geistiges Eigen- tum den Widerspruch teilweise gut und widerrief die Schutzzulassung der internationalen Registrierung IR 1'014'081 "ROOM SEVEN" für die in Klasse 18 beanspruchten Waren "produits en cuir et imitations de cuir non compris dans d'autres classes; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie" (Dispositiv Zif- fer 2). Hingegen verneinte sie die Gleichartigkeit der in Klasse 18 von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren "cuir et imitations de cuir; peaux d'animaux" mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren in Klasse 18, weshalb sie die internationale Registrierung für diese Waren sowie für die in Klasse 24 und 25 beanspruchten, aber nicht vom Widerspruch betroffenen Waren zum Markenschutz in der Schweiz zu- liess (Dispositiv Ziffern 2 und 3). Diese Verfügung wurde der Beschwerdeführerin am 12. April 2011 mittels Publikation im Bundesblatt Nr. 15 eröffnet. E. Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 27. Mai 2011 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht. Die Rechtsbegehren lauten wie folgt: "1. Ziffer 1-5 der Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Ei- gentum vom 28. März 20111 seien aufzuheben und es sei der Widerspruch gegen die Marke IR 1'014'081 ROOM SEVEN abzuweisen und die Marke
B-3050/2011 Seite 4 IR 1'014'081 ROOM SEVEN vollumfänglicher Markenschutz in der Schweiz zu gewähren. 2. Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin." Zur Begründung führt sie unter anderem aus, die Vorinstanz habe zu Un- recht bloss die Ähnlichkeit des Zeichenelement "SEVEN" beurteilt und dabei das zusätzliche Wortelement "ROOM" der angefochtenen Marke sowie die figurativen Elemente der Widerspruchsmarke ausser Acht ge- lassen, obschon gerade diese Elemente beiden Marken gesamthaft einen von einander divergierenden Gesamteindruck vermitteln. Schliesslich machte sie den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke im Zusammen- hang mit den Waren "Articles en cuir et imitations du cuir non compris dans d'autres classes; sacs à dos, petits sacs à dos, serviettes d'écoliers, bourses, sacoches pour porter les enfants, gros sacs de voyage, sacs et gros sacs pour le sport; sacs à main, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs d'alpinistes, sacs d'écoliers, serviettes (maroquine- rie), portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à porter à la ceinture, valises; parapluies et parasols; malles, cannes; fouets et sel- lerie; étuis pour clés (maroquinerie)" in Klasse 18 geltend. Der Beschwerde war zudem eine erste Honorarnote beigelegt. F. Die Vorinstanz sandte mit Eingabe vom 16. August 2011 sämtliche Vorak- ten ein und verzichtete im gleichen Schreiben auf Einreichung einer Ver- nehmlassung. G. Mit Eingabe vom 7. September 2011 beantragte die Beschwerdegegne- rin, dass ihr erlaubt werde, die Beschwerdeantwort auf Italienisch einzu- reichen, obschon die Verfahrenssprache aufgrund der Beschwerdeschrift neu Deutsch sei. Mit Hinweis auf Art. 33a VwVG entsprach das Bundes- verwaltungsgericht diesem Gesuch, denn Akte, welche nicht zur eigentli- chen Verfahrensführung gehören, dürfen in einer von der Verfahrens- sprache abweichenden Amtssprache verfasst werden (BERNARD MAITRE/VANESSA THALMANN, in: WALDMANN/WEISSENBERGER [Hrsg.], Pra- xiskommentar zum VwVG, Zürich 2009, Rz. 15 zu Art. 33a VwVG). H. Innert erstreckter Frist reichte die Beschwerdegegnerin am 13. Oktober 2011 ihre Beschwerdeantwort in italienischer Sprache ein und legte eine
B-3050/2011 Seite 5 Kostennote bei. Sie beantragte die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin. Dabei wies sie darauf hin, dass die Einrede des Nichtgebrauchs verspätet geltend gemacht wurde und bestritt diesen gleichzeitig. Zur weiteren Be- gründung brachte sie vor, dass eine Zeichenähnlichkeit wegen der Über- nahme des Hauptbestandteils der Widerspruchsmarke in die jüngere Marke zu bejahen ist. Weiter sei an die Verwechslungsgefahr aufgrund des gleichartigen und identischen Warenverzeichnisses ein strenger Massstab zu legen. Demzufolge würden die bestehenden Unterschiede zwischen den beiden Marken nicht ausreichen, um eine Verwechslungs- gefahr zu bannen. I. Die Beschwerdeführerin replizierte mit Eingabe vom 22. Dezember 2011 innert erstreckter Frist. Dabei hielt sie an ihren Anträgen, insbesondere der Einrede des Nichtgebrauchs, fest und reichte zudem eine zweite Ho- norarnote ein. Mit Hinweis auf die englische Formulierung des Warenver- zeichnisses der angefochtenen Marke bestritt die Beschwerdeführerin die Gleichartigkeit der beanspruchten Waren in Klasse 18 mit Ausnahme der Lederwaren weiterhin. Zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bekräftigte die Beschwerdeführerin, dass diese als Wort-/Bildmarke aus mehreren prägenden Zeichenbestandteile bestehen würde, und eben ge- nau die Kombination dieser Elemente zu beurteilen sei. Es könne nicht wie von der Vorinstanz vorgenommen, einzig auf das Wortelement abge- stellt werden. Zum Begriff "SEVEN" sei zudem zu sagen, dass es diesem in Alleinstellung als Grundzahl und Zahlenwort an Kennzeichnungskraft fehle, weshalb ihrer Meinung nach einzig die Kombination mit den zusätz- lichen Elemente die Widerspruchsmarke schutzfähig gemacht habe. Bei- de Marken würden daher lediglich im schwachen Element "SEVEN" übereinstimmen. Da gerade die zusätzlichen Elemente der Wider- spruchsmarke weder in der angefochtenen Marke übernommen worden, noch mit dem Zusatzelement "ROOM" der angefochtenen Marke ver- wechselbar seien, hätten beide Marke jeweils unterscheidungskräftige Zeichenelemente, welche eine Verwechslungsgefahr ausschliessen wür- den. J. Mit Duplik vom 6. Februar 2012 hielt die Beschwerdegegnerin dagegen und machte erneut geltend, die Einrede des Nichtgebrauchs sei nicht zu hören, da die Beschwerdeführerin mangels Teilnahme am vorinstanzli- chen Verfahren auf ihr Einrederecht verzichtet habe. Mit Hinweis auf die
B-3050/2011 Seite 6 Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgericht und der Rekurskommis- sion für geistiges Eigentum (hernach: RKGE) betreffend ihrer Wider- spruchsmarke bekräftigte sie deren Kennzeichnungskraft und befand an- gesichts der Gleichartigkeit und Identität der von beiden Marken bean- spruchten Waren die vorhandenen Unterschiede als zu gering um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. K. Mit Verfügung vom 17. Juli 2012 wurde die Beschwerdegegnerin im Hin- blick auf ihre bereits eingereichte Honorarnote vom Bundesverwaltungs- gericht zur Einreichung einer die Anforderungen von Art. 14 Abs. 2 VGKE erfüllenden Kostennote aufgefordert. Die daraufhin mit Schreiben vom 25. Juli 2012 bei Gericht eingegangene Kostennote wurde der Beschwer- deführerin zur Stellungnahme zugestellt. Diese liess die Frist unbenutzt verstreichen. L. Die Parteien verzichteten stillschweigend auf die Durchführung einer öf- fentlichen Parteiverhandlung. M. Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge- gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfah- ren (VwVG, SR 172.021) am 27. Mai 2011 frist- und formgerecht einge- reicht (Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der verlangte Kostenvorschuss rechtzei- tig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG).
B-3050/2011 Seite 7 2. Da die Beschwerdeführerin vom erstinstanzlichen Verfahren gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV ausgeschlossen wurde, stellt sich die Frage, ob sie dennoch zur Beschwerde legitimiert ist. Dazu ist festzuhalten, dass die Voraussetzungen gemäss Art. 48 Abs. 1 lit. a-c VwVG kumulativ erfüllt sein müssen (ISABELLE HÄNER, in: AUER/MÜLLER/SCHINDLER (Hrsg.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zürich 2008, Rz. 3 zu Art. 48 ). Die formelle Beschwer gemäss Art. 48 Abs. 1 lit. a VwVG setzt die Teilnahme der beschwerdeführenden Person am vorinstanzlichen Verfahren voraus, soweit ihr diese nicht verunmög- licht wurde. Am Verfahren teilgenommen hat grundsätzlich jede Person mit Parteistellung (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, S. 46 Rz. 2.62). Die Formulierung von Art. 21 Abs. 2 MSchV, wonach der Mar- keninhaber mit Sitz im Ausland vom Widerspruchsverfahren ausge- schlossen werde, wenn er sich nicht innert der vom Institut angesetzten Frist einen Rechtsvertreter in der Schweiz bestellt, ist nicht mit einem Ver- lust der Parteistellung gleichzusetzen. Kommt der Markeninhaber der Auf- forderung des Instituts nicht nach, ist er säumig und als solches lediglich in seinen Mitwirkungs- und Verteidigungsrechten beschränkt: Er verbleibt Partei und nimmt, wenn auch "schweigend", am Verfahren teil. Damit be- einträchtigt Art. 21 Abs. 2 MSchV die formelle Beschwer der Beschwerde- führerin in casu nicht: Sie hat verfahrensrechtlich im Sinne von Art. 48 Abs. 1 lit. a VwVG am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-4841/2007 vom 28. August 2008 E. 1 [Herz] fig./fig. [Herz]). Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist sie zudem materiell beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an de- ren Aufhebung oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerdeführung legi- timiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Ebenso liegen die übrigen Sachurteils- voraussetzungen gemäss Art. 48 ff. VwVG vor. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 3. 3.1. Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unter- nehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht,
B-3050/2011 Seite 8 die Marke zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). 3.2. Gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der älteren Marke Widerspruch gegen entsprechende jüngere Markeneintragungen erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Vorliegend erhob die ältere internationale Regist- rierung IR 720'998 "SEVEN" (fig.), welche am 19. Januar 1999 in der Schweiz zum Markenschutz zugelassen wurde, Widerspruch gegen die am 22. Oktober 2008 in der Gazette OMPI des marques internationales Nr. 40/2009 veröffentlichte und damit jüngere internationale Registrierung IR 1'014'081 "ROOM SEVEN". Der am 27. Mai 2011 erhobene Wider- spruch erfolgte rechtzeitig (vgl. Art. 31 Abs. 2 MSchG). 4. 4.1. Zeichen sind gemäss Art. 6 quinquies lit. B Ziff. 1 der Pariser Überein- kunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums revi- diert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechs- lungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a BOSS/BOKS, BGE 119 II 473 E. 2d Radi- on/Radiomat; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 Fructa/Fructaid, B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2 Focus/Pure Focus, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 Aroma- ta/Aromathera; siehe auch EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett- bewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: MARBACH, SIWR III/1], N. 867) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso hö- here Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren und/oder Dienst- leistungen sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellge- setz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8). 4.2. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurech-
B-3050/2011 Seite 9 nungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a Se- curitas). Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Ver- wechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrs- kreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirt- schaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stam- men ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 128 III 97 f. E. 2a Orfi- na/Orfina, BGE 127 III 166 E. 2a Securitas, Urteil des Bundesgerichts 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b Stoxx/StockX [fig.], veröffentlicht in sic! 2002 S. 99, BGE 122 III 382 ff. Kamillosan). 4.3. Zu berücksichtigen sind ausserdem der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft des Zeichens, da diese massgeblich den Schutzumfang einer Marke bestimmt (GALLUS JOLLER, in: MICHAEL G. NOTH/GREGOR BÜHLER/FLORENT THOUVENIN [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45; siehe auch CHRISTOPH WILLI, Marken- schutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Be- rücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zü- rich 2002, Art. 3, N. 17 ff.). Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genü- gen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a Kamillosan; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 3.3 R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.], B- 2653/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 3.3 monari c./ANNA MOLINARI). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandtei- le sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BVGE 2010/32 E. 7.3 Pernaton/Pernadol, Urteil des Bundesverwal- tungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 Aromata/Aromathera). Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasie- haften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a Kamillosan, mit Hinweisen; Urteil des Bundesge- richts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 Yello; MARBACH, SIWR III/1., N. 979 mit Hinweis auf Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B- 7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.] und Entscheid der RKGE vom 26. Oktober 2006 E. 7 Red Bull [fig.]/Red, Red Devil, veröffentlicht in sic! 2007 S. 531). Die Verwechsel- barkeit zweier Zeichen ist daher nicht aufgrund eines abstrakten Zeichen-
B-3050/2011 Seite 10 vergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 R Rothmans [fig]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]). 5. Jedoch soll Marken nur dann zur Rechtsdurchsetzung verholfen werden, wenn sie rechtserhaltend gebraucht werden bzw. deren Benutzungs- schonfrist noch nicht abgelaufen ist oder aber wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG; CHRISTOPH GASSER, in: MICHAEL G. NOTH/GREGOR BÜHLER/FLORENT THOUVENIN [Hrsg.], Marken- schutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 32 N. 1). Ob eine Marke ge- braucht wird – unabhängig davon, ob rechtserhaltend oder nicht – wird hingegen nicht von Amtes wegen geprüft; Der Nichtgebrauch einer Marke muss von einer Partei geltend gemacht werden. Der Widerspruchsgegner hat den Einwand "klar und unmissverständlich" in seiner Widerspruchs- antwort vorzubringen (Art. 22 Abs. 3 MSchV; GASSER, a.a.O., Art. 32 N. 5 und 10). 5.1. Vorliegend macht die Beschwerdeführerin den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke IR 720'998 "SEVEN" (fig.) im Zusammenhang mit den Waren "Articles en cuir et imitations du cuir non compris dans d'au- tres classes; sacs à dos, petits sacs à dos, serviettes d'écoliers, bourses, sacoches pour porter les enfants, gros sacs de voyage, sacs et gros sacs pour le sport; sacs à main, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs d'alpinistes, sacs d'écoliers, serviettes (maroquinerie), por- tefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à porter à la cein- ture, valises; parapluies et parasols; malles, cannes; fouets et sellerie; étuis pour clés (maroquinerie)" der Klasse 18 geltend (Beschwerde, Ziffer 2, Rn. 20 f.). 5.2. Die Beschwerdeführerin macht den Einwand des Nichtgebrauchs erstmals in ihrer Beschwerde geltend (Beschwerde, Ziffer 2, Rn. 20). Mit Verweis auf Art. 22 Abs. 3 MSchV erachtet die Beschwerdeführerin den Einwand als rechtzeitig vorgebracht und damit zulässig (Beschwerde, Zif- fer 2, Rn. 20). Sowohl den Nichtgebrauch als auch die Tatsache, dass der Einwand noch zu hören sei, wird von der Beschwerdegegnerin bestritten (Beschwerdeantwort, S.11). 5.3. Der Wortlaut von Art. 22 Abs. 3 MSchV ist klar: Den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke hat der Widerspruchsgegner in seiner ersten
B-3050/2011 Seite 11 Stellungnahme geltend zu machen. Die Beschwerdeführerin schliesst daraus, dass als "erste Stellungnahme in einem Widerspruchsverfahren" auch die Beschwerdeschrift gelten kann, sofern der Beschwerdeführer sich im vorinstanzlichen Verfahren nicht geäussert hat (Beschwerde, Zif- fer 2, Rn. 20). Faktisch ist es im vorliegenden Fall zwar tatsächlich so, dass die erste schriftliche Äusserung der Beschwerdeführerin deren Be- schwerdeschrift ist. Gleichwohl kann ihrer Argumentation nicht gefolgt werden, denn mit ihrem Verzicht sich einen Rechtsvertreter mit Sitz in der Schweiz zu bestellen und dem deswegen erfolgten Ausschluss vom Ver- fahren, hat die Beschwerdeführerin – wie unter E. 2 hiervor festgehalten – auf ihre Verteidigungs- und Mitwirkungsrechte im diesbezüglichen Verfah- ren verzichtet. Damit hat sie also auch auf ihr Verteidigungsrecht den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend zu machen, verzichtet (vgl. E. 2 hiervor). Es ist daher entgegen der Meinung der Beschwerde- führerin festzustellen, dass der Nichtgebrauch selbst dann nicht zu einem späteren Zeitpunkt als dem Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden kann, wenn der Widerspruchsgegner seine Verteidigungsrechte erst vor dem Bundesverwaltungsgericht wahrnimmt (Urteile des Bundes- verwaltungsgericht B-1171/2007 vom 28. August 2008 E. 4 ORTHOFIX [fig.]/ORTHOFIT [fig.], B-7431/2006 vom 3. Mai 2007 E. 5 AE/ae). Das Einwendungsrecht der Beschwerdeführerin ist somit verwirkt und der diesbezügliche Einwand nicht zu hören. 6. Damit kann die materielle Prüfung des Widerspruchs vorgenommen wer- den und es sind als Erstes die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Ver- kehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangs- punkt ist dabei das Warenverzeichnis der älteren Marke (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 49), wobei vorliegend die von der Widerspruchsmarke in Klasse 18 beanspruchten "Articles en cuir et imitations du cuir non compris dans d'autre classe; malles; sacs de voyage; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie" auch von der angefochtenen Marke beansprucht wer- den. Die in Klasse 18 beanspruchten Waren richten sich grundsätzlich an das allgemeine Publikum. Sie werden von den Abnehmern zwar nicht tag- täglich am Markt nachgefragt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 54). Indessen ist bei den involvierten Waren der Klassen 18 davon auszugehen, dass die- se von den Durchschnittskonsumenten immerhin mit einer gewissen Re- gelmässigkeit nachgefragt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgericht B-4260/2010 vom 22. Dezember 2011 E. 7 BALLY/BALU [fig.], B- 7487/2010 vom Urteil vom 28. Juni 2011 E. 9.2 sparco [fig.]/SPARQ, B-
B-3050/2011 Seite 12 3118/2007 vom 1. November 2007 E. 8 Swing/Swing Relaxx [fig.]). Schliesslich gibt es im Registereintrag keinerlei Indizien dafür, dass es sich vorliegend um Waren eines höheren Preissegments bzw. eine Ein- schränkung auf Luxusgüter handelt (Urteil des Bundesverwaltungsge- richts B-4260/2010 vom 22. Dezember 2011 E. 7 BALLY/BALU [fig.]). Demnach ist von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen (MARBACH, SIWR III/1, N. 998). 7. In einem weiteren Schritt ist zu überprüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Verkehrskreise iden- tisch oder zumindest gleichartig sind. 7.1. Vorliegend unbestritten ist die Identität der von beiden Marken bean- spruchten Waren "Articles en cuir et imitations du cuir non compris dans d'autres classes" bzw. "produits en cuir et imitations de cuir non compris dans d'autre classes". Ebenfalls identisch und von beiden Marken bean- sprucht sind die Waren "malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets; articles de sellerie". 7.2. 7.2.1. Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen wür- den angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unter- nehmen hergestellt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B- 6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 5.1 HOME BOX OFFICE/Box Office, B- 4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 EFE [fig.] / EVE, mit Verweis u.a. auf DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 35). Für das Vorliegen von Gleichartigkeit spricht, wenn sich die Waren unter den gleichen Oberbegriff der Nizza- Klassifikation subsumieren lassen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 246). 7.2.2. In Bezug auf die von der Beschwerdeführerin beanspruchten Wa- ren "harnais" verneint die Beschwerdeführerin die Gleichartigkeit mit der von der Widersprechenden beanspruchten Waren "fouets et sellerie" (Be- schwerde, Ziffer 1, Rn. 19). Entgegen der Meinung der Beschwerdeführe- rin ist hier aber von Gleichartigkeit auszugehen, denn Pferdegeschirre (harnais) und Sattlereiwaren (sellerie) wie z.B. Reitsattel, sind Reitartikel,
B-3050/2011 Seite 13 welche sich an die gleichen Abnehmer, nämlich Reiter, richten, sowie gemeinsam vertrieben und vom selben Hersteller stammen können (vgl. Sellerie D. Hess, http://www.selleriehess.ch; HR. Blaser Sattlerei und Kummetmacherei, http://www.blaser-sattlerei.ch; Felix Bühler, http://www.horseland.ch/), was gesamthaft für eine Gleichartigkeit spricht. 7.2.3. Bezüglich der Waren "Cuir et imitations de cuir, peaux d'animaux" hat die Vorinstanz eine Gleichartigkeit mit den von der Widerspruchsmar- ke beanspruchten Waren aus Leder bzw. Lederimitat verneint (Angefoch- tene Verfügung, Ziffer B). Denn gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit spricht insbesondere das Verhältnis von Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 5.1 Fructa/Fructaid mit Hinweis auf B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 Martini Baby, Entscheid der RKGE vom 16. August 2004 E. 6 Harry/Harry's Bar, veröffentlicht in sic! 2004 S. 863). Die von der Beschwerdeführerin beanspruchten Rohwaren sind daher in Überein- stimmung mit der Vorinstanz und der Beschwerdeführerin (Beschwerde, Ziffer 1, Rn. 19; Replik, Titel III, Ziff. 1, Rn. 8) mit keiner von der Be- schwerdegegnerin beanspruchten Waren gleichartig. 7.3. Damit ist im Einklang mit der Vorinstanz festzustellen, dass lediglich bezüglich der von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren "pro- duits en cuir et imitations de cuir non compris dans d'autres classes; mal- les et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie" Identität bzw. Gleichartigkeit mit von der Wider- spruchsmarke beanspruchten Waren besteht. Hingegen ist die Be- schwerde ungeachtet des Resultats der Prüfung der Zeichenähnlichkeit, bezüglich den von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren "cuir et imitations de cuir, peaux d'animaux" mangels Gleichartigkeit zu einer von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren abzuweisen. 8. Es gilt nun zu prüfen, ob für diejenigen Waren bei denen Identität bzw. Gleichartigkeit bejaht wurde, eine Zeichenähnlichkeit besteht. Liegt sie vor, so ist zu klären, welche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmar- ke zukommt und damit wie ähnlich die Marken sein dürfen, die jene ne- ben sich zu dulden hat. 8.1.1. Entscheidend bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Zeichen ist der Gesamteindruck, den die Zeichen bei den massgebenden Verkehrs- kreisen hinterlassen (MARBACH, SIWR III/1, N. 864). Beim Zeichenver-
B-3050/2011 Seite 14 gleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des Bun- desverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 Ad- wista/ad-vista mit Hinweisen; siehe auch MARBACH, SIWR III/1, N. 705), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches die Abnehmer von den einge- tragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April 2006 E. 6 O [fig.], veröffentlicht in sic! 2006 S. 673 f.). Diesem Erinnerungsbild haf- tet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (MARBACH, SIWR III/1, N. 867 f.), weshalb es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a Kamillosan). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dür- fen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach aus- geblendet werden (MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 122 III 382 E. 5b Kamillosan; WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 65). Vielmehr ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und inwieweit dieselben das Markenbild un- geachtet ihrer Kennzeichnungsschwäche beeinflussen (MARBACH, SIWR III/1, N. 865 mit Hinweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B- 1085/2008 vom 13. November 2008 Red Bull/Stierbräu). Eine Differenzie- rung und damit eine Gewichtung der Zeichenelemente ist zulässig (MAR- BACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 II 400 Eden Club). 8.1.2. Für Kollisionsfälle zwischen komplexen Marken, beispielsweise kombinierten Wort-/Bildmarken, können keine absoluten Regeln darüber aufgestellt werden, welchem Zeichenelement auf der einen oder anderen Seite die für den Gesamteindruck prägende Bedeutung zukommt. Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (MAR- BACH, SIWR III/1, N. 930 f.). Sind die Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zei- chenvergleich in den Hintergrund (Entscheid der RKGE vom 10. Februar 2004 E. 10 SPEEDO/Speed Company [fig.], veröffentlicht in sic! 2004 S. 578 f.). 8.1.3. Die Wortelemente von Marken sind nach folgenden Kriterien mit- einander zu vergleichen. Zu beachten sind ihr Klang und ihr Schriftbild, gegebenenfalls auch ihr Sinngehalt. Das Silbenmass, die Ausspracheka- denz und die Aufeinanderfolge der Vokale prägen insbesondere den Klang, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch
B-3050/2011 Seite 15 die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben bestimmt wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 4 Aroma- ta/Aromathera mit Hinweisen). Bei reinen Wortmarken genügt grundsätz- lich schon eine Übereinstimmung unter einem der drei genannten Ge- sichtspunkte um die Zeichenähnlichkeit zu bejahen. Diese Kriterien sind im Folgenden bezogen auf die im Streit stehenden Marken zu unter- suchen. 8.2. Im vorliegenden Fall stehen sich die Zeichen "ROOM SEVEN" und "SEVEN" (fig.) gegenüber. Während es sich bei der angefochtenen Marke "ROOM SEVEN" um eine reine Wortmarke handelt, weist die Wider- spruchsmarke "SEVEN" (fig.) nebst einer unüblichen Schriftart auch ein figuratives Element auf. Dem Wort "SEVEN" ist nämlich hinter dessen An- fangsbuchstaben eine Ziffer "7" vorangestellt, in welcher wiederum ein kleiner, dunkler fünfzackiger Stern gezeichnet ist. Die Buchstaben und Zif- fern sind fliessend ineinander geschrieben und zwar so als wären sie hohl, weiss und auf schwarzem Grund. 8.3. Beiden Marken gemeinsam sind die ausgeschriebene Ziffer "SE- VEN", welche in beiden Zeichen jeweils an zweiter Stelle steht, sowie die Tatsache, dass sie aus zwei Schriftelementen bestehen. Die Wider- spruchsmarke wird allerdings kaum als "seven seven" ausgesprochen, denn obschon die Ziffer "7" sicht- und erkennbar ist, wird diese doch auf- grund ihrer Platzierung hinter dem ausgeschriebenen Wort "seven" als bildliche Darstellung des Wortelementes erkannt und nicht als Zusatz. Anders die angefochtene Marke "ROOM SEVEN", welche klar aus zwei Wortelementen besteht und auch entsprechend ausgesprochen wird. Doch selbst wenn die Widerspruchsmarke wie von der Beschwerdeführe- rin behauptet (Beschwerde, Ziffer 4, Rn. 35), als "seven seven" ausge- sprochen wird, unterscheiden sich die Vokal- und Konsonantenfolgen beider Zeichen nur im Anfangsbereich, nämlich bei der angefochtenen Marke O-O-E-E bzw. R-M-S-V-N gegenüber der Widerspruchsmarke E-E (oder E-E-E-E) bzw. S-V-N (oder S-V-N-S-V-N). Eine klangliche Überein- stimmung besteht daher im jeweils zweiten Wortelement "seven", woran auch eine allfällige Lesung der Widerspruchsmarke als "seven seven" nichts ändert. 8.4. In Bezug auf das Schriftbild ist festzustellen, dass die Zeichen nicht die gleiche Buchstabenanzahl aufweisen, selbst wenn man bei der Wi- derspruchsmarke die Ziffer mitzählt, denn die angefochtenen Marke be- steht aus 9 und die Widerspruchsmarke aus 5 bzw. 10 Buchstaben. Wie
B-3050/2011 Seite 16 unter E. 8.2 festgestellt, bestehen auch Unterschiede in der Zeichenges- taltung, und die grafischen Elemente der Widerspruchsmarke prägen ih- ren Gesamteindruck trotz ihrer dekorativen Natur, mit. Gesamthaft beste- hen daher Unterschiede im Schriftbild beider Zeichen. 8.5. Schliesslich ist der Sinngehalt der Zeichen miteinander zu verglei- chen. Die Widerspruchsmarke besteht aus der Ziffer "7" und deren Zah- lenwort, was lediglich zu einer Vordoppelung der Zahl "7" führt und nicht etwa als "77" verstanden wird. Die angefochtene Marke "ROOM SEVEN" bedeutet "Raum/Zimmer sieben", "chambre/salle sept" oder "stan- za/locale sette". Eine Übereinstimmung der Sinngehalte liegt somit nicht vor. 8.6. Es ist daher bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit festzustellen, dass Unterschiede im Schriftbild und im Sinngehalt bestehen. Beiden Zeichen gemeinsam sind das Wort "SEVEN", sowie die Tatsache, dass sie aus zwei englischen Begriffen bestehen. Die Widerspruchsmarke be- steht hauptsächlich aus dem Zahlenwort "SEVEN" und die angefochtene Marke übernimmt diesen Bestandteil vollständig. Wie schon vorinstanz- lich zutreffend festgestellt, begründet allein dies eine Zeichenähnlichkeit (MARBACH, SIWR III/1, N. 869). Damit liegt trotz festgestellter Unterschie- de eine Zeichenähnlichkeit vor. 9. Abschliessend ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichti- gung der Kennzeichnungskraft beider Marken und des Aufmerksamkeits- grades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der be- anspruchten Waren walten lassen, über die Verwechslungsgefahr zu ur- teilen. 9.1. Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe fälschlicherweise angenommen, die ältere Marke verfüge über einen normalen Schutzum- fang. Doch ihrer Meinung nach, sind das Zahlenwort sowie die Ziffer "7" ohne Grafik nicht schutzfähig. Da Zahlen als Modellbezeichnung im be- anspruchten Warensegment üblich seien, würden die Abnehmer darin ei- ne Modellbezeichnung nicht aber einen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen (Beschwerde, Ziffer 3, Rn. 24 ff.; Replik, Ziffer 3, Rn. 19). Damit seien die Wort- und Ziffernelemente der Widerspruchsmarke in Alleinstel- lung nicht schutzfähig. Die Kennzeichnungskraft beschränke sich lediglich auf die Grafik bzw. auf die hinterlegte Kombination. Da die Zeichen ledig- lich im schwachen Element "Seven" übereinstimmten, würden bereits ge-
B-3050/2011 Seite 17 ringe Unterschiede genügen, um eine Verwechslungsgefahr zu vermei- den. Dank ihrem kennzeichnungskräftigen und sinnverändernden Zusatz "ROOM" würde sich die jüngere Marke genügend von der Widerspruchs- marke abheben um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden. 9.1.1. Bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft eines Zeichens ist zunächst festzuhalten, dass sich diese nach der Unterscheidungskraft der Marke bzw. ihrer Bestandteile bestimmt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 81). Diese wiederum ist dadurch zu bestimmen, dass das Zeichen in Relation mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen gesetzt wird (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 82). 9.1.2. Die Vorinstanz hat in der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren keine beschreibende Bedeutung erkannt (Ziffer D der angefochtenen Verfügung). Dieser Einschätzung schliesst sich auch das Bundesverwaltungsgericht an: Ein Sinngehalt wie "SIE- BEN" sowie "SIEBEN SIEBEN" ist im Zusammenhang mit den bean- spruchten Waren der Klasse 18 zu unbestimmt. Selbst wenn wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht, Modellbezeichnungen im beanspruch- ten Warensegment aus der Kombination "Ziffer und Buchstabe" bestehen können, schliesst dies die Unterscheidungskraft der hinterlegten Wider- spruchsmarke erst aus, wenn diese Kombination beschreibender Natur ist. Vorliegend kommt weder dem Zahlenwort "SEVEN" noch der Ziffer "7" noch deren Kombination im beanspruchten Warensegment ein beschrei- bender Sinngehalt zu: Eine bestimmte Modellbezeichnung oder ein sons- tiger Hinweis auf die beanspruchten Waren, ist darin nicht erkennbar. Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin können Zahlenworte oder Ziffern nämlich durchaus Markenschutz beanspruchen solange sie im Zu- sammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen weder einen beschreibenden Sinngehalt noch über einen schwachen Schutzum- fang verfügen (Entscheidung der RKGE vom 13 April 2005 E. 4 Ze- ro/Zerorh+, veröffentlicht in sic! 2005 S. 578). Bezüglich der Ziffer "7" bzw. dem Zahlenwort "seven" hat das Bundesverwaltungsgericht und die RKGE bereits mehrfach festgehalten, dass dieser Ziffer bzw. dem Zah- lenwort in Verbindung mit Waren der Klasse 18 kein beschreibender Sinngehalt zukommt und sie zudem über einen normalen Schutzumfang verfügt (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-7468/2006 vom 6. September 2007 E. 5.1 SEVEN [fig.]/SEVEN FOR ALL MANKIND; Ent- scheidungen der RKGE vom 29. August 2006 E. 6 SEVEN [fig.]/SevenOne Intermedia, veröffentlicht in sic! 2007 S. 35, vom 22. Januar 2003 E. 5 und 6 7Seven [fig.]/Seven Pictures, veröffentlicht in
B-3050/2011 Seite 18 sic! 2003 S. 904). Zwar kann sich im Laufe der Zeit die Beurteilung der Kennzeichnungsstärke und damit des Schutzumfangs eines Zeichenele- ments bzw. einer Marke ändern. Dennoch kann nicht – wie von der Be- schwerdeführerin behauptet (Beschwerde, Ziffer 4, Rn. 25 mit Verweis auf Beschwerdebeilage 12) – auf eine mittlerweile erfolgte Verwässerung der Widerspruchsmarke geschlossen werden, nur weil im beanspruchten Wa- rensegment Ziffern als Dekorationselement verwendet werden und diver- se andere in der Schweiz registrierte Marken die Ziffer als Zeichenele- ment aufweisen und Schutz für Waren der Klasse 18 beanspruchen. Aus der Tatsache allein, dass weitere registrierte Marken die Ziffer oder das Zahlenwort "seven" beinhalten, kann nicht auf die Verwässerung des Zei- chenelements geschlossen werden, da grundsätzlich nur die auf dem Markt wirklich gebrauchten Marken der Abnehmerschaft bekannt werden und weil erfahrungsgemäss nicht alle eingetragenen Marken in Gebrauch kommen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts vom 9. März 2012 B- 2269/2011 E. 5.2 [fig.]/BoneWelding [fig.], B-6767/2007 vom 16. Dezem- ber 2009 E. 4.3 LA CITY/T-City, B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 6.2 Pul- cino/Dolcino, und B-7468/2006 vom 6. September 2007 E. 5.2 Seven (fig.)/SEVEN FOR ALL MANKIND; MARBACH, SIWR III/I, N. 982). Erst wenn die Banalisierung des Zeichenelements "7" bzw. "seven" im Zu- sammenhang mit den beanspruchten Waren in der Wahrnehmung der Abnehmer nachgewiesen wurde, kann eine Verwässerung bejaht werden (MARBACH, SIWR III/I, N. 982). Hierzu bedarf es aber mehr als blosser Registerrecherchen (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-7468/2006 vom 6. September 2007 E. 5.2 Seven [fig.]/SEVEN FOR ALL MANKIND). Auch die ins Recht gelegten Google-Bildrecherchen (Beschwerdebeilage 12) belegen nicht rechtsgenüglich, dass die Abnehmer im Zusammen- hang mit den beanspruchten Waren in der Ziffer "7" und dem Zahlenwort "seven" ein banales Zeichenelement erkennen, zumal die Belege sich nicht auf die Zahl "7" beschränken. Die Beschwerdebeilage 12 zeigt le- diglich auf, dass Taschen auf dem Markt erhältlich sind, auf denen Zahlen aufgedruckt sind; einzig aus solch einem Beleg auf die Wahrnehmung der Abnehmer in Bezug auf die beanspruchte Ziffer zu schliessen, ginge zu weit. Es ist der Widerspruchsmarke demzufolge im Einklang mit der Vor- instanz und der Beschwerdegegnerin eine normale Kennzeichnungskraft und ein entsprechender Schutzumfang zuzusprechen. 9.1.3. Zur Kennzeichnungskraft der angefochtenen Marke ist bei der Be- urteilung des Zeichenelement "SEVEN" das soeben Gesagte analog her- an zu ziehen. Weiter ist auch in der Kombination "ROOM SEVEN" kein beschreibender Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten
B-3050/2011 Seite 19 Waren erkennbar, weshalb auch in Bezug auf die angefochtene Marke von einem Zeichen mit gesamthaft normaler Kennzeichnungskraft auszu- gehen ist. 9.2. Angesichts der Tatsachen, dass der Hauptbestandteil der Wider- spruchsmarke in der angefochtene Marke übernommen wurde und die Vergleichszeichen vorliegend für identische und gleichartige Waren hin- terlegt sind, reichen nicht schon geringste Abweichungen in den Zeichen aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen (Urteil des Bundesverwal- tungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 7.1 R Rothmans [fig.]/ Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]). Damit sind die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten optischen und klanglichen Ab- weichungen als ungenügend zu qualifizieren. Zwar kann ein klar erkenn- barer, unterschiedlicher Sinngehalt im Widerspruch stehender Marken ei- ne festgestellte Zeichenähnlichkeit ausnahmsweise kompensieren (JOL- LER, a.a.O., Rn. 168 zu Art. 3). Dazu reicht es aber nicht aus, dass der Sinngehalt der einen Marke demjenigen der anderen nicht entspricht, sondern es ist ein differierender Sinngehalt erforderlich, der sich den Wahrnehmenden sofort und unwillkürlich aufdrängt (Urteil des Bundes- verwaltungsgerichts B-7460/2006 vom 6. Juli 2007 E. 6 Adia/Aida Jobs, Aida Personal, Entscheid der RKGE vom 10. März 2006 E. 7 Miner- gie/Sinnergie mit weiteren Hinweisen, veröffentlicht in sic! 2006 S. 413). Vorliegend wird mit "seven" ein Zahlenwort übernommen, welches durch Hinzufügen des Begriffes "Room" sinngehaltlich nicht verändert wird: Le- diglich der Bezug zur Ziffer wird präzisiert. Damit differiert der Sinngehalt von "ROOM SEVEN" zwar von "SEVEN", aber angesichts des Eingangs Gesagten sowie der Tatsache, dass die Vergleichszeichen vorliegend für identische und teils gleichartige Waren hinterlegt sind, kommt den gerin- gen Abweichungen keine entscheidende Bedeutung zu (Urteil des Bun- desverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 7.1 R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]). Entspre- chend genügt das Kriterium des abweichenden Sinngehalts alleine nicht, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen. Das Publikum vermag die Marken zwar zu unterscheiden, doch besteht die Gefahr, dass es auf- grund der Übereinstimmung im Wortelement "SEVEN" und seiner durch- schnittlichen Aufmerksamkeit falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen. Folglich ist eine Verwechslungsgefahr zwischen "SEVEN" (fig.) und "ROOM SEVEN" zu bejahen.
B-3050/2011 Seite 20 9.3. Aus den oben dargelegten Gründen ist die Beschwerde abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen. 10. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin grund- sätzlich kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG). 10.1. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa- che, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien fest- zulegen (Art. 63 Abs. 4 bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun- desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschla- gen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprecherin an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu ver- anschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhält- nis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschre- ckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachwei- se verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss mit Hinweisen). Von diesem Erfah- rungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.– festzulegen. Der vom Beschwerdeführer in dieser Höhe ge- leistete Kostenvorschuss verbleibt damit bei der Gerichtskasse. 10.2. Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterle- gen. Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als unterliegend zu gelten und die Ziffer 4 des angefochtenen Entscheids ist zu bestätigen. 10.3. Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag ei- ne Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten des Beschwerdeführers zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE.). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Die Parteientschädigung zugunsten der Be- schwerdegegnerin ist auf Grund der eingereichten Kostennote vom 25. Juli 2012 festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7
B-3050/2011 Seite 21 Abs. 1 VGKE). Die ausgewiesene Stundenzahl von 18 Stunden, unter Verwendung des üblichen Stundenansatz von Fr. 300.00, erscheint ange- sichts des doppelten Schriftenwechsels als angemessen (Art. 10 Abs. 2 VGKE; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 8.4 VIEW/SWISSVIEW [fig.]). Die Beschwerdegegnerin macht für das Beschwerdeverfahren zudem Spesen in der Höhe von Fr. 371.00 geltend. Daher hat die Beschwerdeführerin der Beschwerde- gegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 5'400.00 (exkl. MWST.) zzgl. Spesen in der Höhe von Fr. 371.00 (Art. 13 lit. a VGKE), d.h. insgesamt Fr. 5'771.00, auszurichten. Eine Mehrwertsteuer ist vorliegend nicht ge- schuldet, da die Dienstleistungen des Rechtsvertreters der Beschwerde- gegnerin nicht im Inland erbracht wurden, weil Letztere ihren Sitz im Aus- land hat (Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 [Mehrwertsteuergesetz; MWSTG, SR 641.20] in Verbin- dung mit Art. 18 Abs. 1 MWSTG und Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE). 11. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft.
B-3050/2011 Seite 22 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die vorinstanzliche Verfügung vom 28. März 2011 vollständig bestätigt. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. 3. Für das Beschwerdeverfahren wird der Beschwerdegegnerin eine Partei- entschädigung von Fr. 5'771.00 (exkl. MwSt.) zu Lasten der Beschwerde- führerin zugesprochen. 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreterin; Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück) – die Beschwerdegegnerin (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilagen zurück) – die Vorinstanz (Ref-Nr. W10928; Einschreiben; Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner Sabine Büttler
Versand: 5. September 2012