B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-2999/2011
U r t e i l v o m 2 2 . F e b r u a r 2 0 1 3 Besetzung
Richter Francesco Brentani (Vorsitz), Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Hans Urech, Gerichtsschreiberin Barbara Schroeder De Castro Lopes.
Parteien
Die Schweizerische Post, Viktoriastrasse 21, 3030 Bern, vertreten durch Fürsprecher Stephan Beutler, Robert M. Stutz, Muriel Künzi und Senta Willi, Beutler Künzi Stutz, _____________, Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Verfügung vom 8. April 2011 betreffend Markenhinterle- gungsgesuch Nr. CH 58849/2008 DIE POST.
B-2999/2011 Seite 2 Sachverhalt: A. A.a Am 15. Juli 2008 hinterlegte die Beschwerdeführerin das Wortzeichen "DIE POST" bei der Vorinstanz zum Schutz verschiedener Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 und 45. Klasse 9: Programme für elektronische Datenverarbeitungsanlagen und –geräte; magnetische oder optische Datenträger; Verkaufsautomaten; mit Zah- lungsmitteln betätigte Automaten, soweit in dieser Klasse enthalten; Automaten zur Tätigung von Geldgeschäften jeglicher Art und zu Informa- tionszwecken; Einrichtung für die Überprüfung von Frankierungen; Zeit und Datumserfassungsgeräte; Briefwaagen. Klasse 14: Uhren, Wecker. Klasse 16: Druckereierzeugnisse, einschliesslich Bücher, Zeitschriften, Broschüren, Prospekte und andere Publikationen; Papeteriewaren, Schreibwaren, Briefständer; Papierwaren für Verpackungszwecke, Verpackungsmateria- lien (Pappe, Karton); Kunststoff-Verpackungsmaterialien in Form von Hül- len, Tüten, Folien; Verpackungstauschen aus Papier oder Kunststoff; Briefmarken; Vorfrankierte Couverts, Postkarten und Pakete; Grusskar- ten; Handbücher im Zusammenhang mit Computerprogrammen. Klasse 18: Leder und Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Jutetaschen; Gepäckstücke (soweit in Klasse 18 enthalten) wie Reisetaschen, Reise- und Handkoffer, Rucksäcke. Klasse 20:
B-2999/2011 Seite 3 Verpackungs-, Transport- und Lagerbehälter sowie Container, aus Kunst- stoff, Holz und anderen Materialien, soweit in Klasse 20 enthalten. Klasse 22: Verpackungsbeutel aus textilem Material. Klasse 25: Bekleidungsstücke; T-Shirts; Kopfbedeckungen. Klasse 28: Spiele; Spielzeug, insbesondere Postautomodelle oder Modell- Poststellen; Spielkarten; geldbetätigte Spielautomaten. Klasse 35: Erstellung von Rechnungsauszügen, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Buchführung; Werbung- und Verkaufsförderung, Vermietung von Werbe- fläche, insbesondere auf einer Webseite; Vermietung von Marktständen zu Verkaufszwecken; Vermietung von Verkaufsautomaten; Versandwer- bung; Verteilen von Werbemitteln; Marketing, Marktforschung; Unterneh- mensberatung, Beratung bei der Organisation und Führung von Unter- nehmen; betriebswirtschaftliche Beratung; Personalberatung; Geschäfts- führung im Bereich elektronischer Marktplätze; Detailhandel über elektro- nische Kanäle (auch Internet); Hilfe bei der Abwicklung von Handelsge- schäften für Dritte, inklusive Auskünfte darüber; Verwaltung von Kunden- adressdateien; Betrieb einer Agentur zum Import von Fahrzeugen; Ver- vielfältigung von Dokumenten; Sammeln und Systematisieren von Daten in einer Datenbank, nämlich elektronische Verarbeitung von Geschäfts- und Finanzabläufen; Dateienverwaltung in Computerablagen; Beratungs- dienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen; alle vor- genannten Dienstleistungen auch per elektronische Kanäle; Beratung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung. Klasse 36: Clearing (Verrechnungsverkehr), Kapitaltransfer (elektronisch), Gewäh- rung von Teilzahlungskrediten; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Inkassoge- schäfte; Immobilienwesen, insbesondere Vermietung von Räumlichkeiten zu Verkaufszwecken; Versicherungswesen; finanzielle Beratung von Un-
B-2999/2011 Seite 4 ternehmen sowie Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenann- ten Dienstleistungen; alle vorgenannten Dienstleistungen auch per elekt- ronische Kanäle. Klasse 37: Reparaturwesen; Reinigung von Fahrzeugen. Klasse 38: Telekommunikation, insbesondere Sprach- und Datenübermittlung; Übermittlung von Daten und Informationen zwischen Kunden und Unter- nehmen per Telekommunikationsmittel, mittels Computer sowie über elektronische Kanäle; Auskünfte über elektronische Übermittlung von Da- ten und Informationen mittels Telekommunikation über elektronische Ka- näle; Vermitteln von Nachrichten; Telefondienst im Rahmen eines Call- Centers; Übermitteln von Daten aus einer Datenbank; Telefon-, Teleko- pier- und Bildschirmtextdienst, Mobilfunkdienst; Zurverfügungstellen von Zugriff auf globale Computernetzwerke und Computerdatenbanken; Ver- mieten von Zugriff auf eine Datenbank (Informatikdienstleistung); entgelt- liches und unentgeltliches Vermitteln von Zugriffszeit auf eine Datenbank, zum Ansehen oder Herunterladen von Daten, Informationen und Grafiken oder Bildern über elektronische Medien (Internet); Beratung auf dem Ge- biet der elektronischen Übermittlung von Dokumenten, Bildern und Infor- mationen; Beratung auf dem Gebiet der elektronischen Übermittlung von Informationen zwischen Kunden und Unternehmen per Telekommunikati- on, mittels Computer oder über elektronische Kanäle; Beratungsdienst- leistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen. Klasse 39: Autovermietung; Betrieb von Fahrzeugen auf gemeinschaftlicher Basis (Car-Sharing, Car-Pooling); Lieferung, Lagerung, Verpackung, Beförde- rung und Verteilung von Waren, Beförderung von Briefen, Briefsendungen sowie von sonstigen beweglichen Sachen wie Dokumente, Wertsachen, Waren und andere Güter; Frankieren von Postsendungen; Beförderung von Personen sowie beweglichen Sachen wie Dokumente, Wertsachen, Waren und sonstige Güter mit Kraftfahrzeigen, Schienenbahnen, Schiffen und Flugzeugen; Verpackung, Versand und Verteilung von Sendungen sowie Dokumenten, Wertsachen, Waren und anderen Gütern; Vermittlung von Beförderungsleistungen; Kurierdienste; Veranstaltung, Vermittlung, Management und Durchführung von Reisen; Lagerung von beweglichen
B-2999/2011 Seite 5 Sachen wie Briefe, Briefsendungen, Dokumente, Wertsachen, Waren und andere Güter, Vermietung von Lagerraum für bewegliche Sachen wie Do- kumente, Wertsachen, Waren, andere Güter und Fahrzeige; Vermietung von Lagercontainern; Erteilung von Auskünften über Lagerhaltung; Pla- nung (Transportlogistik) von Verkehrslösungen für Personen- und Güter- verkehr; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienst- leistungen. Klasse 40: Druckarbeiten. Klasse 41: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aus- und Weiterbildung, insbe- sondere auf dem Gebiet des Verkehrswesens, der Beförderung von Per- sonen, Waren und Gütern sowie im Zusammenhang mit Finanz- und Geldgeschäften aller Art, kulturelle Aktivitäten, sportliche Aktivitäten, Un- terhaltung; Reservation von Billetten für sportliche und kulturelle Anlässe (Billettvorverkaufsstelle); Vermietung von Ausbildungsanlagen (Audioge- räten, Filmgeräten, Videokameras und Filmzubehör). Klasse 42: Erarbeiten von Datenverarbeitungsprogrammen; Vermietung von Be- triebszeit auf Computer-Hardware (Service- und Access-Provider); Ver- mietung von Computersoftware; Design von Webseiten, Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Webseiten für Dritte (Hosting); Programmieren und instand halten, einschliesslich optimieren, von Webseiten für Dritte; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vor- genannten Dienstleistungen. Klasse 43: Vermietung von Versammlungsräumen für Ausbildungszwecke. Klasse 45: Rechtsberatung; Beratung auf dem Gebiet der Sicherheit; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten und Verwertung von Patenten.
B-2999/2011 Seite 6 A.b Mit Schreiben vom 4. August 2008 beanstandete die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch für einen grossen Teil der beanspruchten Wa- ren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 20, 22, 28, 35, 26, 38, 39, 40, 41, 42 sowie 45 und schlug der Beschwerdeführerin gleichzeitig die Sistierung des Markeneintragungsverfahrens bis zum rechtskräftigen Ab- schluss des Beschwerdeverfahrens betreffend die Eintragung der Wort- marke "POST" (Gesuch 0319/2000, Schweizer Marke P-585603) vor. Mit Verfügung vom 18. August 2008 sistierte die Vorinstanz das Eintra- gungsverfahren. A.c Am 20. August 2009 hob die Vorinstanz die Sistierung des Verfahrens antragungsgemäss auf und setzte der Beschwerdeführerin eine Frist zur Stellungnahme hinsichtlich der Beanstandung vom 4. August 2008. Mit Stellungnahme vom 21. Dezember 2009 vertrat die Beschwerdeführe- rin die Ansicht, das Zeichen sei originär unterscheidungskräftig und daher ins Markenregister einzutragen, eventualiter mit dem Disclaimer "Schutz beansprucht in Grossbuchstaben". Subeventualiter beantragte sie, das Zeichen als durchgesetzte Marke einzutragen, sofern das Zeichen als nicht unterscheidungskräftig beurteilt würde, subsubeventualiter wieder- um mit dem Disclaimer "Schutz beansprucht in Grossbuchstaben". Zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung wurde eine im Frühjahr 2008 durch- geführte demoskopische Umfrage zu den Akten gereicht. A.d Mit Schreiben vom 31. Mai 2010 hielt die Vorinstanz an ihrer in der ersten Beanstandung geäusserten Ansicht fest. Das Zeichen sei für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen direkt beschreibend und daher nicht originär unterscheidungskräftig. Die eingereichte Umfrage betreffe nur Dienstleistungen der Klasse 39, für welche ein absolutes Freihaltebedürfnis bestehe, so dass der Nachweis der Verkehrsdurchset- zung von vornherein ausgeschlossen sei. Eine Institutsnotorietät der Ver- kehrsdurchsetzung des strittigen Zeichens lehnte sie ab. Mit Schreiben vom 6. Dezember 2010 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Ansichten fest und verlangte den Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung. B. Mit Verfügung vom 8. April 2011 liess die Vorinstanz das Markenein- tragungsgesuch für folgende Waren und Dienstleistungen zu (vgl. Ziffer 2 des Dispositivs):
B-2999/2011 Seite 7 Klasse 14: Uhren, Wecker. Klasse 16: Handbücher im Zusammenhang mit Computerprogrammen. Klasse 18: Leder und Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Jutetaschen; Gepäckstücke (soweit in Klasse 18 enthalten) wie Reisetaschen, Reise- und Handkoffer, Rucksäcke. Klasse 25: Bekleidungsstücke, T-Shirts, Kopfbedeckungen. Klasse 37: Reparaturwesen; Reinigung von Fahrzeugen. Klasse 39: Autovermietung; Betrieb von Fahrzeugen auf gemeinschaftlicher Basis (Car-Sharing, Car-Pooling); Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen. Klasse 41: Sportliche Aktivitäten, Unterhaltung; Reservation von Billetten für sportli- che und kulturelle Anlässe (Billettvorverkaufsstelle); Vermietung von Aus- bildungsanlagen (Audiogeräten, Filmgeräten, Videokameras und Filmzu- behör). Klasse 43: Vermietung von Versammlungsräumen für Ausbildungszwecke. Klasse 45: Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten und Verwertung von Pa- tenten.
B-2999/2011 Seite 8 Für die weiteren beanspruchten Waren und Dienstleistungen wies die Vorinstanz das Gesuch zurück (vgl. Ziffer 1 des Dispositivs). C. C.a Zur Begründung führte die Vorinstanz zuerst an, das Wortzeichen "DIE POST" bestehe aus den beiden Begriffen "die" und "Post". "Die" sei gemäss dem einschlägigen Nachschlagewerk (Duden – Deutsches Uni- versalwörterbuch, umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, 6., überarbeitete Auflage, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, Dudenverlag 2007) einer von drei der deutschen Sprache bekann- ten bestimmten Artikeln. Unter "Post" würde gemäss der Entscheidung des Bundesgerichtes (BGE 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 – Post) sowohl ein beliebiges, im Postbereich tätiges Unternehmen, welches Ge- genstände und Nachrichten übermittle sowie Zahlungs- und Geldverkehr abwickle, als auch das beförderte Gut (Briefe, Pakete etc.) verstanden. C.b Hinsichtlich des massgeblichen Verkehrskreises erklärte die Vorin- stanz, dass sich die strittigen Waren und Dienstleistungen sowohl an Durchschnittskonsumenten als auch an Spezialisten (Philatelisten, Spedi- tionsverantwortliche, Verantwortliche im Versand, Finanzwesen etc.) rich- teten. Entsprechend zähle ein breites Publikum, welches Durchschnitts- konsumenten und spezialisierte Fachkreise als Abnehmer der betroffenen Waren und Dienstleistungen umfasse, zum massgeblichen Verkehrskreis. C.c Das strittige Zeichen sei für sämtliche strittigen Waren und Dienstleis- tungen beschreibend, da es sich in einem direkten Hinweis bezüglich des Erbringers, Bestimmungszwecks, des thematischen Inhalts bzw. des dar- gestellten Objekts, der Eigenschaften oder Verkaufs- bzw. Erbringungsort erschöpfe. C.d Mit Bezug auf die Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38, 39, 40, 41 und 42 führte die Vorinstanz zudem aus, dass es sich hierbei um Dienst- leistungen handle, die typischerweise von einem im Postbereich tätigen Unternehmen erbracht würden bzw. im Falle der Klassen 35, 40, 41 und 45 in einem engen Zusammenhang mit demselben stünden. Dies treffe entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin auch auf die Dienstleistung "Rechtsberatung" der Klasse 45 zu, da aufgrund der Rechtsfragen im zu- nehmend liberalisierten Bereich des Postmarktes das Wortzeichen einer möglicherweise erfolgenden Rechtsberatung für im Postbereich tätige Unternehmen direkt beschreibend sei.
B-2999/2011 Seite 9 C.e Nach Ansicht der Vorinstanz vermag weder die Tatsache, dass sich das Zeichen aus zwei Wörtern zusammensetzt noch dessen durchge- hende Grossschreibung an der fehlenden Unterscheidungskraft etwas zu ändern. Ob das Zeichen in dieser Ausgestaltung überdies auch noch frei- haltebedürftig wäre, könne aufgrund der Zugehörigkeit zum Gemeingut mangels Unterscheidungskraft offen gelassen werden. Auch vermag nach Ansicht der Vorinstanz der bestimmte Artikel "DIE" an dieser Schlussfol- gerung nichts zu ändern, da die Abgrenzungsfunktion des bestimmten Ar- tikels nicht bloss im Verhältnis zu anderen Betriebsstätten, welche ver- gleichbare Waren und / oder Dienstleistungen erbringen, sondern auch zu einer beliebig anderen Betriebsstätte ("nicht die Metzgerei, die Post") ste- hen. Folgte man der Argumentation des Beschwerdeführers, müssten auch Begriffe wie "DAS BROT" für Brot oder "DAS AUTO" für Autos ge- schützt werden können. C.f Ebenso schlage das Argument der Beschwerdeführerin fehl, wonach es sich bei der Aussage des Bundesgerichtes im zitierten Entscheid Post ("Nur schon der Begriff "Die Post" besitze in der Schweiz erheblich höhe- re Unterscheidungskraft als einfach nur "Post". Dem ist beizupflichten.") um eine rechtskräftige, für die Vorinstanz verbindliche Feststellung hand- le. Hierbei handle es sich lediglich um ein obiter dictum, welches gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung keine Rechtskraft entfalten könne. Zudem besage das erwähnte Zitat lediglich, dass "Die Post" unterschei- dungskräftiger sei als "Post", womit jedoch noch keine Aussage darüber gemacht sei, ob hiermit die gesetzlichen Anforderungen an die Unter- scheidungskraft zur Überwindung der absoluten Ausschlussgründe erfüllt wären. Ohnehin beziehe sich das Zitat auf die Ausführungen zur Ver- kehrsdurchsetzung, nicht jedoch zur Unterscheidungskraft. C.g Ebenso wenig könne anhand einer abstrakten Trefferzahl in Internet- Suchmaschinen oder –Enzyklopädien sowie entsprechenden Hinweisen auf den Markenauftritt der Schweizerischen Post mit "DIE POST" auf eine allgemein übliche Zeichenverwendung geschlossen werden. Auch die Nähe des hinterlegten Zeichens mit dem Firmennamen sei aufgrund der Unabhängigkeit des Marken- und Firmenrechts nicht von Bedeutung. C.h Das Zeichen sei zudem auch freihaltebedürftig bzw. für einen Teil der Dienstleistungen aus Klasse 39 sogar absolut freihaltebedürftig. Der Beg- riff "DIE POST" bezeichne einerseits den Erbringer von Postzustelldienst- leistungen im Sinne eines beliebigen Unternehmens, welches Nachrich- ten, Briefe, Pakete usw. befördere, andererseits stehe der Begriff für den
B-2999/2011 Seite 10 Gegenstand dieser Dienstleistungen im Sinne einer beförderten Nach- richt, eines Briefes, Paketes oder einer Postkarte. Einem Mitkonkurren- ten, welcher diese Zustell- und Beförderungsdienstleistungen gegenwär- tig oder inskünftig ebenfalls erbringen wolle, stünden keine zahlreichen gleichbedeutenden Alternativen zur Bezeichnung seiner Dienstleistungen zur Verfügung, weshalb er auf die Verwendung der Bezeichnung "DIE POST" angewiesen sei. Die fehlende allgemeine Verwendung des Beg- riffs "DIE POST" durch Konkurrenzunternehmen schliesse in diesem Falle das Vorliegen eines absoluten Freihaltebedürfnisses nicht aus. Diese Si- tuation sei durch den Umstand begründet, dass die Schweizerische Post von Gesetzes wegen jahrzehntelang eine Monopolstellung inne gehabt habe. C.i Hinsichtlich der Verkehrsdurchsetzung hielt die Vorinstanz fest, die Bezeichnung POST sei für einen Teil der Dienstleistungen der Klasse 39 absolut freihaltebedürftig und für diese Dienstleistungen könne sich das Zeichen nicht durchsetzen. Aus Gründen der Rechtsicherheit sei eine Verkehrsdurchsetzung aufgrund einer Gerichts- bzw. Institutsnotorietät nur mit grösster Zurückhaltung zu akzeptieren und vorliegend ohnehin zu verneinen. Die zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung eingereichte und im Frühjahr 2008 durchgeführte demoskopische Umfrage betreffe je- doch genau diejenigen Waren und Dienstleistungen der Klasse 39, für die von einem absoluten Freihaltebedürfnis ausgegangen werde. Da die Ver- kehrsdurchsetzung sich nicht auf einen anderen Waren- und Dienstleis- tungsbereich als für denjenigen, für welchen sie glaubhaft gemacht wer- de, erstrecken könnte, sei auch nicht mit dem Beschwerdeführer nach dem Prinzip a maiore a minus anzunehmen, die für Brief- und Paket- transport glaubhaft gemachte Verkehrsdurchsetzung zöge erst recht auch den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung sämtlicher anderer strittiger Wa- ren und Dienstleistungen nach sich. Auch die Ausführungen der Be- schwerdeführerin zur zentralen, teilweise marktbeherrschenden Stellung, welche allesamt deren Bekanntheit betreffen, würden nichts zum Nach- weis der Verkehrsdurchsetzung mittels markenmässigen Gebrauchs bei- tragen. C.j Hinsichtlich der ausländischen Voreintragungen der Zeichen "DIE POST" in Deutschland und "LA POSTE" in Frankreich führt die Vorinstanz aus, dass aufgrund der fehlenden konkreten Unterscheidungskraft wie auch aufgrund der Freihaltebedürftigkeit ein klarer Fall vorliege und somit auch eine blosse Indizienwirkung des ausländischen Entscheides nicht zum Tragen komme.
B-2999/2011 Seite 11 D. D.a Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 24. Mai 2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, die Aufhebung von Ziffer 1 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung und die Eintragung des Zei- chens "DIE POST" als Marke für alle beanspruchten Waren- und Dienst- leistungen im Markenregister. Eventualiter sei das Zeichen "DIE POST" als durchgesetzte Marke einzutragen. Subeventualiter sei das Zeichen "DIE POST" mit dem Disclaimer "Schutz beansprucht in Grossbuchsta- ben" einzutragen. Subsubeventualiter sei das Zeichen als durchgesetzte Marke mit dem Disclaimer "Schutz beansprucht in Grossbuchstaben" ein- zutragen. D.b Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin zunächst an, dass der Bestimmung der massgeblichen Verkehrskreise nicht vollständig bei- zupflichten sei, da gewisse der strittigen Waren und Dienstleistungen sich nicht an beide Publikumsgruppen (Spezialisten und Durchschnittskonsu- menten), sondern nur an Fachleute richteten. Zudem müsse die Eintra- gungsfähigkeit einer Marke nach dem Gesamteindruck beurteilt werden. Daher liessen sich die Erwägungen aus dem Verfahren "POST" nicht ohne Weiteres auf den vorliegenden Fall übertragen. D.c Hinsichtlich des Sinngehaltes beanstandet die Beschwerdeführerin, dass die Vorinstanz den bundesgerichtlich bestimmten Sinngehalt von "POST" mit demjenigen von "DIE POST" gleichsetzte. Dem zusätzlichen Markenelement "DIE" sei entgegen der Auffassung der Vorinstanz sehr wohl eine Bedeutung zuzumessen, da der bestimmte Artikel "DIE" zu ei- ner klaren Zuordnung führe, und "DIE POST" insofern nicht eine beliebi- ge, sondern eine konkret bestimmbare Betriebsstätte, hier diejenige der Beschwerdeführerin, sei. Gemäss dem von der Vorinstanz zitierten Du- den-Eintrag bedeute der vorangestellte Artikel "DIE" auch etwas Einmali- ges. Wie die Ergebnisse der demoskopischen Umfrage weiterhin belegten, würde "DIE POST" als Herkunftshinweis verstanden und zu einem gros- sen Teil der Beschwerdeführerin zugeordnet. Dies belege die auch nach der Liberalisierung erhalten gebliebene Ausstrahlung der Herkunftsfunkti- on des Zeichens. Dass der vorangestellte Artikel "DIE" den Gesamteindruck des Zeichens "DIE POST" massgeblich beeinflusse, belege auch die Abweisung der
B-2999/2011 Seite 12 Löschungsklage gegen die deutsche Marke "DIE POST" durch das Deut- sche Patent- und Markenamt (DPMA) sowie das deutsche Bundespa- tentgericht. Dort sei hierzu ausgeführt worden, dass der bestimmte Arti- kel "DIE" ausreichend sei, um das Schutzhindernis fehlender Kennzeich- nungskraft zu überwinden. Weiterhin beanstandet die Beschwerdeführerin die Würdigung der Inter- netsuchergebnisse in den einschlägigen Suchmaschinen. Die Beschwer- deführerin habe dabei nicht – wie von der Vorinstanz angenommen – die Unterscheidungskraft anhand der grossen Trefferzahl belegen wollen. Vielmehr werde damit aufgezeigt, dass "DIE POST" inhaltlich der Be- schwerdeführerin zugeordnet werde. Zudem begründe die Vorinstanz nicht hinreichend, weshalb der beigebrachte Wikipedia-Auszug nicht von Bedeutung sei. Aus den aufgeführten Argumenten lasse sich schliessen, dass DIE POST in seiner Unternehmensbedeutung von den relevanten Verkehrskreisen als Herkunftshinweis wahrgenommen und von der überwiegenden Mehr- heit sogar direkt der Beschwerdeführerin zugeordnet werde. D.d Hinsichtlich der weiteren Bedeutung des Zeichens im Sinne des be- förderten Gutes verstehe die Vorinstanz dieses zu befördernde Gut in ei- nem zu weiten Sinne. Einträge in (online) Enzyklopädien bestätigten, dass die Post als physische Post und nicht unkörperliche Nachrichten- dienste verstanden würde. Moderne Kommunikationsdienstleistungen würden demnach nicht vom Begriff "befördertes Gut" erfasst werden, weshalb der Einwand fehlender Unterscheidungskraft mit Hinweis auf diese Bedeutung des Begriffes für die entsprechenden Dienstleistungen von Vornherein nicht greife. Aufgrund der dargelegten dominanten betrieblichen Herkunftsbedeutung könne das Zeichen nicht als zum Gemeingut gehörend qualifiziert wer- den. Sollte dennoch das Zeichen nicht in dominanter Weise als Hinweis auf die Beschwerdeführerin, sondern auch in seinem Bedeutungsinhalt "befördertes Gut" verstanden werden, so sei zu beachten, dass die Vorin- stanz den Sinngehalt "befördertes Gut" in unzulässiger Weise ausdehne. Eine solche Ausdehnung des Sinngehalts gehe über die Prüfung einer all- fälligen beschreibenden Aussage des Zeichens über die strittigen Waren und Dienstleistungen hinaus. Die Beschwerdeführerin beanstandet aus- serdem, dass die von der Vorinstanz aufgeführten Belege mehrheitlich von ausländischen Websites stammten. Insbesondere die englischspra-
B-2999/2011 Seite 13 chigen Websites könnten nicht als Nachweis des Verständnisses der schweizerischen Verkehrskreise dienen. D.e Die Beschwerdeführerin erachtet das Argument der Vorinstanz, ge- mäss dem das Zeichen DIE POST für die strittigen Waren aus Klasse 9 einen Hinweis auf das Einsatzgebiet und den Bestimmungszweck der Waren enthalte, für zu kurz gegriffen. Dies würde bedeuten, dass generell keine Marken (mehr) registriert werden könnten, welche einen Sinngehalt aufwiesen, denn jeder dieser Sinngehalte würde direkt auf das Einsatz- gebiet bzw. den Bestimmungszweck hinweisen wie dies beispielsweise bei den eingetragenen Marken "PASTACLUB", "ELITE SPORTS CARS", "Broadband", "Video Interactive", "Golden Poker", "MONEY IN THE BANK", "INTERNETSENSOR", "KV BILDUNG", "BUREAU COMPLET", "CONCERTO", "NAVIGATOR" der Fall sei. Gestützt auf diese Beispiele macht die Beschwerdeführerin zudem eine Verletzung des Anspruchs auf Gleichbehandlung geltend. Auch das Argument, gemäss dem es sich bei den strittigen Waren der Klasse 9 um solche mit einem direkten Zusam- menhang zu Postdienstleistungen handle, greift nach der Auffassung der Beschwerdeführerin aufgrund der erwähnten unzulässigen Erweiterung des Sinngehaltes des Zeichens nicht. Zudem fehle für die meisten Waren der Klasse 9 der konkrete Nachweis, dass die Bezeichnung DIE POST für die betroffenen Waren beschreibend im Sinne eines Bestimmungszwecks sein solle. D.f Auch hinsichtlich der in Ziffer 6 der Verfügung der Vorinstanz bean- standeten Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 28 würden die Argumente des IGE die Registrierung von Marken, die einen Sinngehalt aufwiesen, verbieten. Dies gilt beispielsweise für Marken wie "Schweize- rische Rettungsflugwacht" (als Hinweis auf einen REGA- Spielzeughelikopter), "Zuger Kantonalbank direkt" (als Hinweis auf Finanzspiele wie "Monopoly", "MUSTANG" (als Hinweis auf Tierspiele- oder Figuren), "SOCCER TIME" (als Hinweis auf jede Art von Spielen in Zusammenhang mit Fussball), "Arrows" (als Hinweis auf Bogenschies- sen), "LAC" (als Hinweis auf alle Spiele und Spielgeräte im Zusammen- hang mit Wasser), "GOLDEN POKER" (als Hinweis auf ein Kartenspiel), "The Bookshop" (als Hinweis auf Druckartikel wie Bücher), "QUIZ SAFA- RI" (als Hinweis auf ein Quizspiel). Auch gestützt auf diese Beispiele macht die Beschwerdeführerin eine Verletzung des Anspruchs auf Gleichbehandlung geltend.
B-2999/2011 Seite 14 D.g Bezüglich der in den Ziffern 7 und 8 der Verfügung des IGE genann- ten Waren der Klassen 16, 20 und 22 hindere der Hinweis auf einen Ver- kaufsort vorliegendenfalls nicht die Eintragung des Zeichens als Marke, da der Verkaufsort direkt in Bezug zu einer bestimmten Betriebsstätte bzw. zur Beschwerdeführerin gesetzt werde. Folgte man der Vorinstanz, seien auch bereits registrierte Marken wie "The Bookshop", "werkhaus", "TAXCENTER", "CITIZEN OFFICE" nicht eintragungsfähig. Auch hier macht die Beschwerdeführerin eine Verletzung des Anspruchs auf Gleichbehandlung geltend. D.h Hinsichtlich der Beanstandung des IGE bei den strittigen Dienstleis- tungen der Klassen 36, 38, 39 und 42 bemängelt die Beschwerdeführerin wiederum die Ausdehnung des Sinngehaltes "befördertes Gut", das Ab- stellen auf den nicht weiter konkretisierten Begriff "Postdienstleistungen" sowie Beweismittel mit einem ausschliesslichen Bezug auf Sachverhalte im Ausland. D.i Zudem beanstandet die Beschwerdeführerin bezüglich den in den Klassen 35, 40 und 41 beanspruchten Dienstleistungen einen Wider- spruch zwischen Ziff. 9 und 10 der Verfügung hinsichtlich der Qualifikation als typische Postdienstleistungen. Gemäss Auffassung der Beschwerde- führerin handle es sich hierbei nicht um Dienstleistungen zur Beförderung von postalischem Gut, weshalb die Marke DIE POST hierfür einzutragen sei. D.j Hinsichtlich der Qualifikation der Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38, 39, 40, 41 und 42 als traditionelle Postdienstleistungen bzw. als Dienstleistungen mit einem engen Zusammenhang zu denselben komme die Vorinstanz unter Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör ihrer Begründungspflicht nicht nach. Gemäss den in der Rechtsprechung und den IGE-Richtlinien verankerten Grundsätzen über die absoluten Ausschlussgründe aufgrund Zugehörigkeit zum Gemeingut sei das Zei- chen als Marke für die Dienstleistungen der Klassen 35, 40 und 41 einzu- tragen. D.k Ebenso fehle für die Behauptung der Vorinstanz bezüglich des be- schreibenden Charakters des Zeichens für die strittigen Dienstleistungen der Klasse 45 jegliche Begründung. Wolle man der Begründung der Vor- instanz bezüglich der Dienstleistung Rechtsberatung folgen, so könnten in Zukunft nie Marken für Rechtsberatungsdienstleistungen mit einem auch nur entfernten Sinngehalt (wie beispielsweise DIE TOMATE für
B-2999/2011 Seite 15 Rechtsdienstleistungen im Lebensmittelbereich) eingetragen werden. Hinsichtlich entsprechender kürzlich erfolgter Markeneintragungen ("SKA Schweizer Kompetenzzentrum für Akkupunktur", Easy Sana Krankenver- sicherung", "LICHT-KRISTALL", "Websoft" sowie "privatinvest" macht die Beschwerdeführerin daher eine Verletzung des Anspruchs auf Gleichbe- handlung geltend. Es genüge zudem nicht, dass das Angebot einer Rechtsberatung für im Postbereich tätige Unternehmen lediglich "denk- bar" sei. Vielmehr sei der beschreibende Charakter im Bezug auf die konkreten Dienstleistungen nachzuweisen. Inwiefern Sicherheitsdienst- leistungen in einem engen Zusammenhang zu traditionellen Postdienst- leistungen stünden, sei nicht ersichtlich. Gemäss dem in der Rechtspre- chung und den IGE-Richtlinien verankerten Grundsatz, wonach ein Zei- chen nur dann vom Markenschutz ausgeschlagen werden darf, wenn zwischen dem Zeichen und der Dienstleistung ein so unmittelbarer und konkreter Zusammenhang besteht, dass das Zeichen ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand auf eine bestimmte Eigenschaft der konkret zu beurteilenden Dienstleistung schliessen lässt, sei das Zei- chen als Marke für die Dienstleistungen der Klassen 45 einzutragen. D.l Das Argument der Vorinstanz gemäss im Falle einer Markeneintra- gung von DIE POST auch DAS BROT für Brot, DAS AUTO für Autos oder DER APFEL für Äpfel eingetragen werden müssten, ginge am Kern der Sache vorbei, da die Marke DIE POST gerade nicht für die Ware Post, sondern eine Vielzahl von Dienstleistungen, deren Inhalt und Bezug zum Zeichen zumindest eine Vielzahl von Interpretationsmöglichkeiten zulas- se. Was die Zuordnung des erwähnten Zitates des Bundesgerichts über die höhere Unterscheidungskraft des Zeichens DIE POST zum Thema Ver- kehrsdurchsetzung anbelangt, so ergebe eine solche gemäss der Be- schwerdeführerin im entsprechenden Kontext keinen Sinn. Zudem bringe das Bundesgericht seine Aussage in direkten Bezug zum Thema "Unter- scheidungskraft", weshalb eben davon auszugehen sei, dass das Bun- desgericht dem Zeichen DIE POST eine erhöhte originäre Unterschei- dungskraft gegenüber dem Zeichen POST zuordne. D.m Die Beschwerdeführerin verweist auf die ausländischen Eintragun- gen DIE POST im Namen der Deutschen Post AG in Deutschland wie auch LA POSTE (=DIE POST) in Frankreich. Sie ist der Ansicht, dass die Vorinstanz diese zu Unrecht nicht berücksichtige.
B-2999/2011 Seite 16 Zudem handle es sich vorliegend zumindest um einen Grenzfall, welcher gemäss bundesgerichtlicher Praxis einzutragen wäre. D.n Hinsichtlich der Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit des Zeichens macht die Beschwerdeführerin geltend, dass die Exklusivität der Nutzung des Zeichens "DIE POST" durch die Schweizerische Post bereits seit Jahrzehnten ohne negative Folgen für einen funktionierenden Wettbe- werb bestehe. Zahlreiche Konkurrenten wie DPD, UPS, DHL, FedEx etc. hätten sich bereits erfolgreich auf dem schweizerischen Markt etabliert. Auch das Monopolargument sei hier nicht relevant, da der grösste Teil der vorliegend strittigen Waren und Dienstleistungen gar nie unter das Post- monopol fielen und die noch vorhandene Monopolstellung sich auf einen sehr kleinen Bereich (einen Teil der Briefpost) beschränke. Die erfolgrei- che Etablierung der besagten Konkurrenten auch in ehemals typischen Monopolbereichen (Brief- und Paketpost) zeige deutlich, dass ein Freihal- tebedürfnis nicht bestehe und auch künftig nicht mehr entstehen könne. Auch in Deutschland und Frankreich liessen sich keine negativen volks- wirtschaftliche Auswirkungen aufgrund der Eintragung feststellen. Zumin- dest sei ein Freihaltebedürfnis im Zusammenhang mit elektronischen (Telekommunikations-)Dienstleistungen ausgeschlossen, da diese nicht vom Sinngehalt "befördertes Gut" erfasst seien. D.o Hinsichtlich des Eventualbegehrens, gemäss dem sich das Zeichen DIE POST für die strittigen Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt habe und entsprechend einzutragen sei, weist die Be- schwerdeführerin darauf hin, dass sie in der Schweiz in zahlreichen Zu- gangspunkten und Filialien, in vielen, schweizweit laufenden Werbekam- pagnen, Sponsoringanlässen etc. sowie nicht zuletzt ihrer Aktivitäten im Bereich der Vermögensverwaltung (84 Milliarden Franken per Ende 2010) omnipräsent sei. Es sei daher von einer gerichtsnotorisch bekannten Durchsetzung des Zeichens auszugehen. Zudem sei die Post seit Jahren unter den wertvollsten und bekanntesten Marken der Schweiz klassiert. Es sei zudem nicht ersichtlich, weshalb die durchgeführte demoskopische Umfrage von der Vorinstanz nicht berücksichtigt wurde. Obwohl die Um- frage für die Dienstleistungen "Brief- und Pakettransport" durchgeführt wurde, für welche gemäss der Vorinstanz das Zeichen wegen seines an- geblich beschreibenden Charakters am wenigsten Unterscheidungskraft aufweisen bzw. freihaltebedürftig sein soll, gehe deutlich hervor, dass die Unternehmens – bzw. Kennzeichenbedeutung des Begriffes DIE POST im Vordergrund stehe. Entgegen der Ansicht des IGE sei das Zeichen
B-2999/2011 Seite 17 daher selbst für die Dienstleistungen "Brief- und Paketpost" unterschei- dungskräftig. Mit dem Hinweis auf die Quasi-Identität von Firma (Die Schweizerische Post) und Marke (DIE POST) der Beschwerdeführerin werde entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht behauptet, Marken- und Firmenrecht sei- en nicht zu unterscheiden. Es werde lediglich geltend gemacht, dass die Bekanntheit der Firma der Beschwerdeführerin (auch in ihrer abgekürzten Form "Die Post") Auswirkungen auf das Verkehrsverständnis des Schwei- zer Publikums habe. Letzteres sei wiederum für die Beurteilung der Ver- kehrsdurchsetzung relevant. Diese Quasi-Übereinstimmung von Marke und Zeichen sowie die grosse Bekanntheit der Beschwerdeführerin sei ein weiterer Hinweis auf die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchset- zung. An diese Glaubhaftmachung seien zudem keine zu hohen Anforde- rungen zu stellen. D.p Die Beschwerdeführerin beanstandet die Begründung für die Vernei- nung der Instituts- bzw. Gerichtsnotorietät der Marke, welche lediglich mit dem Hinweis auf die Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit erfolge. Von der Beschwerdeführerin werde gerade nicht geltend gemacht, dass allein gestützt auf die Resultate der demoskopischen Umfrage auf die Ver- kehrsdurchsetzung auf Dienstleistungen ausserhalb des Brief-und Paket- transports geschlossen werden könne. Dieser Schluss ergebe sich aber aus der Kombination mit den besonderen Umständen des Einzelfalls, namentlich der gerichtsnotorischen Bekanntheit von "DIE POST". Auch das Argument des IGE, gemäss dem die Bekanntheit der Marke noch nichts über deren markenmässigen Verwendung aussage, schlage fehl, da die demoskopische Umfrage gerade das Gegenteil beweise, nämlich nicht nur den Bekanntheitsgrad des Zeichens, sondern auch die Wahr- nehmung als Marke durch einen grossen Teil der Schweizer Verkehrs- kreise. Schliesslich gelte auch bei den durchgesetzten Marken der Grundsatz, wonach sie im Zweifelsfalle einzutragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter überlassen sei. D.q Hinsichtlich der Frage eines allfälligen absoluten Freihaltebedürfnis- ses, wie diese von der Vorinstanz für (bestimmte) Dienstleistungen der Klasse 39 angenommen werde, macht die Beschwerdeführerin geltend, dass entgegen der Ansicht des IGE für Konkurrenten alternative Bezeich- nungen zum Begriff "DIE POST" zur Verfügung stünden. Dies zeigten allein die bereits genannten Beispiele. Zudem könnten seit dem erwähn- ten Bundesgerichtsurteil in Sachen "POST" die Konkurrenten das Zei-
B-2999/2011 Seite 18 chen "POST" frei verwenden. Von dieser Möglichkeit habe bis anhin jedoch niemand Gebrauch gemacht. Zudem sei das Institut der absoluten Freihaltebedürftigkeit in der Lehre sehr umstritten, was für eine enge Aus- legung spräche. D.r Was den Subeventualantrag betrifft, so macht die Beschwerdeführerin geltend, dass die Praxis bis anhin noch keine Schutzeinschränkung mit- tels eines ausdrücklichen Disclaimers für andere Schreibweisen zu beur- teilen hatte. In Analogie zu der bis anhin zulässigen Möglichkeit der Schutzeinschränkungen im Bereich der farblichen Gestaltung von Mar- ken, müsse auch eine Schutzeinschränkung bezüglich einer konkreten Schreibweise bzw. konkreten Schriftgrössen zulässig sein. Die genaue Qualifikation der Marke spiele dabei keine Rolle. Für den vom IGE gel- tend gemachten beschreibenden Charakter im Bezug auf die strittigen Waren und Dienstleistungen mache es jedoch sehr wohl einen Unter- schied, ob die Schreibweise "DIE POST" oder "die Post" bzw. "Die Post" verwendet werde. Die ausschliessliche Verwendung der Grossbuchsta- ben sei aussergewöhnlich und betone die kennzeichenmässige Verwen- dung des Zeichens. Dies belege auch die demoskopische Umfrage. Zu- dem verkenne die Vorinstanz, dass der vorliegende Antrag noch nicht Gegenstand der bundesgerichtlichen Beurteilung gewesen sei. Das Urteil des Bundesgerichts in Sachen "POST" könne daher auch nicht herange- zogen werden. D.s Hinsichtlich des Subsubeventualantrages macht die Beschwerdefüh- rerin schliesslich geltend, dass bei einer reinen Verwendung des Zei- chens in Grossbuchstaben weder ein relatives noch ein absolutes Frei- haltebedürfnis erkannt werden könne, da es den Konkurrenten jederzeit freigestellt wäre, die Begriffe "Die Post" oder "die Post" frei zu verwenden. Insofern könne die Eintragung als durchgesetzte Marke nicht verweigert werden. E. E.a Mit Stellungnahme vom 11. August 20 hielt die Vorinstanz an der an- gefochtenen Verfügung und deren Begründung vollumfänglich fest. Sie führt erneut aus, dass laut höchstrichterlicher Entscheidung das Zeichen "POST" in einem doppelten Sinne als das beförderte Gut sowie auch als ein beliebiges Unternehmen im Postbereich direkt beschreibend sei und für nahezu die identischen Waren und Dienstleistungen wie das vorlie- gend strittige Zeichen zurückgewiesen wurde. Wie auch die Praxis des
B-2999/2011 Seite 19 Bundesverwaltungsgerichts festhalte (Urteil des Bundesverwaltungsge- richt B-7426/2006- THE ROYAL BANK OF SCOTLAND), könne der be- stimmte Artikel "DIE" nicht zur Unterscheidungskraft führen. Zudem habe die höchstrichterliche Rechtsprechung wiederholt bestätigt, dass ein ab- solutes Freihaltebedürfnis bei der Prüfung des Ausschlussgrundes von Art. 2 lit. a des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Her- kunftsangaben (MSchG, SR 232.11) zu berücksichtigen sei. E.b Die neu im Beschwerdeverfahren eingereichten Belege 11-18 der Beschwerdeführerin seien aus verschiedenen Gründen nicht geeignet, die Verkehrsdurchsetzung für die übrigen strittigen Waren und Dienstleis- tungen glaubhaft zu machen. Hinsichtlich der Belege 11, 12, 13, 14 und 18 kritisiert die Vorinstanz, dass sie in zeitlicher Hinsicht für den Nach- weis nicht geeignet seien, da sie auf einen Zeitpunkt nach dem Hinterle- gungsdatum (15. Juli 2008) datiert seien. Was die Belege 15, 16, 17 und 18 betrifft, beanstandet das IGE den fehlenden Bezug zu den strittigen Waren und Dienstleistungen. In der Beilage 18 werde zudem nicht die reine Wortmarke "DIE POST" abgebildet, sondern ein mit weiteren Ele- menten versehenes kombiniertes Zeichen. Schliesslich ist nach der Auf- fassung der Vorinstanz nicht davon auszugehen, dass die deutschspra- chigen Belege ohne weitere Indizien geeignet seien, eine landesweite Verkehrsdurchsetzung nachzuweisen. E.c Hinsichtlich des Subeventualiter- und des Subsubeventualiter- Antrages bemerkt die Vorinstanz, dass die Zeichen so zu beurteilen seien wie sie hinterlegt wurden. Es sei höchstrichterlich festgehalten worden, dass in der Wahrnehmung der Adressaten bezüglich der "Markenart" kei- ne Unterschiede folgten. Angewandt auf das hier strittige Zeichen sei bei einer "Schutzbeanspruchung in Grossbuchstaben" ebenfalls nicht von ei- ner anderen Wahrnehmung durch die Abnehmer auszugehen. Das Zei- chen sei unabhängig von der Schriftweise daher aus der Sicht der Ab- nehmer nicht unterscheidungskräftig und zudem für den Konkurrenten freizuhalten. F. Mit Verfügung vom 18. August 2011 wurde der Schriftenwechsel unter Vorbehalt allfälliger weiterer Parteieingaben vom Instruktionsrichter abge- schlossen. G. Auf die vorgebrachten Argumente wie auch auf weitere im Verlaufe des erstinstanzlichen und des Beschwerdeverfahrens von beiden Seiten
B-2999/2011 Seite 20 vorgebrachte Argumente wird soweit erforderlich in den untenstehenden Urteilserwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Der Entscheid der Vorinstanz vom 8. April 2011 stellt eine Verfügung nach Art. 5 Abs. 1 Bst. c des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezem- ber 1968 (VwVG, SR 172.021) dar. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorin- stanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Auf- hebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), die Vertreterin hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 2. Das Hauptbegehren in der vorliegenden Beschwerde erstreckt sich auf die Aufhebung von Ziffer 1 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung. Ziffer 2 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung ist in Rechtskraft erwachsen. Streitgegenstand im vorliegenden Verfahren bildet demnach nur die Frage, ob die Vorinstanz mit Bezug auf die Waren und Dienstleis- tungen gemäss Ziffer 1 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung das Markeneintragungsgesuch zu Recht zurückgewiesen hat. 3. Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die aus anderen Gründen für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches
B-2999/2011 Seite 21 Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 247 [in der Folge MARBACH SIWR]; CHRISTOPH WILLI, in Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Marken- rechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34 [in der Folge WILLI, Kommentar MSchG). 3.1 Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind Zeichen ohne Unter- scheidungskraft insbesondere Herkunftsbezeichnungen, Sachbezeich- nungen und Hinweise auf Eigenschaften wie beispielsweise die Beschaf- fenheit, Bestimmung oder Wirkung der Waren oder Dienstleistungen, so- fern solche Hinweise vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 – akusti- sche Marke, mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 – Felsenkeller, BGE 129 III 514 E. 4.1 – Lego und BGE 128 III 454 E. 2.1 – Yukon). Als Ge- meingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die sich in allgemeinen Quali- tätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 – we make ideas work, BGE 129 III 225 E. 5.1 – Masterpiece). 3.2 Die Frage, ob einer Marke die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, ist aus Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise zu beurteilen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 41; EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Mar- kenrecht, in: sic! 1/2007, S. 3 ff. [in der Folge MARBACH Verkehrskreise]). Bei der Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens bestehen die massgeblichen Verkehrskreise dagegen aus den Mitgliedern der betreffenden Branche, allen voran aus den Konkurrenten des Hinterlegers (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 44; MARBACH Verkehrskreise, a.a.O., S. 6). Zur Annahme von Gemeingut genügt es, dass bloss ein bestimmter Kreis der Adressaten, z.B. die Fachleute, das Zeichen als beschreibend erachtet (RKGE vom 28. Juni 1999, in: sic! 5/1999 S. 557 E. 4 – Pedi-Med, mit Verweis auf LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzge- setz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999 [in der Folge DAVID, Kom- mentar MSchG], Art. 2 N. 9; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsge- richts B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4 – Salesforce.com und RKGE vom 7. Mai 2003, in: sic! 10/2003 S. 806 E. 4 – SMArt, je mit Ver- weis auf DAVID, Kommentar MSchG, Art. 2 N. 18). Zur Bestimmung der massgeblichen Verkehrskreise gehört die Abwägung der üblichen Aufmerksamkeit, mit welcher sie das zu beurteilende Zei-
B-2999/2011 Seite 22 chen wahrnehmen und interpretieren. Konsumgüter des täglichen Be- darfs und alltägliche Dienstleistungen werden mit eher geringer oder durchschnittlicher Aufmerksamkeit eingekauft. Dagegen ist bei teuren und seltener erworbenen Waren oder Dienstleistungen sowie bei Fachleuten von einer höheren Aufmerksamkeit auszugehen (DAVID ASCHMANN, in: GREGOR BÜHLER, MICHAEL NOTH, FLORENT THOUVENIN (HRSG), Kommen- tar zum Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 2 lit. a N. 26 mit Verweis auf BGE 134 III 547, 552 – Freischwinger Panton II, BGE 122 III 382, 388 – Kamillosan sowie BGE 84 II 441, 445 – Xylokain). 3.3 Gemäss konstanter Praxis kann die Mehrdeutigkeit eines Zeichens zur Schutzfähigkeit führen, wenn nicht auszumachen ist, welche von mehreren Bedeutungen dominiert und dies zu einer Unbestimmtheit des Aussagegehalts des Zeichens führt (Urteile des Bundesverwaltungsge- richts B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 4.5 – Post und B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.3 – Total Trader; RKGE vom 14. Juni 2006, in: sic! 4/2007 S. 269 E. 4 – Royal). Anders ist dagegen zu entscheiden, wenn ein beschreibender Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruch- ten Waren und Dienstleistungen vorherrschend ist; in einem solchen Fall kann die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (Urteile des Bundesgerichts 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 – Post und 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 – Gipfeltreffen). Schliesslich erfüllt ein Zei- chen den Ausschlussgrund des Gemeinguts, wenn mehrere mögliche Sinnvarianten des Zeichens letztlich auf dieselbe beschreibende Bedeu- tung hinauslaufen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 5.2.1 – After hours und B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 4.5 – Post). An die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung vorhandenen Mehrdeutig- keit eines Zeichens kann ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Cha- rakter treten, sobald das Zeichen in Beziehung zu einer bestimmten Ware oder Dienstleistung gesetzt wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004, in: sic! 4/2005, 279 E. 3.3 – Firemaster). Im Fal- le mehrdeutiger Zeichen ist dementsprechend zu prüfen, welche Bedeu- tung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleis- tungen dominiert und deshalb für die markenrechtliche Beurteilung aus- schlaggebend ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7394/2006 vom 18. Oktober 2007 E. 2.2 – Gipfeltreffen; RKGE vom 27. Januar 2004, in: sic! 9/2004 S. 671 E. 7 – Europac).
B-2999/2011 Seite 23 3.4 Die Rechtsprechung berücksichtigt, dass der Konsument in einer Be- zeichnung stets einen ihm bekannten Bedeutungsgehalt sucht. Falls ein Zeichen als Einheit für den Abnehmer keinen eigenen Bedeutungsgehalt aufweist, wird er in einem nächsten Schritt versuchen, sich aus den Teilen des Zeichens einen Sinn zu erschliessen, bevor er von einem reinen Fan- tasienamen ausgeht (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.3 – SWISTEC). Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen ist deshalb zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamteindruck ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008 vom 23. Ja- nuar 2009 E. 3 – After hours und B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 – Peach Mallow). Bei der Gesamtwürdigung der einzelnen Bestandteile der Marke sind als massgebende Kriterien insbesondere die lexikalische Nähe der Marke, die zeitliche und örtliche Aktualität des Sinngehalts und die Produktnähe aus der Sicht des Marktes zu berücksichtigen (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 100 ff.). Eine zergliedernde, analytische Betrachtungsweise ist aber dabei zu vermeiden, z.B. wenn die Aufgliede- rung für den Verkehr nicht naheliegend ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Sinngehalt der Bestandteile nicht offensichtlich ist (RKGE vom 17. Juli 1999, in: 5/1999 S. 559 – Dystar). 3.5 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der Zeichen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen und die endgültige Entscheidung ist dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 – Swatch-Uhrband, BGE 129 III 225 E. 5.3 – Masterpiece). 4. Die Beschwerdeführerin kritisiert die von der Vorinstanz erfolgte Definition der relevanten Verkehrskreise. Es sei der Schlussfolgerung der Vorin- stanz, gemäss der sich die strittigen Waren und Dienstleistungen an ein breites Publikum, d.h. sowohl an Spezialisten als auch an Durchschnitts- konsumenten richten, nicht vollständig beizupflichten, da sich gewisse strittige Waren und Dienstleistungen wie Verkaufsautomaten oder die Verwaltung von Kundenadressdateien ausschliesslich an Fachleute rich- ten würden. Welche konkreten (unterschiedlichen) Rechtsfolgen die Be- schwerdeführerin aus dieser Definition der Verkehrskreise bei dem stritti- gen Zeichen, welches in sprachlicher Hinsicht keine besonderen Anforde- rungen stellt (vgl. hierzu, MARBACH, Verkehrskreise, S. 4 mit Hinweis auf BGE 120 II 144 - Yeni Raki), konkret ableitet, legt sie jedoch nicht dar.
B-2999/2011 Seite 24 Obwohl, wie im Folgenden gezeigt werden soll, die nuancierte Definition der Verkehrskreise für die Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht oder kaum ausschlaggebend sein dürfte, legt das Bundesverwaltungsge- richt anknüpfend an die strittigen Waren und Dienstleistungen die präzi- sierte Definition der Beschwerdeführerin seiner Beurteilung zugrunde. 5. Zunächst ist der Sinngehalt des Zeichens "DIE POST" zu ermitteln, bzw. zu prüfen, ob die Ermittlung des Sinngehalts durch die Vorinstanz rech- tens ist. 5.1 Strittig ist hierbei nicht der Sinngehalt der einzelnen Elemente des Zeichens, sondern insbesondere, welche Bedeutung dem zusätzlichen Markenelement "DIE" im Gesamteindruck und im Unterschied zum höchstrichterlichen Urteil "Post" (BGE 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 - Post) zukommt bzw. ob der bestimmte Artikel "DIE" ausreicht, um aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise dem Zeichen ein be- stimmtes, im Postbereich tätiges Unternehmen zuzuordnen und nicht nur lediglich ein beliebiges derartiges Unternehmen darunter zu verstehen. Gemäss der Vorinstanz vermag der bestimmte Artikel "DIE" an der man- gelnden Unterscheidungskraft und der Zugehörigkeit des Zeichens zum Gemeingut nichts zu ändern (vgl. o. Sachverhalt, Bst. C.e). Die Gleichung "bestimmter Artikel = bestimmte Betriebsstätte" greife zu kurz. Auch bele- ge das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7426/2006 – The Royal Bank of Scotland, E. 3.2, dass durch das (anpreisende) Hinzufügen des bestimmten Artikels gerade kein Hinweis auf eine betriebliche Herkunft geschaffen werden könne. Die Aussage des Bundesgerichts zum Begriff "Die Post" im Urteil BGE 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 – Post sei lediglich als obiter dictum ohne Verbindlichkeit im Bezug auf die Vorin- stanz zu werten (vgl. o. Sachverhalt, Bst. C.f). Es ist an dieser Stelle in allgemeiner Hinsicht anzumerken, dass die Ein- tragungspraxis naturgemäss sehr kasuistisch ist und selbst geringe Un- terschiede der Zeichen von erheblicher Bedeutung sein können (MARBACH SIWR, N. 233 mit weiteren Hinweisen). Insofern ist der Be- schwerdeführerin beizupflichten, wenn sie rügt, dass die Vorinstanz die Konsequenzen dieses Zusatzes auf die Unterscheidungskraft des Zei- chens nicht ausreichend gewürdigt hat.
B-2999/2011 Seite 25 In diesem Zusammenhang ist jedoch auch klarzustellen, dass die Aussa- ge in Erwägung 6.4.2 im zitierten Urteil "Post" den vorliegendem Ent- scheid nicht dahingehend zu präjudizieren vermag, dass von der Eintra- gung des strittigen Zeichens zwingend auszugehen wäre. Auch wenn "DIE POST" als unterscheidungskräftiger als "POST" angesehen wurde, ist damit noch keine bindende Aussage über die Frage erfolgt, ob das Zeichen "DIE POST" die gesetzlich geforderte Unterscheidungskraft für die Eintragungsfähigkeit im Bezug auf die strittigen Waren und Dienstleis- tungen zu erreichen vermag. 5.2 Ohne Weiteres kommt aber entgegen der Ansicht der Vorinstanz dem bestimmten Artikel "die" vorliegend eine individualisierende Funktion zu (vgl. auch Beilage 1 zur angefochtenen Verfügung, Auszug aus dem Du- den-Deutsches Universalwörterbuch. Das umfassende Bedeutungswör- terbuch der deutschen Gegenwartssprache, 6. überarbeitete Auflage, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich, Dudenverlag 2007). Demnach handelt es sich bei der von der Beschwerdeführerin angeführten Argumentation nicht lediglich um eine verkürzte Gleichung im Sinne "bestimmter Artikel = be- stimmtes Unternehmen", sondern es dürfte sogar als gerichtsnotorische Tatsache anerkannt werden, dass mit dem Zeichen "DIE POST" von allen betroffenen Verkehrskreisen nur ein bestimmtes Unternehmen, nämlich die Schweizerische Post, und nicht irgendein beliebiges, im Postbereich tätiges Unternehmen (wieder)erkannt wird. Dass die Schwei- zerische Post diesen Zuordnungseffekt zumindest auch teilweise einer jahrzehntelangen Monopolstellung zu verdanken hat, muss aus marken- rechtlicher Sicht unbeachtlich bleiben. Zwar ist es die Aufgabe der abso- luten Ausschlussgründe, eine überschiessende Zeichenmonopolisierung pro futuro zu verhindern, jedoch kann es Gegebenheiten wie den soeben beschriebenen Zuordnungseffekt, der unter anderem aus einer früheren Monopolstellung herrühren mag, nicht ungeschehen machen. Auch kann der bestimmte Artikel "die" entgegen der Ansicht der Vorin- stanz vorliegend nicht wie im Beispiel "die schweizerische Bank" (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7426/2006 – The Royal Bank of Scotland, E. 3.2) als lediglich anpreisendes Hinzufügen verstanden wer- den. Die grosse Anzahl "schweizerischer" oder "Schweizer" Banken, zu denen die Grossbanken, Regionalbanken, Privatbankiers, Kantonalban- ken, Raiffeisenbanken, Sparkassen, Börsen-, Effekten-, Vermögensver- waltungsbanken etc. zählen, verunmöglichen in dem genannten Beispiel einen klaren Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft und der be- stimmte Artikel "die" vermag keine Zuordnung, sondern lediglich einen
B-2999/2011 Seite 26 anpreisenden Effekt zu bewirken. Die bis anhin nach Ansicht des Bun- desverwaltungsgerichts überschaubare Liste (altrechtlich) konzessionier- ter und meldepflichtiger, oftmals ausländischer, schwerpunktmässig im Geschäftskundenbereich tätiger und zumindest dem Durchschnittskon- sumenten teilweise nicht oder kaum bekannter Postunternehmen (vgl. bis am 30. September 2012 auf der Internetseite der ehemaligen Postregula- tionsbehörde [PostReg] einsehbare Liste [http://www.postreg.admin.ch]; gemäss telefonischer Auskunft bei der Nachfolgebehörde Eidgenössische Postkommission [PostCom] derzeit in Überarbeitung) erlaubt hingegen in casu eine solche Zuordnung mittels des bestimmten Artikels, weshalb die Aussage des Bundesverwaltungsgerichts im soeben zitierten Fall The Royal Bank of Scotland nicht auf die vorliegende Konstellation übertrag- bar ist. Sofern sich das Zeichen an Fachkreise und Geschäftskunden richtet, ist davon auszugehen, dass diese die Marktverhältnisse gut ken- nen und im strittigen Zeichen a fortiori ein bestimmtes Unternehmen er- kennen. Das Zeichen "DIE POST" verweist insofern auf das Unterneh- men "Die Schweizerische Post" und nicht zugleich auf andere Postfirmen wie Aramex, DHL, DPD, Federal Express Europe (FedEx), TNT Swiss Post und United Parcel Service (UPS), welche ebenfalls über ein schwei- zerisches Verteilnetz verfügen (vgl. bis am 30. September 2012 auf der Internetseite der ehemaligen Postregulationsbehörde [PostReg] einseh- bare Information [http://www.postreg.admin.ch >Aktuell>News]). Auch wenn bei der Würdigung von Internetrecherchen im Eintragungsver- fahren zu Recht eine angemessene Zurückhaltung geboten ist, so ist der Beschwerdeführerin dennoch darin zuzustimmen, dass die von ihr einge- reichten Internetsuchergebnisse immerhin als weiteres Indiz zu Gunsten der Zuordnung des strittigen Zeichens zu einem bestimmten Unterneh- men zu werten sind (vgl. o., Sachverhalt, Bst. D.c). 5.3 Nichtsdestotrotz ist auch das Wortzeichen "DIE POST" mehrdeutig und weist unbestrittenermassen ebenso auf "das beförderte Gut" (Briefe, Pakete etc.) hin. Auch wenn die Mehrdeutigkeit eines Zeichens an sich kein Schutzausschlussgrund darstellt (vgl. o. E. 3.3), kann letztlich ent- sprechend dem markenrechtlichen Spezialitätsprinzip nur im Bezug auf die konkreten Waren und Dienstleistungen und aus der Sicht der betrof- fenen Verkehrskreise ermittelt werden, ob eine Bedeutung und falls ja, welche, dominiert und für die Beurteilung ausschlaggebend ist: die indivi- dualisierende, unternehmensbezogene Bedeutung des Zeichens oder die Sachbezeichnung "das beförderte Gut".
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5.4 Bei der Beantwortung der Frage, ob im Hinblick auf die einzelnen
strittigen Waren und Dienstleistungen die unternehmensbezogene Be-
deutung oder die Sachbezeichnung des Zeichens ausschlaggebend ist,
vermag – wie von der Beschwerdeführerin gefordert - vorab eine Klärung
des Begriffs "Postdienstleistungen" eine Hilfestellung zu geben, da hiermit
die Nähe dieses Begriffs zur Sachbezeichnung "das beförderte Gut" zu-
nächst in allgemeiner Weise ermittelt werden kann.
Die Beschwerdeführerin kritisiert, die Vorinstanz habe diesen Begriff nicht
spezifiziert und weit über den ermittelten Sinngehalt "das beförderte Gut"
ausgedehnt und beispielsweise auch die Beförderung nicht physischer
Güter darunter verstanden.
Die Beschwerdeführerin selbst verwendet den Begriff "Postdienstleistun-
gen" in ihren "Allgemeinen Geschäftsbedingungen <
B-2999/2011 Seite 28 Art. 2 Begriffe In diesem Gesetz bedeuten: a. Postdienste: das Annehmen, Abholen, Sortieren, Transportieren und Zustellen von Postsendungen; b. Postsendungen: adressierte Sendungen in der endgültigen Form, in der sie von ei- ner Anbieterin von Postdiensten übernommen werden, namentlich von Briefen, Pake- ten sowie Zeitungen und Zeitschriften; c. Briefe: Postsendungen von maximal 2 cm Dicke und maximal 2 kg Gewicht; d. Pakete: Postsendungen von mehr als 2 cm Dicke und bis zu einem Gewicht von 30 kg; e. Zeitungen und Zeitschriften: regelmässig erscheinende Publikationen in Papier- form, welche einer breiten Leserschaft zugestellt werden. [f. ....]. Soweit die Frage der Marktöffnung im Postwesen auch im Markenrecht von Bedeutung ist (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-958/2007 vom 9. Juni 2008 – Post, E. 6.1.2, B-741/2006 vom 16. März 2007 – Yeni Raki/Yeni Efe, E.6), ist an dieser Stelle ausserdem zu er- wähnen, dass in Art. 1 Abs. 3 Bst. b PG verankert wird, dass das Gesetz insbesondere die Rahmenbedingungen für einen wirksamen Wettbewerb beim Erbringen der Postdienste schaffen soll. Zusammenfassend kann demnach auch unter Heranziehung der (neuen) gesetzlichen Definition der Beschwerdeführerin hinsichtlich der Argumen- tation, wonach der Begriff "Postdienstleistungen" lediglich in einem enge- ren Sinne, d.h. nur in Bezug auf die Beförderung physischer Güter wie Briefe, Pakete etc. und somit in einem engen Zusammenhang zur Sach- bezeichnung "das beförderte Gut" zu verstehen ist, zugestimmt werden. Eine solche enge Umschreibung dürfte zudem durchaus weder im Wider- spruch zum erwähnten Brockhaus-Eintrag stehen, gemäss dem der Kernbereich des Postwesens der Brief-und Paketdienst sind, noch zur ei- genen Aussage der Beschwerdeführerin, wonach das Standardgeschäft mit Briefen und Paketen nach wie vor das logistische Kerngeschäft und Haupteinnahmequelle der Schweizerischen Post ist und bleibt (vgl. on-line einsehbare Information auf der Internetseite http://www.post.ch
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Konzern >Publikationen > Dossiers > Logistische Kundenlösungen; konsultiert am 11. Oktober 2012). Auch die betroffenen Verkehrskreise dürften sogar mit den Postdienstleistungen in erster Linie die genannten Beförderungsdienstleistungen in Verbindung bringen. Dass die Post daneben auch - traditionellerweise oder nicht – weiter Dienstleistungen anbietet, kann im Zusammenhang mit "dem beförderten Gut" keine Rolle spielen. Wie bereits angekündigt (vgl. o. E. 5.3), ist im Folgenden zu prüfen, ob in Bezug auf die konkreten Waren und Dienstleistungen die Sach- oder die Unternehmensbezeichnung ausschlaggebend ist.
6.1 Die Programme, Software und Automaten der Klasse 9 sind in der Tat für Dienstleistungen im Postbereich bestimmt. Anknüpfend an die obigen Aussagen hinsichtlich des Begriffs der "Postdienstleistungen" bzw. der "Postdienste" ist bezüglich des beschreibenden Charakters des Zeichens zu differenzieren. 6.1.1 Einrichtungen für die Überprüfung von Frankierungen, Zeit- und Da- tumserfassungsgeräte sowie Briefwaagen sind lediglich dazu bestimmt, die Abwicklung der Beförderung von Postsendungen zu erleichtern, womit der Zusammenhang zu dem "beförderten Gut" und somit die Dominanz der beschreibenden Sachbezeichnung nicht von der Hand zu weisen ist. Ja es kann sogar davon ausgegangen werden, dass den genannten Wa- ren keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung zukommt und sie lediglich als Hilfswaren zur Erbringung von Postdienstleistungen zu quali- fizieren sind. 6.1.2 Hingegen sind die weiteren Waren dieser Klasse, namentlich Auto- maten zur Tätigung von Geldgeschäften jeglicher Art und zu Informati- onszwecken sowie die mit Zahlungsmitteln betätigten Automaten nach der Abschaffung der Briefmarkenautomaten (vgl. hierzu NZZ vom 12. Februar 2011; online einsehbar unter http://www.nzz.ch/aktuell/ schweiz/willkommen-buero-kabine-adieu-briefmarkenautomat-1.9485636; konsultiert am 26. September 2012) nicht für Postdienstleistungen im oben umschriebenen Sinne bestimmt. Es ist auch kein anderer Zusammenhang zur Sachbezeichnung "das be- förderte Gut" feststellbar, weshalb der mit dem Zeichen verbundene Hin- weis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen und nicht irgendein beliebi-
B-2999/2011 Seite 30 ges (Post-)Unternehmen als Erbringer dieser Zahlungsdienstleistungen zweifelsohne überwiegt. Dass die Abwicklung des Zahlungsverkehrs, für welchen die genannten Waren zumindest teilweise bestimmt sind, zu den weiteren "traditionellen" Postdienstleistungen zählt, ist somit unerheblich (vgl. o. E. 5.4). 6.1.3 Die verbleibenden Waren dieser Klasse, die Programme für elektro- nische Datenverarbeitungsanlagen und –geräte sowie die magnetischen und optischen Datenträger, besitzen ein sehr breites Anwendungsspekt- rum. Sie können zur Abwicklung der oben umschriebenen Postdienstleis- tungen, die einen Zusammenhang zur Sachbezeichnung "das beförderte Gut" aufweisen, wie auch zur Abwicklung anderer (Post-)Dienstleistungen eingesetzt werden. Diese Konstellation führt dazu, dass das strittige Zei- chen im Bezug auf diese Waren einen unbestimmten Aussagegehalt auf- weist, da nicht auszumachen ist, ob die Sachbezeichnung oder die Un- ternehmensbezeichnung vorherrschend ist. Gemäss konstanter Praxis (vgl. o., E. 3.3 mit weiteren Hinweisen) kann demnach dem Zeichen die Schutzfähigkeit diesbezüglich nicht abgesprochen werden. 6.1.4 Da sich das Bundesverwaltungsgericht in den vorangegangen Er- wägungen zu den Waren der Klasse 9 im Sinne der Beschwerdeführerin an der Bedeutung "das beförderte Gut" orientiert, erübrigt sich eine Prü- fung des in diesem Zusammenhang geltend gemachte Verletzung des Anspruchs auf Gleichbehandlung. Der Vollständigkeit halber sei hierzu noch erwähnt, dass der Antrag der Beschwerdeführerin nicht so verstan- den werden kann, dass sich die Prüfung der Unterscheidungskraft des Zeichens einerseits am Sinngehalt "das beförderte Gut" zu orientieren hat und gleichzeitig die Eintragung des Zeichens für Waren, welche in einem engen Zusammenhang zu eben diesem Sinngehalt stehen, erfolgen muss (vgl.o., Sachverhalt Bst. D.d). 6.2 Auch bezüglich der Waren der Klasse 16 gilt es zu differenzieren. 6.2.1 Die beanspruchten "Druckererzeugnisse, einschliesslich Bücher, Zeitschriften, Broschüren, Prospekte und andere Publikationen" dieser Klasse besitzen ein ähnlich breites Anwendungs- und Themenspektrum wie die soeben genannten (elektronischen) Datenträger der Klasse 9. Entsprechend vermag die Mehrdeutigkeit, die für das Zeichen auch im Bezug auf diese Waren besteht, dessen Schutzfähigkeit nicht zu beein- trächtigen. Dasselbe hat auch für die Papeterie- und Schreibwaren der- selben Klasse zu gelten. Der gegebenenfalls im Zeichen mit enthaltene
B-2999/2011 Seite 31 Hinweis auf den Verkaufsort schadet der Schutzfähigkeit des Zeichens nicht, da der Verkaufsort einem ganz bestimmten Unternehmen zugeord- net werden kann. Eine Prüfung der im Bezug auf diese Waren geltend gemachten Verletzung des Anspruchs auf Gleichbehandlung erübrigt sich daher. 6.2.2 Hinsichtlich weiterer Waren der Klasse 16, namentlich den Papier- waren für Verpackungszwecke, Verpackungsmaterialien (Pappe, Karton); Kunststoff-Verpackungsmaterialien in Form von Hüllen, Tüten, Folien sowie den Briefmarken, vorfrankierten Couverts oder Paketen sowie den Grusskarten ist der Zusammenhang zu dem beförderten Gut sowie zu den Postdienstleistungen im engeren Sinne allerdings offensichtlich, da die Bezeichnung "DIE POST" im Sinne von "das beförderte Gut" bzw. "das Paket" oder "der Brief" untrennbar mit dessen Verpackung verbun- den ist. Erst eine entsprechende Verpackung und Frankierung ermöglicht dessen Beförderung. Auch in Bezug auf diese Waren erscheint es ange- bracht, von einer Qualifikation derselben als Hilfswaren auszugehen (vgl. Urteil der RKGE vom 5. Februar 2002 – Die Post, E. 5 in sic! 2002, 242 ff). Die Unternehmensbedeutung des Zeichens vermag daher hier nicht durchzudringen. Hinsichtlich der geltend gemachten Verletzung des An- spruchs auf Gleichbehandlung im Bezug auf eingetragene Marken wie "The Bookshop" (CH602075), "werkhaus" (CH 595946), "TAXCENTER" (CH 606565), "CITIZEN OFFICE" (CH 611910), die einen Hinweis auf den Verkaufsort beinhalten, vermag die Beschwerdeführerin nicht durch- zudringen, da vorliegend nicht der Hinweis auf den Verkaufsort, sondern die Dominanz der Sachbezeichnung für die mangelnde Unterscheidungs- kraft ausschlaggebend ist. 6.2.3. Bei den Briefständern ist deren Bestimmungszweck als Aufbewah- rungsort für beförderte Briefe unverkennbar und das Zeichen auch hierfür nicht unterscheidungskräftig. 6.3 Hinsichtlich der weiteren beanspruchten Verpackungsmaterialien der Klassen 20 und 22 gilt das unter 6.2.2 Gesagte. 6.4 Was die Spiele, das Spielzeug, insbesondere die Postautomodelle oder die Modell-Poststellen etc. der Klasse 28 betrifft, ist kein Bezug zu den Postdienstleistungen im engeren Sinne ersichtlich. Der Hinweis auf das dargestellte Objekt vermag die Schutzfähigkeit des Zeichens für die- se Waren insofern nicht zu beeinträchtigen als es einen Bezug zu einem bestimmten Unternehmen darstellt. Eine Prüfung der im Bezug auf diese
B-2999/2011 Seite 32 Waren geltend gemachten Verletzung des Anspruchs auf Gleichbehand- lung erübrigt sich daher. 6.5 Hinsichtlich der umfassenden und vielfältigen Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38 und 42 ist ein direkter Bezug zur Sachbezeichnung "das beförderte Gut" bzw. zu den Postdienstleistungen im engeren Sinne nicht ersichtlich. Sollte ein solcher Bezug beispielsweise bei den Dienst- leistungen mit einem sehr breiten Anwendungsspektrum wie dem Sam- meln und Systematisieren von Daten in einer Datenbank, der Dateien- verwaltung in Computerablagen (Klasse 35) oder dem Erarbeiten von Da- tenverarbeitungsprogrammen, dem Design von Webseiten etc. (Klasse 42) gegeben sein, so erscheint er jedoch nicht als derart dominant, dass damit der Unternehmenshinweis des Zeichens verdrängt wird. Das Zei- chen ist somit für diese Dienstleistungen unterscheidungskräftig. 6.6 Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen der Klassen 40, 41 und 45 gilt ähnliches. Während bei den kulturellen Aktivitäten klarerweise nicht von einem Zusammenhang zu den Postdienstleistungen weder im engeren noch im weiteren Sinne gesprochen werden kann, liegt bei den Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Aus- und Weiterbildung auf dem Gebiet der Beförderung von Waren und Gütern allenfalls ein Grenz- fall vor, welcher praxisgemäss einzutragen ist (vgl. o. E. 3.5 mit weiteren Hinweisen). Der Gegenstand der Rechtsberatung hingegen kann wieder- um sehr breit gefächert sein, weshalb von einer Dominanz der Sachbe- zeichnung nicht ausgegangen werden kann. Das Zeichen ist somit auch für diese Dienstleistungen unterscheidungskräftig. Eine Prüfung der im Bezug auf diese Dienstleistungen geltend gemachten Verletzung des An- spruchs auf Gleichbehandlung erübrigt sich daher. 6.7. Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 39 ist jedoch zu differen- zieren. 6.7.1 Bei den Beförderungsdienstleistungen wie der Lieferung, Lagerung, Verpackung, Beförderung und Verteilung von Waren, Beförderung von Briefen, Briefsendungen sowie von sonstigen beweglichen Sachen wie Dokumente, Wertsachen, Waren und anderer Güter; Frankieren von Postsendungen; Kurierdiensten etc. liegt es auf der Hand, dass es sich dabei eben um die Postdienstleistungen im oben beschriebenen engeren Sinne handelt und daher ein enger, ja ein engster Bezug zur Sachbe- zeichnung "das beförderte Gut" vorliegt, womit das Zeichen für diese Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig ist.
B-2999/2011 Seite 33 6.7.2 Was hingegen die übrigen strittigen Dienstleistungen dieser Klasse betrifft, namentlich die blosse Vermittlung von Beförderungsleistungen; Veranstaltung, Vermittlung, Management und Durchführung von Reisen; Vermietung von Lagerraum für bewegliche Sachen wie Dokumente, Wertsachen, Waren, andere Güter und Fahrzeuge; Vermietung von La- gercontainern; Erteilung von Auskünften über Lagerhaltung; Planung (Transportlogistik) von Verkehrslösungen für Personen- und Güterver- kehr, erscheint die Sachbezeichnung nicht als derart dominant, dass dem Zeichen hierfür die Eintragung verweigert werden müsste. Hinsichtlich der Planung von Verkehrslösungen für den Güterverkehr liegt maximal ein Grenzfall vor, welcher nach der ständigen Praxis ebenfalls einzutragen ist (vgl. o. E. 3.5 mit weiteren Hinweisen). 6.8 Als Zwischenergebnis ist daher festzuhalten, dass auch das Zeichen "DIE POST" für einen Teil der Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 39 sowie für die Klassen 20 und 22 nicht unterscheidungskräftig ist. Für die übrigen strittigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 39, 28, 35, 36, 40, 41, 42 und 45 ist das Zeichen hingegen einzutra- gen. 7. Die Vorinstanz hat das Zeichen im Bezug auf die vorliegend noch verblei- benden strittigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 20, 22 und 39 und soweit sie dieses als direkt beschreibende Angabe auffasst, zu Recht als freihaltebedürftig erachtet. 7.1. Die Vorinstanz erachtet das Zeichen zudem in Bezug auf denjenigen Teil der Dienstleistungen der Klasse 39, für den das Zeichen soeben als nicht unterscheidungskräftig eingestuft wurde (vgl. o. E. 6.7.1), als abso- lut freihaltebedürftig. Die Beschwerdeführerin weist unter anderem darauf hin, dass das Institut der absoluten Freihaltebedürftigkeit umstritten und in der Doktrin nicht unkritisiert geblieben ist. Nichtsdestotrotz handelt es sich hierbei um ein in der Praxis des Bundesgerichts etabliertes Rechts- institut (BGE 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 - Post, BGE 4A_129/2007 vom 18. Juli 2007 - Lindor-Kugel, BGE 84 II 221 vom 3. März 1958 – Trois plants, weitere Hinweise in: MARBACH SIWR, N. 452), weshalb diese Frage auch vorliegend zu prüfen ist. Auch eine von der Beschwerdeführerin nicht vorgebrachte andersartige Spruchpraxis der Behörden der EU vermag an der geltenden Rechtslage, gemäss der die Schweiz eine hiervon unabhängige Markenpraxis führt, nichts zu ändern (BGE AA_261/2010 vom 5. Oktober 2010 - V, E. 4.2).
B-2999/2011 Seite 34 7.2 Auf dem Gebiet der Wortzeichen besteht ein absolutes Freihaltebe- dürfnis insbesondere an Begriffen, die im Alltagsleben unentbehrlich sind (DAVID, Kommentar MSchG, Art. 2, N. 6, 38 und 40; WILLI, Kommentar MSchG, Art. 2N. 149-151 ad Art. 2). So sind Zeichen, die zur unmittelba- ren Aussage in Bezug auf Waren und Dienstleistungen benötigt werden sowie jene Zeichen, auf deren Verwendung der Verkehr zwingend ange- wiesen ist, nicht durchsetzungsfähig (MARBACH, SIWR. N. 448 ff. mit wei- teren Hinweisen). Gemäss der Botschaft zum MSchG wird ein absolutes Freihaltebedürfnis im Fall eines dem Sprachgebrauch unentbehrlichen Ausdrucks sinngemäss bejaht (BBl 1991 I 20). In der Regel wird ein ab- solutes Freihaltebedürfnis zu bejahen sein, wenn ein langjähriges staatli- ches Monopol aufgehoben wird und bisher gesetzlich vorbehaltene Be- zeichnungen freigegeben werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7491/2006 vom 16. März 2007, E.6 – Yeni Raki/Yeni Efe mit Hinweisen auf die Rechtsprechung der RKGE sowie B-958/2007 vom 9. Juni 2008, E. 6.1.2 – POST). Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts will der entsprechende Gesetzgeber durch die Aufhebung des Monopols regelmässig Marktöffnung und faire Konkurrenz herstellen, weshalb das Monopol nicht durch den Markenschutz verlängert werden soll. 7.3 Das Argument der Beschwerdeführerin, wonach der grösste Teil der strittigen Waren und Dienstleistungen niemals dem Postmonopol unter- standen habe, verfängt zumindest für die hier in Frage stehenden Dienst- leistungen der Klasse 39 nicht. Mit dem per 1. Oktober 2012 in Kraft ge- tretenen neuen Postgesetz wird zwar der Rahmen für eine vollständige Öffnung des Postmarktes, welches den Wegfall des bisherigen Beförde- rungsmonopols für Briefe bis 50 g umfasst, geschaffen. Ziel des Gesetzes ist gemäss Art. 1 Abs. 3 Bst. b PG zudem die Gewährleistung der Rah- menbedingungen für einen wirksamen Wettbewerb bei der Erbringung von Postdienstleistungen. Jedoch wurde mit den parlamentarischen Bera- tungen der Zeitpunkt der vollständigen Liberalisierung auf unbestimmte Zeit verschoben. Es erscheint daher angemessen, an dieser Stelle fest- zuhalten, dass das Markenrecht den nicht zuletzt aufgrund der verblei- benden Monopolstellung noch zögerlich spielenden Wettbewerb im Briefmarkt (vgl. Geschäftsbericht 2011 Postregulationsbehörde [PostReg], noch on-line einsehbar auf der Internetseite des Eidgenössichen Depar- tementes für Umwelt, Energie und Verkehr <http://uvek.admin.ch >
Organisation >Regulierungsbehörden >PostCom >Berichte, konsultiert am 06.02.2013) nicht ex post zu korrigieren vermag. Andererseits kann im Sinne einer umfassenden Interessensabwägung wohl zu Recht davon ausgegangen werden, dass das Markenrecht zeitlich unbestimmte, aber
B-2999/2011 Seite 35 dennoch wohl nicht ausserhalb jeglicher Wahrscheinlichkeit liegende künftige Liberalisierungsschritte und eine entsprechende Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse nicht unnötig erschweren soll. Nebenbei sei bemerkt, dass die Behauptung der Beschwerdeführerin, gemäss der der Wettbewerb in Ländern wie Deutschland und Frankreich, wo das Zeichen "DIE POST" bzw. "LA POSTE" eingetragen wurde, prob- lemlos spiele und sich die Konkurrenz etabliert habe, wohl nicht vollum- fänglich zutreffen dürfte. Trotz vollständiger (formaler) Liberalisierung der Briefmärkte stellt das Sondergutachten 62 der deutschen Monopolkom- mission vom Dezember 2011 unter Kapitel 2.3 Randziffer 23 fest, dass die Wettbewerbsentwicklung im Briefmarkt insgesamt stagnierend sei und noch kein funktionierender Wettbewerb bestünde (Gutachten on-line ein- sehbar auf der Internetseite der deutschen Monopolkommission http://www.monopolkommission.de>Aktuell >SG Post, konsultiert am 06. Februar 2013). Den Wettbewerbern scheint es offenbar nicht gelun- gen zu sein, hier Marktanteile hinzuzugewinnen. In Frankreich war die vollständige Marktöffnung für den 1. Januar 2011 vorgesehen. Eine Eva- luation der hierdurch allenfalls veränderten Wettbewerbssituation liegt nach dem Kenntnisstand dieses Gerichts noch nicht vor. Für die mit der Schweiz vergleichbaren Rahmenbedingungen im Briefmarkt vor der voll- ständigen Liberalisierung stellt die Botschaft des Bundesrates vom 20. Mai 2009 zum neuen Postgesetz (BBl 2009, S. 5161 ff) auf S. 5193 fest, dass in der Zustellung von adressierten Sendungen im Inland so gut wie kein Wettbewerb bestehe, im grenzüberschreitenden Briefverkehr, Paket- und Expressmarkt hingegen eine relativ hohe Wettbewerbsintensi- tät herrsche. Auch wenn sich nicht feststellen lässt, ob und inwiefern die jeweiligen Markeneintragungen zu einer Wettbewerbsstagnierung beige- tragen haben, lässt sich andererseits die Behauptung, dass in den Län- dern mit diesen Eintragungen der Wettbewerb problemlos verlaufe, nicht aufrecht erhalten. 7.4 In Übereinstimmung mit der Beschwerdeführerin ist hingegen festzu- halten, dass seit dem Urteil des Bundesgerichts in Sachen "POST" die Verwendung des Zeichens "POST" allen Mitbewerbern der Beschwerde- führerin frei zur Verfügung steht. Es ist daher der Frage nachzugehen, ob die Möglichkeit der freien Verwendung des Zeichens "POST" ein absolu- tes Freihaltebedürfnis am Zeichen "DIE POST" auszuschliessen vermag. Die Beschwerdeführerin macht in diesem Zusammenhang ausserdem geltend, dass seit der freien Verwendung des Zeichens "POST" scheinbar keiner der Mitkonkurrenten von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht
B-2999/2011 Seite 36 hat. Bereits im zitierten Urteil "POST" hielt das Bundesverwaltungsgericht jedoch in Erwägung 6.1.2 fest, dass es nicht massgebend sei, dass die Bezeichnung "POST" von den Konkurrenzunternehmen nicht gebraucht werde, sondern, dass effektiv nicht zahlreiche andere gleichwertige Beg- riffe in der deutschen Sprache zur Verfügung stehen, mithin dass der Sprachgebrauch zur Umschreibung der entsprechenden Waren und Dienstleistungen potentiell stark eingeschränkt wäre. Es ist vorliegend auch nicht ersichtlich, inwiefern an diesem Mangel an gleichwertigen Al- ternativen der bestimmte Artikel "die" etwas zu ändern vermag, weshalb das Interesse des Wirtschaftsverkehrs an der freien Kommunikation auch in diesem Falle stärker gewichtet werden muss als das Risiko, dass der von einem Unternehmen geschaffene Goodwill in ausbeuterischer Weise mitverwendet werden kann (vgl. MARBACH SIWR, N. 261). 7.5 Als Zwischenergebnis kann daher festgehalten werden, dass das von der Vorinstanz angenommene absolute Freihaltebedürfnis für einen Teil der Dienstleistungen der Klasse 39 nachvollziehbar ist. Mit anderen Wor- ten entziehen sich die betroffenen Dienstleistungen dem Nachweis der Verkehrsdurchsetzung (vgl. BGE 134 III 314 vom 11. März 2008, E. 2.3.2
B-2999/2011 Seite 37 Selbst wenn die betroffenen Waren der Klassen 9 und 22 nicht als Hilfs- waren zu qualifizieren wären, so scheint die Kritik der Vorinstanz (vgl.o. Sachverhalt, Bst. E.b) an den von der Beschwerdeführerin zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung ins Recht gelegten Belegen 11-18 im Lichte der bisherigen Praxis (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-958/2007 vom 9. Juni 2008, E. 7.3.1 – Post mit weiteren Hinweisen und B-788/2007 vom 1. April 2008 E. 8 - traveltip) nicht zu beanstanden. Aufgrund des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips ist es zudem ebenso nachvollziehbar, wenn die Vorinstanz die Anerkennung einer Art "Auswei- tung" der Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung für die anderen strittigen Dienstleistungen verweigert. Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, dass sich die Anerkennung der Verkehrsdurchsetzung vor- liegend aus der Kombination mit den besonderen Umständen des Einzel- falls, namentlich der gerichtsnotorischen Bekanntheit von "DIE POST" für alle strittigen Waren und Dienstleistungen ergebe. Auch wenn das Bun- desgericht im von der Beschwerdeführerin zitierten Fall Smarties (BGE 131 III 121) eine Kombination von verschiedenen Tatsachen und Elemen- ten zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung zulassen mag, so betraf in diesem Falle jedoch keines der Elemente ein absolut freihalte- bedürftiges Zeichen. Von der unstrittigen Omnipräsenz der Beschwerdeführerin kann auch nicht pauschal auf die gerichtsnotorische markenmässige Verwendung des Zeichens "DIE POST" im Bezug auf sämtliche verbleibenden stritti- gen Waren und Dienstleistungen geschlossen werden. Bei den vorliegend noch zur Diskussion stehenden Waren der Klassen 9 und 22 handelt es sich beispielsweise um Frankiermaschinen und Verpackungsmaterialien aus Textil. Von Gerichtsnotorietät dürfte hier nicht gesprochen werden können. Als Zwischenergebnis ist daher festzuhalten, dass das Zeichen "DIE POST" auch hinsichtlich der verbliebenen strittigen Waren der Klassen 9, 16, 20 und 22 der Verkehrsdurchsetzung nicht zugänglich ist, da es sich hierbei um Hilfswaren zur Erbringung derjenigen Dienstleistungen han- delt, für welche das Zeichen als absolut freihaltebedürftig erachtet wurde. Selbst wenn die Qualifikation der betroffenen Waren der Klassen 9 und 22 als Hilfswaren, für welche noch keine Praxis vorliegt, anders ausgefal- len wäre, so entsprechen die Belege zur Glaubhaftmachung der Ver- kehrsdurchsetzung nicht den Anforderungen der Rechtsprechung (Urteile
B-2999/2011 Seite 38 des Bundesverwaltungsgerichts B-958/2007 vom 9. Juni 2008, E. 7.3.1 – Post mit weiteren Hinweisen und B-788/2007 vom 1. April 2008 E. 8 - tra- veltip). Auch kann hinsichtlich der betroffenen Waren nicht von einer Ge- richtsnotorietät des Zeichens gesprochen werden. 9. Im Subeventualantrag der Beschwerdeführerin, welcher lediglich in Bezug auf die verbliebenen strittigen Waren und Dienstleistungen eines Teils der Klassen 9, 16 und 39 sowie für die Klassen 20 und 22 zu prüfen ist, macht diese geltend, dem Zeichen komme bei einer Schreibweise ausschliesslich in Grossbuchstaben originäre Unterscheidungskraft zu. Gleichzeitig sei bis anhin die Konstellation einer Schutzeinschränkung bei Wortmarken auf eine bestimmte Schreibweise in Form eines Disclaimers noch nie Gegenstand einer (höchst)richterlichen Überprüfung gewesen. Nach der Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts erscheint die Figur des Disclaimers vorliegend obsolet. Eine Marke ist als Ganzes und unter Einbezug aller Gestaltungselemente zu prüfen. Führt erst die Verbindung zur Unterscheidungskraft, so geniesst jedoch selbstverständlich auch einzig die Gesamtgestaltung markenrechtlichen Schutz, während das Ba- siselement als solches durch die Registrierung nicht gesperrt wird (MARBACH, SIWR, N. 480) Auch führt nicht jede grafische Gestaltung automatisch zur Eintragungs- fähigkeit. Vielmehr muss dieselbe so ausgeprägt sein, dass das Erschei- nungsbild der Marke vom schutzunfähigen Basiselement klar differiert. So verlangt das Bundesgericht, die Gestaltung müsse eigenwillig sein bezie- hungsweise aus dem üblichen Rahmen deutlich herausfallen (BGE 4A.13/1995 vom 20. August 1996 - Elle; MARBACH, SIWR, N. 482 mit wei- teren Hinweisen). Analog zu den Vorgaben im Hinblick auf die grafische Gestaltung ist im Bezug auf die Schreibweise einer Marke davon auszu- gehen, dass auch diese aussergewöhnlich zu sein hat. Entgegen der An- sicht der Beschwerdeführerin trifft dies auf eine Schreibweise des Zei- chens in Grossbuchstaben jedoch nicht zu, handelt es sich doch hierbei um ein äusserst banales Gestaltungselement, das zur Unterscheidungs- kraft des Zeichens hinsichtlich der verbleibenden strittigen Waren und Dienstleistungen nichts beizutragen vermag. Auch das Zeichen "DIE POST" in Grossbuchstaben bleibt mehrdeutig und kann sich in seiner Un- ternehmensbedeutung im Bezug auf die verbleibenden strittigen Waren und Dienstleistungen nicht gegenüber der Sachbezeichnung durchset- zen.
B-2999/2011 Seite 39 10. Subsubeventualiter macht die Beschwerdeführerin schliesslich gel- tend, dass sich das Zeichen mit der Schreibweise in Grossbuchstaben im Verkehr durchgesetzt habe. Aufgrund der festgestellten Banalität der be- anspruchten Gestaltung des Zeichens ist auch nicht ersichtlich, inwiefern die Schreibweise in Grossbuchstaben an der absoluten Freihaltebedürf- tigkeit des Zeichens für die genannten Dienstleistungen der Klasse 39 etwas zu ändern vermag, selbst wenn so die Schreibweisen "Die Post" oder "die Post" frei verwendet werden dürften. Auch kann die Schreibwei- se in Grossbuchstaben die eingereichten Belege zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung im Bezug auf die verbleibenden Waren, sofern der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung in diesen Fällen überhaupt mög- lich ist (vgl. o. E. 8), nicht verbessern. Eine eingehendere Prüfung des Subsubeventualantrages erübrigt sich daher. 11. Schliesslich sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass die von der Be- schwerdeführerin geltend gemachte Indizienwirkung der ausländischen Eintragungen des Zeichens "DIE POST" in Deutschland bzw. des Zei- chens "LA POSTE" in Frankreich vorliegend nicht weiter von Bedeutung sein kann. Eine solche Indizienwirkung kommt praxisgemäss nur in einem Grenzfall zum Tragen (BGE AA_261/2010 vom 5. Oktober 2010, "V", E. 4.2). Hinsichtlich derjenigen Waren und Dienstleistungen, bei denen ge- mäss der Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts ein solcher Grenz- fall vorliegt, hat sich dieses Gericht bereits zugunsten der Eintragung ent- schieden. Weitere Grenzfälle sind nach der hier vertretenen Ansicht nicht ersichtlich. Der Vollständigkeit halber kann in Bezug auf Deutsch- land noch bemerkt werden, dass die Eintragung des Zeichens dort nur in Bezug auf Dienstleistungen der Klasse 39 erfolgt ist und Deutschland – wie übrigens auch Frankreich – das Institut der absoluten Freihaltebedürf- tigkeit nicht bzw. unter dem Einfluss der Rechtsprechung des EuGH nicht mehr kennen (vgl. RAINER IBEL, Schutzvoraussetzungen und Schutzum- fang im deutschen und französischen Markenrecht, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Brüssel, New York, Oxford, Wien, 2007, S. 130 ff., S. 162 ff.). 12. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Eintragung des Zeichens "DIE POST" in Bezug auf einen Teil der Waren und Dienst- leistungen der Klassen 9, 16 und 39 sowie für die Klassen 20 und 22 zu Recht gestützt auf die fehlende konkrete Unterscheidungskraft, auf die fehlende glaubhaft gemachte Verkehrsdurchsetzung sowie auf das abso- lute Freihaltebedürfnis verweigert hat. Für die übrigen strittigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 39, 28, 35, 36, 40, 41, 42 und 45
B-2999/2011 Seite 40 ist das Zeichen hingegen einzutragen. Somit vermag sich die Beschwer- deführerin hinsichtlich des Markenschutzes für eine grossen Teil der be- anspruchten Waren und Dienstleistungen durchzusetzen. Hiervon ausge- nommen bleibt jedoch der Bereich, welcher das Kerngeschäft der Be- schwerdeführerin bildet. Die Beschwerde ist demnach teilweise gutzu- heissen. 13. Die Beschwerdeführerin obsiegt bei diesem Ergebnis teilweise, das heisst in etwa zur Hälfte. Im entsprechenden Umfang sind die Verfah- renskosten auf die Gerichtskasse zu nehmen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Spruchgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4 bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögens- interessen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwi- schen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss, mit Hinweisen). Vor diesem Erfah- rungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, wobei jedoch der vergleichsweise erhöhte Aufwand und ein deutlich höherer Streitwert zu berücksichtigen ist. Insgesamt erscheint daher eine Gebühr von Fr. 5'000.- als angemessen. Die von der Beschwerdeführerin teilweise geschuldete Gerichtsgebühr von Fr. 2'500.- ist mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 5'000.– zu verrechnen. 14. Der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine entsprechend gekürzte Parteientschädigung für ihr erwachsene notwendige und ver- hältnismässig hohe Kosten des Beschwerdeverfahrens zu Lasten der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerdeführerin hat keine Kostennote eingereicht, weshalb die Parteientschädigung auf- grund der Akten und nach pflichtgemässem Ermessen festgesetzt wird (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Die eingereichte Beschwerdeschrift ist mit über 30 Seiten relativ umfangreich. Angesichts der relativen Komplexität der Streitsache erscheint gemäss Art. 10 Abs. 2 VGKE ein Stundenansatz von Fr. 300.- als angemessen. Im Umfang ihres Obsiegens wird daher eine Parteientschädigung von Fr. 4'000.- (inkl. MwSt.) als angebracht er- achtet.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Das Zeichen wird für fol- gende Waren und Dienstleistungen zum Markenschutz zugelassen: Klasse 9: Programme für elektronische Datenverarbeitungsanlagen und –geräte; magnetische oder optische Datenträger; Verkaufsautomaten; mit Zah- lungsmitteln betätigte Automaten, soweit in dieser Klasse enthalten; Automaten zur Tätigung von Geldgeschäften jeglicher Art und zu Informa- tionszwecken. Klasse 16: Druckereierzeugnisse, einschliesslich Bücher, Zeitschriften, Broschüren, Prospekte und andere Publikationen; Papeteriewaren, Schreibwaren. Klasse 28: Spiele; Spielzeug, insbesondere Postautomodelle oder Modell- Poststellen; Spielkarten; geldbetätigte Spielautomaten. Klasse 35: Erstellung von Rechnungsauszügen, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Buchführung; Werbung- und Verkaufsförderung, Vermietung von Werbe- fläche, insbesondere auf einer Webseite; Vermietung von Marktständen zu Verkaufszwecken; Vermietung von Verkaufsautomaten; Versandwer- bung; Verteilen von Werbemitteln; Marketing, Marktforschung; Unterneh- mensberatung, Beratung bei der Organisation und Führung von Unter- nehmen; betriebswirtschaftliche Beratung; Personalberatung; Geschäfts- führung im Bereich elektronischer Marktplätze; Detailhandel über elektro- nische Kanäle (auch Internet); Hilfe bei der Abwicklung von Handelsge- schäften für Dritte, inklusive Auskünfte darüber; Verwaltung von Kunden- adressdateien; Betrieb einer Agentur zum Import von Fahrzeugen; Ver- vielfältigung von Dokumenten; Sammeln und Systematisieren von Daten in einer Datenbank, nämlich elektronische Verarbeitung von Geschäfts- und Finanzabläufen; Dateienverwaltung in Computerablagen; Beratungs-
B-2999/2011 Seite 42 dienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen; alle vor- genannten Dienstleistungen auch per elektronische Kanäle; Beratung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung. Klasse 36: Clearing (Verrechnungsverkehr), Kapitaltransfer (elektronisch), Gewäh- rung von Teilzahlungskrediten; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Inkassoge- schäfte; Immobilienwesen, insbesondere Vermietung von Räumlichkeiten zu Verkaufszwecken; Versicherungswesen; finanzielle Beratung von Un- ternehmen sowie Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenann- ten Dienstleistungen; alle vorgenannten Dienstleistungen auch per elek- tronische Kanäle. Klasse 38: Telekommunikation, insbesondere Sprach- und Datenübermittlung; Übermittlung von Daten und Informationen zwischen Kunden und Unter- nehmen per Telekommunikationsmittel, mittels Computer sowie über elektronische Kanäle; Auskünfte über elektronische Übermittlung von Daten und Informationen mittels Telekommunikation über elektronische Kanäle; Vermitteln von Nachrichten; Telefondienst im Rahmen eines Call- Centers; Übermitteln von Daten aus einer Datenbank; Telefon-, Teleko- pier- und Bildschirmtextdienst, Mobilfunkdienst; Zurverfügungstellen von Zugriff auf globale Computernetzwerke und Computerdatenbanken; Ver- mieten von Zugriff auf eine Datenbank (Informatikdienstleistung); entgelt- liches und unentgeltliches Vermitteln von Zugriffszeit auf eine Datenbank, zum Ansehen oder Herunterladen von Daten, Informationen und Grafiken oder Bildern über elektronische Medien (Internet); Beratung auf dem Ge- biet der elektronischen Übermittlung von Dokumenten, Bildern und Infor- mationen; Beratung auf dem Gebiet der elektronischen Übermittlung von Informationen zwischen Kunden und Unternehmen per Telekommunikati- on, mittels Computer oder über elektronische Kanäle; Beratungsdienst- leistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen. Klasse 39: Vermittlung von Beförderungsleistungen; Veranstaltung, Vermittlung, Management und Durchführung von Reisen; Vermietung von Lagerraum für bewegliche Sachen wie Dokumente, Wertsachen, Waren, andere Güter und Fahrzeuge; Vermietung von Lagercontainern; Erteilung von Auskünften über Lagerhaltung; Planung (Transportlogistik) von Verkehrs-
B-2999/2011 Seite 43 lösungen für Personen- und Güterverkehr; Beratungsdienstleistungen be- züglich aller vorgenannten Dienstleistungen. Klasse 40: Druckarbeiten. Klasse 41: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aus- und Weiterbildung, insbe- sondere auf dem Gebiet des Verkehrswesens, der Beförderung von Per- sonen, Waren und Gütern sowie im Zusammenhang mit Finanz- und Geldgeschäften aller Art, kulturelle Aktivitäten. Klasse 42: Erarbeiten von Datenverarbeitungsprogrammen; Vermietung von Be- triebszeit auf Computer-Hardware (Service- und Access-Provider); Ver- mietung von Computersoftware; Design von Webseiten, Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Webseiten für Dritte (Hosting) ; Programmieren und instand halten, einschliesslich optimieren, von Webseiten für Dritte; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vor- genannten Dienstleistungen. Klasse 45: Rechtsberatung; Beratung auf dem Gebiet der Sicherheit. Soweit weitergehend, wird die Beschwerde abgewiesen. 2. Die reduzierten Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwer- deführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 5'000.- verrechnet. Der Beschwerdeführerin wird nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils der Betrag von Fr. 2'500.- aus der Gerichtskas- se zurückerstattet. 3. Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 4'000.- (inkl. MwSt.) zugesprochen.
B-2999/2011 Seite 44 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungs- formular) – die Vorinstanz (Ref-Nr. Nr. 58849/2008 - DIE POST; Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Francesco Brentani Barbara Schroeder De Castro Lopes
Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen An- gelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff., 90 ff. und 100 des Bundesge- richtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Be- gründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 26. Februar 2013