B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-2681/2012
U r t e i l v o m 2 2 . J u l i 2 0 1 3 Besetzung
Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), Richterin Maria Amgwerd, Richter Pietro Angeli-Busi, Gerichtsschreiberin Beatrice Brügger.
Parteien
April Group, 83/85, bd Vivier Merle, FR-69003 Lyon, vertreten durch Dr. Felix Locher, E. Blum & Co. AG, Vorderberg 11, 8044 Zürich, Beschwerdeführerin,
gegen
Yann Guyonvarc'h, Chemin de la Moraine 20, 1162 St-Prex, vertreten durch Maître Albert J. Graf, avenue Alfred-Cortot 1, 1260 Nyon, Beschwerdegegner,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Verfügung vom 13. April 2012 betreffend Widerspruchsver- fahren Nr. 11915 APRIL/APIL - Assurance Pour Impayés de Loyer.
B-2681/2012 Seite 2 Sachverhalt: A. A. Die Schweizer Marke Nr. 615791 APIL - ASSURANCE POUR IMPAY- ÉS DE LOYER wurde am 25. Mai 2011 im Swissreg veröffentlicht. Sie beansprucht Schutz für die Dienstleistungen: "36: Aussurances; affaires financières, affaires monétaires; affaires immobi- lières." B. Am 25. August 2011 erhob die Beschwerdeführerin gestützt auf die ältere Marke IR-898945 APRIL Widerspruch gegen diese Eintragung. Die Wi- derspruchsmarke ist eingetragen für: "35: Publicité; distribution de documents, à savoir, distribution de documents publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) concernant notam- ment le domaine de l'assurance. 36: Assurances; conseils, informations et renseignements relatifs à l'assu- rance de personnes et de produits; conseils, informations et renseignements relatifs à l'assurance. 38: Communication par serveurs télématiques ou par terminaux d'ordina- teurs; communication par terminal d'interrogation vidéographique interactive. 41: Edition de revues." Der Widerspruch bezog sich auf alle Dienstleistungen für die die ange- fochtene Marke eingetragen ist. Die Widersprechende berief sich auf die Identität oder hochgradige Ähn- lichkeit zwischen den beanspruchten Dienstleistungen. Die Wider- spruchsmarke sei fantasievoll und verfüge über einen normalen Schutz- umfang. Bei der angefochtenen Marke sei einzig "APIL" kennzeichnungs- kräftig. Der Zusatz "Assurance Pour Impayés de Loyer" beschreibe direkt die beanspruchten Dienstleistungen und sei deshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht zu beachten. "APRIL" und "APIL" würden sich lediglich durch das "r" der Widerspruchsmarke unterscheiden. Wort- anfang, Silbenzahl, Vokalfolge und die Endung sowie die Ausspracheka- denz seien identisch. Die angefochtene Marke sei somit der Wider- spruchsmarke klanglich wie auch visuell sehr ähnlich. Der Zusatz verän- dere den Gesamteindruck nicht wesentlich. Ein Verwechslungsgefahr sei aufgrund der grossen Ähnlichkeit wie auch der Identität bzw. hochgradi- gen Ähnlichkeit der Dienstleistungen zu bejahen.
B-2681/2012 Seite 3 C. Mit Eingabe in französischer Sprache vom 14. Oktober 2011 bestritt die Widerspruchsgegnerin die Verwechslungsgefahr und beantragte die Ab- weisung des Widerspruchs. Für derart kurze Zeichen bestehe keine Ver- wechslungsgefahr. Zudem entspreche das englische Wort "april" dem französischen "avril" und sei Gemeingut. Die angefochtene Marke sei die Abkürzung für "Assurance Pour Impayés de Loyer" und könne nicht ge- ändert werden. Das Zeichen sei als Ganzes zu betrachten. Zu beachten sei auch, dass im schweizerischen Handelsregister bereits mehrere Fir- men mit dem Wort "April" eingetragen seien. Schliesslich sei die Benut- zung der Marke APRIL nicht nachgewiesen. D. Mit Verfügung vom 18. Oktober 2011 forderte die Vorinstanz die Wider- spruchsgegnerin auf, innert einer Frist von 15 Tagen zu präzisieren, ob sie mit der Behauptung "l'usage de la marque April n'est finalement même pas prouvé" den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend mache. E. Die Widerspruchsgegnerin bejahte dies mit Eingabe vom 2. November 2011. F. Mit Verfügung vom 13. April 2012 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Sie stellte fest, die Einrede des Nichtgebrauchs sei unzulässig und deshalb nicht zu beachten, da die fünfjährige Karenzfrist zum Zeitpunkt dieser Einrede noch nicht abgelaufen sei. Bei den beanspruchten Dienst- leistungen bestehe Gleichheit bezüglich "assurances". Gemäss Recht- sprechung könne zwischen den "affaires financières, affaires monétaires; affaires immobilières" in Klasse 36 der angefochtenen Marke und den von der Widerspruchsmarke in der gleichen Klasse beanspruchten "assuran- ces" von Gleichartigkeit ausgegangen werden. Die Zeichen wiesen be- züglich "APRIL" und "APIL" Ähnlichkeit auf klanglicher und schriftbildli- cher Ebene aus. Die Widerspruchsmarke bestehe aus dem Begriff "April", der als Monatsbezeichnung zum deutschen und englischen Grundwort- schatz gehöre und daher von allen Sprachgruppen in der Schweiz und folglich den schweizerischen Abnehmern verstanden werde. Die ange- fochtene Marke enthalte den Begriff "APIL", dem als Akronym in Allein- stellung unterschiedliche Bedeutungen zukommen könne. Da das Kürzel jedoch mit einem Zusatz - "Assurance Pour Impayés de Loyer" - verbun- den sei, sei davon auszugehen, dass "APIL", insbesondere auch in Hin-
B-2681/2012 Seite 4 blick auf die Erstbuchstaben, als Abkürzung dieses Zusatzes wahrge- nommen werde. Folglich resultiere daraus eine markante Abweichung beim Sinngehalt. Die Widerspruchsmarke verfüge über einen normalen Schutzumfang. Bei der angefochtenen Marke richte sich das Augenmerk aufgrund des gemeinfreien Zusatzes "Assurance Pour Impayés de Loyer" auf den Bestandteil APIL. Damit ergebe sich eine Ähnlichkeit der Zeichen in phonetischer und schriftbildlicher Hinsicht. Aufgrund der markanten Di- vergenz im Sinngehalt seien sie jedoch klar unterschiedlich. Jedes Zei- chen sei im Gesamteindruck zu würdigen und schwache oder gemein- freie Elemente dürften nicht von vornherein ausgeblendet werden. Der Zusatz " Assurance Pour Impayés de Loyer" im angefochtenen Zeichen sei zwar für sich genommen gemeinfrei, vermöge indessen dem voran- gestellten Begriff bzw. dem Akronym APIL einen Sinngehalt zu verleihen, der sich klar von demjenigen der Widerspruchsmarke abhebe. Dabei sei zu berücksichtigen, dass ein unbefangener Konsument in einer Bezeich- nung immer einen bekannten Bedeutungsgehalt suche. G. Mit Beschwerde vom 15. Mai 2012 beantragt die Beschwerdeführerin die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids vom 13. April 2012, die Gut- heissung des Widerspruchs und die Löschung der Markeneintragung Nr. 615791 APIL - ASSURANCE POUR IMPAYÉS DE LOYER. Die Zeichen APRIL und APIL - ASSURANCE POUR IMPAYÉS DE LOYER seien für gleiche oder gleichartige Dienstleistungen eingetragen und verwechsel- bar ähnlich. Die ältere Marke sei von der jüngeren praktisch unverändert übernommen und lediglich mit einem beschreibenden Zusatz ergänzt worden. Dieser weise auf die Art der Versicherung hin und verfüge über keinerlei Unterscheidungs- oder Kennzeichnungskraft. Er sei somit nicht geeignet, das jüngere vom älteren Zeichen zu unterscheiden. Anderseits sei das Zeichen APRIL im Zusammenhang mit den beanspruchten Leis- tungen der Klasse 36 eine Fantasiebezeichnung. Es sei deshalb unter- scheidungskräftig und verfüge über einen zumindest normalen Schutzum- fang. In der Erinnerung der Abnehmer seien APRIL und APIL nicht unter- scheidbar. Ein unterschiedlicher Sinngehalt werde von diesen nicht er- kannt. Somit trage der Sinngehalt nichts zur Unterscheidbarkeit der Mar- ken bei. Der Zusatz " Assurance Pour Impayés de Loyer" ändere daran nichts. Er habe rein beschreibenden Sinngehalt, indem er auf die Art der Versicherung hinweise.
B-2681/2012 Seite 5 H. Die Beschwerdegegnerin beantragt mit Stellungnahme vom 14. August 2012 die Abweisung der Beschwerde. Sie widerholt im Wesentlichen die bereits dargelegten Gründe für die Beibehaltung des Eintrags der ange- fochtenen Marke APIL - ASSURANCE POUR IMPAYÉS DE LOYER. I. Mit Vernehmlassung vom 16. August 2012 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde unter Hinweis auf die Begründung der ange- fochtenen Verfügung. J. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Verwal- tungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). K. Auf die dargelegten und weiteren Vorbringen der Parteien und die einge- reichten Beweismittel wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwä- gungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge- gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsge- richt vom 17. Juni 2005 [VGG], SR 173.32). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widersprechende ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 2. Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen be- stimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG, SR
B-2681/2012 Seite 6 232.11]). Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintra- gung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG). 3. 3.1 Eine ältere Marke wird nur geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, hinrei- chend gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Der rechtserhaltende Gebrauch muss im Widerspruchsverfahren in den letzten fünf Jahren stattgefunden haben, bevor er durch die Gegenpartei einredeweise bestritten worden ist (vgl. Art. 32 MSchG). Art. 12 Abs. 1 MSchG gewährt dem Markeninhaber allerdings eine fünfjährige Karenz- frist, um den Gebrauch aufzunehmen. Ist die Karenzfrist im Zeitpunkt der ersten Stellungnahme zum Widerspruch noch nicht abgelaufen (vgl. Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]), kann der Nichtgebrauch durch die Widerspruchsgegnerin nicht eingewendet werden. 3.2 Die Inhaberin der Widerspruchsmarke hat ihren Sitz in Frankreich. Nach Art. 9 sexies Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Mad- rider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP; SR 0.232.112.4) findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die − wie Frankreich und die Schweiz − Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Mar- ken (MMA; SR 0.232.112.3; in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidier- ten Fassung) sind, nur das MMP Anwendung (vgl. auch BGE 134 III 555 E. 2.1). Soweit das MMP Anwendung findet, beginnt die Karenzfrist 18 Monate nach dem Datum der Mitteilung der Schutzausdehnung "date de notification" (vgl. Art. 5.2 Bst. b MMP, Richtlinien des IGE in Markensa- chen [Stand: 1. 7. 2012] Teil 5, Ziffer 6.3.1). Die Widerspruchsmarke wurde am 26. Oktober 2006 notifiziert, weshalb die Karenzfrist 18 Monate später zu laufen begann und fünf Jahre später, d.h. am 26. April 2013, endet. Da die Karenzfrist im Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs (am 25. August 2011) noch nicht abgelaufen war, ist die Einrede des Nichtgebrauchs der Beschwerdegegnerin nicht zu beach- ten. Das Datum, an dem das vorliegende Urteil gefällt wird, hat diesbe- züglich keinen Einfluss, da eine Nichtgebrauchseinrede im Wider- spruchsbeschwerdeverfahren ohnehin zu spät erfolgt (Urteile des Bun-
B-2681/2012 Seite 7 desverwaltungsgerichts B-1641/ 2007 vom 3. Oktober 2007 E. 4 Summer Parade, B-38,39,40/2011 vom 29. April 2011 Erw. 4.1.1 IKB/ICB, ICB (fig.), ICB Banking). 4. 4.1 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser be- rechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 160 E. 2a Securitas/Securicall). Dabei ist nicht nur von einer Verwechslungsgefahr auszugehen, wenn die angesprochenen Verkehrs- kreise zwei Marken nicht auseinander zu halten vermögen (sogenannte unmittelbare Verwechslungsgefahr), sondern auch dann, wenn sie die Zeichen zwar auseinander halten können, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber unzutreffende Zusammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmar- ken denken, die verschiedene Produktlinien ein und desselben Unter- nehmens oder verschiedener, wirtschaftlich miteinander verbundener Un- ternehmen kennzeichnen (sogenannte mittelbare Verwechslungsgefahr: BGE 128 III 441 E. 3.1 Appenzeller, BGE 122 III 382 E. 1 Kamillo- san/Kamillon, Kamillan, je mit weiteren Hinweisen). Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlich- keit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE121 III 377 E. 2a Boss/Boks) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Ele- menten besteht eine Wechselwirkung. An die Verschiedenheit der Zei- chen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Pro- dukte sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizeri- schen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3, N. 8). 4.2 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzum- fang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7017/2008 vom 11. Februar 20120 E. 2.4 Plus/Plusplus [fig.]; GALLUS JOLLER, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Mar- kenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 74, mit Hinweisen). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher bereits bescheidenere Abweichungen in der jüngeren Marke, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen (BGE 122 II 382 E. 2a Kamillosan/Kamillon, Kamillan; Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-1136/2009 vom 9. Juli 2010 E. 3.3
B-2681/2012 Seite 8 Pernaton/Pernadol, mit Hinweisen; GALLUS JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 74, mit zahlreichen Hinweisen auf Rechtsprechung und Literatur). Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben (BVGE 2010/32 E. 7.3 Pernaton/Pernadol, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 Aroma- ta/Aromathera). Dagegen gelten Fantasiemarken, die mit einem gewissen Aufwand an Arbeit und Kreativität geschaffen wurden, als stark (BGE 122 III 382 E. 2a Kamillosan/Kamillon, Kamillan, mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett- bewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009 [hiernach: SIWR III/1], N. 979, mit Hinweisen). 4.3 Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein, liegt keine markenrechtliche Zeichenähnlichkeit vor (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3508/2008 vom 9. Februar 2008 E. 9.3 KaSa/Biocasa; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 125 f., mit Hinweisen; CHRISTOPH WILLI, Kommentar Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Marken- rechts, Zürich 2002, Art. 3 N. 133 ff.). Im Gemeingut stehende Marken- elemente sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr jedoch nicht einfach wegzustreichen, sondern in Anrechnung ihrer für sich genommen geringen oder fehlenden Kennzeichnungskraft dennoch im Gesamtein- druck der Marke zu berücksichtigen (Urteil des Bundesverwaltungsge- richts B-7346/2009 vom 27. September 2010 E. 2.5 Murino/Murolino, mit Hinweisen). 4.4 Ebenfalls von Bedeutung ist, an welche Abnehmerkreise sich die Wa- ren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt werden. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerk- samkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsu- menten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf ei- nen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten be- schränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b.bb Rivella/Apiella). 4.5 Nach ständiger Rechtsprechung genügt eine Verwechselbarkeit in ei- nem Sprachgebiet, um in der ganzen Schweiz einen Abwehranspruch gegen die jüngere Marke zu begründen (JOLLER, a.a.O., 3, N. 139, mit weiteren Hinweisen).
B-2681/2012 Seite 9 4.6 Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebe- nenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc Securi- tas/Securicall; BGE 121 III 377 E. 2b Boss/Boks). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Auf- einanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wort- länge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a Kamillosan/Kamillon, Kamillan, BGE 119 II 473 E. 2c Radion/Radomat; Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 11. September 2001 in: sic! 2002 S. 101 E. 6 Mikron [fig.]/Mikromat [fig.]). Von Bedeu- tung ist die Frage, welche Silben den Wortklang besonders prägen. Be- sonders ins Gewicht fallen oft Übereinstimmungen oder Abweichung im Wortanfang (JOLLER, a.a.O., N. 150, 153, MARBACH, SIWR III/1, N. 881). 5. 5.1 Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Wider- spruch stehenden Waren zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrs- kreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 1, 6 f. und 11). Dabei ist das Wa- renverzeichnis der älteren Marke der Ausgangspunkt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 49). 5.2 Die Widerspruchsmarke APRIL ist, soweit hier interessierend, einge- tragen für die Dienstleistung Versicherungen. Versicherungen werden von Durchschnittskonsumenten wie auch Fachleuten beansprucht. Da es sich nicht um Produkte des täglichen Gebrauchs handelt, kann davon ausge- gangen werden, dass auch Durchschnittskonsumenten das Angebot und den Anbieter etwas genauer prüfen (Urteile des Bundesverwaltungsge- richts B-38,39,40/2011 vom 29. April 2011 E. 8.1 IKB/ICB (fig.), ICB, B- 7698/2008 vom 4. Dezember 2008 E. 5.2 Etavis/Estavis). 6. 6.1 Vor einem Zeichenvergleich ist weiter zu prüfen, ob die beanspruch- ten Dienstleistungen gleich sind. 6.2 Beide Zeichen beanspruchen in Klasse 36 übereinstimmend die Dienstleistung "assurances". 6.3 Die angefochtene Marke ist in dieser Klasse zudem eingetragen für "affaires financières, affaires monétaires". Die Rechtsprechung betrachtet Beratungsdienstleistungen im Bereich Banken, Versicherungen, Immobi- lien und Geschäftsführung weitgehend als gleichartig (RKGE vom 24. Mai
B-2681/2012 Seite 10 2002, in sic! 2002 S. 529 E. 4 arc All Risk Consulting (fig.)/Arcstar (fig.); Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 4 Sansan/Santasana; JOLLER, a.a.O. Art. 3 N. 292, mit Hinweisen). 6.4 Die in Klasse 36 von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen sind demzufolge identisch bzw. gleichartig mit denjeni- gen der Widerspruchsmarke. 7. 7.1 Im Vergleich der Zeichen steht der Widerspruchsmarke APRIL die jüngere Marke APIL - ASSURANCE POUR IMPAYÉS DE LOYER gegen- über. Beides sind Wortmarken. 7.2 APRIL und APIL sind sich sehr ähnlich. Beide sind kurze Wörter, be- stehend aus fünf bzw. vier Buchstaben. Identisch sind Zeichenanfang und -ende, die Silbenzahl (je zwei) und die Vokalfolge (a-i). Auch die Konso- nantenfolge ist ähnlich, unterscheidet sich einzig durch das zusätzliche "r" in der Mitte des älteren Zeichens. Dieses folgt auf einen andern Konso- nanten ("p") und ist damit klanglich wenig wahrnehmbar. Auch visuell ragt das "r" nicht hervor. Aufgrund dieses geringen Unterschieds sind APRIL und APIL im gedächtnisbedingt verschwommenen Erinnerungsbild (vgl. BGE 121 III 377 E. 2a Boss/Boks; JOLLER, a.a.O., N. 129) nur schlecht auseinanderhaltbar. 7.3 Die Widerspruchsmarke beschränkt sich auf "APRIL", das angefoch- tene Zeichen enthält neben "APIL" den Zusatz " Assurance Pour Impayés de Loyer". Damit unterscheidet es sich klanglich wie auch visuell von der Widerspruchsmarke. 8. 8.1 Um das Vorliegen der Verwechslungsgefahr zu beurteilen, ist der Schutzumfang der Widerspruchsmarke und damit deren Kennzeich- nungskraft zu bestimmen. 8.2 Die Widerspruchsmarke lautet "APRIL". April ist in der deutschen Sprache die Bezeichnung des vierten Monats im Jahr. Es ist ein Wort der Alltagssprache. In der französischen Sprache – die in der angefochtenen Marke teilweise verwendet wird – ist das entsprechende Wort "avril" sehr ähnlich. Kaum bekannt ist "April" als Vor- oder Familienname (www.local.ch, Private: 30 Treffer am 8.7.2013).
B-2681/2012 Seite 11 8.3 Die Widerspruchsmarke ist, soweit hier interessierend, eingetragen für Versicherungen. Diese werden unabhängig von Jahreszeit und Datum angeboten. Es ist zwar möglich, dass sie für eine bestimmte Zeitspanne beansprucht werden. Dies ist jedoch durch das im Einzelfall versicherte Ereignis bedingt, nicht eine Eigenschaft der allgemein angebotenen Dienstleistung. Versicherungen werden deshalb nicht mit einem Monats- datum in einen gedankliche Zusammenhang gebracht. APRIL wird dem- zufolge im Sinne einer Fantasiebezeichnung verwendet und hat als sol- che einen normalen Schutzumfang. 9. 9.1 Massgebend für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist das Ge- samtbild der beiden Zeichen. 9.2 Ein Unterschied zwischen den beiden Zeichen entsteht vor allem durch den Zeichenteil "Assurance Pour Impayés de Loyer" im angefoch- tenen Zeichen. Durch diesen Wortteil wird das jüngere Zeichen optisch und klanglich wesentlich länger als die Widerspruchsmarke. "Assurance Pour Impayés de Loyer" beschreibt jedoch eine Dienstleis- tung, die unter dem angefochtenen Zeichen angeboten werden kann. Zumindest für französischsprachige Personen ist dies eindeutig erkenn- bar. Der Zusatz "Assurance Pour Impayés de Loyer" gehört somit dem Gemeingut an und hat bereits deshalb eine geringe Kennzeichnungskraft. Hinzu kommt, dass der Zusatz kaum mit einer kennzeichnenden Funktion wahrgenommen wird. Es scheint sich vielmehr um die Präzisierung eines Angebots zu handeln, welche einem beliebigen Zeichen beigefügt werden könnte. Aufgrund des Dienstleistungsverzeichnisses könnte das gleiche Produkt auch von der Widerspruchsmarke angeboten werden. Im Ge- samtbild richtet sich demzufolge bei der angefochtenen Marke das Au- genmerk, wie die Vorinstanz bereits feststellte, auf APIL (vgl. hierzu Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 6.1.2 f. Höfer Family Office (fig.)/Hofer). Der Zeichenteil "Assurance Pour Impayés de Loyer" steht deshalb einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken nicht entgegen. 9.3 Wie oben dargelegt, unterscheiden sich "APRIL" und "APIL" kaum. Eine derart minimale visuelle und klangliche Abweichung reicht bei identi- schen oder ähnlichen Dienstleistungen nicht aus, um eine Verwechs-
B-2681/2012 Seite 12 lungsgefahr auszuschliessen, selbst wenn von einer erhöhten Aufmerk- samkeit der massgebenden Verkehrskreise ausgegangen wird. 9.4 Die Beschwerdegegnerin betont jedoch den unterschiedlichen Sinn- gehalt von "APRIL" und "APIL". Ein unterschiedlicher Sinngehalt wirkt einzig dann abgrenzend, wenn er von den massgeblichen Verkehrskrei- sen spontan erkannt und verstanden wird (MARBACH, SIWR III/1, N. 889, mit Hinweisen). Das im Widerspruchszeichen verwendete "APRIL" entspricht einem Mo- natsnamen, ohne dass dieser einen näheren Bezug zu den angebotenen Produkten hat. In Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen ist er eine Fantasiebezeichnung. APIL wiederum ist - wie dies die Beschwerdegegnerin betont - die Abkür- zung vom " Assurance Pour Impayés de Loyer". Zwar ist es keine in der Umgangssprache übliche Abkürzung. Die gleiche Buchstabenfolge kann auch andere Bedeutungen haben. So ergibt eine Internetsuche vor allem in der französischen und englischen Sprache Bezeichnungen von Verei- nen und Vereinigungen ("association") verschiedener Art. Im Zusammen- hang mit dem weiteren Zeichenteil " Assurance Pour Impayés de Loyer" ist "APIL" jedoch als dessen Abkürzung - bestehend aus den Anfangs- buchstaben der massgebenden Wörter - erkennbar. Allerdings ist es auch möglich, dass die Adressaten diesen Zusammenhang, der eine gewisse Gedankenarbeit voraussetzt, nicht erkennen und "APIL" als Fantasiebe- zeichnung verstehen. Soweit der Sinngehalt der angefochtenen Marke beschreibend ist für ein (möglicherweise) angebotenes Produkt, könnte die entsprechende Pro- duktbeschreibung aufgrund des Dienstleistungsverzeichnisses auch auf ein Angebot der Widerspruchsmarke passen und demzufolge dieser zu- geschrieben werden. Falls und soweit das Zeichen als Fantasiebezeich- nung aufgefasst wird, ist der Sinngehalt mit demjenigen der Wider- spruchsmarke identisch. Der Sinngehalt der jüngeren Marke schafft des- halb keine Abgrenzung zu der älteren Marke. 9.5 Aus den genannten Gründen unterscheidet sich das jüngere Zeichen nicht in genügender Weise vom älteren, um eine Verwechslungsgefahr bzw. Fehlzurechnungen auszuschliessen. 9.6 Die Beschwerde ist deshalb gutzuheissen, Ziff. 1 und 3 der Verfügung vom 13. April 2012 sind aufzuheben, der Widerspruch Nr. 11915 gutzu-
B-2681/2012 Seite 13 heissen, und die Vorinstanz anzuweisen, die Marke Nr. 615791 APIL - ASSURANCE POUR IMPAYÉS DE LOYER für die in Klasse 36 bean- spruchten "aussurances; affaires financières, affaires monétaires; affaires immobilières" zu löschen. 10. 10.1 Im vorliegenden Verfahren obsiegt die Beschwerdeführerin. 10.2 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden ( Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4 bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwal- tungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der Beschwerde führenden Partei im Fall einer Markenver- letzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwands- nachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrele- vanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3 Turbinenfuss). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorlie- genden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhalts- punkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten auf Fr. 3'500.– festzulegen. Diese sind der Beschwerdegegnerin aufzuerle- gen. Der von der Beschwerdeführerin einbezahlte Kostenvorschusses von Fr. 3'500.– ist ihr zurückzuerstatten. 10.3 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG).
B-2681/2012 Seite 14 Der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin hat dem Bundesverwal- tungsgericht eine Kostennote in der Höhe von Fr. 7'000.– für die Zeit ab dem 27. Juli 2011 zukommen lassen. Eine detaillierte Aufstellung der Kosten und insbesondere deren Verteilung auf das Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren fehlt. In Würdigung vergleichbarer Fälle, der einge- reichten Beschwerdeschriftantwort und der Tatsache, dass es sich eher um einen durchschnittlichen Fall handelt, erscheint eine Parteientschädi- gung für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht von Fr. 3'000.– (exkl. MWST) als angemessen. Die Mehrwertsteuer ist nur für Dienstleistungen geschuldet, die im Inland gegen Entgelt erbracht werden, nicht jedoch im vorliegenden Fall, in dem die Dienstleistung der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin mit Sitz im Ausland erbracht worden ist (Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 12.
Juni 2009 über die Mehrwertsteuer [Mehrwertsteuergesetz, MWSTG, SR 641.20] i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG und Art. 9 Abs. 1 Bst. c VKGE, siehe auch Art. 112 MWSTG). Die Beschwerdegegnerin hat somit der Beschwerdeführerin eine Partei- entschädigung von Fr. 3'000.– (exkl. MWSt) für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht zu leisten. 10.4 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterle- gen. Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie indessen mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu gelten. Demzufolge sind die diesbezüglichen Kosten neu zu verteilen. Die von der Beschwerdeführerin einbezahlte Widerspruchsgebühr (Fr. 800.–) verbleibt bei der Vorinstanz, und der Beschwerdeführerin ist für das erstinstanzliche Verfahren zu Lasten der Beschwerdegegnerin ei- ne Parteientschädigung inkl. Widerspruchsgebühr von Fr. 1'800.– zuzu- sprechen (vgl. Ziff. 2 und 3. des Widerspruchsentscheids). 11. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 [Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110]). Es ist deshalb endgültig und wird mit Eröffnung rechtskräftig.
B-2681/2012 Seite 15 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziff. 1 und 3 der Verfügung vom 13. April 2012 werden aufgehoben und der Widerspruch Nr. 11915 gutge- heissen. Die Vorinstanz wird angewiesen, die Marke Nr. 615791 APIL - ASSURANCE POUR IMPAYÉS DE LOYER für die in Klasse 36 bean- spruchten "aussurances; affaires financières, affaires monétaires; affaires immobilières" zu löschen. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 3'500.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Sie sind innert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Der Kostenvorschuss von Fr. 3'500.– wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet. 3. Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin für das Beschwer- deverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.– (exkl. MWST) zu bezahlen. 4. Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin für das vorinstanz- liche Verfahren total für die Verfahrenskosten und die Parteientschädi- gung Fr. 1'800.– zu bezahlen.
B-2681/2012 Seite 16 5. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungs- formular sowie Beschwerdebeilagen zurück) – den Beschwerdegegner (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 11915; Einschreiben; Beilage: Akten zurück)
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Vera Marantelli Beatrice Brügger
Versand: 13. August 2013