B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-2102/2016
Urteil vom 27. März 2018 Besetzung
Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz), Richter David Aschmann, Richter Marc Steiner, Gerichtsschreiber Stefan Tsakanakis.
Parteien
Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG, Heisterstrasse 4, DE-90441 Nürnberg, vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Gregor Wild und/oder lic. iur. Fabio Versolatto, Rentsch Partner AG, Bellerivestrasse 203, Postfach, 8034 Zürich, Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Internationale Registrierung IR 1'189'776 NORMA (fig.).
B-2102/2016 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG (Beschwerdeführe- rin) ist Inhaberin der internationalen Registrierung Nr. 1'189'776 NORMA (fig.), welche Deutschland als Ursprungsbehörde aufweist. Sie bean- sprucht in der Schweiz Schutz für zahlreiche Waren und Dienstleistungen in den Klassen 3, 4, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 43 (vgl. E. 4) und hat folgendes Aussehen: Gegen diese Schutzausdehnung erliess das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum IGE (Vorinstanz) am 20. Januar 2015 eine vorläufige totale Schutzverweigerung aufgrund fehlender Unterscheidungskraft. Mit Stellungnahme vom 13. Mai 2015 beantragte die Beschwerdeführerin, die vorläufige Schutzverweigerung für das Gebiet der Schweiz zurückzu- nehmen und die Marke (uneingeschränkt) einzutragen. Am 14. Juli 2015 hielt die Vorinstanz an der Schutzverweigerung aufgrund fehlender Unterscheidungskraft vollumfänglich fest. Mit Stellungnahme vom 2. Oktober 2015 bestritt die Beschwerdeführerin die von der Vorinstanz vorgebrachten Schutzverweigerungsgründe und be- antragte erneut, das Zeichen zum Markenschutz in der Schweiz zuzulas- sen. B. Mit Entscheid vom 18. Februar 2016 verweigerte die Vorinstanz der inter- nationalen Registrierung Nr. 1'189'776 – NORMA (fig.) für sämtliche bean- spruchten Waren und Dienstleistungen den Schutz in der Schweiz. Die Vorinstanz begründete dies einerseits mit der fehlenden konkreten Unter- scheidungskraft des Zeichens, weshalb dieses zum Gemeingut gehöre. Andererseits brachte sie betreffend die von der Beschwerdeführerin gel- tend gemachte Gleichbehandlungspflicht vor, dass die von der Beschwer- deführerin erwähnten Voreintragungen nicht in allen relevanten Hinsichten mit dem vorliegend zu prüfenden Zeichen vergleichbar seien und sich folg- lich aus diesen Markeneintragungen nichts zugunsten des vorliegenden Zeichens ableiten lasse.
B-2102/2016 Seite 3 C. Mit Beschwerde vom 4. April 2016 gelangt die Beschwerdeführerin an das Bundesverwaltungsgericht und stellt folgende Rechtsbegehren: "1) Die Verfügung der Vorinstanz vom 18. Februar 2016 betreffend die Verweigerung des Schutzes für die Internationale Marke Nr. 1189776 – NORMA (fig.) für alle be- anspruchten Waren und Dienstleistungen in der Schweiz sei aufzuheben; 2) Die Internationale Marke Nr. 1189776 – NORMA (fig.) sei für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 4, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27-36, 38, 39 und 43 zum Schutz in der Schweiz zuzulassen; 3) Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz." Die Beschwerdeführerin macht geltend, das Wortelement "NORMA" werde primär im Sinne eines Frauennamens (weiblicher Vorname) verstanden. Das Zeichen "NORMA (fig.)" sei bei diesem Verständnis für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 4, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27-36, 38, 39 und 43 unbestimmt und hinreichend unterscheidungskräftig. Das Wortelement weise jedenfalls keinen Gemeingutscharakter auf. Dank der auffälligen, im Erinnerungsbild der Abnehmer verbleibenden grafischen Ausgestaltung in Form der verschiedenfarbigen Balken im "Sonnenunter- gang- oder Feuer-Look" sowie gestützt auf den vierfachen Farbanspruch (blanc, orange, jaune et rouge) weise die Wort-/Bildmarke "NORMA (fig.)" jedenfalls auf Grund weiterer Elemente die erforderliche originäre Unter- scheidungskraft auf. Die Beschwerdeführerin weist weiter darauf hin, dass die Vorinstanz im Rahmen der Geltendmachung der Verkehrsdurchset- zung der IR-(Wort-)Marke Nr. 976'148 – NORMA mit Bezug auf die einge- reichten Gebrauchsbelege selber ausdrücklich festgehalten hatte, dass das Zeichen "mit unterscheidungskräftigen grafischen Elementen" verwen- det worden sei und die verschieden dunklen bzw. farbigen Balken "insge- samt den Gesamteindruck wesentlich prägten". Schliesslich sei das Zei- chen "NORMA (fig.)" auch aufgrund der zahlreichen, jüngeren und ver- gleichbaren Voreintragungen und unter dem Aspekt des Gleichbehand- lungsgebotes zum Schutz in der Schweiz zuzulassen. D. Mit Stellungnahme vom 7. Juli 2016 beantragt die Vorinstanz die Abwei- sung der Beschwerde. Die Vorinstanz wiederholt dabei, dass das Zeichen "NORMA (fig.)" eine Eigenschaft der beanspruchten Waren und Dienstleis- tungen beschreibe.
B-2102/2016 Seite 4 Weiter macht die Vorinstanz geltend, dass aufgrund des klar beschreiben- den Charakters des verbalen Elements "NORMA" entsprechend hohe An- forderungen an die Grafik zu stellen seien. Die Grafik dürfe sich in diesem Fall nicht im Naheliegenden erschöpfen. Der in den Farben Gelb, Orange, und Rot streifenförmig gestaltete Hintergrund des vorliegenden Zeichens falle nicht aus dem Rahmen des Gewöhnlichen, es handle sich dabei um ein Gestaltungselement, welches in Anbetracht des beschreibenden Cha- rakters des Wortelements "NORMA" dem Zeichen im Gesamteindruck keine Unterscheidungskraft zu verleihen vermöge, zumal die Hürde für das Erlangen von Unterscheidungskraft eines gemeinfreien Zeichens durch eine Grafik hoch anzusetzen sei. Schliesslich macht die Vorinstanz geltend, es gelte zu beachten, dass die Frage betreffend die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung einer Wortmarke, die mit grafischer Ausgestaltung gebraucht wird, von der Frage der originären Unterscheidungskraft einer kombinierten Wort-/Bildmarke zu trennen sei. Der Gebrauch einer Wortmarke in Kombination mit einer Grafik könne zwar dazu führen, dass das Wortelement im Gesamteindruck nicht mehr als wesentlich erscheint und somit eine Verkehrsdurchsetzung des Wortzeichens verneint werden müsse. Dies führe jedoch nicht zwin- gend dazu, dass der Gesamteindruck einer Wort-/Bildmarke durch die glei- chen grafischen Elemente so beeinflusst werde, dass diese dem Zeichen originäre Unterscheidungskraft verleihen würden. E. Mit Replik vom 29. August 2016 weist die Beschwerdeführerin insbeson- dere darauf hin, dass die Vorinstanz in der Stellungnahme vom 7. Juli 2016 die Mehrfachbedeutung des Wortelements "NORMA" des Zeichens, wel- ches nicht nur das italienische Wort für "Norm", sondern auch ein verbrei- teter Frauenname sei, übergehe. Weiter seien vorliegend für die Marke die Farben "white, orange, yellow and red", zumindest also drei "echte" Farb- ansprüche erhoben worden. Auch macht die Beschwerdeführerin sinnge- mäss geltend, die Vorinstanz würde sich mit ihrer Beurteilung im vorliegen- den Fall im Widerspruch mit ihrer Praxis bzw. ihrer früheren Beurteilungen befinden. Schliesslich verweist die Beschwerdeführerin auf andere Fälle, in denen bestimmte Marken zum Schutz zugelassen wurden, und macht eine Ungleichbehandlung geltend.
B-2102/2016 Seite 5 F. Mit Duplik vom 31. Oktober 2016 beantragt die Vorinstanz erneut die Ab- weisung der Beschwerde und macht geltend, der Grundsatz der Gleichbe- handlung im Markenbereich sei restriktiv anzuwenden, da bereits gering- fügige Unterschiede der Zeichen und/oder der beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Hinblick auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens von grosser Bedeutung sein können. Die Übereinstimmung in bloss einem Zeichenbestandteil genüge nicht, um die für die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes erforderliche Vergleichbarkeit in jeder relevanten Hinsicht anzunehmen. Zudem sei eine reine Wortmarke nicht ohne Weiteres mit einer kombinierten Wort-Bildmarke vergleichbar. Daher lasse sich aus den von der Beschwerdeführerin diesbezüglich angeführten Voreinträgen nichts zugunsten des vorliegenden Zeichens ableiten.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge- gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Auf- hebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG, SR172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten. 2. Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Deutschland. Gemäss dem revi- dierten Art. 9 sexies Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Mad- rider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR
B-2102/2016 Seite 6 0.232.112.4; MMP) findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die – wie Deutschland und die Schweiz – Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken (MMA, SR 0.232.112.3, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revi- dierten Fassung) sind, nur das MMP Anwendung. Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international registrier- ten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der Pariser Ver- bandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) ge- nannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft gemäss Art. 6 quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder aus- schliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Ver- kehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestim- mung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind. Dieser Ausschlussgrund ist auch im Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzge- setz, MSchG, SR 232.11) vorgesehen, das in Art. 2 Bst. a MSchG Zeichen des Gemeinguts – sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben – vom Markenschutz ausschliesst. Lehre und Praxis zu dieser Bestimmung können somit im vor- liegenden Fall herangezogen werden. 3. Als Gemeingut nach Art. 2 Bst. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlos- sen sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung insbesondere Zei- chen, die sich in Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert oder sonstige Merkmale der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren Identifi- kation erforderliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft nicht auf- weisen. Dazu gehören auch Qualitätsangaben, mithin diejenigen Zeichen, deren inhaltliche Aussage sich in einer reklamemässigen Selbstdarstellung erschöpft. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom an- gesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasie- aufwand unmittelbar erkennbar sein. Dabei genügt, dass dies in einem Sprachgebiet der Schweiz zutrifft. Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entscheidend ist, ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den
B-2102/2016 Seite 7 Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (Urteil des BGer 4A_109/2010 vom 27. Mai 2010 E. 2.3.1 – terroir; BGE 131 III 495 E. 5 – FELSENKELLER, BGE 129 III 225 E. 5.1 – MASTERPIECE und BGE 128 III 447 E. 1.5 – PREMIERE; Urteil des BVGer B-2687/2011 vom 20. Februar 2012 E. 5 – NORMA). 4. Die internationale Registrierung Nr. 1'189'776 beansprucht in der Schweiz Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen: Klasse 3: Préparations de lavage et de blanchiment, préparations de rinçage et de trempage, préparations d'avivage et additifs couleurs pour le linge, ami- don [apprêt], agents de finition de nettoyage, détachants pour le linge, déta- chants, assouplissants, parfums pour le linge, rinçages hygiéniques de blan- chissage du linge; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser, y com- pris produits de rinçage et de nettoyage à usage domestique, produits de net- toyage pour le bois, le métal, le verre, le papier peint, les matières plastiques, la porcelaine, la faïence, l'émail, les matières textiles, préparations pour le soin des sols et des fenêtres et le nettoyage des sols, pâtes de nettoyage pour tapis et matières textiles; produits nettoyants pour bâtiments; savons, savons pour la peau, gels pour le bain, huiles pour le bain, sels pour le bain non à usage médical, perles pour le bain et préparations cosmétiques pour le bain; produits de parfumerie, huiles essentielles; désodorisants à usage personnel ou pour animaux; préparations pour soins du corps et soins de beauté, cos- métiques; préparations de soins pour les cheveux et de coiffage, en particulier shampoings, après-shampoings, laques pour les cheveux et gels; lotions cos- métiques de bronzage, huiles de bronzage, crèmes de bronzage et lotions de bronzage (préparations cosmétiques pour le bronzage); préparations de ra- sage; dentifrices, produits de soins et d'hygiène bucco-dentaires (autres qu'à usage médical); produits en papier et/ou cellulose (compris dans cette classe), à savoir lingettes cosmétiques, lingettes cosmétiques avec de la poudre, lin- gettes teintées de lotion, coton, bâtonnets ouatés, tampons de coton; bâtons d'encens, tampons de coton; pots-pourris (odorants) et sachets (odorants); trousses et paquets-cadeaux comprenant des cosmétiques, préparations pour la peau et/ou produits pour le soin des cheveux; vaporisateurs d'intérieur en tant que vaporisateurs parfumés; parfums d'intérieur. Klasse 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; préparations pour absor- ber, humidifier et lier la poussière; combustibles (y compris carburants pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage. Klasse 5: Préparations médicales, pharmaceutiques et vétérinaires; prépara- tions hygiéniques à usage médical; aliments et substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour être hu- mains, en particulier préparations pour compléter l'apport quotidien en nutri-
B-2102/2016 Seite 8 ments essentiels, en particulier vitamines, préparations de vitamines, miné- raux, oligo-éléments, acides gras et levure de bière, fibres, épaississants, éga- lement sous forme de comprimés, émulsions, capsules, gélules, poudres, gra- nulés, tablettes, barres et coeurs de fibres; emplâtres, matériaux pour panse- ments; produits en papier et/ou cellulose (compris dans cette classe), à savoir bandes périodiques, serviettes hygiéniques, tampons, protège-slips, protec- tions pour incontinents, couches; désinfectants; désodorisants d'intérieur en spray; préparations pour la destruction des animaux nuisibles, y compris pré- parations antimites; fongicides, herbicides. Klasse 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, pho- tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de si- gnalisation, de contrôle et d'enseignement, appareils et instruments de con- duite, de commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou de contrôle de l'électricité, y compris batteries et accumulateurs, dispositifs de protection contre les surtensions; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, appareils pour communication élec- trique, électronique et optique, dispositifs de sortie et d'enregistrement, traite- ment, envoi, transmission, commutation, stockage d'images, de texte, de voix et de données, en particulier ordinateurs, ordinateurs portables et systèmes informatiques en étant principalement composés, périphériques informatiques y compris moniteurs, claviers, souris d'ordinateurs, imprimantes, dispositifs de stockage (également externes), y compris clés USB, ainsi qu'en particulier té- léviseurs, radios, magnétoscopes, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, équipements et systèmes stéréo, téléphones, téléphones portables, té- lécopieurs, modems, agendas électroniques; supports de données magné- tiques, supports de données optiques, avec ou sans enregistrement, disques, films exposés; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis- treuses, machines à calculer; composants semi-conducteurs, composants électriques et électroniques, circuits et commutateurs électriques et électro- niques ainsi que cartes de circuits imprimés (compris dans cette classe), mi- croprocesseurs, circuits intégrés, cartes à puce; logiciels informatiques, pro- grammes informatiques enregistrés sur supports de données (y compris sys- tèmes d'exploitation) et principalement composés de ces bases de données et systèmes de programmes et bibliothèques de programmes, programmes de jeux pour ordinateurs; extincteurs; dispositifs d'alarme; lunettes, notam- ment lunettes de lecture et lunettes de soleil, y compris boîtiers, tapis de sou- ris, pièces de tous les appareils et équipements précités. Klasse 11: Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'adduction d'eau, y compris sèche- cheveux, chauffages, cafetières, machines à café, appareils pour faire des hot- dogs, machines à pain, cuisinières électriques, fours à micro-ondes, bouil- loires électriques, cuiseurs électriques à vapeur, pots à fondue électriques, yaourtières électriques, plaques chauffantes, barbecues et grils électriques, grille-pain, gaufriers électriques, fours, fontaines à chocolat électriques, fri- teuses électriques, appareils électriques pour faire des beignets, omelettes, muffins et sandwiches, appareils à popcorn électriques, plaques chauffantes électriques, sorbetières électriques, appareils pour la filtration d'eau, ventila-
B-2102/2016 Seite 9 teurs, équipements de climatisation, appareils d'ionisation de l'air et purifica- teurs d'air, humidificateurs, fontaines d'intérieur, coussins chauffants autres qu'à usage médical, couvre-matelas chauffants électriques, dispositifs infra- rouges, équipements de soins de beauté, à savoir chauffe-pieds, saunas fa- ciaux, machines de bronzage, coussins chauffants, matelas chauffants, mate- las à bulles d'air, appareils de massage infrarouges; parties des produits pré- cités, comprises dans cette classe; appareils sanitaires. Klasse 14: Métaux précieux et leurs alliages y compris produits en ces ma- tières ou en plaqué, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans d'autres classes; articles de bijouterie, parures, pierres précieuses; montres et instru- ments chronométriques. Klasse 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits en papier et/ou cellulose (compris dans cette classe), en particulier papier hygiénique, papier toilette, essuie-mains, tor- chons de cuisine, mouchoirs, lingettes pour le visage, serviettes, papier-filtre; produits d'imprimerie; articles pour reliures, photographies; articles de papete- rie, fournitures scolaires et de bureau, équipements d'écriture et de dessin, rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles), matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières plastiques pour le conditionnement (com- prises dans cette classe); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie. Klasse 18: Cuir et imitations de cuir y compris produits en ces matières, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans d'autres classes; peaux d'animaux et fourrures; sacs, bourses, sacs à dos, bagages et bagages à main; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie. Klasse 20: Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en ma- tières plastiques; mobiles décoratifs produisant des sons; paniers; tringles et rails pour rideaux, anneaux de rideaux, stores intérieurs pour fenêtres, oreil- lers, matelas, literie [à l'exception du linge de lit], matelas à air. Klasse 21: Équipements et récipients à usage domestique et pour la cuisine; peignes et éponges; brosses (autres que pour la peinture), y compris blaireaux et plumeaux, matériaux de brosserie; matériels de nettoyage, y compris chif- fons à poussière et de nettoyage, balais, outils manuels de balayage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (autre que verre de construction); pots, poêles, ar- ticles de cuisine, batteries de cuisine, vaisselle; articles de verrerie, porcelaine et faïence (non compris dans d'autres classes); dessous-de-plat (ustensiles de table); gants de jardinage et à usage domestique; pinces à linge, étendoirs à linge, étendages à linge. Klasse 24: Textiles et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvre-lits; couvertures; couvertures de voyage; tapis de table.
B-2102/2016 Seite 10 Klasse 25: Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie, ceintures. Klasse 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; papiers peints (autres qu'en matières textiles). Klasse 28: Jeux, jouets, jeux électroniques et équipements de jeu vidéo; ar- ticles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décora- tions et supports pour arbres de Noël; jeux vidéo conçus pour être utilisés avec des téléviseurs. Klasse 29: Viande, saucisses, poisson (y compris coquillages, crustacés et mollusques), volaille et gibier; produits de viande, saucisse, volaille, gibier et poisson et leurs extraits; fruits et légumes conservés, congelés, séchés, cuits et/ou transformés, y compris pommes de terre, cacahuètes, fruits à coque (transformés), amandes (transformées) et noix de cajou; extraits de fruits et légumes à usage culinaire; produits de pommes de terre, à savoir pommes de terre cuites au four, bouillies, frites ou pré-cuites, pommes de terre frites, cro- quettes de pommes de terre, beignets aux pommes de terre, boulettes de pommes de terre, pommes de terre sautées; en-cas sucrés et/ou salés, à sa- voir composés de fruits secs, fruits à coque, produits de pommes de terre, cacahuètes, amandes et noix de cajou; gelées de fruits et légumes, viande, saucisses, poisson; confitures, marmelades, compotes; oeufs; lait et produits laitiers, y compris babeurre, lait caillé, caillés, lait en boîte, lait concentré, beurre, beurre clarifié, fromage, lait caillé, fromage, fromage préservé, kéfir, crèmes, yaourts (y compris avec des fruits ajoutés), lait en poudre à usage alimentaire, desserts composés essentiellement de lait, yaourts, fromage de type "cottage", gélatine et/ou crème, boissons lactées sans alcool et boissons lactées aromatisées composés essentiellement ou à moitié de lait, également avec du cacao, chocolat ou café; huiles et graisses comestibles, y compris margarine et saindoux; pâtes à tartiner, composées essentiellement de lait et/ou de graisses, graisses comestibles et mélanges de graisses comestibles; aliments surgelés et salades gastronomiques, plats préparés, mi-préparés (y compris garnitures) et mixtes, également conservés, composés essentielle- ment de viande, saucisse, poisson, volaille, gibier, fruits et légumes préparés, légumes, fromages, oeufs, pommes de terre, maïs et/ou produits de pommes de terre; soupes, concentrés de soupe, produits de soupe, en particulier bouil- lons de viande et de légumes. Klasse 30: Café, thé, cacao, succédanés de café, y compris extraits de cacao, café et thé, boissons à base de café, thé, cacao et chocolat sans alcool, y compris boissons instantanées; riz, tapioca, sagou; farine et préparations à base de céréales; maïs grillé et éclaté (pop corn), flocons de maïs (à usage alimentaire), céréales préparées pour l'alimentation humaine, en particulier, flocons d'avoine et d'autres céréales, en particulier pour le petit-déjeuner, éga- lement mélangés avec des fruits secs (y compris des fruits à coque), sucre et/ou miel; fécule de pommes de terre, semoule; pâtes alimentaires, repas à base de pâtes préparés et conserves de pâtes; aliments surgelés et salades gastronomiques, plats préparés, mi-préparés (y compris garnitures) et mixtes, également plats conservés, composés essentiellement de pâtes alimentaires, riz, mets à base de farine et/ou fécule de pommes de terre, également avec
B-2102/2016 Seite 11 ajout d'épices et sauces (y compris assaisonnements pour salades) et/ou re- latifs aux pains ou petits pains; pains, pâtisseries et confiseries, y compris bis- cuits, gâteaux, produits de boulangerie longue conservation (également avec garnitures sucrées ou épicées), en particulier pain suédois, pain d'épice et bis- cuits; en-cas sucrés et/ou salés composés essentiellement de céréales, ca- cao, gâteaux, chocolat, sucre, miel, fécule de pommes de terre et/ou pâtes; pizzas, y compris pizzas conservées; chocolat, produits de chocolat et pra- lines, également avec des garnitures aux fruits, café, boissons sans alcool, vins et/ou spiritueux, et produits laitiers ou lactés, en particulier yaourts; crèmes glacées, également sous forme de gâteaux à base de crème glacée et poudre de crème glacée; sucre (y compris sucre vanillé et vanille et glucose alimentaire), miel, sirop de mélasse; bonbons, en particulier sucreries et gommes à mâcher autre qu'à usage médical; massepain; substances de ca- cao à tartiner, pâtes à tartiner, composées essentiellement de sucre, cacao et/ou nougat; levure, poudre à lever, essences pour la boulangerie (à l'excep- tion des huiles essentielles); levures, poudres à lever; crème anglaise, poudre d'amidon pour la préparation de blancs-mangers et de desserts à base de crème anglaise, desserts composés essentiellement d'amidon; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, (y compris pour salades, assaisonnements pour sa- lades, sauces sous forme de poudre et extraits de sauces), mayonnaise, ket- chup; épices et condiments, assaisonnements, assaisonnements pour po- tages, herbes, conservés [épices]; glace à rafraîchir. Klasse 31: Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; graines, y com- pris oignons [bulbes de fleurs]; fleurs et plantes naturelles; produits alimen- taires pour animaux, y compris aliments et boissons fortifiants et compléments non médicinaux pour animaux de compagnie, aliments diététiques pour ani- maux autres qu'à usage médical; malt; litières pour animaux. Klasse 32: Bières, boissons mélangées à base de bière; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la confection de boissons. Klasse 33: Boissons alcoolisées et boissons contenant de l'alcool (à l'excep- tion des bières). Klasse 34: Tabac, produits du tabac, y compris cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à priser; produits pour fumeurs; succédanés de tabac (autres qu'à usage médical); allumettes, briquets pour fumeurs. Klasse 35: Publicité, y compris courrier postal et publipostage, documentation promotionnelle, conseils de publicité, mise en page à des fins publicitaires, publicité sur Internet, distribution de marchandises à des fins publicitaires; marketing, planification des ventes et services de conseillers commerciaux (marketing), promotion des ventes, services de conseillers en marketing, con- seils d'achat (services de conseillers pour consommateurs), conseils en orga- nisation et en affaires pour la distribution de produits, recherches de marché et analyse de marché; relations publiques; services d'organisation d'exposi- tions et salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; gestion
B-2102/2016 Seite 12 d'affaires commerciales; administration commerciale; services de recrute- ment; services de conseillers en affaires, en organisation et en économie; prestation de conseils liés aux questions de personnel; services de conseillers commerciaux et économiques concernant l'échange d'informations et de sa- voir-faire dans le secteur du commerce et des affaires, compris dans cette classe, en particulier pour l'industrie alimentaire et la vente au détail à prix réduits; services de conseillers organisationnels en matière de design de lo- caux commerciaux et de boutiques, compris dans cette classe; comptabilité, comptabilité en matière de rémunérations et de salaires, travaux de bureau; services de vente au détail et services de vente en gros, en particulier services de vente au détail de magasins discount dans les domaines des produits de droguerie, produits de services de santé, médicaments, préparations et appa- reils pour les soins de santé et de beauté, substances diététiques, complé- ments alimentaires, produits, appareils et équipements ménagers, pour la cui- sine, la salle de bain, la maison et le jardin, les loisirs, le camping et le brico- lage, combustibles, quincaillerie métallique, équipements électriques, machi- nerie et outils, ordinateurs, équipements informatiques, accessoires informa- tiques et logiciels, supports d'enregistrement et appareils de reproduction au- dio et vidéo, équipements électroniques, équipements hi-fi, équipements de divertissement domestique, équipements de télécommunication et garnitures, équipements scientifiques, matériel, équipements et accessoires de photogra- phie et optiques, appareils et équipements d'éclairage, instruments de mu- sique, produits en papier, cellulose et matières plastiques, livres, produits de l'imprimerie, articles de bureau, articles de papeterie, matériel scolaire et pour les loisirs, matériels de conditionnement, meubles, produits en matières plas- tiques, verre et céramique, textiles, vêtements, articles chaussants, chapelle- rie, produits pour bébés et enfants, textiles pour la maison et articles de mer- cerie, accessoires de mode, montres et horloges, pierres précieuses et articles de bijouterie, sacs, produits en cuir et imitation de cuir, produits de voyage, parapluies, jeux, jouets, matériels, ainsi que équipements de gymnastique, pour les sports et les loisirs, produits gastronomiques, biologiques et naturels, boissons avec alcool et sans alcool, plantes, fleurs, produits alimentaires pour animaux, produits pour animaux, produits alimentaires de luxe, produits de tabac, accessoires pour fumeurs; gestion de supermarchés, magasins de dé- tail, magasins de vente à prix réduits, magasins en ligne; préparation de tran- sactions commerciales pour des tiers, préparation de contrats pour l'achat et la vente de produits; commandes par le biais de lignes d'assistance télépho- nique et de centres d'appels; compilation de données dans des bases de don- nées informatiques; mise à disposition d'informations en matières d'affaires commerciales sur Internet, à savoir informations relatives aux produits et in- formations sur le droit de retour, responsabilité et garantie afférentes aux pro- duits; gestion de factures, également dans le cadre du commerce électro- nique; négociation de contrats pour des tiers concernant l'utilisation de ser- vices de télécommunications; facturation d'appels téléphoniques à l'aide de cartes téléphoniques; négociation de contrats pour des tiers en matière de lo- cation de moyens de transport. Klasse 36: Finance, en particulier services de conseillers en matière de finan- cement et de crédit; affaires monétaires, en particulier recouvrement de dettes; gestion d'actifs; affaires immobilières; gestion, location et mise à disposition
B-2102/2016 Seite 13 de biens immobiliers, maisons, bureaux et boutiques; immobilier et prêts hy- pothécaires; assurances, en particulier courtage d'assurances; services de gestion de biens immobiliers et de gestion d'actifs; cartes (prépayées) pour téléphones portables et mise à disposition de crédit téléphonique pour cartes dites prépayées par téléphone portable par le biais de réseaux mobiles. Klasse 38: Télécommunications, y compris transmission de données électro- niques, fourniture d'accès à des portails sur Internet, fourniture d'accès à des logiciels sur des réseaux de données pour accès à Internet; services de com- munication mobile, en particulier la transmission de données, de voix et d'images, services de téléphonie, transfert d'appels, services de messagerie électronique, livraison de messages texte, livraison de messages de tous types vers des adresses (messagerie Web), services de téléphonie mobile. Klasse 39: Transport et logistiques dans le domaine des transports, y compris location de moyens de transport, transport par camion; conditionnement, en- treposage, et livraison de marchandises; location d'entrepôts et d'espaces de stationnement; planification, organisation, réservation et préparation de voyages, également par l'intermédiaire de dispositifs électroniques, mise à dis- position et préparation de transports, organisation de circuits touristiques en villes, guides touristiques; informations en matière de transport et de voyage, également par l'intermédiaire de dispositifs électroniques; services de livraison de commandes et services de livraison. Klasse 43: Services de restauration [nourriture et boissons]; hébergement temporaire, y compris préparation et réservation d'hébergement et de chambres en appartements, résidences, hôtels et pensions. Das Zeichen wird somit im Wesentlichen beansprucht für (vgl. erläuternde Anmerkungen zur Nizza-Klassifikation, Teil I, 9. Ausgabe [gültig ab 1. 1. 2007]): Putzmittel und Mittel für die Körper- und Schönheitspflege (Klasse 3), technische Öle und Fette, Brennstoffe und Leuchtstoffe (Klasse 4), pharmazeutische Erzeugnisse und andere Erzeugnisse für medizinische Zwecke (Klasse 5), diverse Apparate und Instrumente, insbesondere für Wissenschafts-, Büro- und Unterhaltungszwecke (Klasse 9), diverse elekt- rische Geräte, insbesondere für Haushaltszwecke (Klasse 11), Edelmetalle und daraus hergestellte Gegenstände soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, sowie, allgemein, Juwelierwaren, Schmuckwaren und Uh- ren (Klasse 14), Papier, Papierwaren und Büroartikel (Klasse 16), Leder, Lederimitationen, Reisebedarfsartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, sowie Sattlerwaren (Klasse 18), Möbel und Möbelteile so- wie Kunststofferzeugnisse, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind (Klasse 20), kleine, handbetätigte Haus- und Küchengeräte sowie Ge- räte für die Körper- und Schönheitspflege, Glas- und Porzellanwaren (Klasse 21), Webstoffe und Decken (Klasse 24), Bekleidungsstücke (Klasse 25), Beläge und Verkleidungen für bereits fertige Fussböden und
B-2102/2016 Seite 14 Wände (Klasse 27), Spiele und Spielzeug (Klasse 28), diverse Nahrungs- mittel (Klassen 29 bis 31), Getränke (Klassen 32 und 33), Tabak und Ta- bakwaren (Klasse 34), Dienstleistungen im Bereich Werbung, Geschäfts- führung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, Detailhandel (Klasse 35), in Finanz- und Geldangelegenheiten geleistete Dienste und im Zusam- menhang mit Versicherungsverträgen aller Art geleisteten Dienste (Klasse 36), Telekommunikation (Klasse 38), Dienstleistungen im Bereich Trans- port, Logistik und Reisen (Klasse 39) sowie Dienstleistungen zur Verpfle- gung und Beherbergung von Gästen (Klasse 43). Diese Waren und Dienstleistungen richten sich sowohl an das breite Pub- likum als auch an die Fachkreise (Urteil des BVGer B-2687/2011 vom 20. Februar 2012 E. 4 – NORMA). Soweit die konkrete Unterscheidungs- kraft des hinterlegten Zeichens geprüft wird, ist bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit auf die Sichtweise dieser Verkehrskreise abzustellen (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 41). Für die Beurteilung eines allfäl- ligen Freihaltebedürfnisses ist demgegenüber die Sichtweise von Unter- nehmen, welche gleiche oder ähnliche Dienstleistungen anbieten, mass- gebend (CHRISTOPH WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 44). 5. 5.1 Die Beschwerdeführerin macht zunächst geltend, das Wortelement "NORMA" werde primär im Sinne eines Frauennamens verstanden. Insbe- sondere verweist sie dabei auf den Entscheid des Bundesverwaltungsge- richts B-6164/2013 – MIA vom 15. Dezember 2014 und bringt vor, dass der weibliche Vorname "Norma" landesweit häufiger vorkomme als "Mia". Das Zeichen sei bei diesem Verständnis für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 4, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27-36, 38, 39 und 43 unbestimmt, hinreichend unterscheidungskräftig und weder beschreibend noch allgemein üblich. Das Wortelement weise jedenfalls keinen Gemein- gutscharakter auf. An diesem Verständnis als Vorname würden auch mög- liche Alternativbedeutungen im Italienischen als Regel, Vorbild, Richt- schnur oder Standard nichts ändern. 5.2 Die Vorinstanz hielt im angefochtenen Entscheid fest, dem im Zeichen enthaltenen verbalen Element "NORMA" würden auf Italienisch insbeson- dere die Bedeutungen "Norm", "Regel", "Anweisung" zukommen. Weiter sei "Norma" ein weiblicher Vorname. Die Waren und Dienstleistungen, für
B-2102/2016 Seite 15 die Schutz beansprucht wird, würden sich an einen breiten Abnehmerkreis richten, der sich sowohl aus Durchschnittsabnehmern als auch aus Fach- kreisen aus diversen Bereichen zusammensetzt. Sowohl Waren als auch Dienstleistungen würden über gewisse Normen verfügen oder müssten ge- wissen Normen und/oder Regeln genügen. Dass aus dem Zeichen nicht hervorgeht, um welche Normen und/oder Regeln es sich genau handelt, sei unerheblich. Weiter stelle das Zeichen im Sinne eines Begriffs, der im Zusammenhang mit Waren im Allgemeinen üblicherweise gebraucht wird, bzw. im Sinn einer Angabe aus dem allgemeinen wirtschaftlichen und/oder geschäftlichen Sprachgebrauch, auch eine banale Angabe dar. Die Vor- instanz sieht sich in ihrer Einschätzung insofern bestärkt, als das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2687/2011 vom 20. Februar 2012 die Wort- marke "NORMA" in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen als nicht unterscheidungskräftig qualifiziert hätte. 5.3 Entscheidend ist nicht, ob vom Zeichen bei abstrakter Betrachtung spontan auf die Waren oder Dienstleistungen geschlossen wird, sondern ob das Zeichen von den betroffenen Verkehrskreisen als beschreibend be- trachtet wird, wenn sie es im konkreten Zusammenhang mit den fraglichen Waren oder Dienstleistungen antreffen (vgl. Urteil des BVGer B-336/2012 vom 4. April 2014 E. 5.3 – Ce'Real). Der Beurteilung eines Zeichens ist zudem das mutmassliche Verständnis der betroffenen schweizerischen Verkehrskreise zugrunde zu legen. Dabei wird grundsätzlich auf die Ab- nehmer der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen abgestellt. Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (vgl. Urteil des BVGer B-3052/2009 vom 16. Februar 2010 E. 2.3 und E. 4 – DIAMONDS OF THE TSARS). 5.4 5.4.1 Hat ein Wort abstrakt betrachtet mehrere Bedeutungen, so ist vom Verständnis auszugehen, welches im Zusammenhang mit den konkret be- anspruchten Produkten nahe liegt (EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs- recht, Bd. III/1, Basel 2009 [nachfolgend: SIWR III/1], N. 306; DAVID ASCH- MANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 2 lit. a, N. 136; Urteile des BVGer B-6910/2007 vom 25. Februar 2008 E. 4 – 2LIGHT, und B-386/2008 vom 10. März 2009 E. 8.5 – GB).
B-2102/2016 Seite 16 5.4.2 Es gibt im vorliegenden Fall keinen Anhaltspunkt dafür, dass insbe- sondere die italienischsprachigen Schweizer "NORMA" im Sinne einer Firma verstehen. Zwar ist die Beschwerdeführerin in anderen Ländern ein grosses und durchaus bedeutendes Handelsunternehmen im Lebensmit- tel-Discount-Bereich. Sie ist jedoch nicht in der Schweiz angesiedelt und betreibt hierzulande auch keine Filialen. Entsprechend ist anzunehmen, dass höchstens die Haushalte an der Grenze zu Deutschland und Frank- reich "NORMA" mit der Firma der Beschwerdeführerin in Verbindung brin- gen (vgl. Urteil des BVGer B-2687/2011 vom 20. Februar 2012 E. 5.2.2 – NORMA). Wie das Publikum das Zeichen "Norma (fig.)" infolge dessen Gebrauchs im Wirtschaftsverkehr wahrnimmt, ist jedoch von vornherein nicht zu be- rücksichtigen, hat die Beschwerdeführerin im vorliegenden Markeneintra- gungsverfahren eine Verkehrsdurchsetzung für die strittige Marke "Norma (fig.)" doch nicht geltend gemacht bzw. keinen Schutz des Zeichens als durchgesetzte Marke beantragt. Eine solche derivative Unterscheidungs- kraft steht demnach aufgrund der Dispositionsmaxime vorliegend nicht zur Diskussion. Zu prüfen ist ausschliesslich, ob dem Zeichen originäre Unter- scheidungskraft zukommt, was unter Fokussierung auf das konkret ange- meldete Zeichen zu erfolgen hat. Bei der für die originäre Unterscheidungs- kraft entscheidenden mutmasslichen abstrakten Wahrnehmung der Ab- nehmer darf der Zeichengebrauch keine Rolle spielen (BGE 140 III 109 E. 5.3.2 – ePostSelect). 5.4.3 Es stellt sich indessen die Frage, ob mit "NORMA" gekennzeichnete Waren und Dienstleistungen tatsächlich mit dem Frauennamen, wie die Beschwerdeführerin annimmt, oder doch eher mit "Norm" in Verbindung gebracht werden, wie die Vorinstanz vorbringt. Da im Bewusstsein der Bevölkerung zahlreiche Waren und Dienstleistun- gen Normen unterworfen sind, liegt angesichts der Fülle von Regeln, die in immer mehr Lebensbereiche eindringen (vgl. hierzu: MARKUS SCHOTT, "Bü- rokratie-Stopp" - Bemerkungen zur eidgenössischen Volksinitiative aus staats- und verwaltungsrechtlicher Perspektive, in: Schweizerisches Zent- ralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011 S. 229 ff., S. 233; für den Technikbereich vgl.: RKGE in sic! 1999 S. 272 E. 4 – Polynorm), die Assoziation von anderen Waren und Dienstleistungen mit Normen auf der Hand. Dass "NORMA" von den angesprochenen schweizerischen Ab- nehmerkreisen im Sinne eines Frauennamens verstanden wird, ist zwar durchaus möglich, sind doch im elektronischen Telefonbuch tel.local.ch
B-2102/2016 Seite 17 über 479 Einträge für Privatpersonen mit Vornamen "Norma" zu finden, da- von 39 im Kanton Tessin (Stand: Juni 2017). Der Name ist jedoch beispiels- weise im Vergleich zu Anna mit 15097 Einträgen für Privatpersonen in der Schweiz (1183 im Kanton Tessin) eindeutig seltener. 5.4.4 In Übereinstimmung mit der bisherigen Rechtsprechung gilt es des- halb festzuhalten, dass das dem italienischen Grundwortschatz zugehörige Wort "norma" mindestens im italienischen Sprachgebiet, auf Grund der Ähnlichkeit zum deutschen Wort "Norm" respektive zum französischen Be- griff "norme" wohl aber in der ganzen Schweiz, mehrheitlich im Sinne von "Norm" verstanden wird (vgl. Urteil des BVGer B-2687/2011 vom 20. Feb- ruar 2012 E. 5.1.2 – NORMA). 5.5 5.5.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, es sei im Geschäftsverkehr nicht üblich, Produkte oder Dienstleistungen mit dem Vermerk "NORMA" oder vergleichbaren abstrakten Varianten zu versehen, um damit auf deren Kon- formität mit irgendwelchen Regeln hinzuweisen. Wenn überhaupt werde im geschäftlichen Alltag entweder explizit die konkrete sachliche Regelung oder Zertifizierung genannt oder es würden andere Umschreibungen wie "genormt", "normiert", "normalisé", "standardizzato" oder "standardized" verwendet, soweit es um die Beschreibung von Dimensionen, Techniken, Prozessen und sonstigen Branchenstandards geht. 5.5.2 Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin muss nicht klar sein, welche Norm mit "NORMA" bzw. "Norm" gemeint ist. Namentlich muss un- ter Norm nicht unbedingt eine der von der Beschwerdeführerin genannten Industrie-Normen verstanden werden. Wie das Bundesverwaltungsgericht im Entscheid B-2687/2011 vom 20. Februar 2012 zur Wortmarke "NORMA" bereits festgehalten hat, reicht es aus, wenn die Adressaten der Auffassung sind, dass eine mit "NORMA" gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung mit den einschlägigen (staatlichen oder privaten) Bestimmungen oder Richtlinien übereinstimmt. Insofern vermögen die angesprochenen Ver- kehrskreise hinter jeder Ware und Dienstleistung eine irgendwie geartete Norm zu erkennen. Die Bezeichnung "NORMA" kann bei Möbeln und Klei- dern auf eine Standardgrösse, -höhe oder -tiefe hinweisen, auf einem phar- mazeutischen Produkt, dass dieses einer offiziellen Vorschrift genüge oder auf Esswaren, dass diese den geltenden Normen für biologischen Anbau oder der gesetzlich vorgeschriebenen Zusammensetzung entsprächen
B-2102/2016 Seite 18 und, im Zusammenhang mit Dienstleistungen, dass sich diese auf eine ver- bindliche Vorschrift stützen oder einfach nach im Sektor gängigen Normen erbracht würden (Urteil des BVGer B-2687/2011 vom 20. Februar 2012 E. 5.2.2 – NORMA). "Norma" kann auch als Mutilation von "normal" aufgefasst werden (vgl. BGE 127 III 33 E. 1 – Brico [Brico Bricolage]; BGE 95 I 477 E. 2 – Synchro- belt [synchro synchron;] BGer, sic! 2004, S. 325 – Integra/Wintegra [integra integral]; DAVID ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a, N. 135), bedeutet "normal" doch "der Norm entsprechend, vorschriftsmässig; gewöhnlich, üblich durchschnittlich" (vgl. DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung, 26. Aufl. 2013, S. 769) und ist insofern ein von "Norm" abstammendes Adjektiv (Ur- teil des BVGer B-2687/2011 vom 20. Februar 2012 E. 5.2.2 – NORMA). Gegenüber dem mit Entscheid B-2687/2011 vom 20. Februar 2012 abge- schlossenen Verfahren betreffend die Wortmarke "NORMA" überschnei- den sich die Klassen für welche Schutz beansprucht wird zum grössten Teil. Im vorliegenden Fall beantragt die Beschwerdeführerin hingegen kei- nen Schutz für Waren und Dienstleistungen der Klassen 8, 22, 23, 41 und 42, jedoch für Waren der Klassen 4, 14 und 27. Die neu beanspruchten Klassen betreffen somit technische Öle und Fette, Brennstoffe sowie Leuchtstoffe (Klasse 4), Edelmetalle und daraus hergestellte Gegenstände soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, sowie, allgemein, Ju- welierwaren, Schmuckwaren und Uhren (Klasse 14) und Beläge sowie Ver- kleidungen für bereits fertige Fussböden und Wände (Klasse 27). Es ist nicht ersichtlich und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht dargelegt, inwiefern gerade bei den Adressaten der in den Klassen 4, 14 und 27 ent- haltenen Waren und Dienstleistungen nicht die Assoziation geweckt würde, dass eine mit "NORMA" gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung mit den einschlägigen (staatlichen oder privaten) Bestimmungen oder Richtli- nien übereinstimmen würde. Vielmehr gilt auch für diese Waren und Dienstleistungen, dass die angesprochenen Verkehrskreise dahinter eine irgendwie geartete Norm erkennen. Zusammenfassend gibt ein mit "NORMA" gekennzeichnetes Produkt res- pektive eine so angepriesene Dienstleistung dem Konsumenten zu verste- hen, dass es ein der Norm bzw. dem Standard entsprechendes Produkt bzw. eine entsprechende Dienstleistung erhält. Da die Konsumenten von jedem Warenproduzenten und Dienstleistungserbringer erwarten, dass sie der Norm entsprechende Waren und Dienstleistungen liefern respektive er-
B-2102/2016 Seite 19 bringen, werden sie in "NORMA" weniger einen betrieblichen Herkunftshin- weis, als vielmehr ohne speziellen Gedankenaufwand eine Ware oder Dienstleistung erkennen, die mit den einschlägigen Bestimmungen über- einstimmt. Somit beschreibt "NORMA" eine Eigenschaft einer Ware oder Dienstleistung, weshalb dem strittigen Zeichen keine Unterscheidungskraft zukommt (Urteil des BVGer B-2687/2011 E. 5.2.2 – NORMA). 6. 6.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass, selbst wenn dem Wor- telement "NORMA" für sich genommen die erforderliche Schutzfähigkeit abgesprochen werden sollte, das (registrierte) Zeichen "NORMA (fig.)" ge- stützt auf die grafische Gestaltung mit den verschiedenfarbigen Balken in Kombination mit dem vierfachen Farbanspruch (blanc, orange, jaune et rouge) auf jeden Fall die erforderliche originäre Unterscheidungskraft auf- weise. Das verbale Element "NORMA" habe keinen offensichtlich (direkt) beschreibenden oder gar üblichen Charakter, weshalb vorliegend keine hö- heren bzw. strengeren Anforderungen an die grafische Ausgestaltung des Zeichens zu stellen seien. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin ist es überdies nicht nachvollzieh- bar, weshalb die Vorinstanz von "drei verschiedenen Farben" bzw. "drei klar unterschiedliche(n) Farben" spricht, welche angeblich am Ende gar nur als zwei wahrgenommen würden. Die vorliegende Marke sei mit grafischer Gestaltung sowie vierfachem Farbanspruch beansprucht und im internati- onalen Register eingetragen worden. Bei der Farbe "blanc" handle es sich markenrechtlich um eine Farbe, für welche ein Anspruch erhoben werden könne. Durch die ausgeklügelte, aber dennoch wahrnehmbare Farbabstu- fung entstehe der originelle grafische Effekt von Feuer respektive einem Sonnenuntergang. Die verschiedenfarbigen Horizontalbalken in Kombina- tion mit dem vierfachen Farbanspruch würden den Gesamteindruck der vorliegenden Marke wesentlich beeinflussen. Das Zeichen "NORMA (fig.)" weise nicht bloss einen typografisch gestalteten Schriftzug, sondern dar- über hinaus auch einen auffallenden, mehr als bloss subtilen und mit mehr- fachem Farbanspruch untermauerten grafischen Hintergrund auf, der dem Gesamtzeichen ein eigenes, individuelles Gepräge verleihe. Die grafi- schen Gestaltungselemente rund um den Schriftzug würden im Erinne- rungsbild der Abnehmerkreise demnach eine wesentliche, unter Umstän- den ausschlaggebende Rolle spielen. Sie würden als integraler Teil des Zeichens verstanden und seien mehr als blosse Hintergrundgestaltung.
B-2102/2016 Seite 20 6.2 Die Vorinstanz macht geltend, der Hintergrund des verbalen Elements "NORMA" bestehe zwar aus drei verschiedenen Farben, diese würden aber weniger als drei klar unterschiedliche Farben wahrgenommen als viel- mehr im Sinn eines fliessenden Übergangs von Rot auf Gelb. Auf jeden Fall müsse diese Art von Grafik aber als etikettenhafte Gestaltung qualifi- ziert werden. Solche Ausgestaltungen hätten gemäss ständiger Praxis grundsätzlich als banal zu gelten, da sie den Gesamteindruck nicht we- sentlich beeinflussten und folglich nicht geeignet seien, einem Zeichen Un- terscheidungskraft zu verleihen. Der streifenförmig gestaltete Hintergrund falle nicht aus dem Rahmen des Gewöhnlichen, es handle sich um ein Ge- staltungselement, welches in Anbetracht des beschreibenden Charakters des Wortelements "NORMA" dem Zeichen im Gesamteindruck keine Un- terscheidungskraft zu verleihen vermöge. Dem Zeichen könne im Gesamt- eindruck insbesondere auch keine originäre Unterscheidungskraft zuge- sprochen werden, weil das Element "NORMA" sowohl direkt beschreibend als auch banal sei und die Anforderungen an eine dem Zeichen Unterschei- dungskraft verleihende Grafik hoch anzusetzen seien. 6.3 Ein Wortzeichen, welches Gemeingut darstellt, kann mittels einer un- terscheidungskräftigen grafischen Gestaltung, welche dem Gesamtzei- chen eine originelle, typische Ausgestaltung verleiht, zu einer schutzfähi- gen Wort-/Bildmarke kombiniert werden (Urteile des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 E. 3.6 – ERGO [fig.], B-1710/2008 vom 6. Novem- ber 2008 E. 4.1 – SWISTEC und B-5658/2011 vom 9. Mai 2012 E. 3.5 – Frankonia [fig.]). Gemeinfreie Zeichen können durch Kombination oder grafische Gestaltung mit schutzfähigen Elementen im Gesamteindruck un- terscheidungskräftig werden. Der Einfluss der einzelnen Elemente des Zei- chens auf den Gesamteindruck beurteilt sich bei kombinierten Zeichen für das gesamte Zeichen, ohne dieses zu separieren und die einzelnen Be- standteile isoliert zu beurteilen (DAVID ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouve- nin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 2 lit. a, N. 27 ff.; SIWR III/1-Marbach, N. 276; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 MSchG N. 192). Bei kombinierten Zeichen ist vorweg der Sinn- und Ausdrucksgehalt der einzelnen Zeichenelemente zu ermitteln und daraufhin zu beurteilen, welchen Eindruck schliesslich die Kombination der einzelnen Elemente als Ganzes erweckt und ob das Zeichen als Ganzes betrachtet unterschei- dungskräftig wirkt (Urteil des BGer 6S.362/1996 vom 29. August 1996, sic! 1997, S. 57 f. E. 1 – Digibau/Digiplan II; DAVID ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a, N. 135; SIWR III/1-MARBACH, N. 276). Massgebend für die Unterschei-
B-2102/2016 Seite 21 dungskraft ist, dass der Gesamteindruck des Zeichens nicht von gemein- freien Elementen geprägt wird. Enthält eine Marke als wesentlichen Be- standteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen, während die übrigen Bestandteile blosses Beiwerk darstellen, fehlt es an der Unterscheidungs- kraft (BGE 104 Ib 65 E. 2 – FOAM; Urteil des BVGer B-6821/2013 vom 25. Februar 2015 E. 6.2 – CLINIQUE/Dermaclinique Beauty Farm [fig.]; SIWR III/1-MARBACH, N. 274; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 192). Voraussetzung für die Eintragungsfähigkeit ist, dass die unterscheidungs- kräftigen grafischen Elemente den Gesamteindruck wesentlich beeinflus- sen (Urteil des BGer 4A.13/1995 vom 20. August 1996, sic! 1997, S. 159 f. E. 5b – Elle; Urteil des BVGer B-1643/2007 vom 13. September 2007 E. 6 – BASILEA PHARMACEUTICA [fig.]). Je beschreibender ein Wortelement ist, desto höhere Ansprüche müssen an die grafische Ausgestaltung ge- stellt werden (vgl. Urteil des BVGer B-5296/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 4.4.1 – toppharm Apotheken (fig.); Urteil des BGer vom 3. September 2009 4A-330/2009 E. 2.3.6 – MAGNUM [fig.]). Die Grafik darf sich nicht im Naheliegenden erschöpfen. Etikettenhafte Umrandungen, bloss einfarbig gestaltete Hintergründe oder Unterstriche vermögen den Gesamteindruck eines Zeichens grundsätzlich nicht wesentlich zu beeinflussen (vgl. dazu Urteile des BVGer B-5296/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 4.4.1 – toppharm Apotheken (fig.) und B-1643/2007 vom 13. September 2007 E. 7 – basilea PHARMACEUTICA (fig.); STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N 198). Verleiht weder die Form des Schriftzugs noch der Farbanspruch dem zum Gemeingut gehörenden Wortzeichen Unterscheidungskraft, son- dern prägt stattdessen das gemeinfreie Wortelement den Gesamteindruck des Zeichens, ist der Markenschutz mangels Unterscheidungskraft zu ver- weigern (Urteil des BGer vom 3. September 2009 4A_330/2009 E. 2.3.6 – MAGNUM [fig.]). 6.4 Vorliegend gilt es zunächst festzuhalten, dass der Auffassung der Vor- instanz, wonach der Hintergrund des Zeichens "NORMA (fig.)" zwar aus drei verschiedenen Farben bestehe, diese jedoch nicht unbedingt als drei klar unterschiedliche Farben, sondern als fliessender Übergang von Rot auf Gelb wahrgenommen würden, nicht gefolgt werden kann. Es besteht vielmehr ein vierfacher Farbanspruch (blanc, orange, jaune et rouge), wo- bei die Übergänge zwischen Gelb und Orange sowie zwischen Orange und Rot klar hervorgehen. Das Zeichen ist zudem aufgrund der Mehrfachkom- bination auffälliger Farben besonders einprägsam, was die Bedeutung des
B-2102/2016 Seite 22 gemeinfreien Wortelements zusätzlich relativiert und entscheidend zur Un- terscheidungskraft des Zeichens beiträgt. Die grafische Ausgestaltung kann gleichzeitig auch nicht als etikettenhafte Gestaltung bezeichnet wer- den. In Kombination mit der grafischen Ausgestaltung assoziieren die mas- sgeblichen Verkehrskreise ein mit "NORMA" gekennzeichnetes Produkt respektive eine so angepriesene Dienstleistung nicht mehr als mit einer Norm bzw. einem Standard entsprechend (vgl. E. 5), sondern nunmehr mit einer unterscheidungskräftigen Marke. 6.5 Demzufolge kann gesagt werden, dass die Eintragungsfähigkeit des vorliegenden Zeichens aufgrund der grafischen Ausgestaltung gegeben ist. Diese beeinflusst den Gesamteindruck in einer Weise, um dem Zeichen die notwendige originäre Unterscheidungskraft zu verschaffen. 7. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Wortelement des Schutz be- anspruchenden Zeichens "NORMA (fig.)" zwar eine Eigenschaft einer Ware oder Dienstleistung beschreibt und somit in dieser Hinsicht Gemein- gut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellt. Gleichzeitig beeinflusst die grafische Ausgestaltung jedoch den Gesamteindruck des Zeichens dahin- gehend, dass diesem dadurch die notwendige originäre Unterscheidungs- kraft zukommt. Im Ergebnis ist die Beschwerde gutzuheissen, die ange- fochtene Verfügung aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die inter- nationale Registrierung Nr. 1'189'776 – NORMA (fig.) für alle beanspruch- ten Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 4, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27-36, 38, 39 und 43 zum Markenschutz zuzulassen. 8. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– zurückzuerstatten. Der Beschwerdeführerin ist eine angemessene Parteientschädigung zuzu- sprechen (Art. 7 ff. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Das Gericht setzt die Parteientschädigung auf Grund der Kos- tennote oder wenn, wie vorliegend, keine Kostennote eingereicht wurde, auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). In Würdigung des aktenkundigen Aufwands bei zweifachem Schriftenwechsel erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 4'000.– für das Beschwerdeverfahren ange- messen (ohne Mehrwertsteuer, welche vorliegend nicht geschuldet ist, vgl.
B-2102/2016 Seite 23 Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Mehrwertsteuergesetz [MWSTG, SR 641.20] sowie Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE). Die Parteientschädigung ist der Vorinstanz aufzuerlegen (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Verfügung der Vorinstanz vom 18. Februar 2016 wird aufgehoben und diese angewiesen, der internatio- nalen Marke IR Nr. 1'189'776 – NORMA (fig.) für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 4, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27-36, 38, 39 und 43 in der Schweiz definitiv Schutz zu gewähren. 2. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvor- schuss von Fr. 2'500.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft zurückerstattet. 3. Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine Parteientschä- digung von Fr. 4'000.– zugesprochen. 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 1'189'776; Gerichtsurkunde) – das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Maria Amgwerd Stefan Tsakanakis
B-2102/2016 Seite 24 Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweis- mittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, bei- zulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 29. März 2018