B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-1831/2019
Urteil vom 21. August 2019 Besetzung
Richter Daniel Willisegger (Vorsitz), Richterin Vera Marantelli, Richter David Aschmann, Gerichtsschreiber Pascal Waldvogel.
Parteien
GSLT HOLDINGS LTD, Suites 11/12, 67/68 Hatton Garden, GB-EC1N 8JY London, vertreten durch R.A. Egli & Co, Patentanwälte, Baarerstrasse 14, 6300 Zug, Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Internationale Registrierung IR 1'322'021 PALACE.
B-1831/2019 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der international registrierten Marke IR 1'322'021 PALACE mit Basiseintragung in Grossbritannien für folgende Waren: Klasse 18: Cuir et imitations de cuir; cuirs d'animaux, peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; vêtements pour animaux. Klasse 25: Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie. Klasse 28: Jeux et articles de jeu; cartes à jouer; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël; bicyclettes pour enfants [jouets]; planches à roulettes; matériel de skate-boards en tant que parties de skate-boards; parties de planches à roulettes; fart pour skateboards; roues pour skateboards; roulettes pour skateboards; sacs pour skateboards; protège-poignets, protège-genoux et protège-coudes ou genouillères (articles de sport) pour la pratique de la planche à roulettes. Klasse 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; organisation, ex- ploitation et supervision de programmes d'incitation et de fidélisation; administra- tion des activités commerciales de franchises; services de publicité fournis par In- ternet; conseils et assistance concernant le choix de produits et services; services de conseils d'affaires concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; ventes aux enchères; services d'information commerciale; services commerciaux; traitement de données; démonstration de produits; services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail en ligne d'articles de sport, appa- reils et équipements de sport; services de marketing par publipostage direct; ser- vices marketing par courrier électronique; agences d'import-export; services d'intermédiaires d'affaires en matière de regroupement de clients et/ou d'ache- teurs et de vendeurs; gestion d'entreprises de vente en gros et au détail; sondages d'opinion; production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio; presta- tions d'informations commerciales; services de location d’espaces publicitaires; promotion des ventes et marketing en ligne et de détail; services de vente en gros et au détail en rapport avec la vente d'équipements de sport, y compris leurs pièces détachées; services de magasins de vente au détail en rapport avec la vente de produits de sport, à savoir vêtements de sport, articles de sport, appareils et équipements de sport, y compris appareils et équipements de sports extrêmes; services de magasins de vente au détail en rapport avec la vente de skate-boards,
B-1831/2019 Seite 3 matériel de skate-boards, parties de skate-boards, fart pour skate-boards, roues de skate-boards, roulettes de skate-boards, sacs de skate-boards, rembourrages ou dispositifs de protection (articles de sport) de poignets, genoux et coudes pour la pratique du skate-board, kits de graphisme pour skate-boards (y compris élé- ments graphiques téléchargeables), gants, articles de chapellerie et vêtements de protection, ainsi qu'articles vestimentaires pour la pratique du skate-board; salons commerciaux; services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié d'articles de sport, appareils de sport, équipements de sport, skate- boards, parties de skate-boards, rembourrages et dispositifs de protection, sacs et articles vestimentaires, insignes, articles de bijouterie, dessous-de-verre, auto- collants, porte-clés, breloques porte-clés, autocollants et bandes haute visibilité, disques, imprimés, permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément dans des points de vente en gros ou au détail, par correspondance, sur catalogue, par le biais d'Internet et/ou de réseaux informatiques mondiaux et/ou par le biais de réseaux de communication; services de vente en gros et au détail en rapport avec des articles de sport, appareils de sport, sacs et vêtements; ser- vices de conseillers, information et prestation de conseils se rapportant à tous les services précités. Die Registrierung der Marke wurde den Behörden der Bestimmungsländer am 8. Dezember 2016 notifiziert. B. Die Vorinstanz erliess am 22. November 2017 eine teilweise provisorische Schutzverweigerung ("Notification de refus provisoire partiel") wegen ab- soluter Ausschlussgründe. C. Mit Verfügung vom 20. März 2019 verweigerte die Vorinstanz der Marke IR 1'322'021 PALACE den Schutz für die Waren: Klasse 18: Cuirs d'animaux, peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; vêtements pour animaux. Klasse 25: Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie. Klasse 28: Jeux et articles de jeu; cartes à jouer; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël; bicyclettes pour enfants [jouets]; planches à roulettes; matériel de skate-boards en tant que parties de skate-boards; parties de planches à roulettes; fart pour skateboards; roues pour skateboards; roulettes pour skateboards; sacs pour skateboards; protège-poignets, protège-genoux et
B-1831/2019 Seite 4 protège-coudes ou genouillères (articles de sport) pour la pratique de la planche à roulettes. Für die folgenden Waren gewährte sie der Marke Schutz in der Schweiz: Klasse 18: Cuir et imitations de cuir. Klasse 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; organisation, ex- ploitation et supervision de programmes d'incitation et de fidélisation; administra- tion des activités commerciales de franchises; services de publicité fournis par In- ternet; conseils et assistance concernant le choix de produits et services; services de conseils d'affaires concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; ventes aux enchères; services d'information commerciale; services commerciaux; traitement de données; démonstration de produits; services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail en ligne d'articles de sport, appa- reils et équipements de sport; services de marketing par publipostage direct; ser- vices marketing par courrier électronique; agences d'import-export; services d'intermédiaires d'affaires en matière de regroupement de clients et/ou d'ache- teurs et de vendeurs; gestion d'entreprises de vente en gros et au détail; sondages d'opinion; production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio; presta- tions d'informations commerciales; services de location d’espaces publicitaires; promotion des ventes et marketing en ligne et de détail; services de vente en gros et au détail en rapport avec la vente d'équipements de sport, y compris leurs pièces détachées; services de magasins de vente au détail en rapport avec la vente de produits de sport, à savoir vêtements de sport, articles de sport, appareils et équipements de sport, y compris appareils et équipements de sports extrêmes; services de magasins de vente au détail en rapport avec la vente de skate-boards, matériel de skate-boards, parties de skate-boards, fart pour skate-boards, roues de skate-boards, roulettes de skate-boards, sacs de skate-boards, rembourrages ou dispositifs de protection (articles de sport) de poignets, genoux et coudes pour la pratique du skate-board, kits de graphisme pour skate-boards (y compris élé- ments graphiques téléchargeables), gants, articles de chapellerie et vêtements de protection, ainsi qu'articles vestimentaires pour la pratique du skate-board; salons commerciaux; services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié d'articles de sport, appareils de sport, équipements de sport, skate- boards, parties de skate-boards, rembourrages et dispositifs de protection, sacs et articles vestimentaires, insignes, articles de bijouterie, dessous-de-verre, auto- collants, porte-clés, breloques porte-clés, autocollants et bandes haute visibilité, disques, imprimés, permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément dans des points de vente en gros ou au détail, par correspondance, sur
B-1831/2019 Seite 5 catalogue, par le biais d'Internet et/ou de réseaux informatiques mondiaux et/ou par le biais de réseaux de communication; services de vente en gros et au détail en rapport avec des articles de sport, appareils de sport, sacs et vêtements; ser- vices de conseillers, information et prestation de conseils se rapportant à tous les services précités. Zur Begründung verwies sie auf ihre Schreiben vom 18. Juli 2018 und 31. Januar 2019. Dort führte sie aus, der Begriff PALACE bezeichne auf Französisch ein "grand hôtel de luxe". Luxushotels würden oftmals kleine Boutiquen und Online-Shops betreiben. PALACE bezeichne somit den Ver- kaufsort diverser von der Beschwerdeführerin für das vorliegende Zeichen beanspruchter Waren. Das Zeichen sei somit beschreibend und verfüge für einen Teil der Waren nicht über die notwendige Unterscheidungskraft. D. Mit Beschwerde vom 16. April 2019 focht die Beschwerdeführerin diese Verfügung beim Bundesverwaltungsgericht an und beantragte, die Verfü- gung der Vorinstanz betreffend die Zurückweisung der internationalen Re- gistrierung Nr. 1'322'021 PALACE sei in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren der Klassen 18, 25 und 28 aufzuheben, das Waren- und Dienstleis- tungsverzeichnis antragsgemäss einzuschränken und die Marke in der Schweiz entsprechend zum Schutz zuzulassen. Sie führte im Wesentlichen aus, sie bestreite, dass das Zeichen PALACE unmittelbar auf die Eigenschaften der zurückgewiesenen Waren in den Klassen 18, 25 und 28, insbesondere auf deren Verkaufsort und Gegen- stand, Hinweise und dem Zeichen hierdurch die erforderliche Unterscheid- barkeit fehle. Bezüglich der Waren "malles" sowie "parasols" in Klasse 18 werde die Streichung aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis beantragt. Darüber hinaus werde eine Einschränkung beantragt. Für die Waren "sacs de voyage" in der Klasse 18 sei der Zusatz "relative au domaine du les vêtements urbains, les vêtements de loisirs et la planche à roulettes" auf- zunehmen. Für die Waren "sacs à main, sacs à dos" in der Klasse 18 sowie die Waren "vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie" in Klasse 25 sei jeweils der Zusatz "tous relatifs au domaine du les vêtements urbains, les vêtements de loisirs et la planche à roulettes" aufzunehmen.
B-1831/2019 Seite 6 E. Mit Eingabe vom 23. Juli 2019 reichte die Vorinstanz die Vernehmlassung ein und beantragte die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Be- schwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdefüh- rerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG) und hat den eingeforderten Kostenvorschuss frist- gerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die frist- und formgerecht ein- gereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG) ist einzutreten. 2. 2.1 Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz im Vereinigten Königreich. Zwi- schen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich gelten das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Re- gistrierung von Marken (MMP; SR 0.232.112.4) sowie die Pariser Verband- sübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung). 2.2 Eine Schutzverweigerung hat die Schweiz dem Internationalen Büro nach Art. 5 Abs. 2 Bst. a und b MMP spätestens 18 Monate nach dem Zeitpunkt, zu dem die Mitteilung der Ausdehnung dieser Behörde vom In- ternationalen Büro übersandt worden ist, mitzuteilen. Die Vorinstanz hat diese Frist vorliegend mit der provisorischen Schutzverweigerung vom 22. November 2017 eingehalten. 2.3 Ein Verbandsland einer international registrierten Marke darf ihr den Schutz nach Art. 5 Abs. 1 MMP nur verweigern, wenn nach den in der Pa- riser Verbandsübereinkunft genannten Bedingungen die Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Be- zeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz
B-1831/2019 Seite 7 beansprucht wird, üblich sind (Art. 6 quinquies
Bst. B Ziff. 2 PVÜ). Dieser zwi- schenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzge- setzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Rechtsprechung und Lehre legen diese Normen insoweit übereinstimmend aus (BGE 128 III 454 E. 2 "Yukon"; BGE 114 II 371 E. 1 "Alta Tensione"). 3. 3.1 Die Beschwerdeführerin beantragt auf Beschwerdeebene die Ein- schränkung des Warenverzeichnisses. Die Waren "malles" und "parasols" seien zu streichen und diverse Waren seien mit einem Zusatz ("tous relatifs au domaine du les vêtements urbains, les vêtements de loisirs et la planche à roulettes") zu versehen. 3.2 Die Vorinstanz führt diesbezüglich aus, sowohl die Löschung von Wa- ren als auch die Einschränkung des Verzeichnisses hätten via die "Organi- sation mondiale de la propriété intellectuelle" (OMPI) zu erfolgen. Dies sei jedoch nicht geschehen, weshalb die Warenliste gemäss der "notification" der OMPI vom 8. Dezember 2016 massgebend sei. Darüber hinaus sei die Einschränkung nicht geeignet, die fraglichen Waren eindeutig zu bezeich- nen und es liege daher keine präzise Bezeichnung im Sinne von Art. 11 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (MSchV; SR 232.111) vor. Die beantragte Streichung der Waren "malles" und "parasols" werde jedoch so interpretiert, dass die Beschwerdeführerin die angefochtene Ver- fügung in diesem Umfang akzeptiere. 3.3 Das Madrider Markenabkommen (MMA) und das Madrider Protokoll (MMP) ermöglichen es dem Markenanmelder, basierend auf einer nationa- len Basismarke, eine Marke in einer Vielzahl von Ländern zu registrieren. Die Abkommen vereinfachen so eine mühsame und teure Parallelanmel- dung bei einer Mehrzahl von nationalen Markenämtern und schaffen ein Bündel von voneinander unabhängigen nationalen Markenrechten. Das in- ternationale Gesuch wird vom Büro der OMPI nur formell geprüft und so- dann ins internationale Register eingetragen. Ab der Eintragung ist die Marke in allen Ländern, welche ausdrücklich als Schutzländer benannt wurden, geschützt. Die jeweiligen Schutzländer können der Marke jedoch nachträglich den Schutz aufgrund relativer oder absoluter Ausschluss- gründe entziehen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 44 N. 3 f. m.w.H.).
B-1831/2019 Seite 8 3.4 Die Beschwerdeführerin strengt auf Beschwerdeebene eine Einschrän- kung des Warenverzeichnisses an. Die Vorinstanz bringt vor, dass eine solche Einschränkung via OMPI hätte erfolgen sollen. Sie beruft sich dabei auf Regel 25 der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Ab- kommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen vom 18. Januar 1996 [GAFO; SR 0.232.112.21]. Gemäss Regel 25.1 a ii GAFO ist ein Antrag auf Eintra- gung einer Änderung bezüglich einer Einschränkung der Waren und Dienstleistungen in Bezug auf alle oder einige benannte Vertragsparteien dem Internationalen Büro zu melden. Sinn und Zweck dieser Regelung ist offensichtlich, dass der Markeninhaber eine Änderung des Verzeichnisses nicht bei jedem nationalen Markenamt seines Bündels von nationalen Mar- kenrechten einzeln melden muss. Vorliegend will die Beschwerdeführerin das Warenverzeichnis jedoch nur für die Schweiz einschränken. Dies soll und kann sie ohne Weiteres im gegenwärtig laufenden nationalen Verfah- ren tun. Die Vorinstanz hat zu prüfen, ob der Marke nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft genannten Bedingungen die Eintragung in das nati- onale Register verweigert werden kann. Die Markeninhaberin kann in die- sem Verfahren das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ohne Weiteres einschränken, jedoch nicht über die Basismarke hinaus ausweiten. Schlussendlich hat die Vorinstanz dem internationalen Büro zu melden, für welche Waren und Dienstleistungen der Marke in der Schweiz Schutz ge- währt wird (Regel 18 ter 2 ii GAFO). 3.5 Die Beschwerdeführerin macht im Weiteren geltend, die Einschrän- kung des Warenverzeichnisses der Beschwerdeführerin sei nicht geeignet, die fraglichen Waren eindeutig zu bezeichnen. Eine präzise Bezeichnung im Sinne von Art. 11 MSchV liege nicht vor. Zur Begründung führt sie aus, die vorgeschlagene Einschränkung bezeichne keine inhärente objektive Eigenschaft der Waren. Auch Luxusgüter würden für Freizeitaktivitäten ge- nutzt. Es sei daher unklar, inwiefern sich Freizeitkleidung von Luxusbeklei- dung unterscheide. Das gleiche gelte für städtische Mode und Skateboard- Bekleidung. Die Vorinstanz verweist in ihrer Begründung auf einen Entscheid des Bun- desverwaltungsgerichts zur Marke "Equipment". Darin wird in Bezug auf den Zusatz "tous les articles précités étant de produits de mode" (für Be- kleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen) festgehalten, dass Mode ein sehr offener und relativer Begriff sei. Die Einschränkung auf Modeprodukte könne weder ausschliessen noch verhindern, dass die Wa- ren auch für einen anderen Zweck als Mode verstanden würden. Eine solch
B-1831/2019 Seite 9 restriktive Einschränkung bezeichne keine inhärente objektive Eigenschaft der betroffenen Waren, sondern stelle eher auf eine mögliche Gebrauchs- absicht des Hinterlegers ab. Die Einschränkung könne daher zu keiner klar definierten Warenkategorie führen und stelle somit keine präzise Bezeich- nung dar (Urteil des BVGer B-5642/2014 vom 16. Juli 2015 E. 9 "Equipment"). Vorliegend verhält es sich gleich. Die Beschwerdeführerin möchte die Wa- ren "sacs de voyage, sacs à main, sacs à dos" sowie "vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie" einschränken auf "städtische Kleidung, Freizeitkleidung und Kleidung zum Skateboarden". Die vorgenommene Einschränkung bezeichnet ebenfalls eine mögliche Gebrauchsabsicht des Hinterlegers und nicht eine inhärente objektive Eigenschaft. Sie stellt damit keine präzise Bezeichnung im Sinne von Art. 11 MSchV dar und ist nicht schutzfähig. Damit ist bei der Beurteilung der Unterscheidbarkeit des strit- tigen Zeichens vom Warenverzeichnis ohne die beantragten Einschrän- kungen auszugehen. 3.6 Die Beschwerdeführerin beantragt zudem, die Waren "malles" und "parasols" aus dem Warenverzeichnis zu streichen. Damit akzeptiert sie die vorinstanzliche Verfügung in diesem Punkt und diese Waren sind nicht Gegenstand dieses Urteils. 4. 4.1 Gemäss Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben. Zum Gemeingut zählen einerseits Zeichen, welchen die für die In- dividualisierung der Ware oder Dienstleistung erforderliche Unterschei- dungskraft fehlt, und andererseits solche, die mit Blick auf einen funktio- nierenden Wirtschaftsverkehr freihaltebedürftig sind (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; BGE 120 II 144 E. 3b/bb "Yeni Raki"). Die Unterscheidungskraft be- urteilt sich aus Sicht der Abnehmer; neben Endabnehmern zählen zu die- sen auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stufen (Urteile des BGer 4A_528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1 "ePostSelect“ und 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 "Wilson"). 4.2 Die Unterscheidungskraft fehlt Zeichen, wenn sie beschreibend sind. Beschreibende Zeichen sind Angaben, die sich in einem direkten Bezug
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zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den massgebli-
chen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich als Aussage über
bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleis-
tungen verstanden werden. Hierunter fallen namentlich Wörter, die geeig-
net sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität,
Quantität, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert, Inhalt, Form, Verpackung
oder Ausstattung der Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden
(EUGEN MARBACH, Markenrecht, Schweizerisches Immaterialgüterrecht-
und Wettbewerbsrecht [SIWR] III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 247, 313 f.;
STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 16). Damit ist nicht je-
des Zeichen vom Markenschutz auszunehmen, das auf einen bestimmten
Inhalt oder eine mögliche Form, Verpackung oder Ausstattung Bezug
nimmt. Ob eine Marke als ausschliesslich beschreibende Angabe zum Ge-
meingut zählt, ist vielmehr in ihrem Gesamteindruck zu prüfen. Die be-
schreibende, sachliche Beziehung zwischen Marke und Ware oder Dienst-
leistung muss für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise
ohne besondere Denkarbeit oder Aufwand an Fantasie zu erkennen sein
(BGE 127 III 160 E. 2.b.aa "Securitas"; Urteil des BVGer B-3541/2011 vom
17. Februar 2012 E. 3 "Luminous"; BGE 106 II 245 E. 2.a "Rotring";
STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 15).
4.3 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Da-
bei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Eine Eintragung kann
bereits dann verweigert werden, wenn das Zeichen in einem einzigen
Sprachgebiet der Schweiz beschreibend verstanden wird (BGE 131 III 495
5.
Bezüglich der massgeblichen Verkehrskreise kann auf die Ausführungen
der Vorinstanz vom 18. Juli 2018 verwiesen werden. Diese werden von der
Beschwerdeführerin nicht bestritten. So führt die Vorinstanz zutreffend aus,
dass sich die beanspruchten Waren der Klassen 18, 25 und 28 sowohl an
den privaten Endverbraucher als auch an Fachleute der Sport- und Mode-
branche sowie an Zwischenhändler richten. Bei einer Schutzverweigerung
aufgrund fehlender Unterscheidungskraft ist ein besonderes Augenmerk
auf die Sicht der Endkonsumenten zu legen, denn bei Waren und Dienst-
leistungen, die sowohl an Fachleute als auch an Endverbraucher vertrie-
ben werden, steht die Sichtweise der grössten und am wenigsten erfahre-
B-1831/2019 Seite 11 nen Marktgruppe im Vordergrund (DAVID ASCHMANN, in: Noth/Büh- ler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 Bst. a N. 29). 6. 6.1 Die Vorinstanz führt in ihren Stellungnahmen vom 18. Juli 2018 und 31. Januar 2019, auf welche sie in der angefochtenen Verfügung verweist, aus, das Zeichen PALACE beschreibe auf Französisch einen bestimmten Hoteltypus. Der Hoteltypus hebe sich durch besondere Leistungen qualita- tiv von anderen Betrieben ab. Luxushotels würden häufig kleine Boutiquen mit Produkten wie Kleidern oder Schmuckwaren sowie Online-Shops be- treiben. Ausserdem könnten in Hotels auch Sportgeräte gemietet werden. Das Zeichen sei somit direkt beschreibend, da die Bezeichnung PALACE den Verkaufsort oder den Ort der Vermietung der Waren beschreibe. Um zu diesem Schluss zu kommen, sei kein Gedankenschritt notwendig. Die Beschwerdeführerin bestreitet auf Beschwerdeebene zu Recht nicht, dass das Zeichen PALACE für die französischsprachigen Verkehrskreise ein grosses Luxushotel bezeichnet (vgl. hierzu Urteil des BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 5.1 "Palace [fig.]"). Hingegen stellt sie in Abrede, dass das Zeichen unmittelbar auf die Eigenschaften der zu- rückgewiesenen Waren in den Klassen 18, 25 und 28, insbesondere den Verkaufsort und deren Gegenstand, hinweist. 6.2 Die Beschwerdeführerin macht diesbezüglich geltend, bei den Waren "cuirs d'animaux" (Tierhaut) und "peaux d'animaux" (Fell) handle es sich um unbearbeitete Naturprodukte. Diese würden als Rohstoffe in der Textil- industrie verwendet. Solche Produkte würden in Luxushotels nicht ange- boten, weshalb das Zeichen für sie nicht direkt beschreibend sei. Bei den Waren "porte-monnaie", "parapluies" und "cannes" handle es sich um Alltagsgegenstände, welche Hotelgäste in der Regel bereits besitzen würden und welche daher nicht in Hotel-Shops oder hauseigenen Online- Shops erworben oder gemietet werden könnten. Es seien auch keine Lu- xusgüter. Das Zeichen PALACE sei daher für diese Waren nicht direkt be- schreibend. Die Waren "fouets", "harnais et articles de sellerie" und "vêtements pour animaux" seien insbesondere dem Reitsport zuzuordnen. Ein solches An- gebot werde nicht von einem Luxushotel erwartet, sondern vielmehr von speziellen Reiterhöfen. Reiten und das Erlernen des Umgangs mit Pferden
B-1831/2019 Seite 12 werde seitens der Verkehrskreise nicht mit Luxus assoziiert. Auch für diese Waren sei das Zeichen deshalb nicht beschreibend. Bei "jeux et articles de jeu", "cartes à jouer" und "bicyclettes pour enfants [jouets]" handle es sich um Waren, welche in erster Linie in Spielwarenge- schäften und Warenhäusern angeboten würden. Da es sich auch nicht um Luxusgüter handle, sei PALACE für diese Waren nicht beschreibend. Bei der Ware "décorations pour arbres de Noël" handle es sich um gewöhn- liches Weihnachtszubehör. Dieses werde von Möbel- und Kaufhäusern an- geboten. Weder in Hotelboutiquen noch in hoteleigenen Online-Shops wür- den die massgeblichen Verkehrskreise diese Ware erwarten. Das Zeichen sei somit auch dafür nicht beschreibend. Bei den Waren "articles de gymnastique et de sport" sei zu berücksichtigen, dass die internationale Registrierung "Palace (fig.)" Nr. 1'066'761 für diverse ähnliche Dienstleistungen habe eingetragen werden können (unter Hinweis auf B-3549/2013 E. 6 und 6.2). Das müsse aufgrund der Gleichar- tigkeit auch für diese Waren gelten. Skateboarding gehöre nicht zum klassischen Sportprogramm eines Luxus- hotels. Daraus folge, dass das Zeichen PALACE für die Waren "planches à roulettes; matériel de skate-boards en tant que parties de skate-boards; parties de planches à roulettes; fart pour skateboards; roues pour skate- boards; roulettes pour skateboards; sacs pour skateboards; protège-poi- gnets, protège-genoux et protège-coudes ou genouillères (articles de sport) pour la pratique de la planche à roulettes" nicht direkt beschreibend sei. 6.3 Die Vorinstanz führt hierzu aus, Alltagsgegenstände ("porte-monnaie", "parapluies" und "cannes") würden sehr wohl ins Verkaufskonzept von Lu- xushotels passen, da sie je nach Ausstattung dem Luxussegment angehö- ren würden. Auch die Waren "jeux et articles de jeu", "cartes à jouer", "bicyclettes pour enfants [jouets]" und "décorations pour arbres de Noël" würden im Luxussegment angeboten. "Fouets", "harnais et articles de sellerie" und "vêtements pour animaux" würden typischerweise im Luxussegment hergestellt und in entsprechen- den Geschäften verkauft. Zudem könnten Luxushotels auch Pferdeställe beherbergen und das entsprechende Material vermieten.
B-1831/2019 Seite 13 Dass Skateboarden nicht zum klassischen Sportprogramm gehöre, möge zwar stimmen. Das schliesse jedoch ein solches Angebot nicht aus. Skate- boarding sei mittlerweile auch von Luxuslabels ins Angebot aufgenommen worden. Auch Sportangebote und Sportgeräte würden zum Angebot eines Luxus- hotels gehören. Aus dem Urteil B-3549/2013 könne die Beschwerdeführe- rin bezüglich der Waren "articles de gymnastique et de sport" nichts zu ihren Gunsten herleiten. Bei Tierhäuten und Fellen ("cuirs d'animaux" und "peaux d'animaux") handle es sich zwar um Rohprodukte, jedoch müssten diese, im Gegensatz zu Leder und Lederimitationen, nicht zwingend weiterverarbeitet werden. So würden im Luxussegment auch Felle verkauft werden. 6.4 Die Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE) hat im Ent- scheid bezüglich der Marke "Swissôtel" festgehalten, dass es üblich sei, dass Hotels bestimmte Waren ausstellen und auch verkaufen würden. So reiche die Palette von lokal hergestellten Esswaren über Geschirr zu Schmuck, Kleidern, Modeartikeln, Sonnencremen, Badehosen und mehr. Das Zeichen "Swissôtel" beschreibe somit den Erbringungsort dieser Wa- ren und könne nicht eingetragen werden (Entscheid der RKGE vom 8. Au- gust 2006, in: sic! 2007 S. 33 E. 5g "Swissôtel"). Dieses Warenangebot dürfte auch für ein Luxushotel zutreffen. Aus diesem Grund kann für die Waren "sacs de voyage; sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie; parapluies, cannes" der Klasse 18 sowie für "vête- ments, articles chaussants, articles de chapellerie" der Klasse 25 ohne Weiteres gesagt werden, dass diese zum Warenangebot eines Luxusho- tels gehören. Es handelt sich dabei um Bekleidung und Modeartikel, wel- che von den massgebenden Verkehrskreisen als Verkaufsgegenstände in einem Luxushotel erwartet werden. Gleiches gilt für die verschiedenen Ta- schen und Alltagsgegenstände im Warenverzeichnis. 6.5 Die Waren "jeux et articles de jeu", "cartes à jouer", "bicyclettes pour enfants [jouets]" und "décorations pour arbres de Noël" der Klasse 18 wer- den jedoch kaum mit einem Luxushotel in Verbindung gebracht. Zwar ist nicht gänzlich ausgeschlossen, dass diese Waren in einem Luxushotel ver- kauft werden, jedoch erscheint der von der Vorinstanz hergestellte Zusam- menhang etwas gesucht. Der Gedankenschritt von Spielen, Spielkarten, Kindervelos und Weihnachtsdekoration zum Luxushotel ist eindeutig zu
B-1831/2019 Seite 14 weit und das Zeichen der Beschwerdeführerin kann für diese Waren nicht als beschreibend angesehen werden. Gleiches gilt für Skateboards, Skateboard-Ausrüstung und Skateboard-Er- satzteile ("planches à roulettes; matériel de skate-boards en tant que par- ties de skate-boards; parties de planches à roulettes; fart pour skate- boards; roues pour skateboards; roulettes pour skateboards; sacs pour skateboards; protège-poignets, protège-genoux et protège-coudes ou ge- nouillères (articles de sport) pour la pratique de la planche à roulettes"). Skateboards werden grundsätzlich nicht mit Hotels in Verbindung ge- bracht, auch wenn nicht ganz ausgeschlossen werden kann, dass einzelne Hotels solche verkaufen oder vermieten. Die massgebenden Verkehrs- kreise erwarten jedoch ein solches Angebot in einem Luxushotel nicht. Ebenfalls kann das vorliegende Zeichen für die Waren "Fouets", "harnais et articles de sellerie" und "vêtements pour animaux" der Klasse 18 nicht als beschreibend angesehen werden. Deren Verkaufsort liegt in erster Linie in Spezialgeschäften für Pferdesport- und Haustierzubehör. Auch Turn- und Sportgeräte ("articles de gymnastique et de sport") sind nur am Rande dem Sinngehalt Luxushotel zuzuordnen. So hat das Bundesver- waltungsgericht entschieden, dass unter anderem Fitnessklubs, Fitness- dienstleistungen, Sportunterricht und Personal Training nicht direkt be- schreibend für die Marke "Palace [fig.]" sind (Urteil des BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 6.2 "Palace [fig.]"). Das Gleiche muss konsequenterweise auch für Geräte gelten, welche für die Ausübung dieser Dienstleistungen nötig sind. Bei "cuirs d'animaux" und "peaux d'animaux" handelt es sich, wie die Be- schwerdeführerin zutreffend ausführt, um Tierhäute und Felle, welche ein Rohprodukt unter anderem für die Herstellung von Kleidern darstellen. Sol- che Rohprodukte werden jedoch fast ausschliesslich im Fachhandel ver- kauft und kaum in Luxushotels. Dass die massgebenden Verkehrskreise Luxushotels als Verkaufsort dieser Waren erwarten, kann ausgeschlossen werden. 6.6 Zusammenfassend ist das Zeichen PALACE für die Waren "sacs de voyage; sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie; parapluies, cannes" der Klasse 18 sowie für "vêtements, articles chaussants, articles de chapelle- rie" der Klasse 25 beschreibend, da es für diese auf deren Verkaufsort hin- weist. Das Zeichen fällt für diese Waren unter den Begriff des Gemeinguts
B-1831/2019 Seite 15 und ist vom Markenschutz ausgeschlossen (Art. 2 Bst. a MSchG). Bezüg- lich der weiteren strittigen Waren der Klassen 18 und 28 ist das Zeichen nicht beschreibend. 7. Die Beschwerde ist demnach teilweise gutzuheissen. Die Vorinstanz ist in Abänderung der Ziffern 1 und 2 der angefochtenen Verfügung anzuweisen, das Zeichen zusätzlich für folgende Waren im Markenregister einzutragen: Klasse 18: Cuirs d'animaux, peaux d'animaux; fouets, harnais et articles de selle- rie; vêtements pour animaux. Klasse 28: Jeux et articles de jeu; cartes à jouer; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël; bicyclettes pour enfants [jouets]; planches à roulettes; matériel de skate-boards en tant que parties de skate-boards; parties de planches à roulettes; fart pour skateboards; roues pour skateboards; roulettes pour skateboards; sacs pour skateboards; protège-poignets, protège-genoux et protège-coudes ou genouillères (articles de sport) pour la pratique de la planche à roulettes. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen. 8. 8.1 Die Beschwerdeführerin obsiegt bei diesem Verfahrensausgang im Verhältnis von rund zwei Dritteln. Die Verfahrenskosten sind ihr im entspre- chenden Umfang zu ermässigen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsge- bühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozess- führung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4 bis
VwVG; Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kos- ten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen sind Vermö- gensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.− und Fr. 100'000.− angenommen wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die Kosten des vorlie- genden Verfahrens sind mit Fr. 3'000.− zu beziffern und sind von der Be- schwerdeführerin in der Höhe von Fr. 1'000.– zu tragen.
B-1831/2019 Seite 16 8.2 Der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine reduzierte Par- teientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zu Lasten der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 2 VKGE). Mangels Kostennote ist die Entschädigung anhand der Akten fest- zulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Unter Berücksichtigung der massge- benden Berechnungsfaktoren (Art. 8, 9 und 11 VGKE) erscheint eine um ein Drittel reduzierte Parteientschädigung von Fr. 1'200.– angemessen.
B-1831/2019 Seite 17 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Die Vorinstanz wird in Abän- derung der Ziffern 1 und 2 der Verfügung vom 20. März 2019 angewiesen, das Zeichen IR 1'322'021 PALACE zusätzlich für folgende Waren im Mar- kenregister einzutragen: Klasse 18: Cuirs d'animaux, peaux d'animaux; fouets, harnais et articles de selle- rie; vêtements pour animaux. Klasse 28: Jeux et articles de jeu; cartes à jouer; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël; bicyclettes pour enfants [jouets]; planches à roulettes; matériel de skate-boards en tant que parties de skate-boards; parties de planches à roulettes; fart pour skateboards; roues pour skateboards; roulettes pour skateboards; sacs pour skateboards; protège-poignets, protège-genoux et protège-coudes ou genouillères (articles de sport) pour la pratique de la planche à roulettes. 2. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen. 3. Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden im Umfang von Fr. 1'000.– der Beschwerdeführerin auferlegt und dem erhobenen Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– entnommen. Der Überschuss von Fr. 2'000.– wird der Be- schwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstat- tet. 4. Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine reduzierte Par- teientschädigung von Fr. 1'200.– zugesprochen.
B-1831/2019 Seite 18 5. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 1322021; Gerichtsurkunde) – das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Daniel Willisegger Pascal Waldvogel
Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be- weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 26. August 2019